Noções gerais sobre proteção de tecnologia e produtos

Transcrição

Noções Gerais Sobre
Proteção de Tecnologia e Produtos
Versão Empresário
realização
apoio
Versão Empresário
realização
apoio
Versão Empresário
Coordenação Técnica
Angela Cristina Azanha Puhlmann
Responsável pelo Núcleo de Propriedade Intelectual
e Licenciamento de Tecnologia do IPT
Textos
Cláudio Fuentes Moreira
São Paulo
2004
Governo do Estado de São Paulo
Governador
Geraldo Alckmin
Secretaria da Ciência, Tecnologia,
Desenvolvimento Econômico e Turismo
Secretário
João Carlos de Souza Meirelles
Instituto de Pesquisas Tecnológicas
do Estado de São Paulo
Presidente
Alberto Pereira de Castro
Diretoria Executiva
Diretor-Superintendente
Guilherme Ary Plonski
Diretor de Planejamento e Gestão
Gregório Bouer
Diretor Técnico
Marcos Tadeu Pereira
Diretor Administrativo-Financeiro
Francisco Emílio Baccaro Nigro
©2004, Instituto de Pesquisas Tecnológicas
do Estado de São Paulo S.A. - IPT
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Universitária “Armando de Salles Oliveira” CEP 05508-901 - São Paulo - SP ou
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Telefax: (11) 3767-4099
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Conselho Editorial
Maria Luiza Otero D’Almeida (Presidente)
Flávio Farah
João Francisco Peral Cespedes
Marcelo Martins Seckler
Rosemary Ap a. Bana Nascimento Dib Cano
Revisão Editorial
Nereide de Oliveira Calabro
Ricardo Bérgamo da Silva
Luciana Alves
Liliane de Freitas Ruiz Pardini
Henrique Frank Werner Puhlmann
Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)
Projeto Gráfico e Editoração do Livro
Janaina F. Panizza
Noções gerais sobre proteção de tecnologia e produtos:
versão empresário / coordenação técnica Angela Cristina
Azanha Puhlmman; textos Claudio Fuentes Moreira —
São Paulo: Instituto de Pesquisas Tecnológicas, 2004.
Projeto Gráfico e Editoração da Capa
Sebastião JS
Foto da Capa
ABIN - Agência Brasileira de Inteligência:
Wander Rener e Giovani Pereira
Apoio para Publicação
Serviço de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas de São Paulo - SEBRAE/SP
Impresso no Brasil.
Publicação IPT - 2998
Apoio: CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Recnológico
Bibliografia
1. Desenho industrial 2. Marca registrada 3. Patentes
4. Programas de computador - Proteção 5. Propriedade
intelectual 6. Tecnologia - Licenciamento 7. Tecnologia Transferência
I. Puhlmman, Angela Cristina Azanha. II. Moreira,
Claudio Fuentes.
04-7427
CDD-608
Índices para catálogo
sistemático:
1. Tecnologia e produtos:
Proteção 608
Todos os direitos reservados. Proibida a reprodução total por qualquer meio. Autorizada a reprodução parcial desde que citadas as fontes.
“O objetivo deste Alvará é de promover a felicidade pública dos meus vassalos
e ficam estabelecidos com esse desígnio princípios liberais para a prosperidade
do Estado do Brasil, especialmente necessário para fomentar a agricultura,
animar o comércio, adiantar a navegação e aumentar a povoação,
fazendo-se mais extensa e análoga à grandeza do mesmo Estado.”
Príncipe Regente D. João VI
28 de abril de 1809
MARCAS
PATENTES
&
Prefácio
O processo de inovação tecnológica abrange uma
seqüência de atividades pelas quais a criatividade, as invenções,
o conhecimento científico e, principalmente, os
desenvolvimentos tecnológicos são traduzidos em realidades
físicas que se tornam utilizáveis pela sociedade, gerando bens,
produtos e riqueza. Numa visão mais moderna, considera-se o
valor de uma empresa não só pelos bens tangíveis que possui,
mas também pelo valor de mercado de seu conhecimento, bem
como o grau de desenvolvimento de um país pelo seu número
de patentes.
As micros, pequenas e médias empresas brasileiras, assim
como as entidades geradoras de tecnologia (Universidades,
Centros de P&D e Incubadoras), ainda não estão adequadamente
preparadas para proteger com eficiência suas criações, muito
menos para transferi-las ou licenciá-las, pois, até recentemente,
não vislumbravam um caráter empresarial e tão fortemente
competitivo, conseqüência imediata da globalização da economia
que trouxe a necessidade de mudança no modo de gerir, produzir
e comercializar bens e serviços.
Orientado pelas suas missões de prover apoio
tecnológico ao setor produtivo industrial, ser instrumento de
concepção e execução de políticas públicas e aprimorar e
disponibilizar seu acervo tecnológico, o IPT procura integrar-se
ao cenário real do país de uma forma pró-ativa, a fim de participar
dos mais variados programas concebidos para dinamizar a
economia nacional, o que significa, para o IPT, a disposição de
inserir-se intimamente no cotidiano tecnológico das empresas,
seja no âmbito privado ou no público.
Dentro deste contexto, o IPT celebrou convênio com o
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
&
MARCAS
PATENTES
Tecnológico – CNPq, que objetivou dinamizar as ações de
desenvolvimento, aplicações do conhecimento e proteção da
propriedade intelectual e questões associadas, visando ao apoio
de assistência técnica e informação na área de propriedade
intelectual às micro, pequenas e médias empresas do setor
produtivo, aos inventores autônomos, além do quadro de seus
pesquisadores e de outras entidades geradoras de tecnologia e
incubadoras.
O Núcleo de Propriedade Intelectual e Licenciamento
de Tecnologia – NPILT do IPT tem por objetivos atender as
demandas do IPT nas negociações de propostas e contratos de
P&D, transferência de tecnologia, licenças de exploração de
marcas e patentes; estimular a proteção e comercialização do
conhecimento, disseminar conhecimentos e desenvolver
políticas internas sobre propriedade intelectual, o que o tornou
o melhor meio institucional para implementação do trabalho
proposto. O NPILT, então, contatou outras entidades com
mesmos interesses e preparou uma série de palestras e seminários
visando à disseminação da cultura de proteção da propriedade
intelectual.
Como material didático, foram elaboradas duas
publicações “Noções Gerais de Proteção de Tecnologia e
Produtos”, chamadas de “Versão Empresário” e “Versão Inventor”,
que contaram com os apoios do Serviço de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas de São Paulo – SEBRAE-SP para publicação.
Embora ambas as versões tenham a mesma abrangência,
a Versão Inventor dá maior ênfase às noções sobre patentes e
programas de computador, enquanto a Versão Empresário
enfatiza as noções sobre marcas e contratos de transferência de
tecnologia, atendendo melhor a demanda específica desses
públicos.
&
MARCAS
PATENTES
Com isso, o NPILT pretende enfatizar a importância da
proteção das criações industriais e compartilhar os
conhecimentos adquiridos no decorrer dos anos agregado às
informações, legislações, atos normativos, palestras e demais
instrumentos que consubstanciaram a redação deste material.
Finalmente, queremos alertar que este material didático
tem apenas efeito de orientação, não substituindo os profissionais
da área, cujo apoio veementemente recomendamos.
Sumário
PREFÁCIO
07
I - CONCEITOS
II - MARCAS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS
13
23
POR
QUE REGISTRAR MARCAS?
VANTAGENS
O HABITAT DA
O
O
MARCA
SISTEMA BRASILEIRO DE MARCAS
/
INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS
SISTEMA BRASILEIRO DE MARCAS
CARACTERÍSTICAS
REQUISITOS PARA A REGISTRABILIDADE
NÃO SÃO REGISTRÁVEIS
MARCA DE ALTO RENOME
MARCA NOTORIAMENTE CONHECIDA
PRIORIDADE
REQUERENTES DE PEDIDO DE REGISTRO DE MARCA
DIREITOS DA AQUISIÇÃO DA MARCA
PROTEÇÃO CONFERIDA PELO REGISTRO
VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO DO REGISTRO DA MARCA
CESSÃO DE REGISTROS E PEDIDOS DE REGISTRO
ANOTAÇÕES
LICENÇA DE USO DE MARCA
PERDA DOS DIREITOS
MARCAS COLETIVAS E DE CERTIFICAÇÃO
DEPÓSITO
EXAME E OPOSIÇÃO
EXPEDIÇÃO DO REGISTRO
NULIDADE DO REGISTRO
O
O
SISTEMA BRASILEIRO DE INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS
SISTEMA INTERNACIONAL DE MARCAS
CONVENÇÃO UNIÃO DE PARIS - CUP
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL – OMPI (WIPO)
ACORDO SOBRE ASPECTOS DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL RELACIONADOS
AO COMÉRCIO – OMC / TRIPS
CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE MARCAS - ACORDOS DE NICE E VIENA
PRODUTOS
SERVIÇOS
ELEMENTOS FIGURATIVOS
III - P
ATENTES E DESENHO INDUSTRIAL
PA
POR
QUE PATENTEAR
?
VANTAGENS
DESVANTAGENS
MITOS E VERDADES
O
O
USO ESTRA
TÉGICO DA INFORMAÇÃO DE PATENTES
ESTRATÉGICO
/ REGISTRO DE DESENHO INDUSTRIAL
REQUISITOS PARA PATENTEAMENTO / REGISTRO DE DESENHO INDUSTRIAL
NÃO SÃO CONSIDERADOS INVENÇÃO OU MODELO DE UTILIDADE
NÃO SÃO PATENTEÁVEIS
NÃO SÃO REGISTRÁVEIS COMO DESENHO INDUSTRIAL
TITULARIDADE E AUTORIA
PRIORIDADE
SISTEMA BRASILEIRO DE PATENTES
25
25
25
29
31
31
31
32
36
37
38
38
38
39
40
40
41
41
42
43
43
44
45
45
47
49
49
50
50
52
53
57
58
61
63
63
63
63
65
67
69
70
71
71
71
72
Sumário
O PEDIDO DE PATENTE / REGISTRO
BUSCA PRÉVIA
REDAÇÃO DE PATENTES / DESENHO INDUSTRIAL
DEPÓSITO DOS PEDIDOS NO INPI
PUBLICAÇÃO / SIGILO
EXAME
SUBSÍDIOS PARA EXAME (OPOSIÇÃO)
CONCESSÃO E VIGÊNCIA
USO DA PATENTE / REGISTRO SEM AUTORIZAÇÃO DO TITULAR
NULIDADE ADMINISTRATIVA E JUDICIAL
CESSÃO E ANOTAÇÕES
LICENÇAS
PATENTE DE INTERESSE DA DEFESA NACIONAL
CERTIFICADO DE ADIÇÃO DE INVENÇÃO
EXTINÇÃO DA PATENTE / REGISTRO
RETRIBUIÇÕES
INVENÇÃO, MODELO DE UTILIDADE E DESENHO INDUSTRIAL FEITO POR EMPREGADO OU PRESTADOR
DE SERVIÇOS
DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS DA ÁREA DE BIOTECNOLOGIA
O
SISTEMA INTERNACIONAL DE PATENTES
CONVENÇÃO DA UNIÃO DE PARIS - CUP
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL – OMPI (WIPO)
TRATADO DE COOPERAÇÃO EM MATÉRIA DE PATENTES – PCT
ORGANIZAÇÃO EUROPÉIA DE PATENTES – EPO
ORGANIZAÇÃO AFRICANA DE PROPRIEDADE INTELECTUAL – AIPO
ACORDO SOBRE ASPECTOS DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL RELACIONADOS AO COMÉRCIO
- OMC / TRIPS
CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE PATENTES
IV - SOFTW
ARE
SOFTWARE
O
CARACTERÍSTICAS
DIREITOS DO TITULAR
GARANTIAS AOS USUÁRIOS DE PROGRAMA DE COMPUTADOR
CONTRATOS DE LICENÇA DE USO, DE COMERCIALIZAÇÃO E DE
TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA
PROGRAMA DE COMPUTADOR FEITO POR EMPREGADO OU PRESTADOR DE SERVIÇOS
PEDIDO DE REGISTRO
O REGISTRO
RETRIBUIÇÕES
DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR
V - TRANSFERÊNCIA E DESENVOL
VIMENTO DE TECNOLOGIA E
DESENVOLVIMENTO
PRODUTOS
CONTRATOS
INCENTIVOS FISCAIS PARA A CAPACITAÇÃO TECNOLÓGICA, DA INDÚSTRIA E DA AGROPECUÁRIA
P ROGRAMA DE D ESENVOLVIMENTO T ECNOLÓGICO I NDUSTRIAL – PDTI E PROGRAMA
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO AGROPECUÁRIO - PDTA
BIBLIOGRAFIA
86
87
93
93
93
94
95
95
95
97
101
SISTEMA BRASILEIRO DE PROTEÇÃO AO PROGRAMA DE COMPUT
ADOR
COMPUTADOR
PATENTEABILIDADE
72
73
74
76
77
78
78
78
79
79
81
81
83
83
84
85
103
104
105
108
108
109
110
112
113
113
115
117
119
DE
122
125
Capítulo I
13
CONCEITOS
Adição de Invenção é o aperfeiçoamento ou desenvolvimento, mesmo sem atividade
inventiva, mas que inclua o mesmo conceito inventivo, introduzido no objeto de determinada
invenção, sendo a proteção cabível somente ao depositante ou titular da invenção.
Aplicação industrial: quando passível ou capaz de ser fabricado ou utilizado por qualquer
tipo ou gênero de indústria e na agricultura.
A invenção que tem por objeto meios pelos quais se pode atuar sobre as forças da natureza
ou os elementos da matéria de forma a tratá-las e utilizá-las é considerada como tendo aplicação
industrial.
Atividade inventiva: quando, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente
ou óbvia do estado da técnica.
Quando um pedido contiver parte do objeto incluído no estado da técnica, o INPI fará
exigência para restrição das reivindicações, mas concederá patente àquilo que for novidade.
Caducidade é a prescrição do direito de propriedade industrial por falta de cumprimento
de condições de concessão.
Capacitação tecnológica é a capacidade em desenvolver endogenamente inovações
tecnológicas, bem como selecionar, licenciar, absorver, adaptar, aperfeiçoar e difundir tecnologias.
Ciência é o conjunto organizado dos conhecimentos relativos ao universo objetivo,
envolvendo seus fenômenos naturais, ambientais e comportamentais.
Cisão é a operação pela qual uma empresa transfere parcelas de seu patrimônio para
uma ou mais sociedades, constituídas para este fim ou já existentes.
Denominação de origem é o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de
seu território, que designe produto ou serviço cujas qualidades ou características se devam exclusiva
ou essencialmente ao meio geográfico, incluídos fatores naturais e humanos.
Descoberta é a revelação ou identificação de algo (ou fenômeno) até então ignorado,
mas já existente na natureza, através da capacidade de observação do homem.
14
Desenho industrial é a forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas
e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua
configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial.
Em desenho industrial excluem-se objetos artesanais que não podem ser reproduzidos de modo
seriado ou utilizando produtos e elementos encontrados na natureza em seu estado original (p.ex. objetos
fabricados com conchas, pedras; arranjos de plantas e flores desidratadas).
Desenvolvimento experimental são os trabalhos sistemáticos delineados a partir de conhecimentos
preexistentes, visando à comprovação ou demonstração da viabilidade técnica ou funcional de novos
produtos, processos, sistemas e serviços ou, ainda, um evidente aperfeiçoamento dos já produzidos ou
estabelecidos.
Direitos Autorais são os direitos de autor e os que lhe são conexos. São obras intelectuais protegidas
as criações do espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível,
conhecido ou que se invente no futuro, tais como (citando apenas aquilo de interesse específico deste
trabalho):
• os textos de obras científicas;
• as conferências e outras obras de mesma natureza;
• os projetos, esboços e obras plásticas concernentes à geografia, topografia, engenharia,
arquitetura e ciência;
• as adaptações, traduções e outras transformações de obras originais, apresentadas como
criação intelectual nova;
• os programas de computador;
• as coletâneas ou compilações, bases de dados e outras obras que, por sua seleção,
organização ou disposição de seu conteúdo, constituam uma criação intelectual.
O direito autoral não protege a idéia em si, mas sim a sua forma de exteriorização.
Domínio Público é todo conhecimento tornado público (comprovadamente) e não protegido.
Inclui:
pedidos de patente arquivados ou indeferidos;
patentes extintas;
patentes concedidas em outros países e não requeridas ou concedidas no Brasil;
tecnologia não protegida por patente;
tecnologia abrangida pelo estado da técnica.
Efeito técnico novo é o resultado final alcançado através de ato ou procedimento de uma
determinada arte, ofício ou ciência diverso do usualmente previsível ou óbvio para um técnico no assunto.
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Estado da técnica é tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data do depósito do pedido
de patente ou de registro de desenho industrial, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro
meio, no Brasil ou no exterior. Excetua-se a divulgação de invenção/modelo de utilidade quando ocorrida
durante os 12 meses que precederem a data de depósito ou a da prioridade do pedido de patente, e do
desenho industrial quando ocorrido durante os 6 meses anteriores ao pedido de registro, se:
a divulgação tiver sido promovida pelo inventor ou autor do desenho industrial (esta
exceção não é reconhecida no exterior);
pelo INPI através de publicação oficial do pedido de patente depositado sem o
consentimento do inventor; se baseada em informações deste obtidas em decorrência de
atos por ele realizados;
por terceiros, com base em informações obtidas direta ou indiretamente do inventor ou
em decorrência de atos por ele realizados.
Ainda, são aceitos como exceção a prioridade unionista e o depósito em outros países com quem
o Brasil mantenha acordo.
Para aferição de novidade, inclui-se o conteúdo completo de pedido de patente depositado no
Brasil e ainda não publicado, desde que venha a ser publicado.
Exploração efetiva é o uso comprovado, contínuo e regular de uma patente, em escala industrial,
seja por produção do titular ou por terceiros licenciados.
Fusão é a operação pela qual duas ou mais sociedades se unem formando uma nova que lhes
sucederá em todos os direitos e obrigações.
Gestão tecnológica é a administração do desenvolvimento de um conjunto de habilidades,
mecanismos e instrumentos organizacionais, compreendendo aspectos estratégicos, gerenciais, culturais,
tecnológicos de estrutura e de serviços, necessários para a sustentação da capacidade de gerar, introduzir
e apropriar inovações tecnológicas de produto, de processo e de gestão, de modo sistemático e contínuo.
Imitação (relativo a marcas) é a semelhança gráfica, fonética e ou visual em relação a uma marca
anterior de terceiro, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia, seja quanto ao
próprio produto ou serviço, seja com relação a sua origem ou procedência.
Incorporação é a operação pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas por outra que lhes
sucede em todos os seus direitos e obrigações.
Indicação geográfica a indicação de procedência ou a denominação de origem.
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Indicação de procedência é o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território,
que se tenha tornado conhecido como centro de extração, produção ou fabricação de determinado produto
ou de prestação de determinado serviço.
Invenção patenteável é a criação intelectual, resultante do trabalho intelectual do seu criador, que
atende aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial de uma solução para um
problema técnico dentro de um determinado campo tecnológico. Trata-se de algo íntimo, imaterial e
personalíssimo, próprio do criador, que antecede ao invento.
As invenções, como soluções para problemas técnicos específicos, podem-se referir a um produto, processo
(ou meio de obtenção do resultado, p.ex. método), aparelho (ou equipamento) e determinado uso.
Exemplos:
Produtos: “Composto de complexo de cobre 1:1”; “Filtro para óleo e líquidos em geral”; “Liga
à base de alumínio”; “Lapiseira”; “Composição de poliamida termoplástica e fibra de vidro”;
Processos: “Processo para fabricação de papel”; “Processo de obtenção de uma embalagem”;
“Método para controle de tensão a ser exercida em tira metálica em forno de recozimento”;
Aparelhos: “Dispositivo para preparo de cana de açúcar”, “Conjunto de estampas para forjar
uma tampa metálica”; “Aparelho para tratamento anaeróbico de águas usadas”;
Uso: “Aplicação de compostos à base de ésteres de ácido crisantemúmicos como inseticida
e acaricidas”, “Artigo compreendendo o uso de um tecido à base de fibras”.
Invento é o produto acabado da invenção.
Marca é todo sinal distintivo, visualmente perceptível que identifica e distingue produtos e serviços
de outros similares de procedência diversa, bem como certifica a conformidade deles com determinadas
normas ou especificações técnicas.
Marca de alto renome é aquela em que o sinal registrado transcende o segmento de mercado para o qual
foi originalmente destinado. Ex.: MALBORO, COCA-COLA, NIKE, IBM etc.
Marca de certificação é aquela usada para atestar a conformidade de um produto ou serviço com
determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material
utilizado e metodologia empregada. Ex.: ABIC, ISO 9002, Selo de Qualidade e Segurança ABRINQ,
Referência Técnica IPT.
Marca coletiva é aquela usada para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma
determinada entidade. Ex.: CAC, COPERSUCAR, Batavo, Holambra.
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Marca figurativa é aquela constituída por desenho, imagem, figura ou qualquer forma fantasiosa
de letra e número, isoladamente. Exemplo: (Nike) e (Bozano)
Marca mista é aquela formada pela combinação dos elementos nominativos e figurativos ou de
elementos nominativos apresentados de forma estilizada. Exemplos:
Marca nominativa é aquela constituída apenas de palavras, letras ou algarismos, desde que esses
elementos não se apresentem sob forma fantasiosa ou figurativa. Ex.: IPT
Marca notoriamente conhecida é aquela em que o sinal registrado é evidentemente conhecido pelo
segmento em razão de sua atividade. Ex.: PLAYBOY
Marca de produto ou serviço é aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico,
semelhante ou afim, de origem diversa. Exemplo: (Produto: Sorvete)
Marca registrada é o sinal protegido via registro, cuja instância administrativa concessória se tenha
exaurido.
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Marca tridimensional é aquela constituída pela forma plástica (formato ou conformação física) de
produto ou embalagem, cuja forma tenha capacidade distintiva em si mesma e esteja dissociada de efeito
técnico. Exemplo: Garrafa da Coca-Cola.
Melhoria funcional : quando a forma ou disposição obtida ou introduzida venha facilitar, dar
maior comodidade, praticidade ou eficiência.
Em se tratando de máquinas ou equipamentos ou parte deles, também quando se adaptações ou
disposições confiram melhor utilização “per se”, independentemente de melhoria no desempenho ou
eficiência da máquina ou equipamento como um todo.
Pode decorrer também de uma combinação/conjunto de elementos conhecidos (“kits”, prémoldados etc.) ou de uma disposição específica de fibras, trama de urdidura e entrelaçamento de fios para
têxteis.
Microorganismos transgênicos são organismos, exceto o todo ou parte de plantas ou de animais,
que expressem, mediante intervenção humana direta em sua composição genética, uma característica
normalmente não alcançável pela espécie em condições naturais.
Modelo de Utilidade é o objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial,
que apresente forma nova ou disposição, envolvendo o ato inventivo, que resulte em melhoria funcional
no seu uso ou em sua fabricação.
Novidade é tudo aquilo não compreendido no estado da técnica.
Obs.: Quando um pedido contiver parte do objeto incluído no estado da técnica, o INPI fará
exigência para restrição das reivindicações, mas concederá patente àquilo que for novidade.
Nulidade é o processo administrativo ou judicial para anulação de uma patente ou registro concedido
em desacordo com as disposições legais. O prazo de solicitação de nulidade administrativa de patente é
de 6 meses e de nulidade administrativa de registro é de 5 anos, a contar da data da concessão. A nulidade
judicial pode ser solicitada a qualquer tempo.
Originalidade: quando a forma dos objetos ou padrões gráficos não se identificam com nenhum
modelo ou padrão conhecido ou quando os objetos ou padrões gráficos possuem aspecto próprio e
exprimem nova tendência de linguagem formal.
Patente ou Registro de Desenho Industrial é um título de propriedade temporário outorgado pelo
estado, por força de lei, ao inventor / autor (ou pessoas cujos direitos dele decorram) para que este possa
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excluir terceiros, sem sua prévia autorização, de atos relativos a matéria protegida, tais como fabricação,
comercialização, importação, uso, venda etc.
O ônus da prova de uso indevido da patente de processo cabe ao acusado.
A indenização pelo uso indevido da patente/registro é retroativa, no mínimo, até a data de sua
publicação.
Patente dependente é aquela cuja exploração depende obrigatoriamente da utilização do objeto
de patente anterior. Uma patente de processo poderá ser considerada dependente de patente do produto
respectivo, bem como uma patente de produto poderá ser dependente da patente do processo.
Pesquisa básica são os trabalhos executados com o objetivo de adquirir conhecimentos quanto à
compreensão de novos fenômenos.
Pesquisa básica dirigida são os trabalhos executados com o objetivo de adquirir conhecimentos
quanto à compreensão de novos fenômenos, com vistas ao desenvolvimento de produtos, processos ou
sistemas inovadores.
Pesquisa aplicada são os trabalhos executados com o objetivo de adquirir novos conhecimentos,
com vistas ao desenvolvimento ou aprimoramento de produtos, processos e sistemas.
Prestador de serviços é o trabalhador autônomo, estagiário ou empresa contratada.
Princípio de Stack: “Existe um domínio livre entre o estado da técnica e a periferia da extensão da
patente”.
Prioridade unionista ou Direito de Prioridade é o direito pelo qual o titular de um invento tem o
privilégio de depositar o mesmo pedido em outro país conveniado pela Convenção de Paris, sendo os
prazos de um ano para patentes e seis meses para Desenho Industrial.
Processo biológico natural é o processo para obtenção de produtos biológicos passíveis de ocorrer
na natureza sem intervenção humana.
Produtos idênticos são aqueles compreendidos na mesma espécie. Ex.: Saia (curta) X Saia (longa).
Produtos semelhantes ou afins são aqueles que, embora de espécie distintas, guardam uns com os
outros certa relação, sejam em função do gênero a que pertencem, seja em razão se suas finalidades/
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destino ou das novas tecnologias. Ex. Hortaliças/Cereais (gênero); Roupa esportiva/Raquete (destino);
Máquina/Serviço de instalação de máquinas (finalidade); Caneta/Relógio (existência de um só produto
com as duas funções).
Programa de computador (“software”) é a expressão de um conjunto organizado de instruções em
linguagem natural ou codificada, contida em suporte físico de qualquer natureza, de emprego necessário
em máquinas automáticas de tratamento da informação, dispositivos, instrumentos ou equipamentos
periféricos, baseados em técnica digital ou análoga, para fazê-los funcionar de modo e para fins
determinados.
Registro de Desenho Industrial, veja Patente/Registro de Desenho Industrial.
Reprodução no todo (relativo à marca) é a cópia integral ou identidade fiel de marca anterior
alheia.
Reprodução em parte (relativo a marca) é a cópia ou identidade parcial de marca anterior alheia ou
a reprodução total de sua parte fonética. Ex.: ETIMERT X TIMERT; ETOXTAN X ETOX.
Reprodução com acréscimo (relativo a marca) é a reprodução, na íntegra, de marca anterior alheia
no bojo do sinal registrando. Ex.: LIZON X PIER LIZON; FOLIA X FOLIA SUN.
Retribuição é a remuneração paga ao INPI relativa aos serviços prestados (depósitos de pedidos,
exames de pedidos, cópias de patentes, concessão de patentes e registros, anuidades etc.).
Segredo de Empresa é todo conhecimento relacionado com as atividades da empresa que o
empresário deseja ignorado pelos concorrentes.
Segredo Industrial é o segredo de empresa ligado, direta ou indiretamente, à linha de produção
de uma indústria.
Segredo de Negócio é o segredo de empresa ligado aos setores não industriais, isto é, comercial
(lista de clientes, fornecedores, custos etc.) e administrativo (recursos humanos, normas e procedimentos
internos etc.).
Serviços idênticos veja produtos idênticos.
21
Serviços semelhantes ou afins veja produtos semelhantes ou afins.
Software veja programa de computador.
Suficiência descritiva é a descrição de forma perfeitamente clara e completa de modo a permitir a
reprodução do objeto de uma patente por um técnico no assunto.
Técnico no assunto é o técnico com mediana experiência e conhecimento.
Tecnologia é o conjunto ordenado de todos os conhecimentos científicos, empíricos ou intuitivos
necessários à produção e comercialização de bens e serviços.
Transferência de Tecnologia é a aquisição ou fornecimento dos conhecimentos necessários à
produção de bens ou serviços de uma forma desagregada, possibilitando a sua absorção, adaptação e
aprimoramento com elevado grau de autonomia.
22
Itens do Capítulo II
23
MARCAS E
INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS
POR
O
QUE REGISTRAR MARCAS?
VANTAGENS
O HABITAT
DA MARCA
SISTEMA BRASILEIRO D E MARCAS
GEOGRÁFICAS
O SISTEMA BRASILEIRO DE MARCAS
/
25
25
25
INDICAÇÕES
CARACTERÍSTICAS
PRIORIDADE
REQUERENTES DE PEDIDO DE REGISTRO DE MARCA
O
O
CESSÃO DE REGISTROS E PEDIDOS DE REGISTRO
ANOTAÇÕES
PERDA DOS DIREITOS
DEPÓSITO
EXAME E OPOSIÇÃO
SISTEMA BRASILEIRO DE INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS
SISTEMA INTERNACIONAL DE MARCAS
O RGANIZAÇÃO M UNDIAL DA P ROPRIEDADE INTELECTUAL –
OMPI (WIPO)
ACORDO SOBRE A SPECTOS DOS D IREITOS DE P ROPRIEDADE
INTELECTUAL RELACIONADOS AO COMÉRCIO – OMC / TRIPS
CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE MARCAS - ACORDOS DE
NICE E VIENA
PRODUTOS
SERVIÇOS
29
31
31
31
32
36
37
38
38
38
39
40
40
41
41
42
43
43
44
45
45
47
49
49
50
50
52
53
57
58
24
VANTAGENS
•
•
A marca registrada faz parte do ativo da empresa.
Proteger o consumidor contra eventual confusão, distinguindo produtos ou
•
serviços semelhantes ou idênticos ou suas origens.
Facilitar para o consumidor a “memorização” rápida da relação custo/benefício
•
de produtos ou serviços semelhantes ou idênticos.
Facilitar o consumidor a se “arriscar” adquirir um produto ou serviço
desconhecido ou novo no mercado, pela sua confiança nas outras marcas do
mesmo produtor ou prestador de serviços.
•
O
Valorização do produto/serviço.
HABITAT DA MARCA
No mercado competitivo atual, a marca pode determinar a primeira impressão
que causa ao consumidor e, infelizmente, é rara a segunda chance de se mudar a
primeira impressão, além desse custo ser geralmente muito alto.
Alguns nomes podem causar efeitos indesejáveis, principalmente quando se
trata de marcas internacionais. Alguns exemplos:
General Motors: Usou o “slogan” “Body by Fisher”. Em flamenco (Holanda),
a expressão significa “cadáver feito por Fisher”.
Colgate-Palmolive: lançou a pasta de dentes CUE na França. A pronúncia de
“cue” é muito próxima de “cou” (pescoço), que nada tem a ver com o produto. No
Brasil, provavelmente, também teriam problemas.
Chevrolet: Teve que alterar a marca “Nova” em Porto Rico, visto que lá a
palavra significa “não funciona”.
Algumas sugestões para serem levadas em consideração quando se estiver
definindo a marca de uma empresa:
Por que registrar marcas?
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26
•
Evitar nomes que limitem a linha de atuação da empresa: American
Can Company mudou o nome para Primerica; Hershey Chocolate
tornou-se Hershey Foods.
•
Evitar nomes muito compridos: Olin Matheson Chemical
Corporation mudou o nome para Olin.
•
Evitar nomes desatualizados: American Brake and Shoe Foundry
Company tornou-se ABEX.
•
Evitar nomes locais ou nacionais quando houver possibilidade de
crescimento multinacional: Minnesota Mining & Manufacturing foi
alterado para 3M, Allegheny Airlines tornou-se USAir; U. S. Rubber
foi modificado para UNIROYAL.
•
Evitar nomes dificilmente memorizáveis: City Services Oil Company
tornou-se CITCO.
•
Evitar nomes “politicamente incorretos”: R. J. Reynold Tobacco
Company mudou para R. J. Reynolds Industries e American Tobbaco
Company mudou para American Brands.
•
Evitar usar iniciais - tais como IBM, RCA, GE, IT&T etc. – pois
grupos de letras tendem a não serem memorizáveis ou evocativos.
Grupos de letras são eficazes quando a empresa e a sua marca anterior
já são conhecidas.
•
Palavras abstratas ou inventadas, por exemplo Kodak ou Xerox, têm
a vantagem de possuírem grande chance de serem registráveis e a
desvantagem de não terem nenhum significado para o consumidor, o
que demandará tempo e propaganda para serem fixadas na sua mente.
( O texto a seguir é baseado em palestra de Engº Seragini Farné, realizada no IPT em
novembro de 2002)
Ao se planejar uma marca, tanto nas fases de criação como de gestão, três
enfoques importantes devem ser considerados visando gerar sua notoriedade, a lealdade
do consumidor e o “brand equity” (valor econômico): os conceitos, as expressões e as
estratégias da marca.
Os conceitos da marca devem abordar os aspectos
•
•
idéia: o que se deseja ser transmitido pela marca;
posicionamento: como gostaria de ser visto;
•
personalidade (características humanas) tais como original, única, diferente,
amigável, divertida, dinâmica, confiável, a favor do consumidor, alta qualidade
•
etc.
tema: ambiente (natural, luxo etc.);
•
estilo: conservador, contemporâneo, futurista.
As expressões da marca devem abordar a comunicação com o consumidor,
enfocando
•
•
nome;
símbolo;
•
•
cores;
“slogan”;
•
ambiente.
•
As estratégias da marca devem abordar os enfoques
política da marca;
•
•
ciclo de vida;
expansão (novos produtos).
As marcas devem ser geridas pela organização e sistematicamente avaliadas
pelo consumidor.
A imagem da marca é gerada pelos pontos fortes e fracos dos produtos/serviços,
acrescidos das ações de “marketing” promocional, e a função de seus gestores é ajustar
e melhorar continuamente a percepção do consumidor em relação a ela.
Alguns dos elementos desejados de uma marca (aspectos
positivos) são:
aspectos positivos
confiabilidade, voltada para a tecnologia, poder, experiência, rapidez, energia,
competitividade, foco no negócio e no consumidor, abrangência globalizada,
inovadora e visionária.
Alguns dos elementos que devem ser evitados (aspectos
negativos) são:
aspectos negativos
indecisão, lentidão, arrogância, inflexibilidade, burocracia e alto preço.
Por que registrar marcas?
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Apenas para se ter uma idéia do potencial de valorização de um produto pela
marca, é apresentado o exemplo preço de uma camiseta branca de homem de diversas
marcas:
Relação de valores de ativos tangíveis (em branco)
e intangíveis (em preto) em diversos segmentos de mercado,
adotando-se o valor 100 como referência.
Fonte: ISTOÉ/DINHEIRO – 02/06/2004
O sistema brasileiro de marcas e indicações geográficas
funciona com base na Lei no 9.279 de 14/05/1996
e nos Atos Normativos do
Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI
Sede:
Praça Mauá no 7 - CEP 20081-240
Rio de Janeiro – RJ
tel (21) 2206-3000
Escritório em São Paulo:
Rua Tabapuã nº 41 - 4º andar, CEP 04533-010
São Paulo – SP
tel (11) 3071-3434
site: http:\\www.inpi.gov.br
O sistema brasileiro de marcas
indicações geográficas
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30
CARACTERÍSTICAS
A Lei da Propriedade Industrial brasileira dá proteção de marca somente aos
interessados que pedirem, obtiverem e mantiverem o registro, sendo que não reconhece
o uso prévio da marca como garantia dessa propriedade.
•
O direito relativo a marcas é regido por dois princípios básicos:
especialidade: a proteção da marca recai somente sobre produtos,
Princípio da especialidade
mercadorias ou serviços requeridos pelo titular com vistas a distinguí-los de
outros idênticos ou similares, e se esgota nas fronteiras dos ramos de atividades
solicitados (veja exceção em “Marcas de alto renome”).
Exemplos: Marca CONTINENTAL para fogões e marca CONTINENTAL
•
para cigarros; revista VEJA e produto de limpeza VEJA.
Princípio da territorialidade
territorialidade: a propriedade da marca adquire-se pelo registro
validamente expedido, sendo assegurado ao titular o uso exclusivo em todo
território nacional (veja exceção em “Marcas notoriamente conhecidas”).
Como sinais distintivos visualmente, as marcas podem ser nominativas,
figurativas, mistas e tridimensionais. Quanto à sua utilização, as marcas podem ser de
produtos, de serviços, coletivas ou de certificação (veja CONCEITOS).
As marcas devem ser distintivas, perceptíveis e estarem disponíveis, não
podendo ferir a moral e os bons costumes brasileiros. Por opção da lei brasileira, os
sinais registráveis compreendem apenas os sinais visualmente perceptíveis, isto é, marcas
olfativas, gustativas, sonoras e táteis não são registráveis (por exemplo, o “plim plim”
da Globo, o sabor do queijo tipo Gorgonzola, o aroma do perfume “Chanel nº5”, o
“crespinho” externo do chocolate “Choquito” da Nestlé etc.).
Expressões com efeitos fonéticos idênticos ou semelhantes a pedidos ou
registros já existentes poderão ser indeferidos.
31
32
•
A proibição de registros de marcas abrange, basicamente, três enfoques:
Licitude: é a proibição do registro relativa aos sinais contrários à ordem
Licitude
•
pública, à moral, aos bons costumes e ao seu caráter enganoso.
Disponibilidade
Disponibilidade: os sinais devem estar livres para serem apropriados, não
encontrando impedimentos em marcas anteriores ou outro sinal distintivo
protegido. Fazem parte deste grupo o nome civil (ex. Fernando Henrique
•
Cardoso), o pseudônimo (ex. Pelé), o apelido (ex. Lima Duarte, Lula), o
título de obras (ex. O senhor dos Anéis), nomes de personagens (ex. Sherlock
Holmes) por serem notoriamente conhecidos.
Distintividade
Distintividade: os sinais não podem ser imitação (ex.: Closeup/Close Up),
reprodução no todo (ex.: Minerva/Minerva), reprodução com acréscimo (ex.
Nívea/Nívea Plus ) ou reprodução parcial ( M. Officer/Officer ) pela
possibilidade de confusão e associação entre a marca pretendida e a alheia
registrada. Entretanto, deve-se ter em mente o princípio da especialidade das
marcas, adotado pelo Brasil a partir de 03 de janeiro de 2000.
Há que se observar, também, o aspecto da dualidade, isto é, os sinais não
podem ser registrados como marca do mesmo titular para o mesmo produto ou serviço,
exceto se tiverem suficiente forma distintiva. Isto se verifica para que estas marcas não
se tornem fraude à regra da caducidade por falta de uso. Para a aplicação dessa norma,
há que se observar, cumulativamente, se as marcas são idênticas e se os produtos ou
serviços distinguidos ou certificados são idênticos.
Não podem ser registrados como marcas
marcas:
⌧ brasão, armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo e monumento oficiais,
públicos, nacionais, estrangeiros ou internacionais, bem como a respectiva
designação, figura ou imitação;
⌧ letra, algarismo e data, isoladamente, salvo quando revestidos de suficiente
forma distintiva; (uma ou mais letras, sem formação de palavra ou significado
próprio, que indiquem iniciais de pessoas físicas ou jurídicas, p. ex. IPT; dois
ou mais algarismos, quando combinados formando dezenas, centenas ou
milhares, p. ex. 51 (aguardente); ou combinação desses elementos, p. ex. M
2000 (tênis) podem ser registrados),;
⌧ expressão, figura, desenho ou qualquer outro sinal contrário à moral e aos
bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas ou atente contra
liberdade de consciência, crença, culto religioso ou idéia e sentimento dignos
de respeito e veneração;
⌧ designação ou sigla de entidade ou órgão público, quando não requerido o
registro pela própria entidade ou órgão público;
⌧ reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título
de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar
confusão ou associação com estes sinais distintivos;
⌧ sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente
descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou
aquele empregado comumente para designar uma característica do produto
ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época
de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente
forma distintiva. Expressões comuns, quando aplicadas em designações
diversas daquelas a que habitualmente se destinam podem ser registradas,
p.ex. Terra (calçados), Seda (cosméticos). Outra situação é quando o elemento
verbal até então considerado como marca perde totalmente essa finalidade
para integrar o vocabulário comum. Nesse caso pode ser utilizado
indistintamente por todos como expressão genérica, identificadora do
produto, p. ex. a antiga marca Cellophane da DuPont;
⌧ sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda;
⌧ cores e suas denominações, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar
e distintivo;
⌧ indicação geográfica, sua imitação suscetível de causar confusão ou sinal que
possa falsamente induzir indicação geográfica;
⌧ sinal que induza a falsa indicação quanto à origem, procedência, natureza,
qualidade ou utilidade do produto ou serviço a que a marca se destina;
⌧ reprodução ou imitação de cunho oficial, regularmente adotada para garantia
de padrão de qualquer gênero ou natureza;
⌧ reprodução ou imitação de sinal que tenha sido registrado e usado como
marca coletiva ou de certificação por terceiro, antes de expirado o prazo de 5
anos, contados da extinção do registro;
⌧ nome, prêmio ou símbolo de evento esportivo, artístico, cultural, social,
político, econômico ou técnico, oficial ou oficialmente reconhecido, bem
como a imitação suscetível de criar confusão, salvo quando autorizados pela
autoridade competente ou entidade promotora do evento;
33
34
⌧ reprodução ou imitação de título, apólice, moeda e cédula da União, dos
Estados, do Distrito Federal, dos Territórios, dos Municípios, ou de país;
⌧ nome civil ou sua assinatura, nome de família ou patronímico e imagem de
terceiros, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores;
⌧ pseudônimo ou apelido notoriamente conhecidos, nome artístico singular
ou coletivo, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores;
⌧ obra literária, artística ou científica, assim como os títulos que estejam
protegidos pelo direito autoral e sejam suscetíveis de causar confusão ou
associação, salvo com consentimento do autor ou titular;
⌧ termo técnico usado na indústria, na ciência e na arte, que tenha relação com
o produto ou serviço a distinguir; entretanto, quando o termo técnico não
tiver qualquer relação com o produto em si poderá ser suscetível de registro;
⌧ reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com
acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto
ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou
associação com marca alheia (esta norma não se aplica se houver a expressa
autorização fornecida pelo titular do direito anterior para esse registro, ainda
que se trate de marcas idênticas, mas desde que os produtos ou serviços não
sejam idênticos).
Para aplicação desta norma, o INPI observa as seguintes diretrizes,
consecutivamente:
o exame de colidência restringe-se ao princípio da especialidade,
verificando a existência ou não identidade ou afinidade de produtos
e serviços;
havendo a identidade ou afinidade de produtos ou serviços, é feita a
análise dos sinais verificando a existência ou não de imitação ou
reprodução;
havendo a colidência por imitação ou reprodução verifica-se a
possibilidade de confusão ou associação com marca anterior,
observando-se cumulativamente:
características dos produtos ou serviços (tecnologia empregada,
especificidade do serviço, comportamento do mercado);
características do público-alvo (consumidor comum, consumidor
especializado);
importância da marca na técnica de venda ou na prestação do
serviço (marca como principal elemento individualizador X marca
e dados técnicos como elementos de individualização);
impressão causada aos sentidos da visão e audição quando cotejados
os sinais em seus conjuntos;
se as expressões, mesmo grafadas em idioma estrangeiro, apesar
de semelhantes, tem significados próprios e distintos;
se os sinais guardam colidência ideológica ou intelectual (Ex.
Mamute X Elefante); e
se a marca em exame, apesar de reproduzir parcialmente marca
anterior, se diferencia daquela em razão de seu contexto.
dualidade de marcas de um só titular para o mesmo produto ou serviço, salvo
quando, no caso de marcas de mesma natureza, se revestirem de suficiente
forma distintiva;
Para exame desta norma são considerados:
se as marcas são idênticas;
se os produtos ou serviços distinguidos ou certificados são
idênticos.
a forma necessária, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento,
ou ainda, aquela que não possa ser dissociada de efeito técnico;
objeto que estiver protegido por registro de desenho industrial de terceiro; e
sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente
evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular
seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o
Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a
marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou
afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia.
Alguns exemplos de marcas que não foram concedidos registros:
KARAOKÊ – Expressão de uso genérico e necessário, ligada ao produto que representa.
TIMPRINT – Sendo nome fantasioso, evocativo, é registrável, mas sem exclusividade para a palavra
“print”, que é denominação de uso comum.
MALZIBIER – Expressão necessária característica do produto.
AVEIA
LEITE DE A
VEIA – Expressão que constitui denominação simplesmente descritiva, não
individualizando produto de uma determinada empresa.
DE LUXO – Expressão corrente na linguagem, designativa de mera qualidade superior de um
artigo.
MODINHA – Registro sob forma mista, sem direito de uso exclusivo da parte nominativa.
35
36
Essas marcas adquiriram um grau de fama tão grande que a lei lhes assegura
uma proteção especial, para todos os ramos de atividade. Assim, por exemplo, marcas
como COCA COLA ou IBM não serão concedidas para serem adotadas no segmento
de cosméticos.
Mais de 150 marcas adquiriram no Brasil o reconhecimento de alto renome,
entre elas: Coca Cola, Mercedes-Benz, Brahma, Kodak, Xerox, Adidas, Melitta,
Johnson & Johnson, IBM, Esso, Lycra, Goodyear, Band-aid, Palmolive, Cinzano,
Benetton, Mastercard, Singer, Philips, Shell, Ray Ban, Volkswagen, Sony, Citzen,
Seiko, Pirelli, Chanel, Vigor e Tostines.
•
Critérios orientadores seguidos pelo INPI:
o sinal deve gozar de renome que transcenda o segmento de mercado
•
para o qual foi originalmente destinado;
deve o sinal gozar de um renome excepcional, para enquadrá-lo como
marca de alto renome.
Alguns subsídios que servem de parâmetros para a avaliação do renome da
marca:
•
•
valor da marca no ativo da empresa;
valor gasto em publicidade e meios de divulgação da marca no Brasil
•
e, eventualmente, no exterior;
abrangência de mercado interno e externo; número estimado de
consumidores; esclarecimentos de sua participação no setor; fração
do público usuário essencialmente pela sua tradição e qualificação no
mercado; fração do público usuário de outros segmentos de mercado
que, imediata e espontaneamente, identifica a marca com os produtos
ou serviços a que ela se aplica; fração do público usuário de outros
segmentos de mercado que, imediata e espontaneamente, identifica
•
a marca essencialmente pela sua tradição e qualificação no mercado;
meios de comercialização da marca no Brasil; amplitude geográfica
da comercialização efetiva da marca no Brasil e, eventualmente, no
exterior; lista de países onde a marca está registrada;
•
data de início do uso da marca no Brasil, extensão temporal da
divulgação e uso efetivo da marca Brasil e, eventualmente, no exterior;
•
volume de vendas do produto ou a receita do serviço nos últimos 3
(três) anos;
A verificação do alto renome da marca se dá ao ocorrer conflito do mesmo
sinal distintivo em ramos de atividades diferentes. Reconhecido o alto renome, o
INPI manterá a anotação pelo prazo de 5 anos.
Essa proteção se dá para evitar que a fama ou confiança do consumidor em
uma determinada marca seja aproveitada por terceiros sem relação com o titular da
marca.
A Lei da Propriedade Industrial diz que “a propriedade da marca adquire-se
pelo registro validamente expedido, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em
todo o território nacional...”, portanto, a proteção conferida pelo Estado não ultrapassa
os limites territoriais do Brasil.
No entanto, esse princípio possui uma exceção, contemplada pela CUP –
Convenção da União de Paris e retomada pelo TRIPS - ACORDO SOBRE ASPECTOS DOS
DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL RELACIONADOS AO COMÉRCIO, que gerou artigos
da LPI dizendo: “A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividades nos
termos do art. 6 bis (I) da Convenção de Paris para proteção da propriedade industrial,
goza de proteção especial, independente de estar previamente depositada ou registrada
no Brasil”, e outro que define como não registrável “sinal que imite ou reproduza, no
todo em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em
razão de sua atividade... se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico,
semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca
alheia”.
Dessa maneira, a marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade
goza de proteção especial, independente de estar previamente depositada ou registrada
no Brasil, entretanto, a marca estrangeira deve ser depositada no Brasil no prazo de
60 dias para que a contestação do registro, se efetuada, tenha validade.
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PRIORIDADE
Tem prioridade sobre o registro de uma marca aquele que primeiro efetuar o
pedido, respeitadas as marcas notórias e de alto renome.
Ao pedido de registro de marca depositado em país que mantenha acordo
com o Brasil ou em organização internacional, que produza efeito de depósito nacional,
será assegurado direito de prioridade, nos prazos estabelecidos no acordo. No caso
da CUP, esse período é de 6 meses.
REQUERENTES DE REGISTRO DE MARCA
Podem requerer registro de marca as pessoas físicas ou jurídicas de direito
público ou de direito privado. As pessoas de direito privado só podem requerer registro
de marca relativo à atividade que exerça efetiva e licitamente, de modo direto ou
através de empresas que controlem direta ou indiretamente, declarando esta condição
no próprio requerimento.
O registro de marca coletiva só pode ser requerido por pessoa jurídica
representativa de coletividade, a qual pode exercer atividade distinta da de seus
membros.
O registro da marca de certificação só poderá ser requerido por pessoa sem
interesse comercial ou industrial direto no produto ou serviço atestado.
A propriedade da marca é adquirida pelo registro validamente expedido, sendo
assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observadas as
normas relativas ao regulamento de autorização quanto às marcas coletivas e de
certificação, as características do produto ou serviço objeto da certificação e as medidas
de controle adotadas pelo titular.
Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depósito usava no país,
há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante para distinguir ou certificar
produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro.
O direito de precedência somente pode ser cedido juntamente com o negócio
da empresa, ou parte deste, que tenha direta relação com o uso da marca, por alienação
ou arrendamento.
A proteção abrange o uso da marca em papéis, impressos, propaganda e
documentos relativos à atividade do titular.
Ao titular da marca ou ao depositante é assegurado o direito de:
•
•
ceder seu registro ou pedido de registro;
licenciar seu uso; e
•
zelar pela sua integridade material ou reputação.
O titular da marca não poderá:
⌧ impedir que comerciantes ou distribuidores utilizem sinais distintivos
que lhes são próprios, juntamente com a marca do produto, na sua
promoção e comercialização;
⌧ impedir que fabricantes de acessórios utilizem a marca para indicar a
destinação do produto, desde que obedecidas as práticas leais de
concorrência;
⌧ impedir a livre circulação de produto colocado no mercado interno,
por si ou por outrem com seu consentimento, ressalvadas algumas
restrições relativas a produtos com patente sob licença compulsória
ou com importação para exploração da patente; e
⌧ impedir a citação da marca em discurso, obra científica ou literária ou
qualquer outra publicação, desde que sem conotação comercial e sem
prejuízo para seu caráter distintivo.
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O registro da marca vigora pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da data da
concessão do registro, e pode ser prorrogado por períodos iguais e sucessivos. As
prorrogações não serão atendidas se não cumpridas as normas relativas aos requerentes.
O pedido de prorrogação deve ser realizado durante o último ano de vigência
do registro (o pedido deve ser instruído com requerimento, com o comprovante de
pagamento da retribuição correspondente e etiquetas, quando for o caso) ou nos seis
meses subseqüentes com pagamento de retribuição adicional.
O pedido de prorrogação é examinado somente quanto aos requisitos formais
(não pode sofrer novo exame de registrabilidade) e pode sofrer exigências, inclusive,
quanto ao enquadramento técnico ou à sua classificação, que deverão ser atendidas
em sessenta dias.
Concluído o exame, o pedido poderá ser deferido ou indeferido. Se indeferido,
cabe recurso no prazo de 60 dias. Conhecido o recurso, o pedido será examinado
proferindo-se a decisão de manutenção da decisão recorrida ou da reforma da decisão
recorrida.
Deferida a prorrogação, o INPI expedirá novo certificado.
CESSÃO
DE REGISTROS E PEDIDOS DE REGISTRO
O pedido de registro e o registro podem ser cedidos, desde que o cessionário
atenda aos requisitos como requerente. A cessão deverá compreender todos os registros
ou pedidos, em nome do cedente, de marcas iguais ou semelhantes, relativas a produto
ou serviço idêntico, semelhante ou afim, sob pena de cancelamento dos registros ou
arquivamento dos pedidos não cedidos, cabendo recurso a essa decisão do INPI.
As transferências podem ser dos seguintes tipos:
•
•
cessão;
transferência por incorporação;
•
transferência por fusão;
•
•
transferência por cisão;
transferência por sucessão legítima ou testamentária;
•
transferência de pedidos/registros pertencentes à empresa falida ou
em face de decisão judicial.
ANOTAÇÕES
O INPI fará as seguintes anotações:
•
•
da cessão, fazendo constar a qualificação completa do cessionário;
de qualquer limitação ou ônus que recaia sobre o pedido ou registro;
•
e
das alterações de nome, sede ou endereço do depositante ou titular.
As anotações produzirão efeitos em relação a terceiros, a partir da data de sua
publicação, cabendo recurso da decisão que indeferir anotação de cessão.
Cabe ao titular de um registro/pedido de marca manter seus dados cadastrais
atualizados, sob pena das seguintes sanções:
•
•
•
•
exigências para que o titular esclareça a divergência do novo nome
comercial/sede, o que onerará e retardará o exame dos processos e
renovações de marcas;
publicação de despachos com nome incorreto;
emissão errônea de documentos (p.ex. certidões, certificados de
registro);
exigências ou suspensão de processos de averbação de contratos de
licença ou de pedido de transferência.
O titular de registro ou o depositante de pedido de registro poderá celebrar
Contrato de Licença para Uso da Marca (LUM), sem prejuízo de seu direito de exercer
41
42
controle efetivo sobre as especificações, natureza e qualidade dos respectivos produtos
ou serviços.
O contrato de licença deverá ser averbado no INPI para que produza efeitos
em relação a terceiros (ex.: para remessa de “royalties”), que acontecerá a partir da
data de sua publicação. Para efeito de validade de prova de uso (ex.: processos de
caducidade), o contrato de licença não precisará estar averbado no INPI.
PERDA DOS DIREITOS
O registro da marca extingue-se:
•
•
pela expiração do prazo de vigência (que pode ser renovado);
pela renúncia, que poderá ser total ou parcial em relação aos produtos
•
ou serviços assinalados pela marca;
pela caducidade; e
•
pela falta de procurador no Brasil, quando se tratar de empresa
domiciliada no exterior.
O registro caducará se:
•
o uso da marca não tiver sido iniciado no Brasil, após 5 anos de sua
concessão;
•
o uso da marca tiver sido interrompido por mais de 5 anos
consecutivos; e
•
a marca tiver sido usada com modificação, que implique alteração de
seu caráter distintivo original, por mais de 5 anos consecutivos.
O ônus da prova de uso da marca cabe ao titular da marca.
O uso da marca deve compreender os produtos ou serviços constantes do
certificado, sob pena de caducar parcialmente em relação àqueles para os quais não
foi comprovadamente usada (ou justificado seu desuso).
No caso de ter sido comprovado o uso, ou justificado o desuso de uma marca,
um novo pedido de caducidade somente terá validade depois de decorridos cinco
anos.
O pedido de registro de marca coletiva deve conter um regulamento de
utilização, dispondo sobre condições e proibições de uso da marca (este regulamento
pode ser protocolizado até 60 dias após o depósito do pedido). Toda e qualquer
alteração no regulamento de utilização deve ser comunicada ao INPI, sob pena de
não ser considerada.
O uso da marca coletiva independe de licença, bastando sua autorização no
regulamento de utilização e, se não for usada por mais de uma pessoa autorizada, ela
caducará no prazo de 5 anos a contar da data de sua concessão.
A renúncia ao registro de marca coletiva deve ser requerida nos termos do
contrato social ou estatuto da própria entidade, ou, ainda, conforme o regulamento
de utilização.
O pedido de registro de marca de certificação deve conter uma documentação
contendo as características do produto ou serviço objeto de certificação e as medidas
de controle que serão adotadas pelo titular (essa documentação pode ser protocolizada
até 60 dias após o depósito do pedido).
Além das causas de extinção comentadas em PERDA DOS DIREITOS, o registro da
marca coletiva e de certificação extinguir-se-á se a entidade deixar de existir ou se a
marca for utilizada em condições outras que não aquelas previstas no regulamento de
utilização.
A marca coletiva e a de certificação, que já tenham sido usadas e cujos registros
tenham sido extintos, não poderão ser registradas em nome de terceiro antes de
expirado o prazo de 5 anos, contados da extinção do registro.
DEPÓSITO
O pedido a ser protocolado no INPI deve referir-se a um único sinal distintivo
e deve conter:
•
•
requerimento;
etiquetas, quando for o caso; e
43
44
•
comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito.
Apresentado o pedido, ele é submetido a um exame formal preliminar (onde
é verificado apenas o preenchimento do formulário, comprovante do pagamento e
etiquetas, quando for o caso) e, se devidamente instruído, é protocolizado, sendo
considerada a data de depósito a da sua apresentação.
O pedido que não atender formalmente ao disposto acima, mas que contiver
dados suficientes relativos ao depositante, sinal marcário e classe, poderá ser entregue,
mediante recibo datado, ao INPI, que estabelecerá as exigências a serem cumpridas
pelo depositante no prazo de 5 dias, sob pena de ser considerado inexistente, e
cumpridas as exigências, o depósito será considerado como efetuado na data da
apresentação do pedido.
EXAME E OPOSIÇÃO
Uma vez depositado, o pedido será publicado para apresentação de oposição
(de terceiros que se sintam prejudicados com o pedido) durante o prazo de 60 dias.
Se ocorrer oposição, o depositante terá o prazo de sessenta 60 dias para
manifestação.
Após o prazo de oposição ou, se ela for interposta, findo o prazo de
manifestação, será feito o exame ( incluindo a busca de anterioridade e o
enquadramento técnico do pedido), durante o qual poderão ser formuladas exigências,
que deverão ser respondidas no prazo de 60 dias. Se a exigência for respondida (mesmo
que não cumprida) ou contestada será dada continuidade ao exame, mas se não for
respondida o pedido será definitivamente arquivado.
Concluído o exame, será proferida a decisão, deferindo ou não o pedido de
registro. Se o pedido for indeferido, o depositante tem o prazo de 60 dias para
apresentação de recurso, e sendo reconhecido o recurso, os interessados terão prazo
de 60 dias para apresentação de Contra-Razões.
Não cabe recurso da decisão que deferir pedido de registro.
O certificado de registro será concedido depois de deferido o pedido e
comprovado o pagamento das retribuições relativas à expedição do certificado e ao
primeiro decênio de sua vigência, que deverão ser feitos no prazo de 60 dias contados
do deferimento (ou até 30 dias após esse prazo com valor majorado de retribuição),
sob pena de arquivamento definitivo do pedido. O certificado de registro é considerado
concedido na data da publicação do ato.
No certificado constam a marca, o número e data do registro, nome,
nacionalidade e domicílio do titular, os produtos ou serviços, as características do
registro e a prioridade estrangeira (caso exista).
O registro que for concedido em desacordo com as disposições da Lei da
Propriedade Industrial é nulo, total ou parcialmente, se a parte subsistente puder ser
considerada registrável, e a nulidade produz efeito a partir da data do depósito do
pedido.
O processo de nulidade poderá ser instaurado pelo INPI ou mediante
requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, no prazo de 180 dias contados
da data da expedição do certificado de registro, tendo o titular o prazo de 60 dias
para manifestação.
Durante o exame do Processo Administrativo de Nulidade, o INPI poderá
formular exigências, que deverão ser respondidas no prazo de 60 dias (mesmo que as
exigências não sejam respondidas ou atendidas ou sejam contestadas, o exame terá
continuidade).
Decorrido esse prazo, o processo será decidido pelo Presidente do INPI,
encerrando-se a instância administrativa.
O processo de nulidade prosseguirá ainda que extinto o registro.
A ação judicial de nulidade pode ser proposta pelo INPI ou por qualquer
pessoa com legítimo interesse, podendo o juiz determinar liminarmente a suspensão
dos efeitos do registro e do uso da marca.
45
46
Prescreve em 5 anos, contados da data da sua concessão, a ação para declarar
a nulidade do registro, que deverá ser ajuizada no foro da justiça federal e o INPI,
quando não for autor, intervirá no feito.
Transitada em julgado a decisão da ação de nulidade, o INPI publicará anotação
para ciência de terceiros.
A indicação geográfica, diferentemente da marca, é um direito coletivo, que
não pode ser licenciado ou cedido. Esse direito é, exclusivamente, pertencente a todos
os produtores, fabricantes ou prestadores de serviço de determinada região, cidade,
país etc., independente de registro (no Brasil esse registro é facultativo), não podendo
ser utilizado por aqueles que fabricam produtos ou prestam serviços semelhantes e
não pertençam ao local.
Trata-se, de maneira geral, do reconhecimento da qualidade, condições de
produção, reputação etc., de um produto ou serviço que é dado para sua origem.
Desde a antigüidade já havia a preocupação nessa identificação para diferenciar
produtos, como os vinhos de Corintho ou Rhodes (Grécia), mármore de Carrara
(Itália), entre outros. Na atualidade, temos os vinhos da França e suas diversas regiões
de produção, como Bordeaux, Bourgogne, Champagne, a tequila do México, o rum
da Jamaica, o charuto de Havana etc. No Brasil, tem-se a cachaça e o vinho do Vale
dos Vinhedos (RS).
Para os consumidores, como também para os produtores e fabricantes, essa
identificação tem grande importância como identificação de origem e qualidade, e
por terem adquirido um renome importante devem ser protegidos de forma apropriada.
A legislação brasileira subdivide a indicação geográfica em dois títulos:
• indicação de procedência, e
• denominação de origem.
No caso da indicação de procedência (ex.: água de Lindóia, lingüiça de
Bragança, canivete suíço etc.) não há necessidade de haver uma demonstração de
qualidade do produto ou serviço, bastando o fato de ser originado na região.
A denominação de origem, também chamada de apelação de origem,
principalmente pela legislação estrangeira, tem sentido semelhante ao de indicação
de procedência, porém com requisitos mais rígidos, garantindo aos consumidores
uma qualidade que resulta de fatores geográficos ou humanos ligados a essa procedência
(ex.: Bordeaux - França, para vinho; Cantão de Friburgo - Suíça, para queijo Gruyère;
Toscana – Itália, para azeite de oliva).
Quando o nome geográfico se houver tornado de uso comum, para indicar
produto ou serviço, não é considerado como indicação geográfica, como é o caso da
bebida destilada conhaque (Cognac - França).
O sistema brasileiro de
indicações geográficas
47
48
O nome geográfico que não constitua indicação de procedência ou
denominação de origem poderá servir de elemento característico de marca para produto
ou serviço, desde que não induza falsa procedência.
A competência para registrar as indicações geográficas, tal como conceituado,
é do INPI.
(Texto baseado em BARBOSA, Cláudio R., “Aspectos
Básicos da Proteção Internacional da Propriedade
Intelectual”, X Curso de Formação Profissional em
Propriedade Intelectual”, ABAPI, São Paulo, 2002)
A conscientização da necessidade de proteção à propriedade industrial ocorreu
em larga escala no século XIX nos países europeus, e cada qual procurou estabelecer
dispositivos legais próprios. Com a larga aceitação do sistema de patentes, o passo
seguinte foi a formulação de regras mínimas a serem observadas pelos diferentes países.
Os trabalhos preparatórios visando estabelecer acordo multilateral tiveram
início com uma conferência internacional em Viena, em 1873, resultando finalmente
na União Internacional para Proteção da Propriedade Industrial, formada em 1883
por 11 países (entre eles o Brasil), conhecida por Convenção da União de Paris.
Os princípios básicos regulados pela Convenção de Paris, relativos a marcas,
são:
•
•
•
•
Tratamento Nacional
Nacional: é o princípio de que qualquer estrangeiro recebe o
mesmo tratamento que um nacional.
Direito de prioridade (Prioridade Unionista): é o direito pelo qual o titular
de uma marca tem o privilégio de depositar o mesmo pedido em outro país
conveniado.
A irregistrabilidade por terceiros de uma marca notoriamente conhecida
em seu ramo de atividade: É comum uma confusão entre marca notoriamente
conhecida e o registro de marca de alto renome, contudo suas conseqüências
são absolutamente diferentes: a primeira é uma exceção ao princípio da
territorialidade, enquanto a segunda é uma exceção ao princípio da
especialidade.
Proteção internacional do nome comercial:
comercial independente de registro ou
inscrição em qualquer órgão administrativo.
A Convenção de Paris é sujeita a revisões periódicas, a cada 10 anos
aproximadamente, que podem ser aceitas, parcialmente aceitas ou recusadas pelos
países signatários.
O sistema internacional de marcas
49
50
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL – OMPI
(WIPO)
O órgão central do sistema internacional de propriedade intelectual, previsto
desde a Convenção de Paris, é a WIPO - World Intellectual Property Organization
(34 Chemin Des Colombettes, 1211 Genebra 20, Suíça), estabelecida em virtude de
convênio celebrado entre as nações em 1967, em Estocolmo, e em 1974 transformada
em uma das organizações da ONU especializadas em cooperação.
•
Os principais objetivos da WIPO são:
promover a proteção da propriedade intelectual em todo o mundo, mediante
a cooperação entre os Estados em colaboração, se for o caso, com qualquer
outra organização internacional;
•
assegurar cooperação administrativa entre as Uniões de propriedade
intelectual; e
•
estabelecer medidas apropriadas para promover a atividade intelectual criadora
e facilitar a transferência de tecnologia relativa à propriedade industrial para
os países em desenvolvimento, visando acelerar seu desenvolvimento
econômico, social e cultural.
ACORDO SOBRE ASPECTOS DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE
INTELECTUAL RELACIONADOS AO COMÉRCIO – OMC / TRIPS
O sistema internacional de proteção à propriedade intelectual é difundido
em vários tratados internacionais específicos, os quais estabelecem patamares mínimos
de proteção e pouca efetividade em suas sanções.
“O desejo de incluir as questões referentes à propriedade intelectual no GATT
surgiu da ineficácia do sistema de sanções previsto nas convenções
internacionais administradas pela OMPI, notadamente a Convenção da União
de Paris, segundo a qual a única sanção possível para o país que recusar-se a
assegurar os padrões mínimos de proteção nela previstos é a exclusão da União.
Exatamente por ser tão drástica, tal sanção jamais foi aplicada.”
(LEONARDOS, Gabriel F.)
Aliado a tais motivos, as alegações dos Estados Unidos (reiteradas
posteriormente por outros países) de que os direitos de propriedade intelectual eram
utilizados internacionalmente, de forma ilegal, como barreiras não alfandegárias e de
que as empresas sofriam consideráveis perdas com o combate à pirataria internacional
de produtos, assinalaram o início da pressão pela inclusão dos assuntos relacionados
à propriedade intelectual no GATT.
O resultado alcançado foi o estabelecimento de novos patamares de proteção,
com o diferencial da possibilidade efetiva de aplicação de sanção internacional ao se
utilizar o sistema de solução de controvérsias do GATT.
As principais questões consolidadas pelo TRIPS, quanto às proteções das
marcas e indicações geográficas, foram:
nacional bem como a cláusula da nação mais favorecida, isto é,
• tratamento nacional,
toda vantagem, favorecimento, privilégio ou imunidade que um membro conceda
aos nacionais de qualquer outro país será outorgada imediata e incondicionalmente
aos nacionais de todos os demais membros, com algumas exceções previstas;
• definição abrangente de marca
marca, o que aumentou o padrão mínimo
estabelecido na CUP; ampliação da proteção estabelecida pela CUP às marcas de
serviços; prazo mínimo de três anos para a concessão da caducidade de um registro;
proibição de limitações ao uso de uma marca e proibição da licença compulsória de
marcas;
• consolidação da proteção às indicações geográficas
geográficas, ampliando o enfoque
quanto aos vinhos e destilados.
As modificações, entretanto, não se limitaram apenas às inserções de novas
proteções ou às ampliações dos padrões mínimos, mas também ao novo tratamento
dado à questão, pois além de sua inclusão no âmbito da OMC, temos o estabelecimento
de:
• padrões mínimos de ações judiciais cíveis
cíveis, sendo obrigatório o
estabelecimento de ações cautelares, criminais e administrativas para assegurar o
exercício de direitos relativos à propriedade intelectual;
51
52
• utilização do sistema de solução de disputas da OMC
OMC;
• criação de um “Conselho de TRIPS”, o qual encarregar-se-á, em conjunto
com a OMPI, de acompanhar a implantação e efetivação das disposições estabelecidas.
CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE MARCAS - ACORDOS DE NICE
E VIENA
Embora não signatário, o Brasil adota a Classificação Internacional de Produtos
e Serviços (Acordo de Nice) e a Classificação Internacional de Elementos Figurativos
(Acordo de Viena).
A Classificação Internacional de Marcas na verdade é um guia, visto que ela
não é exaustiva. Na dúvida pela classificação de produtos e serviços, é recomendável
ou uma consulta à Comissão de Classificação da Diretoria de Marcas do INPI (Fax
0XX21 2233-9730) ou a simples discriminação do produto ou serviço com a indicação
da classe que julgar mais adequada. Para a segunda alternativa, que é adotada quase
sempre, é fundamental a indicação correta do produto ou serviço, já que a Diretoria
de Marcas, em seu primeiro exame, jamais determinará o indeferimento do pedido
pelo fato da classe indicada estar errada, mas sim formulará uma exigência para
regularização do processo.
A Classificação de Produtos e Serviços é dividida em 45 classes, que são
especificadas em números de Ordem. Os elementos figurativos são classificados em
29 categorias, subdivididas em divisões e seções. Em seguida são apresentadas as classes
de produtos e serviços e as categorias para os elementos figurativos.
PRODUTOS
1. Substâncias químicas destinadas à indústria, às ciências, à
fotografia, assim como à agricultura, à horticultura e à silvicultura;
resinas artificiais não-processadas, matérias plásticas não
processadas; adubo; composições extintoras de fogo; preparações
para temperar e soldar; substâncias químicas destinadas a
conservar alimentos; substâncias tanantes; substâncias adesivas
destinadas à indústria.
2. Tintas, vernizes, lacas; preservativos contra oxidação e contra
deterioração da madeira; matérias tintoriais; mordentes; resinas
naturais em estado bruto; metais em folhas e em pó para pintores,
decoradores, impressores e artistas.
3. Preparações para branquear e outras substâncias para uso em
lavanderia; produtos para limpar, polir e decapar; produtos
abrasivos; sabões; perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, loções
para os cabelos; dentifrícios.
4. Graxas e óleos industriais; lubrificantes; produtos para absorver,
molhar e ligar pó; combustíveis (incluindo gasolina para motores)
e materiais para iluminação; velas e pavios para iluminação.
5. Preparações farmacêuticas e veterinárias; preparações higiênicas
para uso medicinal; substâncias dietéticas adaptadas para uso
medicinal, alimentos para bebês; emplastros, materiais para
curativos; material para obturações dentárias, cera dentária;
desinfetantes; preparações para destruição de vermes; fungicidas,
herbicidas.
6. Metais comuns e suas ligas; materiais de metal para construção;
construções transportáveis de metal; materiais de metal para vias
férreas; cabos e fios de metal comum não elétricos; serralharia,
pequenos artigos de ferragem; canos e tubos de metal; cofres;
produtos de metal comum não incluídos em outras classes;
minérios.
53
54
7. Máquinas e ferramentas mecânicas; motores (exceto para veículos
terrestres); e engates de máquinas e componentes de transmissão
(exceto para veículos terrestres); instrumentos agrícolas não
manuais; chocadeiras.
8. Ferramentas e instrumentos manuais (propulsão muscular);
cutelaria; armas brancas; aparelhos de barbear.
9. Aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos,
fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesagem, de medição,
de sinalização, de controle (inspeção), de salvamento e de ensino;
aparelhos e instrumentos para conduzir, interromper, transformar,
acumular, regular ou controlar eletricidade; aparelhos para
registrar, transmitir ou reproduzir som ou imagens; suporte de
registro magnético, discos acústicos; máquinas distribuidoras
automáticas e mecanismos para aparelhos operados com moedas;
caixas registradoras, máquinas de calcular, equipamento de
processamento de dados e computadores; aparelhos extintores
de incêndio.
10. Aparelhos e instrumentos cirúrgicos, médicos, odontológicos e
veterinários, membros, olhos e dentes artificiais; artigos
ortopédicos; material de sutura.
11. Aparelhos para iluminação, aquecimento, produção de vapor,
cozinhar, refrigeração, secagem, ventilação, fornecimento de
água e para fins sanitários.
12. Veículos; aparelhos para locomoção por terra, ar ou água.
13. Armas de fogo; munições e projéteis; explosivos; fogos de
artifício.
14. Metais preciosos e suas ligas e produtos nessas matérias ou
folheados, não incluídos em outras classes; jóias, bijuteria, pedras
preciosas; relojoaria e instrumentos cronométricos.
15. Instrumentos musicais.
16. Papel, papelão e produtos feitos desses materiais e não incluídos
em outras classes; material impresso; artigos para encadernação;
fotografias; papelaria; adesivos para papelaria ou uso doméstico;
materiais para artistas; pincéis; máquinas de escrever e material
de escritório (exceto móveis); material de instrução e didático
(exceto aparelhos); matérias plásticas para embalagem (não
incluídas em outras classes); caracteres de imprensa; clichês.
17. Borracha, guta-percha, goma, amianto, mica e produtos feitos
com estes materiais e não incluídos em outras classes; produtos
em matérias plásticas semiprocessadas; materiais para calafetar,
vedar e isolar; canos flexíveis, não metálicos.
18. Couro e imitações de couros, produtos nessas matérias não
incluídos em outras classes; peles de animais; malas e bolsas de
viagem; guarda-chuvas, guarda-sóis e bengalas; chicotes, arreios
e selaria.
19. Materiais de construção (não metálicos); canos rígidos não
metálicos para construção; asfalto, piche e betume; construções
transportáveis não metálicas; monumentos não metálicos.
20. Móveis, espelhos, molduras; produtos (não incluídos em outras
classes), de madeira, cortiça, junco, cana, vime, chifre, marfim,
osso, barbatana de baleia, concha, tartaruga, âmbar, madrepérola,
espuma-do-mar e sucedâneos de todas estas matérias ou de
matérias plásticas.
21. Utensílios e recipientes para a casa ou cozinha (não de metal
precioso ou folheado); pentes e esponjas; escovas (exceto para
pintura); materiais para fabricação de escovas; materiais de
limpeza; palha de aço; vidro não trabalhado ou semitrabalhado
(exceto para construção); artigos de vidro, porcelana e louça de
faiança não incluídos em outras classes.
22. Cordas, fios, redes, tendas, toldos, oleados, velas, sacos, sacolas
(não incluídos em outras classes); matérias de enchimento (exceto
borrachas e plásticos); matérias têxteis fibrosas em bruto.
55
56
23. Fios para uso têxtil.
24. Tecidos e produtos têxteis, não incluídos em outras classes;
coberturas de cama e mesa.
25. Vestuário, calçados e chapelaria.
26. Rendas e bordados, fitas e laços; botões, colchetes e ilhós,
alfinetes e agulhas; flores artificiais.
27. Carpetes, tapetes, capachos e esteiras, linóleo e outros
revestimentos de assoalhos; colgaduras que não sejam em matérias
têxteis.
28. Jogos e brinquedos; artigos para ginástica e esporte não incluídos
em outras classes; decorações para árvores de Natal.
29. Carne, peixe, aves e caça; extratos de carne; frutas, legumes e
verduras em conserva, secos e cozidos; geléias, doces e compotas;
ovos, leite e laticínio; óleos e gorduras comestíveis.
30. Café, chá, cacau, açúcar, arroz, tapioca, sagu, sucedâneos de café;
farinhas e preparações feitas de cereais, pão, massas e confeitos,
sorvetes; mel, xarope de melaço; lêvedo, fermento em pó; sal,
mostarda; vinagre, molhos (condimentos); especiarias; gelo.
31. Produtos agrícolas, hortícolas, florestais e grãos não incluídos
em outras classes; animais vivos; frutas, legumes e verduras frescos;
sementes, plantas e flores naturais; alimentos para animais, malte.
32. Cervejas; águas minerais e gasosas e outras bebidas não alcoólicas;
bebidas de frutas e sucos de fruta; xaropes e outras preparações
para fabricar bebidas.
33. Bebidas alcoólicas (exceto cervejas).
34. Tabaco; artigos para fumantes; fósforos.
SERVIÇOS
35. Propaganda; gestão de negócios; administração de negócios;
funções de escritório.
36. Seguros; negócios financeiros; negócios monetários; negócios
imobiliários.
37. Construção civil; reparos; serviços de instalação.
38. Telecomunicações.
39. Transporte; embalagem e armazenagem de produtos; organização
de viagens.
40. Tratamento de materiais.
41. Educação, provimento de treinamento; entretenimento;
atividades desportivas e culturais.
42. Serviços científicos e tecnológicos, pesquisa e desenho
relacionados a estes; serviços de análise industrial e pesquisa;
concepção, projeto e desenvolvimento de hardware e software
de computador; serviços jurídicos.
43. Serviços de fornecimento de comida e bebida; acomodações
temporárias.
44. Serviços médicos; serviços veterinários; serviços de higiene e
beleza para seres humanos ou animais; serviços de agricultura,
de horticultura e de silvicultura.
45. Serviços pessoais e sociais prestados por terceiros, para satisfazer
necessidades de indivíduos; serviços de segurança para proteção
de bens e pessoas.
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58
1. Corpos celestes, fenômenos naturais, mapas geográficos.
2. Seres Humanos.
3. Animais.
4. Seres sobrenaturais, fabulosos, fantásticos ou não identificáveis.
5. Plantas.
6. Paisagens.
7. Construções, suporte para cartazes, portões ou barreiras.
8. Produtos alimentícios.
9. Têxteis, roupas, artigos ou acessórios de costura, chapéus,
calçados.
10. Tabacos, artigos para fumantes, fósforos, artigos para viagem,
ventarolas, artigos de toalete.
11. Utensílios domésticos.
12. Mobiliário, instalações sanitárias.
13. Iluminação, válvulas de rádio, equipamentos de aquecimento,
culinária ou refrigeração, máquinas de levar e equipamentos de
secar.
14. Ferragens, ferramentas, escadas.
15. Maquinaria, motores, engenhos.
16. Telecomunicações, gravação ou reprodução de som,
computadores, fotografia, cinematografia, ótica.
17. Instrumentos de relojoaria, jóias, pesos e medidas.
18. Transporte, equipamento para animais.
19. Recipientes, embalagens, representações de produtos diversos.
20. Artigos para escrita, desenho ou pintura, artigos de escritório,
papelaria, livraria
21. Jogos, brinquedos, artigos esportivos, carrosséis.
22. Instrumentos musicais e seus acessórios, acessórios para música,
sinos, quadros, esculturas.
23. Armas, munições, armaduras.
24. Heráldica, moedas, emblemas, símbolos.
25. Motivos ornamentais, superfícies ou fundos com ornamentos.
26. Figuras e sólidos geométricos.
27. Grafismos, algarismos.
28. Inscrições em caracteres diversos.
29. Cores.
EXEMPLOS
Arame farpado
Classe 6, número de ordem A0747
Banheiras de hidromassagem
Classe 11, número de ordem B0096
Agências de publicidade
Classe 35, número de ordem A0033
Ser
viços e Pesquisa T
ecnológica
Serviços
Tecnológica
Classe 42, número de ordem T0019
59
60
Itens do Capítulo III
61
PATENTES E
DESENHO INDUSTRIAL
Por que patentear?
Vantagens
Desvantagens
Mitos e verdades
O uso estratégico da informação de patentes
O sistema brasileiro de patentes / registro de desenho industrial
Requisitos para patenteamento / registro de desenho industrial
Não são consideradas invenção ou modelo de utilidade
Não são patenteáveis
Não são registráveis como desenho industrial
Titularidade e autoria
Prioridade
O pedido de patente / registro
Busca prévia
Redação de patentes / desenho industrial
Depósito dos pedidos no INPI
Publicação / sigilo
Exame
Subsídios para exame
Concessão e vigência
Uso da patente / registro sem autorização do titular
Nulidade administrativa e judicial
Cessões e anotações
Licenças
Patente de interesse da defesa nacional
Certificado de adição da invenção
Extinção da patente / registro
Retribuições
Invenção, modelo de utilidade e desenho industrial feito por empregado
ou prestador de serviços
Disposições específicas da área de biotecnologia
O sistema internacional de patentes
Convenção de Paris
Organização Mundial da Propriedade Intelectual - WIPO
Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes - PCT
Organização Européia de Patentes - EPO
Organização Africana de Propriedade Intelectual - AIPO
Acordo sobre aspectos dos direitos de propriedade intelectual
relacionados ao comércio - OMC / TRIPS
Classificação internacional de patentes
63
63
63
63
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71
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95
95
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VANTAGENS
•
Garantir uso próprio da invenção, quando não for dependente de outra
•
pertencente a terceiros;
impedir que concorrente use a invenção;
•
“complicar a vida” da concorrência, patenteando ou tornando a tecnologia
usada por ela em tecnologia de domínio público;
•
comercializar invenção gerada na empresa, gerando retorno do investimento
em pesquisa;
•
•
aumentar o ativo da empresa;
divulgar a própria empresa e os inventores; e
•
utilizar benefícios fiscais quando houver pagamento de “royalties” e despesas
de assistência técnica, científica e assemelhados em Instituto de Pesquisa
nacional.
DESVANTAGENS
•
Divulgação do invento e outras informações quando da publicação do pedido;
•
•
divulgação de indícios de planos estratégicos da empresa;
incerteza na concessão da patente;
•
•
custos de manutenção; e
prazo determinado de validade.
MITOS E VERDADES
(texto baseado em palestra de Gustavo de Freitas Morais, IPT, maio/2003)
•
•
Difícil de obter (Falso: há apenas demora no exame da patente por falta de
pessoal no INPI, o que não torna mais difícil a obtenção da patente).
Apenas modificações de caráter revolucionário merecem patentes (Falso:
crer no mito gera risco de deixar de proteger algo importante. Pequenas
invenções são e devem ser patenteadas).
Por que patentear?
63
64
•
Fácil de “contornar”, isto é, basta pequena modificação para escapar da
patente (Falso: reivindicações bem feitas e a jurisprudência legal cobrem
este mito).
•
•
•
•
Difícil de obter remédios jurídicos, como proibição de fabricação e
indenização (Falso: liminares e tutela antecipada em propriedade
intelectual no Brasil são as mais rápidas, sendo executadas em até 24 horas).
Lentidão do judiciário (Verdade: é conseqüência do sistema judiciário
brasileiro).
Falta de conhecimento dos juizes (Verdade, mas acontece na maioria dos
países).
Altos custos (Falso: deve ser avaliada a relação custo/benefício, além de que
micro e pequenas empresas – MPE´s e entidades de pesquisa têm
significativa redução das retribuições ao INPI).
Em 1980, 80% da informação tecnológica contida nas patentes não era
publicada sob outra forma de divulgação, e os 20% restantes eram publicados com
atraso de 4 anos, em média.
Atualmente são depositados internacionalmente cerca de 300.000 pedidos
de patentes/ano nos mais variados assuntos, sendo aproximadamente 70% de origem
norte-americana, japonesa ou alemã. Desse total, somente são depositadas no Brasil
cerca de 5%, sendo o restante considerado domínio público, isto é, podem ser aqui
utilizadas sem quaisquer restrições.
As patentes podem ser utilizadas, como fonte de informação, para:
•
identificação de desenvolvimentos tecnológicos já realizados para evitar
duplicidade, com perda de tempo e recursos;
•
•
identificação de alternativas tecnológicas;
identificação de tecnologias emergentes, de modo a caracterizar as tendências
•
do desenvolvimento tecnológico de uma certa área do conhecimento;
avaliação das atividades de P&D dos competidores e detecção de mudanças
•
estratégicas;
monitoração de atividades de novos concorrentes, principalmente
•
estrangeiros;
proteção dos interesses da própria empresa através de “oposição” a patentes
•
de terceiros que tenham ou possam ter influência na sua atuação;
avaliação de mercado futuro (uma patente costuma preceder a comercialização
•
•
em alguns anos);
avaliação de riscos futuros em empresas em implantação ou em comercialização
(estudos de viabilidade técnico-econômica); e
identificação (pelo nome do inventor) e avaliação (pela tecnologia contida
na patente) de especialistas em determinadas áreas do conhecimento.
O uso estratégico da informação de patentes
65
66
O sistema brasileiro de patentes e desenho industrial
e nos Atos Normativos do
Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI
Sede:
Praça Mauá no 7 - CEP 20081-240 - Rio de Janeiro – RJ
tel (21) 2206-3000
Rua Tabapuã nº 41 - 4º andar, CEP 04533-010 - São Paulo – SP
tel (11) 3071-3434
O sistema brasileiro de patentes
registro de desenho industrial
67
68
O desconhecimento quase generalizado do sistema de patentes, os
preconceitos e conceitos distorcidos, decorrentes na maioria das vezes da própria
estrutura sociocultural e econômica dos países menos desenvolvidos e do baixo senso
de auto-estima e valorização da competência, são as barreiras mais significativas para
que o sistema de patentes possa ser utilizado como ferramenta de desenvolvimento.
A idéia de conceber como invenções somente as criações inteiramente inéditas,
absolutas, que venham revolucionar e reorientar o desenvolvimento de determinado
setor tecnológico tem levado a ausência de proteção a inúmeras criações ou inovações
meritórias e significativas.
Praticamente, todas as criações que visem solucionar um problema técnicoindustrial, ou digam respeito a um novo produto ou processo industrial são passíveis
de proteção patentária. Assim, não só as criações inéditas e absolutas, mas também os
aperfeiçoamentos, delas decorrentes, e as adaptações de tecnologias existentes podem
(e deveriam) ser patenteadas.
Cabe, ainda, ressaltar a importância de se identificar prontamente quando se
tem uma invenção ou modelo de utilidade patenteável, e de se mantê-la em sigilo até
que se peça a proteção junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI,
sob pena de que caia em domínio público no Brasil ou no exterior.
REQUISITOS
PARA PATENTEAMENTO E
INDUSTRIAL
Patente de Invenção
Novidade;
aplicação industrial;
atividade inventiva;
suficiência descritiva.
Patente de Modelo de Utilidade
Novidade;
ato inventivo;
REGISTRO
DE DESENHO
69
70
melhoria funcional.
Registro de Desenho Industrial
•
•
Novidade;
•
originalidade.
NÃO SÃO CONSIDERADOS INVENÇÃO OU MODELO DE UTILIDADE
⌧ Descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos;
⌧ concepções puramente abstratas;
⌧ esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros,
educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização (mas se criados objetos
associados, estes poderão ser patenteados);
⌧ as obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer criação
estética. Se os efeitos estéticos ou artísticos forem obtidos através de meios
envolvendo características técnicas, tais meios e produtos podem ser
patenteados;
⌧ programas de computador em si. Se o programa controla a operação de um
computador ou equipamento atuante em um processo ou se faz parte de um
equipamento para sua operação, pode ser patenteado como processo (através
da especificação da seqüência de operações e procedimentos que executa)
ou como produto (através da especificação dos componentes físicos utilizados,
de suas múltiplas funções e das interconexões entre tais componentes).
⌧ apresentação de informações;
⌧ regras de jogo;
⌧ técnicas e métodos operatórios, bem como métodos terapêuticos ou de
diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal;
⌧ o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na
natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de
qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais. Se criado um
processo biológico específico, este poderá ser patenteado.
NÃO SÃO PATENTEÁVEIS
⌧ o que for contrário à moral, aos bons costumes e à segurança, à ordem e à
saúde públicas;
⌧ as substâncias, matérias, misturas, elementos ou produtos de qualquer espécie,
bem como a modificação de suas propriedades físico-químicas e os respectivos
processos de obtenção ou modificação, quando resultantes de transformação
do núcleo atômico. As máquinas, equipamentos, dispositivos etc. são
patenteáveis, bem como o uso das substâncias, matérias, misturas etc.
⌧ o todo ou parte dos seres vivos, exceto os microorganismos transgênicos que
atendam aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial
de patenteabilidade e que não sejam mera descoberta.
NÃO SÃO REGISTRÁVEIS COMO DESENHO INDUSTRIAL
⌧ o que for contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou
imagem de pessoas, ou atente contra liberdade de consciência, crença, culto
religioso ou idéia e sentimentos dignos de respeito e veneração;
⌧ a forma necessária comum ou vulgar do objeto ou, ainda, aquela determinada
essencialmente por considerações técnicas ou funcionais.
TITULARIDADE E AUTORIA
•
Pode requerer a titularidade da patente/registro a pessoa física ou jurídica que
•
efetuar o depósito.
O inventor/autor será nomeado e qualificado, podendo requerer a não
•
divulgação de sua nomeação.
Se dois ou mais autores tiverem realizado a mesma invenção, modelo de
utilidade ou desenho industrial, de forma independente, o direito de obter
patente será assegurado àquele que provar o depósito mais antigo ,
independentemente das datas de invenção ou criação.
71
72
A retirada de depósito anterior sem produção de qualquer efeito dará
•
prioridade ao depósito imediatamente posterior.
O aperfeiçoamento introduzido em patente licenciada pertence a quem o
fizer, sendo assegurado à outra parte contratante o direito de preferência
para seu licenciamento.
•
Havendo fortes indícios que conduzam ao questionamento quanto à
legitimidade do requerente, poderá o INPI formular exigência para
apresentação da comprovação cabível, que pode ser feita através de
documentos como cessão, contrato de trabalho, contrato de prestação de
•
serviços, formal de partilha etc.
A titularidade de uma patente pode ser transferida e os direitos cedidos total
ou parcialmente. Não pode ser cedida parte do conteúdo protegido
(reivindicações) pela patente.
•
O titular de uma patente pode celebrar com terceiros Contrato de Licença
de Exploração de Patente (LEP).
PRIORIDADE
Ao pedido de patente depositado em país que mantenha acordo com o Brasil,
ou em organização internacional, que produza efeito de depósito nacional, é
assegurado direito de prioridade, nos prazos estabelecidos no acordo.
O pedido de patente de invenção ou de modelo de utilidade depositado
originalmente no Brasil, sem reivindicação de prioridade e não publicado,
assegurará o direito de prioridade ao pedido posterior sobre a mesma matéria
depositada no Brasil pelo mesmo requerente ou sucessores, dentro do prazo
de um ano.
O PEDIDO DE PATENTE / REGISTRO
O pedido de patente de invenção deve se referir a uma única invenção ou a
um grupo de invenções inter-relacionadas de maneira a compreenderem um único
conceito inventivo. No caso de material biológico essencial à realização prática do
objeto do pedido, que não possa ser descrito e que não estiver acessível ao público,
o relatório deve ser suplementado por depósito do material em instituição autorizada
pelo INPI ou indicada em acordo internacional.
O pedido de patente de modelo de utilidade deve se referir a um único modelo
principal, que pode incluir uma pluralidade de elementos distintos, adicionais ou
variantes construtivas ou configurativas, desde que mantida a unidade técnico-funcional
e corporal do objeto.
O pedido de registro de desenho industrial deve se referir a um único objeto,
permitida uma pluralidade de variações, desde que se destinem ao mesmo propósito
e guardem entre si a mesma característica distintiva preponderante, limitado cada
pedido ao máximo de vinte variações.
O pedido de patente pode ser dividido em dois ou mais, por sugestão do
INPI ou a requerimento do depositante, até o final do exame, desde que o pedido
dividido faça referência específica ao pedido original e não exceda a matéria revelada
nele constante.
O pedido de patente retirado ou abandonado é publicado.
BUSCA PRÉVIA
A busca prévia não é obrigatória, entretanto é aconselhável que seja realizada
antes de se efetuar o depósito de um pedido de patente de invenção ou de modelo de
utilidade, para verificação de existência de tecnologia semelhante, reivindicações e
colidências ou não com o objeto do nosso pedido. É recomendável que buscas de
patentes sejam realizadas antes e durante o desenvolvimento de pesquisa, visando o
aproveitamento de tecnologias em domínio público, ou evitando o desenvolvimento
de tecnologia já patenteada que não poderá ser utilizada.
A busca prévia pode ser uma busca individual, quando realizada pelo
interessado no Banco de Patentes no edifício sede do INPI ou pela internet, ou uma
busca isolada, quando solicitada pelo interessado e realizada pelo corpo técnico do
INPI. Os “sites” de melhores resultados são:
• INPI (http://www.inpi.gov.br)
• EPO (http://ep.espacenet.com) - (note a ausência de www) – atualmente
também lincado no site do INPI
• USPTO (www.uspto.gov)
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REDAÇÃO DE PATENTES / DESENHO INDUSTRIAL
Os documentos, tanto de patentes de invenção e modelo de utilidade como
de desenho industrial, devem conter os seguintes itens:
Relatório
Descritivo
Reivindicações
Desenho ou
Fotografia
Resumo
Patente de
Invenção
Obrigatório
Obrigatório
Opcional
Obrigatório
Patente de
Modelo de
Utilidade
Obrigatório
Obrigatório
Opcional
Obrigatório
Registro de
Desenho
Industrial
Opcional
Opcional
Obrigatório
Opcional
O relatório descritivo, as reivindicações, os desenhos (se houver) e o resumo
devem ser apresentados em três vias, para uso do INPI, sendo facultada a apresentação
de mais duas vias (recomendado), no máximo, para restituição ao depositante.
Relatório Descritivo
Parte fundamental do documento de patente de invenção e modelo de utilidade
que descreve, de modo suficiente, claro e completo o objeto da patente, ressaltando
com precisão o resultado alcançado de acordo com a natureza da proteção pretendida
(baseado no relatório descritivo, o examinador verificará as reivindicações feitas).
O relatório deve descrever clara e suficientemente o objeto, de modo a
possibilitar sua realização por técnico no assunto e indicar, quando for o caso, a melhor
forma de execução.
Reivindicações
As reivindicações são os itens mais importantes da patente, pois definem a
propriedade reivindicada. As reivindicações devem ser fundamentadas no relatório
descritivo, caracterizando as particularidades do pedido e definindo, de modo claro e
preciso, a matéria objeto da proteção. Aquilo que não estiver contido nas
reivindicações, mesmo que esteja contido no relatório descritivo, não será
propriedade
titular,, tor
tornando-se
pr
opriedade do titular
nando-se domínio público.
Após a publicação do pedido, reivindicações não podem ser acrescentadas
ou ampliadas em seu escopo, mas podem ser reduzidas. Antes da publicação do pedido,
reivindicações podem ser acrescentadas ou ampliadas, desde que essa modificação
esteja contida no relatório descritivo.
As reivindicações das patentes devem ser iniciadas pelo título ou parte do
título correspondente à sua respectiva categoria e conter uma única expressão
“caracterizado por”, e após a expressão “caracterizado por” devem ser definidas as
características técnicas essenciais e particulares que, em combinação com os aspectos
explicitados no preâmbulo, se deseja proteger (a proteção se dará a tudo aquilo que
estiver contido após a expressão “caracterizado por”);
As reivindicações podem ser de dois tipos básicos: independentes ou
dependentes (quando uma reivindicação não é aceita, todas as reivindicações dela
dependentes também não serão aceitas).
Reivindicações independentes são aquelas que, mantida a unidade de invenção,
visam à proteção de características técnicas essenciais e específicas da invenção em
seu conceito integral, cabendo a cada categoria de reivindicação pelo menos uma
reivindicação independente. As reivindicações independentes podem, quando
necessário, conter, entre a sua parte inicial e a expressão “caracterizado por”, um
preâmbulo explicitando as características essenciais à definição da matéria reivindicada
e já compreendidas pelo estado da técnica;
Reivindicações dependentes são aquelas que, mantida a unidade de invenção,
incluem características de uma ou mais reivindicações anteriores e definem
detalhamentos dessas características e/ou características adicionais, contendo uma
indicação de dependência a essas reivindicações (é utilizada a expressão “de acordo
com a reivindicação ...”) e a expressão “caracterizado por”.
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Desenhos
São itens auxiliares e não obrigatórios nas patentes de invenção e modelo de
utilidade.
Para os desenhos industriais, no caso de desenhos ou de fotografias em preto
e branco, estes devem conter indicação correspondente às áreas coloridas; e, no caso
de fotografias ou desenhos coloridos, apresentar as cópias necessárias, em cores.
Para patentes de invenção e modelos de utilidade, a apresentação de
reprodução de fotografias em substituição às figuras será aceita apenas nos casos em
que essa for a única maneira possível de representar graficamente o objeto do pedido,
tais como estruturas metalográficas, e desde que tais reproduções apresentem nitidez
tal que permitam a visualização de todos os detalhes do objeto.
Deverão ser apresentadas novas cópias quando da prorrogação do registro de
desenho industrial.
Resumo
O resumo deve ser iniciado pelo título, ser tão conciso quanto à exposição
permitir (de preferência de 50 a 200 palavras), preferivelmente não excedendo 20
linhas de texto, e ser redigido de forma a poder servir de instrumento eficaz de préseleção para fins de pesquisa em determinado setor técnico, especialmente ajudando
o usuário a formular uma opinião quanto à conveniência ou não de consultar o
documento na íntegra;
DEPÓSITO DOS PEDIDOS NO INPI
O pedido de patente deve conter:
Requerimento (formulário do INPI);
relatório descritivo;
reivindicações;
desenhos (se for o caso);
resumo; e
comprovante do pagamento da retribuição (taxa) relativa ao depósito.
O pedido de registro deve conter:
requerimento;
relatório descritivo (se for o caso);
reivindicações (se for o caso);
desenhos ou fotografias; campo de aplicação do objeto; e
comprovante do pagamento da retribuição (taxa) relativa ao depósito.
Os documentos que integram o pedido de registro deverão ser apresentados
em língua portuguesa.
O pedido que não atender formalmente aos requisitos de depósito, mas que
contiver dados relativos ao objeto, ao depositante e ao inventor, poderá ser entregue,
mediante recibo datado, ao INPI, que estabelecerá as exigências a serem cumpridas
(prazo de 30 dias para patentes e 5 dias para desenhos industriais). Cumpridas as
exigências, o depósito será considerado como efetuado na data do recibo.
PUBLICAÇÃO / SIGILO
O pedido de patente é mantido em sigilo por 18 meses, quando então é
publicado na Revista da Propriedade Industrial – RPI, revista semanal do INPI. Após
a publicação, o material biológico, quando for o caso, ficará acessível ao público.
A publicação pode ser antecipada a pedido do depositante.
Depositado o pedido de registro de desenho industrial (observadas a
registrabilidade e as condições dos pedidos e dos depósitos), este é automaticamente
publicado e simultaneamente concedido o registro, expedindo-se o respectivo
certificado. A requerimento do depositante, por ocasião do depósito, poderá ser
mantido em sigilo o pedido, pelo prazo de 180 dias contados da data do depósito,
após o que será processado.
Esses períodos de sigilo são concedidos para que o interessado possa depositar
seu pedido em outros países, mantendo como data do depósito internacional a data
de depósito no Brasil, mas deve-se ter cuidado com os prazos de cada união ou país
(ex.: para o PCT, o prazo para depósito de patente é de 12 meses e o de desenho
industrial é de 6 meses, a contar da data de depósito no Brasil).
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EXAME
O exame somente é efetuado passados, no mínimo, 60 dias após a publicação
do pedido de patente.
O pedido de exame deve ser feito pelo depositante (ou qualquer outro
interessado) no prazo de 36 meses da data do depósito, sob pena de arquivamento (o
pedido poderá ser desarquivado no prazo de 60 dias após o vencimento do prazo de
pedido de exame, mediante requerimento e pagamento de retribuição).
Para esclarecer ou definir o pedido de patente, o depositante pode nele efetuar
alterações (limitadas ao inicialmente revelado) até a data do pedido de exame.
Por ocasião do exame técnico, é elaborado pelo INPI um relatório de busca e
parecer relativo ao exame, e caso haja exigência técnica esta será informada na RPI. O
depositante tem prazo de 90 dias para manifestar-se sobre o parecer de não
patenteabilidade ou não enquadramento na natureza reivindicada, ou para atendimento
ou contestação das exigências técnicas, sob pena de arquivamento do pedido.
SUBSÍDIOS PARA EXAME (OPOSIÇÃO)
A oposição a pedidos de patente não existe mais na nova legislação, mas
qualquer interessado pode apresentar “subsídios para exame da patente”. Os “subsídios”
mais efetivos são os de ordem técnica, com indicação da fonte da informação e
preferencialmente com data da publicação, comprovando anterioridade da novidade.
O linguajar bombástico ou emotivo tem efeito nulo.
CONCESSÃO
E
VIGÊNCIA
Após a publicação na RPI do deferimento da patente, o titular tem o prazo de
60 dias (ou 90 dias com valor majorado) para recolher a taxa de retribuição da expedição
da carta-patente e comprovação do recolhimento junto ao INPI, sob pena de
arquivamento da patente.
Patente de invenção tem prazo de duração de 20 anos e modelo de utilidade
de 15 anos, a contar da data do depósito, garantindo-se um mínimo de vigência, de
10 anos para invenção e 7 anos para modelo de utilidade, após a data de concessão.
No caso de registro de Desenho Industrial, este vigorará pelo prazo de 10
anos contados da data do depósito, prorrogável por três períodos sucessivos de 5
anos cada.
USO DA PATENTE / REGISTRO SEM AUTORIZAÇÃO DO TITULAR
É autorizado o uso da patente sem autorização do titular nos seguintes casos:
•
em caráter privado e sem finalidade comercial, desde que não acarretem
prejuízo ao interesse econômico do titular da patente;
•
com finalidade experimental, relacionados a estudos ou pesquisas científicas
ou tecnológicas;
•
preparação de medicamento de acordo com prescrição médica para casos
individuais, executada por profissional habilitado, bem como ao medicamento
•
assim preparado;
produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto que
tiver sido colocado no mercado interno diretamente pelo titular da patente
ou com seu consentimento;
•
•
patentes relacionadas com matéria viva que utilizem, sem finalidade
econômica, o produto patenteado como fonte inicial de variação ou
propagação para obter outros produtos;
patentes relacionadas com matéria viva que utilizem, ponham em circulação
ou comercializem um produto patenteado que haja sido introduzido
licitamente no comércio pelo detentor da patente ou por detentor de licença,
desde que o produto patenteado não seja utilizado para multiplicação ou
propagação comercial da matéria viva em causa.
NULIDADE ADMINISTRATIVA E JUDICIAL
A nulidade da patente/registro tem efeito a partir da data do depósito.
A nulidade administrativa da patente poderá ser declarada quando:
•
o relatório não descrevê-la de forma clara e suficiente de modo a possibilitar
sua realização por técnico no assunto e indicar a melhor forma de execução,
79
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ou o material biológico essencial, que não possa ser descrito, não estiver
•
acessível ao público;
as reivindicações não estiverem fundamentadas no relatório descritivo,
caracterizando as particularidades do pedido e definindo, de modo claro e
preciso, a matéria objeto da proteção;
•
o objeto da patente se estenda além do conteúdo do pedido originalmente
depositado;
•
no processamento do pedido, tiver sido omitida qualquer formalidade
essencial, indispensável à concessão.
O processo de nulidade prossegue ainda que extinta a patente.
O titular da patente é intimado a se manifestar sobre o pedido de nulidade
administrativa no prazo de 60 dias da publicação na RPI. Fazendo-o ou não, o INPI
emite parecer sobre o pedido e intima o titular e o requerente a se manifestarem no
prazo de 60 dias. Decorrido esse novo prazo, mesmo que ambos não se manifestem,
o processo é decidido pelo presidente do INPI e encerra-se esta instância. A decisão
aplica-se às adições, no que couber.
A nulidade da patente pode não incidir sobre todas as reivindicações, desde
que as remanescentes constituam matéria patenteável por si mesmas.
•
A nulidade administrativa do registro poderá ser declarada quando:
não tiver sido concedida ao autor (veja titularidade);
•
•
não atenda ao conceito de desenho industrial;
não atender aos requisitos de registrabilidade.
O processo de nulidade prosseguirá, ainda que extinto o registro.
O requerimento ou a instauração de ofício suspende os efeitos da concessão
do registro se apresentada ou publicada no prazo de 60 dias da concessão. O titular
do registro é intimado a se manifestar sobre o pedido de nulidade administrativa no
prazo de 60 dias. Fazendo-o ou não, o INPI emite parecer sobre o pedido e intima o
titular e o requerente a se manifestarem no prazo de 60 dias. Decorrido esse novo
prazo, mesmo que ambos não se manifestem, o processo é decidido pelo presidente
do INPI e encerra-se esta instância.
A ação de nulidade de patente / registro deve ser ajuizada no foro da Justiça
Federal e o INPI, quando não for autor da ação, intervirá no feito.
No processo de nulidade judicial, o juiz poderá, preventiva ou incidentalmente,
determinar a suspensão dos efeitos da patente/registro, atendidos os requisitos
processuais próprios.
O prazo para resposta do réu titular será de 60 dias. Transitada em julgado a
decisão da ação de nulidade, o INPI publicará anotação, para ciência de terceiros.
CESSÃO E ANOTAÇÕES
Os pedidos de patente e a patente, de conteúdos indivisíveis, podem ser
cedidos total ou parcialmente.
O INPI fará as anotações de cessão, de qualquer limitação ou ônus que recaia
sobre o pedido ou a patente, e das alterações de nome, sede ou endereço do depositante
ou titular. Estas anotações produzirão efeito em relação a terceiros a partir da data da
publicação.
LICENÇAS
O titular de patente/registro ou o depositante pode celebrar contrato de licença
para exploração, podendo o licenciado ser investido pelo titular de todos os poderes
para agir em defesa da patente/registro.
O contrato de licença deve ser averbado no INPI para que produza efeitos
em relação a terceiros, e os produzirá a partir da data da publicação. Para efeito de
validade de prova de uso, o contrato de licença não precisará estar averbado no INPI.
O titular da patente pode solicitar ao INPI que a coloque em oferta para fins
de exploração, sendo que o INPI promoverá a publicação da oferta, mas nenhum
contrato de licença em caráter exclusivo será averbado no INPI sem que o titular
tenha desistido da oferta. A patente sob licença com caráter de exclusividade não
poderá ser objeto de oferta. A patente em oferta terá sua anuidade reduzida à metade
no período compreendido entre o oferecimento e a concessão da primeira licença.
Para as patentes em oferta, na falta de acordo entre o titular e o licenciado, as
partes poderão requerer ao INPI o arbitramento da remuneração, sendo que este
poderá indicar uma comissão (inclusive com especialistas não pertencentes ao seu
quadro) para a arbitragem. A remuneração poderá ser revista decorrido um ano de
sua fixação.
O titular da patente poderá requerer o cancelamento da licença se o licenciado
não der início a exploração efetiva dentro de um ano da concessão, interromper a
81
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exploração por prazo superior a 1 ano ou, ainda, se não forem obedecidas as condições
para a exploração.
O titular ficará sujeito a ter a patente licenciada compulsoriamente se:
•
exercer os direitos dela decorrentes de forma abusiva, ou por meio dela
praticar abuso de poder econômico;
•
não iniciar a exploração efetiva, no prazo de 3 anos a contar da data de
concessão, do objeto da patente no território brasileiro por falta de
fabricação ou fabricação incompleta do produto, ou, ainda, a falta de uso
integral do processo patenteado (cabe ao titular da patente comprovar a
exploração efetiva), ressalvados os casos de inviabilidade econômica,
quando será admitida a importação, ou a comercialização não satisfizer
às necessidades do mercado no prazo de 3 anos a contar da data de
concessão;
• cumulativamente, se verificarem as seguintes hipóteses:
o ficar caracterizada situação de dependência de uma patente em
relação a outra;
o o objeto da patente dependente constituir substancial progresso
técnico em relação à patente anterior;
o o titular não realizar acordo com o titular da patente dependente
para exploração da patente anterior. O titular da patente
licenciada na forma compulsória terá direito à licença compulsória
cruzada da patente dependente.
A licença compulsória não será concedida se, à data do requerimento, o titular:
• justificar o desuso por razões legítimas;
• comprovar a realização de sérios e efetivos preparativos para a
exploração;
• justificar a falta de fabricação ou comercialização por obstáculo de
ordem legal.
A licença compulsória, exceto para o caso de abuso de poder econômico,
somente pode ser requerida depois de decorridos 3 anos da concessão da patente.
No caso de a licença compulsória ser concedida em razão de abuso de poder
econômico, ao licenciado que proponha fabricação local será garantido um prazo
para proceder à importação do objeto da licença, desde que tenha sido colocado no
mercado diretamente pelo titular ou com o seu consentimento.
No caso de importação para exploração de patente será igualmente admitida
a importação por terceiros de produto fabricado de acordo com patente de processo
ou de produto, desde que tenha sido colocado no mercado diretamente pelo titular
ou com o seu consentimento.
Nos casos de emergência nacional ou interesse público, declarados em ato do
Poder Executivo Federal, desde que o titular da patente ou seu licenciado não atenda
a essa necessidade, poderá ser concedida, de ofício, licença compulsória, temporária
e não exclusiva, para a exploração da patente, sem prejuízo dos direitos do respectivo
titular.
As licenças compulsórias são sempre concedidas sem exclusividade, não se
admitindo o sublicenciamento. Após a concessão da licença compulsória, somente
será admitida a sua cessão quando realizada conjuntamente com a cessão, alienação
ou arrendamento da parte do empreendimento que a explore. O licenciado deverá
iniciar a exploração do objeto da patente no prazo de 1 ano da concessão da licença,
admitida a interrupção por igual prazo, e não o fazendo, o titular poderá requerer a
cassação da licença.
PATENTE
DE INTERESSE DA DEFESA NACIONAL
O pedido de patente originário do Brasil, cujo objeto interesse à defesa
nacional, será processado em caráter sigiloso, não estará sujeito às publicações previstas
na lei, sendo vedado o seu depósito no exterior, bem como qualquer divulgação,
salvo com expressa autorização do órgão competente. A exploração e a cessão do
pedido ou da patente de interesse da defesa nacional estão condicionadas à prévia
autorização do órgão competente, assegurada indenização sempre que houver restrição
dos direitos do depositante ou do titular.
CERTIFICADO DE ADIÇÃO DE INVENÇÃO
O certificado de adição é acessório da patente, tem a data final de vigência
desta e acompanha-a para todos os efeitos legais. No processo de nulidade, o titular
poderá requerer que a matéria contida no certificado de adição seja analisada para se
verificar a possibilidade de sua subsistência.
Quando tiver ocorrido a publicação do pedido principal, o pedido de
certificado de adição será imediatamente publicado e o exame é feito nos mesmos
83
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moldes do pedido de patente, exceto quanto à atividade inventiva, examinando-se
também se a matéria está contida no mesmo conceito inventivo.
O depositante pode, no prazo do recurso, requerer a transformação do pedido
de certificado de adição em pedido de patente, beneficiando-se da data de depósito
do pedido do certificado.
EXTINÇÃO
DA PATENTE
/ REGISTRO
Extinta a patente, o seu objeto cai em domínio público.
A patente extingue-se:
•
•
pela expiração do prazo de vigência;
pela renúncia de seu titular, ressalvado o direito de terceiros e sem prejuízo
•
desses direitos;
pela caducidade;
•
•
pela falta de pagamento da retribuição anual nos prazos determinados;
pela falta de procurador devidamente qualificado e domiciliado no Brasil,
com poderes para representar administrativa e judicialmente o titular
domiciliado no exterior, inclusive para receber citações.
O registro extingue-se:
•
•
pela expiração do prazo de vigência;
pela renúncia de seu titular, ressalvado o direito de terceiros;
•
•
pela falta de pagamento da retribuição qüinqüenal, nos prazos previstos;
pela falta de procurador devidamente qualificado e domiciliado no Brasil,
com poderes para representar administrativa e judicialmente o titular
domiciliado no exterior, inclusive para receber citações.
A caducidade, bem como a licença compulsória, é um dos mecanismos
estabelecidos para o estímulo da efetiva industrialização dos processos e produtos
patenteados no Brasil.
Caducará a patente, por ação do INPI ou a requerimento de qualquer pessoa
com legítimo interesse, se, decorridos dois anos da concessão da primeira licença
compulsória, esse prazo não tiver sido suficiente para prevenir ou sanar o abuso ou
desuso, salvo motivos justificáveis. A decisão da caducidade produzirá efeitos a partir
da data do requerimento ou da publicação da instauração de ofício do processo.
O titular será intimado mediante publicação na RPI para se manifestar, no
prazo de 60 dias, cabendo-lhe o ônus da prova quanto à exploração.
No processo de caducidade instaurado a requerimento, o INPI poderá
prosseguir se houver desistência do requerente.
RETRIBUIÇÕES
O INPI tem atitude reativa em todas as ações no seu âmbito de atividades,
isto é, somente executa uma determinada atividade mediante solicitação de um
interessado, e todas essas atividades (as principais são depósito e publicação de pedidos,
exame de pedidos, atendimento de exigências, concessão de patentes e registros,
averbação de contratos e fornecimento de cópias de patentes e outros documentos)
são remuneradas.
Além da remuneração pelas atividades, o INPI também é remunerado
anualmente pelos pedidos de patentes e patentes em vigor ( anuidades ) e
qüinqüenalmente pelos registros de desenho industrial.
As retribuições pelos serviços são efetuadas a cada solicitação, e a não
comprovação dessas retribuições pode causar problemas.
As retribuições relativas as anuidades dos pedidos de patentes e patentes em
vigor devem ser efetuadas a partir do início do 3º ano da data do depósito, devendo
ser efetuadas normalmente nos 3 primeiros meses do período ou com acréscimo no
valor dentro dos 6 meses subseqüentes. A falta de pagamento da retribuição anual
implica no arquivamento do pedido ou extinção da patente.
O pagamento do segundo qüinqüênio do registro de desenho industrial deve
ser feito durante o 5º ano de vigência do registro, e os demais junto com os pedidos
de prorrogação. Os pagamentos dos qüinqüênios de prorrogação poderão ser feitos
até 6 meses depois do prazo mediante retribuição adicional.
Pessoas físicas, microempresas, instituições de ensino e pesquisa e órgãos
públicos tem direito à redução de 50% nas taxas.
85
86
Patentes disponibilizadas para licenciamento tem 50% de redução nas
anuidades.
INVENÇÃO, MODELO DE UTILIDADE E DESENHO INDUSTRIAL FEITO
POR EMPREGADO OU PRESTADOR DE SERVIÇOS
Pertencerão exclusivamente ao empregador as invenções, modelos de utilidade,
bem como os seus aperfeiçoamentos, e desenhos industriais realizados durante a
vigência de contrato especificamente destinado a pesquisa no Brasil, em que a atividade
inventiva do assalariado ou do prestador de serviços esteja previsto ou, ainda, decorra
da própria natureza da atividade contratada.
Salva expressa disposição em contrário, a remuneração se limitará ao salário
ajustado, mas o empregador poderá conceder ao empregado participação nos ganhos
econômicos das patentes e registros, não se incorporando essa participação ao salário.
Considera-se desenvolvido sob o contrato de trabalho todos os inventos,
modelos de utilidade, aperfeiçoamentos e desenhos industriais, cuja patente seja pedida
pelo empregado até 1 ano após a extinção de seu contrato de trabalho.
Pertencerão exclusivamente ao empregado ou prestador de serviços os
inventos, modelos de utilidade, aperfeiçoamentos e desenhos industriais realizados
sem relação com o contrato de trabalho ou de prestação de serviços ou, ainda, sem
utilização de recursos, dados, meios, materiais, instalações ou equipamentos do
empregador.
Salvo expressa estipulação em contrário, os inventos, modelos de utilidade,
aperfeiçoamentos e desenhos industriais, quando realizados por empregado ou
prestador de serviços, cujo contrato de trabalho não prevê atividade inventiva ou ela
não seja decorrente da atividade contratada, ou quando decorrer de sua contribuição
pessoal e também de recursos, dados, meios, materiais, instalações ou equipamentos
do empregador, será de propriedade comum, em partes iguais, garantindo ao
empregador o direito de licença exclusiva de exploração, e assegurando ao empregado
ou prestador de serviços a remuneração que for fixada. Caso o empregador não explore
a patente no prazo de 1 ano a contar da data da expedição, a patente poderá passar à
exclusiva propriedade do empregado.
Estas disposições se aplicam também às entidades da Administração Pública
direta, indireta ou fundacional federal, estadual e municipal, assegurando-se ao
empregado premiação de parcela do valor das vantagens auferidas com o pedido ou a
patente, a título de incentivo, sendo que essa remuneração não pode exceder a 1/3
dos rendimentos auferidos pela entidade.
DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS DA ÁREA DE BIOTECNOLOGIA
Como não é patenteável aquilo que for contrário a lei, recomenda-se a leitura
e exame da Lei nº 8.974, de 05 de janeiro de 1995, conhecida como Lei da
Biossegurança, que estabelece normas para o uso das técnicas de engenharia genética
e liberação no meio ambiente de organismos geneticamente modificados.
Resumo dos objetos patenteáveis ou não
•
PRODUTOS
o Animais/Plantas e suas partes, inclusive células diferenciadas ou não:
naturais (não), modificados (sim). A Lei 0nº 9.456 de 25 de abril de
1997, chamada Lei de Cultivares, especifica que é patenteável a nova
o
o
o
o
cultivar ou a cultivar essencialmente derivada, de qualquer gênero ou
espécie vegetal;
Microorganismos naturais (não), modificados: quando forem células
animais ou vegetais (não), quando incluírem células animais ou
vegetais (sim), transgênicos, recombinantes, mutantes, outras técnicas
(sim).
Microorganismos modificados transgênicos/recombinantes
devem ser caracterizados pelas seqüências, vetor,
características morfológicas e ou fisiológicas. Os mutantes
precisam ser estáveis e reproduzíveis.
Vírus e anticorpos: naturais (não) , anticorpos monocionais e
hibridomas (sim, são tratados como compostos químicos).
Extratos de animais e plantas (não).
Compostos químicos naturais (não ) ou sintéticos, incluindo
seqüências de nucleotídeos e peptídios, que apresentem
correspondentes de ocorrência natural (não).
87
88
o
Seqüência de DNA / RNA (inclusive genes) naturais (não) ,
o
modificadas (sim).
Composições, formulações ou produtos em geral contendo
microorganismos, partes de seres vivos, extratos ou compostos
químicos de origem natural, modificados ou não (obedecem aos
critérios estabelecidos para as demais composições).
•
PROCESSOS
o Processos microbiológicos ou enzimáticos para obtenção de um
produto (devem ser observados os critérios para processos de síntese,
definição do material biológico nas reivindicações, depósito do
o
o
o
material biológico não disponível).
Processos biológicos naturais (não).
Processos que utilizem um ser vivo superior para obtenção de um
produto (sim, desde que não consistam em uma única etapa definindo
um processo biológico natural; depositar o material biológico
envolvido).
Processos para obtenção ou modificação de seres vivos:
Microorganismos (observar critérios para os demais
processos; depositar o material biológico);
Plantas (sim, desde que não definido apenas por um processo
biológico natural; depositar material biológico envolvido);
Animais
• Não, quando causarem dano ou sofrimento ao animal
sem que haja qualquer benefício médico substancial
ao ser humano ou animal.
• Clonagem humana, modificação do genoma
humano, processos que utilizem embriões humanos
para fins industriais ou comerciais (não).
Processos envolvendo células tronco: de obtenção e de
utilização (sim, observadas as questões envolvendo genoma
ou embrião humano).
Processos de obtenção de anticorpos (sim, desde que não
consista em apenas um processo biológico natural).
Processos de obtenção de anticorpos monocionais e
hibridomas (sim, depositar material biológico envolvido).
Depósito do material biológico
O depósito do material biológico deverá ser efetuado em instituições
localizadas no país, devidamente autorizadas pelo INPI, através de credenciamento.
Na inexistência de instituição localizada no país, autorizada pelo INPI ou indicada
em acordo internacional vigente no país, o depositante poderá efetuar o depósito em
qualquer uma das autoridades de depósito internacional, reconhecidas pelo “Tratado
de Budapeste sobre o Reconhecimento Internacional do Depósito dos
Microorganismos para fins de Instauração de Processos em Matéria de Patentes”.
O depósito do material biológico deverá ser efetuado até a data de depósito
de patente.
Havendo reivindicação de prioridade unionista, o depósito do material
biológico deverá corresponder à data da prioridade reivindicada.
Os dados quanto ao depósito do material biológico deverão integrar o relatório
descritivo.
Quando o material biológico tiver sido depositado em instituição não
autorizada, tal depósito deverá ser efetuado (nos locais indicados anteriormente) no
prazo de 60 dias, a contar da data do depósito do pedido ou da data da entrada na
Fase Nacional, se for o caso.
Sempre que necessário à aferição técnica das características do material
biológico, o INPI poderá formular exigência técnica fundamentada quanto à análise e
verificação ““in situ” de tal material.
Relatório descritivo
O relatório descritivo deverá também conter as propriedades imprescindíveis
da matéria viva necessárias à sua completa descrição, de acordo com as tecnologias
inerentes à respectiva matéria viva considerada relevante para sua perfeita
caracterização, ou parâmetros alternativos que melhor a identifique.
Nos casos de fungos, em que as propriedades da cultura são por si só
insuficientes para identificação da nova espécie, se faz necessária uma descrição das
propriedades morfológicas de uma espécie padrão e liofilizada ou em lâmina.
Bactérias anaeróbicas fotossintéticas e as que requerem nutrientes inorgânicos
gy’
também têm que ser descritas de acordo com o Manual Ber
Bergy’
gy’ss ou relatórios de
pesquisas.
89
90
O depósito, na forma de cultura viável, deve ser acompanhado de descrição
caracterizadora diferencial da matéria viva, nos planos morfológico, fisiológico e/ou
bioquímico. O depósito deve ser também acompanhado da descrição dos meios e
métodos ideais de cultivo da matéria viva “in vitro”.
Listagem de seqüências biológicas
•
Condições
o
Todo pedido de patente que descreva uma seqüência de nucleotídeos
ou aminoácidos deverá conter, além do relatório descritivo,
reivindicações, desenho e resumo, uma seção separada chamada
Listagem de Seqüências, imediatamente após as reivindicações.
o
Sempre que no relatório descritivo, reivindicações e resumo se fizerem
referência às Listagens de Seqüências, deve-se fazê-lo através do
número identificador, mesmo que outras representações da seqüência
sejam apresentadas no texto.
Informações Gerais do Pedido de Patentes
Das informações gerais do pedido de patentes deverá constar:
dados do Requerente;
dados da Prioridade Unionista, se for o caso;
título da invenção;
número de seqüências constantes do pedido;
formato para leitura em computador;
informações gerais da seqüência:
o
o
número identificador da seqüência;
características da seqüência;
o
o
características da molécula seqüenciada;
outras informações relevantes, se disponíveis, tais como:
fonte original da molécula;
posição da seqüência no genoma;
fenótipo associado;
atividade enzimática;
atividade biológica;
função geral da classe do gene ou produto deste; e
localização celular.
Descrição das Seqüências:
o
Uma seqüência de nucleotídeos é definida como uma seqüência
de dez ou mais nucleotídeos;
o
Uma seqüência de aminoácidos é definida como uma seqüência
de quatro ou mais aminoácidos;
o
As seqüências de nucleotídeos deverão ser apresentadas usandose o código de letras para bases nucleotídeas, especificadas em
o
tabela própria;
Os aminoácidos correspondentes aos códons da seqüência
o
deverão vir apresentados logo abaixo do códon correspondente;
Os aminoácidos em uma seqüência deverão ser listados na direção
N - terminal para C-terminal, usando-se o código de três letras
com a primeira em maiúsculo, segundo lista própria;
o
Em uma seqüência de nucleotídeos, a parte não codificadora
(incluindo introns) deverá ser listada em grupos de dez bases;
o
Em uma seqüência de nucleotídeos, a parte codificadora deverá
ser listada em trincas (códons);
o
A seqüência de nucleotídeos deverá ser listada com no máximo
16 códons, ou 60 bases por linha;
o
A numeração das bases deverá começar na primeira base da
seqüência com o número 1, e continuar através da seqüência na
o
direção 5' para 3';
Ao final de cada linha contendo a lista de bases, na margem direita,
deverá ser colocado o número correspondente à última base desta
linha;
o
A numeração dos aminoácidos correspondentes numa seqüência
de nucleotídeos deverá começar no primeiro aminoácido da
proteína com o número 1. As pré-seqüências e seqüências sinal,
quando presentes, deverão ter números negativos contando no
o
sentido inverso, começando no aminoácido próximo ao de nº 1;
A seqüência de aminoácidos deverá ser listada com no máximo
o
16 aminoácidos ou linha;
Símbolos para constituintes de peptídeos menos comuns e para
substituintes nos grupos carboxílicos ou em átomos de nitrogênio
de peptídeos deverão ser apresentados de acordo com o
recomendado pela IUPAC-IUB.
91
92
Acesso ao material biológico
•
Publicação do pedido
o
O material biológico que suplementar o relatório descritivo do pedido
de patente tornar-se-á acessível ao público, tecnicamente habilitado,
na data da publicação do pedido, salvo se tal acesso for impedido
por lei ou tratado em vigor no país.
O depositante do pedido ou titular da patente não poderá
impedir ou dificultar o acesso, salvo quando comprove a
existência de motivos de ordem técnica ou legal. Nessa
hipótese, o INPI realizará as necessárias diligências para
deliberação quanto às razões argüidas pelo depositante ou
titular para a não disponibilidade do acesso ao material
biológico. Concluindo o INPI que não assiste razão ao
depositante ou titular, este será intimado para, no prazo de
60 dias, promover as medidas cabíveis necessárias à liberação
do material biológico. A não liberação por parte do
depositante ou titular implicará o não atendimento das
disposições da Lei da Propriedade Intelectual, sujeitando o
pedido ou a patente às disposições legais pertinentes.
CONVENÇÃO DA UNIÃO DE PARIS - CUP
A conscientização da necessidade de proteção à propriedade industrial ocorreu
em larga escala no século XIX nos países europeus, e cada qual procurou estabelecer
dispositivos legais próprios. Com a larga aceitação do sistema de patentes, o passo
seguinte foi a formulação de regras mínimas a serem observadas pelos diferentes países.
Os trabalhos preparatórios visando estabelecer acordo multilateral tiveram
início com uma conferência internacional em Viena, em 1873, resultando finalmente
na União Internacional para Proteção da Propriedade Industrial, formada em 1883
por 11 países (entre eles o Brasil), conhecida por Convenção da União de Paris ou
Convenção de Paris.
Os princípios básicos regulados pela Convenção de Paris, relativos a patentes,
são:
•
Ter
ritorialidade
erritorialidade
ritorialidade: é o princípio de que a proteção patentária conferida tem
validade somente no país que a concedeu ou regiões delimitadas por acordos
entre países.
• Tratamento Nacional
Nacional: é o princípio pelo qual qualquer estrangeiro recebe o
mesmo tratamento que um nacional.
• Direito de prioridade (Prioridade Unionista):
Unionista é o direito pelo qual o titular
•
de um invento tem o privilégio de depositar o mesmo pedido em outro país
conveniado (num determinado prazo).
patente: cada nação avalia e concede a patente
Independência da patente
independentemente das outras correspondentes concedidas em outros países.
A Convenção de Paris é sujeita a revisões periódicas, a cada 10 anos
aproximadamente, que podem ser aceitas, parcialmente aceitas ou recusadas pelos
países signatários.
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL – OMPI
(ou WIPO)
O órgão central do sistema internacional de patentes, previsto desde a
Convenção de Paris, é a WIPO - World Intellectual Property Organization (34 Chemin
93
94
Des Colombettes, Genebra, Suíça), estabelecida em virtude de convênio celebrado
entre as nações em 1967 em Estocolmo, e em 1974 transformada em uma das
organizações da ONU especializadas em cooperação.
Os principais objetivos da WIPO são:
•
Promover a proteção da propriedade intelectual em todo o mundo, mediante
a cooperação entre os Estados em colaboração, se for o caso, com qualquer
•
outra organização internacional.
Assegurar cooperação administrativa entre as Uniões (convenções
•
internacionais) de propriedade intelectual.
Estabelecer medidas apropriadas para promover a atividade intelectual criadora
e facilitar a transferência de tecnologia relativa à propriedade industrial para
os países em desenvolvimento, visando acelerar seu desenvolvimento
econômico, social e cultural.
TRATADO DE COOPERAÇÃO EM MATÉRIA DE PATENTES – PCT
O PCT, assinado em 19 de junho de 1970 e possuindo mais de 110 países
convencionados, tem o objetivo de desenvolver o sistema de patentes e de transferência
de tecnologia. Prevê, basicamente, meios de cooperação entre os países industrializados
e os em desenvolvimento, e o depósito internacional de um pedido de patente.
No que se refere ao pedido internacional de patentes, o PCT prevê
basicamente o depósito e uma busca internacional. O depósito deve ser apresentado
em um dos países membros do PCT e tem efeito simultâneo nos demais países
membros, ou em qualquer deles selecionado e especificado pelo requerente. A busca
internacional prevista poderá ser realizada por uma das nove Autoridades Internacionais
de Busca (Escritórios de Patentes Europeu, da Suécia, da Áustria, da Austrália, da
China, do Japão, da Espanha, da Federação Russa e dos Estados Unidos da América).
O resultado da busca é encaminhado ao depositante e aos demais países envolvidos.
O Tratado prevê, também, um exame preliminar internacional realizado por
Autoridades Internacionais de Exame.
O Tratado não interfere com as legislações nacionais dos países membros,
havendo, inclusive, harmonia no que diz respeito à aceitação e utilização da busca ou
do exame internacionais. Entretanto, o pedido internacional não elimina a necessidade
quanto à instrução regular do pedido diante dos Escritórios Nacionais dos países
escolhidos, sendo essa fase chamada de Fase Nacional do pedido internacional. A
Fase Nacional deve ser iniciada dentro do prazo de 20 ou 30 meses, a contar da data
da prioridade, dependendo do país.
Uma das principais vantagens do sistema para o usuário é o conhecimento
prévio das possibilidades reais de patenteabilidade e se os gastos de tramitação na
fase nacional dos países selecionados se justificam em vista das possíveis referências
encontradas.
Pedidos depositados em países com renda per capita inferior a US$ 3,000.00
tem direito a redução significativa nas taxas dos Escritórios Internacionais.
ORGANIZAÇÃO EUROPÉIA DE PATENTES - EPO
A EPO, instituída em 1973, conta com 11 países membros. Seu objetivo
consiste na concessão de uma patente comum com validade em cada um dos países
membros. O pedido é depositado e processado até sua concessão no Escritório de
Patentes Europeu (em Munique, Haia e Berlim).
ORGANIZAÇÃO AFRICANA DE PROPRIEDADE INTELECTUAL – AIPO
Esta organização, instituída pelo Acordo de Libreville de 1962, conta com 12
países membros e seu princípio é o mesmo da EPO, sendo que a OAPI não prevê
exame substancial para a concessão de suas patentes.
ACORDO SOBRE ASPECTOS DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE
INTELECTUAL RELACIONADOS AO COMÉRCIO - OMC / TRIPS
A OMC - Organização Mundial de Comércio foi criada em 1994 para
administrar as normas que regerão o comércio internacional, agora incluindo também
95
96
a propriedade intelectual com a denominação de TRIPS - Trade Related Aspects of
Intellectual Property Rights.
•
Os principais elementos do acordo na área de patentes são:
estabelecimento de uma definição de desenho industrial conciliando diversos
•
enfoques;
fixação de obrigatoriedade de concessão de proteção às invenções em todas
•
as áreas tecnológicas;
não discriminação dos direitos da patente devido ao lugar da invenção, do
•
campo tecnológico, importações ou fabricação local do produto;
proteção a variedade de plantas;
•
restrições impeditivas para terceiros fazer, usar, vender, ofertar ou importar
produtos objeto de patente, inclusive de processo;
•
estabelecimento de condições para licença compulsória, licença de diretos e
uso pelo governo;
•
prazo mínimo de 20 anos, a partir da data de depósito, para validade da
patente;
•
admissão de inversão do ônus da prova em caso de suposta violação de patente
de processo;
•
admissão de exclusão de patenteabilidade por motivo de ordem pública, moral,
proteção à vida e saúde, e para evitar dano sério ao meio ambiente;
•
admissão de exclusão de patenteabilidade para métodos cirúrgicos,
terapêuticos ou de diagnósticos; plantas e animais exceto microorganismos;
e processos essencialmente biológicos.
As modificações, entretanto, não se limitaram apenas às inserções de novas
proteções ou às ampliações dos padrões mínimos, mas também ao novo tratamento
dado à questão, pois além de sua inclusão no âmbito da OMC, temos o estabelecimento
de:
• padrões mínimos de ações judiciais cíveis, sendo obrigatório o
estabelecimento de ações cautelares, criminais e administrativas para assegurar o
exercício de direitos relativos à propriedade intelectual;
• utilização do sistema de solução de disputas da OMC;
• criação de um “Conselho de TRIPs”, o qual encarrega-se, em conjunto com
a OMPI, de acompanhar a implantação e efetivação das disposições estabelecidas.
Com o rápido desenvolvimento tecnológico e a expansão mundial do sistema
de patentes, o volume de documentação passou a crescer consideravelmente a cada
ano, dando origem ao surgimento de acordos de cooperação que previam a troca de
informações, ressaltando daí a necessidade da adoção de um sistema comum facilitador
da indexação desses documentos. Além disso, um dos requisitos básicos para a
concessão de patentes é a novidade, aplicada em âmbito mundial, e para verificação
dessa característica os órgãos de patentes incluem a utilização dos documentos de
patentes, indexados por meio de uma classificação específica de acordo com a
tecnologia envolvida.
No estabelecimento de uma classificação de patentes, distinguem-se
tradicionalmente dois enfoques principais. Por um desses enfoques, as invenções são
classificadas de acordo com os ramos da indústria, da “técnica” ou da atividade humana
em relação às quais são caracteristicamente relevantes. Esse enfoque é o comumente
designado de “orientação industrial”, “orientação técnica”, “orientação segundo o
pedido de privilégio”. Pelo outro enfoque, as invenções são classificadas de acordo
com as funções para as quais são caracteristicamente pertinentes. Esse enfoque é
comumente chamado de “orientação segundo a função”.
Os dois enfoques dificilmente podem ser aplicados na sua pureza teórica.
Algumas funções são tão caracteristicamente, se não exclusivamente, pertinentes a
certos ramos da indústria, que é natural classificá-las nesses ramos. Por exemplo, fiação,
tecelagem, malharia, envolvem principalmente têxteis e é natural considerá-las
relevantes, principalmente para a indústria têxtil. De fato, figuram na Classificação
Internacional de Patentes na Seção D - Têxteis e Papel.
Por outro lado, transportar, embalar, estocar, suspender, levantar e rebocar
são funções que dizem respeito a quase todos os ramos da indústria. As invenções
relativas a essas funções prestam-se naturalmente para uma classificação orientada
para a função. E, de fato, elas figuram na Classificação Internacional de Patentes na
Seção B - Operações de Processamento - Transporte. Embora a Classificação
97
98
Internacional de Patentes seja, em princípio, orientada para a função, na realidade ela
combina ambos os enfoques.
A Classificação Internacional de Patentes foi instituída oficialmente pelo
Acordo de Estrasburgo, em 1971, e é revista a cada cinco anos, de modo a aperfeiçoar
o sistema e não perder de vista o progresso tecnológico.
SISTEMA DE CODIFICAÇÃO
Exemplo: Processo de fabricação de ferro gusa contendo óxido de manganês
Seção
Classe
Subclasse
Grupo
Principal
Subgrupo
Química e
metalurgia Metalurgia
do Fe
Manufatura de
Ferro e Aço
Fabricação de
Ferro Gusa em
Altos Fornos
Fabricação de Ferro
Gusa Especial, por
exemplo, por aplicação
de aditivos, como
Łxidos de outros
metais
C
21
B
5/00
(5/02)
Exemplo: Cortador de grama
Seção
Necessidades
humanas
A
Classe
Subclasse
Grupo
Principal
Agricultura Trabalho do solo...
Peças...
Acessórios...
Implementos
Implementos
manuais
01
B
1/00
Subgrupo
Para tratamento
de prados ou
gramados
(1/24)
SEÇÕES E CLASSES
A
NECESSIDADES HUMANAS
- Agricultura
- Produtos alimentícios
- Artigos para uso pessoal e doméstico
- Saúde e recreação
B
OPERAÇÕES DE PROCESSAMENTO, TRANSPORTE
- Separação e mistura
- Conformação
- Impressão
C
- Transporte
QUÍMICA E METALURGIA
- Química
- Metalurgia
D
TÊXTEIS E PAPEL
- Têxteis e materiais flexíveis
- Papel
CONSTRUÇÕES FIXAS
E
- Edificações
- Perfuração de solo; Mineração
F
ENGENHARIA MECÂNICA, ILUMINAÇÃO, AQUECIMENTO,
ARMAS, EXPLOSÃO
- Máquinas e Bombas
- Engenharia em geral
- Iluminação e Aquecimento
- Armas e Explosão
G
H
FÍSICA
- Instrumentos
- Nucleônica
ELETRICIDADE
A Classificação Internacional é o sistema de classificação utilizado no Brasil,
desde sua implantação.
99
100
Itens do Capítulo IV
101
SOFTWARE
O
103
104
105
108
SISTEMA BRASILEIRO DE PROTEÇÃO AO PROGRAMA DE COMPUT
ADOR
COMPUTADOR
CARACTERÍSTICAS
DIREITOS DO TITULAR
GARANTIAS AOS USUÁRIOS
CONTRATOS DE LICENÇA
DE PROGRAMA DE COMPUTADOR
DE
USO,
DE COMERCIALIZAÇÃO
E
DE
108
PROGRAMA DE COMPUTADOR FEITO POR EMPREGADO OU PRESTADOR DE
SERVIÇOS
PEDIDO DE REGISTRO
O REGISTRO
RETRIBUIÇÕES
PATENTEABILIDADE
109
110
112
113
113
102
O sistema brasileiro de proteção ao programa de computador (software)
(Lei de programa de computador),
o
na Lei n 9.610 de 19/02/1998 (Lei de direitos autorais)
e nas Resoluções do Conselho Nacional de Direitos Autorais - CNDA
e do Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI
INPI - Sede:
Praça Mauá n 7 - CEP 20081-240
Rio de Janeiro – RJ
tel (21) 2206-3000
o
Rua Tabapuã nº 41 - 4º andar, CEP 04533-010
São Paulo – SP
tel (11) 3071-3434
O sistema brasileiro de proteção
ao programa de computador
103
104
CARACTERÍSTICAS
O regime de proteção à propriedade intelectual de programa de computador
é o mesmo aplicado às obras literárias pela legislação de direitos autorais e conexos
vigentes no Brasil, entretanto, não se aplicam ao programa de computador as
disposições relativas aos direitos morais, ressalvados, a qualquer tempo, os direitos
do autor de reivindicar a paternidade do programa de computador (isto é, a autoria e
ter seu nome vinculado à obra) e o de opor-se a alterações não-autorizadas, quando
estas impliquem em deformação, mutilação ou outra modificação do programa de
computador que prejudiquem a sua honra ou a sua reputação.
Outra característica importante é que a proteção do direito do titular independe
de registro, inclusive no INPI, e tem prazo de duração de cinqüenta anos, contados a
partir de 1º. de janeiro do ano subseqüente ao da sua publicação ou, na ausência
desta, da sua criação. Findo o prazo de duração o direito do titular cairá em domínio
público. O programa de computador pode ser registrado no INPI, o que serve como
comprovação da sua criação e data, inclusive em nível internacional. Além de outros
documentos, como comprovação também pode ser utilizada cartas missivas.
Caso, por ocasião do pedido de registro no INPI, seja informado o nome
comercial do programa de computador, este estará protegido com o programa. O
título do programa deve ser original e inconfundível com o de outro programa anterior,
sendo que não devem ser colocadas expressões indicativas de funções (ex.: banco de
dados, editor de texto etc.) por não serem consideradas originais e inconfundíveis.
O INPI também pode fazer a proteção de outras criações intelectuais constantes
de um programa de computador, desde que constituam com ele um único produto e
seja assim utilizado (ex.: seus manuais), e sejam apresentados documentos que
caracterizem essas obras das demais naturezas, obedecidas as prescrições específicas
dos outros respectivos órgãos registrais.
Diversos programas de computador podem ser registrados coletivamente, desde
que constituam um conjunto técnica e comercialmente indivisível, destinado à
aplicação específica, recebendo neste caso um único número de registro.
O INPI pode funcionar como árbitro em questões que envolvam direitos autorais
sobre programas de computador, desde que a solicitação seja formulada por via própria
e inexista qualquer procedimento judicial correspondente.
As manifestações do INPI, convenientemente fundamentadas, devem dar-se
no prazo máximo de 90 dias, contados da data de protocolo do respectivo
requerimento, e o decurso de prazo no caso de pedido de registro entender-se-á
como seu deferimento. Durante os prazos concedidos para o cumprimento de
exigências, interposição de recursos ou eventual manifestação de outro órgão do Poder
Executivo, ficará suspensa a contagem do prazo.
DIREITOS
•
DO
TITULAR
Os principais direitos do titular do programa de computador são:
Depender de autorização prévia e expressa a utilização do programa de
computador, por quaisquer modalidades, tais como:
o a reprodução parcial ou integral;
o
o
a edição;
a tradução para qualquer idioma;
o
a distribuição, quando não intrínseca ao contrato firmado pelo titular
com terceiros para uso ou exploração da obra;
o
a distribuição para oferta mediante sistema que permita ao usuário
realizar a seleção do programa ou produção para percebê-la em um
tempo e lugar previamente determinados por quem formula a
demanda, e nos casos em que o acesso às obras ou produções se faça
o
por qualquer sistema que importe em pagamento pelo usuário;
a utilização, direta ou indireta, mediante:
a inclusão em base de dados, o armazenamento em
computador, e as demais formas de arquivamento do gênero;
quaisquer outras modalidades de utilização existentes ou que
venham a ser inventadas.
•
No exercício do direito de reprodução, o titular dos direitos autorais pode
colocar à disposição do público a obra, na forma, local e pelo tempo que
desejar, a título oneroso ou gratuito. Em qualquer modalidade de reprodução,
a quantidade de exemplares será informada e controlada, cabendo a quem
105
106
•
•
•
•
•
•
•
reproduzir o programa de computador a responsabilidade de manter os
registros que permitam, ao titular, a fiscalização do aproveitamento econômico
da exploração.
As diversas modalidades de utilização do programa de computador são
independentes entre si, e a autorização concedida pelo titular, ou pelo
produtor, respectivamente, não se estende a quaisquer das demais.
Quando um programa de computador feito em regime de co-autoria não for
divisível, nenhum dos co-autores, sob pena de responder por perdas e danos,
poderá publicá-lo ou autorizar-lhe a publicação sem consentimento dos
demais, salvo na coleção de suas obras completas.
o Havendo divergência, os co-autores decidirão por maioria.
o Ao co-autor dissidente é assegurado o direito de não contribuir para
as despesas de publicação (renunciando a sua parte nos lucros) e o de
vedar que se inscreva seu nome na obra.
o Cada co-autor pode, individualmente, sem aquiescência dos outros,
registrar o programa de computador e defender os próprios direitos
contra terceiros.
Ninguém pode, sem permissão do titular, reproduzir programa de computador
que não pertença ao domínio público, a pretexto de anotá-lo, comentá-lo ou
melhorá-lo, mas os comentários ou anotações podem ser publicados
separadamente.
Quando o autor, em virtude de revisão, tiver dado ao programa versão
definitiva, não poderão seus sucessores reproduzir versões anteriores.
Tratando-se de programa anônimo ou pseudônimo, caberá a quem publicálo o exercício dos direitos patrimoniais do autor, mas se o titular se der a
conhecer assumirá o exercício dos direitos patrimoniais, ressalvados os direitos
adquiridos por terceiros.
Pertencem ao domínio público as obras de autores falecidos que não tenham
deixado sucessores e as de autor desconhecido.
Os direitos sobre as derivações autorizadas pelo titular dos direitos de
programas de computador, inclusive sua exploração econômica, pertencerão
à pessoa autorizada que as fizer, salvo estipulação contratual em contrário.
Inclui-se, dentre os direitos assegurados, o direito exclusivo de autorizar ou
proibir o aluguel comercial, não sendo esse direito extinguido pela venda, licença ou
outra forma de transferência da cópia do programa. Esse direito não se aplica aos
casos em que o programa em si não seja o objeto essencial do aluguel, como por
exemplo o programa contido num chip de funcionamento de uma máquina.
Os direitos também são assegurados aos estrangeiros domiciliados no exterior,
desde que o país de origem do programa conceda, aos brasileiros e estrangeiros
domiciliados no Brasil, direitos equivalentes. O titular domiciliado no exterior deverá
constituir procurador domiciliado no Brasil, com poderes para representá-lo e receber
notificações administrativas e citações judiciais, desde a data de entrada do pedido de
registro e pelo seu período de vigência.
Não constituem ofensa aos direitos do titular de programa de computador:
⌧ reprodução, em um só exemplar, de cópia legitimamente adquirida, desde
que se destine à cópia de salvaguarda ou armazenamento eletrônico, hipótese
em que o exemplar original servirá de salvaguarda;
⌧ a citação parcial, para fins didáticos, desde que identificados o programa e o
titular dos direitos respectivos;
⌧ a ocorrência de semelhança de programa a outro preexistente, quando se der
por força das características funcionais de sua aplicação, da observância de
preceitos normativos e técnicos, ou de limitação de forma alternativa para a
sua expressão;
⌧ a integração de um programa, mantendo-se suas características essenciais, a
um sistema aplicativo ou operacional, tecnicamente indispensável às
necessidades do usuário, desde que para o uso exclusivo de quem a promove;
⌧ a reprodução, para uso exclusivo de deficientes visuais, sem fins comerciais,
seja feita mediante o sistema Braille ou outro procedimento em qualquer
suporte para esses destinatários;
⌧ a utilização em estabelecimentos comerciais exclusivamente para
demonstração à clientela, desde que esses estabelecimentos comercializem
os suportes ou equipamentos que permitam a sua utilização;
⌧ a utilização para produzir prova judiciária ou administrativa.
107
108
GARANTIAS
AOS USUÁRIOS DE PROGRAMA DE COMPUTADOR
O contrato de licença de uso de programa de computador, o documento
fiscal correspondente, os suportes físicos ou as respectivas embalagens devem consignar,
de forma facilmente legível pelo usuário, o prazo de validade técnica da versão
comercializada.
Quem comercializa programa de computador, quer seja titular dos direitos
do programa, ou titular dos direitos de comercialização, fica obrigado, no território
nacional, durante o prazo de validade técnica da respectiva versão, a assegurar aos
respectivos usuários a prestação de serviços técnicos complementares relativos ao
adequado funcionamento do programa, consideradas as suas especificações. A
obrigação persistirá no caso de retirada de circulação comercial do programa de
computador durante o prazo de validade, salvo justa indenização de eventuais prejuízos
causados a terceiros.
CONTRATOS
DE LICENÇA DE USO, DE COMERCIALIZAÇÃO E DE
O uso de programa de computador no Brasil deve ser objeto de contrato de
licença. Na hipótese de eventual inexistência do contrato, o documento fiscal relativo
à aquisição ou licenciamento de cópia servirá para comprovação da regularidade do
seu uso.
Os atos e contratos de licença de direitos de comercialização referentes a
programas de computador oriundos do exterior devem fixar, quanto aos tributos e
encargos exigíveis, a responsabilidade pelos respectivos pagamentos e estabelecerem
a remuneração do titular dos direitos de programa de computador residente ou
domiciliado no exterior. O remetente do pagamento da remuneração deverá conservar
em seu poder, pelo prazo de cinco anos, todos os documentos necessários à
comprovação de licitude das remessas.
Para esses contratos, são nulas as cláusulas que:
• limitem a produção, a distribuição ou a comercialização;
•
eximam qualquer dos contratantes das responsabilidades por eventuais ações
de terceiros, decorrentes de vícios, defeitos ou violação de direito de autoria
ou titularidade.
Nos casos de transferência de tecnologia de programa de computador, o INPI
deve fazer o registro dos respectivos contratos, para que produzam efeitos em relação
a terceiros. Para esse registro é obrigatória a entrega, por parte do fornecedor ao
receptor de tecnologia, da documentação completa, em especial do código-fonte
comentado, memorial descritivo, especificações funcionais internas, diagramas,
fluxogramas e outros dados técnicos necessários à absorção da tecnologia.
PROGRAMA
DE
COMPUTADOR
FEITO POR EMPREGADO OU
PRESTADOR DE SERVIÇOS
Salvo estipulação em contrário, pertencem exclusivamente ao empregador,
contratante de serviços ou órgão público os direitos relativos ao programa de
computador que for desenvolvido e elaborado durante a vigência de contrato ou de
vínculo estatutário expressamente destinado à pesquisa e desenvolvimento, ou em
que a atividade do empregado, contratado de serviço ou servidor seja prevista, ou
ainda, que ela decorra da própria natureza dos encargos relativos a esses vínculos.
Este tratamento aplica-se também nos casos em que o programa de computador for
desenvolvido por bolsistas, estagiários e assemelhados.
Ressalvado ajuste em contrário, a compensação do trabalho ou serviço prestado
limita-se à remuneração ou ao salário convencionado.
Pertencem com exclusividade ao empregado, contratado de serviço ou servidor
os direitos relativos a programa de computador gerado sem relação com o contrato
de trabalho, prestação de serviços ou vínculo estatutário, e sem a utilização de recursos,
informações tecnológicas, segredos industriais e de negócios, materiais, instalações
ou equipamentos do empregador, da empresa, órgão público ou entidade com a qual
o empregador mantenha contrato de serviços.
109
110
PEDIDO
DE REGISTRO
O INPI disponibiliza o “Manual do Usuário para Registro de Software”, que
define os formulários próprios para a apresentação dos pedidos de registro e petições,
contendo ainda instruções pormenorizadas de como preenchê-los e apresentar tais
requerimentos, bem como toda a legislação e normatização nacional aplicáveis à
matéria.
O pedido de registro, dirigido ao INPI mediante requerimento próprio, deve
ser constituído por uma documentação formal e uma documentação técnica.
A veracidade das informações referentes ao autor do programa e ao titular, a
identificação e descrição funcional do programa e os trechos do programa e outros
dados que caracterizem e identifiquem sua originalidade são de inteira responsabilidade
do requerente do registro, não prejudicando eventuais direitos de terceiros nem
acarretando qualquer responsabilidade do Governo.
A documentação formal deve ser constituída por:
o
nome, pseudônimo ou sinal convencional que identifique o autor, ou
autores, além dos respectivos endereços, data de nascimento e CPF;
o
nome, endereço e CPF, ou CGC, de quem deterá os direitos patrimoniais
sobre o programa (quando o detentor dos direitos patrimoniais não for
o
o
o
o autor, deverão ser apresentados documentos probatórios da
transferência desses direitos, que podem ser o contrato de trabalho ou
de prestação de serviços ou termo de cessão - O termo de cessão deverá
conter, além das qualificações completas de cedente e cessionário, a
definição dos direitos objeto da cessão e suas condições de exercício
quanto ao tempo, lugar e às condições de remuneração. Quando o
programa for derivação ou modificação tecnológica de outro – que deve
ser identificado pelo título - precisa ser apresentada autorização do autor
do programa original);
data de criação;
título do programa de computador, que não poderá ser descritivo e nem
evocativo da função executada;
indicação das linguagens de programação utilizadas no desenvolvimento
do programa;
o
descrição funcional do programa;
o
comprovante de recolhimento da retribuição pelos serviços relativos ao
registro;
o
o
procuração, se houver; e
documentação referente a obras de outras naturezas (veja
CARACTERÍSTICAS).
A documentação técnica é composta pela listagem integral, ou parcial, do
programa-fonte e, ainda, memorial descritivo, especificações funcionais internas,
fluxogramas e outros dados capazes de identificar e caracterizar a originalidade do
programa.
A documentação técnica ficará sob guarda sigilosa, tornando-se o INPI seu
fiel depositário, cabendo-lhe inteira responsabilidade no caso de quebra de sigilo
que, comprovadamente, ocorra no âmbito da instituição. O sigilo sobre a
documentação técnica só será levantado em atendimento a ordem judicial ou a
requerimento do titular do registro.
Para garantir o sigilo da documentação técnica, o INPI adota invólucro especial
para a sua embalagem e remessa, conjuntamente com a documentação formal, o
qual, inclusive, permite a remessa via postal desses documentos.
A documentação técnica deve ser entregue em duas vias, sendo que a primeira
via fica sob guarda sigilosa no INPI e a segunda via da documentação técnica, que
será devolvida ao requerente imediatamente após a entrega do pedido de registro,
ficará sob a responsabilidade do titular do registro, e deverá ser guardada também
inviolada, de modo a permitir, em caso de ocorrência de sinistro, a recomposição do
arquivo do Instituto. Neste caso de necessidade de recomposição do arquivo do INPI,
a apresentação da cópia da documentação técnica sob a guarda do titular do registro
com sinal de violação, ou sua inexistência, implicará no cancelamento do registro.
O titular do registro poderá, em caso de extravio da via da documentação
técnica, valer-se da prerrogativa de levantamento do sigilo para solicitar cópia da
documentação em poder do INPI, a qual, se do interesse do titular, voltará a ser
arquivada sob guarda sigilosa.
A retribuição (taxa) feita no depósito do pedido de registro dá direito a 10
anos de guarda sigilosa para a documentação técnica. A cada decênio o titular deverá
efetuar o pagamento de nova retribuição para prorrogação do prazo de sigilo, e a não
manifestação do titular equivale à solicitação de levantamento do sigilo.
111
112
Os documentos encaminhados ao INPI não são devolvidos, a não ser nos
casos em que, enviados por via postal, cheguem ao INPI com sinais de violação do
conteúdo.
O
REGISTRO
O exame da registrabilidade do programa de computador restringe-se tão
somente aos aspectos relacionados com a documentação formal, e no caso de eventuais
incorreções serão formuladas exigências que devem ser cumpridas no prazo de 60
dias. O INPI poderá reiterar por duas vezes a exigência não cumprida ou contestada
e, após a segunda reiteração, a não manifestação do titular será considerada como
renúncia do registro.
Todas as comunicações, incluindo a remessa do Certificado de Registro, são
feitas por carta registrada dirigida ao requerente, ou ao seu representante legal, com
Aviso de Recebimento, sendo de sua exclusiva responsabilidade as decorrências do
não recebimento das correspondências em conseqüência de mudança de endereço
que não tenha sido comunicada ao INPI pela via própria.
A comunicação a terceiros, dos atos e despachos relativos ao registro de
programas de computador, será feita através de publicações específicas na RPI - Revista
da Propriedade Industrial, Seção I.
Após o exame da registrabilidade será publicada a decisão sobre o pedido de
registro na RPI, cabendo, a partir daí, recurso no prazo de 60 dias.
Se for interposto recurso contra o deferimento, ele somente será levado em
consideração se as alegações versarem estritamente sobre aspectos envolvendo a
documentação formal, cabendo então ao INPI dar ciência do teor das alegações
apresentadas ao titular do registro, que terá um prazo de 30 dias para apresentar
manifestação. Caso a decisão do INPI considere comprovada a titularidade de direitos
para o interpositor, para que o registro lhe seja atribuído será necessária a apresentação
de novo depósito, seguindo todas as disposições estabelecidas.
O INPI pode solicitar o pronunciamento de outros órgãos do Poder Executivo,
especialmente do Ministério responsável pela política de informática, para instruir os
procedimentos relativos a recursos.
Decorrido o prazo de apresentação de recursos, será expedido o Certificado
de Registro, em que constará: o número do registro, o nome do autor, o nome ou
razão social do titular dos direitos patrimoniais, os períodos de vigência dos direitos
e de guarda sigilosa da documentação técnica e outras informações consideradas
pertinentes pelo INPI e, se for o caso, a duração dos direitos relativos às obras das
demais naturezas do Direito do Autor.
RETRIBUIÇÕES
As retribuições (taxas) pelos serviços de registro de programas de computador,
que tem seus valores determinados observando-se o critério de preço público, são
estabelecidas em tabela específica por ato de exclusiva competência do Presidente do
INPI. A prestação de quaisquer serviços, caso não haja a devida comprovação do
recolhimento das correspondentes retribuições, mesmo que haja desistência ou
renúncia ao registro, acarretará a inscrição em dívida ativa.
Pessoas físicas, microempresas, instituições de ensino e pesquisa e órgãos
públicos tem direito à redução de 50% nas taxas.
PATENTEABILIDADE
A Lei da Propriedade Industrial considera como não patenteável o programa
de computador em si. O INPI tem considerado como patenteáveis os objetos
(equipamentos, sistemas e processos) que contenham programas de computador e
que, como um todo, apresentem um efeito técnico novo, não sendo, portanto,
considerados como programas de computador em si.
Por outro lado, a Lei de Programa de Computador considera como não ofensivo
ao direito do autor a ocorrência de semelhança de programa a outro pré-existente,
quando se der por força das características funcionais de sua aplicação, da observância
de preceitos técnicos e normativos ou de forma limitativa de expressão. Portanto, a
proteção por direito de autor não inclui a lógica contida no programa de computador,
cobrindo o código fonte do programa.
113
114
Dessa maneira, o programa de computador pode ter dupla proteção: pelo direito
do autor, protegendo a expressão de uma idéia, mas não a sua funcionalidade, e pela
patente, que protegerá a aplicação prática da idéia conjuntamente com a invenção ou
modelo de utilidade.
Itens do Capítulo V
115
TRANSFERÊNCIA E
DESENVOLVIMENTO DE
TECNOLOGIA E PRODUTOS
CONTRATOS
INCENTIVOS FISCAIS PARA A CAPACITAÇÃO TECNOLÓGICA, DA INDÚSTRIA
117
E DA AGROPECUÁRIA
119
PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL – PDTI
E PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO AGROPECUÁRIO PDTA
122
116
117
CONTRATOS
A averbação ou registro dos contratos que envolvam transferência de
tecnologia e similares deve ser feito no INPI para que produzam efeitos em relação a
terceiros. A decisão relativa aos pedidos de registro de contratos deve ser proferida
no prazo de 30 dias, contados da data do pedido de registro.
Os contratos de transferência de tecnologia podem ser de licença de direitos
(exploração de patentes ou de uso de marcas) ou de aquisição de conhecimentos
tecnológicos (fornecimento de tecnologia e prestação de serviços de assistência técnica
e científica).
Os contratos devem indicar claramente seu objeto, a remuneração ou os
“royalties”, os prazos de vigência e de execução do contrato, quando for o caso, e as
demais cláusulas e condições da contratação. Recomenda-se que os contratos possuam,
no mínimo, preâmbulo circunstanciando a transferência da tecnologia, objeto,
remuneração e forma de pagamento, prazos de vigência e execução do contrato,
garantias, condições da negociação da propriedade intelectual com terceiros, condições
da contratação de terceiros e definição do foro judicial.
O pedido de averbação ou de registro deve ser apresentado em formulário
próprio, fornecido pelo INPI, por qualquer das partes contratantes, acompanhado
dos seguintes documentos:
• original do contrato ou do instrumento representativo do ato, devidamente
•
legalizado;
tradução para o português quando redigido em idioma estrangeiro;
•
•
carta explicativa justificando a contratação;
ficha-cadastro da empresa cessionária da transferência de tecnologia;
•
•
outros documentos, a critério das partes, pertinentes ao negócio jurídico;
comprovante do recolhimento da retribuição devida; e
•
procuração.
o O instrumento de procuração, no original, traslado ou fotocópia
autenticada, deverá ser em língua portuguesa, dispensados a
legalização consular e o reconhecimento de firma.
o
A pessoa domiciliada no exterior deve constituir e manter procurador,
devidamente qualificado e domiciliado no Brasil, com poderes para
118
representá-la administrativa e judicialmente, inclusive para receber
citações.
O INPI, através de sua Diretoria de Transferência de Tecnologia, presta serviço
de apoio à aquisição de tecnologia, com objetivo de assessorar as empresas brasileiras,
no Brasil e/ou no exterior, nas seguintes áreas:
• Na área tecnológica:
o
elaborando e colocando à disposição do governo dos interessados,
estudos e relatórios relativos às contratações de tecnologia ocorridas
nos diversos setores industriais e de serviços, com base nas averbações
levadas a efeito pelo INPI, visando dar subsídios à formulação de
o
políticas setoriais e governamentais específicas;
elaborando, a pedido da parte interessada, pesquisas específicas
quanto a patentes eventualmente disponíveis para fins de
licenciamento, e/ou identificando, selecionando e indicando fontes
de aquisição de “know how”, dados técnicos ou assistência técnica
específica no exterior, ou no território nacional.
•
Na área contratual:
o colocando à disposição das empresas domiciliadas no Brasil, dados e
aconselhamentos de técnicos habilitados e com larga experiência na
análise de contratos, objetivando subsidiar a negociação econômica
o
de tecnologia a ser contratada;
colhendo dados e estatísticas quanto à forma de negociação e os
preços médios praticados em contratos de licenciamento e de
transferência de tecnologia em setores específicos, nos mercados
nacional e internacional, colocando-os à disposição dos interessados.
O Banco Central do Brasil exige Registro Declaratório Eletrônico (RDE) para
as operações contratadas com fornecedores e/ou financiadores não residentes no Brasil
relativas a:
• fornecimento de tecnologia;
•
•
serviços de assistência técnica;
licença de uso / Cessão de marca;
•
•
licença de exploração / Cessão de patente;
demais modalidades, além dessas, que vierem a ser averbadas pelo INPI;
119
•
serviços técnicos complementares e/ou despesas vinculadas a essas
•
operações não sujeitas a averbação pelo INPI;
aquisição de bens intangíveis com prazo de pagamento superior a 360
•
dias;
financiamento das operações mencionadas.
O Registro Declaratório Eletrônico deve ser efetuado por intermédio de
transações do Sistema de Informações Banco Central - SISBACEN, ficando os
cessionários e devedores das operações registradas obrigados a manter, à disposição
do Banco Central, os documentos que comprovem as declarações prestadas, atualizados
e em perfeita ordem, pelo prazo de 5 anos após o pagamento da última parcela de
cada operação. A prestação de informações incorretas, incompletas, intempestivas,
ou a omissão de informações no SISBACEN pode implicar, além do cancelamento
do registro, na aplicação de multas.
Ainda, o Banco Central autoriza seu Departamento de Capitais Estrangeiros
(FIRCE) a adotar medidas e baixar as normas complementares.
INCENTIVOS FISCAIS PARA A CAPACITAÇÃO TECNOLÓGICA,
INDÚSTRIA E DA AGROPECUÁRIA
DA
Regulamentado pelo Decreto nº 4.928 de 23 de dezembro de 2003, aas pessoas
jurídicas poderão deduzir do lucro líquido, na determinação do lucro real e da base
de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), as despesas
operacionais relativas aos dispêndios realizados com pesquisa tecnológica e
desenvolvimento de inovação tecnológica de produtos. Poderá, ainda, excluir na
determinação do lucro real o valor equivalente a 100% do dispêndio total de cada
projeto que venha a ser transformado em depósito de patente, devidamente registrado
no Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI, e, cumulativamente, em pelo
menos uma das seguintes entidades: European Patent Office, Japan Patent Office ou
United States Patent and Trade Mark Office.
Não estão sujeitas à retenção do Imposto de Renda na Fonte as remessas
destinadas à solicitação, obtenção e manutenção de direitos de propriedade industrial
no exterior, ficando as respectivas operações de câmbio isentas do IOF.
120
São concedidos incentivos fiscais às empresas industriais e agropecuárias que
executam Programas de Desenvolvimento Tecnológico Industrial (PDTI) e Programas
de Desenvolvimento Tecnológico Agropecuário (PDTA), às empresas de
desenvolvimento de circuitos integrados e àquelas que, por determinação legal,
invistam em pesquisa e desenvolvimento de tecnologia de produção de “software”,
sem que esta seja sua atividade-fim, mediante a criação e manutenção de estrutura de
gestão tecnológica permanente ou o estabelecimento de associações entre empresas.
Na realização dos PDTI e dos PDTA poderá ser contemplada a contratação de suas
atividades no País com universidades, instituições de pesquisa e outras empresas,
ficando o titular com a responsabilidade, o risco empresarial, a gestão e o controle da
utilização dos resultados do Programa.
Os PDTI e PDTA precisam ser aprovados pelo Ministério da Ciência e
Tecnologia - MCT, ou quem por ele designado, para usufruto dos incentivos fiscais.
Podem ser concedidos os seguintes incentivos fiscais às empresas industriais
e agropecuárias que executarem PDTI – Programa de Desenvolvimento Tecnológico
Industrial ou PDTA – Programa de Desenvolvimento Tecnológico Agropecuário:
•
dedução, até o limite de 8% do Imposto de Renda - IR devido, de valor
equivalente à aplicação de alíquota cabível do Imposto de Renda à soma dos
dispêndios, em atividades de pesquisa e de desenvolvimento tecnológico,
industrial e agropecuário, incorridos no período-base, classificáveis como
despesa pela legislação desse tributo ou como pagamento a terceiros, podendo
o eventual excesso ser aproveitado nos dois períodos-base subseqüentes. Não
são admitidos os pagamentos de assistência técnica, científica ou assemelhados
e dos “royalties” por patentes industriais, exceto quando efetuados a instituição
de pesquisa constituída no Brasil;
•
isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI incidente sobre
equipamentos, máquinas, aparelhos e instrumentos, bem como os acessórios
sobressalentes e ferramentas que acompanhem esses bens, destinados à
pesquisa e ao desenvolvimento tecnológico (esta isenção aplica-se, também,
aos institutos de pesquisa e universidades);
•
depreciação acelerada, calculada pela aplicação da taxa de depreciação
usualmente admitida, multiplicada por dois, sem prejuízo da depreciação
121
normal das máquinas, equipamentos, aparelhos e instrumentos novos,
destinados à utilização nas atividades de pesquisa e desenvolvimento
tecnológico industrial e agropecuário, para efeito de apuração do imposto de
renda;
•
amortização acelerada, mediante dedução como custo ou despesa operacional,
no exercício em que forem efetuados, dos dispêndios relativos à aquisição de
bens intangíveis, vinculados exclusivamente às atividades de pesquisa e
desenvolvimento tecnológico industrial e agropecuário, classificáveis no ativo
diferido do beneficiário, para efeito de apuração do Imposto de Renda;
•
crédito de 50% do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF e redução de
50% do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro ou relativos
a Títulos e Valores Mobiliários, incidentes sobre os valores pagos, remetidos
ou creditados a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior, a título
de “royalties”, de assistência técnica ou científica e de serviços especializados,
previstos em contratos de transferência de tecnologia averbados no INPI.
Esses benefícios somente podem ser concedidos à empresa que assuma o
compromisso de realizar, durante a execução do seu Programa, dispêndios
em pesquisa no Brasil em montante equivalente, no mínimo, ao dobro do
valor desses benefícios;
•
dedução, pelas empresas industriais e/ou agropecuárias de tecnologia de ponta
ou de bens de capital não seriados, como despesa operacional, da soma dos
pagamentos em moeda nacional ou estrangeira, a título de “royalties”, de
assistência técnica ou científica, até o limite de 10% da receita líquida das
vendas dos bens produzidos com a aplicação da tecnologia objeto desses
pagamentos, desde que o PDTI ou o PDTA esteja vinculado à averbação de
contrato de transferência de tecnologia no INPI. Quando não puder ou não
quiser valer-se desse benefício, a empresa tem direito à dedução prevista na
legislação do Imposto de Renda, dos pagamentos nele referidos, até o limite
de 5% da receita líquida das vendas do bem produzido com a aplicação da
tecnologia objeto desses pagamentos, caso em que a dedução independerá
de apresentação de Programas e continuará condicionada a averbação do
contrato no INPI.
122
Caso a empresa ou associação haja optado por executar o programa de
desenvolvimento tecnológico sem a prévia aprovação do respectivo PDTI ou PDTA,
poderá ser concedido após a sua execução, em ato conjunto do Ministério da Fazenda
e do MCT, como ressarcimento do incentivo fiscal previsto no primeiro item
apresentado acima, o benefício correspondente a seu equivalente financeiro para
utilização na dedução do IR devido após a concessão do mencionado benefício, desde
que:
•
o Programa tenha sido concluído com sucesso, o que deverá ser comprovado
pela disponibilidade de um produto ou processo, com evidente aprimoramento
tecnológico, e pela declaração formal do beneficiário de produzir e
comercializar ou usar o produto ou processo;
•
o pleito de concessão do benefício refira-se, no máximo, ao período de 36
meses anteriores ao de sua apresentação;
•
a empresa ou associação tenha destacado contabilmente, com subtítulos por
natureza de gasto, os dispêndios relativos às atividades de pesquisa e de
desenvolvimento tecnológico do programa, durante o período de sua
execução, de modo a possibilitar ao MCT e à Secretaria da Receita Federal a
•
realização de auditoria prévia à concessão do benefício;
o PDTI ou PDTA atenda, no que couber, aos demais requisitos previstos no
Decreto nº 949 de 5 de Outubro de 1993.
A opção por executar programas de desenvolvimento tecnológico, sem a
aprovação prévia de PDTI ou PDTA, não gera, em quaisquer circunstâncias, direito à
concessão de benefício.
PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL PDTI E PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO
AGROPECUÁRIO - PDTA
Os PDTI – Programa de Desenvolvimento Tecnológico Industrial e PDTA –
Programa de Desenvolvimento Tecnológico Agropecuário têm por objetivo a
capacitação tecnológica da empresa, visando à geração de novos produtos ou processos,
ou o evidente aprimoramento de suas características, mediante a execução de programas
de pesquisa e desenvolvimento próprios ou contratados junto a instituições de pesquisa
123
e desenvolvimento, gerenciados pela empresa por meio de uma estrutura permanente
de gestão tecnológica.
Para efeito destes programas de desenvolvimento, são consideradas atividades
de pesquisa e desenvolvimento tecnológico industrial e agropecuário as realizadas no
Brasil, compreendendo a pesquisa básica dirigida, a pesquisa aplicada, o
desenvolvimento experimental e os serviços de apoio técnico necessários ao
atendimento dos objetivos dos programas (enquadram-se como serviços de apoio
técnico aqueles que sejam indispensáveis à implantação e à manutenção das instalações
e dos equipamentos destinados exclusivamente às linhas de pesquisa e desenvolvimento
tecnológico dos Programas, bem como à capacitação dos recursos humanos a eles
dedicados).
Os PDTI e PDTA, quando de sua apresentação, devem conter os dados básicos
da empresa, os objetivos, metas e prazos do programa, as atividades a serem executadas,
os recursos necessários, os incentivos fiscais pleiteados e os compromissos assumidos
pela empresa.
Os programas deverão ser compostos por um conjunto articulado de linhas
de pesquisa e de desenvolvimento tecnológico, admitindo-se, excepcionalmente, uma
única linha de pesquisa e de desenvolvimento tecnológico. Durante a execução do
programa, linhas de pesquisa e desenvolvimento tecnológico poderão ser modificadas,
suprimidas ou incluídas, mediante anuência do MCT, e o prazo de execução não
poderá ser superior a 5 anos.
Há, também, a possibilidade de formação de associação de empresas para a
execução desses programas, (os programas associativos tem tratamento preferencial
no MCT) que deverá ser formalizada mediante convênio ou instrumento jurídico
assemelhado, do qual, obrigatoriamente, constarão itens indicando a identificação
dos associados; o objetivo; os recursos a serem alocados, os direitos e obrigações de
cada associado; a gestão do programa; a execução do programa; a apropriação dos
resultados; a participação nos incentivos fiscais e outros aspectos relevantes. A minuta
do instrumento jurídico deverá constar da proposta do PDTI ou PDTA, e a aprovação
final do programa ficará condicionada à entrega do instrumento jurídico na sua forma
definitiva; e a fruição dos incentivos fiscais será proporcional à participação de cada
integrante, sendo que as empresas e as instituições de pesquisa e de desenvolvimento
tecnológico, integrantes de associação executora de PDTI e PDTA, equiparam-se às
empresas isoladas.
124
Cabe ao MCT realizar o acompanhamento geral dos PDTI e PDTA, avaliar
seus resultados e fornecer as informações relativas aos efeitos dos programas na
capacitação tecnológica da indústria e da agropecuária.
125
BIBLIOGRAFIA
Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial – ABAPI
o X Curso de Formação Profissional da Propriedade Industrial, São Paulo, 2002
Banco Central do Brasil – Circulares
o
o
Circular 2.816/98
Institui o Registro Declaratório Eletrônico - RDE de operações de transferência
de tecnologia, serviços técnicos complementares e importação de intangíveis.
Carta Circular 2.795/98
Regulamenta o Registro Declaratório Eletrônico - RDE de operações de
transferência de tecnologia, serviços técnicos complementares e importação de
intangíveis instituído pela Circular nº 2.816, de 15.04.1998.
Barbieri, José Carlos. Produção e transferência de tecnologia. São Paulo, Editora Ática,
1990
Carvalho, Nuno T. P. Revista ABPI nº 23, p. 9
Coordenação Geral do Sistema de Tributação
o Ato Declaratório (NORMATIVO) Nº 1, de 5 de Janeiro de 2000
Dispõe sobre o tratamento tributário a ser dispensado às remessas decorrentes de
contratos de prestação de assistência técnica e serviços técnicos sem
o
Transferência de Tecnologia.
Decisão nº 9 de 28 de Junho de 2000
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Di Blasi, Gabriel; Garcia, Mário Soerensen; Mendes, Paulo Parente. A Propriedade
industrial. Rio de Janeiro. Companhia Editora Forense, 1997.
Farné, Seragini; “Marca Brasil Classe Mundial”, IPT, São Paulo, novembro/2002.
Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, “Curso de Capacitação sobre Noções
de Patentes e Desenho Industrial”, Rio de Janeiro, novembro/1999.
o
o
Curso “Síntese de Patentes”, Rio de Janeiro, 1983.
Atos Normativos e Resoluções
Ato Normativo nº 126/96
Regulamenta o procedimento de depósito previsto nos artigos. 230 e 231 da
Lei n. 9.279/96.
Dispõe sobre a aplicação da Lei de Propriedade Industrial em relação às
Patentes e Certificados de Adição de Invenção.
Dispõe sobre a aplicação do Tratado de Cooperação em Matéria de
Patentes.
Dispõe sobre a aplicação da Lei de Propriedade Industrial em relação aos
registros de Desenho Industrial.
126
Normaliza a averbação e o registro de contratos de transferência de
tecnologia e franquia.
Dispõe sobre a adoção da Classificação Internacional de Produtos e Serviços
e dá outras providências.
Dispõe sobre a adoção da Classificação Internacional de Elementos
Figurativos e dá outras providências.
Dispõe sobre a aplicação da Lei de Propriedade Industrial em relação aos
registros de desenho industrial.
Resolução nº 75/00
Estabelece as condições para o registro das indicações geográficas.
Dispõe sobre a adoção da Classificação Internacional de Desenhos
Industriais e dá outras providências.
Dá nova redação ao item 2, da Resolução nº 76/00.
Dispõe sobre prazo de análise da Diretoria de Transferência de Tecnologia,
consoante o disposto nos artigos 211 e 244 da Lei nº. 9.279/96 e prazo
para os efeitos legais, decorrentes do pedido de averbação do contrato.
Legislação
Lei nº 8.661/93
Dispõe sobre os incentivos fiscais para a capacitação tecnológica da
indústria e da agropecuária, e dá outras providências.
Lei de Biossegurança nº 8.975/95
Dispõe sobre o uso de técnicas de engenharia genética e liberação de
organismos modificados no meio ambiente.
Lei da Propriedade Industrial – Lei nº 9279/96
Em vigor desde 15 de maio de 1997, substitui a Lei 5772/71.
Lei de Cultivares nº 9.456/97
Regulamentada pelo Decreto 2366, de 5/11/97, institui a proteção de propriedade
intelectual referente a cultivares.
Lei de Programa de Computador nº 9.609/98
Dispõe sobre a proteção de propriedade intelectual de Programa de
Computador e sua comercialização no Brasil.
Lei dos Direitos Autorais nº 9.610/98
Substitui a Lei 5988/73, entrou em vigor 120 dias após sua publicação; foi
promulgada em 19 de fevereiro de 1998.
Decreto 2.553/98
Regulamenta artigos da lei nº 9279/96 relativos a Patentes de interesse da Defesa
Nacional, assim como a retribuição devida a pesquisadores de instituições
públicas pela exploração de Patentes.
127
Decreto nº 2.556/98
Regulamenta o registro previsto no art. 3º da Lei Nº 9.609, de 19 de
fevereiro de 1998.
Regulamenta a tributação, fiscalização, arrecadação e administração do
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza.
Dispõe sobre a concessão, de oficio, de licença compulsória, nos casos de
emergência nacional e de interesse público, de que trata o Art. 71 da Lei n.
9.279, de 14 de maio de 1996.
Dispõe sobre incentivos fiscais para a capacitação tecnológica da indústria e
da agropecuária.
Lei nº 10.196/01
Altera e acresce dispositivos à Lei n° 9.279, de 14 de maio de 1996, que
regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, e dá outras
providências.
Convenção de Paris
Convenção para a proteção da Propriedade Industrial.
Leonardos, Gabriel F. - “A Proteção Jurídica ao Nome Comercial, ao Título de
Estabelecimento e à Insígnia no Brasil” - Revista da ABPI. nº 13. p. 11
Morais, Gustavo de F. “Propriedade Industrial: Por que investir?”, in Seminário A
Propriedade Intelectual como Fator de Estratégia Comercial, São Paulo, IPT, 2003
Moreira, Cláudio F. e Pressinotti, Antonio F.; “Noções de Propriedade Industrial”, IPT, São
Paulo, 1986
Moreira, Cláudio F. “Patente como Fonte de Informação”, in Seminário A Propriedade
Intelectual como Fator de Estratégia Comercial, IPT, Ribeirão Preto, 2004
Nápoles, Verônica : “Corporate Identity Design “, New York, Van Nostrand Reinhold,
1988
Puhlmann, Angela C. Azanha. Premiação aos inventos de empregados. IPT, 1998
Puhlmann, Angela C. Azanha; Garcia, Cecílio L. e Susteras, M. V. “Políticas de
Propriedade Intelectual e de Comercialização de Tecnologia” in Congresso ABIPTI,
Curitiba, 2002
Silveira, Newton. O sistema de propriedade industrial brasileiro, 2001

Noções gerais sobre proteção de tecnologia e produtos

Transcrição

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