(trade marks and designs) on community trade m

Transcrição

Identidade e risco de confusão
LINHAS DE ORIENTAÇÃO RELATIVAS AO
EXAME DE MARCAS COMUNITÁRIAS
EFETUADO NO INSTITUTO DE
HARMONIZAÇÃO NO MERCADO INTERNO
(MARCAS, DESENHOS E MODELOS)
PARTE C
OPOSIÇÃO
SECÇÃO 2
IDENTIDADE E
RISCO DE CONFUSÃO
CAPÍTULO 8
AVALIAÇÃO GLOBAL
Linhas de orientação relativas ao exame efetuado no Instituto, Parte C, Oposição
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Índice
1
Introdução................................................................................................... 3
1.1
Natureza da apreciação global ....................................................................... 3
2
Princípio da interdependência................................................................... 3
3
Recordação imperfeita ............................................................................... 4
4
Impacto do método de compra de produtos e serviços .......................... 4
4.1
4.2
4.3
Semelhança visual ......................................................................................... 5
Semelhança fonética ...................................................................................... 7
Conclusão ....................................................................................................... 9
5
Impacto da semelhança conceptual dos sinais no risco de confusão ... 9
6
Casos especiais ....................................................................................... 10
6.1
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.2
Sinais curtos ................................................................................................. 10
Sinais com uma letra / número ..................................................................... 11
Sinais com duas letras / números ................................................................ 13
Sinais com três letras / números .................................................................. 15
Nomes/apelidos ............................................................................................ 17
6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.3
6.4
Início das marcas ......................................................................................... 23
Sinais complexos .......................................................................................... 25
6.4.1
6.4.2
6.5.
Nomes ....................................................................................................... 17
Nomes comerciais combinados com outras componentes ....................... 17
Nomes próprios e apelidos ........................................................................ 18
Sinais com componentes figurativas e nominativas .................................. 25
Sinais nominativos «com várias partes» ................................................... 30
Marcas de cor per se .................................................................................... 35
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1
Introdução
1.1
Natureza da apreciação global
Existe risco de confusão (incluindo risco de associação) se existir o risco de o público
acreditar que os produtos ou serviços em causa, se ostentarem as marcas em causa,
provêm da mesma empresa ou, consoante o caso, de empresas economicamente
ligadas. Para que o risco exista, basta que uma parte significativa do público relevante
dos produtos ou serviços em causa possa estar confusa quanto à origem dos
mesmos. Assim, não é necessário estabelecer que existe o risco de todos os atuais ou
potenciais consumidores dos produtos ou serviços em causa estarem confusos.
O Tribunal de Justiça determinou que o risco de confusão deve ser apreciado
globalmente, atentos todos os fatores relevantes do caso em apreço; esta apreciação
depende de numerosos fatores, nomeadamente do conhecimento da marca no
mercado, da associação que o público pode fazer entre as duas marcas e do grau de
semelhança entre a marca e o sinal e entre os produtos e serviços designados
(acórdão de 11/11/1997, C-251/95, «Sabèl», n.º 22).
O Tribunal sustentou ainda que a apreciação global deve, no que respeita à
semelhança visual, fonética ou conceptual das marcas em causa, basear-se na
impressão de conjunto produzida pelas marcas, atendendo, designadamente, aos
elementos distintivos e dominantes destas (n.º 23).
Em princípio, o Instituto analisa separadamente os fatores mais destacados e
habitualmente mais importantes relacionados com o risco de confusão 1, antes da
secção que trata da apreciação global. No entanto, a apreciação global pode incluir e
ponderar muitos outros fatores que se afigurem importantes para decidir do risco de
confusão.
2
Princípio da interdependência
O Tribunal de Justiça estabeleceu o princípio básico segundo o qual a apreciação
global do risco de confusão implica uma certa interdependência entre os fatores
tomados em conta, nomeadamente a semelhança das marcas e dos produtos ou
serviços designados. Assim, um reduzido grau de semelhança entre os produtos e
serviços designados pode ser compensado por um elevado grau de semelhança entre
as marcas e inversamente (acórdão de 29/09/1998, C-39/97, «Canon», n.º 17). Este
princípio da interdependência é crucial para a análise do risco de confusão.
A interdependência entre esses fatores é expressamente referida no oitavo
considerando do CTMR, segundo o qual a noção de semelhança deve ser interpretada
em função do risco de confusão, cuja avaliação depende de numerosos fatores e
nomeadamente do conhecimento da marca no mercado, da associação que pode ser
feita com o sinal utilizado ou registado, do grau de semelhança entre a marca e o sinal
e entre os produtos ou serviços designados (ver acórdão do Tribunal Geral de
10/09/2008, T-325/06, «CAPIO», n.º 72 e jurisprudência citada).
1 (i) Semelhança entre os produtos e serviços, (ii) semelhança entre os sinais, (iii) elementos distintivos e
dominantes dos sinais em conflito, (iv) caráter distintivo da marca anterior e (v) público relevante e grau
de atenção.
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O requisito de uma apreciação global e o princípio da interdependência significam que,
quando existe uma semelhança mínima entre os sinais e os produtos/serviços em
causa, se procede a uma avaliação do risco de confusão que inclui um processo
iterativo que pondera todos os fatores pertinentes. Este processo tem lugar na secção
de apreciação global.
Na prática, isto significa que o Instituto pondera, nomeadamente, o grau de
semelhança entre os produtos e serviços e o grau de atenção prestado pelo público
relevante a esses produtos e serviços, o grau de semelhança entre os sinais e se a
impressão produzida por um dos níveis de comparação (visual/fonética/conceptual) é
mais importante. O Instituto aprecia ainda se a semelhança entre os sinais reside num
elemento idêntico ou semelhante e se esse elemento é dominante e/ou distintivo, se
existem outros elementos dominantes e/ou distintivos suscetíveis de neutralizar as
semelhanças e se a marca anterior é altamente distintiva.
Além disso, os fatores avaliados na apreciação global variam em função das
circunstâncias concretas de cada caso. Por exemplo, em casos óbvios, em que os
produtos/serviços e os sinais são muito semelhantes ou idênticos, o Instituto pode
estabelecer o risco de confusão sem apreciar todos os fatores, como o caráter
distintivo reforçado, a família de marcas, etc.
Há que notar que não é possível determinar em abstrato que um fator é mais
importante do que outro, porquanto a importância relativa de cada fator varia em
função das circunstâncias. Por exemplo, o grau de semelhança visual pode ser mais
importante no caso de produtos que são, em regra, examinados visualmente,
enquanto o grau de semelhança fonética pode ser mais importante no caso de
produtos que são pedidos oralmente.
3
Recordação imperfeita
Embora se presuma que o consumidor médio da categoria de produtos em causa seja
normalmente informado e razoavelmente atento e advertido, há que ter em conta o
facto de o consumidor médio raramente ter a possibilidade de proceder a uma
comparação direta entre as diferentes marcas, devendo confiar na imagem imperfeita
que conservou na memória. Importa igualmente tomar em consideração o facto de que
o nível de atenção do consumidor médio é suscetível de variar em função da categoria
de produtos ou serviços em causa (acórdão do Tribunal de Justiça de 22/06/1999,
C-342/97, «Lloyd Schuhfabrik Meyer», n.º 26).
4
Impacto do método de compra de produtos e serviços
O Tribunal determinou que, para avaliar a importância que deve ser dada ao grau de
semelhança visual, fonética e conceptual entre as marcas, é conveniente ter em conta
a categoria de produtos ou serviços em causa e as condições em que são
comercializados (acórdão do Tribunal de Justiça de 22/09/1999, C-342/97, «Lloyd
Schuhfabrik Meyer», n.º 27).
A categoria de produtos e serviços em causa pode aumentar a importância de um dos
aspetos da semelhança entre os sinais (visual, fonética e conceptual), devido à forma
como os produtos e serviços são encomendados e/ou comprados. A semelhança
fonética ou conceptual entre sinais pode ser menos importante no caso de produtos e
serviços que, em regra, são examinados visualmente ou podem ser experimentados
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antes de serem comprados. Nestes casos, a impressão visual dos sinais é a mais
importante na avaliação do risco de confusão.
Importa, contudo, salientar que todos os fatores determinantes para o risco de
confusão estão interligados, pelo que todas as circunstâncias devem ser examinadas
caso a caso. Isto significa que não deve ser aplicada qualquer regra geral a grandes
categorias de bens ou serviços.
4.1
Semelhança visual
Um bom exemplo de produtos em que a semelhança visual pode desempenhar um
papel mais importante – mas não absoluto – na avaliação do risco de confusão são os
artigos de vestuário. Em geral, nas lojas de roupa, os clientes podem escolher eles
próprios as roupas que desejam comprar ou ser ajudados pelos empregados da loja.
Embora não seja de excluir uma comunicação oral sobre o produto e sobre a marca, a
escolha do vestuário faz-se geralmente de maneira visual. Por conseguinte, a
perceção visual das marcas em causa ocorre, normalmente, antes do ato de compra.
Por esse motivo, o aspeto visual é mais importante na apreciação global do risco de
confusão (acórdãos do Tribunal Geral de 14/10/2003, T-292/01, «Bass», n.º 55, de
06/10/2004 nos processos apensos T-117/03, T-119/03 e T-171/03, «NLSPORT»,
n.º 50, de 18/05/2011, T-502/07, «McKENZIE», n.º 50, e de 24/01/2012, T-593/10,
«B», n.º 47). Estas considerações foram importantes na conclusão de inexistência de
risco de confusão entre as marcas seguintes, nomeadamente para determinados
produtos da classe 25:
Sinal anterior
Sinal controvertido
Processo n.º
McKENZIE
T-502/07
T-593/10
As mesmas considerações foram fundamentais para a conclusão de risco de confusão
nos seguintes casos:
Sinal anterior
Sinal controvertido
Processo n.º
ICEBERG
ICEBREAKER
T-112/09
R 1050/2008-4
PETER STORM
PEERSTORM
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T-30/09
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T-376/09
Todavia, o facto de se conferir maior importância à perceção visual não significa que a
presença de elementos figurativos que se destacam permita ignorar a presença de
elementos nominativos idênticos, como se pode verificar no caso seguinte, em que se
considerou existir risco de confusão:
Sinal anterior
Sinal controvertido
Processo n.º
FISHBONE
T-415/09
(negado provimento ao recurso
interposto no Tribunal de Justiça
sob o n.º C-621/11P)
Do mesmo modo, a impressão visual das marcas de «jogos de vídeo» foi também
considerada particularmente importante, devido ao facto de estes produtos serem
normalmente comprados após análise exaustiva das respetivas especificações e
características técnicas, primeiro com base na informação disponibilizada em
catálogos especializados ou na Internet e, em seguida, no ponto de venda. Por estes
motivos, as diferenças visuais foram determinantes para a conclusão de inexistência
de risco de confusão no processo seguinte (acórdão do Tribunal Geral de 08/09/2011,
T-525/09, «Metronia», n.os 38-47):
Sinal anterior
Sinal controvertido
Processo n.º
T-525/09
A semelhança visual entre sinais pode igualmente ter importância acrescida quando os
produtos são bens de consumo corrente normalmente comprados em
supermercados ou em estabelecimentos em que os produtos estão expostos em
prateleiras e os consumidores são bastante guiados pelo impacto visual da marca que
procuram. Em consequência, relativamente a esses produtos, as diferenças visuais
foram fundamentais para chegar a uma conclusão de inexistência de risco de
confusão entre as marcas infra no Reino Unido.
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Sinal anterior
Sinal controvertido
Processo n.º
EGLÉFRUIT
T-488/07
Todavia, o princípio geral supraenunciado não significa que, em relação aos produtos
que normalmente são comprados devido à impressão visual causada, a impressão
fonética possa ser ignorada. Este último aspeto foi salientado num processo que
envolveu as marcas a seguir indicadas e em que o Tribunal Geral sustentou que,
apesar de os computadores e os acessórios para computadores serem vendidos
aos consumidores «tal como são vistos» nos expositores das áreas de livre-serviço, a
identidade fonética entre as marcas em causa era, neste caso, pelo menos tão
importante como a sua semelhança visual, porquanto seria provável que, por ocasião
da compra, fossem discutidas as características dos produtos e da sua marca. Além
disso, os produtos poderiam ser anunciados oralmente, na rádio ou por outros
consumidores.
Sinal anterior
Sinal controvertido
CMORE
4.2
Processo n.º
T-501/08
Semelhança fonética
Contrariamente ao que observámos nos casos anteriores, em que a semelhança
visual é mais importante, a semelhança fonética pode ser mais importante do que a
semelhança visual quando os produtos em causa são tradicionalmente pedidos
oralmente. Por exemplo, pode ser conferida maior importância às semelhanças
fonéticas no caso dos produtos farmacêuticos, se estes produtos forem
tradicionalmente pedidos oralmente. Esta consideração foi tida em conta na conclusão
de existência de risco de confusão no processo a seguir referido, uma vez que este
dizia respeito a um serviço relacionado com contratos de aluguer de veículos a
motor normalmente celebrados pelo telefone.
Sinal anterior
Sinal controvertido
Processo n.º
ZIPCAR
CICAR
T-36/07
Quando os produtos são pedidos oralmente, a perceção fonética do sinal pode
igualmente ser influenciada por fatores como a presença simultânea de vários outros
sons que são também apreendidos pelo destinatário do pedido. Estas considerações
são importantes quando os produtos em causa são pedidos normalmente em pontos
de venda com um nível de ruído bastante elevado, como bares ou clubes noturnos.
Nestes casos, pode ser conveniente conferir particular importância à semelhança
fonética entre as marcas em causa. Estas considerações foram decisivas para concluir
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a existência de risco de confusão entre as marcas a seguir indicadas para alguns
produtos da classe 33 (acórdão do Tribunal Geral de 15/01/2003, T-99/01, «Mystery»,
n.º 48).
Sinal anterior
Sinal controvertido
Processo n.º
MYSTERY
MIXERY
T-99/01
Também um método específico ou uma forma habitual de pedir produtos pode implicar
um acréscimo da importância atribuída à semelhança fonética entre os sinais. Por
exemplo, o Tribunal Geral sustentou que no setor dos vinhos os consumidores
desses produtos estão habituados a designá-los e a reconhecê-los pelo elemento
nominativo que serve para os identificar, em especial nos bares e restaurantes, onde
os vinhos são pedidos oralmente depois de lido o seu nome na lista de vinhos
(acórdãos do Tribunal Geral de 23/11/2010, T-35/08, «Artesa Napa Valley», n.º 62, de
13/07/2005, T-40/03, «Julián Murúa Entrena», n.º 56, e de 12/03/2008, T-332/04,
«Coto d’Arcis», n.º 38). Por esse motivo, nesses casos, pode ser conveniente conferir
particular importância à semelhança fonética entre as marcas em causa. Estas
considerações foram importantes na conclusão da existência de risco de confusão
entre as marcas de vinho seguintes, apesar das suas consideráveis diferenças visuais.
Sinal anterior
Sinal controvertido
MURÚA
Processo n.º
T-40/03
T-35/08
Todavia, o princípio geral supraenunciado não significa que a impressão visual possa
ser ignorada em relação aos produtos que normalmente são pedidos oralmente. Com
efeito, o Tribunal Geral sustentou que, embora tenha por vezes sido atribuída uma
importância preponderante à perceção fonética de marcas em matéria de bebidas, as
diferenças fonéticas das marcas não merecem particular importância quando as
bebidas em causa são objeto de uma distribuição generalizada, não sendo vendidas
apenas em lojas especializadas, onde são pedidas oralmente, mas também em
grandes superfícies comerciais, onde são compradas visualmente (acórdão do
Tribunal Geral de 03/09/2010, T-472/08, «61 a nossa alegria», n.º 106 remetendo para
o n.º 40).
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4.3
Conclusão
As circunstâncias supradescritas demonstram que, em determinadas situações, o
Instituto deve conferir maior importância à perceção visual ou fonética das marcas,
consoante os produtos e serviços em causa são comprados em livre-serviço ou
pedidos, respetivamente. No entanto, mesmo nestas situações, elementos visuais ou
fonéticos idênticos ou muito semelhantes não podem ser completamente ignorados,
porquanto todos os fatores relevantes estão interligados e são interdependentes e
cada conjunto de circunstâncias deve ser examinado individualmente.
5
Impacto da semelhança conceptual dos sinais no risco
de confusão
Em geral, a constatação de semelhança entre os sinais num nível de comparação é
suficiente para concluir que os sinais são semelhantes e pode ser suficiente para
determinar que existe risco de confusão 2.
O mesmo se aplica, em geral, à semelhança conceptual: o Tribunal de Justiça
sustentou que não é impossível que a semelhança conceptual decorrente do facto de
duas marcas utilizarem imagens que coincidem no seu conteúdo semântico possa
criar risco de confusão. Tal é o caso quando a marca anterior possui um caráter
distintivo particular, intrínseco ou decorrente do prestígio de que goza junto do público.
Contudo, no caso de a marca anterior não gozar de particular notoriedade e consistir
numa imagem que apresenta poucos elementos figurativos, a mera semelhança
conceptual entre as marcas não basta para criar risco de confusão (acórdão de
11/11/1997, C-251/95, «Sabèl», n.os 24 e 25).
Sinal anterior
Sinal controvertido
Processo n.º
HAI
T-33/03
P&S: classes 5, 32, 33, 35 e 42
Território: União Europeia
Apreciação: o Tribunal Geral confirmou a semelhança conceptual dos sinais, mas negou a existência de
risco de confusão, mesmo no caso de produtos idênticos, devido ao facto de as marcas serem visual e
foneticamente diferentes e de o caráter distintivo da marca anterior ser mediano (n.º 64) – inexistência
de risco de confusão.
Sinal anterior
Sinal controvertido
K2 SPORTS
Processo n.º
T-54/12
P&S: classes 18, 25 e 28
2 Ver Linhas de orientação relativas ao processo de oposição, Parte 2, Identidade e risco de confusão,
Capítulo 3, Comparação de sinais.
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Território: Alemanha e Reino Unido
Apreciação: contrariando a decisão da Câmara de Recurso de que não existia semelhança conceptual,
o termo «sport», sem prejuízo do seu caráter descritivo, remete para o mesmo conceito, levando a
concluir que existe um certo grau de semelhança conceptual. O Tribunal Geral determinou que esta
semelhança era fraca no contexto da impressão de conjunto dos sinais e, em especial, do muito fraco
caráter distintivo deste termo. Contudo, a fraca semelhança conceptual não neutralizou as significativas
diferenças visuais e fonéticas entre os sinais (n.º 49) - inexistência de risco de confusão.
Sinal anterior
Sinal controvertido
Processo n.º
HALLOUMI
HELLIM
T-534/10
P&S: classe 29
Território: Chipre
Apreciação: o Tribunal Geral determinou que, atento o caráter descritivo da marca anterior, a existência
de semelhança conceptual não era suficiente para concluir pela existência de risco de confusão (o TG
concluiu que os sinais eram visual e foneticamente distintos) (n.º 54) - inexistência de risco de confusão.
Sinal anterior
Sinal controvertido
NORMA
Processo n.º
C-191/11P
P&S: classes 35 e 42
Território: Alemanha
Apreciação: as diferenças conceptuais deveriam ser suficientemente fortes para neutralizar as
os
semelhanças visuais e fonéticas (n. 44 e 45) – risco de confusão.
A constatação de semelhança conceptual deve, portanto, ser seguida de uma
cuidadosa apreciação do caráter distintivo intrínseco e adquirido da marca anterior.
6
Casos especiais
6.1
Sinais curtos
Conforme se refere noutra parte desta secção, o Tribunal de Justiça determinou que o
risco de confusão deve ser apreciado globalmente, atentos todos os fatores relevantes
do caso em apreço, incluindo o grau de semelhança entre os sinais. O Tribunal
sustentou ainda que a apreciação global deve, no que respeita à semelhança visual,
fonética ou conceptual das marcas em causa, basear-se na impressão de conjunto
produzida pelas marcas.
A extensão dos sinais pode influenciar a impressão de conjunto que produzem e, por
conseguinte, as diferenças entre eles. Em princípio, quanto mais curto for o sinal, mais
facilmente o público apreende todos os seus elementos individuais. Inversamente,
quando os sinais são mais extensos, o público tem mais dificuldade em apreender as
diferenças. No entanto, cada caso deve ser avaliado com base nos seus méritos
próprios, tendo em conta todos os fatores relevantes.
Os tribunais não definiram com precisão o que deve entender-se por sinal curto.
Contudo, o Instituto considera curtos os sinais que têm três ou menos de três
letras/números. Nos pontos seguintes, analisa-se o risco de confusão para sinais com
uma, duas e três letras/números.
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6.1.1
Sinais com uma letra / número
Importa notar que o Tribunal Geral sustentou que a apreciação global do risco de
confusão entre sinais compostos por uma letra (ou uma combinação de letras não
reconhecível como uma palavra) segue as mesmas regras da apreciação relativa a
sinais nominativos constituídos por uma palavra, um nome ou um termo fantasista
(acórdãos do Tribunal Geral de 06/10/2004, nos processos apensos T-117/03,
T-119/03 e T-171/03, «NLSPORT», «NL JEANS», «NL ACTIVE», «NL
COLLECTION», n.os 47 e 48, e de 10/05/2011, T-187/10, «G / G ea», n.º 49).
Na apreciação do risco de confusão, é importante determinar o grau de caráter
distintivo intrínseco da marca anterior e, em consequência, o seu âmbito de
proteção. A este propósito, consultar Linhas de orientação relativas ao exame
efetuado no Instituto de Harmonização no Mercado Interno, Parte C, Oposição,
Secção 2, Identidade e risco de confusão, Capítulo 4, Caráter distintivo e o ponto
relativo aos sinais curtos. Em geral, apesar de as marcas registadas anteriores
formadas por uma única letra (ou número) representada em carateres normais
beneficiarem da presunção de validade, o seu grau de caráter distintivo intrínseco tem
mesmo assim de ser avaliado com base nos produtos e/ou serviços designados.
Quanto à apreciação global do risco de confusão, o Tribunal Geral esclareceu que o
facto de duas marcas formadas pela mesma letra (ou pela mesma sequência de
letras) serem consideradas idênticas em termos fonéticos e conceptuais é
relevante para efeitos da apreciação do risco de confusão. Nestes casos, é
necessário que a marca mais recente cause uma impressão visual suficientemente
diferente para o risco de confusão poder ser excluído com segurança (ver acórdão
T-187/10, «G / G ea», supramencionado, n.º 60).
Por conseguinte, o risco de confusão pode ser excluído com segurança se dois sinais
em conflito, apesar de serem formados por uma única e mesma letra, forem estilizados
de forma suficientemente diferente ou tiverem representações gráficas suficientemente
diferentes para a respetiva caracterização gráfica neutralizar o elemento nominativo
comum.
Nos processos seguintes, considerou-se que os sinais produziam uma impressão
visual de conjunto semelhante e que, em consequência, existia risco de confusão:
Sinal anterior
Sinal controvertido
Processo n.º
R 0568/2000-2
P&S: classes 9 e 16
Território: Espanha
Apreciação: apesar destas pequenas diferenças, a impressão de conjunto dos sinais em conflito é
semelhante; as diferenças são neutralizadas pelas características semelhantes, que são predominantes.
Os produtos são idênticos ou semelhantes – risco de confusão.
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Sinal anterior
Sinal controvertido
Processo n.º
T-115/02
P&S: classes 9, 16, 25, 35 e 41
Apreciação: tendo em conta, por um lado, a forte semelhança entre os sinais em conflito e, por outro, a
semelhança entre os produtos designados, ainda que diminuta no que se refere aos sapatos e ao
vestuário, a Câmara de Recurso concluiu que existia risco de confusão no espírito do público relevante
(n.º 27) – risco de confusão.
Sinal anterior
Sinal controvertido
Processo n.º
A
R 1508/2010-2
P&S: classes 9, 18, 24, 25 e 28
Apreciação: deve presumir-se que a anterior marca alemã possui o caráter distintivo necessário para ser
os
protegida enquanto marca. Os sinais são semelhantes e os produtos são idênticos (n. 18 e seguintes) –
risco de confusão.
Sinal anterior
Sinal controvertido
Processo n.º
T-187/10
interposto no Tribunal de Justiça sob o
n.º C-354/11 P)
,
Território: União Europeia, Itália
Apreciação: a impressão de conjunto dos sinais em conflito foi considerada semelhante. Tendo em conta
a semelhança entre os sinais, o prestígio do sinal anterior enquanto abreviatura da marca Gucci e a
identidade dos produtos, concluiu-se que existia risco de confusão.
Por outro lado, nos processos seguintes, concluiu-se que não existia risco de
confusão devido às diferentes estilizações dos sinais formados por uma única letra:
Sinal anterior
Sinal controvertido
Processo n.º
R 1655/2006-4
P&S: classe 25
Apreciação: a Câmara de Recurso sustentou que os consumidores espanhóis associavam a letra «M» ao
tamanho de uma peça de vestuário, pelo que o seu caráter distintivo era fraco (n.º 21) - inexistência de
risco de confusão.
Sinal anterior
Sinal controvertido
Processo n.º
T-174/10
(negado provimento ao
recurso interposto no Tribunal
de Justiça sob o
n.º C-611/11 P)
A
Apreciação: o Tribunal Geral concluiu pela inexistência de risco de confusão com base na conceção
gráfica particular da marca controvertida e no facto de o público não pronunciar a marca controvertida
devido à sua conceção gráfica particular - inexistência de risco de confusão.
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Sinal anterior
Sinal controvertido
Processo n.º
F
R 1418/2006-2
P&S: classe 25
Apreciação: a Câmara de Recurso concluiu que as diferenças visuais entre os sinais neutralizam a
identidade dos produtos (n.º 26) - inexistência de risco de confusão.
Sinal anterior
Sinal controvertido
Processo n.º
R 576/2010-2
(confirmado pelo acórdão do
TG no Processo T-593/10)
Apreciação: a Câmara de Recurso concluiu que a impressão visual de conjunto dos sinais neutraliza a
os
identidade dos produtos (n. 19-21) - inexistência de risco de confusão.
Por último, importa salientar que a representação nominativa de um «sinal com uma
letra / um dígito» não deve ser considerada equivalente ao sinal (por exemplo, «UM»
não é igual a «1», nem «EME» é igual a «M»). Em consequência, os argumentos
acima referidos não são diretamente aplicáveis a esses casos 3.
6.1.2
Sinais com duas letras / números
Salvo se a combinação de letras per se for intrinsecamente fraca para os produtos e
serviços designados (por exemplo, «XL» para produtos da classe 25), os sinais com
duas letras/números não são necessariamente pouco distintivos. No entanto, há que
ter em conta que os consumidores são frequentemente confrontados com abreviaturas
e combinações de letras de todos os tipos, tanto na sua vida pessoal como na vida
profissional.
As regras supraenunciadas para as marcas formadas por uma única letra/número são
igualmente aplicáveis a sinais formados por duas letras/números: a identidade fonética
e conceptual é importante, pelo que, em geral, não existe risco de confusão entre
sinais de duas letras/números estilizados de forma suficientemente diferente ou com
representações gráficas suficientemente diferentes das mesmas letras/números para
produzirem uma impressão visual suficientemente diferente.
Por conseguinte, o risco de confusão pode ser excluído com segurança se dois sinais
em conflito, apesar de serem formados pela mesma combinação de duas letras,
tiverem uma caracterização gráfica suficientemente diferente para neutralizar os
elementos nominativos comuns.
3 Ver Linhas de orientação relativas ao exame efetuado no Instituto de Harmonização no Mercado
Interno, Parte C, Oposição, Secção 2, Identidade e risco de confusão, Capítulo 3, Comparação de sinais.
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Se a combinação de duas letras produzir uma impressão visual semelhante, é forçoso
concluir que existe risco de confusão:
Sinal anterior
Sinal controvertido
Processo n.º
B 61 046
P&S: classe 36
Apreciação: a impressão visual de conjunto das marcas em conflito é a de que estas são formadas por
duas letras numa composição figurativa arbitrária que transmite a mesma impressão. As marcas são
consideradas semelhantes e os serviços idênticos – risco de confusão.
Sinal anterior
Sinal controvertido
Processo n.º
R 0020/2009-4
(recurso pendente no Tribunal Geral
sob o n.º T-520/11)
GE
P&S: classes 6, 7, 9. 11 e 17
Território: Reino Unido
Apreciação: os produtos são idênticos, as marcas são foneticamente idênticas e existe uma certa
semelhança visual entre as marcas. As diferenças, que consistem, essencialmente, na ligeira estilização
das letras «GE» no pedido impugnado – que, não obstante, apresentam semelhanças com a
representação habitual das letras «GE» em maiúsculas –, são insuficientes para permitir excluir com
segurança o risco de confusão. Esta conclusão é válida mesmo quando os produtos em causa se
destinam a um público informado, na medida em que os consumidores poderiam pensar que o pedido
de marca impugnado constituía uma nova versão da marca nominativa anterior (n.º 27) – risco de
confusão.
No processo infra, concluiu-se pela inexistência de risco de confusão devido às
diferentes representações gráficas das mesmas letras:
Sinal anterior
Sinal controvertido
Processo n.º
R 0082/2011-4
et al
P&S: classe 33
Apreciação: a conceção gráfica em que as combinações de letras se integram influencia fortemente a
perceção do consumidor. O caráter distintivo das marcas em conflito reside, em larga medida, nos seus
elementos gráficos específicos (n.º 16) – inexistência de risco de confusão.
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Diferença de uma das letras conduz normalmente a uma conclusão de inexistência
de risco de confusão:
Sinal anterior
Sinal controvertido
Processo n.º
KX
R0864/2010-2
CX
P&S: classe 7
Apreciação: em termos de impressão de conjunto e de aplicação do princípio de interdependência, a
Câmara de Recurso confirmou que a diferença na primeira letra é suficiente para excluir o risco de
confusão no espírito do público em causa, tendo em conta o facto de o público relevante ser
particularmente atento (n.º 28) – inexistência de risco de confusão.
Sinal anterior
Sinal controvertido
KA
Processo n.º
T-486/07
Apreciação: embora o consumidor relevante raramente tenha a oportunidade de proceder a uma
comparação direta dos diferentes sinais e deva confiar na imagem imperfeita que deles guarda na
memória, como alegou o requerente, no caso em apreço, atentas as importantes diferenças visuais
entre as marcas em causa, o facto de os produtos em questão serem normalmente comprados depois
de terem sido vistos e o elevado grau de atenção do consumidor relevante, há que considerar que o
consumidor relevante não irá confundir as marcas em conflito, apesar da ausência de comparação direta
entre as mesmas (n.º 95) – inexistência de risco de confusão.
6.1.3
Sinais com três letras / números
Quando os sinais em conflito são sinais formados por três letras/números, parece
observar-se uma tendência para concluir pelo risco de confusão sempre que a única
diferença reside numa letra foneticamente semelhante, que não afeta a semelhança
entre a impressão de conjunto dos sinais.
Nos processos seguintes, a decisão proferida confirmou o risco de confusão:
Sinal anterior
Sinal controvertido
Processo n.º
ELS
T-388/00
Apreciação: duas das três letras são iguais e estão na mesma ordem e na mesma posição; a
divergência de uma única letra não constitui uma diferença visual e fonética significativa. Acresce que,
os
em alemão, as letras «E» e «I» são pronunciadas de forma similar (n. 66-71) – risco de confusão.
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Sinal anterior
Sinal controvertido
Processo n.º
Ran
R.U.N.
T-490/07
Território: União Europeia, Alemanha
Apreciação: o Tribunal Geral sustentou que, no espírito dos consumidores relevantes, com um bom
domínio da língua inglesa, os sinais são semelhantes (n.º 55) e que, devido à semelhança entre os
sinais e entre determinados produtos e serviços, existe risco de confusão no espírito do público
relevante (n.º 71) – risco de confusão.
Por outro lado, nos processos seguintes, a decisão proferida determinou a
inexistência de risco de confusão:
Sinal anterior
Sinal controvertido
Processo n.º
B 224 057
R 0541/2001-1
(tome nota da retirada do pedido)
BRU
P&S: classe 32
Território: Benelux, União Europeia
Apreciação: no caso vertente, os produtos são idênticos. Não obstante, as divergências visuais e
fonéticas entre as marcas são suficientemente importantes para excluir qualquer risco de confusão,
incluindo o risco de associação, no espírito do público do território relevante, a saber, a União Europeia
– inexistência de risco de confusão.
Sinal anterior
Sinal controvertido
Processo n.º
R 0393/1999-2
P&S: classe 25
Território: Benelux, Alemanha, Espanha, França, Itália, Portugal, Áustria
Apreciação: quando as marcas são compostas apenas por três letras sem qualquer significado, a
divergência numa letra pode ser suficiente para as diferenciar, especialmente quando é a primeira letra
que é diferente e as marcas em conflito incluem elementos figurativos visualmente diferentes. No caso
em apreço, as primeiras letras das marcas em conflito, a saber, «J» e «T» são pronunciadas de forma
diferente em todas as línguas pertinentes. Além disso, estas letras são visualmente diferentes. Acresce
os
que os elementos figurativos das marcas comparadas não se assemelham (n. 17 e 18) – inexistência
Sinal anterior
Sinal controvertido
Processo n.º
COR
T-342/05
P&S: classe 3
Apreciação: o Tribunal Geral considerou que os sinais eram apenas vagamente semelhantes em termos
os
fonéticos (n. 47 e 50). O público relevante alemão não deixará de se aperceber das diferenças no
início dos sinais – inexistência de risco de confusão.
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6.2
Nomes/apelidos
6.2.1
Nomes
Em princípio, não há critérios específicos a ter em conta na avaliação do risco de
confusão entre nomes. Contudo, devido à natureza dos nomes e dos apelidos, há
determinados aspetos que (como veremos mais adiante) devem ser cuidadosamente
considerados e ponderados, como, por exemplo, se um dado nome e/ou apelido é ou
não comum no território relevante.
6.2.2
Nomes comerciais combinados com outras componentes
Para avaliar o risco de confusão associado a sinais complexos que contêm vários
elementos nominativos, um dos quais pode ser considerado um nome comercial, ou
seja, que identifica a empresa «por detrás» da marca, deve proceder-se a uma
apreciação global para identificar o elemento que funciona como marca dos produtos e
serviços em causa. Entre os fatores a considerar contam-se o caráter distintivo de
cada elemento, bem como a respetiva dimensão e/ou o espaço que estes ocupam
numa marca figurativa, que determinam o elemento dominante dos sinais em conflito.
Na eventualidade de o nome comercial não ser o elemento dominante, ainda que cada
um dos elementos que compõem o sinal possa ter um papel distintivo independente, é
provável que os consumidores se concentrem mais no elemento que consideram que
identifica a linha de produtos em causa do que no elemento apreendido (devido ao
facto de ser precedido da preposição «por» «by» ou de um termo equivalente) como
identificativo da empresa que controla os produtos em causa ou do designer que criou
a linha de produtos.
Por conseguinte, sempre que existe um grau de semelhança suficiente entre a
componente apreendida como marca e um sinal em conflito, existe, em princípio, risco
de confusão (desde que estejam reunidos os demais fatores relevantes).
Sinal anterior
Sinal controvertido
Processo n.º
T-43/05
P&S: classe 25
Território: Dinamarca, Finlândia, Suécia
Apreciação: o elemento dominante é o termo «BROTHERS», que representa mais de 60 % da marca
pedida. Além disso, a posição ocupada pelas palavras «BY CAMPER», aliada à menor dimensão dos
carateres utilizados, reforça a dominância do termo «BROTHERS». Em consequência, os consumidores
relevantes iriam concentrar a sua atenção no termo «BROTHERS» e poderiam atribuir uma origem
os
comum aos produtos em causa (n. 65 e 86) – risco de confusão.
Por outro lado, se a avaliação global determinar que o nome comercial é o elemento
dominante e que os sinais coincidem num termo com um fraco caráter distintivo, as
diferenças entre os sinais podem ser suficientes para excluir o risco de confusão.
Sinal anterior
Sinal controvertido
Processo n.º
R 9/2011-5
T-386/12 (pendente)
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P&S: classes 32, 38 e 39, todos relacionados com água mineral.
Território: Reino Unido
Apreciação: «MONDARIZ» é o elemento distintivo e dominante do pedido impugnado, porquanto é o
que mais chama a atenção devido à sua extensão e ao facto de se destacar por estar representado a
negrito (n. 32). O caráter distintivo do termo «ELITE» é fraco, na medida em que este é utilizado como
um adjetivo qualificativo que significa «de qualidade superior» (n.º 37). «ELITE BY MONDARIZ» forma
uma unidade lógica e conceptual que significa «a gama superior das águas minerais produzidas pela
MONDARIZ» (n.º 32), enquanto o termo «ELITE», isoladamente, remete para um grupo de pessoas ou
para os membros desse grupo. Quando o termo «ELITE» é de natureza adjetival, o público concentra a
sua atenção no nome que este qualifica (n.º 35) – inexistência de risco de confusão.
6.2.3
Nomes próprios e apelidos
A perceção dos sinais compostos por nomes de pessoas pode variar de país para
país, mesmo no interior da União Europeia. Em princípio, os apelidos possuem maior
valor intrínseco enquanto indicadores da origem dos produtos ou serviços do que os
nomes próprios. Com efeito, o senso comum demonstra que os mesmos nomes
próprios podem pertencer a um grande número de pessoas que nada têm em comum,
enquanto o mesmo apelido (se não for muito comum no território pertinente) pode
implicar a existência de algum laço entre as pessoas que o utilizam (identidade das
pessoas ou laço familiar). A jurisprudência de um país, se bem que não seja
vinculativa para o Instituto e para os tribunais da União Europeia, pode fornecer
indicações úteis para determinar se, nesse país, o público relevante atribui geralmente
maior caráter distintivo ao apelido sobrenome do que ao nome próprio (acórdão do
Tribunal Geral de 01/03/2005, T-185/03, «Enzo Fusco», n.º 52).
Há casos em que os requerentes invocam, em sua defesa, o direito de utilizarem o seu
nome. Todavia, este argumento não é válido em processos de oposição, porquanto
não interfere com a questão de saber se existe risco de confusão no espírito do
público. Além disso, o registo de marcas não obvia à utilização de nomes de pessoas,
devido à proteção especial prevista no artigo 12.º, alínea a), do CTMR e nas
legislações nacionais pertinentes em matéria de marcas por força do artigo 6.º, n.º 1,
alínea a), da Diretiva que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria
de marcas.
•
Nome próprio versus o mesmo nome próprio ou ligeiras variantes do
mesmo
Por regra, presume-se que, no caso de dois sinais em conflito serem compostos
exclusivamente pelo mesmo nome próprio, existe o risco de os consumidores
considerarem que os produtos/serviços semelhantes/idênticos comercializados sob
essas marcas têm a mesma origem. É evidente que, na ausência de um elemento
diferenciador, o risco de confusão é a conclusão imperativa.
Sinal anterior
Sinal controvertido
Processo n.º
GIORDANO
GIORDANO
T-483/08
Território: Portugal
Apreciação: as duas marcas nominativas em apreço são idênticas, o que aumenta o risco de os
consumidores considerarem que os produtos comercializados sob essas marcas têm a mesma origem.
Acresce que o requerente não demonstrou que o nome próprio italiano «Giordano», em que consistem
ambas as marcas, é comum em Portugal (n.º 32) – risco de confusão.
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Sinal anterior
Sinal controvertido
Processo n.º
ELISE
T-130/09
P&S: classes 9 e 42
Apreciação: o Tribunal Geral sustentou que, embora não seja certo que o público relevante da União
Europeia considere necessariamente os sinais em causa como diminutivos do nome «Elizabeth», é
evidente que esse público não deixará de os considerar nomes femininos muito semelhantes, formados
a partir da mesma raiz. Em alguns Estados-Membros, nomeadamente no Reino Unido, na Irlanda, na
Alemanha e na Áustria, serão seguramente apreendidos pelo público relevante como diminutivos do
nome próprio «Elizabeth» (n.º 36) – risco de confusão.
Sinal anterior
Sinal controvertido
Processo n.º
GISELA
GISELE
R 1515/2010-4
P&S: classe 25
Apreciação: ambas as marcas comparadas constituem variações do nome próprio feminino «Giselle»,
de remota origem alemã e francesa, e são globalmente muito semelhantes, pelo que existe risco de
os
confusão n. 14, 15 e 20) – risco de confusão.
•
Nome próprio versus o mesmo nome próprio seguido de apelido
Quando dois sinais têm em comum o mesmo nome próprio, mas um deles contém
igualmente um apelido e existe a probabilidade de o nome próprio ser considerado
comum (ou mesmo muito comum) no território pertinente, por regra conclui-se pela
inexistência de risco de confusão, uma vez que os consumidores sabem que
existem muitas pessoas com esse nome.
Sinal anterior
Sinal controvertido
Processo n.º
LAURA
LAURA MERCIER
R 0095/2000-2
P&S: classe 3
Apreciação: na opinião da Câmara de Recurso, o consumidor médio espanhol que está familiarizado
com a marca de perfumes «LAURA» não ficará confuso. Em termos conceptuais, «LAURA» é
considerado um nome próprio comum em Espanha. É altamente improvável que o consumidor médio
espanhol associe o nome mais específico «LAURA MERCIER» ao nome «LAURA» (n.º 16) –
inexistência de risco de confusão.
Uma exceção a esta regra é aplicável quando o nome próprio em causa é
considerado pouco comum no território pertinente. Nesse caso, a presença do
elemento incomum é suscetível de chamar a atenção do consumidor e de o induzir no
erro de atribuir uma origem comum aos produtos/serviços em causa.
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Sinal anterior
Sinal controvertido
Processo n.º
AMANDA
AMANDA SMITH
R 1892/2007-2
Apreciação: o nome próprio «AMANDA» ocupa uma posição dominante nas marcas e a posição inicial
no sinal pedido. O termo adicional «SMITH» na marca pedida será apreendido pelo consumidor
espanhol como um apelido anglo-saxónico comum e terá menos peso do que o nome próprio
«AMANDA» (que é menos comum em Espanha). É muito provável que a comercialização sob as
.os
marcas de produtos semelhantes ocasione risco de confusão (n 31 e 33) – risco de confusão.
Sinal anterior
ROSALIA
Sinal controvertido
Processo n.º
ROSALIA DE CASTRO
T-421/10
interposto no Tribunal de Justiça
sob o n.º C-649/11 P)
Apreciação: os sinais são visual e conceptualmente semelhantes, por um lado, e foneticamente muito
semelhantes, por outro. Os produtos são idênticos. Os serviços são semelhantes. Nem o nome
«ROSALIA» nem o apelido «DE CASTRO» são comuns em Espanha. Nenhum destes elementos tem
os
maior caráter distintivo do que o outro (n. 50 e 51) – risco de confusão.
Outra exceção é aplicável no caso de o público tomar/utilizar o nome próprio de uma
pessoa famosa como sinónimo do seu nome completo e de os produtos/serviços
estarem relacionados com o domínio de atividade dessa pessoa, ou de a marca
anterior, constituída apenas por um nome próprio, ter adquirido um forte caráter
distintivo.
Sinal anterior
Sinal controvertido
Processo n.º
KENZO
KENZO TAKADA
R 643/2003-1
(T-468/04)
Apreciação: o consumidor médio, que recorda o termo «KENZO», particularmente distintivo devido à
sua notoriedade, tenderá, ao deparar-se com produtos ou serviços designados pela marca «KENZO
TAKADA», a atribuir-lhes a mesma origem comercial que aos produtos ou serviços vendidos sob a
marca «KENZO». Esta probabilidade é tanto maior quanto é comum, na indústria da moda, da
cosmética e da perfumaria, que a mesma marca assuma diferentes configurações consoante o tipo de
produto que designa (n.º 22) – risco de confusão.
•
Nome próprio seguido de apelido versus o mesmo nome próprio seguido
de apelido diferente
No caso de dois sinais em conflito conterem o mesmo nome próprio seguido de dois
apelidos claramente diferentes, por regra conclui-se pela inexistência de risco de
confusão. O consumidor terá a perceção de que os sinais designam
produtos/serviços de empresas diferentes e sem qualquer ligação.
Exemplo inventado: «Michael Schumacher» / «Michael Ballack» (inexistência de risco
de confusão).
No entanto, quando a impressão de conjunto criada pelos sinais é de clara
semelhança, ou seja, quando as diferenças entre os sinais são neutralizadas na
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impressão de conjunto produzida pelos sinais, de acordo com os critérios normais é
forçoso concluir que existe risco de confusão.
Sinal anterior
Sinal controvertido
Processo n.º
T-8/03 e processos
apensos R 700/2000-4 e
R 746/2000-4
(confirmado pelo acórdão
do Tribunal de Justiça no
processo C-104/05 P)
(Emidio Tucci fig.)
P&S: classes 3, 18, 24 e 25
Apreciação: ambas as marcas consistem na combinação de um nome próprio com um apelido e criam
uma impressão de conjunto semelhante – risco de confusão.
•
Nome próprio seguido de apelido versus nome próprio diferente seguido
do mesmo apelido
No caso de os sinais em conflito conterem o mesmo apelido precedido de nomes
próprios diferentes, a decisão depende, em larga medida, da perceção do apelido no
território pertinente. Quanto menos comum for, maior é a probabilidade de o apelido
chamar a atenção dos consumidores (independentemente do facto de os nomes
próprios serem ou não comuns).
Sinal anterior
Sinal controvertido
Processo n.º
ANTONIO FUSCO
ENZO FUSCO
T-185/03
Território: Itália
Apreciação: dado as partes estarem de acordo quanto ao facto de o apelido «Fusco» não figurar entre
os mais difundidos em Itália, o Tribunal Geral considerou que o consumidor italiano guardará na
memória o apelido (nem raro nem comum) «Fusco» mais do que os nomes próprios (comuns)
«Antonio» ou «Enzo», devido ao facto de atribuir geralmente maior caráter distintivo ao apelido do que
ao nome próprio. Nestas circunstâncias, um consumidor confrontado com um produto com a marca
pedida ENZO FUSCO poderia confundi-la com a marca anterior ANTONIO FUSCO, pelo que existe um
os
risco de confusão n. 53 e 67) – risco de confusão.
Sinal anterior
Sinal controvertido
Processo n.º
Tila March
T-433/09
P&S: classe 3,18 e 25
Apreciação: embora seja conhecido em Espanha, «March» não deixa de ser um apelido pouco comum.
Já o termo «Tila» é mais original (como nome) do que «Carmen», que é bastante comum, mas também
tem um significado em espanhol. O apelido «March», dada a sua sonoridade anglo-saxónica e a sua
os
terminação pouco habitual, é o elemento que mais atrai a atenção dos consumidores (n. 31, 32 e 59)
– risco de confusão.
Em contrapartida, quando duas marcas contêm um mesmo apelido que pode ser
considerado comum (ou mesmo muito comum) no território pertinente, o consumidor
não é, em princípio, induzido em erro, atribuindo aos produtos/serviços em causa uma
origem comum (acórdão do Tribunal Geral de 01/03/2005, T-169/03, «Sissi Rossi»,
n.os 82 e 83, e acórdão do Tribunal de Justiça de 24/06/2010, C-51/09 P, «Barbara
Becker», n.º 36). Os consumidores estão habituados a marcas que contêm apelidos
comuns e não vão acreditar cegamente que sempre que ocorre um apelido comum em
dois sinais em conflito os produtos/serviços em causa provêm da mesma origem.
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Sinal anterior
Sinal controvertido
VITTORIO ROSSI
Processo n.º
R 0547/2010-2
Apreciação: não só estão os consumidores da União Europeia cientes do facto de que as pessoas
podem ter o mesmo apelido sem terem necessariamente qualquer laço familiar como são também
capazes de distinguir o apelido italiano «ROSSI» quando acompanhado de dois nomes próprios
os
diferentes no domínio da moda (n. 33-35) – inexistência de risco de confusão.
•
Nome próprio seguido de apelido versus nome próprio diferente seguido
do mesmo apelido aglomerados numa única palavra
No caso de um dos sinais em conflito ser composto por um nome próprio e um apelido
e o outro ser composto por uma única palavra que pode ser decomposta em
componentes distintas por, pelo menos, uma parte do público relevante devido à
presença reconhecível de um nome próprio e de um apelido combinados de modo a
formar a palavra que constitui o sinal, a conclusão é de que existe risco de confusão
se as marcas produzirem uma impressão de conjunto de semelhança.
Sinal anterior
Sinal controvertido
Processo n.º
PETER STORM
Peerstorm
T-30/09
P&S: classe 25
Apreciação: as duas marcas em causa são constituídas por um nome próprio e um apelido. É pacífico
que o elemento «storm» contido nas duas marcas pode constituir um apelido. Os elementos «peer» e
«peter» que constam, respetivamente, na marca pedida e na marca anterior constituem nomes próprios.
Nomeadamente nos países nórdicos e na Alemanha, Peer é um nome próprio. O facto de a marca
pedida ser escrita numa só palavra não invalida o facto de as duas marcas em causa serem
constituídas por um nome próprio e um apelido (n.º 66) – risco de confusão.
•
Apelido versus nome próprio seguido do mesmo apelido
No caso de dois sinais conterem o mesmo apelido, mas apenas um conter igualmente
um nome próprio, por regra conclui-se pelo risco de confusão. O consumidor pode
ser induzido em erro e atribuir aos produtos/serviços em causa uma origem comum. A
presença de um nome próprio num dos sinais em conflito não é suficiente para garantir
a distinção entre os sinais no espírito dos consumidores. Isoladamente, o apelido é
apreendido como uma versão abreviada do nome completo, remetendo para a mesma
origem.
Sinal anterior
Sinal controvertido
Processo n.º
MURÚA
T-40/03
P&S: classe 33
Apreciação: é incontestado que o público espanhol compreenderá o elemento nominativo que
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compõe a marca pedida como um nome (nome próprio e apelidos) e a marca anterior como um
apelido. É muito possível que o público relevante veja na adjunção do nome «Julian» e do apelido
«Entrena» na marca pedida apenas uma forma de distinguir uma gama de vinhos produzida pela
empresa titular da marca anterior ou, pelo menos, por uma empresa economicamente ligada à
os
interveniente (n. 42 e 78) – risco de confusão.
Sinal anterior
Sinal controvertido
Processo n.º
BRADLEY
VERA BRADLEY
R 1918/2010-1
P&S: classe 11
Apreciação: o sinal que a marca pedida visa proteger é constituído pela expressão «Vera Bradley»,
que muito provavelmente vai ser encarado como o nome (nome próprio e apelido) de uma pessoa,
fictícia ou real. É composto pelo nome próprio «VERA», que é um nome feminino comum em muitos
países da União Europeia, como, por exemplo, a República Checa, a Alemanha, a Irlanda, os Países
Baixos, a Áustria, a Eslovénia e o Reino Unido, e pelo apelido «BRADLEY», que é um apelido inglês
pouco comum, tanto nos países anglófonos como nos demais países da União Europeia. Mesmo que
os consumidores pudessem distinguir os sinais devido ao elemento «Vera», ausente na marca
anterior, iriam considerar estar perante uma linha específica de produtos ou uma extensão da marca.
Em consequência, os consumidores poderiam acreditar que as marcas pertenciam à mesma empresa
os
ou a empresas economicamente ligadas (n. 36, 37 e 52) – risco de conflito.
6.3
Início das marcas
Em sinais predominantemente nominativos, a primeira parte do sinal é, geralmente,
aquela que mais capta a atenção do consumidor e, por conseguinte, a que este retém
com mais clareza na memória. Isto significa que, em geral, o início de um sinal tem
uma influência significativa na impressão de conjunto produzida pela marca
(acórdãos de 15/12/2009, T-412/08, «Trubion», n.º 40, e de 25/03/2009, T-109/07,
«Spa Therapy», n.º 30).
Não obstante, o conceito de «início do sinal» não está definido, porquanto não existe
qualquer indicação concreta daquilo que constitui o início ou o fim, nem sequer se
existe ou não um meio. Uma vez mais, esta perceção depende essencialmente das
circunstâncias do caso (extensão do sinal, divisão silábica, tipos de carateres, etc.) e
não de regras estabelecidas. Pode até acontecer que um sinal seja apreendido como
tendo um início e um fim curtos e um meio ou parte central proporcionalmente muito
maior. Em consequência, consoante as circunstâncias, a regra da importância do
início do sinal pode ter menos peso, em benefício de uma parte central mais relevante.
Dado que é normalmente o início de um sinal que capta a atenção dos consumidores,
quando apenas o fim dos sinais diverge, essa diferença muitas vezes não é suficiente
para excluir a semelhança entre os sinais. Contudo, esta não é uma regra inflexível,
dependendo da conclusão das circunstâncias do caso. Acresce que esta regra apenas
é aplicável quando o sinal contém um elemento nominativo (que justifique a leitura da
esquerda para a direita) e esse elemento nominativo não é muito curto (senão o sinal
é de imediato apreendido na totalidade). Entende-se por sinais muito curtos sinais
formados por três ou menos letras/números (ver n.º 6.1 supra).
Nos processos seguintes, a decisão proferida confirmou o risco de confusão:
Sinal anterior
Sinal controvertido
Processo n.º
ALENTIS
ALENSYS
R 1243/2010-1
P&S: classe 42
Apreciação: as marcas são visual e foneticamente muito semelhantes, em especial porque as primeiras
quatro letras são iguais. É consensual que as pessoas prestam mais atenção à primeira parte de uma
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marca, pelo menos quando a apreendem visualmente (n.º 33) – risco de confusão.
Sinal anterior
Sinal controvertido
Processo n.º
AZURIL
AZULIB
R 1543/2010-1
P&S: classe 5
Território: Grécia
Apreciação: os sinais têm em comum cinco das seis letras que os compõem e as suas primeiras duas
sílabas são idênticas. Há, pois, um certo grau de semelhança visual. Foneticamente os sinais são muito
semelhantes, dado que a parte inicial, que é geralmente a mais importante, é idêntica. Nenhum dos
sinais tem qualquer significado em grego. A semelhança entre os sinais, aliada à identidade ou
os
semelhança entre os «produtos farmacêuticos» gera confusão (n. 35 e 36) – risco de confusão.
Nos processos seguintes, a decisão proferida determinou a inexistência de risco de
confusão, apesar de o início dos sinais ser idêntico. Em alguns dos casos,
concluiu-se que os inícios idênticos constituíam, na realidade, um elemento fraco dos
sinais; noutros, apesar dos inícios idênticos, as diferenças conceptuais neutralizavam
as semelhanças e justificavam a conclusão pela inexistência de risco de confusão.
Sinal anterior
Sinal controvertido
Processo n.º
CALSURA
CALSORIN
R 0484/2010-2
P&S: classe 5
Apreciação: o início «CALS» (que faz pensar em «cálcio») não é particularmente distintivo e deve ser
considerado um elemento fraco da marca relativamente aos produtos em causa (n.º24) – inexistência
Sinal anterior
Sinal controvertido
Processo n.º
NOBLESSE
NOBLISSIMA
R 1257/2010-4
P&S: classe 30
Território: Dinamarca, Finlândia, Suécia
Apreciação: os sinais diferem na quinta letra e no seu final. A sua semelhança visual é mediana. Atenta
a extensão da marca pedida, os sinais diferem em ritmo e em entoação, sendo, portanto, foneticamente
pouco semelhantes. O sinal anterior, «NOBLESSE», tem uma conotação clara na Finlândia e na
Suécia. Em contrapartida, o termo «NOBLISSIMA» não tem qualquer significado nestes territórios. Os
sinais são, pois, diferentes em termos conceptuais. As marcas anteriores são de natureza laudatória e,
até certo ponto, descritivas das características dos produtos «chocolate» descrevendo, nomeadamente,
a sua superior qualidade. O seu caráter distintivo é inferior à média. Tendo em conta a reduzida
semelhança entre os produtos «chocolate» e «gelados comestíveis» (classe 30), a reduzida
semelhança fonética e a diferença conceptual entre os sinais, não existe risco de confusão (n.º 36) –
Sinal anterior
Sinal controvertido
Processo n.º
ALBUMAN
ALBUNORM
R 0489/2010-2
P&S: classe 5
Apreciação: visual, fonética e conceptualmente a semelhança entre os sinais consiste no prefixo comum
«ALBU» (abreviatura de «albumina» ou «albúmen»). Contudo, esta semelhança é pouco significativa,
porquanto este prefixo é genérico e destituído de caráter distintivo. O segundo elemento da marca
anterior, «MAN», é o elemento dominante e é visual, fonética e conceptualmente completamente
distinto do segundo elemento, «NORM», igualmente dominante, da marca impugnada. Tendo em conta
quão atentos e bem informados devem ser os consumidores orientados por profissionais da medicina,
ainda que estes sinais sejam utilizados para produtos idênticos da classe 5, não existe risco de
confusão (n.º 41) – inexistência de risco de confusão.
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6.4
Sinais complexos
Relativamente aos sinais «complexos» (sinais compostos por mais de um elemento,
por exemplo, elementos nominativos e figurativos, sinais nominativos com várias
partes), a regra geral deve consistir em comparar estes sinais na sua totalidade,
atendendo, em especial, à impressão de conjunto produzida. O consumidor médio
apreende normalmente uma marca como um todo e não procede a uma análise das
suas diferentes particularidades (acórdão do Tribunal de Justiça de 12/06/2007,
C-334/05 P, «Limoncello», n.º 35).
Esta regra é aplicável quando um elemento de um sinal ou todo o sinal é total ou
parcialmente incluído noutro sinal:
«(…) a apreciação da semelhança entre duas marcas não se pode limitar a
ter em consideração apenas um componente de uma marca complexa e a
compará-lo com outra marca. Pelo contrário, é necessário operar tal
comparação mediante o exame das marcas em causa, cada uma delas
considerada no seu conjunto (...)» (acórdão do Tribunal de Justiça de
12/06/2007, C-334/05 P, «Limoncello», n.º 41).
Não obstante, a impressão de conjunto produzida por uma marca complexa no espírito
do público relevante pode, em determinadas circunstâncias, ser dominada por uma ou
várias das suas componentes.
Acresce que o caráter distintivo dos elementos sobrepostos/comuns tem um impacto
decisivo na determinação da semelhança entre os sinais, no âmbito da avaliação
global do risco de confusão.
6.4.1
Sinais com componentes figurativas e nominativas
Quando um sinal é composto de elementos nominativos e figurativos, o componente
nominativo tem, em princípio, um impacto mais forte no consumidor do que a
componente figurativa, pois o público não tem tendência a analisar sinais e fará mais
facilmente referência ao sinal em causa citando o seu elemento nominativo do que
descrevendo os seus elementos figurativos (ver acórdão do Tribunal Geral de
14/07/2005, T-312/03, «Selenium-Ace», n. 37, e decisões de 19/12/2011,
R 0233/2011-4, «Best Tone», n. 24, e de 13/12/2011, R 0053/2011-5, «Jumbo», n. 59).
Contudo, o elemento nominativo de um sinal não tem necessariamente um maior
impacto (ver acórdão do Tribunal Geral de 31/01/2013, T-54/12, «K2 SPORTS»,
n.º 40). A impressão visual de um sinal pode desempenhar um papel importante na
perceção que dele tem o público relevante, por exemplo, quando se trata de produtos
da classe 25.
Acresce que o facto de o elemento nominativo poder ter um mais forte impacto não
implica necessariamente que este seja o elemento dominante. O elemento nominativo
de um sinal complexo não é sistematicamente dominante: apenas é dominante se se
destacar visualmente 4.
4 Ver Linhas de orientação relativas ao processo de oposição, Secção 2, Identidade e risco de confusão,
Capítulo 5, Caráter dominante.
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Além disso, na avaliação do impacto do elemento nominativo de uma marca complexa,
deve ser tido em conta o caráter distintivo desse elemento 5.
•
Sinais com um elemento nominativo idêntico ou muito semelhante e
elementos figurativos diferentes
Em princípio, conclui-se pelo risco de confusão quando os elementos nominativos
são idênticos ou semelhantes e o elemento figurativo não possui significado semântico
nem uma estilização invulgar. Nestas circunstâncias, considera-se que o elemento
figurativo não tem uma influência significativa na perceção que o público relevante tem
do sinal.
Nos exemplos seguintes, concluiu-se pelo risco de confusão, devido ao facto de os
elementos nominativos serem idênticos ou semelhantes e os elementos figurativos
serem fracos ou não particularmente elaborados.
Sinal anterior
Sinal controvertido
Processo n.º
T-213/09
Tribunal de Justiça no
processo C-191/11 P)
NORMA
Apreciação: o Tribunal Geral considerou o elemento figurativo do sinal controvertido não negligenciável.
Porém, atento o facto de a sua estilização não ser excessivamente elaborada e ser desprovido de
conteúdo semântico, concluiu que este elemento não era suscetível de influenciar substancialmente a
os
impressão de conjunto do consumidor (n. 67 e 68) – risco de confusão.
Sinal anterior
Sinal controvertido
Processo n.º
T-276/10
(processo de declaração de
nulidade)
COTO DE IMAZ
EL COTO
P&S: classe 33
Apreciação: o Tribunal Geral considerou que o elemento figurativo do sinal controvertido era fraco para
os produtos em causa e, por conseguinte, não tinha um forte impacto na perceção de conjunto do sinal
(n.º 45) – risco de confusão.
Sinal anterior
Sinal controvertido
Processo n.º
PUKKA
T-483/10
P&S: classe 18
Território: Espanha, União Europeia
Apreciação: os elementos figurativos da marca comunitária anterior – designadamente a forma oval a
que se sobrepõe uma forma geométrica que sugere uma estrela de cinco pontas – não transmitem
qualquer conteúdo conceptual identificável. Em consequência, é altamente improvável que estes
elementos figurativos retenham a atenção dos consumidores relevantes. Por outro lado, embora
Capítulo 4, Caráter distintivo.
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também não transmita qualquer conteúdo conceptual, o elemento nominativo pode ser lido e
pronunciado, pelo que é provável que seja lembrado pelos consumidores. Por conseguinte, o elemento
nominativo da marca comunitária anterior deve ser considerado o elemento dominante da impressão
visual produzida pela marca (n.º 47) – risco de confusão.
Em contrapartida, quando os elementos nominativos comuns são (ainda) menos
distintivos do que os elementos figurativos, são as diferenças nos elementos
figurativos que farão concluir pela inexistência de risco de confusão:
Sinal anterior
Sinal controvertido
Processo n.º
T-60/11
Apreciação: neste caso, o elemento nominativo «premium» não conduz a uma constatação de risco de
confusão, mesmo apesar de os produtos serem idênticos. A semelhança entre as marcas reside apenas
numa palavra desprovida de caráter distintivo, que não será lembrada pelos consumidores como o
elemento mais notório das marcas em causa (n.º 53) – inexistência de risco de confusão.
R 1285/2009-1
(declaração de nulidade)
THE NATURAL CONFECTIONERY
CO.
P&S: classe 29 (doces e produtos de confeitaria)
Apreciação: embora a palavra «NATURAL» ocupe uma parte substancial de ambos os sinais, os
consumidores não a considerarão um elemento distintivo (n.º 25). Com efeito, e apesar de os produtos
em causa serem idênticos, a impressão de conjunto produzida pelas marcas em causa não cria
qualquer risco de confusão no espírito do público relevante. Confrontado com os dois sinais em conflito,
o público relevante jamais estabeleceria uma ligação entre eles suscetível de criar qualquer risco de
confusão decorrente da presença em ambos do termo descritivo «NATURAL» que o levasse a crer que
os produtos em causa provinham da mesma empresa ou de empresas economicamente ligadas (n.º 33)
– inexistência de risco de confusão.
Sinal anterior
Sinal controvertido
Processo n.º
R 0745/2009-2
Apreciação: as diferenças conceptuais neutralizam as semelhanças visuais e fonéticas. Além disso, a
Câmara de Recurso considerou o termo «AROMA» genérico para os produtos em causa (n.º 31) –
inexistência de risco de conflito.
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Sinal anterior
Sinal controvertido
Processo n.º
R 1321/2009-1
Apreciação: a fragilidade do elemento nominativo «PreTech» da marca anterior e as significativas
diferenças visuais entre os dois sinais em conflito atenuam o efeito da semelhança fonética. Além disso,
a semelhança fonética entre os dois sinais é menos importante quando o público relevante vê o nome
da marca nos produtos e serviços que compra, como é expectável no caso em apreço (n.º 27) –
Sinal anterior
Sinal controvertido
Processo n.º
R 1357/2009-2
P&S: classes 5, 29, 30 e 32
Apreciação: a Câmara de Recurso teve em conta o caráter não distintivo e descritivo do termo
«Lactofree» para os produtos em causa. A Câmara concluiu que as substanciais diferenças visuais e
conceptuais entre os sinais compensam a natureza parcialmente idêntica e parcialmente semelhante
dos produtos (n.º 98) – inexistência de risco de confusão.
•
Sinais com um elemento figurativo idêntico ou muito semelhante e
elementos nominativos diferentes
Geralmente, a identidade ou semelhança do componente figurativo dos sinais é
insuficiente para estabelecer semelhança no caso de pelo menos um dos sinais ter
mais um componente nominativo do que o outro. Contudo, a conclusão é sempre
ditada pelas circunstâncias específicas de cada caso.
Nos processos seguintes, as diferenças fonéticas e conceptuais determinaram uma
conclusão de inexistência de risco de confusão, apesar das semelhanças visuais
entre os sinais:
Sinal anterior
Sinal controvertido
Processo n.º
T-311/08
(IBIZA REPUBLIC)
Território: França
Apreciação: tendo em conta as diferenças fonéticas e conceptuais e a limitada semelhança visual
entre os sinais, a falta de um marcado caráter distintivo da marca anterior e o caráter dominante do
elemento nominativo da marca pedida, a Câmara de Recurso esteve certa ao considerar que não
existe risco de confusão entre os sinais, mesmo na presença de produtos idênticos (n.º 58) –
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Sinal anterior
Sinal controvertido
Processo n.º
R 0280/2009-4
Apreciação: a única coisa comum aos dois sinais é a característica cruz de oito pontas conhecida por
«cruz de Malta», que remete para a Ordem de Malta. Mesmo no domínio em questão - «recolha de
donativos para fins de beneficência, educação, periódicos, serviços médicos» (classes 16, 36, 41 e
45) - a cruz de Malta não é utilizada exclusivamente pela recorrente. O pedido de marca comunitária
ostenta a sequência de palavras absolutamente distintiva «Pro concordatia populorum», não podendo
ser reduzido ao seu elemento figurativo. Os sinais são ainda distintos foneticamente, dado que o sinal
oponível não possui qualquer elemento nominativo. Também não existe semelhança conceptual,
porquanto a expressão inscrita no pedido de marca significa «pela concórdia entre os povos», nada
tendo, pois, em comum com o sinal anterior. Em consequência, não pode existir risco de confusão,
mesmo no caso de produtos idênticos, que são unicamente os da classe 16 – inexistência de risco de
confusão.
Sinal anterior
Sinal controvertido
Processo n.º
R 1373/2009-2
P&S: classes 9, 12, 14, 18, 22, 25 e 28
Apreciação: no entender da Câmara de Recurso, atento o fraco caráter distintivo dos componentes
figurativos semelhantes das marcas e o preponderante papel distintivo desempenhado pela
componente nominativo no sinal do requerente, não existe risco de confusão, apesar da identidade ou
semelhança dos produtos contestados das classes 9, 12, 14, 18, 22, 25 e 28 – inexistência de risco de
confusão.
É, todavia, possível concluir-se pelo risco de confusão em casos em que o
componente figurativo comum tem um caráter claramente dominante e o elemento
nominativo diferente é insignificante ou no caso de o componente nominativo ter um
fraco caráter distintivo:
Sinal anterior
Sinal controvertido
Processo n.º
Processos apensos
R 0068/2001-4 e R 0285/2001-4
P&S: classes 18, 24, 25 e 28
Território: Benelux, Alemanha, Espanha, França, Itália, Áustria
Apreciação: as marcas têm em comum o facto de uma consistir numa pegada de animal e a outra
incluir uma pegada de animal. Existem diferenças entre as duas pegadas, nomeadamente, no sinal
registado pelo oponente a pegada tem garras. Contudo, a impressão geral é de uma pegada
representada a preto. O elemento nominativo do pedido impugnado não está presente na marca do
oponente. Num contexto linguístico francês, o elemento nominativo do pedido impugnado significa,
segundo afirmou o requerente «a casa das peles falsas». Por si só, é um elemento com um caráter
distintivo intrínseco muito limitado – risco de confusão.
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Noutros casos, o elemento figurativo pode «colaborar» com a parte nominativa na
definição de um dado conceito e pode mesmo contribuir para clarificar o significado de
palavras que, em princípio, podem não ser conhecidas da generalidade dos
consumidores. Assim, nos processos seguintes, concluiu-se pelo risco de confusão,
embora o elemento nominativo esteja presente apenas num dos sinais:
Sinal anterior
Sinal controvertido
Processo n.º
B 210 379
P&S: classe 3
Território: Alemanha, Espanha
Apreciação: os sinais foram considerados suficientemente semelhantes para que exista risco de
confusão decorrente da identidade dos produtos, porquanto a representação da lua, presente nos dois
sinais, torna a equivalência entre as palavras espanhola e inglesa «LUNA» e «MOON» mais clara para
os consumidores espanhóis – risco de confusão.
Sinal anterior
Sinal controvertido
Processo n.º
R 1409/2008-2
Apreciação: visualmente, as marcas são muito semelhantes. Não é possível proceder a uma
comparação fonética. Conceptualmente, a palavra «horse» significa «cheval» na língua do processo
(francês). Este elemento será compreendido pelos consumidores de língua inglesa como uma
referência direta ao elemento figurativo da marca impugnada. As marcas são, pois, idênticas em termos
conceptuais. Atento o facto de que o consumidor médio não tem normalmente a possibilidade de
comparar diretamente as marcas e tendo em conta o princípio da interdependência dos fatores, existe
risco de confusão entre os sinais quando estes são utilizados para produtos idênticos das classes 18 e
25 – risco de confusão.
6.4.2
Sinais nominativos «com várias partes»
Nestes casos, é todo o sinal ou apenas uma dos seus componentes que é integrado
no outro sinal, ou seja, o sinal anterior (ou um componente desse sinal) é
integralmente incluído no sinal impugnado ou inversamente.
O tipo de caso mais frequente é mais problemático coloca em confronto um sinal com
uma palavra e um sinal com duas palavras. Esta situação pode conduzir a uma
conclusão de semelhança entre as marcas e, aliada a outros fatores, resultar em risco
de confusão, conforme estatuído pelos tribunais nos seguintes processos:
«(...) a circunstância de a marca ser constituída exclusivamente pela marca
anterior (...), à qual foi acrescentada outra palavra, (...), constitui um indício
da semelhança entre as duas marcas.»
(Acórdão do Tribunal Geral de 04/05/2005, T-22/04, «Westlife», n.º 40.)
«(...) no caso de um dos dois únicos termos que constitui uma marca
nominativa ser idêntico, no plano visual e no plano auditivo, constituindo
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esse termo único uma marca nominativa anterior, e de os referidos termos,
considerados em conjunto ou isoladamente, não terem, no plano
conceptual, qualquer significado para o público em causa, devem as
marcas em questão, consideradas cada uma no seu conjunto, ser
consideradas semelhantes (...).»
(Acórdão do Tribunal Geral de 25/11/2003, T-286/02, «KIAP MOU», n.º 39.)
No acórdão seguinte, foi introduzido um novo critério (o papel distintivo autónomo do
elemento comum):
«(...) pode existir um risco de confusão no espírito do público, em caso de
identidade de produtos ou de serviços, quando o sinal impugnado é
constituído pela justaposição, por um lado, da denominação da empresa
do terceiro e, por outro, da marca registada, dotada de poder distintivo
normal, e esta, sem criar, por si só, a impressão de conjunto do sinal
composto, mantém neste último uma posição distintiva autónoma.»
(Acórdão do Tribunal de Justiça de 06/10/2005, C-120/04, «Thomson Life», n.º 37).
Para avaliar se a coincidência num elemento nominativo pode implicar a semelhança
entre os sinais e (aliada a outros fatores relevantes) risco de confusão, importa ter em
conta dois aspetos: se o elemento comum a) é reconhecível e b) tem um caráter
distintivo autónomo.
•
Elemento reconhecível
É particularmente importante determinar se o termo comum pode ser identificado
isoladamente na marca complexa, quer porque está separado por um espaço ou por
um hífen, quer porque está de outra forma (devido ao seu significado óbvio)
identificado como elemento individual.
Um consumidor médio, ao deparar com um sinal nominativo, decompõe-no em
elementos que lhe sugiram um significado concreto ou que se pareçam com palavras
que ele conhece (acórdão do Tribunal Geral de 06/10/2004, T-356/02, «Vitakraft»,
n.º 51, confirmado pelo acórdão do Tribunal de Justiça no recurso interposto sob o
n.º C-512/04 P).
Por outro lado, uma simples coincidência numa sequência de letras não é suficiente
para justificar semelhança. As decisões não devem basear-se no simples facto de um
sinal estar «contido» no outro.
Nos exemplos seguintes, a coincidência é evidente, dado que a parte comum é uma
palavra separada:
Sinal anterior
Sinal controvertido
CENTER
CENTER SHOCK
SCHUHPARK
JELLO
SCHUHPARK
Motivo
A marca anterior corresponde à
primeira palavra da marca C-353/09
comunitária pedida.
A marca anterior é idêntica à
segunda palavra da marca T-32/03
comunitária pedida.
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Processo n.º
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DATE 01/01/2014
FLEX
FLEXI AIR
A marca comunitária pedida T-112/03 (confirmado
consiste
essencialmente
na pelo
acórdão
do
palavra «flex» (n.º 64).
Tribunal de Justiça no
recurso n.º C-235/05 P)
Nos exemplos seguintes, o elemento comum é uma parte de uma palavra, que pode,
contudo, ser identificada, dado que o público, logicamente, divide a palavra de acordo
com o significado dos seus elementos:
Sinal anterior
Sinal controvertido
CADENACOR
COR
BLUE
ECOBLUE
Motivo
Processo n.º
O público de língua espanhola irá
identificar os elementos «cadena» e T-214/09
«cor» na marca anterior (n.º 47).
O público relevante irá dividir a T-281/07 (confirmado
marca pedida no prefixo comum pelo acórdão do
«eco» e na palavra «blue» (n.º 30).
Tribunal de Justiça
no recurso interposto
sob o n.º C-23/09 P)
Nos exemplos seguintes, a coincidência não era reconhecível:
Sinal controvertido
Sinal anterior
PARAVAC
ARAVA
LUXINIA
LUX
Motivo
Processo n.º
Simples
coincidência
numa
sequência de letras; a primeira e
R 1398/2006-4
última letra da marca pedida mudam
a impressão de conjunto.
Simples
coincidência
sequência de letras.
numa
R 347/2009-2
CS
CScreen
O sinal anterior será provavelmente
dividido nos elementos «C» e
«Screen», que é muito importante
para computadores e respetivos R 545/2009-4
periféricos. Não será apreendido
como contendo a entidade distintiva
separada «CS».
VAL DO INFERNO
VALDO
Os elementos «VAL» e «DO» estão
R 1515/2008-4
separados.
Embora seja normalmente prestada mais atenção ao início da palavra, em geral não é
muito importante saber se o elemento comum constitui o primeiro ou o segundo
elemento da marca complexa. Nomeadamente, quando a marca impugnada é a marca
complexa, não deve ser muito importante o facto de a marca impugnada integrar a
marca anterior como primeiro ou como segundo elemento. A proteção contra o risco
de confusão é aplicável em ambos os sentidos: o titular da marca anterior está
protegido não só contra a possibilidade de a marca impugnada ser entendida como
referente aos seus produtos/serviços, mas também contra a possibilidade de a sua
marca ser entendida como referente aos produtos/serviços do requerente.
•
Papel distintivo autónomo
A constatação da existência de risco de confusão não pode estar subordinada à
condição de a impressão de conjunto produzida pelo sinal complexo ser dominada
pela parte deste constituída pela marca anterior (acórdãos do Tribunal de Justiça de
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DATE 01/01/2014
11/11/2008, C-57/08 P, «ACTIVY Media Gateway», n.º 53, e de 06/10/2005, C-120/04,
«Thomson Life», n.º 32).
Por outro lado, uma coincidência num elemento fraco ou visualmente insignificante
não conduz a uma constatação de risco de confusão. O facto de o sinal que constitui a
marca anterior estar reproduzido na marca pedida e nela desempenhar um papel
autónomo não implica risco de confusão se esse elemento comum não for distintivo ou
se outros elementos o neutralizarem.
Na análise de sinais complexos versus sinais compostos por uma palavra, assume
particular importância o caráter distintivo dos elementos comuns e dos elementos
diferentes. A coincidência de um elemento com um fraco caráter distintivo não cria
risco de confusão:
Sinal anterior
GATEWAY,
et al
Sinal controvertido
Processo n.º
ACTIVY Media Gateway
T-434/05
Tribunal de Justiça no recurso
C-57/08 P)
P&S: 9, 35, 38 e 42
Apreciação: «(…) tanto o elemento «media gateway» como o elemento «gateway» na marca pedida
remetem diretamente, no espírito dos consumidores relevantes, para os conceitos de passarela de
media e de passarela, comuns no setor da informática. Estes elementos da marca pedida são, por
conseguinte, altamente descritivos dos produtos e serviços abrangidos por essa marca» [tradução não
oficial] (n.º 48) – inexistência de risco de confusão.
Sinal anterior
Sinal controvertido
Processo n.º
P&G PRESTIGE BEAUTE
T-366/07
P&S: classe 3
Apreciação: o Tribunal Geral considerou que o elemento «prestige» da marca pedida era laudatório por
natureza e, até certo ponto, descritivo das características anunciadas e da utilização prevista para os
produtos em causa (n.º 65) – inexistência de risco de confusão.
Todavia, se o elemento em que as marcas diferem tem um caráter distintivo intrínseco
menos marcado do que o elemento comum, o Tribunal pronuncia-se pelo risco de
confusão:
Sinal anterior
Sinal controvertido
Processo n.º
T-169/02
(NEGRA MODELO)
Apreciação: «Negra» é um elemento descritivo, dado que pode ser utilizado em português para
designar a cerveja preta, isto é, o tipo de cerveja comercializado sob a marca NEGRA MODELO. Por
os
conseguinte, a atenção do consumidor médio português irá centrar‑se no termo «modelo» (n. 36 e 37)
– risco de confusão.
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DATE 01/01/2014
O elemento comum pode igualmente adquirir um forte caráter distintivo através do uso:
Sinal anterior
Sinal controvertido
Processo n.º
R 0037/2000-4
T-29/04
(C-131/06 P)
CRISTAL
P&S: classe 33
Apreciação da marca anterior «CRISTAL»: a Câmara de Recurso não pode aceitar a alegação de que
«Cristal» é uma palavra descritiva dos produtos em causa (vinhos espumantes de caráter cristalino).
Por um lado, trata-se de uma indicação evocativa, que sugere o caráter cristalino dos vinhos, mas que
não descreve, de forma alguma, o produto. Por outro, [a Câmara] considera estar demonstrado o
caráter altamente distintivo da marca «CRISTAL» no mercado francês (n.º 31) – risco de confusão.
O Tribunal Geral confirmou o risco de confusão, mas considerou que a marca «CRISTAL» apenas
gozava de notoriedade junto de uma parte do público relevante (profissionais) (n.º 67).
•
Importância de elementos adicionais (não comuns)
O fator seguinte a ter em conta na análise é a importância e o peso dos elementos
adicionais (não comuns) na impressão de conjunto de ambos os sinais. Elementos
como a extensão, a estrutura e a configuração dos sinais foram importantes nos
seguintes exemplos:
Sinal anterior
Sinal controvertido
Processo n.º
LOFT
ANN TAYLOR LOFT
T-385/09
Apreciação: o vocábulo «loft» não é o elemento distintivo na marca pedida. Resulta das mesmas
conclusões que é o elemento «ann taylor», devido a não ter qualquer significado para o público visado,
que deve ser considerado o mais distintivo, por referência ao termo «loft», na marca pedida, pois este
os
último tem um significado preciso para o público (n. 43-49) – inexistência de risco de confusão.
Sinal anterior
Sinal controvertido
Processo n.º
P&G PRESTIGE BEAUTE
T-366/07
P&S: classe 3
Apreciação: ambas as marcas contêm o vocábulo «prestige» (representado, na marca anterior, num
jogo de carateres especial e sem qualquer elemento figurativo). Todavia, esta coincidência é
neutralizada, nomeadamente, pela diferente extensão e configuração dos sinais no seu conjunto. A
marca comunitária pedida é mais extensa do que a marca anterior e o elemento «P&G» no início irá
os
atrair a atenção do público. Além disso, «Prestige» é de natureza laudatória (n. 62-68) – inexistência
•
Sugestões práticas
Por norma, quando uma das marcas em conflito – ou uma parte dessa marca – é
reproduzida na outra marca, gera-se uma situação de semelhança de sinais, que,
aliada a outros fatores, pode criar risco de confusão, salvo se:
−
−
o elemento comum deixar de ser reconhecível enquanto tal na outra marca
(PARAVAC / ARAVA);
os elementos adicionados na outra marca forem claramente preponderantes
(P&G PRESTIGE BEAUTE / Prestige);
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−
−
através da adição de outros elementos, a outra marca se tornar conceptualmente
diferente (exemplo inventado: Line / Skyline) 6;
o elemento comum possuir um fraco caráter distintivo intrínseco ou possuir um
caráter suscetível de ser considerado descritivo (ACTIVY Media Gateway /
GATEWAY).
Em todos os outros casos, conclui-se, por regra, que, se um sinal é integralmente
incluído noutro sinal, os sinais em causa são semelhantes. Acresce que, quando os
produtos são idênticos ou muito semelhantes, e na ausência de outros fatores
específicos, existe risco de confusão.
Conforme se viu, estas duas regras são aplicáveis quando ambos os sinais contêm
outros elementos para além da componente comum. Normalmente, a coincidência
num vocábulo é, por si só, insuficiente para estabelecer a existência de risco de
confusão: o impacto do elemento comum na impressão de conjunto de ambos os
sinais tem de ser comparado com o impacto das partes distintas desses sinais. Neste
contexto, a existência de um elemento adicional em cada um dos sinais a comparar
pode neutralizar mais facilmente a coincidência nessas marcas de um componente
comum do que quando se trata de uma marca composta por uma única palavra
contida noutra marca igualmente composta por uma única palavra.
6.5.
Marcas de cor per se
Quando se avalia o risco de confusão entre duas marcas de cor per se, não é possível
proceder a uma comparação fonética ou conceptual dos sinais, por um lado, e as
semelhanças visuais dependem da cor dos sinais, por outro.
Na apreciação global, o Instituto tem em conta o facto de que existe «interesse geral
em não limitar indevidamente a disponibilidade das cores para os restantes
operadores que oferecem produtos ou serviços do tipo daqueles para os quais é
pedido o registo» (acórdãos do Tribunal de Justiça de 24/06/2004, C-49/02,
«Heidelberger Bauchemie», n.º 41, e de 06/05/2003, C-104/01, «Libertel», n.os 52-56).
O caráter distintivo intrínseco das marcas de cor per se é limitado. O âmbito de
proteção deve ser limitado a combinações de cores idênticas ou quase idênticas.
Sinal anterior
Sinal controvertido
Processo n.º
R 0755/2009-4
P&S: classe 8
Apreciação: as combinações de cores, identificadas por diferentes códigos de cores, não são
suficientemente próximas para justificar uma conclusão de risco de confusão, visto o seu limitado
caráter distintivo intrínseco (n.º 18). A Câmara fez referência a acórdãos do Tribunal e ao interesse
geral quando assegurou que continuam disponíveis cores para os concorrentes (n.º19). O oponente não
provou a existência de um forte caráter distintivo (n.º 25) – inexistência de risco de confusão.
Capítulo 3, Comparação de sinais. Comparação conceptual.
DRAFT
VERSION 1.0
Página 35
DATE 01/01/2014

(trade marks and designs) on community trade m

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