artaJldditoJi - Siqueira Castro

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1999 © SÍNTES E
Uma publicação da SÍNTESE, uma linha de produtos jurídicos do Grupo SAGE.
Publicação bimestral de doutrina, jurisprudência e outros assuntos de Direito Civil e Processual Civil.
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Tiragem: 5.000 exemplares
Revisão e Diagramação: Oois Pontos Editoração
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Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
REVISTA SÍNTESE DIREITO CIVIL EPROCESSUAL CIVIL
Nota: Continuação de REVISTA 108 DIREITO CIVIL EPROCESSUAL CIVIL
v. 1. n. 1, jul. 1999
Segundo a O rganização M undi al de Propriedade Intelectual (Ompi), a
definição de propriedade intelectual é a soma dos direitos relativos às obras
literárias, artísti cas e c ientíficas, às interpretações dos artist as intérpretes e às
execuções dos artistas executantes, aos fonogramas e às emissões de radiodifusão, às invenções em todos os domín ios da ati vidade humana, às descobertas
científicas, aos desenhos e modelos industriais, às marcas industriais, comerciais e de serviço, bem como às firmas comerc iais e denominações comerciais,
à proteção contra a concorrência desleal e todos os outros direitos inerentes à
atividade intelectual nos domín ios ind ustrial, c ientífico, literário e artístico.
Os jurist as Márcio Costa de Menezes Gonçalves e Eduardo Ribeiro
Augusto assim a definem também:
Propriedade Intelectual é o gênero que engloba duas principais espécies: Direito Autoral e Propriedade Industrial. O Direito Autoral abrange as criações do
espírito expressas em algum suporte, sendo resguardado, especificamente, pela
Lei n2 9.610/ 1998 (Lei de Direitos Autorais). A Propriedade Industrial, por sua
vez, engloba as patentes de invenção e de modelo de util idade, desenhos indust riais, indicações geográficas e marcas, sendo resguardada, notadamente, pela
Lei n2 9.279/1996 (Lei da Propriedade Industrial). Por sua vez, o Código Civil
trata do Direito à Imagem que se consubstancia no d ireito sobre a forma plásti ca de qualquer parte do corpo, assim como o é perceptível visualmente. Em
razão de sua relevância, os institutos acima mencionados também encontram
guarida nos dispositivos da Constituição Federal de 1988.
Nesta ed ição elegemos como Assu nto Especial o tema "Propriedade Intelectual", trazendo artigos dos seguintes autores: Márcio Costa de Menezes
Gonçalves, Ed uardo Ribeiro Augusto e Hidemberg Alves da Frota.
Publicação periódica
Bimestral
v. 12, n. 88, mar./abr. 2014
Na Parte Geral, selecionamos um vasto conteúdo, para mantermos a
qualidade desta Edição, com relevantes temas e doutrinas de grandes nomes do
direito, tais como: Carlos Henrique Soares, Adriane Medianeira Toaldo, Osmar
Rodrigues, Fernanda Kretzmann Pires Gomes e Euzébio Henzel.
ISSN 2179-166X
1. Direito civil - periódicos - Brasil
2. Direito processual civil
CDU: 347.9105) (81)
COO: 347
(Bibliotecária responsável: Helena Maria Maciel CRB 10/851)
E, ainda, na Seção "Em Poucas Palavras", de autoria de Tiago Figueiredo
Gonça lves, artigo intitulado " Da Revogação Tácita da Regra de Compensação
dos Honorários Advocatícios Q uando Havida Sucumbênc ia Recíproca" .
Não deixe de ver nossa Seção Bibl iografia Complementar, que traz sugestões de leitura complementar aos assuntos abordados na respectiva edição
da Revista.
Aproveite esse rico conteúdo e tenha uma ótima leitura!
t lOB FOLHAMATIC
ebs ) 5êlJ:
108 Informações Objetivas Pub~icações Jurídicas Ltda.
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Eliane Beltramini
Gerente Editorial e de Consultoria
Sumário
Normas Editoriais para Envio de Artigos
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Assunto Especial
PROPRIEDADE INTELECTUAL
DOUTRINAS
1. Licença de Uso de Propriedade Intelectual e Imagem
Márcio Costa de Menezes Gonçalves e Eduardo Ribeiro Augusto .............. 9
2. Introdução à Propriedade Intelectu al e aos Requ isitos para o Registro
de Propriedade Intelectu al Biotecnológica no Brasil
Hidemberg A lves da Frota ............................... ......................................... 12
JURISPRUDÊNCIA
>·
1. Acórdão na Íntegra (STJ)
44
2. Ementário
50
Parte Geral
DOUTRINAS
1. Considerações Críticas sobre o Diagnóstico do IPEA em Relação
aos Juizados Especiais Cíveis
Carlos Henrique Soares .................................................................. .. .. ...... 56
2. A Relativização da Public idade dos Atos Processuais Praticados por
Via Eletrôn ica
Adriane M edianeira Toaldo e Osmar Rodri gues .............. ......................... 8 1
3. Q uestões Polêmicas Relacionadas à Teori a da Causa M adura
Fern anda Kretzmann Pi res Gomes ................................ .. .......................... 99
4. A Conversão Substancial do Negócio Juríd ico Anul ável
(Análise da Aplicação do Instituto na Seara do Direito Contratu al
Brasileiro)
Euzébio Henzel Antunes ........................................................................ 11 6
JURISPRUDÊNCIA
AcóRDÃos NA ÍNTEGRA
1. Superi or Tribunal de Justi ça .................................................................... 138
2. Superior Tribunal de Justi ça .................................................................... 144
3. Tribun al Regional Federal da 1ª Região .................................................. 157
4. Tribunal Regional Federal da 2" Região .................................................. 164
5. Tri bunal Regional Federal da 3ª Região ................................ .................. 175
6. Tribunal Regional Federal da 4ª Região .................................................. 183
_ _ ___._.s:surrt[fsp-ecrat:- Uoutrirra
PropriedadeIntelectual
Licença de Uso de Propriedade Intelectual eImagem
MÁRCIO COSTA DE MENEZESGONÇALVES
Advogado, sócio do Siqueira Castro Advogados e Ex-Secretário Executivo do Conselho Nacional de Combate à Pirataria.
EDUARDO RIBEIRO AUGUSTO
,.
Sócio do Siqueira Castro Advogados e Advogado da Área de Propriedade Intelectual.
Propriedade intelectual é o gênero que engloba duas principais espécies:
direito autoral e propriedade industrial. O direito autoral abrange as cri ações do
espírito expressas em algum suporte, sendo resguardado, especifi camente, pela
Lei nº 9.610/ 1998 (Lei de Direitos Autorais). A propri edade industrial, por sua
vez, engloba as patentes de invenção e de modelo de uti lidade, os desenhos
industriais, as ind icações geográfi cas e as marcas, sendo resguardada, notadamente, pela Lei n2 9.2 79/1996 (Lei da Propri edade Industrial). Por sua vez, o
Códi go Civil trata do direito à imagem que se consubstanc ia no direito sobre a
forma plástica de qualquer parte do corpo, assim como o é perceptível visualmente. Em razão de sua relevância, os institutos ac ima mencionados também
encontram guarida nos d ispositivos da Constituição Federal de 1988.
Pois bem, nossas breves considerações limitar-se-ão a tratar das marcas,
obras protegidas pelo direito autoral e direitos de imagem, não obstante ao fato
de que o licenc iamento é plenamente aplicável também aos demais institutos
da propriedade intelectual.
Assim como ocorre com qualquer propriedade material, salvo exceções
previstas em lei, prescinde de autorização o uso regular de prop ri edade imaterial alheia. Interessante diferença reside no fato de que a propriedade materi al,
por sua natureza, somente comporta o uso, ao mesmo tempo, de um úni co
terceiro . Nesse sentido e para il ustrar, não seri a possível emprestar determ inado
automóvel, ao mesmo tempo, a duas pessoas distintas e localizadas em cidades
diferentes do país.
Essa limitação, contudo, não recai sobre os bens imateriais, também em
razão da sua própri a natureza, já que, por exemp lo, a imagem de uma ce lebridade pode ser usada ao mesmo tempo por um sem número de empresas locali-
10 ................... . . ..... ..................................................................... . RDC N' 88-Mar-Abr/2014-ASSUNTO ESPECIAL-DOUTRINA
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zadas em territó rios di stintos a fim de agregar valor ao produto/serviço que estão
sendo comercial izados/prestados.
to de royalties pelo uso de marca não se aplicam, portanto, ao pagamento de
royalties por uso de direitos autorais ou mesmo de imagem.
Entretanto, esse é somente um dos atrativos decorrentes do licenciamento
de propriedades imateriais. A O rganização Mundial da Propriedade Intelectual
(OMPI) destaca outros benefícios comerciais decorrentes dessa prática, como
fluxo de receita adicional advinda do pagamento de royalties pelo licenc iado; expansão territorial do alcance da propriedade licenciada; novos canais
de distribuição ou mesmo segmentos de mercado tendo acesso à propriedade
licenciada; o aproveitamento por terceiros de propriedades que foram descontinu adas em razão de processos de fu são e aqui sição ou mesmo de fa lênc ia;
aumento do conhec imento do consumidor e dos investimentos em propaganda
e marketing a respeito da propriedade licenciada e, por fim, mas não menos
importante, a oportunidade de converter uma empresa pirata em uma empresa
licenc iada.
Enfi m, esperamos que essas breves considerações convidem os leitores a
refletir sobre o tema, especialmente sob o enfoque do mercado brasi leiro, ainda
mais no momento em que, conforme Pesquisa da Indústria de Licenciamento
do ano de 2012, elaborada pela lnternational Licensing lndustry Merchandisers' Association's (LIMA), as vendas de produtos licenciados cresceram 5% em
2011, alcançando algo em torno de US$ 109.3 bilhões de dólares, sendo esse o
primeiro movimento de elevação nos últimos 5 (cinco) anos.
Por outro lado, a experiênc ia pretérita nos obriga a d~·stacar pontos que
costumam ser nevrálgicos em acordos dessa natureza: a defin ição de percentual de royalties; a linha tênue entre a faculdade de contro lar as especificações,
qualidade e a natureza do produto ou serviço licenciado e a ingerência do
licenciante sobre o licenciado; a fa lta de simbiose entre o ramo mercadológico da empresa licenciada e o público alvo da marca, personagem ou mesmo
celebridade; a defini ção de responsabi lidade sobre a defesa da propriedade intelectual no território de atuação do licenciado, além de algumas formalidades
decorrentes da natureza de cada contrato.
Vale ressaltar que a Lei da Propriedade Industrial prevê que não somente os titulares de registros de marcas, mas os depositantes de ped idos, podem
licenciar seu uso. Há previsão também nessa legislação de que o contrato de
licença de uso de marca poderá ser averbado no Instituto Nacional da Propriedade Industrial a fim de gerar efe itos perante terceiros, dando pub li cidade
aos termos do acordo, bem como quando existe a necessidade de remessa de
royalties ao exterior.
Já quando tratamos de direitos auto rais, o registro não é necessário no
Brasil nem mesmo para exercer a proteção desses direitos perante terceiros, já
que eles nascem da divulgação da obra. Por consequência, a licença não prescinde de registro, bastando a existência e a divulgação ao público da obra em
si. Também fun ciona dessa manei ra no que tange ao direito de imagem, já que
tão nobre direito não se curvari a às forma lidades registrais para ser exercido em
sua plenitude ou mesmo utilizado por terceiros.
Como não poderia ser diferente, cada contrato de licenciamento abordado acima recebe específico tratamento tributári o e cambia l. Escapa do propósito desse arti go discorrer sobre cada um deles em detalhes; contudo, para
sustentar o alegado, por exemplo, os limites de dedutibilidade fiscal previstos
pela Portaria nº 436, de 1958, do Ministério da Fazenda referentes ao pagamen-
....
RDC Nº 88 - Mar-Abr/2014-ASSUNTO ESPECIAL - DOUTRINA ...........................................................................................................