(trade marks and designs) on community trade m
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Identidade e risco de confusão LINHAS DE ORIENTAÇÃO RELATIVAS AO EXAME DE MARCAS COMUNITÁRIAS EFETUADO NO INSTITUTO DE HARMONIZAÇÃO NO MERCADO INTERNO (MARCAS, DESENHOS E MODELOS) PARTE C OPOSIÇÃO SECÇÃO 2 IDENTIDADE E RISCO DE CONFUSÃO CAPÍTULO 3 COMPARAÇÃO DE SINAIS Linhas de orientação relativas ao exame efetuado no Instituto, Parte C, Oposição FINAL VERSION 1.0 Página 1 DATE 02/01/2014 Identidade e risco de confusão Índice 1 Introdução .................................................................................................. 4 1.1 Visão geral .................................................................................................. 4 1.2 Princípios gerais ........................................................................................ 4 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 2 3 Comparação objetiva ...................................................................................... 4 Três aspetos: visual, fonético ou conceptual ................................................. 5 Sinais a comparar ........................................................................................... 5 Possíveis resultados da comparação ............................................................. 5 Território relevante e público relevante .......................................................... 6 Identidade dos Sinais ................................................................................ 6 2.1 O conceito de identidade ........................................................................... 6 2.2 Limiar para a constatação de identidade .................................................. 7 2.3 Identidade de marcas nominativas ........................................................... 8 2.4 Marcas nominativas e marcas figurativas ................................................ 9 2.5 Identidade de marcas figurativas ............................................................ 10 Semelhança de sinais ............................................................................. 11 3.1 O conceito de semelhança ...................................................................... 11 3.2 Limiar de constatação de semelhança ................................................... 11 3.3 Elementos negligenciáveis ...................................................................... 12 3.4 Comparação no plano visual ................................................................... 13 3.4.1 Comparação no plano visual com marcas nominativas ............................... 13 3.4.1.1 3.4.1.2 3.4.2 Comparação no plano visual sem envolver marcas nominativas ................ 15 3.4.2.1 3.4.2.2 3.4.2.3 3.4.2.4 3.4.2.5 3.4.2.6 3.5 Sinais puramente figurativos vs. sinais puramente figurativos .................. 16 Comparação visual entre duas marcas nominativas/figurativas ................ 17 A comparação no plano visual entre um sinal nominativo/figurativo e um sinal figurativo ..................................................................................... 19 Cenários específicos aquando da comparação de sinais figurativos ........ 20 A comparação visual de marcas a cores per se ........................................ 20 Comparação visual de marcas 3D ............................................................ 21 Comparação fonética ............................................................................... 22 3.5.1 3.5.2 3.5.3 3.5.4 3.6 Marca nominativa vs marca nominativa .................................................... 13 A comparação entre uma marca nominativa e uma marca figurativa com elementos nominativos ...................................................................... 14 Critérios práticos ........................................................................................... 22 Sinais e elementos nos sinais que devem ser apreciados .......................... 23 Sons idênticos/semelhantes com uma ordem diferente .............................. 26 Sinais compostos por, ou incluindo, palavras estrangeiras ou inventadas .. 27 Comparação conceptual: critérios práticos ........................................... 29 3.6.1 Definição de conteúdo semântico ................................................................ 29 3.6.1.1 3.6.1.2 3.6.1.3 3.6.1.4 3.6.1.5 3.6.1.6 O conteúdo semântico das palavras ......................................................... 29 O conteúdo semântico de partes de palavras ........................................... 32 O conteúdo semântico de palavras com erros ortográficos....................... 34 O conteúdo semântico dos nomes e sobrenomes .................................... 35 O conteúdo semântico de sinais figurativos, símbolos, formas e cores .... 37 O conteúdo semântico de números e letras .............................................. 38 Linhas de orientação relativas ao exame efetuado no Instituto, Parte C, Oposição FINAL VERSION 1.0 Página 2 DATE 02/01/2014 Identidade e risco de confusão 3.6.1.7 3.6.1.8 3.6.2 O conteúdo semântico de nomes geográficos .......................................... 39 O conteúdo semântico de onomatopeias .................................................. 39 Como fazer uma comparação conceptual .................................................... 40 3.6.2.1 3.6.2.2 3.6.2.3 3.6.2.4 3.6.2.5 Ambas as marcas têm em comum uma palavra e/ou expressão .............. 41 Duas palavras ou termos têm o mesmo significado, mas em línguas diferentes................................................................................................... 42 Duas palavras remetem para o mesmo termo, do ponto de vista semântico, ou suas variações ................................................................... 44 Dois sinais figurativos, símbolos e/ou formas representam o mesmo conteúdo da ideia ...................................................................................... 44 Quando existe uma palavra vs. um sinal figurativo, símbolo, forma e/ou cor que representa o conceito subjacente à palavra ................................. 45 Linhas de orientação relativas ao exame efetuado no Instituto, Parte C, Oposição FINAL VERSION 1.0 Página 3 DATE 02/01/2014 Identidade e risco de confusão 1 1.1 Introdução Visão geral Existe risco de confusão (incluindo um risco de associação) se existir a possibilidade de o público considerar que os produtos ou serviços em causa, presumindo que ostentam a marca em questão, provêm da mesma empresa ou de empresas economicamente ligadas, consoante o caso. A existência ou não de risco de confusão depende de uma apreciação global de vários fatores interdependentes, incluindo: (i) a semelhança dos produtos e serviços, (ii) a semelhança dos sinais, (iii) os elementos distintivos e dominantes dos sinais em situação de conflito, (iv) o carácter distintivo da marca anterior, e (v) o público relevante. O primeiro passo para avaliar se existe risco de confusão é examinar esses cinco fatores. O segundo passo consiste em determinar a sua relevância. Este capítulo aborda a questão da comparação dos sinais. A comparação dos sinais tem por objetivo determinar se os sinais são idênticos (ponto 2 infra), semelhantes (ponto 3 infra), ou diferentes. 1.2 Princípios gerais 1.2.1 Comparação objetiva A comparação dos sinais é considerada uma comparação objetiva, na aceção de que a objetividade tem em conta todos os elementos dos sinais, independentemente do seu carácter distintivo ou dominante. Por conseguinte, a metodologia por fases a que o Instituto recorre separa inicialmente a avaliação objetiva da semelhança entre os sinais da avaliação do carácter distintivo dos seus componentes 1. Contudo, a constatação de semelhança entre os sinais não deve permitir concluir a existência de risco de confusão. A comparação objetiva estabelece que, no que respeita ao risco de confusão, o grau de semelhança entre os sinais assenta em pelo menos um caso de prima facie. Esse grau será tido em conta na Apreciação Global, em que todos os fatores são considerados na apreciação global do risco de confusão 2. Se os sinais são claramente diferentes, a avaliação relativa ao risco de confusão será dada por terminada. Esta abordagem contrasta com outras que ponderam o carácter distintivo dos vários elementos das marcas ao mesmo tempo que avaliam a semelhança entre os sinais. Embora a aferição da não semelhança seja apenas um método e não afete a constatação final do risco de confusão, o Instituto opta pelo método descrito em primeiro lugar por razões de consistência ao nível do formato. 1 Linhas de orientação relativas à Oposição. Secção 2: Identidade e risco de confusão. Capítulo 4: Elementos distintivos e Capítulo 5: Elementos dominantes. 2 Linhas de orientação relativas à Oposição. Secção 2: Identidade e risco de confusão. Capítulo 8: Avaliação global. Linhas de orientação relativas ao exame efetuado no Instituto, Parte C, Oposição FINAL VERSION 1.0 Página 4 DATE 02/01/2014 Identidade e risco de confusão Aplica-se o mesmo método para avaliar se os sinais são, ou não, idênticos, o que exige, para efeitos de constatação, uma coincidência objetiva em relação a todos os elementos, independentemente de serem distintos e/ou dominantes. 1.2.2 Três aspetos: visual, fonético ou conceptual São três os aspetos a considerar na comparação dos sinais, a saber, visual (ponto 3.4 infra), fonético (ponto 3.5) e conceptual (ponto 3.6). Esta premissa decorre da possibilidade de os sinais serem percetíveis no plano visual e fonético (a comparação pelo paladar, olfato ou tato é, por várias razões, menos relevante ou completamente impossível), e de os sinais poderem evocar uma imagem/conceito semelhante. Um destes aspetos só será ignorado no caso de se revelar impossível a comparação com base no mesmo (por exemplo, a comparação fonética, no caso de a marca ser absolutamente figurativa). 1.2.3 Sinais a comparar No processo de avaliação da identidade ou semelhança, os sinais têm de ser comparados conforme a forma que foi objeto de proteção, ou seja, de acordo com a forma registada ou para a qual foi apresentado um pedido de registo. A utilização real ou possível de marcas registadas sob outra forma é irrelevante aquando da comparação dos sinais 3. A comparação deve abranger o sinal no seu conjunto. Por conseguinte, é errado não comparar elementos dos sinais simplesmente por terem uma dimensão inferior à de outros elementos nos sinais (a menos que sejam negligenciáveis, conforme explicado infra), ou por não terem caráter distintivo. A necessidade de valorizar os elementos distintivos ou dominantes só se impõe no âmbito da apreciação global (acórdão de 12/06/07, C-334/05 P «Limoncello», n.os 41 e 42, e acórdão de 13/12/2011, T-61/09, «Schinken king», n.º 46). 1.2.4 Possíveis resultados da comparação A comparação dos sinais leva à constatação de um dos três resultados seguintes: identidade, semelhança ou diferença. O resultado é decisivo para uma análise mais aprofundada do processo de oposição, na medida em que tem as seguintes implicações: • • • a constatação de identidade entre os sinais conduz à proteção total nos termos do artigo 8.º, n.º1, alínea a) do CTMR, nos casos de os produtos e/ou serviços serem idênticos. a constatação de semelhança entre sinais conduz ao exame do risco de confusão nos termos do artigo 8.º, n.º1, alínea b) do CTMR. a constatação de dissemelhança exclui o risco de confusão. Não se coloca a necessidade de analisar outros requisitos do artigo 8.º, n.º1, alínea b) do CTMR. 3 Para efeitos de renúncia a invocar direitos exclusivos sobre elementos da marca, ver Linhas de orientação relativas a Oposição. Secção 2: Identidade e risco de confusão. Capítulo 4: Elementos distintivos. Linhas de orientação relativas ao exame efetuado no Instituto, Parte C, Oposição FINAL VERSION 1.0 Página 5 DATE 02/01/2014 Identidade e risco de confusão 1.2.5 Território relevante e público relevante A semelhança deve ser apreciada em função do território onde a marca anterior está protegida, pelo que este deve ser indicado. Além disso, o público relevante desempenha um papel importante na comparação dos sinais 4. Se a marca anterior for uma marca nacional, os critérios de referência devem ser analisados em função do público relevante nesse Estado-Membro da UE (ou Estados-Membros, no caso das marcas do Benelux). A perceção da semelhança pode diferir de um Estado-Membro para outro devido a diferenças de pronúncia e/ou significado/entendimento. No caso de a marca anterior ter o registo de marca comunitária, a análise deve, em princípio, estender-se a toda a UE. Contudo, em situações em que existe o risco de confusão em pelo menos um Estado-Membro e sempre que se justificar, por razões de economia processual (como evitar a análise de pronúncias ou significados específicos de marcas em várias línguas), a análise do Instituto não precisa de se estender a toda a UE, podendo, sim, concentrar-se em apenas uma parte ou partes onde haja risco de confusão. O carácter unitário da marca comunitária permite que uma marca comunitária anterior possa ser invocada no processo de oposição contra qualquer pedido de registo de uma marca comunitária que afete negativamente a proteção da primeira marca, mesmo que se prenda apenas com a perceção dos consumidores numa parte do território da União Europeia (acórdão de 08/09/2008, C-514/06 «Armacell», n.os 56-57 e jurisprudência subsequente, nomeadamente, acórdão de 18/09/2011, T-460/11 «BÜRGER», n.º 52 e jurisprudência referida). 2 Identidade dos Sinais 2.1 O conceito de identidade Como indicado supra, a constatação de identidade entre os sinais conduzirá ao êxito do processo de oposição nos termos do artigo 8.º, n.º1, alínea a), do CTMR se os produtos e serviços forem igualmente idênticos. As diferenças entre o artigo 8.º, n.º 1, alínea a) do CTMR e a proteção em caso de risco de confusão nos termos do artigo 8.º, n.º 1, alínea b) do CTMR devem ser tidas em conta a fim de entender o conceito de identidade e os seus requisitos. A proteção nos termos do artigo 8.º, n.º 1, alínea a), do CTMR é absoluta atendendo a que o registo posterior de um sinal idêntico relativo a produtos ou serviços idênticos comprometeria a função da marca anterior como meio de identificação da origem comercial. Quando são registados sinais ou marcas absolutamente idênticos relativos a produtos ou serviços idênticos, é impossível ter uma ideia das circunstâncias que permitiriam excluir todo e qualquer risco de confusão. Não há necessidade de considerar outros fatores, como por exemplo, o nível de atenção do público ou o carácter distintivo da marca anterior. 4 Linhas de orientação relativas à Oposição. Secção 2: Identidade e risco de confusão. Capítulo 6: Público relevante e grau de atenção. Linhas de orientação relativas ao exame efetuado no Instituto, Parte C, Oposição FINAL VERSION 1.0 Página 6 DATE 02/01/2014 Identidade e risco de confusão Por outro lado, nos termos do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do CTMR, a marca anterior está protegida contra o risco de confusão: mesmo que as marcas difiram em alguns elementos, a sua semelhança - em combinação com outros elementos que têm de ser apreciados globalmente - pode levar à presunção de que os produtos relevantes provêm da mesma empresa ou de uma empresa economicamente ligada. Em razão da proteção absoluta conferida pelo artigo 8.º, n.º 1, alínea a), do CTMR, o conceito de identidade entre as marcas deve ser interpretado estritamente. A proteção absoluta no caso de um pedido de marca comunitária que é «idêntica à marca [anterior] para produtos ou serviços idênticos àqueles para os quais a marca foi registada [nos termos do artigo 8.º, n.º 1, alínea b) do CTMR] não pode ir além das situações para as quais foi prevista, em concreto, as situações que são mais especificamente protegidas pelo [artigo 8.º, n.º 1, alínea b) do CTMR]» (acórdão de 20/03/2003, C-291/00, «LTJ Diffusion» (Arthur et Félicie), n.º 50-54, relativos às correspondentes disposições da Diretiva sobre marcas). 2.2 Limiar para a constatação de identidade A própria definição de identidade implica que os dois sinais sejam os mesmos em todos os aspetos. Por conseguinte, existe identidade entre as marcas quando o pedido de registo de marca comunitária reproduz, sem qualquer alteração ou acréscimo, todos os elementos que constituem a marca anterior. Contudo, uma vez que a perceção da identidade entre o sinal e a marca nem sempre é o resultado de uma comparação direta de todas as características dos elementos objeto de comparação, as diferenças insignificantes entre as marcas podem passar despercebidas a um consumidor médio. Logo, o pedido de marca comunitária deve ser considerado idêntico ao da marca anterior «quando reproduz, sem alterar nem acrescentar, todos os elementos que constituem a marca ou quando, considerado no seu conjunto, contém diferenças tão insignificantes que podem passar despercebidas aos olhos de um consumidor médio» [(acórdão de 20/03/2003, C-291/00, «LTJ Diffusion» (Arthur et Félicie), n.º 50-54]. Uma diferença insignificante entre duas marcas é a diferença que um consumidor razoavelmente atento só perceberá depois de examinar cuidadosamente as marcas uma ao lado da outra. «Insignificante» não é um termo objetivo e a sua interpretação depende do nível de complexidade das marcas comparadas. As diferenças insignificantes são as que, por dizerem respeito a elementos muito pequenos ou impercetíveis devido à complexidade de uma marca, não são facilmente detetadas pelo olho humano ao observar a marca em questão, tendo presente que o consumidor médio, na generalidade, não observa a marca tão minuciosamente, tendo antes uma visão de conjunto. A constatação de um elemento «negligenciável» deve ser acompanhada de fundamentação que confirme a sua falta de impacto na perceção global da marca. Decorre da definição de identidade supra apresentada a necessidade de estarem reunidas as seguintes condições para que as marcas sejam consideradas idênticas, em conformidade com o artigo 8.º, n.º 1, alínea a), do CTMR: Linhas de orientação relativas ao exame efetuado no Instituto, Parte C, Oposição FINAL VERSION 1.0 Página 7 DATE 02/01/2014 Identidade e risco de confusão • identidade completa de sinais considerada no seu todo. Nos termos do artigo 8.º, n.º 1, alínea a) do CTMR, a identidade parcial não é suficiente, porém, qualquer coincidência detetada numa parte da marca pode determinar a semelhança entre os sinais e deve ser abordada aquando do exame à luz do disposto no artigo 8.º, n.º 1, alínea b) do CTMR. A existência de qualquer elemento adicional já permite concluir que as marcas não são idênticas; é irrelevante se o elemento adicionado é uma palavra, um componente figurativo ou uma combinação dos dois. Consequentemente, duas marcas nominativas não serão consideradas idênticas se uma estiver contida na outra, mas for acompanhada de outros carateres (ver parte 2.4) ou de outras palavras - independentemente do carácter distintivo ou eventual caráter descritivo. Sinal anterior Sinal contestado e observações Processo n.º MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED millenium • 2.3 Verificou-se que «os sinais em causa não eram, claramente, idênticos», ainda que «Insurance company limited» seja descritivo em Inglês para os serviços conexos. R 0696/2011-1 INDIVIDUAL R 0807/2008-4 identidade em todos os níveis de comparação. A identidade entre os sinais tem de ser absoluta a todos os níveis relevantes para a comparação de marcas, ou seja, visual, fonético e conceptual. Se as marcas forem idênticas em alguns aspetos (visual, fonético ou conceptual), mas não noutros, significa que não são idênticas no seu todo. Neste caso, podem ser semelhantes, pelo que o risco de confusão deve ser examinado. Identidade de marcas nominativas As marcas nominativas são idênticas se ambas forem somente marcas nominativas e absolutamente coincidentes na sequência de letras ou números. As marcas nominativas são marcas constituídas por letras, números e outros sinais (por exemplo, «+», «@», «!») reproduzidos no tipo de letra padrão utilizado pelo respetivo Instituto. Quer isto dizer que não requerem qualquer elemento figurativo, ou aparência específicas. No caso de ambas as marcas estarem registadas como marcas nominativas, o tipo de letra que o respetivo Instituto utiliza na publicação oficial (por exemplo, o Boletim) é irrelevante. As diferenças na utilização de letras maiúsculas ou minúsculas não são consideradas, mesmo se existir alternância entre minúsculas e maiúsculas. As seguintes marcas nominativas são idênticas: Sinal anterior Sinal contestado MOMO MoMo Linhas de orientação relativas ao exame efetuado no Instituto, Parte C, Oposição FINAL VERSION 1.0 Processo n.º B 1 802 233 Página 8 DATE 02/01/2014 Identidade e risco de confusão BLUE MOON Blue Moon R 0835/2010-1 Global Campus GLOBAL CAMPUS R 0719/2008-2 Zeus ZEUS R 0760/2007-1 Jumbo JUMBO DOMINO Domino R 0523/2008-2 apetito APETITO T-129/09 R 0353/2007-2 Regra geral, deve verificar-se se o sinal foi registado como marca nominativa. Por exemplo, o exame com base apenas na representação gráfica da marca (por exemplo, no sistema de Madrid) pode ser enganador, na medida em que, conforme a representação gráfica dos sinais utilizados nos certificados, boletins, etc., uma marca reivindicada como marca nominativa pode incluir elementos figurativos ou estilizados ou ainda fontes. Nestes casos, a reivindicação prevalecerá sobre a reprodução exata constante do certificado, boletins, etc. As marcas em caracteres não latinos devem ser consideradas como marcas nominativas se as jurisdições designadas utilizarem oficialmente esses caracteres (por exemplo, cirílico, no caso de uma marca comunitária ou de um RI que designem a Bulgária ou a UE), de acordo com a indicação da categoria N.º 28.05 da Classificação de Viena de elementos figurativos. Sinal anterior Sinal contestado Processo n.º B 1 827 537 Uma diferença numa letra é o suficiente para confirmar a não identidade. O mesmo se aplica a um espaço ou a um sinal de pontuação (por exemplo, hífen, ponto final), já que a presença de um ou outro pode alterar a perceção que se tem do sinal (ver o primeiro exemplo infra). As seguintes marcas nominativas não são idênticas: 2.4 Sinal anterior Sinal contestado Processo n.º She , SHE S-HE T-391/06 TELIA teeli B 13 948 NOVALLOY NOVALOY B 29 290 HERBOFARM HERBO-FARMA R 1752/2010-1 Marcas nominativas e marcas figurativas Uma marca nominativa e uma marca figurativa, mesmo quando ambas são compostas pela mesma palavra, não serão idênticas, a não ser que as diferenças sejam impercetíveis ao público relevante. Linhas de orientação relativas ao exame efetuado no Instituto, Parte C, Oposição FINAL VERSION 1.0 Página 9 DATE 02/01/2014 Identidade e risco de confusão Nos exemplos seguintes, os sinais não são claramente idênticos: Sinal anterior Sinal contestado Processo n.º IHotel T-277/11 ELCO R 0803/2008-1 eClear R 1807/2010-1 BIG BROTHER R 0932/2010-4 No entanto, pode ser mais difícil constatar que as marcas não são idênticas se a marca figurativa for escrita num tipo de letra normal. Não obstante, no caso dos exemplos seguintes, as marcas foram consideradas não idênticas: Sinal anterior Sinal contestado THOMSON Klepper 2.5 Processo n.º R 0252/2008-1 R 0964/2009-1 Identidade de marcas figurativas Existe identidade entre duas marcas figurativas quando todos os elementos figurativos dos sinais (forma, cores, contraste, sombra, etc.) são iguais. Escusado será dizer que a utilização da mesma palavra quando o elemento figurativo é diferente, não bastará para a constatação de identidade. As seguintes marcas não são idênticas: Sinal anterior Sinal contestado Processo n.º R 0558/2011-1 R 1440/2010-1 Linhas de orientação relativas ao exame efetuado no Instituto, Parte C, Oposição FINAL VERSION 1.0 Página 10 DATE 02/01/2014 Identidade e risco de confusão 7078 C No entanto, uma vez que no caso seguinte a diferença de apresentação das letras «TEP» em itálico passará despercebida ao público, as marcas foram consideradas idênticas: Sinal anterior Sinal contestado Processo n.º B 2 031 741 3 Semelhança de sinais 3.1 O conceito de semelhança De acordo com a jurisprudência, duas marcas são semelhantes quando, do ponto de vista do público pertinente, exista entre elas uma igualdade, pelo menos parcial, relativamente a um ou vários aspetos [acórdão de 23/10/2002, T-6/01, «Matratzen», n.º 30 (C-03/03 P); acórdão de 12/11/2008, T-281/07, «Blue» ,n.º 26]. Esta apreciação global deve, no que respeita à semelhança visual, fonética ou conceptual das marcas em causa, basear-se na impressão de conjunto produzida pelas marcas, atendendo, designadamente, aos elementos distintivos e dominantes destas (acórdão de 11/11/1997, C-251/95, «SABEL» n.º 23). 3.2 Limiar de constatação de semelhança Se existir semelhança relativamente a um dos três níveis, os sinais serão então considerados semelhantes (acórdão de 02/12/2009, T-434/07, «Volvo», n.º 50-53). Se os sinais são ou não semelhantes ao ponto de implicar um risco de confusão, é uma questão a ser abordada noutra secção da decisão («Apreciação Global»), e não na parte que se debruça sobre a comparação dos sinais. Um limiar baixo implica, logicamente, que a constatação de semelhança não conduz, de imediato, ao risco de confusão, incluindo o risco de associação, mesmo quando os produtos e serviços são semelhantes ou idênticos. Como mencionado supra, o risco de confusão, incluindo o de associação, depende de muitos fatores que terão, inicialmente, de ser avaliados em separado 5. Como a linha que separa a semelhança da diferença nem sempre é fácil de definir, esses conceitos são tratados em conjunto em cada uma das comparações: a visual, a fonética e a conceptual. 5 Linhas de orientação relativas à Oposição. Secção 2: Identidade e risco de confusão. Capítulo 8: Avaliação global. Linhas de orientação relativas ao exame efetuado no Instituto, Parte C, Oposição FINAL VERSION 1.0 Página 11 DATE 02/01/2014 Identidade e risco de confusão 3.3 Elementos negligenciáveis Como mencionado no ponto 1.2.1 supra, a comparação deve abranger os sinais no seu conjunto. No entanto, no caso de elementos negligenciáveis, o Instituto pode, à partida, optar por não comparar esses elementos, depois de fundamentar devidamente as razões invocadas para os considerar negligenciáveis (ver acórdão de 12/06/2007, C-334/05 P, «Limoncello», n.º 42). Esta questão assume particular importância no caso de o elemento negligenciável ser o elemento comum nos sinais. A noção de elementos negligenciáveis deve ser interpretada rigorosamente e, em caso de dúvida, a decisão subsequente deve abranger os sinais no seu conjunto. O Instituto considera que um elemento negligenciável remete para um elemento que, em razão da sua dimensão e/ou posição, não é percetível à primeira vista ou faz parte de um sinal complexo com vários outros elementos (por exemplo, rótulos de bebidas, embalagens, etc.), o que levará, muito provavelmente, a ser desconsiderado pelo público relevante. Exemplos: Sinal anterior Sinal contestado Processo n.º T-162/08 As palavras «by missako» são quase ilegíveis: o tamanho e o tipo de letra torna-as difíceis de decifrar. (GREEN BY MISSAKO) R 02347/2010-2 LUNA O elemento «Rótulos Luna S.A.» foi considerado negligenciável. R 0396/2010-1 A Câmara não apreciou os elementos «30 cl» «30% vol.» «ANNO» ou «1857» fonética ou conceptualmente. MATHEUS MÜLLER R 1328/2005-2 A Câmara descreveu o sinal impugnado na íntegra, mas os elementos negligenciáveis, como «70%» não foram incluídos na comparação dos três níveis. MAGNA Linhas de orientação relativas ao exame efetuado no Instituto, Parte C, Oposição FINAL VERSION 1.0 Página 12 DATE 02/01/2014 Identidade e risco de confusão T-472/08 Os outros elementos que não «cachaça»/«pirassununga» e «51», este último escrito em branco dentro de um círculo, que está parcialmente dentro de uma faixa ampla que vai de uma extremidade à outra do sinal, são negligenciáveis na impressão global suscitada por essas marcas (n.º 65). 3.4 Comparação no plano visual 3.4.1 Comparação no plano visual com marcas nominativas Quando está em causa pelo menos uma marca nominativa, a palavra, como tal, está protegida, não a sua forma escrita. De acordo com a jurisprudência, uma marca nominativa é uma marca constituída exclusivamente por letras, por palavras ou associações de palavras, escritas em caracteres de imprensa de tipo normal, sem um elemento gráfico específico (acórdão de 20/04/2005, T-211/03 «Faber», n.º 33, e acórdão de 13/02/2007, T-353/04, «Curon», n.º 74). A proteção oferecida pelo registo de uma marca nominativa aplica-se à palavra indicada no pedido de registo e não aos aspetos gráficos ou estilísticos específicos que essa marca poderá eventualmente apresentar (acórdão de 22/05/2008, T-254/06, «RadioCom», n.º 43). Por conseguinte, é irrelevante se a marca nominativa é representada ou não em letras maiúsculas ou minúsculas: Sinal anterior Sinal contestado Processo n.º BABIDU babilu T-66/11 (n.º 57) BALLYMANOR BallyM R 0391/2010-1 3.4.1.1 Marca nominativa vs. marca nominativa Para as marcas nominativas, a comparação visual tem por base uma análise do número e da sequência das letras/caracteres, a posição das letras/caracteres coincidentes, o número de palavras e a estrutura dos sinais (por exemplo, se os elementos nominativos são separados por um espaço ou por hífen). No entanto, o consumidor médio apreende normalmente um sinal no seu conjunto e não procede a uma análise dos seus vários pormenores. Assim sendo, muitas vezes as pequenas diferenças no número de letras não são suficientes para excluir a constatação de semelhança visual, especialmente quando os sinais possuem uma estrutura comum. Linhas de orientação relativas ao exame efetuado no Instituto, Parte C, Oposição FINAL VERSION 1.0 Página 13 DATE 02/01/2014 Identidade e risco de confusão Nos seguintes casos, as marcas foram consideradas visualmente semelhantes: Sinal anterior Sinal contestado Processo n.º CIRCULON CIRCON T-542/10 MEDINETTE MESILETTE T-342/10 FORTIS FORIS R 0049/2002-4 ARTEX ALREX T-154/03 BALLYMANOR BallyM R 0391/2010-1 MARILA MARILAN R 0799/2010-1 EPILEX E-PLEX T-161/10 CHALOU CHABOU T-323/10 As seguintes marcas nominativas são visualmente diferentes: Sinal anterior Sinal contestado Processo n.º ARCOL CAPOL C-193/09 P e T-402/07 HALLOUMI HELLIM T-534/10 3.4.1.2 A comparação entre uma marca nominativa e uma marca figurativa com elementos nominativos Quando se procede a uma comparação do aspeto visual entre marcas figurativas com elementos nominativos e marcas nominativas, o que interesse é saber se os sinais têm em comum um número significativo de letras na mesma posição e se o elemento nominativo no sinal figurativo é altamente estilizado. Pode ser detetada semelhança independentemente do facto de as letras serem representadas graficamente em diferentes tipos de letras, em itálico ou negrito, com letras maiúsculas ou minúsculas, ou a cores. Em princípio, quando as mesmas letras são exibidas na mesma sequência, é preciso que as diferenças na estilização sejam grandes para se poder constatar diferenças visuais. As marcas seguintes foram consideradas visualmente semelhantes, por não se verificar grande variação na estilização dos elementos nominativos das marcas figurativas e o elemento nominativo ser facilmente reconhecível e legível: Sinal anterior Sinal contestado Processo n.º VITAFIT T-552/10 Hella T-522/10 Linhas de orientação relativas ao exame efetuado no Instituto, Parte C, Oposição FINAL VERSION 1.0 Página 14 DATE 02/01/2014 Identidade e risco de confusão vitafresh R 0399/2009-1 COTO DE IMAZ R 0409/2009-1 vendus sales & communication group R 0994/2009-4 OPENDOOR R1309/2008-4 VITESSE R 0636/2008-4 EMERGEA T-172/04 Porém, nos casos em que a palavra na marca figurativa é altamente estilizada, as marcas devem ser consideradas visualmente diferentes, como nos seguintes exemplos: Sinal anterior Sinal contestado NEFF R 1242/2009-2 NODUS 3.4.2 Processo n.º R 1108/2006-4 Comparação no plano visual sem envolver marcas nominativas Quando nenhum dos sinais a comparar constitui uma marca nominativa, impõe-se estabelecer uma diferença entre os elementos puramente figurativos das marcas e os elementos nominativos: • • No processo de comparação dos sinais em conflito, no que se refere aos seus elementos puramente figurativos, o Instituto considera estes últimos como imagens: se são iguais a um elemento, separadamente reconhecível, ou se têm o mesmo contorno ou semelhante, é provável que se constate alguma semelhança visual. No processo de comparação dos sinais, no que se refere aos seus elementos nominativos, o Instituto considera os sinais semelhantes na medida em que tenham em comum um número significativo de letras na mesma posição e que Linhas de orientação relativas ao exame efetuado no Instituto, Parte C, Oposição FINAL VERSION 1.0 Página 15 DATE 02/01/2014 Identidade e risco de confusão não sejam altamente estilizados ou sejam estilizados de igual modo ou semelhante. A semelhança pode ser constatada, apesar do facto de as letras serem representadas graficamente em diferentes tipos de letras, em itálico ou negrito, com letras maiúsculas ou minúsculas ou em cores (acórdão de 18/06/2009, T-418/07 «LIBRO» e acórdão de 15/11/2011, T-434/10 «ALPINE PRO SPORTSWEAR AND EQUIPMENT», recurso C-42/12 P negado provimento). De um modo geral, existem três tipos de comparação no plano visual: • • • Sinais puramente figurativos vs. sinais puramente figurativos: existe semelhança visual entre os sinais, se qualquer um dos seus elementos for igual; Sinal figurativo, com elementos nominativos vs. sinais figurativos com elementos nominativos: existe semelhança visual entre os sinais, se os seus elementos figurativos forem iguais e/ou se tiverem em comum palavras e/ou letras escritas com tipo de letra igual/semelhante ou que não seja altamente estilizados; Sinais figurativos com elementos nominativos vs. sinais puramente figurativos (ou vice-versa): existe semelhança visual, se qualquer um dos seus elementos figurativos for igual. Mais abaixo são abordados em pormenor estes três cenários, com a descrição de algumas situações especiais no final. 3.4.2.1 Sinais puramente figurativos vs. sinais puramente figurativos Como explicado supra, existe semelhança visual entre os sinais quando estes são iguais ou têm um contorno semelhante. Constata-se semelhança no plano visual nos seguintes sinais puramente figurativos. Sinal anterior Sinal contestado Processo n.º T-379/08 B 1 157 769 T-523/08 Linhas de orientação relativas ao exame efetuado no Instituto, Parte C, Oposição FINAL VERSION 1.0 Página 16 DATE 02/01/2014 Identidade e risco de confusão Os seguintes sinais puramente figurativos foram consideradas, no plano visual, dissemelhantes: Sinal anterior Sinal contestado Processo n.º B 1 572 059 R 1904/2010-4 (recurso pendente,T-502/11) 3.4.2.2 Comparação visual entre duas marcas nominativas/figurativas Como já mencionado, no caso de ambos os sinais conterem elementos nominativos, a constatação da semelhança depende de estes elementos coincidirem numa sequência de letras, desde que não sejam altamente estilizadas. Isto aplica-se mesmo no caso de a representação gráfica das letras recorrer a diferentes tipos de letra, embora não altamente estilizadas, independentemente do itálico ou negrito, das maiúsculas ou minúsculas, ou das cores (acórdão de 18/06/2009, T-418/07 «LIBRO» e acórdão de 15/11/2011, T-434/10 «ALPINE PRO SPORTSWEAR & EQUIPMENT», recurso C-42/12 P negado provimento). Nos exemplos seguintes, as marcas foram consideradas semelhantes no plano visual por terem em comum algumas palavras ou sequências de letras e pelo facto de o tipo de letra ter sido considerado não altamente estilizado: Sinal anterior Sinal contestado Processo n.º T-418/07 T-434/10 (negado provimento ao recurso) Linhas de orientação relativas ao exame efetuado no Instituto, Parte C, Oposição FINAL VERSION 1.0 Página 17 DATE 02/01/2014 Identidade e risco de confusão R 1148/2008 B 921 934 T-460/09 T-204/09 R 1025/2010-4 Contudo, nos exemplos seguintes, as marcas foram consideradas dissemelhantes no plano visual, apesar de terem em comum algumas palavras e/ou letras e/ou componentes figurativos, atendendo a que as letras em comum são altamente estilizadas, colocadas de forma diferente e/ou contém componentes figurativos adicionais: Sinal anterior Sinal contestado Processo n.º T-390/03 T-106/06 R 448/2009-1 R 0576/2010-2 (confirmado em T-593/10) Linhas de orientação relativas ao exame efetuado no Instituto, Parte C, Oposição FINAL VERSION 1.0 Página 18 DATE 02/01/2014 Identidade e risco de confusão R 0111/2010-4 3.4.2.3 A comparação no plano visual entre um sinal nominativo/figurativo e um sinal figurativo Uma coincidência num elemento figurativo que seja percecionado visualmente como uma forma idêntica ou semelhante pode conduzir a uma semelhança visual. Nos exemplos seguintes, configuram-se semelhanças visuais em virtude de elementos figurativos iguais: Sinal contestado Sinal anterior Processo n.º T-81/03, T-82/03 e T-103/03 e R 0144/2010-2 (dois sinais anteriores diferentes) R 1022/2009-2 No exemplo seguinte, os elementos figurativos eram diferentes e os sinais foram considerados dissemelhantes visualmente: Sinal anterior Sinal contestado Processo n.º B 134 900 As marcas foram consideradas diferentes no plano visual. Linhas de orientação relativas ao exame efetuado no Instituto, Parte C, Oposição FINAL VERSION 1.0 Página 19 DATE 02/01/2014 Identidade e risco de confusão 3.4.2.4 Cenários específicos aquando da comparação de sinais figurativos Ao comparar sinais figurativos no plano visual, continua a ser possível a constatação de semelhança visual mesmo se os elementos figurativos forem diferentes (ou seja, não são iguais ou não têm o mesmo contorno ou semelhante) e os elementos nominativos também. Será constatada a semelhança quando a estilização, estrutura e combinação de cores em geral tornam os sinais visualmente semelhantes. O exemplo seguinte ilustra como a estrutura, estilização e combinação de cores semelhantes tornam os sinais semelhantes no plano visual: Sinal anterior Sinal contestado Processo n.º B 1 220 724 Os sinais foram considerados semelhantes no plano visual. 3.4.2.5 A comparação visual de marcas a cores per se Ao comparar marcas exclusivamente de cor, existirá semelhança visual na medida em que contêm as mesmas cores/combinações de cores ou tons semelhantes. Exemplo: Sinal anterior Sinal contestado Processo n.º B 1 229 790 Indicação de cor: Amarelo (ocre) caril RAL 6003-HR/verde azeitona RAL 1027-HR Indicação de cor: Amarelo, Pantone PMS 142, verde RAL 6001 Os sinais foram considerados visualmente semelhantes na medida em que ambos contêm tons semelhantes de verde e amarelo. Linhas de orientação relativas ao exame efetuado no Instituto, Parte C, Oposição FINAL VERSION 1.0 Página 20 DATE 02/01/2014 Identidade e risco de confusão 3.4.2.6 Comparação visual de marcas 3D Na comparação de sinais tridimensionais e bidimensionais, aplicam-se os mesmos princípios básicos das marcas 2D. Apesar de, na generalidade, a raridade comparativa do sinal tridimensional afetar de forma particular o impacto visual do sinal, este deve ser considerado em relação à impressão global. Em contrapartida, existe um baixo grau de semelhança visual entre as seguintes marcas: Sinal anterior Sinal contestado Processo n.º R 0806/2009-4 T-24/08 As marcas seguintes são visualmente dissemelhantes: Sinal anterior Sinal contestado Processo n.º R 0806/2009-4, n. 34 Linhas de orientação relativas ao exame efetuado no Instituto, Parte C, Oposição FINAL VERSION 1.0 Página 21 DATE 02/01/2014 Identidade e risco de confusão 3.5 Comparação fonética 3.5.1 Critérios práticos Quando a oposição se baseia em sinais anteriores que gozam de proteção em diferentes Estados-Membros da UE, em princípio, deve ser tomada em conta a diferente pronúncia dos sinais por parte do público relevante em todas as respetivas línguas oficiais. Os sotaques locais não são tidos em conta. Contudo, como já foi mencionado, em situações em que existe o risco de confusão em pelo menos um Estado-Membro e sempre que se justificar, por razões de economia processual (como evitar a análise de pronúncias ou significados específicos de marcas em várias línguas), a análise do Instituto não precisa de se estender a toda a UE, podendo, sim, concentrar-se em apenas uma parte ou partes onde haja risco de confusão. A impressão fonética global produzida por um sinal é particularmente influenciada pelo número e sequência das suas sílabas. A entoação e ritmo comuns dos sinais assumem um papel importante na perceção fonética dos sinais. O Dicionário de Inglês Collins define «ritmo» como «a disposição de palavras numa sequência mais ou menos regular de sílabas átonas e não átonas ou longas e curtas». «Entoação» é definida como «o padrão sonoro de expressões e frases produzido pela variação de tom na voz». Por conseguinte, os elementos-chave para determinar a impressão fonética global de uma marca são as sílabas, bem como a sequência e a acentuação específicas. A avaliação de sílabas comuns é particularmente importante na comparação das características fonéticas das marcas, dado que uma impressão fonética global semelhante será determinada principalmente pelas sílabas comuns e a sua combinação idêntica ou semelhante. Nos exemplos seguintes, as marcas têm características fonéticas dissemelhantes: Sinal anterior Sinal contestado Território relevante Processo n.º ARCOL CAPOL UE C-193/09 CLENOSAN ALEOSAN ES R 1669/2010-2 GULAS MARGULIÑAS ES R 1462/2010-2 Nos exemplos seguintes, semelhantes/idênticas: Sinal anterior as marcas Sinal contestado têm características Território relevante UE FEMARA BX DE Linhas de orientação relativas ao exame efetuado no Instituto, Parte C, Oposição FINAL VERSION 1.0 fonéticas Processo n.º R 0722/2008-4 R 0166/2010-1 R 1071/2009-1 Baixo grau de semelhança Página 22 DATE 02/01/2014 Identidade e risco de confusão As marcas compostas por uma única letra podem ser comparadas no plano fonético. As marcas seguintes são foneticamente idênticas na medida em que ambas reproduzem a letra «A»: Marcas anterior Sinal contestado Processo n.º T-115/02 3.5.2 Sinais e elementos nos sinais que devem ser apreciados Uma marca figurativa desprovida de elementos nominativos não é, em si mesma, pronunciável. No máximo, pode descrever‑se oralmente o seu conteúdo visual ou conceptual (acórdão de 07/02/2012, T-424/10, «Device of a rectangle with elephants», n.º. 46). Por outras palavras, as marcas puramente figurativas (ou seja, as que não contêm qualquer elemento nominativo) não estão sujeitos a uma apreciação das características fonéticas. O «significado» que a imagem evoca tem de ser apreciado apenas visual e conceptualmente. Nos exemplos seguintes, não é possível proceder a uma comparação fonética dado que as marcas são puramente figurativas: Sinal anterior Sinal contestado Processo n.º R 0131/2010-4 R 0403/2009-2 T-424/10 Linhas de orientação relativas ao exame efetuado no Instituto, Parte C, Oposição FINAL VERSION 1.0 Página 23 DATE 02/01/2014 Identidade e risco de confusão Além disso, não é possível proceder à comparação fonética no caso de um dos sinais conter elementos que podem ser lidos e o outro conter elementos apenas figurativos, não sujeitos a uma apreciação fonética. Por exemplo: Sinal anterior Sinal contestado Processo n.º R 0144/2010-2 (KUNGFU) No que respeita à pronúncia de elementos figurativos que fazem lembrar uma letra, cabe ter presente que o público relevante tende a ler esses elementos figurativos apenas quando estes estão ligados a uma palavra, ou parte dela, conhecida do público relevante, como nos exemplos seguintes: Sinal anterior Sinal contestado Processo n.º OLI SONE B 1 269 549 ROCK T-146/08 Por último, enquanto as palavras, letras e números devem ser sempre apreciados foneticamente, alguns símbolos e abreviaturas dão origem a incertezas. Por exemplo, na generalidade, o logograma «&» (E comercial) será lido e pronunciado e, por conseguinte, deve ser incluído na comparação fonética. No entanto, a pronúncia de um determinado símbolo pode variar quando estão em causa diferentes línguas. Sinal anterior Sinal contestado DNG Processo n.º R 0160/2010-2 O E comercial «&» será pronunciado na maioria das línguas da União Europeia e é reconhecido como a tradução correspondente da conjunção «e». O mesmo se aplica ao carater tipográfico @, que, em princípio, será pronunciado. Como é óbvio, a pronúncia de um determinado símbolo pode variar consoante as línguas. Sinal anterior Sinal impugnado Processo n.º VODAFONE AT HOME R 1421/2010-4 @ será pronunciado como «at» ou «arrobas» no Benelux (n.º 21). Linhas de orientação relativas ao exame efetuado no Instituto, Parte C, Oposição FINAL VERSION 1.0 Página 24 DATE 02/01/2014 Identidade e risco de confusão No caso supramencionado, não se pode negar que uma parte significativa do público relevante - em especial os falantes de inglês - leria o símbolo arroba como «at»., Consequentemente a marca corresponde oralmente a «at home» (em casa). Esta possibilidade deve pois ser levada em consideração, juntamente com outras possibilidades, como «a home» (uma casa) ou simplesmente «home» (casa). Naturalmente, noutras línguas, ler-se-á o símbolo de maneira diferente, (por exemplo, «arroba» em espanhol e português). Contudo, compare isto com: Sinal anterior Sinal contestado Processo n.º R 0719/2010-1 (T-220/11 rejeitado, C-524/12 P pendente) O @ será entendido como a letra «a» pelo (no mínimo) público britânico (n.º 25). Os símbolos mais (+) e menos/hífen (-) também podem, dependendo das circunstâncias, ser pronunciados pelo público relevante. O símbolo «menos» pode ser pronunciado quando utilizado em combinação com um número, por exemplo «-1», mas não será pronunciado se for utilizado como um hífen (por exemplo, «G-Star»). Nos exemplos seguintes, o símbolo «+» no pedido de registo de marca comunitária contestado seria pronunciado como «mais» (ou «plus» conforme o idioma do público relevante): Sinal anterior Sinal contestado Processo n.º T-321/07 (C-216/10 P rejeitado) AirPlus International T-400/06 Também os símbolos monetários (€, $, ₤, etc.) podem ser pronunciados quando a marca em causa é referida oralmente. A título de exemplo (fictício), no Reino Unido, o sinal «₤ 20» seria pronunciado como «20 pounds». Portanto, os sinais «₤ 20», «20 pounds» e «twenty pounds» são idênticos foneticamente. No entanto, por vezes, é irrealista assumir que determinadas formas são lidos e pronunciados, por figurativa se opta por repetir um símbolo a fim de fortemente ou mesmo apresentá-lo de forma ilegível. exemplos que se seguem: símbolos - ou letras - com exemplo, quando numa marca criar um padrão ou distorcê-lo Isto é ilustrado pelos diferentes Linhas de orientação relativas ao exame efetuado no Instituto, Parte C, Oposição FINAL VERSION 1.0 Página 25 DATE 02/01/2014 Identidade e risco de confusão Marca Explicação T-593/10 Nesta marca figurativa, a letra «B» pode ser lida. Por conseguinte, a marca pode ser apreciada foneticamente. T-593/10 Nesta marca figurativa a letra «B» está tão distorcida que é difícil identificar claramente se se trata de facto da letra «b» ou do algarismo «8». R 1779/2010-4 É muito difícil determinar a pronúncia do sinal. Uma comparação fonética pode, pois, conduzir a resultados muito diferentes, que vão desde a identidade à diferença. B 1 127 416 Nesta marca figurativa a letra «H» pode ser lida e, portanto, tem de ser apreciada foneticamente. B 1 127 416 Neste sinal, o padrão torna improvável que o consumidor leia «H» (ou melhor, várias letras «H»). Esta marca não pode ser apreciada foneticamente. Em resumo, um determinado símbolo/letra é, ou não pronunciável, consoante o tipo de letra em questão, a sua representação gráfica e combinação com outros elementos do sinal. 3.5.3 Sons idênticos/semelhantes com uma ordem diferente Quando as marcas objeto de oposição são formadas por sílabas ou palavras idênticas ou muito semelhantes, mas dispostas numa ordem diferente - ou seja, bastaria que uma das sílabas ou palavras fossem dispostas de maneira diferente para os sinais serem idênticos ou muito semelhantes foneticamente - a conclusão deverá ser que os sinais são foneticamente semelhantes. Por exemplo: Sinal anterior Sinal contestado Processo n.º SAT-COM COM S.A.T B 361 461 Kids Vits VITS4KIDS T-484/08 (C-84/10 P rejeitado) Linhas de orientação relativas ao exame efetuado no Instituto, Parte C, Oposição FINAL VERSION 1.0 Página 26 DATE 02/01/2014 Identidade e risco de confusão T-67/08 3.5.4 Sinais compostos por, ou incluindo, palavras estrangeiras ou inventadas Quando um sinal contém palavras estrangeiras, deve assumir-se, em princípio, que o público relevante não está familiarizado com a pronúncia dos falantes nativos da língua. Assim sendo, o público tenderá a pronunciar uma palavra estrangeira de acordo com as regras fonéticas da sua própria língua. Sinal anterior LIDL KAN-OPHTAL PAN-OPHTAL GLÄNSA Sinal contestado LIFEL BAÑOFTAL GLANZ Processo n.º R 0410/2010-1 As duas primeiras letras e a última são as mesmas em ambas as marcas. No plano fonético, a semelhança é ainda mais forte porque LIDL será, muitas vezes, pronunciado tal como se diz LIDEL. Por razões de fonologia, D e L são quase impossíveis de pronunciar na maioria das línguas sem a inserção de uma vogal entre elas. Por conseguinte, as marcas serão pronunciadas LIFEL e LIDEL em línguas como o espanhol, italiano, alemão e francês. T-346/09 O território relevante é a Alemanha. O Tribunal constatou uma semelhança fonética. O consumidor alemão, provavelmente, pronunciará as letras N e Ñ da mesma forma. Além disso, as letras P e B são pronunciadas com ambos os lábios e o seu som pode ficar menos claro se forem acompanhadas pela mesma vogal; os sinais PAN-Ophtal e BAÑOFTAL são foneticamente muito semelhantes. T-88/10 O TG concluiu que o trema não é suscetível de alterar a impressão fonética global no caso de lusófonos, francófonos e hispanófonos, uma vez que as línguas em questão não têm a letra «ä» (n.º 40). No entanto, não será esse o caso quando o público relevante está familiarizado com uma palavra, por exemplo, nos seguintes cenários: • • • Quando é um dado adquirido que a língua estrangeira em causa é conhecida do público relevante. Por exemplo, o Tribunal já confirmou que se pode considerar que o público em geral, pelo menos nos países escandinavos, Países Baixos e Finlândia tem uma compreensão básica da língua inglesa (acórdão de 26/11/2008, T-435/07 «NEW LOOK» , n.º 23). Quando determinada terminologia é claramente conhecida do público relevante relativamente a algumas classes de produtos e/ou serviços. Por exemplo, os cientistas e os profissionais de TI são geralmente considerados mais familiarizados com o uso de vocabulário inglês técnico e básico do que o consumidor médio, independentemente do território (acórdão de 27/11/2007, T-434/05, «ACTIVY Media Gateway», n.os 38 e 48 para a área de TI (C-57/08 P rejeitado) e acórdão de 09/03/2012, T-207/11, «EyeSense», n.os 21 e 22 para profissionais alemães na área da medicina). Quando se trata de palavras muito básicas entendidas em todos os Estados-Membros, como as palavras inglesas «baby», «love», «one», «snack», «surf», «pizza», etc. Linhas de orientação relativas ao exame efetuado no Instituto, Parte C, Oposição FINAL VERSION 1.0 Página 27 DATE 02/01/2014 Identidade e risco de confusão Marca anterior • Sinal contestado Processo n.º Babylove Baby Love R 0883/2010-2 Por último, quando qualquer uma das partes fornece provas convincentes de que essa palavra é conhecida por uma parte significativa do público relevante. Sempre que uma parte significativa do público relevante pronuncie a palavra estrangeira corretamente, mas uma outra parte igualmente significativa aplique as regras da sua língua materna, qualquer apreciação da semelhança fonética deve mencionar as duas pronúncias e explicar o raciocínio. Por exemplo: Sinal anterior Sinal contestado WRITE RIGHT Processo n.º (exemplo apenas) Inglês: muito semelhante foneticamente. Espanhol: diferente foneticamente. ZIRH T-355/02 (recurso C-206/04 P negado provimento). Semelhante nos países de língua inglesa e Espanha. No que diz respeito a palavras inventadas ou palavras fantasiosas (palavras que não correspondem a qualquer palavra existente na UE), o consumidor interessado pode pronunciá-las não apenas como soariam de acordo com as regras para a pronúncia de palavras na sua língua materna, mas também como são escritas. Sinal anterior BAMIX Sinal contestado Processo n.º KMIX T-444/10 O TG observou que o elemento nominativo «kmix» não corresponde a qualquer palavra existente na União Europeia e que pode ser pronunciado pelo público relevante tal como se escreve, como uma única sílaba. No entanto, também considerou possível que a marca objeto de pedido de registo fosse pronunciada como uma palavra de duas sílabas, ou seja, «ka» e «mix». Em certas línguas da União Europeia (em especial, francês e alemão), a pronúncia da letra «k» é «ka», sendo que a pronúncia «km» não é habitual (n.º 32). Linhas de orientação relativas ao exame efetuado no Instituto, Parte C, Oposição FINAL VERSION 1.0 Página 28 DATE 02/01/2014 Identidade e risco de confusão 3.6 Comparação conceptual: critérios práticos 3.6.1 Definição de conteúdo semântico Dois sinais são idênticos ou semelhantes conceptualmente quando a perceção que o consumidor tem do seu conteúdo semântico é semelhante ou análogo (acórdão de 11/11/1997, C-251/95, «Sabèl», n.º 24). Entende-se por «conteúdo semântico» de uma marca aquilo que significa, que evoca, ou, no caso de ser uma imagem ou uma forma, o que representa. Neste contexto, as expressões «conteúdo semântico» e «conceito» serão utilizadas indiscriminadamente. Se uma marca for composta por vários elementos (por exemplo, uma palavra e um elemento figurativo), o conceito de cada um dos elementos tem de estar definido. No entanto, se a marca consistir numa expressão inteligível (composta por duas ou mais palavras), o que importa é o significado da expressão no seu todo e não o de cada uma das palavras, isoladamente. Nem todo o conceito tem de ser definido: só interessam os conceitos suscetíveis de ser conhecidos pelo público relevante, segundo o território relevante. Por exemplo, se o território relevante for Espanha, o facto de a palavra ter um significado em polaco não tem, na generalidade, qualquer importância. Como regra geral, a comparação no plano conceptual não é influenciada pelos produtos e serviços respetivos. No entanto, se um termo tiver vários significados, sendo um deles particularmente indicativo dos produtos e serviços em causa, a comparação no plano conceptual pode concentrar-se nesse significado. De toda a forma, o que importa é a perceção que o público relevante tem do termo. Não se pode forçar ou construir artificialmente uma relação entre os produtos e serviços e o que significa, evoca ou representa o sinal. Por exemplo, se os produtos em questão estiverem relacionados com iluminação e o sinal for, ou contiver o elemento «LED», teremos «díodo emissor de luz» como um dos vários significados possíveis de «LED», o que levará a que a comparação conceptual se concentre nesse significado. 3.6.1.1 O conteúdo semântico das palavras Quando a marca é composta por, ou contiver, uma palavra, o primeiro passo para um examinador é procurar nos dicionários e/ou enciclopédias na(s) língua(s) do território relevante o significado do termo. Se a palavra constar do dicionário/enciclopédia, o significado descrito será o seu conteúdo semântico. Como ponto de partida, é de salientar que o público relevante nos vários Estados-Membros da União Europeia fala principalmente as línguas predominantes dos seus territórios (acórdão de 23/10/2002, T-6/01, «MATRATZEN», n.º 27). Essas línguas são, normalmente, as línguas oficiais do território em causa. Marca anterior Sinal contestado Processo n.º HALLOUMI HELLIM T-534/10 Hellim é a tradução turca para Halloumi (grego) (tipo de queijo). O território relevante era Chipre. O Tribunal sustentou que embora o turco não figure entre as línguas oficiais da UE, é uma das línguas oficiais da República de Chipre. Conclui-se, que o turco é compreendido e falado por parte da população de Chipre (n.º 38). Assim, o Tribunal concluiu que o consumidor médio do Chipre, onde o grego e o turco são línguas oficiais, compreende que «halloumi» ou «hellim» refere-se, à mesma variedade de queijo cipriota. Logo, existe semelhança conceptual entre estes dois termos (n.º 41). Linhas de orientação relativas ao exame efetuado no Instituto, Parte C, Oposição FINAL VERSION 1.0 Página 29 DATE 02/01/2014 Identidade e risco de confusão No entanto, o Tribunal deixou igualmente claro que esta regra diz apenas respeito ao principal conhecimento linguístico do público nesses territórios. Não se trata de uma regra inflexível. Não se deve considerar à partida que o público relevante tem como língua materna a língua predominante no Estado-Membro em causa, ou que não tem nenhum conhecimento especial de outras línguas (despacho de 03/06/2009, C-394/08 P, «ZIPCAR», n.º 51). Por exemplo, nos cenários seguintes, outras línguas que não as predominantes devem ser tidas em conta: • No caso de a palavra noutra língua ser muito próxima da palavra equivalente na língua oficial do território relevante. Por exemplo, a palavra Inglesa «bicycle» será entendida em Espanha, dado que é muito semelhante à palavra equivalente em espanhol, «bicicleta». No caso de a palavra de língua estrangeira ser comummente usada no território relevante. Por exemplo, a palavra espanhola «bravo» é comummente usada como um elogio, no sentido de «parabéns» na Alemanha. No caso de ser do conhecimento geral que o público relevante está familiarizado com uma língua estrangeira. Por exemplo, o Tribunal já confirmou que o público em geral, pelo menos nos países escandinavos, nos Países Baixos e na Finlândia, tem um conhecimento básico da língua inglesa (acórdão de 26/11/2008, T-435/07 «NEW LOOK», n.º 23). No caso de ser do conhecimento geral que, em relação a determinadas classes de produtos e/ou serviços, o público relevante está familiarizado com uma língua em particular. Por exemplo, termos em inglês na área das TI são, na generalidade, entendidos pelo consumidor dos produtos de TI, independentemente do território. No caso de palavras muito básicas, que serão entendidas em todos os Estados-Membros, atendendo a que passaram a ser comuns a nível internacional, como «love», «one», «snack», «surf», «pizza», «baby», etc. Por último, no caso de qualquer uma das partes fornecer provas convincentes de que essa palavra é conhecida por uma parte significativa do público relevante. • • • • • Seguem-se exemplos de conceitos subjacentes a palavras: Marca Território Conceito Processo n.º Mirto ES Em espanhol descreve um arbusto da família Myrtaceae, que alcança dois a três T-427/07 metros de altura. Peer EN Lord (título nobiliárquico) T-30/09 Storm EN Intempérie T-30/09 UE As expressões «star snacks» e «star foods» remetem para produtos alimentares de qualidade não apenas no caso do consumidor inglês, mas também da maioria do público relevante. T-492/08 (Star foods I) T-333/11 (Star Foods II) UE Existe algum grau de semelhança conceptual, com base no «Mc» e nas palavras «baby» e «kids» que remetem T-466/09 --STAR SNACKS Linhas de orientação relativas ao exame efetuado no Instituto, Parte C, Oposição FINAL VERSION 1.0 Página 30 DATE 02/01/2014 Identidade e risco de confusão - ambas para crianças (n.º 42). Como alguns exemplos supra demonstram, no que respeita ao significado da palavra, nem sempre é necessário dar a definição completa que consta do dicionário. Basta usar um sinónimo, como Peer (membro da nobreza) = Lord (título nobiliárquico) ou Storm (Tempestade) = Bad weather (Intempérie). Além disso, quando parte do público tem a perceção do conceito subjacente, e a outra parte não tem ou tem uma perceção diferente do significado, deve ser feita uma distinção em conformidade. Quando o sinal é composto por uma expressão inteligível, é o significado da expressão como um todo, desde que entendido como tal, e não o das palavras individualmente, que interessa para a comparação no plano conceptual (atente-se à exceção infra sobre expressões em línguas estrangeiras). Exemplo fictício: «KING’S DOMAIN» vs. «KING SIZE» Apreciação errada: «KING (REI)» significa «um soberano masculino», «DOMAIN (DOMÍNIO)» significa um território governado ou sob uma autoridade e «SIZE (DIMENSÃO)» significa as dimensões, proporções físicas, bem como magnitude ou extensão de um objeto. As marcas são conceptualmente semelhantes na medida em que partilham a noção de «King (rei)». Apreciação correta: «KING’S DOMAIN» significa «um território sob o controlo de um rei»; «KING SIZE» significa «maior ou mais comprido do que o tamanho padrão». As marcas são conceptualmente dissemelhantes, apesar de terem em comum a palavra «KING (Rei)». Esta situação é ilustrada pelos exemplos seguintes de marcas consideradas conceptualmente diferentes: Sinal anterior Sinal contestado Processo n. º MOUNTAIN MOUNTAIN BIKER B 1 950 GoldGips Goldband R 0975/2009-4 ALTA ALTA FIDELIDAD B 112 369 A regra acima mencionada sobre uma expressão inteligível tem a seguinte exceção: pode acontecer que, no caso de os sinais surgirem numa língua estrangeira, uma parte significativa do público tenha apenas um conhecimento limitado da língua estrangeira em causa, pelo que não será capaz de distinguir a diferença de significado entre as duas expressões. Nesses casos, pode suceder que o significado de uma expressão, enquanto tal, não seja percetível e que a compreensão que o público tem se limite ao significado dos elementos individualmente. Esta possibilidade permite a constatação de uma semelhança na medida em que o público compreende apenas a parte que é comum. No exemplo supra, se se verificar que (parte do) público Linhas de orientação relativas ao exame efetuado no Instituto, Parte C, Oposição FINAL VERSION 1.0 Página 31 DATE 02/01/2014 Identidade e risco de confusão compreenderá apenas a palavra KING, a conclusão deverá apontar para uma semelhança conceptual entre os sinais. Marca anterior Sinal contestado Processo n.º ICEBERG ICEBREAKER T-112/09 O TG considerou que a palavra «ICEBREAKER» seria entendida apenas pela parte do público italiano com conhecimento da língua inglesa. No entanto, «iceberg» é uma palavra comum, com um significado imediatamente óbvio para o público relevante. Por conseguinte, a marca anterior ICEBERG terá claramente um significado para o público italiano, enquanto a marca ICEBREAKER objeto de pedido seria desprovida de qualquer significado evidente para o público em questão. O TG indicou ainda que as marcas em questão tem o prefixo «ice» em comum. O TG considerou tratar-se de vocabulário básico em Inglês, percetível para a maioria do público relevante. Concluiu que, atendendo a que o prefixo «ice» tinha uma certa força evocativa, este devia ser considerado como limitativo da diferença conceptual entre as marcas em conflito, atuando como uma «ponte semântica» n.º 41-42). Considerações semelhantes aplicam-se a expressões que incluem uma combinação de vocábulos técnicos percetíveis apenas para uma parte do público relevante (por exemplo, palavras em latim, vocábulos que fazem parte de uma linguagem altamente especializada) e vocábulos comuns. Nesses casos, pode acontecer que só seja percetível o significado dos vocábulos comuns, e não o significado da expressão, enquanto tal. 3.6.1.2 O conteúdo semântico de partes de palavras A este respeito, o Tribunal considerou que, embora o consumidor médio apreenda normalmente uma marca como um todo e não proceda a uma análise das suas diferentes particularidades, a verdade é que, ao deparar com um sinal nominal, decompõe-no em elementos nominais que lhe sugerem um significado concreto ou que se parecem com palavras que ele conhece (acórdão de 13/02/2007, T 256/04,«RESPICUR», n.º 57). Por conseguinte, embora a regra estabeleça que as marcas devem ser percetíveis no seu todo, a exceção é a seguinte: em certas circunstâncias, os consumidores poderão dividi-las em partes menores. Uma vez que se trata de uma exceção, deve ser aplicada de forma restritiva. Será aplicada nos seguintes casos: • • • quando o próprio sinal está dividido, no plano visual, em várias partes (por exemplo, através da utilização de letras maiúsculas, como por exemplo em AirPlus); quando todas as partes sugerem um significado específico conhecido do público relevante (por exemplo, Ecoblue); ou quando apenas uma parte tem um significado evidente (por exemplo: Dermaclin). Linhas de orientação relativas ao exame efetuado no Instituto, Parte C, Oposição FINAL VERSION 1.0 Página 32 DATE 02/01/2014 Identidade e risco de confusão Exemplos de sinais visualmente divididos: Sinal Território VITS4KIDS UE A marca contém VITS (alusivo a «vitaminas») e KIDS. AirPlus UE Existem dois significados, Air e Plus, que podem ser percetíveis visualmente porque a palavra Plus está escrita com letra maiúscula. UE AGRO: referência à agricultura HUN: referência à Hungria UNI: referência ao universal ou união UE O público relevante, em particular o público especializado, perceberá as três primeiras letras como uma referência à abreviatura Inglesa para o ácido ribonucleico. RNAiFect Conceito Processo n.º T-484/08 T-321/07 (C.216/10P rejeitado) T-423/08 T-80/08 Exemplos de casos que não apresentam uma divisão percetível visualmente, mas em que todas as partes sugerem um significado específico conhecido do público relevante: Sinal Território Conceito Processo n.º Ecoblue UE O elemento nominativo «eco» é um prefixo ou abreviatura comum em muitas línguas da União T-281/07 Europeia, ao passo que a palavra «blue» é inglesa, (C-23/09P significa a cor azul e faz parte do vocabulário básico rejeitado) Inglês conhecido do público relevante. Solfrutta / FRUTISOL UE Os elementos «sol» e «frut» são na generalidade T-331/08 reconhecíveis e entendidos como uma alusão a «sol» e «fruta» respetivamente. UE O termo «RIOJAVINA» na marca objeto de pedido T-138/09 remete diretamente, no ponto de vista do público (C-388/10P relevante, para produtos vitivinícolas e, mais rejeitado) particularmente, o vinho Rioja. RIOJAVINA Por último, os casos em que apenas uma parte tem claramente um significado são, regra geral, os que incluem um prefixo ou sufixo comum, por exemplo: Sinal Território Conceito Processo n.º DE «DERMA» pode remeter, segundo a perceção, para produtos de natureza dermatológica. B 1 249 467 Como explicado supra, as três exceções devem ser interpretadas de forma restritiva; por conseguinte, quando não é óbvio que uma parte ou partes sugere/em um significado específico conhecido do público relevante, os examinadores devem abster-se de procurar significados ex officio. Nos exemplos infra, não é detetado qualquer conceito subjacente: Linhas de orientação relativas ao exame efetuado no Instituto, Parte C, Oposição FINAL VERSION 1.0 Página 33 DATE 02/01/2014 Identidade e risco de confusão Sinal Território Conceito Processo n.º ATOZ A perceção que o consumidor tem da marca não T-100/06 DE, ES, FR, corresponde a «from A to Z» (de A to Z). As letras «to» (C-559/08P (que correspondem a uma preposição em Inglês) não se IT, A rejeitado) destacam de maneira nenhuma das letras «a» e «z». SpagO BX A palavra «SpagO» é um vocábulo inventado, que não tem significado em qualquer das línguas oficiais dos países do Benelux. Não é percetível como uma combinação formada por SPA + GO. ES Os elementos «cica» e «citra» da palavra não tem um significado concreto, da mesma forma que as terminações «tral» e «cal». Os sinais em causa não são, pois, suscetíveis de ser divididos pelo público em T-277/08 elementos nominativos com um significado concreto, ou de se assemelharem a palavras conhecidas e que, juntas, formariam um todo coerente que daria um significado a cada um dos sinais em causa ou a qualquer um deles. CITRACAL --CICATRAL T-438/07 3.6.1.3 O conteúdo semântico de palavras com erros ortográficos Não é necessário que uma palavra seja escrita corretamente no que se refere ao seu conteúdo semântico para ser percetível ao púbico relevante. Por exemplo, embora a palavra escrita «XTRA» não seja, visualmente, o mesmo que a palavra «correta» «EXTRA», o conceito da palavra «correta» (extra) será naturalmente transferido para a palavra escrita incorretamente (xtra). Os exemplos seguintes ilustram este ponto: Sinal CMORE Território Conceito UE É considerada por parte do público relevante como uma referência à palavra inglesa «store», T-309/08 que significa «loja, armazém». EN CMORE será provavelmente, tendo em conta a prática comum de envio de mensagens de texto, associado por uma parte significativa do público T-501/08 em geral da Dinamarca e Finlândia, a uma «SEE MORE/ abreviatura ou erro ortográfico do verbo CMORE» «see» (ver), em Inglês, sendo que o conceito apreendido é «see more» (ver mais). EN A palavra «ugli» na marca anterior é suscetível de ser associada à palavra inglesa «ugly» (feio) T-488/07 pelo público relevante. UE O termo contido na marca sugere aos consumidores a ideia de «iogurte», ou seja, «um produto alimentar semissólido, ligeiramente B 1 142 688 amargo, preparado a partir do leite fermentado com a introdução de bactérias. ES As palavras «KARISMA» e «C@RISMA» remetem para «carisma», ou seja, uma qualidade ou poder especial de um indivíduo, que lhe B 1 012 857 permite influenciar ou inspirar grande número de pessoas. Linhas de orientação relativas ao exame efetuado no Instituto, Parte C, Oposição FINAL Processo nº VERSION 1.0 Página 34 DATE 02/01/2014 Identidade e risco de confusão De toda a forma, os examinadores devem tomar cuidado ao atribuir um significado a uma palavra escrita incorretamente: não é provável a transferência do significado quando as palavras não são (foneticamente) idênticas e/ou quando o elemento com erros ortográficos não é percetível de forma independente: Marca Bebimil Território UE Conceito A marca objeto de pedido não contém a palavra «baby», mas sim uma palavra fantasiosa, que é mais distante e sem significado claro e preciso, ou seja, «bebi». Processo n.º T-221/06 3.6.1.4 O conteúdo semântico dos nomes e sobrenomes O Tribunal Geral aceitou que os nomes têm um conceito subjacente. Por conseguinte, há lugar para proceder à comparação no plano conceptual quando os sinais em conflito são compostos por nomes (ver exemplos infra). Não obstante, existem poucas situações em que o facto de a marca incluir um nome de família resulta num significado conceptual. Concretamente, a semelhança conceptual não pode resultar do simples facto de ambas as marcas conterem um nome, ainda que o mesmo tipo de nome (nome de família de origem celta, de origem holandesa, etc.). Marca MCKENZIE / McKINLEY VANGRACK / VAN GRAF Território Conceito Processo n.º UE O público relevante reconhece o prefixo «Mc», que significa «filho de», como um prefixo para muitos nomes de família escoceses ou irlandeses. Por conseguinte, esse público considera os elementos nominativos das marcas em questão como nomes de família de origem celta sem significado conceptual, a menos que o nome seja sobejamente conhecido como o de uma pessoa famosa. T-502/07 DE O facto de ambas as marcas poderem ser entendidas como apelidos alemães ou holandeses iniciados por preposições em minúsculas é por si só indiferente para efeitos de comparação. R 1429/2010-4 O simples facto de dois nomes poderem ser agrupados sob um termo genérico comum de «nomes» não constitui semelhança conceptual. Por exemplo, se se comparar FRANK e MIKE: o facto de ambos serem nomes não conduz a qualquer constatação de semelhança conceptual, na medida em que não é provável que o público estabeleça uma relação conceptual entre as duas palavras. Em contrapartida, o facto de FRANK e FRANKIE serem o mesmo nome, embora o último diminutivo do primeiro, é relevante e deve conduzir a uma constatação de semelhança conceptual. Linhas de orientação relativas ao exame efetuado no Instituto, Parte C, Oposição FINAL VERSION 1.0 Página 35 DATE 02/01/2014 Identidade e risco de confusão Marcas Território Conceito Considerando que «Heach» seria entendido como um apelido de origem anglo-saxónica, o elemento «Eich» SILVIAN HEACH seria entendido como um apelido de origem alemã (n.º Itália e outros (FIG.) / H. EICH 66). Tendo em conta o referido, os consumidores territórios percebem que esses apelidos se referem a pessoas diferentes. Os sinais são conceptualmente diferentes (n.º 69). Processo n.º T-557/10 O facto de uma marca conter um nome pode produzir um impacto na comparação conceptual das seguintes situações: (a) Quando é o nome/apelido de uma pessoa famosa (CERVANTES, MARCO POLO, PICASSO): Marca PICASSO (b) Território UE Conceito Processo n.º O sinal nominativo PICASSO tem um conteúdo semântico claro e específico para o público relevante. T-185/02 A reputação do pintor Pablo Picasso é tal que não é (C-361/04 P plausível considerar, na ausência de provas concretas rejeitado) em contrário, que o sinal PICASSO como uma marca de veículos a motor se sobrepusesse, na perceção do consumidor médio, ao nome do pintor. Quando as duas marcas representam o mesmo nome, mas em versões diferentes (FRANK, com FRANKIE como diminutivo) ou línguas, como nos exemplos seguintes: Marcas Território Conceito Processo n.º UE O público relevante considera seguramente estes nomes femininos derivados da mesma raiz como muito semelhantes. Em alguns Estados-Membros, T-130/09 nomeadamente o Reino Unido, Irlanda, Alemanha e Áustria, serão com certeza reconhecidos pelo público relevante como diminutivos do nome próprio completo Elizabeth. PEPEQUILLO / PEPE ES O público espanhol entenderá «Pepequillo» como diminutivo de «Pepe», conduzindo à identidade no plano conceptual. T-580/08 JAMES JONES / JACK JONES UE Ambas as marcas podem ser entendidas como remetendo para a mesma pessoa. T-11/09 --ELISE (c) Quando as duas marcas podem ser entendidas como remetendo para a mesma pessoa, especialmente quando a marca anterior é composta apenas por um nome de família. Este poderá ser o caso quando um nome é mais importante do que o outro: Linhas de orientação relativas ao exame efetuado no Instituto, Parte C, Oposição FINAL VERSION 1.0 Página 36 DATE 02/01/2014 Identidade e risco de confusão Marca Pedido de registo de marca comunitária: Julián Murúa Entrena Território Processo n.º ES O pedido de registo de marca comunitária contém um nome espanhol (um nome próprio e dois T-40/03 apelidos). O primeiro apelido, o mais importante para o público espanhol, coincide com o da marca anterior. ES Velasco é um apelido espanhol. Um pedido de registo de marca comunitária pode ser entendido como composto por dois apelidos. T-259/06 IT Os sinais são conceptualmente semelhantes na medida em que têm em comum o mesmo apelido (n.º 60). T-133/09 e T-134/09 Marca anterior: MURUA Pedido de registo de marca comunitária: MANSO DE VELASCO Conceito Marca anterior: VELASCO Pedido de registo de marca comunitária: Antonio Basile Marca anterior: BASILE (d) Quando o nome contido nas marcas tem significado numa língua, esta coincidência pode conduzir à semelhança conceptual: Marca Território peerstorm / PETER STORM UE, Reino Unido Conceito O consumidor anglófono associará o apelido Storm a intempérie (n.º 67). Processo n.º T-30/09 3.6.1.5 O conteúdo semântico de sinais figurativos, símbolos, formas e cores Os conceitos de marcas compostas por elementos figurativos ou que contêm elementos figurativos e de marcas compostas por formas (marcas 3D) corresponderão ao que esses elementos figurativos ou formas representam, como nos exemplos seguintes: Marca Território Conceito Processo n.º BX, DE, ES, A representação de uma caneca vermelha assente em T-5/08 a FR, IT, AT, grãos de café. T-7/08 PT DE Parte do público relevante pode reconhecer um pavão. T-361/08 Linhas de orientação relativas ao exame efetuado no Instituto, Parte C, Oposição FINAL VERSION 1.0 Página 37 DATE 02/01/2014 Identidade e risco de confusão BX A marca contestada será descrita como um homem de B 1 202 852 negócios a jogar futebol. Consequentemente, quando uma marca é composta tanto por palavras como por imagens, devem ser apreciados todos os conceitos. Marca Território Conceitos Processo n.º EN A palavra «ugli» na marca anterior é suscetível de ser associada à palavra T-488/07 inglesa «ugly» (feio) pelo público relevante. Um buldogue com um citrino à sua frente. EU O termo «Rioja» na marca anterior, que é em si reforçado, do ponto de vista T-138/09 conceptual, pela representação de um (C-388/10 P cacho de uvas e de uma folha de videira, rejeitado) remete de imediato para os produtos vitivinícolas, e, mais especificamente, para o vinho Rioja. BL, BX, DE, ES, FR, HU, RO, IT A marca representa um tipo de peixe (tubarão). A maioria dos falantes das línguas relevantes entenderá o termo SPAIN na marca contestada como referência a esse país. A palavra «Tiburón» significa «tubarão» B 1 220 724 em espanhol, mas não será entendida pelo resto do público relevante. O outro vocábulo, SHARK, provavelmente será compreendido pelos consumidores de língua inglesa nos territórios relevantes. Por último, o conteúdo semântico (conceito) de marcas de cores per se é o da cor que reproduzem. 3.6.1.6 O conteúdo semântico de números e letras O conceito de uma palavra que representa um número é o número que identifica, como no exemplo seguinte: Marca Território Significado Processo n.º DE A palavra zero evoca o número cardinal 0. TV2000 (fig.)/TV1000 LT Os sinais são conceptualmente semelhantes, na medida em que ambos têm em comum a ideia de «televisão» combinada com um número certo de R 2407/2011-2 quatro dígitos, que além disso, estabelece uma relação com a ordem de milhares (n.º 47). 7 (fig.)/7 (fig.) UE A Câmara de Recursos concluiu que «7» tinha um significado (n.º 25). Linhas de orientação relativas ao exame efetuado no Instituto, Parte C, Oposição FINAL VERSION 1.0 T-400/06 R 0782/2011-2 Página 38 DATE 02/01/2014 Identidade e risco de confusão O conceito de um número é o número que identifica, a menos que sugira um outro conceito, como um ano específico. O Instituto segue a abordagem segundo a qual as letras isoladas podem ter um significado conceptual independente. O Tribunal confirmou esta abordagem (acórdão de 08/05/2012, T-101/11, «G/G+», n.º 56, com o recurso C-341/12 P), constatando identidade conceptual quando ambas as marcas apresentam a mesma letra: Marca Território Processo n.º DE Para a parte do público relevante que interpreta os sinais como letra «e» e a parte do público relevante que os interpreta como a letra «c», os sinais são conceptualmente idênticos (n.º 99). T-22/10 UE Os sinais foram considerados conceptualmente idênticos (n.ºs 60-61). T-187/10 / / Significado et al 3.6.1.7 O conteúdo semântico de nomes geográficos Os nomes de cidades, localidades, regiões e outras áreas geográficas evocam um conceito que pode ser relevante para a comparação conceptual se existir a probabilidade de o público relevante os reconhecer enquanto tal. Geralmente, o grande público na Europa conhece os nomes das capitais e das grandes cidades, bem como destinos de férias ou de viagem. Se a perceção do público num determinado Estado-Membro for relevante, também se pode assumir o seu conhecimento dos nomes das pequenas cidades e localidades. A inexistência de provas ou indícios de que o público relevante reconhece o nome geográfico não influencia a comparação conceptual. Ver o exemplo seguinte: Marca vs Território DE Conceito Processo n.º O resultado da comparação conceptual é neutro. Não é possível inferir do argumento da recorrente R 1213/2008-4 a saber, que o nome Chtoura designa uma área agrícola no Líbano conhecida pelos seus produtos agrícolas, que esse significado também será familiar nos circuitos comerciais da Alemanha. 3.6.1.8 O conteúdo semântico de onomatopeias A análise do conteúdo semântico de onomatopeias segue as regras gerais aplicáveis à comparação conceptual: o seu conceito será o representado pela onomatopeia em Linhas de orientação relativas ao exame efetuado no Instituto, Parte C, Oposição FINAL VERSION 1.0 Página 39 DATE 02/01/2014 Identidade e risco de confusão questão, desde que se possa estabelecer que o mesmo será reconhecido enquanto tal pelo público relevante. Por exemplo, «WOOF WOOF» representa o latido de um cão para os anglófonos; «MUUU» representa o mugido de uma vaca para os hispanófonos. Marca Território CLICK DE Conceito Conceptualmente, a marca contestada «CLICK» é uma onomatopeia inglesa que expressa um som curto, incisivo. Esta palavra será facilmente compreendida na Alemanha dada a sua semelhança em alemão, «Klick» (n.º 45). Processo n.º R 1394/2006-2 Nalguns casos, o contexto em que a onomatopeia é utilizada pode ser decisivo para determinar se o público relevante reconhece ou não o seu significado. Por exemplo, no caso seguinte, a Câmara considerou que o público em causa não interpretaria o sinal «PSS», como onomatopeia no contexto de serviços de tecnologia da informação: 3.6.2 Marca Território PSS ES Conceito O argumento da requerente, a saber, que a marca anterior também pode ser pronunciada como uma onomatopeia [dar ordem a outrem para ficar calado] é absurdo, tendo em vista os serviços de tecnologia da informação em causa e o público relevante, que está habituado, como observou a própria requerente, a acrónimos nesta área (n.º 42). Processo n.º R 1433/2007-2 Como fazer uma comparação conceptual O examinador, ao fazer uma comparação conceptual, tem essencialmente de determinar, em primeiro lugar, se os sinais contêm um conceito de acordo com os princípios descritos no ponto anterior. Se nenhum dos sinais contiver um conceito, o resultado será a impossibilidade de estabelecer uma comparação conceptual. Se apenas um dos sinais evocar um conceito, o resultado será a dissemelhança conceptual entre os sinais. É necessário que ambos os sinais contenham um conceito para se proceder a uma comparação conceptual destinada a determinar se os sinais são conceptualmente idênticos ou semelhantes, no caso de remeterem para conceitos semelhantes ou iguais, ou dissemelhantes, no caso de remeterem para conceitos diferentes. Os sinais são conceptualmente dissemelhantes quando há duas palavras para as quais existe um termo genérico que abrange ambas e/ou quando os dois sinais se enquadram na mesma categoria geral de sinais. Se os significados semânticos forem demasiado diferentes, os sinais podem ter em comum um conceito geral, tão amplo que a relação conceptual não é relevante. Nestes casos, não será constatada qualquer semelhança conceptual, por exemplo: • O simples facto de as duas palavras ou símbolos poderem ser agrupados sob um termo genérico comum não constitui de forma alguma um caso de semelhança conceptual. Por exemplo, no caso de «Jaguar» vs. «Elephant», o Linhas de orientação relativas ao exame efetuado no Instituto, Parte C, Oposição FINAL VERSION 1.0 Página 40 DATE 02/01/2014 Identidade e risco de confusão • • facto de ambos serem animais não conduziria a uma constatação de semelhança conceptual, atendendo a que o público não criará uma ligação conceptual entre as duas palavras. De facto, uma vez que os vocábulos se referem a diferentes animais, devem ser considerados conceptualmente diferentes. O mesmo acontece quando dois sinais pertencem ao mesmo tipo de marca ou palavra: o facto de «TDI» e «LNF» serem abreviaturas com três letras é conceptualmente irrelevante. Os sinais devem ser considerados conceptualmente diferentes. Outro exemplo de sinais «pertencentes à mesma categoria» diz respeito a nomes (este aspeto está relacionado com o indicado no ponto 3.6.1.4 supra). Se se comparar FRANK e MIKE, o facto de ambos serem nomes é conceptualmente irrelevante (uma vez que se situam em níveis completamente diferentes); em contrapartida, o facto de FRANK e FRANKIE serem o mesmo nome, embora o último diminutivo do primeiro, é relevante e, nesse caso, deve conduzir a uma constatação de semelhança conceptual. Concretamente, as marcas são conceptualmente idênticas ou semelhantes quando: 3.6.2.1 Ambas as marcas têm em comum uma palavra e/ou expressão Quando as duas marcas têm em comum a mesma palavra ou expressão, são conceptualmente semelhantes, como nos exemplos seguintes: Sinal anterior Sinal contestado Oposição n.º B 1 209 618 Semelhantes: as marcas têm em comum o conceito de SOL («a estrela que é a fonte de luz e calor para os planetas do sistema solar»). Sinal anterior Sinal contestado Processo n.º ECOBLUE BLUE T-281/07 (C-23/09P rejeitado) As marcas em questão são conceptualmente semelhantes porque ambas remetem para a cor azul. Sinal anterior Sinal contestado T-MUSIC Oposição n.º B 1 081 167 As marcas acima são conceptualmente semelhantes porque ambas remetem para o conceito de música (= «a arte de compor sons no tempo por forma a produzir uma composição contínua, unificada e evocativa, utilizando a melodia, a harmonia, o ritmo e o timbre). Sinal anterior Sinal contestado Oposição n.º B 1 220 724 As marcas acima são conceptualmente semelhantes porque ambos os sinais apresentam uma imagem do mesmo peixe (tubarão) e uma referência à palavra SHARK (= «qualquer um dos inúmeros peixes carnívoros marinhos da espécie Chondrichthyes (subespécie Elasmobranchii)»). Linhas de orientação relativas ao exame efetuado no Instituto, Parte C, Oposição FINAL VERSION 1.0 Página 41 DATE 02/01/2014 Identidade e risco de confusão Sinal anterior Sinal contestado Processo n.º CASTILLO EL CASTILLO T-85/02 O Tribunal considerou que os sinais eram quase idênticos do ponto de vista conceptual. Sinal anterior Sinal contestado Processo n.º Servus et al. SERVO SUO T-525/10 Os sinais são conceptualmente semelhantes do ponto de vista do consumidor médio italiano na medida em que ambos os sinais têm em comum uma referência «servo». O Tribunal confirmou a conclusão da Câmara de Recursos, a saber, que o público italiano tendia a perceber o significado da palavra latina «SERVUS», dada a sua proximidade com a palavra «SERVO» italiana. Como já foi mencionado, os erros ortográficos podem também ter um conteúdo semântico e, nesses casos, podem ser objeto de comparação, como nos exemplos seguintes: Marca anterior Sinal contestado Processo n.º T-485/07 Para o público relevante espanhol, ambos os sinais invocam o conceito de uma azeitona. Não há indícios de que o consumidor espanhol entenda a palavra inglesa «live». Sinal anterior Sinal contestado Oposição n.º B 1 142 688 Ambas as marcas remetem para a palavra iogurte e, consequentemente têm em comum o conceito de «um produto lácteo produzido pela fermentação bacteriana do leite». Sinal anterior Sinal contestado Oposição n.º B 1 012 857 As marcas acima são conceptualmente semelhantes porque ambas remetem para o conceito de «carisma» (= «a capacidade de desenvolver ou inspirar nos outros um compromisso ideológico para um determinado ponto de vista»). 3.6.2.2 Duas palavras ou termos têm o mesmo significado, mas em línguas diferentes Também pode haver semelhança conceptual entre as marcas nominativas em línguas diferentes. No exemplo seguinte, constatou-se que as marcas eram conceptualmente semelhantes, porque a palavra alemã e finlandesa «Hai» será compreendida pelo público relevante como «tubarão»: Linhas de orientação relativas ao exame efetuado no Instituto, Parte C, Oposição FINAL VERSION 1.0 Página 42 DATE 02/01/2014 Identidade e risco de confusão Marca anterior Sinal contestado Processo n.º Hai T-33/03 (Território relevante inter alia Alemanha e Finlândia) Concretamente, isto acontecerá quando a marca anterior está protegida numa parte da União Europeia que tem as diferentes línguas como línguas oficiais. Configura-se um cenário diferente quando a perceção de um significado comum dos sinais é partilhada por uma parte significativa do público relevante no território em que a marca anterior está protegida e, quando esta é uma marca comunitária, na mesma parte da União Europeia, ou seja, no mesmo Estado-Membro. Esta situação tem de ser apreciada relativamente a (cada uma) da(s) área(s) relevante(s) No que diz respeito à compreensão de línguas estrangeiras ver ponto 3.6.1.1. Marca anterior Sinal contestado OLYMP Processo n.º T-203/09 e T-204/09 Os sinais são conceptualmente semelhantes para o público espanhol uma vez que a palavra «olymp» pode ser entendida pelo público espanhol relevante como uma derivação da palavra «olympo». Se não se aplicar nenhum dos dois cenários supra referidos, o simples facto de um termo ser a tradução do outro pode não ser suficiente para a constatação de identidade/semelhança conceptual. Marca anterior Sinal contestado Processo n.º CORONA KARUNA T-357/10 CORONA significa coroa em espanhol e KARUNA significa coroa em lituano. Em russo, «корона»/«Korona» significa coroa. O Tribunal considerou que, mesmo que o público relevante [países bálticos] conhecesse a palavra russa «корона» que significa «coroa», não há qualquer prova que permita concluir que o público relevante possa associar «корона» no alfabeto cirílico - ou «Korona», o termo equivalente no alfabeto latino – ao elemento nominativo «corona» do sinal objeto de pedido, que é uma palavra estrangeira, sem significado em Estónio, Letónio ou Lituano (n.º 35). LE LANCIER T-265/09 O território relevante é Espanha. «El lancero» (em espanhol) significa «le lancier» em francês. Conceptualmente, o TG concluiu que o consumidor médio espanhol tinha apenas um conhecimento limitado da língua francesa, pelo que a expressão «le lancier» não pertence ao vocabulário básico dessa língua. Assim sendo, os sinais não são semelhantes conceptualmente. Linhas de orientação relativas ao exame efetuado no Instituto, Parte C, Oposição FINAL VERSION 1.0 Página 43 DATE 02/01/2014 Identidade e risco de confusão No exemplo seguinte, as marcas foram consideradas idênticas no plano conceptual, porque foi defendido que o público relevante na Alemanha também entenderia a expressão «land of leather»: Marca anterior Marca contestado Processo n.º B 1 233 842 3.6.2.3 Duas palavras remetem para o mesmo termo, do ponto de vista semântico, ou suas variações Esta é uma situação que envolve sinónimos, ou seja, em que existem duas palavras para o mesmo significado semântico (exemplos: baggage/luggage (bagagem); bicycle/bike (bicicleta); male horse/stallion (cavalo). Como no exemplo supra, as duas expressões seguintes foram consideradas conceptualmente semelhantes: Marca anterior Marca contestado Processo n.º SECRET PLEASURES PRIVATE PLEASURES R 0616/1999-1 ORPHAN INTERNATIONAL R 1142/2009-2 3.6.2.4 Dois sinais figurativos, símbolos e/ou formas representam o mesmo conteúdo da ideia Quando duas marcas são compostas por, ou contêm, elementos figurativos e/ou formas e representam objetos ou ideias iguais ou semelhantes, os sinais serão idênticos ou semelhantes no plano conceptual. Nos casos seguintes foi constatada identidade ou semelhança no plano conceptual: Marca anterior Marca contestado Processo n.º T-168/04 (confirmado C-488/06) R0703/2011-2 Linhas de orientação relativas ao exame efetuado no Instituto, Parte C, Oposição FINAL VERSION 1.0 Página 44 DATE 02/01/2014 Identidade e risco de confusão R1107/2010-2 No entanto, o facto de ambos os sinais conterem o mesmo conteúdo não conduz a uma constatação de semelhança conceptual no caso de a forma que representa o conteúdo nas marcas em conflito ser diferente: Marca anterior Marca contestado Processo n.º T-593/10 O TG considerou que a Câmara de Recurso tinha razão ao constatar a diferença conceptual entre os sinais, uma vez que a marca anterior, devido ao seu elemento figurativo e à forma como a letra «b» é representada, poderá evocar um bumerangue, o que não é o caso em relação à marca objeto de pedido (n.º 36). 3.6.2.5 Quando existe uma palavra vs. um sinal figurativo, símbolo, forma e/ou cor que representa o conceito subjacente à palavra Também existe semelhança conceptual entre uma palavra e uma imagem que exibe o que a palavra representa (exemplos fictícios: marca nominativa «TIGER» (tigre) comparada com uma marca figurativa que representa um tigre, ou a marca nominativa «orange» (laranja) e uma marca a cor per se laranja). Marca anterior Marca contestado Processo n.º T-389/03 Linhas de orientação relativas ao exame efetuado no Instituto, Parte C, Oposição FINAL VERSION 1.0 Página 45 DATE 02/01/2014
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