Diluição nos EUA

Transcrição

Diluição nos EUA

CURSO AVANÇADO DE MARCAS
2º Semestre de 2012
MARCA DE ALTO RENOME
X
LEGISLAÇÃO ANTI-DILUIÇÃO (EUA)
Filipe Fonteles Cabral
04/08/2012
© Filipe Fonteles Cabral
A Teoria da Diluição
Origem
Jurisprudência Britânica, caso KODAK
(bicicletas), 1898
Eastman Photographic Materials Co. v. Kodak Cycle Co., 15
Rep. Pat. Cas. 105 (1898).
Doutrina EUA, 1927.
(Frank Schechter, The Rational Basis For Trademark Protection,
Harvard Law Review n° 40)
A Força das Marcas
Função das marcas
Distinguir um produto ou serviço dos produtos
ou serviços concorrentes.
Efeitos perante o titular e o consumidor
A Força das Marcas
Características
Unicidade
MARCA
FORTE
Reputação
Consistência
A Força das Marcas
(unicidade)
PEUGEOT
Haagen-Dazs
A Força das Marcas
(unicidade)
FORD
Globo
A Força das Marcas
(reputação)
A Força das Marcas
(consistência
no uso)
A Força das Marcas
Características
PROTEÇÃO
DISTINTIVIDADE
Unicidade
MARCA
FORTE
Reputação
Consistência
Diluição nos EUA
Diluição nos EUA
Definição
“The main purpose of this doctrine is to prevent a
seller of non-competitive products from trading on the
goodwill and reputation of another’s mark and thereby
gradually ‘whittling away’ that mark’s selling power.”
L.L. Bean, Inc. vs. Drake Publishers, Inc. 811 F.2d 26, 30
(1st Cir. 1987)
Diluição nos EUA
Lanham Act, Sec. 43, (c)
(1) INJUNCTIVE RELIEF- Subject to the principles of
equity, the owner of a famous mark that is distinctive,
inherently or through acquired distinctiveness, shall be
entitled to an injunction against another person who,
at any time after the owner's mark has become
famous, commences use of a mark or trade name in
commerce that is likely to cause dilution by blurring or
dilution by tarnishment of the famous mark, regardless
of the presence or absence of actual or likely
confusion, of competition, or of actual economic injury.
Diluição nos EUA
Lanham Act, Sec. 43, (c), (2), (B)
(B) For purposes of paragraph (1), ‘dilution by
blurring’ is association arising from the
similarity between a mark or trade name and
a famous mark that impairs the distinctiveness
of the famous mark.
Diluição nos EUA
Lanham Act, Sec. 43, (c), (2), (C)
(C) For purposes of paragraph (1), ‘dilution by
tarnishment’ is association arising from the
similarity between a mark or trade name and
a famous mark that harms the reputation of
the famous mark.
Diluição nos EUA
Lanham Act, Sec. 43, (c), (2), (A)
(2) DEFINITIONS.—(A) For purposes of paragraph (1), a
mark is famous if it is widely recognized by the general
consuming public of the United States as a designation of
source of the goods or services of the mark’s owner. In
determining whether a mark possesses the requisite degree
of recognition, the court may consider all relevant factors,
including the following:
(i) The duration, extent, and geographic reach of advertising and
publicity of the mark, whether advertised or publicized by the
owner or third parties.
(ii) The amount, volume, and geographic extent of sales of goods
or services offered under the mark.
(iii) The extent of actual recognition of the mark.
(iv) Whether the mark was registered under the Act of March 3,
1881, or the Act of February 20, 1905, or on the principal register.
Diluição nos EUA
Lanham Act, Sec. 43, (c), (2), (B)
In determining whether a mark or trade name is likely to
cause dilution by blurring, the court may consider all
relevant factors, including the following:
(i) The degree of similarity between the mark or trade name
and the famous mark.
(ii) The degree of inherent or acquired distinctiveness of the
famous mark.
(iii) The extent to which the owner of the famous mark is
engaging in substantially exclusive use of the mark.
(iv) The degree of recognition of the famous mark.
(v) Whether the user of the mark or trade name intended to
create an association with the famous mark.
(vi) Any actual association between the mark or trade name
and the famous mark.
Diluição nos EUA
Lanham Act, Sec. 43, (c), (3)
EXCLUSIONS- The following shall not be actionable as
dilution by blurring or dilution by tarnishment under this
subsection:
(A) Fair use of a famous mark by another person in
comparative commercial advertising or promotion to identify
the competing goods or services of the owner of the famous
mark.
(B) Fair use of a famous mark by another person, other than
as a designation of source for the person's goods or services,
including for purposes of identifying and parodying,
criticizing, or commenting upon the famous mark owner or
the goods or services of the famous mark owner.
(C) All forms of news reporting and news commentary.
Casos (EUA)
Tarnishment (maculação)
American Express Co. v. Vibra Approved Lab
(1989)
Don’t leave home without it
Casos (EUA)
Blurring (ofuscação)
Ringling Bros. Barnum & Bailey Combined Shows,
Inc. v. Celozzi-Ettelson Chevrolet, Inc. (1988)
THE
G R E AT E ST
USED CAR
SHOW
ON
EARTH
Casos (EUA)
Alteration (adulteração)
Deere & Co. v. MTD Products, Inc. (1994)
“Focusing only on the alteration of the static Deere Logo resulting
from MTD's animation, the Court concluded that MTD's version
constituted dilution because it was likely to diminish the strength of
identification between the original Deere symbol and Deere products,
and to blur the distinction between the Deere Logo and other deer
logos in the marketplace.”
Diluição
Unicidade
blurring
ofuscação
MARCA
FORTE
Reputação
Consistência
tarnishment
alteration
maculação
adulteração
DILUIÇÃO DE MARCA NO BRASIL
Diluição no Brasil
Lei n° 5.772/71 (antigo CPI)
Há a proteção da marca notória (art. 67).
Não há referência expressa à diluição.
Lei n° 9.279/96 (LPI)
Há proteção da marca de alto renome (art. 125).
Não há referência expressão à diluição.
Art. 130, III. Aplica-se?
Diluição
Conceito:
“Diluição de marca é a ofensa à integridade de um
sinal distintivo, seja moral ou material, por um
agente que não necessariamente compete com o
seu titular. O efeito da diluição de marca é a
diminuição do poder de venda do sinal distintivo,
seja pela lesão à sua unicidade, seja pela ofensa à
sua reputação.”
(Filipe Fonteles Cabral, “Diluição de Marca: Uma Teoria Defensiva ou
Ofensiva?”, Revista da ABPI n° 58, mai/jun 2002, p. 25)
Diluição
Conceito:
“O fenômeno da diluição é o processo da perda
de distintividade resultante da emergência de
uma pluralidade de significados, referentes, ou
ambos, para um mesmo significante”.
(Denis Borges Barbosa, Proteção das Marcas: Uma perspectiva
Semiológica, Lumen Juris, 2008)
Diluição no Brasil
Qual o alcance da Teoria da Diluição no
Brasil?
Duas correntes:
- Proteção restrita às marcas de alto renome
- Proteção ampla (art. 130, III)
EUA x Brasil
Lanham Act
INJUNCTIVE RELIEF- Subject to the
principles of equity, the owner of a
famous mark that is distinctive,
inherently or through acquired
distinctiveness, shall be entitled to
an injunction against another person
who, at any time after the owner's
mark has become famous,
commences use of a mark or trade
name in commerce that is likely to
cause dilution by blurring or dilution
by tarnishment of the famous mark,
regardless of the presence or
absence of actual or likely confusion,
of competition, or of actual economic
injury.
Alto Renome (art. 125 LPI)
À marca registrada no Brasil
considerada de alto renome
será assegurada proteção
especial, em todos os ramos
de atividade.
EUA x Brasil
Lanham Act
Alto Renome (Res. 121/05)
(i) The duration, extent, and
geographic reach of advertising
and publicity of the mark,
whether advertised or publicized
by the owner or third parties.
(ii) The amount, volume, and
geographic extent of sales of
goods or services offered under
the mark.
(iii) The extent of actual recognition
of the mark.
(iv) Whether the mark was
registered(…).
Art. 4o
1) data do início do uso da marca;
2) público usuário ou potencial
usuário;
3) Market share;
4)Conhecimento estimulado;
5) Conhecimento espontâneo;
6) meios de comercialização;
7) amplitude geográfica do comércio;
8) extensão temporal do uso;
9) meios de divulgação da marca;
10) extensão temporal da divulgação;
11) valor investido pelo titular em
publicidade;
12) volume de vendas;
13) valor econômico da marca no
ativo patrimonial da empresa.
EUA x Brasil
Resolução INPI 121/05
Art. 2o Para os efeitos desta Resolução, considera-se de alto
renome a marca que goza de uma autoridade incontestável, de
um conhecimento e prestígio diferidos, resultantes da sua
tradição e qualificação no mercado e da qualidade e confiança
que inspira, vinculadas, essencialmente, à boa imagem dos
produtos ou serviços a que se aplica, exercendo um acentuado
magnetismo, uma extraordinária força atrativa sobre o público
em geral, indistintamente, elevando-se sobre os diferentes
mercados e transcendendo a função a que se prestava
primitivamente, projetando-se apta a atrair clientela pela sua
simples presença.
Semelhanças (US x BR)
Lanham Act
widely recognized by the
general consuming public
goza de uma autoridade
incontestável
regardless of the
presence or absence of
actual or likely
confusion, of
competition, or of actual
economic injury.
Proteção especial em
todos os ramos de
atividade.
Diferenças (US x BR)
Lanham Act
widely recognized by the
general consuming public
goza de uma autoridade
incontestável
Likely to cause dilution
by blurring or
tarnishment
Sem restrição (erga
omnes)
EUA x Brasil
THE
GREATEST
USED CAR
SHOW
ON
EARTH
O art. 125 da LPI seria adequado
para combater estes atos?
Haagen-Dazs
A Diluição e o Art. 130 LPI
Lei da Propriedade Industrial
Art. 130. Ao titular da marca ou ao depositante
é ainda assegurado o direito de:
(...)
III - zelar pela sua integridade material ou
reputação.
Interpretação Sistemática
DEPOSITANTE
(≠ art. 129)
ZELAR
O que é integridade material da
marca (bem imaterial)?
blurring
OU REPUTAÇÃO
MARCA
FORTE
tarnishment
alteration
Interpretação Sistemática
“The rational basis of
trademark protection”
Por que e como proteger a unicidade
de uma marca relativamente famosa?
Art. 125 LPI?
Art. 884 CC/02
Proteção excessiva
no caso
Combate o enriquecimento
sem causa
A Diluição e o Aproveitamento
Parasitário
CC/16: Art. 160. Não constituem atos ilícitos: I. Os
praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um
direito reconhecido.
CC/02: Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um
direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites
impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou
pelos bons costumes.
CC/02: Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer
à custa de outrem, será́ obrigado a restituir o indevidamente
auferido, feita a atualização dos valores monetários.
A Diluição e o Aproveitamento
Parasitário
MESMO FENÔMENO
DILUIÇÃO
PROTEÇÃO DO BEM
IMATERIAL
APROVEITAM.
PARASITÁRIO
COMBATE AO
ENRIQUECIMENTO
SEM CAUSA
DOUTRINA
ART. 130, III, LPI
Diluição e Art. 130 LPI
“Como se pode notar, as duas faces da interidade (em
sentido lato) das marcas, a moral e a material, estão
devidamente amparadas pela legislação pátria. O inciso III
do artigo 130 tem por objetivo evitar o que se chama de
maculação e, ao mesmo tempo, garante a tutela da
integridade (estrito senso) material dos sinais distintivos, ou
seja, combate a ofuscação e o uso de marca adulterada.”
(Filipe Fonteles Cabral, “Diluição de Marca: Uma Teoria Defensiva ou
Ofensiva?”, Revista da ABPI n° 58, mai/jun 2002, p. 25)
“Filipe Fonteles propugna que essa proteção se faça a despeito da
inexistência de Extravasamento do símbolo, apoiando-se na
jurisprudência estadual americana. A introdução do conceito, em
1995, na lei federal de marcas americana colocou, porém, como
exigência capital da proteção o alto renome da marca a ser
protegida.
(...)
Entendo que a proteção da diluição – como efeito além dos lindes
da especialidade e afinidade – se faz, em direito brasileiro, nos
limites do art. 125 do CPI/96, com as ponderações acima feitas. As
razões para recusar essa construção importada, além da simples
política pública da lei federal americana, são as mesmas já
indicadas para a proteção incondicional da marca de alto renome, e
com maior razão ainda.”
(Denis Borges Barbosa, Proteção das Marcas: Uma perspectiva
Semiológica, Lumen Juris, 2008)
“No ordenamento jurídico brasileiro, a proteção contra a
diluição acha-se embutida nas disposições de tutela às
marcas de alto renome. Indaga-se se o mesmo ocorre com
as marcas que não tenham atingido esse patamar de
projeção. Penso que sim, à vista do artigo 130, III da LPI.
Mas mesmo na inexistência desse dispositivo, - e o Código
da Propriedade Industrial que antecedeu a lei especial hoje
vigente não continha norma semelhante – essa proteção
poderia ser invocada à luz das disposições gerais do direito
comum.”
(José Antonio Faria Correa, “Algumas Reflexões sobre a Teoria da
Distância e a Teoria da Diluição”, R. ABPI n° 100, mai/jun 2009)
JURISPRUDÊNCIA
BRASILEIRA
Leading Case (Brasil)
WM Wrigley Jr. Company vs. INPI e Lua Nova Ind.
e Com.
(AC 2002.51.01.514660-7, TRF2/2TEsp., Rel. Des. Liliane Roriz, d.
22.08.2006)
DOUBLEMINT x DOUBLE SOFT
(chiclete)
(biscoitos, etc.)
Ementa: PROPRIEDADE INDUSTRIAL. COLIDÊNCIA DE
MARCAS. TEORIA DA DISTÂNCIA. TEORIA DA DILUIÇÃO.
DOUBLEMINT. DOUBLE SOFT.
1. No exame de eventual colidência, doutrina e
jurisprudência têm tradicionalmente se utilizado da teoria da
distância, que, fundamentando-se nos princípios da eqüidade
e da igualdade, sustenta a coexistência de marcas quando a
situação fática atual possibilite o convívio harmônico de
signos semelhantes ou afins.
2. Embora muito eficaz na maioria dos casos, tal critério não
é capaz de abarcar hipóteses especialíssimas, onde a
infringência de direitos pode ganhar matizes diversos, que
exigem uma análise mais profunda e sob outro enfoque, o
da teoria da diluição.
3. A idéia principal da teoria da diluição é a de proteger o
titular contra o enfraquecimento progressivo do poder
distintivo de sua marca, mormente em casos de marcas que
ostentam alto grau de reconhecimento ou que sejam muito
criativas, sendo o paradigma para a decisão entre aplicar a
teoria da distância ou a teoria da diluição a fama e a
criatividade do sinal.
4. Conquanto os efeitos de uma violação direta de marca
registrada sejam mais facilmente identificados e tragam
prejuízos imediatos, o resultado da diluição de uma marca
traz efeitos nefastos, vez que enquanto o primeiro ludibria
os consumidores já existentes, o segundo enfraquece o
poder de venda de um sinal distintivo, podendo ser até
irreversível.
5. Apelações improvidas.
“Note-se que o art. 130, inciso III, da LPI traduz a
positivação, no direito brasileiro, da proteção aos titulares de
marcas contra sua diluição”.
(Voto Des. Liliane Roriz, acolhido por unanimidade).
Jurisprudência (Brasil)
Restaurante Fasano Ltda. vs K1 Estacionamento
de Domínios Ltda.
(AC 990.10.163429-5, 4ª CDP/TJSP, Rel. Des. Francisco Loureiro, d.
27/05/2010)
“Note que essa tutela não abarca apenas a concorrência
desleal entre duas empresas no ambiente virtual, como
também o desprestigio pela diluição.
Na lição da melhor doutrina..., diluição é a perda da
capacidade que possui uma marca famosa de identificar e
distinguir produtos e serviços(...).
É exatamente o caso dos autos. A diluição da marca notória
Fasano se dá tanto pelo descrédito do seu uso para acesso a
sites pornográficos, como pelo obscurecimento decorrente da
perda do valor econômico da marca.”
(art. 52 CC/02, classes diferentes)
Dell Inc. vs INPI e Dell do Brasil Comunicação Ltda
(AC 2009.51.01.806947-3, TRF2/2TEsp., Rel. Des. Liliane Roriz, d.
29/03/2011)
“O caso merece, contudo, ser submetido ao crivo da teoria
da diluição, ante ao grau de renome atingido pela marcaautora, bem como a possibilidade de dano progressivo ao
seu poder distintivo, enquanto instrumento empresarial, de
persuasão, de conquista do consumidor.
Partindo de tais premissas, verifica-se que o signo DELL DO
BRASIL traduz uma idéia equivocada de que a titularidade
deste pertence a uma empresa subsidiaria da norteamericana, ainda que atuante em segmento diverso, eis que
a adição da locução DO BRASIL é comumente utilizada para
destacar essa qualidade(...)”
(art. 130, III, LPI, classe diferente)
Nestle Brasil Ltda. vs. Sara Lee Cafés do Brasil
(AC 0134880-71.2010.8.26.0100, 4ª CDP/TJSP, Rel. Des. Enio Zuliani,
d. 15/12/2011)
“A propositura da presente demanda evidencia
atuação diligente no sentido de zelar pela
reputação da marca, evitando-se sua
vulgarização, sendo certo que o disposto no art.
130 da LPI também se presta à defesa contra a
degeneração do signo distintivo. ”
(art. 130, III, LPI, trade dress, classes iguais)
Obs.: diluição ≠ degeneração!! (equívoco de nomenclatura)
Red Bull GMBH vs. Latco Beverages Ind. e Com.
(AI 0004394-31.2012.8.19.0000, TJRJ/18aCC, Rel. Des. Helena
Candida Lisboa Gaede, d. 17/02/2012)
“A predominância dos elementos distintivos do Red
Bull no XForce, reprodução parcial dos elementos da
marca das Agravantes, cuja proteção confere o art.
130, III, da LPI, que permite ao titula da marca zelar
pela sua integridade material ou reputação. (...)
Em qualquer das hipóteses, a associação aos
elementos da marca leva ao aproveitamento
indevido, de todo o marketing da Autora, e da
garantia ínsita à marca que, independente da
qualidade do produto imitador, acarreta a diluição da
marca famosa, que não mais servirá para distinguir
com exclusividade o produto das Agravantes.”
(art. 130, III, LPI, trade dress, mesma classe)
Control Test Engenharia Ltda. vs Controltest
Assessoria em Equipamentos Ltda.
(AC 0256128-39.2009.8.19.001, TJRJ/18aCC, Rel. Des. Helena
Candida Lisboa Gaede, d. 06/2012)
“A proteção conferida ao depositante, evidentemente, não se
condiciona a já ter sido obtido o registro, pois do contrário,
seria inócua, possibilitando, apenas, em caso de futuro
registro, pleitear-se perdas e danos desde a data do
deposito, sem impedir que o depositante pudesse zelar pela
sua integridade material ou reputação.”
(art. 130, III, LPI, depositante, mesma classe)
Vilumawi Ind. e Com. vs. Ivanete Terezinha
(Resp 1.032.104-RS, 3T/STJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, d.
18/08/2011)
“Assim, não apenas ao titular do registro, mas também ao
depositante, é assegurado o direito de zelar pela integridade
material ou reputação da marca, conforme o artigo 130, III,
da Lei 2.279/96. Interesse processual configurado.”
(art. 130, III, LPI, direito do depositante)
Konika Minolta Business vs. Ativa Ind. e Com.
(Resp 1.207.953-AM, 4T/STJ, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, d.
12/08/2011)
“No caso, ocorreu o que a doutrina intitula diluição da marca
por ofuscação, haja vista que a ré importa e recondiciona
produtos, sem se submeter ao controle ou à anuência do
titular da marca, acarretando a perda da singularidade do
signo:
(citação livro Comentários à LPI, IDS)”
(art. 130, III, LPI, importação paralela)
EM RESUMO
Teoria da Diluição: EUA ≠ Brasil
Art.: 130, III, LPI: há controvérsia na doutrina
Jurisprudência: confirma a aplicação do art.
130, III, LPI e, principalmente, do racional por
trás.
Deve ser tratada como exceção.
OBRIGADO!
Filipe Fonteles Cabral
[email protected]
(21) 2237-8804

Diluição nos EUA

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