(trade marks and designs) on community trade m

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(trade marks and designs) on community trade m
Identidade e risco de confusão
LINHAS DE ORIENTAÇÃO RELATIVAS AO
EXAME DE MARCAS COMUNITÁRIAS
EFETUADO NO INSTITUTO DE
HARMONIZAÇÃO NO MERCADO INTERNO
(MARCAS, DESENHOS E MODELOS)
Parte C
OPOSIÇÃO
SECÇÃO 2
IDENTIDADE E
RISCO DE CONFUSÃO
CAPÍTULO 2
COMPARAÇÃO DE
PRODUTOS E SERVIÇOS
Linhas de orientação relativas ao exame efetuado no Instituto, Parte C, Oposição
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Identidade e risco de confusão
Índice
1
Introdução .................................................................................................. 5
1.1
Relevância .................................................................................................. 5
1.2
Classificação de Nice: um ponto de partida ............................................. 6
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.3
Base de dados do IHMI para a comparação de produtos/serviços......... 8
1.4
Definição de produtos e serviços (Terminologia) .................................... 8
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.5
A redação correta ......................................................................................... 10
Âmbito relevante ........................................................................................... 11
Significado de produtos/serviços .................................................................. 12
1.6
Abordagem objetiva ................................................................................. 13
1.7
Exposição dos motivos............................................................................ 13
Identidade................................................................................................. 13
2.1
Princípios gerais ...................................................................................... 13
2.2
Identidade completa: termos idênticos ou sinónimos........................... 14
2.3
Identidade parcial ..................................................................................... 15
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.4
3
Produtos ......................................................................................................... 8
Serviços .......................................................................................................... 9
Produtos ......................................................................................................... 9
Determinação de produtos/serviços ....................................................... 10
1.5.1
1.5.2
1.5.3
2
A sua natureza enquanto instrumento de classificação ................................. 6
A sua estrutura e metodologia........................................................................ 6
Conclusões a extrair da estrutura da Classificação de Nice .......................... 7
Alterações na classificação de produtos/serviços .......................................... 7
A marca anterior inclui os produtos/serviços da marca controvertida.......... 15
A marca controvertida inclui os produtos/serviços da marca anterior.......... 16
Sobreposição ................................................................................................ 17
Prática relativa à utilização de indicações genéricas nos títulos das
classes ...................................................................................................... 18
Semelhança de produtos e serviços...................................................... 20
3.1
Princípios gerais ...................................................................................... 20
3.1.1
3.1.2
3.2
Fatores de semelhança ................................................................................ 20
Definir os fatores relevantes ......................................................................... 21
Fatores específicos de semelhança ........................................................ 22
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6
3.2.7
3.2.8
Natureza ....................................................................................................... 22
Finalidade prevista ....................................................................................... 24
Método de utilização ..................................................................................... 25
Complementaridade ..................................................................................... 26
Concorrentes ................................................................................................ 28
Canal de distribuição .................................................................................... 28
Público relevante .......................................................................................... 29
Origem habitual (produtor/provedor) ............................................................ 30
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Identidade e risco de confusão
3.3
Relação entre diferentes fatores ............................................................. 33
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
Correlação dos fatores ................................................................................. 33
Importância de cada fator ............................................................................. 34
Diferentes tipos de comparações: produtos em oposição a produtos,
serviços em oposição a serviços e produtos em oposição a serviços ......... 34
Grau de semelhança .................................................................................... 35
Questões específicas relativamente à semelhança dos produtos e
serviços .................................................................................................... 37
1
Peças, componentes e complementos ................................................... 37
2
Matérias-primas e produtos semiprocessados ...................................... 37
3
Acessórios ................................................................................................ 38
4
Serviços de instalação, manutenção e reparação ................................. 39
5
Serviços de aconselhamento .................................................................. 39
6
Aluguer e locação..................................................................................... 40
6.1
6.2
Aluguer/locação em oposição a serviços conexos ...................................... 41
Aluguer/locação em oposição a produtos: em princípio, sempre
diferentes ...................................................................................................... 41
Anexo II ........................................................................................................... 42
Indústrias específicas .................................................................................... 42
1
Químicos, produtos farmacêuticos e cosméticos ................................. 42
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
Químicos (classe 1) em oposição a produtos químicos (classes 3 e 5) ...... 42
Produtos farmacêuticos em oposição a produtos farmacêuticos ................. 42
Produtos farmacêuticos em oposição a substâncias dietéticas adaptadas
para utilização clínica ................................................................................... 43
Produtos farmacêuticos em oposição a cosméticos .................................... 44
Produtos farmacêuticos em oposição a serviços ......................................... 44
2
Indústria automóvel ................................................................................. 44
3
Aparelhos/instrumentos elétricos ........................................................... 45
4
Indústrias da moda e têxtil ...................................................................... 45
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
5
Matérias-primas ou materiais semiprocessados em oposição a produtos
acabados ...................................................................................................... 45
Produtos têxteis (classe 24) em oposição a vestuário (classe 25) .............. 46
Vestuário, calçado e chapelaria (classe 25) ................................................. 46
Acessórios de moda ..................................................................................... 46
Vestuário, calçado e chapelaria de desporto (classe 25) em oposição a
artigos de desporto e ginástica (classe 28) .................................................. 47
Design de moda (classe 42), serviços de fabrico por medida (classe 40)
em oposição a vestuário (classe 25) ............................................................ 48
Alimentos, bebidas e serviços de restauração ...................................... 48
5.1
5.2
5.3
Ingredientes de alimentos preparados ......................................................... 48
Ingrediente principal ..................................................................................... 48
Bebidas não alcoólicas (classe 32) em oposição a bebidas alcoólicas
(exceto cervejas) (classe 33)........................................................................ 49
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Identidade e risco de confusão
5.4
5.5
Cervejas (classe 32), bebidas alcoólicas (exceto cervejas) (classe 33) ...... 49
Fornecimento de alimentos e bebidas em oposição a alimentos e
bebidas ......................................................................................................... 49
6
Serviços para apoiar outras empresas ................................................... 50
7
Serviços de retalho .................................................................................. 51
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
8
Serviços financeiros ................................................................................ 54
8.1
8.2
8.3
9
Serviços bancários (classe 36) em oposição a serviços de seguro
(classe 36) .................................................................................................... 54
Negócios imobiliários (classe 36) em oposição a negócios financeiros
(classe 36) .................................................................................................... 55
Cartões de crédito (classe 9) em oposição a serviços financeiros
(classe 36) .................................................................................................... 55
Transportes............................................................................................... 56
9.1
9.2
10
Serviços de retalho em oposição a qualquer produto: diferentes ................ 52
Serviços de retalho de produtos específicos em oposição aos mesmos
produtos específicos: baixo grau de semelhança ........................................ 52
Serviços de retalho de produtos específicos em oposição a produtos
específicos diferentes ou semelhantes: diferentes ...................................... 53
Serviços de retalho em oposição a serviços de retalho ou serviços de
retalho de produtos específicos: idênticos ................................................... 53
Serviços de retalho de produtos específicos em oposição aos serviços de
retalho de outros produtos específicos: semelhantes .................................. 53
Serviços aos quais se aplicam os mesmos princípios ................................. 53
Serviços aos quais não se aplicam os mesmos princípios .......................... 53
Transporte de produtos (classe 39) em oposição a qualquer produto......... 56
Embalagem e entreposto de mercadorias (classe 39) em oposição a
qualquer produto .......................................................................................... 56
Tecnologias da Informação ..................................................................... 56
10.1
10.2
Computadores e programas de computador (software) (classe 9) em
oposição a programação (classe 42) ........................................................... 56
Aparelhos para gravação, transmissão, reprodução de som ou imagens,
computadores e software (classe 9) em oposição a serviços de
telecomunicações (classe 38) ...................................................................... 57
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Identidade e risco de confusão
1
Introdução
1.1
Relevância
A comparação de produtos e serviços é, em primeiro lugar, relevante para a avaliação
da identidade nos termos do artigo 8.º, n.º 1, alínea a) do CTMR e do risco de
confusão nos termos do artigo 8.º, n.º 1, alínea b) do CTMR. Uma das principais
condições do artigo 8.º, n.º 1, alínea a) do CTMR é a identidade de produtos/serviços,
ao passo que o artigo 8.º, n.º 1, alínea b) do CTMR exige a identidade ou semelhança
de produtos/serviços. Por conseguinte, se todos os produtos/serviços forem
considerados diferentes, uma das condições incluídas no artigo 8.º, n.º 1, do CTMR
não é observada e a oposição deve ser rejeitada sem abordar as secções restantes da
decisão 1.
Os critérios para a avaliação da identidade ou semelhança podem igualmente ser
importantes nos casos em que tenha sido solicitada prova da utilização e as provas
tenham de ser avaliadas, a fim de determinar se o opositor demonstrou a utilização
dos mesmos produtos/serviços tal como registados. Em especial, é importante
determinar se os produtos e serviços relativamente aos quais a marca tem sido
utilizada pertencem à categoria de produtos e serviços para os quais a marca foi
registada ou são apenas semelhantes ou até mesmo diferentes dos mesmos (ver
Linhas de orientação relativas à Oposição, Secção 6, Prova de utilização).
Do mesmo modo, as provas de utilização de produtos/serviços pode ser igualmente
relevante no exame de uma reivindicação de caráter distintivo reforçado. Nesses
casos, é muitas vezes necessário que o examinador responda à pergunta de se o
caráter distintivo reforçado abrange produtos/serviços relativamente aos quais a marca
anterior usufrui de proteção e que são relevantes para o caso, ou seja, que foram
considerados ser idênticos ou semelhantes aos produtos/serviços da marca
comunitária controvertida (ver Linhas de orientação relativas à parte C, Oposição,
Secção 2: Identidade e risco de confusão. Capítulo 4: Caráter distintivo).
Além disso, o resultado da comparação de produtos/serviços desempenha um papel
importante na definição da parte do público relativamente à qual existe o risco de
confusão. O público relevante é também considerado para os produtos/serviços
considerados idênticos ou semelhantes (ver Linhas de orientação relativas à
Oposição, Secção 2: Identidade e risco de confusão. Capítulo 6: Público relevante e
grau de atenção.
A comparação de produtos/serviços pode também ser relevante nos termos do artigo
8.º, n.º 3, do CTMR que exige a identidade ou «relação estreita ou equivalência em
termos comerciais» de produtos/serviços (ver Linhas de orientação relativas à
Oposição, Secção 3, Depósito não autorizado por um agente do titular de uma marca,
artigo 8.º, n.º 3 do CTMR) e ao abrigo das disposições aplicáveis da legislação
nacional nos termos do artigo 8.º, n.º 4, do CTMR, dado que identidade ou
semelhança dos produtos/serviços é amiúde uma condição ao abrigo da qual a
utilização de uma marca subsequente pode ser proibida (ver Linhas de orientação
relativas à Oposição. Secção 4, Direitos ao abrigo do artigo 8.º, n.º 4, do CTMR).
1
Do mesmo modo, a comparação de produtos e serviços é relevante no processo de declaração de
nulidade, dado que nos termos do artigo 53.º, n.º 1, alínea a) do CTMR uma marca comunitária registada
é declarada nula quando estiverem satisfeitas as condições definidas no artigo 8.º, n.º 1 do CTMR.
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1.2
Classificação de Nice: um ponto de partida
Os produtos/serviços a serem comparados são categorizados segundo a Classificação
de Nice. Atualmente, a Classificação de Nice é composta por 34 classes (1-34) para
categorizar produtos e 11 classes (35-45) para categorizar serviços.
1.2.1
A sua natureza enquanto instrumento de classificação
A Classificação de Nice foi criada com vista a harmonizar as práticas de classificação
nacional. A sua primeira edição entrou em vigor em 1961. Apesar de ter sido
submetida a várias revisões, por vezes regista atrasos relativamente às rápidas
alterações dos desenvolvimentos de produtos nos mercados. Além disso, a redação
dos títulos é por vezes pouco clara e imprecisa.
O Regulamento de Execução, Regra 2, n.º 4 do CTMIR, indica explicitamente que a
Classificação de Nice obedece exclusivamente a razões de ordem administrativa e,
como tal, não é em si mesma uma base para retirar conclusões relativamente à
semelhança de produtos e serviços.
O facto de os respetivos produtos ou serviços estarem listados na mesma classe da
Classificação de Nice não constitui, por si só, uma indicação de semelhança.
Exemplos
•
•
Animais vivos são diferentes de flores (classe 31).
Publicidade é diferente de trabalhos de escritório (classe 35).
Nem mesmo o facto de que dois produtos/serviços específicos estarem abrangidos
pela mesma indicação geral ou título de classe os torna semelhantes per se: veículos
e bicicletas – embora estejam enquadrados em veículos na classe 12 – não são
considerados semelhantes.
Além disso, os produtos e/ou serviços listados em diferentes classes não são
necessariamente considerados diferentes (ver acórdão de 16/12/2008, T-259/06,
«Manso de Velasco», n.º 30-31).
Exemplos
•
•
1.2.2
Extratos de carne (classe 29) são semelhantes a especiarias (classe 30).
Organização de viagens (classe 39) é semelhante a prestação de alojamento
temporário (classe 43).
A sua estrutura e metodologia
Não obstante a Regra 2, n.º 4, do CTMIR, a classificação poderá servir de instrumento
para identificar as características comuns de certos produtos/serviços.
Muitas classes da Classificação de Nice estão estruturadas de acordo com fatores
como função, composição e/ou finalidade de utilização que possam ser relevantes na
comparação de produtos/serviços. Por exemplo:
•
A classe 1 inclui produtos químicos primeiramente baseados nas suas
propriedades químicas (natureza), e não na sua aplicação específica. Pelo
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contrário, a classe 3 abrange todos os artigos que sejam preparações de limpeza
ou para higiene pessoal ou embelezamento. Embora pela sua natureza possam
ser classificados como produtos químicos, é a sua finalidade específica que
permite uma distinção e, assim, uma classificação diferente.
•
1.2.3
Do mesmo modo, é devido à sua natureza que a maioria dos artigos de pele está
classificada na classe 18, ao passo que o vestuário de pele se enquadra na
classe 25, uma vez que servem uma finalidade específica, nomeadamente o
facto de se destinarem a ser usados por pessoas como proteção dos elementos.
Conclusões a extrair da estrutura da Classificação de Nice
A estrutura dos títulos das classes não é uniforme e não segue a mesma lógica.
Algumas classes consistem apenas numa indicação geral que pela sua definição já
abrange praticamente todos os produtos/serviços incluídos na classe (classe 15
instrumentos musicais; classe 38 telecomunicações). Outros incluem indicações muito
genéricas, umas muito vastas e outras muito específicas. Por exemplo, o título da
classe 9 inclui mais de 30 termos, que vão desde aparelhos e instrumentos científicos
a dispositivos de extinção de fogo.
Excecionalmente, existem títulos de classe que contêm indicações gerais que incluem
outra indicação geral e, por conseguinte, são idênticas, por exemplo material para
pensos na classe 5 incluem emplastros na classe 5. Este é sobretudo o caso quando
uma indicação específica no título de uma classe é apenas referida para esclarecer
que não pertence a outra classe, embora já esteja incluído noutra indicação mais lata
do título da classe. Exemplo: Adesivos para uso industrial estão incluídos em produtos
químicos para a indústria na classe 1. A sua referência destina-se essencialmente a
distingui-los dos adesivos classificados na classe 16 que destinam a artigos de
papelaria ou para fins domésticos.
Portanto: a Classificação de Nice fornece indicações que podem ser utilizadas na
avaliação da identidade ou semelhança de produtos/serviços. Contudo, a sua estrutura
e conteúdo não são coerentes. Por conseguinte, cada título ou termo específico deve
ser analisado de acordo com a classe específica na qual está classificado. Tal como
referido anteriormente, a Classificação de Nice serve essencialmente para categorizar
os produtos/serviços para fins administrativos, não sendo decisiva para os comparar.
1.2.4
Alterações na classificação de produtos/serviços
Normalmente, em cada revisão da Classificação de Nice há alterações na
classificação de produtos/serviços (sobretudo a transferência de produtos/serviços
entre várias classes) ou na redação dos títulos. Nesses casos, a lista de produtos e/ou
serviços da marca anterior, mas também da marca controvertida, deve ser interpretada
de acordo com a edição da Classificação de Nice no momento do depósito.
Exemplo
•
Serviços jurídicos foram transferidos da classe 42 para a classe 45 na
8.ª edição da Classificação de Nice. A natureza desses serviços não se alterou.
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1.3
Base de dados
produtos/serviços
do
IHMI
para
a
comparação
de
A base de dados sobre a comparação de produtos e serviços é um instrumento de
pesquisa para ajudar e apoiar os examinadores na avaliação da semelhança dos
produtos e serviços. A base de dados destina-se a harmonizar a prática na avaliação
da semelhança dos produtos e serviços e garantir coerência nas decisões relativas a
oposição. A base de dados deve ser consultada.
A base de dados assenta na comparação de pares específicos de produtos e serviços.
Um «par» compara duas «expressões». Uma «expressão» consiste num número de
classe da Classificação de Nice (1-45) e num elemento textual, ou seja, um produto ou
serviço específico (incluindo categorias de produtos e serviços, como «vestuário» ou
«educação»). Existem cinco resultados possíveis da pesquisa: identidade, elevado
grau de semelhança, semelhança, baixo grau de semelhança e dissemelhança. No
caso dos vários graus de semelhança, a base de dados indica os critérios que levaram
a essa conclusão.
A base de dados é permanentemente atualizada e, se necessário, revista para criar
uma fonte de referência abrangente e fiável.
Uma vez que a base de dados fornece ou fornecerá respostas a comparações
específicas, as Linhas de orientação concentram-se na definição dos princípios gerais
e na sua aplicação prática.
1.4
Definição de produtos e serviços (Terminologia)
1.4.1
Produtos
O regulamento não fornece uma definição de produtos e serviços. Embora a
Classificação de Nice forneça algumas explicações genéricas a este respeito nas suas
observações introdutórias, abstém-se de definir claramente critérios para a distinção
entre produtos e serviços.
Por princípio, um produto é qualquer tipo de artigo que pode ser comercializado. Os
produtos incluem matérias-primas (matérias plásticas em bruto na classe 1), produtos
semiacabados (produtos em matérias plásticas semiacabadas para uso na indústria na
classe 17) e produtos acabados (recipientes de plástico domésticos na classe 21)
Incluem produtos naturais e transformados, como produtos agrícolas na classe 31 e
máquinas e máquinas-ferramentas na classe 7.
No entanto, por vezes não é claro se os produtos apenas incluem produtos físicos
tangíveis ao contrário de serviços que são intangíveis. A definição e, por conseguinte,
o âmbito de proteção são especialmente relevantes no tocante a «produtos» como
«eletricidade» que são intangíveis. Esta questão já foi respondida durante o exame
sobre a classificação e, normalmente, não causará problemas na comparação de
produtos e serviços.
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1.4.2
Serviços
Um serviço é qualquer atividade ou benefício que uma parte pode oferecer a outra e
que é intangível e não resulta na transferência de propriedade de qualquer objeto
físico.
Exemplo
•
Reparação de veículos é um serviço.
Contrariamente aos produtos, um serviço é sempre um ativo intangível. Os serviços
incluem atividades prestadas a terceiros que não se enquadram na produção inicial,
fabrico ou venda de produtos.
•
Ser pianista (a atividade de tocar piano) não é um serviço, mas dar aulas de
piano (serviço prestado a um aluno) é. Dar um concerto de piano é um serviço
prestado por um pianista ao organizador e o concerto de piano é um serviço
prestado pelo organizador ao público.
•
Publicitar os próprios produtos não é um serviço, mas explorar uma agência de
publicidade (conceber campanhas publicitárias para terceiros) é. Os termos que
surgem na lista como publicidade devem, portanto, ser entendidos como
abrangendo apenas a definição anterior de serviços.
•
Vender ou distribuir os próprios produtos não é um serviço. Serviços de retalho
destinam-se a abranger os serviços relacionados com a venda efetiva de
produtos, tais como fornecer ao cliente uma oportunidade de convenientemente
ver, comparar ou testar os produtos.
Uma indicação para uma atividade ser considerada um serviço ao abrigo da legislação
relativa à marca é o seu valor económico independente, ou seja, normalmente é
prestada em troca de algum tipo de compensação (monetária). Caso contrário, poderia
ser apenas uma atividade acessória prestada juntamente com ou após a compra de
um produto específico.
Exemplo
•
Entrega, incluindo o transporte de mobiliário comprado previamente, não é um
serviço independente que se enquadre nos serviços de transporte da classe 39.
No entanto, a intenção de obter lucro não é necessariamente um critério para definir
se uma atividade pode ser qualificada como um «serviço» (ver acórdão de 09/12/2008,
C-442/07, «Radetzky», n.º 16-18). É mais uma questão de se o serviço tem uma área
de mercado independente e clientes do que a via ou forma através da qual a
compensação é feita.
1.4.3
Produtos
Em linguagem comum o termo «produtos» é utilizado tanto para produtos e serviços,
por exemplo, «produtos financeiros» em vez de serviços financeiros. O facto de um
termo em linguagem comum ser descrito como «produto» é irrelevante para a sua
classificação como produto ou como serviço.
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1.5
Determinação de produtos/serviços
1.5.1
A redação correta
Enquanto matéria preliminar, deve ser identificada a redação correta das listas de
produtos e/ou serviços em consideração.
1.5.1.1 Marcas comunitárias
Os pedidos de marca comunitária serão publicados em todas as línguas oficiais da
União Europeia (artigo 120.º, n.º 1, do CTMR). Do mesmo modo, todas as inscrições
no Registo de Marcas Comunitárias serão feitas em todas essas línguas (artigo 120.º,
n.º 2, do CTMR). As publicações dos pedidos e das inscrições feitas no registo são
realizadas no Boletim de Marcas Comunitárias (Regra 85, nº 1 e 2, do CTMIR).
Na prática podem ser encontradas discrepâncias esporádicas entre:
•
a tradução da redação da lista de produtos e/ou serviços de uma marca
comunitária (pedido ou registo) publicada no Boletim de Marcas Comunitárias; e
•
a redação original tal como depositada.
Nos casos em que se verifique tal discrepância, a versão definitiva da lista de produtos
e serviços é:
•
se a primeira língua for uma língua do Instituto, o texto redigido na primeira
língua.
•
se a primeira língua do pedido não for uma das cinco línguas do Instituto, o texto
redigido na segunda língua indicada pelo requerente (ver artigo 120.º, n.º 3, do
CTMR).
Tal aplica-se independentemente de se a marca comunitária (ou pedido de marca
comunitária) é o direito anterior ou o pedido controvertido.
1.5.1.2 Marcas nacionais anteriores e registos internacionais
A lista de produtos e serviços das marcas anteriores nas quais a oposição se baseia
deve ser apresentada na língua do processo de oposição (Regra 19, n.º 3, do CTMIR).
O Instituto não exige uma tradução certificada e aceita traduções simples, realizadas
pelo opositor ou o seu representante. Normalmente, o Instituto não faz uso do seu
poder ao abrigo da Regra 98, n.º 1, do CTMIR, segunda frase, de exigir a certificação
da tradução por um tradutor juramentado ou oficial. Nos casos em que o representante
anexe uma declaração de que a tradução é fiel ao original, o Instituo não questionará
esse facto. Não obstante, uma das partes pode questionar a exatidão da tradução
durante a fase contraditória do processo. Além disso, dado que a tradução deve
reproduzir a estrutura do documento original (Regra 98, n.º 1, do CTMIR), poderão
também ser identificadas discrepâncias óbvias pelo examinador (por exemplo, a lista
na língua original consistir em três expressões e a tradução conter três páginas, etc.).
Nesses casos, o problema terá de ser esclarecido pelo examinador na decisão final.
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Identidade e risco de confusão
Para os registos internacionais ao abrigo do Acordo de Madrid ou do Protocolo de
Madrid, a língua na qual o registo internacional foi realizado é definitiva (francês, inglês
ou espanhol).
1.5.2
Âmbito relevante
A comparação de produtos e serviços deve assentar na redação indicada nas
respetivas listas de produtos e/ou serviços. A utilização efetiva ou prevista dos
produtos e serviços não estipulada na lista de produtos e/ou serviços não é relevante
para o exame (ver acórdão de 16/06/2010, T-487/08, «Kremezin», n.º 71).
No entanto, se for validamente solicitada prova da utilização da marca anterior e as
provas produzidas forem suficientes apenas para parte dos produtos/serviços da lista
de produtos e/ou serviços, a marca anterior é considerada apenas registada para
esses produtos/serviços (artigo 42.º, n.º 2, do CTMR) e, consequentemente, o exame
está limitado a esses produtos/serviços (ver também Parte 6 - Prova de utilização).
Além disso, no caso de uma marca anterior, apenas são pertinentes os produtos e
serviços nos quais a oposição se baseia validamente. Por conseguinte, não serão
considerados os produtos/serviços:
•
que não possam ser tidos em consideração por razões de admissibilidade,
•
que não foram devidamente fundamentados (por exemplo, apenas foi
apresentada uma tradução parcial da lista de produtos e/ou serviços), ou
•
nos quais a oposição não se baseia ou deixou de se basear.
Do mesmo modo, apenas os produtos e serviços do pedido controvertido a que se
refere a oposição são tidos em consideração. Consequentemente, as restrições
durante o processo da lista de produtos e/ou serviços do pedido ou o âmbito da
oposição, ou ambos; restringirão os produtos e serviços a serem comparados.
Além disso, poderá ser necessária uma análise da lista de produtos e/ou serviços para
determinar o âmbito de proteção desses produtos e serviços. Tal é particularmente
verdadeiro nos casos em que termos como em especial, nomeadamente, ou
equivalentes são utilizados para mostrar a relação de um produto individual com uma
categoria mais lata.
O termo em especial (ou por exemplo, tal como, incluindo ou outro equivalente) indica
que os produtos/serviços específicos são apenas exemplos de artigos incluídos na
categoria, e que a proteção não se restringe aos mesmos. Dito de outra forma,
introduz uma lista não exaustiva de exemplos (relativamente à utilização de em
especial ver a referência contida no acórdão de 09/04/2003, T-224/01, «Nu-tride»).
Por outro lado, o termo nomeadamente (ou exclusivamente ou outro equivalente) é
exclusivo e restringe o âmbito do registo apenas aos produtos especificamente
listados.
Por exemplo, no caso de produtos químicos usados para a indústria, nomeadamente
matérias-primas para plásticos apenas as matérias-primas para plásticos devem ser
comparadas com os produtos da outra marca.
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Identidade e risco de confusão
Convém lembrar que a utilização de vírgulas na lista de produtos/serviços servem para
separar os artigos numa categoria semelhante. A utilização do ponto e vírgula significa
uma separação entre termos. A separação de termos através de uma pontuação
diferente pode resultar em alterações ao seu significado e conduzir a uma avaliação
diferente aquando da comparação de produtos/serviços.
Por exemplo, em «programas de computador (software) para utilização com máquinas
industriais; dispositivos de extinção de fogo» na classe 9, a inclusão de um ponto e
vírgula significa que o termo «dispositivos de extinção de fogo» deve ser considerado
uma categoria independente de produtos, independentemente de se a intenção era a
de proteger o software a ser utilizado no domínio das máquinas industriais e
dispositivos de extinção de fogo.
1.5.3
Significado de produtos/serviços
Assim que tenha sido identificada a redação dos produtos e serviços a serem
considerados, deve determinar-se o seu significado.
Em alguns casos o significado exato é imediatamente óbvio a partir da lista de
produtos e/ou serviços das marcas onde, muitas vezes, é fornecida uma descrição
mais ou menos detalhada dos produtos e serviços. Por exemplo, a redação cintos,
sendo artigos de vestuário exclui por definição cintos de segurança ou industriais.
Em caso de dúvida sobre o significado exato do termo utilizado na lista de produtos
e/ou serviços, esses termos devem ser interpretados à luz da Classificação de Nice e
a partir de uma perspetiva comercial. Por conseguinte, cintos na classe 25 devem-se à
sua classificação de artigos de vestuário.
Caso o significado de termos num contexto semântico, num contexto comercial e/ou
ao abrigo da Classificação de Nice sejam ambíguos ou deixem algumas dúvidas, faz
fé o significado ao abrigo da Classificação de Nice.
Vestuário, por exemplo, refere-se a «clothes collectively (vestuário em termos
coletivos)» (ver, por exemplo, Oxford English Dictionary) e, portanto, a artigos para
tapar o corpo, tais como camisas, vestidos, calças, etc. Embora a definição encontrada
nos dicionários comuns não exclua explicitamente o calçado, o facto de surgir na
Classificação de Nice como um artigo separado na mesma classe 25 leva-nos a
concluir que vestuário e calçado não são idênticos, mas semelhantes acórdão de
13/07/2004, T-0115/02, «a (fig)», n.º 26).
No entanto, tal não significa que duas indicações gerais do título de uma classe nunca
possam ser consideradas idênticas. Tal como referido anteriormente, a estrutura dos
títulos da classe não é uniforme. Algumas indicações genéricas incluídas nos títulos da
classe podem incluir outras.
Exemplo
•
Carne e aves são idênticas (classe 29).
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Identidade e risco de confusão
1.6
Abordagem objetiva
A comparação dos produtos/serviços em questão deve ser feita sem ter em conta o
grau de semelhança dos sinais contraditórios ou o caráter distintivo da marca anterior.
É apenas na avaliação geral de uma decisão que os examinadores terão em conta
todos os fatores relevantes.
A classificação de produtos ou serviços não é conclusiva, porque produtos/serviços
semelhantes podem ser classificados em diferentes classes, ao passo que
produtos/serviços diferentes podem enquadrar-se na mesma classe.
A identidade ou semelhança dos produtos/serviços em questão deve ser determinada
numa base objetiva.
É necessário basear as conclusões nas realidades do mercado, ou seja, costumes
estabelecidos no domínio da indústria ou comércio relevantes. Estes costumes,
sobretudo as práticas comerciais, são dinâmicos e estão em constante evolução. Por
exemplo, hoje em dia os telemóveis combinam muitas funções de tal modo que são
simultaneamente um instrumento de comunicação e uma máquina fotográfica.
Em alguns casos o examinador apenas poderá basear a sua decisão nos factos e
provas apresentados pelas partes. O que não decorrer das provas apresentadas ou
não for comummente conhecido, não deve ser especulado ou extensivamente
investigado ex officio (ver acórdão de 09/02/2011, T-222/09, «Alpharen», n.º 31-32).
1.7
Exposição dos motivos
Ao examinador é exigido que fundamente na sua decisão o resultado da comparação
(identidade, semelhança ou diferença) para cada produto e serviço individual
especificado no pedido de registo, independentemente da forma como o pedido foi
formulado. No entanto, nos casos em que seja apresentada a mesma conclusão para
uma categoria ou grupo de produtos ou serviços, o examinador pode usar apenas uma
fundamentação geral para todos os produtos ou serviços em causa, desde que
apresentem características análogas (ver despacho de 18/03/2010, C-282/09,
«PAYWEB CARD», n.º 37-38 e o acórdão de 12/04/2011, T-28/10, «EURO
AUTOMATIC PAYMENT», n.º 54).
2
Identidade
2.1
Princípios gerais
A identidade é geralmente definida como a «qualidade ou condição de ser a mesma
coisa em substância, composição, natureza, propriedades, ou em qualidades
específicas sob consideração» (tradução da definição constante do Oxford English
Dictionary).
A identidade não existe apenas quando os produtos e serviços coincidem
completamente (são usados os mesmos termos ou sinónimos), mas também quando
e, desde que os produtos/serviços da marca controvertida se enquadrem numa
categoria mais lata da marca anterior, ou, quando e desde que – inversamente – um
termo mais lato da marca controvertida inclua os produtos/serviços mais específicos
da marca anterior. Poderá também haver identidade quando duas categorias mais
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Identidade e risco de confusão
latas objeto de comparação coincidem parcialmente («sobreposição»). Por
conseguinte, pode ser feita uma distinção entre casos de «identidade total» e
«identidade parcial».
A identidade não deve ser estabelecida com base em fatores de semelhança (ver
ponto 3.1.1 supra).
2.2
Identidade completa: termos idênticos ou sinónimos
A identidade entre os produtos/serviços em litígio deve ser determinada com base na
redação das partes relevantes das listas de produtos e/ou serviços das duas marcas
que foram identificadas em conformidade com os princípios definidos anteriormente. A
identidade é óbvia quando os produtos/serviços a serem comparados estão listados
exatamente com os mesmos termos.
Exemplo
•
Veículos são idênticos a veículos.
Caso este não seja o caso, os termos das respetivas listas de produtos e/ou serviços
devem ser interpretados para demonstrar que são efetivamente sinónimos, ou seja,
que têm o mesmo significado. A interpretação pode ser feita com base nas definições
do dicionário, expressões da Classificação de Nice e, em especial, tendo em conta a
perspetiva comercial.
Exemplos
•
Bicicleta é um sinónimo de velocípede. Os produtos são idênticos.
•
O significado dos termos artigos para fumadores na classe 34 faz referência a
objetos individuais utilizados em estreita ligação com o tabaco ou os produtos do
tabaco. Em edições anteriores da Classificação de Nice estes produtos eram
designados de apetrechos para fumadores. Por conseguinte, apesar da
utilização de um termo diferente no título atual, esses produtos são idênticos.
De uma perspetiva comercial serviços spa de saúde e serviços de bem-estar são
a mesa coisa e, portanto, idênticos.
•
Todavia, se for utilizada uma redação idêntica, mas os produtos estiverem
classificados em diferentes classes, tal significa, normalmente, que esses produtos
não são idênticos:
Exemplos
•
•
Brocas (máquinas-ferramentas) na classe 7 não são idênticas a brocas
(ferramentas manuais) na classe 8.
Lasers (não para tratamento médico) na classe 9 não são idênticos a lasers
(para efeito de cura) na classe 10.
Embora possam ser similares, a classificação em classes diferentes indica que têm
uma natureza, finalidade ou método de utilização, etc. diferentes.
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Identidade e risco de confusão
A mesma lógica não se aplica no caso de a classificação diferente se dever apenas a
uma revisão da Classificação de Nice ou se os produtos/serviços estiveram
obviamente «classificados» de forma errónea devido a erro manifesto.
Exemplos
•
•
Cartas de baralho (classe 16 – 7.ª edição) são idênticas a cartas de baralho
(classe 28 – 10.ª edição).
Produtos farmacêuticos (classe 15 – erro óbvio de digitação) são idênticos a
produtos farmacêuticos (classe 5).
2.3
Identidade parcial
2.3.1
A marca anterior inclui os produtos/serviços da marca controvertida
Marca anterior
Marca
controvertida
Nos casos em que a lista de produtos e/ou serviços do direito anterior inclua uma
indicação genérica ou uma categoria mais lata que abranja integralmente os
produtos/serviços da marca controvertida, os produtos e serviços serão idênticos (ver
acórdão de 17/01/2012, T-522/10 «Hell», n.º 36).
Exemplos
•
Alojamento temporário (direito anterior, classe 43) inclui serviços de pousadas de
juventude (marca controvertida, classe 43). Por conseguinte, os serviços são
idênticos.
•
Massa (direito anterior, classe 30) inclui esparguete (marca controvertida,
classe 30). Os produtos em disputa são considerados idênticos.
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Identidade e risco de confusão
2.3.2
A marca controvertida inclui os produtos/serviços da marca anterior
Marca
controvertida
Marca anterior
Se os produtos/serviços designados na marca anterior estiverem abrangidos por uma
indicação genérica ou uma categoria lata utilizada na marca controvertida, esses
produtos/serviços devem ser considerados idênticos dado que o Instituto não pode
dissecar ex officio a categoria lata dos produtos/serviços do requerente/titular (ver
acórdão de 07/09/2006, T-133/05, «Pam-Pim’s Baby-Prop», n.º 29).
Exemplos
•
Jeans (classe 25) da marca anterior estão incluídas em vestuário (marca
controvertida, classe 25). Os produtos são considerados idênticos.
•
Bicicletas (classe 12) da marca anterior estão incluídas em veículos (marca
controvertida, classe 12). Os produtos são considerados idênticos.
O requerente/titular pode, porém, restringir a lista de produtos/serviços de uma forma
que exclua a identidade, mas que pode ainda assim conduzir a semelhança (ver
acórdão de 24/05/2011, T-161/10, «E-Plex», n.º 22).
•
Jeans (classe 25) da marca anterior estão incluídas em vestuário (classe 25). O
requerente/titular restringe a especificação a vestuário, excluindo jeans. Os
produtos já não são idênticos mas continuam a ser semelhantes.
•
Bicicletas (classe 12) da marca anterior estão incluídas em veículos (marca
controvertida, classe 12). O requerente/titular restringe a especificação a
veículos, nomeadamente automóveis. Os produtos já não são idênticos ou
semelhantes.
Se o requerente/titular não restringir a lista de produtos/serviços, ou o fizer de forma
insuficiente, o Instituto tratará a indicação genérica ou termo/categoria lato da marca
controvertida como uma unidade singular e chegará a uma conclusão de identidade.
Se a marca controvertida abranger uma indicação genérica ou um termo/categoria
lato, bem como elementos específicos incluídos na mesma, todos terão de ser
comparados com os produtos/serviços específicos anteriores. O resultado da
identidade estabelecida com a indicação genérica ou termo/categoria lato não se
estende automaticamente aos elementos específicos.
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Exemplo
•
A marca controvertida abrange veículos (indicação genérica) bem como
bicicletas, aeronaves, comboios (incluídos em veículos). Caso a marca anterior
esteja protegida para bicicletas, a identidade será estabelecida relativamente a
veículos e a bicicletas, mas não para aeronaves ou comboios.
No entanto, se a marca controvertida abranger uma indicação geral ou termo/categoria
lato e termos específicos que não estejam listados de forma independente mas
apenas como exemplos, a comparação diverge na medida em que a indicação geral
ou o termo/categoria lato tem de ser comparado.
Exemplo
•
A marca controvertida abrange veículos, em especial bicicletas, aeronaves,
comboios. A marca anterior está protegida para bicicletas. Os produtos em litígio
são considerados idênticos.
O requerente/titular pode evitar que tal aconteça através da supressão da indicação
genérica veículos, da expressão em especial, e da categoria específica bicicletas.
Caso a lista de produtos e/ou serviços da marca controvertida tenha a seguinte
redação: veículos, nomeadamente bicicletas, aeronaves, comboios a comparação
diverge na medida em que apenas têm de ser comparados elementos específicos.
Neste caso, apenas as bicicletas controvertidas são idênticas aos produtos anteriores.
2.3.3
Sobreposição
Marca anterior
Marca
controvertida
Caso duas categorias de produtos/serviços coincidirem parcialmente («sobreposição»)
poderá haver identidade, se:
a.
b.
c.
estão classificados na mesma classe,
enquadram-se na mesma indicação genérica do título da classe, e
é impossível separar claramente dos dois produtos/serviços.
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Identidade e risco de confusão
Exemplos
Produtos anteriores
Produtos controvertidos Parte coincidente
Vestuário «outdoor» para
senhora.
Vestuário de pele
Vestuário «outdoor» de pele para senhora
Componentes e peças
sobresselentes para veículos Assentos de veículos 2
terrestres
Pão
Produtos de padaria de
longa duração
Utensílios elétricos de
cozinha
Termómetros
3
Assentos para veículos terrestres
Pão de longa duração
Termómetros de cozinha elétricos
O mesmo aplica-se quando uma indicação genérica num título de classe está
parcialmente incluída noutra indicação genérica do mesmo título de classe.
Exemplos
Produtos anteriores
Produtos controvertidos
Parte coincidente
Sabão
Preparações para limpeza
Sabões para limpeza
Instrumentos científicos Instrumentos óticos
Instrumentos óticos científicos, por exemplo,
microscópios
Fungicidas
Produtos farmacêuticos fungicidas
Produtos farmacêuticos
Nesses casos, é impossível ao Instituto filtrar esses produtos das categorias
supracitadas. Dado que o Instituto não pode dissecar ex officio a categoria lata dos
produtos do requerente/titular, são considerados idênticos.
No primeiro exemplo indicado anteriormente, o resultado altera evidentemente se
sabão se limitar a sabão para uso pessoal. Neste caso os produtos já não se incluem
no título preparações para limpeza na classe 3, dado que o último se destina apenas a
uso doméstico.
2.4
Prática relativa à utilização de indicações genéricas nos
títulos das classes
Na sequência da Comunicação do Presidente n.º 2/12 de 20/06/2012 o Instituto não se
opõe à utilização de quaisquer indicações genéricas dos títulos da classe, desde que
esta identificação seja suficientemente clara e precisa. Até nova decisão, o Instituto
aceita a utilização das indicações genéricas dos títulos da classe numa base
casuística 4.
Segundo a Comunicação supracitada, o Instituto interpreta a utilização de todas as
indicações genéricas no título da classe do seguinte modo:
2
Acórdão de 09/09/2008, T-363/06, «Magic seat», n.º 22.
Acórdão de 19/01/2011, T-336/09, «Topcom», n.º 34.
4
Tal está sujeito ao resultado do programa de convergência no qual o Instituto está a trabalhar com vários
institutos nacionais no tocante à interpretação comum dos títulos de classe da Classificação de Nice.
3
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Identidade e risco de confusão
•
Pedidos de marcas comunitárias efetuados a ou antes de 20/06/2012: No
que se refere às marcas comunitárias registadas e aos pedidos depositados
antes da entrada em vigor da Comunicação referida anteriormente 5 que
utilizem todas as indicações genéricas listadas no título da classe de uma
determinada classe, o Instituto considera que a intenção do requerente era a
de abranger não apenas o significado literal das indicações genéricas, mas
também os produtos ou serviços incluídos na lista alfabética dessa classe na
edição da Classificação de Nice em vigor por ocasião do depósito.
No acórdão T-66/11 de 31/01/2013, n.º 49-50, o Tribunal Geral confirmou esta
interpretação do âmbito de proteção da marca comunitária anterior.
•
Pedidos de marca comunitária após 21/06/2012: Um requerente de uma
marca que utilize todas as indicações genéricas de um determinado título de
classe da Classificação de Nice para identificar os produtos ou serviços
relativamente aos quais se pretende a proteção da marca deve especificar se o
seu pedido de registo se destina a abranger todos os produtos ou serviços
incluídos na lista alfabética da classe específica em causa ou apenas alguns
desses produtos ou serviços. Caso o requerente não indique essa intenção, as
indicações genéricas (desde que respeitem os requisitos de clareza e precisão)
serão interpretadas à luz de uma abordagem literal.
A 02/05/2013, o IHMI e os Institutos nacionais de Marcas da União Europeia emitiram
uma Comunicação Conjunta sobre a aplicação do acórdão «IP Translator» (na
seguinte: «Comunicação Conjunta»). Segundo essa Comunicação, o IHMI interpreta o
âmbito de proteção das marcas nacionais que contenham títulos de classe do seguinte
modo:
5
•
Marcas nacionais anteriores depositadas antes do acórdão «IP
Translator»: Por princípio, o IHMI aceita a prática de depósito de todos os
institutos nacionais de marcas da União Europeia. As marcas nacionais
depositadas antes do acórdão «IP Translator» têm o âmbito de proteção
atribuído pelo instituto nacional. A maioria dos institutos nacionais interpreta
literalmente os títulos de classe das suas marcas. Para essas marcas, o IHMI
também interpreta os títulos da classe com base no significado natural e
comum de cada indicação genérica.
•
Apenas oito institutos nacionais de marcas não interpretam os títulos de classe
das suas próprias marcas depositadas antes do acórdão «IP Translator» com
base no seu significado natural e comum: Bulgária, Finlândia, Grécia,
Hungria, Itália, Letónia, Malta e Roménia (ver quadro 1 da Comunicação
Conjunta). O IHMI interpreta essas marcas nacionais como abrangendo os
títulos de classe mais a lista alfabética da edição de Nice por ocasião do
depósito (ainda que o instituto nacional interpreta o título da classe como
abrangendo todos os produtos e serviços contidos na classe).
•
Marcas nacionais anteriores depositadas após o acórdão «IP Translator»:
O IHMI interpreta todos os produtos e serviços abrangidos pelas marcas
Esta Comunicação entrou em vigor a 12/06/2012.
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Identidade e risco de confusão
nacionais com base no seu significado natural e comum (ver quadro 5 da
Comunicação Conjunta).
A fim de determinar o âmbito de proteção, devem ser aplicados os princípios
supracitados. Apenas os produtos ou serviços considerados estarem abrangidos pelos
seguintes princípios serão considerados na comparação entre os produtos/serviços.
3
Semelhança de produtos e serviços
3.1
Princípios gerais
3.1.1
Fatores de semelhança
Em termos gerais, dois elementos são definidos como sendo semelhantes quando
apresentam algumas características comuns.
A semelhança dos produtos e serviços foi abordada na jurisprudência do Tribunal de
Justiça no processo Canon (acórdão de 29/09/1998, C-39/97, «Canon»). O Tribunal de
Justiça sustentou que para apreciar a semelhança entre os produtos importa levar em
conta todos os fatores pertinentes que caracterizam a relação entre os produtos. Estes
fatores incluem, em especial, a sua natureza, destino, utilização bem como o seu
caráter concorrente ou complementar (n.º 23).
O termo «entre outras coisas» mostra que a enumeração dos fatores supracitados
pelo Tribunal é apenas indicativa. A semelhança dos produtos e serviços não pode
depender de qualquer número fixo e limitado de critérios que possam ser, em termos
gerais, determinados previamente sem um efeito uniforme em todos os casos.
Poderão existir outros fatores além ou em substituição dos referidos pelo Tribunal que
sejam pertinentes para o caso específico.
Tal permite concluir que os fatores que se seguem devem ser tidos em consideração.
Fatores Canon
•
•
•
•
•
natureza,
finalidade prevista,
método de utilização,
complementaridade,
concorrente.
Fatores adicionais
•
•
•
canais de distribuição,
público relevante,
a origem habitual dos produtos/serviços.
Estes fatores serão explicados mais pormenorizadamente a seguir (ver «Fatores
específicos de semelhança»); são igualmente utilizados na base de dados do Instituto
para a comparação de produtos e serviços. No entanto, convém ter em atenção que,
embora a base de dados esteja limitada a estes oito fatores, poderá haver casos
específicos em que são relevantes outros critérios.
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Identidade e risco de confusão
3.1.2
Definir os fatores relevantes
A comparação deve incidir sobre identificar os fatores relevantes que caracterizam
especificamente os produtos e/ou serviços objeto de comparação. Por conseguinte, a
relevância de um fator depende unicamente dos produtos e/ou serviços em oposição.
Exemplo
•
Ao comparar esquis e botas para esquiar é evidente que não coincidem em
natureza, método de utilização e que não são concorrentes. Por conseguinte, a
comparação deve centrar-se na sua finalidade, caráter complementar, canais de
distribuição, origem habitual e/ou público relevante.
Por conseguinte, os fatores relevantes que caracterizam um produto ou serviço podem
ser diferentes, dependendo dos produtos e serviços relativamente aos quais têm de
ser comparados.
Não é necessário listar todos os fatores possíveis. O que realmente importa, porém, é
se as ligações entre os fatores relevantes são suficientemente estreitas para
estabelecer semelhança.
Poderão ser colocadas as seguintes perguntas:
•
•
•
•
De que modo serão utilizados os produtos/serviços?
Qual a sua finalidade?
Qual a probabilidade de coincidirem em termos de produtor?
Normalmente são encontrados no mesmo estabelecimento comercial, armazém
ou na mesma secção de um supermercado?
Se não for possível determinar imediatamente os fatores com base na redação dos
produtos/serviços, a informação pode resultar de definições de dicionários. Contudo,
as definições de dicionários devem ser analisadas relativamente às realidades
comerciais e, em especial, tendo em conta a Classificação de Nice.
Exemplo
•
Segundo o dicionário o termo inglês ice (gelo) é o singular de ices e significa
inter alia «(um) ice cream (gelado) ou water ice (água em gelo) (The Oxford
English Dictionary, edição em linha). Se a comparação dos termos ices e ice na
classe 30 fosse feita apenas com base na definição do dicionário, conduziria a
uma conclusão errada de que o termo ice é idêntico ao termo ices. No entanto,
dado que ambos os termos ices e ice são mencionados na lista de produtos da
classe 30, ices devem ser entendidos como «gelos comestíveis», ao passo que
ice deve ser entendido como «gelo refrigerante». Embora coincidam na
composição, na medida em que ambos consistem (parcialmente) em água
congelada, a sua natureza comercial é diferente: enquanto um é um género
alimentício, outro é um produto acessório para conservar e/ou refrigerar géneros
alimentícios. Tal mostra que a Classificação de Nice, juntamente com a
perspetiva comercial, se sobrepõe à definição do dicionário.
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Identidade e risco de confusão
Assim que os fatores relevantes tiverem sido identificados, o examinador deve
determinar a relação entre o peso atribuído aos fatores relevantes (ver infra «Relação
entre diferentes fatores»).
3.2
Fatores específicos de semelhança
As secções que se seguem definem e ilustram os vários fatores de semelhança dos
produtos e serviços.
3.2.1
Natureza
A natureza de um produto/serviço pode ser definida como as qualidades ou
características essenciais pelas quais esse produto/serviço é reconhecido. A natureza
corresponde amiúde a um tipo ou género específico de produto/serviço ou a uma
categoria específica à qual esse produto/serviço pertence e que é normalmente
utilizada para o definir. Dito de outra forma, trata-se da resposta à pergunta «O que
é?»
Exemplos
•
•
•
Iogurte é um produto lácteo.
Automóvel é um veículo.
Loção corporal é um cosmético.
3.2.1.1 Valor indicativo dos títulos e categorias da classe
O facto de os produtos/serviços objeto de comparação se enquadrarem na mesma
indicação genérica de um título ou categoria lata de uma classe não significa
automaticamente que têm a mesma natureza. Um exemplo de uma categoria lata é
géneros alimentícios para consumo humano.
Exemplos
•
Fruta fresca, por um lado, e café, farinha e pão, por outro, têm uma natureza
diferente apesar de serem géneros alimentícios.
•
Carne, peixe, aves e caça são géneros alimentícios de origem animal. Frutas e
produtos hortícolas são géneros alimentícios de origem vegetal. Esta ligeira
ligação, nomeadamente o facto de todos serem géneros alimentícios não impede
que a sua natureza seja diferente.
O facto de os produtos/serviços objeto de comparação se enquadrarem numa
indicação genérica suficientemente restrita de um título de classe pesa a favor de uma
natureza idêntica ou semelhante.
Exemplos
•
Leite condensado e queijo partilham a mesma natureza, porque pertencem à
mesma família de produtos, nomeadamente produtos lácteos que pertencem à
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Identidade e risco de confusão
subcategoria dos géneros alimentícios (ver acórdão de 04/11/2003, T-85/02,
«Castillo», n.º 33).
•
Todas as bebidas são líquidos, mas tal não significa que o leite tenha a mesma
natureza de uma bebida alcoólica.
3.2.1.2 Características dos produtos que definem a sua natureza
Várias características dos produtos em questão podem ser úteis para definir a sua
natureza. Estas incluem o seguinte.
Composição: por exemplo, ingredientes, materiais com os quais os produtos são
feitos.
Exemplo
•
Iogurte é um produto lácteo (a natureza do iogurte pode ser definida pelo seu
ingrediente de base).
A composição poderá ser o critério mais relevante para definir a natureza. Contudo,
uma composição idêntica ou semelhante dos produtos não é per se um indicador da
mesma natureza.
Exemplo
•
Uma cadeira e uma boneca podem ambas ser feitas de plástico, mas não têm a
mesma natureza dado que uma é uma peça de mobiliário e a outra um
brinquedo. Pertencem a categorias distintas.
Princípio de funcionamento: por exemplo, funcionamento mecânico, com ou sem
propulsor/motor, funcionamento ótico, elétrico, biológico ou químico.
Exemplo
•
Telescópio é um aparelho ótico (a natureza de um telescópio pode ser definida
pelo seu princípio de funcionamento que é ótico).
Embora o princípio de funcionamento possa ajudar a definir a natureza de alguns
produtos, nem sempre é conclusivo. Há casos em que os produtos, sobretudo
relacionados com tecnologia, com o mesmo princípio de funcionamento têm uma
natureza diferente.
Exemplo
•
Um misturador e uma escova de dentes elétrica têm o mesmo princípio de
funcionamento de rotação, mas não têm a mesma natureza.
Em contrapartida, há produtos com diferentes princípios de funcionamento mas com a
mesma natureza.
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Identidade e risco de confusão
Exemplo
•
O princípio de funcionamento das máquinas de lavar que usam pó de lavagem é
químico, o que não é o mesmo princípio de funcionamento das máquinas de
lavar que usam ondas magnéticas. No entanto, estes produtos têm a mesma
natureza dado que ambos são máquinas de lavar.
Estado físico: por exemplo, líquido/sólido, duro/mole, flexível/rígido
O estado físico é outra característica dos produtos que pode ser utilizada para definir a
natureza, mas tal como o princípio de funcionamento não é conclusivo.
Exemplos
•
Água é uma substância líquida.
•
Iogurte é comercializado tanto no estado sólido como líquido. Estes produtos
partilham a mesma natureza, apesar do estado físico diferente.
3.2.1.3 Natureza dos serviços
Ao definir a natureza dos serviços, não é possível usar as características (composição,
princípio de funcionamento, estado físico) uma vez que os serviços são intangíveis.
A natureza dos serviços pode ser definida, em especial, pelo tipo de atividade
prestada por terceiros. Na maioria dos casos, é a categoria na qual o serviço se
enquadra que define a sua natureza.
Exemplo
•
Os serviços de táxi têm a mesma natureza dos serviços de autocarro dado que
são ambos serviços de transporte.
3.2.1.4 Natureza dos produtos em oposição à natureza dos serviços
Pela sua natureza os produtos são geralmente diferentes dos serviços. Tal deve-se ao
facto de os serviços serem artigos de comércio, mercadorias, ou imobiliário. Regra
geral, a sua venda implica a transferência de título de propriedade para algo físico, ou
seja, bens móveis ou imobiliário. Por outro lado, os serviços consistem na prestação
de atividades intangíveis.
3.2.2
Finalidade prevista
Normalmente, define-se a finalidade como a razão pela qual algo é feito ou criado ou
para a qual algo existe (tradução da definição constante do Oxford Dictionary Online).
Enquanto fator Canon, a finalidade significa a utilização prevista dos produtos ou
serviços e não qualquer desvio da utilização.
Linhas de orientação relativas ao exame efetuado no Instituto, Parte C, Oposição
FINAL
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Identidade e risco de confusão
Exemplo
•
Um saco plástico pode ser utilizado para proteger da chuva. No entanto, a sua
finalidade precisa é o transporte de artigos.
A finalidade define-se pela função dos produtos/serviços. Dito de outra forma,
responde às seguintes questões: Qual a necessidade que estes produtos/serviços
satisfazem? Que problema resolvem?
Por vezes é difícil determinar o nível adequado de abstração para determinar a
finalidade. Tal como no caso da definição da natureza, a finalidade deve ser definida
de uma forma suficientemente restrita.
Exemplo
•
3.2.3
No caso do vinagre, a finalidade prevista não deve ser definida como «consumo
humano» que é o objetivo geral que partilham todos os géneros alimentícios,
mas como «tempero diário».
Método de utilização
O método de utilização determina a forma como os produtos/serviços são utilizados
para atingir a sua finalidade.
A pergunta que se coloca é: Como são utilizados estes produtos/serviços?
Muitas vezes, o método de utilização decorre diretamente da natureza e/ou finalidade
prevista dos produtos/serviços e, por conseguinte, não tem qualquer relevância ou
pouca relevância na análise da semelhança.
Exemplo
•
O método de utilização dos jornais e livros é o mesmo no sentido que ambos são
lidos. No entanto, a semelhança pode já ser concluída com base nos factos de
que ambos são material impresso (mesma natureza) e que ambos servem para
entretenimento ou informar (mesma finalidade).
Não obstante a explicação anterior, o método de utilização pode ser importante,
independente da natureza e finalidade, caso caracterize os produtos:
Exemplo
•
os produtos farmacêuticos para tratar doenças cutâneas na classe 5 podem
revestir a forma de cremes. Têm o mesmo método de utilização dos cremes
cosméticos na classe 3.
Contudo, apesar de o método de utilização caracterizar os produtos objeto de
comparação e apesar de ser idêntico para ambos os produtos, este facto só por si não
será suficiente para determinar a semelhança.
Linhas de orientação relativas ao exame efetuado no Instituto, Parte C, Oposição
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Identidade e risco de confusão
Exemplo
•
3.2.4
A pastilha elástica e o tabaco para mascar têm um método de utilização idêntico.
Contudo, este facto só por si não os torna semelhantes.
Complementaridade
Os produtos (ou serviços) são complementares se existir uma relação estreita entre si,
no sentido de que um é indispensável (essencial) ou importante (significativo) para a
utilização do outro (ver acórdão de 11/05/2011, T-74/10, «Flaco», n.º 40).
A relação de complementaridade entre produtos/serviços pode ser, por exemplo,
funcional (ver acórdão de 29/09/2011, T-150/10, «Loopia», n.º 36).
Embora possa existir um grau de complementaridade, tal não é, só por si, conclusivo
para encontrar a semelhança entre produtos e/ou serviços (Exemplo 1). Contudo,
quando a complementaridade entre produtos/serviços tenha sido identificada, em
conjugação com outros fatores, tais como «origem habitual» e/ou «canal de
distribuição», a semelhança pode ser estabelecida (Exemplos 2, 3 e 4). Por definição,
os produtos destinados a diferentes públicos não podem ser complementares (ver
acórdão de 22/06/2011, T-76/09, «Farma Mundi Farmaceuticos Mundi», n.º 30 e
acórdão de 12/07/2012, T-361/11, «DOLPHIN»). Ver também ponto 3.3.1.
Correlação dos fatores.
Exemplo 1
•
Vinho e copos de vinho são complementares, porque um é importante para a
utilização do outro. Contudo, não são semelhantes, porque não têm a mesma
origem habitual nem partilham canais de distribuição (ver acórdão de
07/05/2009, C-398/07 P, «Waterford Stellenbosch»).
Exemplo 2
•
Esquis e botas de esqui são complementares, porque a utilização de uns é
indispensável à utilização dos outros. O público relevante poderá pensar que a
produção destes produtos pertence à mesma empresa. Por conseguinte, estes
produtos são considerados semelhantes.
Exemplo 3
•
Material pedagógico (como material impresso, suportes de dados pré-gravados e
cassetes de áudio/vídeos) é essencial e, portanto, complementar aos cursos de
formação e, regra geral, o material é fornecido pela mesma empresa. Estes
produtos são semelhantes aos serviços em questão (ver, por exemplo, acórdão
de 23/10/2002, T-388/00, «ELS»).
Exemplo 4
•
Os serviços de um arquiteto (conceção de edifícios) (classe 42) são
indispensáveis para a construção de edifícios (classe 37). Estes serviços são
amiúde prestados em conjunto (canal de distribuição). Por conseguinte, os
serviços são complementares e semelhantes.
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Identidade e risco de confusão
3.2.4.1 Utilização em combinação: não complementar
A complementaridade deve ser claramente distinguida da utilização em combinação
com os produtos/serviços que apenas são utilizados em conjunto por opção ou
conveniência (por exemplo, pão e manteiga). Tal significa que não são essenciais um
para o outro (ver decisão de 20/10/2011, R 1976/2010-4, «THAI SPA/SPA et al.»,
n.º 25). Nesses casos a semelhança apenas pode ser estabelecida com base noutros
fatores, mas não na complementaridade.
Alguns produtos, que muitas vezes são coordenados entre si, mas não se enquadram
no âmbito de outros fatores de semelhança, foram determinados pelo Tribunal de
Primeira Instância como tendo «complementaridade estética» CFI (ver acórdão de
01/03/2005, T-169/03, «Sissi Rossi», n.º 62, acórdãos de 11/07/2007, T-150/04,
«Tosca Blu», n.º 35-39 e T-443/05, «Pirañam», n.º 49-50, acórdão de 20/10/2011,
T-214/09, «Cor», n.º 32-37). Estes produtos não se enquadram na definição existente
de complementaridade.
Exemplo
•
As bolsas de mão e o vestuário têm uma relação estreita, mas não são
complementares dado que um não é essencial à utilização do outro. Apenas são
utilizados em combinação. No entanto, são semelhantes devido ao facto de
poderem ser distribuídos pelos mesmos ou fabricantes associados, comprados
pelo mesmo público e ser encontrados nos mesmos estabelecimentos
comerciais.
3.2.4.2 Produtos/serviços acessórios: não complementares
O mesmo se aplica quando certos produtos e/ou serviços apenas apoiam ou
complementam outro produto ou serviço. Normalmente, os produtos acessórios são os
utilizados para acondicionamento (por exemplo, garrafas, caixas, latas, etc.) ou para
promoção (por exemplo, folhetos, cartazes, listas de preços, etc.). Do mesmo modo,
os produtos/serviços oferecidos gratuitamente no decurso de uma campanha
promocional não são, normalmente semelhantes, ao produto ou serviço principal.
Exemplo
•
A organização e realização de exposições não são semelhantes ao material
impresso, incluindo as notas do evento, dado que os produtos na classe 16
apenas servem para promover e anunciar o evento específico.
3.2.4.3 Matérias-primas: não complementares
Por último, caso os produtos digam respeito a matérias-primas, o critério da
complementaridade não se aplica na análise da semelhança. As matérias-primas
enquanto um componente de base consideravelmente importante de um produto final
podem ser consideradas semelhantes a esse produto, mas não na base da
complementaridade (ver também Anexo I, Secções 1 e 2, e Anexo II, Secções 5.1 e
5.2).
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Identidade e risco de confusão
Exemplo
•
3.2.5
O leite (classe 29) e o queijo (classe 29) não são semelhantes com base na
complementaridade, apesar de o leite ser a matéria-prima para a produção de
queijo. A semelhança deve ser estabelecida, porém, com base no facto de que
partilham a mesma natureza, canais de distribuição, público relevante e produtor.
Concorrentes
Os produtos/serviços são concorrentes quando um pode substituir o outro. Tal significa
que servem a mesma finalidade ou uma semelhante e que são oferecidos aos
mesmos clientes efetivos e potenciais. Nesse caso, os produtos/serviços são
igualmente definidos como «substituíveis» (ver acórdão de 04/02/2013, T-504/11,
«DIGNITUDE», n.º 42)
Exemplos
•
O papel de parede (classe 27) e tintas (classe 2) são concorrentes, porque
ambas cobrem ou decoram paredes.
•
O aluguer de filmes (classe 41) e os serviços de um cinema (classe 41) são
concorrentes, porque ambos permitem visualizar um filme.
Os produtos e/ou serviços concorrentes estão, muitas vezes, na mesma gama de
preço ou o seu preço global não diverge substancialmente se calculado corretamente.
Exemplo
•
As máquinas de barbear e as lâminas de barbear são concorrentes, porque
servem a mesma finalidade. Tendo em conta a duração da vida útil da máquina
de barbear, poderá em termos gerais ser mais barato do que o número de
lâminas de barbear necessárias para a substituir. A diferença de preço inicial é
compensada pela sua durabilidade mais longa.
No entanto, em alguns casos o preço dos produtos/serviços concorrentes pode
divergir consideravelmente.
Exemplo
•
3.2.6
A joalharia feita de ouro e as joias de fantasia são concorrentes apesar de o
preço (e valor) poder divergir bastante.
Canal de distribuição
Embora o «canal de distribuição» não seja explicitamente referido no acórdão Canon,
é amplamente utilizado a nível internacional e nacional na avaliação de se os
produtos/serviços são semelhantes. Foi tido em conta como fator adicional em vários
acórdãos dos tribunais europeus (ver, entre outros, o acórdão de 21/04/2005,
T-164/03, «monBeBé», n.º 53). A lógica que está na sua base é a seguinte.
Linhas de orientação relativas ao exame efetuado no Instituto, Parte C, Oposição
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Identidade e risco de confusão
Se os produtos/serviços são disponibilizados através dos mesmos canais de
distribuição, será mais provável que o consumidor assuma que os produtos ou
serviços estão no mesmo setor de mercado e são, possivelmente, fabricados pela
mesma entidade e vice-versa.
O termo «canal de distribuição» não se refere tanto à forma de venda ou promoção do
produto de uma empresa, mas sim ao local de distribuição. Para a análise da
semelhança dos produtos/serviços o sistema de distribuição (direto ou indireto) não é
decisivo. A pergunta que se coloca é:
Os produtos/serviços têm os mesmos pontos de venda ou são normalmente prestados
ou oferecidos nos mesmos locais ou em locais semelhantes?
Contudo, não se deve dar muito destaque a este fator, dado que os supermercados
modernos, as drogarias e os armazéns vendem produtos de todos os tipos. O público
relevante está consciente de que os produtos vendidos nesses locais são provenientes
de várias empresas independentes. Por conseguinte, o ponto de venda é menos
decisivo ao decidir se o público relevante considera que os produtos partilham uma
origem comum apenas por serem vendidos no mesmo estabelecimento comercial.
Apenas quando os produtos em questão são oferecidos na mesma secção desses
estabelecimentos onde os produtos homogéneos são vendidos em conjunto é que isso
pesará a favor da semelhança. Nesses casos deverá ser possível identificar a secção
pela sua separação territorial e funcional de outras secções (por exemplo a secção de
produtos lácteos de um supermercado, a secção de cosméticos de grandes
armazéns).
Do mesmo modo, o fator poderá ser válido nos casos em que os produtos são
vendidos exclusiva ou comummente em lojas especializadas. Nesse caso, os
consumidores podem ter tendência a acreditar que a origem dos produtos é a mesma
caso ambos sejam vendidos nas mesmas lojas especializadas e poderão ser levados
a negar essa origem mútua se, normalmente, não forem vendidos nas mesmas lojas.
Pelo contrário, os diferentes pontos de venda podem pesar contra a semelhança dos
produtos.
Exemplo
•
Cadeiras de rodas em oposição a bicicletas:
Embora ambas se enquadrem na categoria de veículos na classe 12 não serão
encontradas nos mesmos pontos de venda. Normalmente, as bicicletas são vendidas
em lojas de bicicletas especializadas ou num retalhista que disponibilize equipamento
desportivo. Pelo contrário, os canais de distribuição das cadeiras de rodas são
distribuidores especializados de equipamento e dispositivos médicos que abastecem
hospitais e lojas especializadas onde são vendidos dispositivos para pessoas com
deficiência ou fisicamente incapacitadas.
3.2.7
Público relevante
O público relevante, ou seja, os clientes efetivos e potenciais dos produtos e serviços
controvertidos, constitui outro fator a abordar na análise da sua semelhança, embora o
Tribunal de Justiça no processo Canon não o ter referido como um fator para o efeito.
Linhas de orientação relativas ao exame efetuado no Instituto, Parte C, Oposição
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Identidade e risco de confusão
O público relevante pode ser composto:
•
•
pelo público em geral (também designado de consumidor geral); ou
pelos clientes comerciais (com conhecimentos ou experiência profissionais
específicos).
O público relevante não significa necessariamente o utilizador final, por exemplo, os
utilizadores finais de alimentos para animais na classe 31 são os animais, mas não
constituem o público relevante. Neste caso o público relevante seria o consumidor
geral.
O simples facto de que os clientes potenciais coincidirem não constitui
automaticamente uma indicação de semelhança. O mesmo grupo de clientes pode
necessitar dos produtos ou serviços da mais diversa origem e natureza. O facto de,
por exemplo, os televisores, automóveis e livros serem comprados pelo mesmo
público relevante, nomeadamente o público em geral, não tem qualquer impacto na
análise da semelhança. Em muitos casos, uma ou ambas as listas de
produtos/serviços objeto de comparação destinam-se ao público em geral, mas a
finalidade (necessidades supridas dos clientes) são diferentes em cada caso. Essas
circunstâncias têm peso relativamente à semelhança.
Apesar de uma coincidência no público relevante não ser necessariamente uma
indicação de semelhança, públicos bastantes díspares têm um grande peso contra a
semelhança.
Os clientes divergentes podem ser encontrados nos seguintes casos em que:
a)
os produtos/serviços de ambas as listas destinam-se ao público em geral que, no
entanto, pode ser claramente categorizado pelas suas diferentes necessidades
(pessoais), idades, etc.
•
b)
os produtos/serviços de ambas as listas se destinam a clientes comerciais que,
no entanto, atuam num setor de mercado muito diferente.
•
c)
Exemplo: os produtos químicos utilizados na silvicultura em oposição aos
solventes para a indústria dos vernizes (classe 1).
um público relevante consiste nos consumidores gerais e o outro nos
consumidores comerciais.
•
3.2.8
Exemplo: cadeiras de rodas em oposição a bicicletas (classe 12).
Exemplo: estojos para lentes de contacto em oposição a aparelhos e
instrumentos cirúrgicos (na classe 10).
Origem habitual (produtor/provedor)
Embora o Tribunal de Justiça não tenha mencionado explicitamente este fator no seu
acórdão do processo Canon, o mesmo decorre do conceito geral de risco de confusão
para o qual a origem habitual dos produtos e serviços é particularmente importante
para a análise da semelhança. Tal como o Tribunal declarou «...constitui um risco de
confusão [...] o risco de que o público possa crer que os produtos ou serviços em
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Identidade e risco de confusão
causa provêm da mesma empresa ou, eventualmente, de empresas ligadas
economicamente» (Canon, n.º 29). Por conseguinte, existe uma indicação sólida de
semelhança quando, na mente do público, os produtos/serviços têm a mesma origem
habitual.
Contudo, tal não deve ser mal interpretado como invertendo o exame do risco de
confusão e semelhança dos produtos/serviços: A conclusão de um risco de confusão
depende de vários fatores (como a semelhança dos sinais, o caráter singular da marca
anterior) e não é exclusivamente determinado pela origem habitual que, só por si, é
apenas um fator na análise da semelhança dos produtos/serviços.
Uma conclusão de que os consumidores não se sentirão confusos relativamente à
origem dos produtos/serviços não é um argumento adequado para a comparação de
produtos/serviços. Esta conclusão deve ser referida na avaliação global. A origem,
neste contexto, diz essencialmente respeito ao setor de transformação ou tipo de
empresa que produz os produtos ou presta os serviços em causa e não à identidade
do produtor.
A «origem» não é apenas definida pelo local efetivo de produção/prestação (por
exemplo, fábrica, oficina, instituto e laboratório), mas acima de tudo tendo em
consideração quem gere e/ou controla a produção/fornecimento dos
produtos/serviços. Dito de outra forma, a questão a colocar é: Quem é o responsável
pelo fabrico do produto ou pela prestação do serviço? A origem geográfica (por
exemplo, China) não é relevante para a conclusão da semelhança dos
produtos/serviços.
No acórdão ELS, o Tribunal sustentou que até os produtos e serviços podem ter a
mesma origem se for habitual que o mesmo tipo de empresa seja responsável pela
produção/prestação de ambos. Os manuais educativos foram considerados ter a
mesma origem da prestação de cursos por correspondência dado que «as empresas
que propõem cursos, de qualquer espécie, fornecem frequentemente aos alunos,
como material pedagógico de apoio, os referidos produtos» (acórdão de 23/10/2002,
T-388/00, «ELS», n.º 55).
O critério «origem habitual» deve ser aplicado de uma forma restritiva para não o diluir.
Se todos os tipos de produtos/serviços provenientes de uma grande empresa
(multinacional) ou holding fossem considerados ter a mesma origem, este fator
perderia a sua importância.
Exemplo
•
Os cosméticos e os géneros alimentícios podem ser produzidos sob a alçada de
uma empresa, mas tal não reflete a prática comercial comum, segundo a qual
esses tipos de produtos têm diferentes produtores.
3.2.8.1 Características que definem uma origem comum
Na determinação de origem habitual de um produto/serviço, as características que se
seguem podem ser relevantes.
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Identidade e risco de confusão
Locais de fabrico
Exemplo
•
Os vernizes, lacas e mordentes (classe 2) são tipicamente produzidos nas
mesmas empresas de produção, normalmente pelas mesmas empresas
químicas especializadas.
O local de produção pode ser um forte indicador de que os produtos/serviços em
questão provêm da mesma fonte. Contudo, embora os mesmos locais de fabrico
sugiram uma origem habitual comum, os locais de fabrico diferentes não excluem que
os produtos sejam provenientes das mesmas empresas ou de empresas ligadas
economicamente. Por exemplo, os livros e os equipamentos eletrónicos (produtos
concorrentes, meios eletrónicos que substituem os livros) são ambos produtos da
mesma editora.
Métodos de fabrico
Exemplo
•
Os cintos de couro (classe 25) e as malas de couro (classe 18) não só são
fabricados nos mesmos locais, por exemplo, oficinas para trabalhar o couro,
como também utilizam os mesmos instrumentos e máquinas para o tratamento
do couro.
Know-how (técnico)
Exemplo
•
Os serviços de proteção informática contra vírus (classe 42) e a conceção de
programas informáticos (classe 42) envolvem know-how técnico semelhante no
domínio das tecnologias da informação.
Prática comercial estabelecida conhecida pelo público
Uma prática comercial estabelecida, como quando os fabricantes expandem o seu
negócio a mercados adjacentes, é especialmente importante para concluir que os
produtos/serviços de diferente natureza têm a mesma origem. Nessas situações é
necessário determinar se essa expansão é habitual na indústria ou se, pelo contrário,
apenas ocorre em casos excecionais.
Exemplo onde a extensão se tornou habitual
•
O calçado e as malas: É uma prática comum no mercado que os fabricantes de
sapatos normalmente também estejam envolvidos no fabrico de malas.
Exemplo onde a extensão não é (ainda) habitual
•
O vestuário e os perfumes: Embora alguns estilistas que fazem vestuário de
moda atualmente também vendam perfumes com as suas marcas, não se trata
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Identidade e risco de confusão
da regra na indústria do vestuário, sendo mais aplicável aos estilistas
(economicamente) bem-sucedidos.
3.3
Relação entre diferentes fatores
Os critérios do processo Canon foram enumerados no respetivo acórdão sem qualquer
hierarquia (peso) entre si e sem indicar qualquer relação entre si. Foram analisados
um por um. Contudo, não podem ser considerados de forma independente dado que
alguns critérios estão interligados e uns são mais importantes do que outros. Como
resultado da ponderação de todos estes fatores em conformidade com a respetiva
importância em relação aos produtos/serviços em questão, qualquer semelhança
poderá divergir em grau (ver ponto 3.3.4 infra).
3.3.1
Correlação dos fatores
Deve ter-se presente que em muitos casos existirão relações entre fatores no sentido
em que nos casos em que um é partilhado, outro poderá igualmente coincidir.
Exemplos
•
Tendo por base a finalidade, é igualmente possível determinar quem são os
clientes efetivos e potenciais (ou seja, o público relevante).
•
A finalidade, juntamente com público relevante, poderá revelar igualmente se os
produtos/serviços são concorrentes.
•
O mesmo canal de distribuição está associado ao mesmo público. Dito de outra
forma, nos casos em que os canais de distribuição sejam diferentes, o público
poderá também ser diferente.
•
Os produtos/serviços destinados a públicos diferentes não podem ser
complementares (ver acórdão de 01/05/2011, T-74/10, «Flaco», n.º 40 e acórdão
de 22/06/2011, T-76/09, «Farma Mundi Farmaceuticos Mundi», n.º 30).
•
O método de utilização depende, normalmente, da natureza e finalidade dos
produtos.
Há casos em que será difícil fazer uma distinção entre vários fatores. Tal é
especialmente o caso no atinente à «natureza», à «finalidade» e ao «método de
utilização». Caso o examinador se depare com essas dificuldades, basta abordar
esses fatores conjuntamente.
Exemplo
•
Um motor é uma máquina para converter uma de várias formas de energia em
força mecânica e movimento. Nesse caso, é difícil distinguir a natureza com
base na finalidade deste produto. Por conseguinte, não é necessária uma
distinção.
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Identidade e risco de confusão
3.3.2
Importância de cada fator
Na avaliação da semelhança dos produtos e serviços todos os fatores que
caracterizam a relação entre si devem ser tidos em conta. Contudo, dependendo do
tipo de produtos e serviços, um critério específico poderá ser mais ou menos
importante. Dito de outra forma, os vários critérios não têm um valor padrão, devendo
antes determinar-se a sua importância específica no contexto de cada caso particular.
Regra geral, o peso de cada fator dependerá do impacto que tem numa eventual
confusão da origem. Os critérios que sugerem que os produtos/serviços são ou não
provenientes da mesma empresa ou empresas ligadas economicamente devem
sobrepor-se aos critérios que aparentam ter apenas um peso secundário.
Fatores geralmente fortes
•
Origem habitual (por ter um impacto importante no risco de confusão)
•
Finalidade (por ser decisiva na escolha que o cliente faz para a compra ou
seleção de produtos/serviços)
•
Natureza (por definir
produtos/serviços)
•
Complementaridade (porque a relação estreita entre a utilização dos
produtos/serviços faz com que o público considere que partilham a mesma fonte)
•
Concorrentes (normalmente, os produtos/serviços concorrentes têm a mesma
finalidade e visam o mesmo público)
as
qualidades
e
características
essenciais
dos
Fatores menos importantes
•
Método de utilização (mesmo sendo diferentes, os produtos podem ser utilizados
da mesma maneira, por exemplo carrinhos de bebé e carrinhos de compras)
•
Canais de distribuição (mesmo sendo diferentes, os produtos podem ser
vendidos na mesma secção das lojas, dependendo de várias práticas de
exposição, por exemplo pastilhas elásticas e cigarros)
•
Público relevante (sobretudo quando os produtos/serviços se destinam ao
público em geral)
3.3.3
Diferentes tipos de comparações: produtos em oposição a produtos,
serviços em oposição a serviços e produtos em oposição a serviços
Em princípio, os mesmos fatores para comparar produtos com produtos são relevantes
para a comparação de serviços com serviços. No entanto, ao aplicar esses fatores,
devem ser consideradas as diferenças básicas entre produtos e serviços (tangíveis em
oposição a intangíveis).
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Identidade e risco de confusão
Além disso, os mesmos princípios que se aplicam à comparação entre produtos e
produtos e entre serviços e serviços aplicam-se nos casos em que os produtos são
comparados com serviços.
Pela sua natureza os produtos são geralmente diferentes dos serviços. Podem, porém,
ser complementares. Os serviços podem também ter a mesma finalidade e, assim, ser
concorrentes dos produtos. Daí resulta que em algumas circunstâncias pode
estabelecer-se semelhança entre produtos e serviços.
3.3.4
Grau de semelhança
Os produtos e/ou serviços podem ser considerados semelhantes a vários graus (baixo,
médio, alto), dependendo dos fatores que partilham e do peso atribuído a cada um. O
grau de semelhança estabelecido entre os produtos e serviços é relevante ao decidir
finalmente o risco de confusão.
Regra geral, um fator só por si não é suficiente para estabelecer um baixo grau de
semelhança entre os produtos/serviços, mesmo que se trate de um fator forte.
Exemplos de diferença
•
Os carros e as bicicletas partilham ambos a mesma finalidade (transportar do
ponto A para o ponto B), mas tal não os torna semelhantes.
•
Embora as janelas de vidro e os óculos para espetáculos tenham a mesma
natureza, não são semelhantes, dado que não coincidem noutros fatores
relevantes, tais como finalidade, produtor, canal de distribuição e público
relevante.
É a combinação de vários fatores e o seu peso que permite a conclusão final sobre a
semelhança. A combinação de dois fatores fortes, como a natureza e o produtor, ou a
combinação de um fator forte e dois fracos irá, muitas vezes, levar à semelhança. Pelo
contrário, a combinação de dois fatores fracos, como o canal de distribuição e o
público relevante são, em princípio, não conclusivos para estabelecer semelhança
entre os produtos e serviços.
Exemplos de semelhança
•
O leite e o queijo têm uma finalidade e método de utilização distintos, não são
concorrentes nem complementares. Contudo, o facto de partilharem a mesma
natureza (produtos lácteos) e origem habitual (empresa de laticínios) é decisivo
para chegar a uma conclusão de semelhança.
•
Embora os produtos farmacêuticos e os emplastros tenham uma natureza
diferente, partilham uma finalidade semelhante, ou seja, curar doenças,
incapacidades ou lesões. Além disso, têm os mesmos canais de distribuição e
público relevante. Por conseguinte, são semelhantes.
A quantidade de fatores coincidentes encontrados, juntamente com a sua
importância/peso estabelece o grau de semelhança. Em termos gerais, quanto maior
for o número de fatores comuns maior é o grau de semelhança. Uma semelhança
Linhas de orientação relativas ao exame efetuado no Instituto, Parte C, Oposição
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Identidade e risco de confusão
estabelecida com base em dois fatores não seria, normalmente, alta, contrariamente
aos casos em que os produtos/serviços coincidem em quatro ou mais fatores
relevantes.
Contudo, não existe uma análise matemática possível, dado que depende sempre das
circunstâncias específicas de cada caso.
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Anexo I
Questões específicas relativamente à semelhança dos
produtos e serviços
o presente anexo não institui novos critérios para estabelecer uma semelhança entre
produtos e serviços. Apenas ajuda a esclarecer como comparar grupos específicos de
produtos e serviços em que, além dos critérios do processo Canon, são de aplicação
algumas regras gerais e exceções.
1
Peças, componentes e complementos
O simples facto de que um determinado produto possa ser composto por vários
componentes não estabelece uma semelhança automática entre o produto acabado e
as suas peças (ver acórdão de 27/10/2005, T-336/03, «Mobilix», n.º 61).
Exemplos de diferença
•
•
•
Lâminas de ventoinha (classe 7) e secador de cabelo (classe 11)
Cabo elétrico (classe 9) e lâmpada (classe 11)
Botões (classe 26) e vestuário (classe 25)
Um grau de semelhança apenas será estabelecido em casos excecionais e requer
que, pelo menos, alguns dos fatores principais para estabelecer semelhança, tais
como produtor, público e/ou complementaridade sejam satisfeitos.
Tal exceção tem por base o facto de que as peças e os acessórios são muitas vezes
produzidos e/ou vendidos pela mesma empresa que fabrica o produto final e visam o
mesmo público consumidor, tal como no caso das peças sobresselentes ou de
reposição. Dependendo do produto em causa, o público pode também esperar que o
componente seja produzido por, ou sob o controlo do fabricante «original», o que é um
fator que sugere que os produtos são semelhantes.
Regra geral, vários fatores podem ser significantes em cada caso específico. Por
exemplo, se o componente também for vendido isoladamente ou se for
particularmente importante para o funcionamento da máquina, tal pesará a favor da
semelhança.
Exemplos de semelhança
•
•
•
2
Escova de dentes elétrica (classe 21) e cabeças de escova de reposição
(classe 21)
Impressora (classe 9) e cartuchos jato de tinta (classe 2)
Máquinas de costura (classe 7) e pedal para máquinas de costura (classe 7)
Matérias-primas e produtos semiprocessados
É também seguida uma abordagem semelhante relativamente às matérias-primas e
aos produtos semiprocessados, por um lado, e aos produtos acabados, por outro.
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Identidade e risco de confusão
Na maioria dos casos, o simples facto de um produto ser utilizado no fabrico de outro
não será, por si só, suficiente para demonstrar que os produtos são semelhantes,
dado que a sua natureza, finalidade, público relevante e canais de distribuição podem
ser bastante diferentes (ver acórdão de 13/04/2011, T-98/09, «T Tumesa Tubos del
Mediterráneo S.A.», n.º 49-51). As matérias-primas são, regra geral, destinadas à
utilização na indústria e não para compra direta pelo consumidor final.
Exemplos de diferença
•
•
Couro, peles de animais (classe 18) e vestuário (classe 25)
Metais preciosos (classe 14) e joias (classe 14)
No entanto, a conclusão final poderá depender das circunstâncias específicas do caso,
tais como o grau de transformação das matérias-primas ou se é o componente de
base do produto final. Quanto maior for a relevância da matéria-prima para o produto
final, maior a probabilidade de os produtos serem semelhantes. Por conseguinte, a
semelhança pode ser estabelecida quando as matérias-primas ou o produto
semiacabado puderem ser decisivas para a forma, caráter, qualidade ou valor do
produto acabado. Nesses casos, as matérias-primas podem muitas vezes ser obtidas
independentemente do produto acabado através dos mesmos canais de distribuição.
Exemplo de semelhança
•
Pedras preciosas (classe 14) e joias (classe 14). Contrariamente aos metais
preciosos, as pedras preciosas podem ser obtidas em lojas de joalharia,
independentemente do produto final
Uma subcategoria de matérias-primas são os ingredientes utilizados na preparação de
géneros alimentícios (ver infra «Ingredientes»).
3
Acessórios
Um acessório é algo extra que melhora ou complementa o produto principal ao qual é
adicionado. Ao contrário das peças, componentes e complementos, um acessório não
é parte integrante do produto principal, embora seja utilizado em estreita ligação.
Normalmente, um acessório satisfaz uma finalidade técnica ou decorativa útil.
As regras relativas às peças, componentes e complementos são, até certo ponto,
igualmente válidas no caso dos acessórios. O simples facto de que um determinado
produto é utilizado em combinação com outro produto não é necessariamente
conclusivo para uma conclusão de semelhança.
Exemplos de diferença
•
•
Vestuário (classe 25) e ornamentos para o cabelo (classe 26)
Estores para automóveis (classe 12) e veículos (classe 12)
Contudo, é comum que alguns acessórios sejam também produzidos pelo fabricante
do produto principal. Consequentemente, o consumidor poderá esperar que o produto
principal e os acessórios sejam produzidos sob o controlo da mesma entidade,
sobretudo quando são distribuídos através dos mesmos canais comerciais. Nesses
casos existe uma forte indicação de semelhança.
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Identidade e risco de confusão
Exemplos de semelhança
•
•
4
Bicicletas (classe 12) e cestos para bicicletas (classe 12)
Óculos (classe 9) e estojos para óculos (classe 9)
Serviços de instalação, manutenção e reparação
Estes serviços pertencem à categoria de serviços relacionados com os produtos.
Dado que por natureza os produtos e serviços são diferentes, uma semelhança entre
produtos e a sua instalação, manutenção e reparação apenas pode ser determinada
quando:
•
•
•
for habitual no setor do mercado relevante que o fabricante dos produtos
também preste esses serviços, e
o público relevante coincidir, e
a instalação, manutenção e reparação desses produtos forem prestadas de
forma independente da compra dos produtos (serviços que não constituam
serviços de pós-venda).
A instalação de praticamente todos os produtos está classificada na classe 37, tais
como instalação de aparelhos de ar condicionado, aparelhos elétricos, elevadores ou
plataformas elevatórias, alarmes de incêndio, equipamento de refrigeração,
equipamento de cozinha e máquinas. A instalação e reparação de hardware de
computador também se encontra na classe 37 dado que se trata de uma reparação
física e atividade de instalação. No entanto, a instalação e reparação de software de
computador está classificada na classe 42, porque envolve programação informática
sem qualquer instalação ou reparação física.
Exemplos de semelhança
•
•
•
O equipamento de processamento de dados e os computadores (classe 9) e a
instalação e reparação de aparelhos eletrónicos (classe 37)
Aparelhos de ar condicionado (classe 11) e serviços de instalação, manutenção
e reparação (classe 37)
Máquinas de venda automática (classe 7) e serviços de manutenção (classe 37)
Exemplos de diferença
•
•
•
5
Materiais de construção (classe 19) e serviços de instalação (classe 37)
Calçado (classe 25) e reparação de calçado (classe 37)
Veículos (classe 12) e remoção de mossas de veículos a motor (classe 37) (ver
acórdão de 15/12/2010, T-451/09, «Wind», n.º 28-30)
Serviços de aconselhamento
Com a 8.ª edição da Classificação de Nice, os «serviços de consultoria profissionais»
na classe 42 foram eliminados e, desde então, os serviços de consultoria – tal como
os serviços de aconselhamento e informação – encontram-se classificados na classe
de serviço que corresponde ao tema da consultoria. Por exemplo, consultoria para
empresas de transporte pertence à classe 39, consultoria para gestão de empresas é
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Identidade e risco de confusão
abrangida pela classe 35, consultoria financeira está classificada na classe 36 e
consultoria estética na classe 44. A prestação de aconselhamento, informação ou
consultoria por meios eletrónicos (por exemplo, telefone, computador) não afeta a
classificação destes serviços.
Os serviços de aconselhamento, consultoria e símiles são, em princípio, sempre
semelhantes ou mesmo idênticos a serviços conexos.
Exemplos
•
O aconselhamento de software informático (classe 42) é semelhante a instalação
e manutenção de software (classe 42)
•
Os serviços de informação financeira (classe 36) estão incluídos em negócios
financeiros (classe 36) e, portanto, são idênticos (ver acórdão de 27/02/2008,
T-325/04, «Worldlink», n.º 58)
No tocante à comparação de serviços de aconselhamento, consultoria e símiles com
produtos, a semelhança pode ser estabelecida em condições parecidas com as
relacionadas com a manutenção, instalação e reparação (ver ponto 4).
Exemplos de semelhança
•
Os serviços de aconselhamento em tecnologias informáticas (hard e software)
(classe 42) e programas informáticos (classe 9)
•
Consultoria estética (classe 44) e cosméticos (classe 3)
Exemplos de diferença
•
Os serviços de informação relativos à compra de artigos de moda (guia de
informação para os consumidores) (classe 35) e vestuário, calçado e chapelaria
(classe 25) dado não ser comum no mercado que o fabricante dos artigos da
classe 25 preste esses serviços de informação.
•
A prestação de informação na área do entretenimento (classe 41) e brinquedos
(classe 28) dado não ser comum no mercado que o fabricante de brinquedos na
classe 28 preste tais serviços de informação.
6
Aluguer e locação
Os serviços de aluguer estão classificados nas mesmas classes do serviço prestado
através de objetos alugados:
•
•
o aluguer de telefones pertence à classe 38 porque os serviços de
telecomunicações encontram-se na classe 38;
o aluguer de veículos pertence à classe 39 porque os serviços de transporte
encontram-se nessa classe.
Os serviços de locação são análogos aos serviços de aluguer e, por conseguinte,
classificados da mesma forma. Contudo, a contratação ou locação-compra financeira
está classificada na classe 36 como serviço financeiro.
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Com base no pressuposto que leasing (locação) em inglês significa aluguer, estes
serviços devem ser claramente distinguidos de quaisquer serviços financeiros. A
comparação de serviços de aluguer e locação conduz ao resultado que se segue.
6.1
Aluguer/locação em oposição a serviços conexos
Embora os serviços de aluguer estejam classificados nas mesmas classes dos
serviços prestados através dos objetos alugados, não são automaticamente idênticos
a este serviço. A comparação entre estes serviços deve ser feita aplicando os critérios
normais para identidade e semelhança.
Exemplos
•
•
6.2
•
•
Existe identidade entre o arrendamento de apartamentos (classe 36) e os
negócios imobiliários (classe 36), porque o arrendamento de apartamentos está
incluído nos negócios imobiliários.
Não se pode aplicar a mesma lógica ao aluguer de bulldozers (classe 37) e aos
serviços conexos da construção (classe 37). O aluguer de bulldozers não está
incluído na construção e, portanto, estes serviços não são considerados
idênticos
Aluguer/locação em oposição a produtos: em princípio, sempre
diferentes
Aluguer de veículos (classe 39) e veículos (classe 12)
Aluguer de filmes (classe 41) e DVDs (classe 9)
Há exceções quando é habitual que o fabricante dos produtos também preste serviços
de aluguer.
•
•
Aluguer e locação de programas informáticos (classe 42) e programas
informáticos (classe 9). São considerados possuir um nível baixo de
semelhança.
Aluguer de máquinas de venda automática (classe 35) e máquinas de venda
automática (classe 7). São considerados possuir um nível baixo de semelhança.
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Anexo II
Indústrias específicas
1
Químicos, produtos farmacêuticos e cosméticos
1.1
Químicos (classe 1) em oposição a produtos químicos (classes 3 e 5)
Embora as grandes empresas químicas estejam normalmente envolvidas na produção
de todos os tipos de químicos de base, químicos especializados, produtos para a
ciência, nomeadamente produtos farmacêuticos e pesticidas, bem como produtos para
o consumidor, tais como preparações de limpeza e cosméticos, ao comparar estes
produtos o simples facto de a sua natureza coincidir, dado que todos podem ser
considerados produtos químicos, não é suficiente para concluir que são semelhantes.
Deve ser dada especial atenção à sua finalidade específica, bem como ao público a
que se destinam e ao seu canal de distribuição. O que foi referido anteriormente
relativamente à relação entre as matérias-primas, produtos semiprocessados e
produtos acabados aplica-se em especial a estes produtos. Consequentemente,
embora os produtos da classe 3 e da classe 5 sejam normalmente combinações de
vários químicos, não são, em princípio, considerados semelhantes aos produtos
incluídos na classe 1. A sua finalidade enquanto produto acabado é diferente da dos
químicos da classe 1 que se encontram no seu estado puro e inacabado e ainda não
estão misturados com outros químicos e transportadores inertes num produto final. Os
produtos acabados da classe 3 e da classe 5 destinam-se também a um público
diferente e não partilham os mesmos canais de distribuição.
No entanto, adubos na classe 1, por um lado, e os pesticidas, fungicidas e herbicidas
na classe 5, por outro, não são apenas produtos químicos, são também produtos
acabados com uma utilização específica na indústria agrícola. São semelhantes em
termos de finalidade, uma vez que os produtos específicos da classe 5 podem ser
considerados potenciadores do crescimento ao prevenirem condições que poderiam
inibir o crescimento das plantas.
1.2
Produtos farmacêuticos em oposição a produtos farmacêuticos
Uma preparação farmacêutica refere-se a qualquer tipo de medicamento, ou seja, uma
substância ou combinação de substâncias para tratar ou prevenir doenças em seres
humanos ou animais. A partir desta definição pode-se já concluir que os produtos
veterinários – embora referidos separadamente no título da classe – estão incluídos de
um modo idêntico no termo mais lato de produtos farmacêuticos. Por conseguinte, são
idênticos.
O mesmo é válido para os medicamentos à base de plantas e homeopáticos, dado
que estão incluídos no termo lato de produtos farmacêuticos.
Do mesmo modo, as preparações para teste, ou seja, reagentes químicos para fins
clínicos, incluindo veterinários, também se enquadram na indicação geral de produtos
farmacêuticos.
Os produtos farmacêuticos específicos são considerados semelhantes a outros
produtos farmacêuticos específicos. Tal deve-se ao facto de vários, senão mesmo
todos os critérios de semelhança, estarem normalmente satisfeitos: partilham a
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Identidade e risco de confusão
mesma natureza, porque são produtos químicos específicos; a sua finalidade é, em
termos gerais, tratar e/ou curar; são vendidos nos mesmos locais, nomeadamente,
farmácias; e são provenientes da mesma fonte, a indústria farmacêutica. Esta indústria
fabrica uma ampla variedade de medicamentos com várias indicações terapêuticas,
algo de que o público geral tem consciência, Além disso, o seu método de utilização
poderá ser o mesmo e poderão ser concorrentes entre si (ver acórdão de 17/11/2005,
T-154/03, «Artex», n.º 48).
No entanto, o grau de semelhança estabelecido entre produtos farmacêuticos
específicos varia, em função das suas indicações terapêuticas específicas.
Exemplo 1
•
Produtos farmacêuticos contra alergias em oposição a pomada anti-histamínica.
Estes produtos farmacêuticos são altamente semelhantes.
Exemplo 2
•
Antiepiléticos em oposição a produtos farmacêuticos, exceto medicamentos para
combater as doenças relacionadas com o sistema nervoso central. Estes
produtos farmacêuticos são considerados semelhantes (ver acórdão de
24/05/2011, T-161/10, «E-plex», n.º 26).
Exemplo 3
•
Contracetivos em oposição a soluções para lavar os olhos. Estes produtos
farmacêuticos possuem um nível baixo de semelhança. A este respeito, deve terse em atenção que apenas se deve estabelecer um baixo grau de semelhança
em casos excecionais, por exemplo, quando pode ser claramente estabelecido
que têm diferentes indicações e diferentes métodos de utilização.
O facto de um produto farmacêutico específico ser vendido com receita médica não é
particularmente relevante para a comparação de produtos. Pelo contrário,
desempenha um papel na avaliação global do risco de confusão, em especial o grau
de atenção do público relevante. Além disso, deve ter-se presente que a necessidade
de receita médica depende, em grande medida, das diferentes legislações nacionais.
Por conseguinte, um medicamento com receita médica deve, geralmente, ser
considerado semelhante a um medicamento de venda sem receita médica pelas
razões supracitadas.
1.3
Produtos farmacêuticos em oposição
adaptadas para utilização clínica
a
substâncias
dietéticas
As substâncias dietéticas e os suplementos alimentares adaptados para utilização
clínica são substâncias preparadas para requisitos dietéticos especiais cuja finalidade
consiste em tratar ou prevenir uma doença. Tendo isto presente, a sua finalidade é
semelhante à dos produtos farmacêuticos (substâncias utilizadas no tratamento de
doenças), na medida em que são utilizadas para melhorar o estado clínico dos
doentes. O público relevante coincide e estes produtos partilham, normalmente, o
mesmo canal de distribuição. Pelas razões supracitadas, estes produtos são
considerados semelhantes.
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Identidade e risco de confusão
1.4
Produtos farmacêuticos em oposição a cosméticos
As categorias gerais de farmacêuticos e cosméticos são consideradas semelhantes.
Os cosméticos incluem uma lista de preparações utilizadas para melhorar ou proteger
o aspeto ou odor do corpo humano. Por outro lado, os produtos farmacêuticos incluem
produtos, tais como preparados para o cuidado da pele ou cabelo com propriedades
clínicas. Podem coincidir em termos de finalidade com os cosméticos. Além disso,
partilham os mesmos canais de distribuição dado que podem ser encontrados em
farmácias e outros estabelecimentos especializados. Destinam-se ao mesmo público e
são amiúde fabricados pelas mesmas empresas.
No entanto, ao comparar produtos farmacêuticos específicos com cosméticos, estes
poderão apenas mostrar um baixo grau de semelhança, podendo inclusive ser
totalmente diferentes. Nesses casos, tal vai depender do medicamento específico e da
sua finalidade específica (indicação/efeito clínico) ou do seu método de utilização.
Exemplo
•
1.5
Um analgésico é diferente de um verniz para as unhas.
Produtos farmacêuticos em oposição a serviços
Embora as empresas farmacêuticas estejam bastante envolvidas nas atividades de
investigação e desenvolvimento, regra geral não prestam esses serviços a terceiros.
Consequentemente, os produtos da classe 5 são, normalmente, diferentes de todos os
serviços abrangidos pela classe 42.
A diferença também se encontra na comparação de produtos farmacêuticos e serviços
médicos (incluindo veterinários) na classe 44. Embora não se possa negar uma certa
ligação devido ao objetivo comum de tratar doenças, as diferenças em termos de
natureza e, sobretudo, na origem habitual suplantam claramente quaisquer
semelhanças. O público relevante não espera que um médico desenvolva e
comercialize um medicamento.
2
Indústria automóvel
A indústria automóvel é uma indústria complexa que envolve vários tipos de empresas,
nomeadamente empresas construtoras de automóveis, bem como fornecedores que
poderão fornecer ao fabricante de automóveis as matérias-primas (metal, alumínio,
plásticos, tintas), peças, módulos ou sistemas completos. Podem distinguir-se várias
áreas de produção: engenharia de tração, chassis, eletrónica, interna e externa.
Tal torna extremamente difícil examinar a semelhança entre os produtos acabados
(automóvel) e as suas várias peças ou materiais utilizados na produção. Além disso,
ao comprar um automóvel o público em geral está consciente deste facto e sabe que
existem vários elementos de diversas fontes e que o fabricante de veículos pode
montar componentes que foram fabricados por outras empresas. Contudo, os produtos
são normalmente oferecidos com apenas um sinal, o que torna quase impossível ao
público em geral identificar outros fabricantes ou distinguir a sua fonte de produção.
Uma exceção são as baterias automóveis, onde normalmente estão visíveis outros
sinais.
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Identidade e risco de confusão
Tal como acontece noutras indústrias específicas, os critérios do processo de Canon
aplicam-se em conformidade e, em especial, os princípios gerais definidos para a
comparação de peças, componentes e complementos devem ser tidos em
consideração.
Em especial, deve ter-se presente que existem produtos que apenas serão comprados
pela indústria automóvel sem qualquer possibilidade de alguma vez alcançarem ou
serem comprados pelo público em geral (consumidor final) [por exemplo, os metais
comuns (classe 6) utilizados para fazer os chassis]. São claramente diferentes do
produto final, bem como provavelmente de todas as demais peças, componentes ou
complementos. No tocante às peças sobresselentes que também poderão ser
compradas pelo público em geral para efeitos de reparação ou manutenção, a
avaliação da semelhança dos produtos dependerá sobretudo do facto de se essas
peças são habitualmente produzidas pelo mesmo fabricante de automóveis.
3
Aparelhos/instrumentos elétricos
A expressão aparelhos e instrumentos elétricos, na classe 9, não pode ser
interpretada como abrangendo todos os aparelhos alimentados por eletricidade. De
facto, há aparelhos alimentados por eletricidade nas várias classes. O termo aparelhos
elétricos incluído na lista de produtos da classe 9 (apesar de esta expressão ser
demasiado vaga de acordo com a prática do Instituto em matéria de classificação)
deve ser entendida como abrangendo aparelhos e instrumentos para conduzir,
comutar, transformar, acumular, regular ou controlar eletricidade (ver acórdão
de 01/02/2012, T-353/09, «mtronix», n.º 33).
4
Indústrias da moda e têxtil
Os produtos classificados nas classes 22, 23, 24 e 25 estão relacionados com a
indústria têxtil. Existe uma certa progressão entre estas classes: as matérias-primas
fibrosas têxteis, ou seja, as fibras (classe 22) são transformadas em linhas e fios
(classe 23), depois em têxteis, ou seja, tecidos (classe 24) e terminam como produtos
acabados de produtos têxteis (classe 24) ou vestuário (classe 25).
Além disso, os produtos da classe 18 como produtos de couro e imitações de couro
estão também relacionados com as indústrias da moda e têxtil.
4.1
Matérias-primas ou materiais semiprocessados em oposição a
produtos acabados
Uma vez que a relação entre as classes supracitadas é, muitas vezes, baseada no
facto de que um produto é utilizado para fabricar outro (por exemplo, os têxteis na
classe 24 são utilizados para fabricar vestuário na classe 25), em comparações deste
tipo, aplicam-se as regras gerais relativas às matérias-primas (ver ponto anterior sobre
«Matérias-primas e produtos semiprocessados»)
Por exemplo, as matérias-primas como o couro e imitações de couro, peles e couro de
animais (classe 18) são diferentes de vestuário, calçado e chapelaria (classe 25). O
simples facto de o couro ser utilizado para fabricar calçado (sapatos de couro) não é,
por si só, suficiente para concluir que os produtos são semelhantes, dado que a sua
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Identidade e risco de confusão
natureza, finalidade e público relevante são bastante diferentes: as matérias-primas
destinam-se à utilização na indústria e não para compra direta pelo consumidor final.
Contudo, é estabelecido um baixo grau de semelhança entre têxteis e produtos têxteis
como lençóis, toalhas de mesa, na classe 24. Nesses casos, o grau de transformação
exigido do material ao produto final é amiúde insignificante: os tecidos são apenas
cortados no formato e/ou cosidos para obter o produto acabado. Além disso, muitos
estabelecimentos permitem aos clientes comprar o material de base ou almofadas já
prontas, etc., feitas a partir desse material. Por conseguinte, o público relevante pode
esperar que esses produtos provenham das mesmas empresas.
4.2
Produtos têxteis (classe 24) em oposição a vestuário (classe 25)
O principal ponto de contacto entre os produtos têxteis da classe 24 e o vestuário da
classe 25 é o facto de serem feitos com material têxtil. Contudo, isso não é suficiente
para justificar uma conclusão de semelhança. Servem finalidades totalmente distintas:
o vestuário destina-se a ser usado pelas pessoas, ou serve como artigo de moda, ao
passo que os produtos têxteis destinam-se sobretudo para fins domésticos e
decoração interior. Por conseguinte, o respetivo método de utilização é diferente. Além
disso, os canais de distribuição e estabelecimentos de venda dos produtos têxteis e do
vestuário são diferentes e o público relevante não pensará que são provenientes da
mesma empresa. Assim, os produtos têxteis são considerados diferentes do vestuário
ver decisões de 31/05/2012, R 1699/2011-4 «GO/GO GLORIA ORTIZ», n.º 16;
26/07/2012, R 1367/2011-1 «PROMO TEXTILE/Promodoro», n.º 17 e 01/08/2012,
R 2353/2010-2, «REGRIGUE FOR COLD/REFRIGIWEAR et al.», n.º 26).
4.3
Vestuário, calçado e chapelaria (classe 25)
Os produtos da classe 25, nomeadamente vestuário, calçado e chapelaria têm uma
natureza idêntica ou muito semelhante. Servem a mesma finalidade, dado que são
utilizados para tapar e proteger as várias partes do corpo humano. São igualmente
artigos de moda e são muitas vezes encontrados nas mesmas lojas de retalho. Os
consumidores, quando procuram roupa para comprar, esperam encontrar calçado e
chapelaria no mesmo armazém ou loja e vice-versa. Além disso, muitos fabricantes e
criadores desenham e produzem todos os artigos supracitados. Por conseguinte, estes
produtos são semelhantes entre si.
4.4
Acessórios de moda
Tal como explicado no ponto «Acessórios» (ver supra), pelo simples facto de que um
determinado produto é utilizado em combinação com outro produto não é
necessariamente conclusivo para uma conclusão de semelhança. Contudo, é comum
que alguns acessórios sejam também produzidos pelo fabricante do produto principal.
Consequentemente, o consumidor poderá esperar que o produto principal e os
acessórios sejam produzidos sob o controlo da mesma entidade, sobretudo quando
são distribuídos através dos mesmos canais comerciais. Nesses casos existe uma
forte indicação de semelhança. Por conseguinte, nem todos os produtos considerados
acessórios de moda serão considerados semelhantes a vestuário, calçado e
chapelaria (classe 25).
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Identidade e risco de confusão
A categoria lata de produtos de couro e imitações de couro da classe 18 inclui
produtos como malas (de mão), sacos de desporto, pastas, carteiras, bolsas,
porta-chaves, etc. Estes produtos estão relacionados com artigos de vestuário,
chapelaria e calçado da classe 25, no sentido de que são suscetíveis serem
considerados pelos consumidores como acessórios complementares aos artigos de
vestuário exterior, chapelaria e até mesmo calçado, porque estão estreitamente
coordenados com esses artigos e podem efetivamente ser distribuídos pelos mesmos
fabricantes ou fabricantes associados e não é invulgar que os fabricantes de vestuário
os produzam e comercializem diretamente. Além disso, estes produtos podem ser
encontrados nas mesmas lojas de retalho. Por conseguinte, estes produtos são
considerados semelhantes ao vestuário, chapelaria e calçado.
Pelo contrário, os acessórios para o cabelo como os ganchos e fitas são diferentes do
vestuário. Embora estes produtos possam ter alguma ligação distante ao mercado da
moda, o simples facto de alguém poder querer combinar ganchos para o cabelo com
vestuário não é suficiente para concluir que esses produtos são complementares e,
portanto, semelhantes. Os produtos apenas podem ser considerados complementares
se existir uma ligação estreita entre si, no sentido de que um é indispensável ou
importante para a utilização do outro e não simplesmente acessório. No presente
caso, estas condições não estão satisfeitas. Além disso, a natureza e o método de
utilização destes produtos é diferente. Não são concorrentes entre si. A produção
destes produtos envolve know-how distinto, não pertencem à mesma categoria de
produtos e não são vistos como componentes de uma gama de produtos que têm
potencialmente a mesma origem comercial (ver decisão de 03/10/2011,
R 1501/2010-4, «Wild Nature/WILD NATURE», n.º 18).
Do mesmo modo, os produtos de luxo como os óculos (classe 9) e as joias
(classe 14) são considerados diferentes do vestuário, calçado e chapelaria. A natureza
e a finalidade principal destes produtos são diferentes. A principal do vestuário é vestir
o corpo humano, enquanto a principal finalidade dos óculos é melhorar a visão e as
joias são usadas como ornamento pessoal. Não têm os mesmos canais de distribuição
e
não
são
concorrentes,
nem
complementares
(ver
decisões
de 30/05/2011, R 0106/2007-4, «OPSEVEN2/SEVEN», n. º 14; 12/09/2008,
R 0274/2008-1, «Penalty/PENALTY», n.º 20; 05/10/2011, R 0227/2011-2,
«OCTOPUSSY/OCTOPUSSY ET AL», n.º 23-26).
A mesma lógica aplica-se aos produtos de luxo como perfumes (classe 3) - cuja
principal finalidade é transmitir um aroma duradouro ao corpo, artigos de papelaria
etc. – e aos produtos como malas de viagem (classe 18) que se destinam a transportar
acessórios durante as viagens. Apesar de hoje em dia os costureiros também
venderem perfumes, acessórios de moda (como óculos e joias) e acessórios de
viagem com as suas marcas, não se trata de uma regra, e aplica-se mais aos
criadores (economicamente) bem-sucedidos. Nestes casos, o opositor deve invocar o
artigo 8.º, n.º 5 do CTMR.
4.5
Vestuário, calçado e chapelaria de desporto (classe 25) em oposição a
artigos de desporto e ginástica (classe 28)
A categoria genérica de vestuário, calçado e chapelaria inclui vestuário, calçado e
chapelaria desportivo que são roupas ou artigos de vestuário especificamente
desenhados para serem utilizados no exercício de uma atividade ou desporto. A
finalidade e natureza destes produtos é diferente daquela dos artigos desportivos e de
ginástica que são artigos e aparelhos para todos os tipos de desporto e ginástica,
Linhas de orientação relativas ao exame efetuado no Instituto, Parte C, Oposição
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Identidade e risco de confusão
pesos, halteres, raquetes de ténis, bolas e aparelhos de fitness. Contudo, as empresas
que fabricam artigos de desporto e ginástica podem também fabricar vestuário
desportivo/calçado desportivo. Neste caso os canais de distribuição podem ser os
mesmos. Existe um baixo grau de semelhança quando o vestuário/calçado desportivo
é comparado a artigos de desporto e ginástica.
4.6
Design de moda (classe 42), serviços de fabrico por medida (classe 40)
em oposição a vestuário (classe 25)
Existe um baixo grau de semelhança entre o vestuário e o design de moda e os
serviços de fabrico por medida, uma vez que partilham o mesmo público relevante e
poderão coincidir na mesma origem habitual (produtor/fornecedor). Os produtores da
indústria do pronto-a-vestir (sobretudo fatos e vestidos de noiva) prestam,
frequentemente, serviços de fabrico por medida que estão intrinsecamente ligados ao
design de moda que constitui a fase anterior do processo de produção de vestuário.
5
Alimentos, bebidas e serviços de restauração
5.1
Ingredientes de alimentos preparados
Ingredientes utilizados na preparação de géneros alimentícios são uma subcategoria
de matérias-primas e tratados equitativamente. Por conseguinte, o simples facto de
um ingrediente ser necessário para a preparação de um género alimentício não será,
regra geral, só por si suficiente para mostrar que os produtos são semelhantes, ainda
que se enquadrem na categoria genérica de géneros alimentícios (ver acórdão de
26/10/2011, T-72/10, «Natys», n.º 35-36).
Exemplos de diferença
•
•
5.2
Ovos (classe 29) e gelado (classe 30)
Levedura (classe 30) e pão (classe 30)
Ingrediente principal
Caso o ingrediente possa ser considerado o ingrediente principal do prato preparado,
apenas existirá semelhança se os produtos partilharem algum outro critério ou critérios
relevantes, em especial a origem habitual, a natureza, a finalidade ou o método de
utilização.
Exemplos de semelhança (ingrediente principal + outro(s) critério/critérios)
•
•
•
Leite (classe 29) e iogurte (classe 29)
Peixe (classe 29) e rolinhos panados de peixe (classe 29)
Levedura (classe 30) e pizas (classe 30)
Ver igualmente o acórdão do Tribunal Geral de 04/05/2011, T-129/09, «Apetito», em
que o Tribunal confirma a conclusão de semelhança entre um determinado género
alimentício e as refeições preparadas, consistindo essencialmente no mesmo género
alimentício específico.
Linhas de orientação relativas ao exame efetuado no Instituto, Parte C, Oposição
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Identidade e risco de confusão
Cabe recordar que não existe complementaridade nestes casos, simplesmente porque
um ingrediente é necessário para a produção/preparação de outro género alimentício.
A complementaridade aplica-se apenas à utilização de produtos e não ao seu
processo de produção (ver capítulo «Complementaridade» e acórdão de 11/05/2011,
T-74/10, «Flaco», n.º 40 e decisão de 11/12/2012, R 2571/2011-2, «FRUITINI, n.º 18).
5.3
Bebidas não alcoólicas (classe 32) em oposição a bebidas alcoólicas
(exceto cervejas) (classe 33)
As bebidas não alcoólicas como bebidas à base de fruta, sumos de fruta, águas
minerais e gaseificadas, por um lado, e as bebidas alcoólicas (exceto cervejas),são
vendidas lado a lado nas lojas, bares e nos menus de bebidas, etc. Estes produtos
destinam-se ao mesmo público e poderão ser concorrentes. Deve concluir-se que
estes produtos têm um baixo grau de semelhança.
5.4
Cervejas (classe 32), bebidas alcoólicas (exceto cervejas) (classe 33)
Existe semelhança entre diferentes bebidas alcoólicas da classe 33, bem como entre
as bebidas alcoólicas e a cerveja na classe 32. Embora os seus processos de
produção sejam diferentes, estes produtos pertencem todos à mesma categoria de
bebidas alcoólicas (natureza) destinadas ao público em geral. Podem ser servidas em
restaurantes e bares e estão à venda em supermercados e mercearias. Estas bebidas
podem ser encontradas na mesma área dos supermercados, ainda que entre si
possam ser feitas algumas distinções de acordo com, por exemplo, a respetiva
subcategoria. Além disso, estes produtos podem ser provenientes das mesmas
empresas.
Exemplos
•
•
•
5.5
As cervejas são semelhantes aos vinhos.
As cervejas são semelhantes às bebidas alcoólicas (exceto cervejas).
Os vinhos são semelhantes às bebidas alcoólicas (exceto vinhos).
Fornecimento de alimentos e bebidas em oposição a alimentos e
bebidas
O fornecimento de alimentos e bebidas da classe 43 abrange essencialmente serviços
de restaurante ou semelhantes, como restauração, cafetarias e snack-bares. Estes
serviços destinam-se a servir alimentos e bebidas diretamente para consumo.
A realidade do mercado mostra que alguns produtores de géneros alimentícios e/ou
bebidas também fornecem serviços de restauração sob a sua marca (por exemplo,
café e os estabelecimentos de café, gelados e as suas geladarias, cerveja e os seus
bares); no entanto, não se trata de uma prática comercial estabelecida e aplica-se
mais às empresas (economicamente) bem-sucedidas.
O simples facto de os alimentos e as bebidas serem consumidos num restaurante não
é suficiente para encontrar semelhança entre si. O consumidor está consciente de que
os alimentos e as bebidas servidos são fabricados por uma empresa diferente (ver
acórdão de 09/03/2005, T-33/03, «Hai», n.º 45 e decisão de 20/10/2011,
R 1976/2010-4, «THAI SPA/SPA et al»., n.º 24-26).
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Nestes casos, o opositor deve invocar o artigo 8.º, n.º 5 do CTMR.
6
Serviços para apoiar outras empresas
Todos os serviços listados no título da classe 35 visam apoiar ou ajudar outras
empresas a fazer ou a melhorar os seus negócios. Destinam-se, portanto, ao público
profissional.
Ao comparar serviços específicos abrangidos pela classe 35 é bastante útil incidir
sobre a seguinte pergunta: Quem está a prestar este tipo de serviço? É uma agência
de publicidade, um consultor de gestão, um consultor de recursos humanos, um
contabilista, um auditor, um agente comercial ou um consultor fiscal? Assim que a
origem habitual tiver sido determinada é mais fácil encontrar uma indicação genérica à
qual o serviço específico pertence.
Os serviços de publicidade consistem em prestar assistência a terceiros na venda
dos seus produtos e serviços, promovendo o seu lançamento e/ou venda, ou em
reforçar a posição do cliente no mercado e adquirir vantagem competitiva através da
publicidade. A fim de cumprir este objetivo, podem ser utilizados muitos meios e
produtos diferentes. Estes serviços são prestados por empresas especializadas que
estudam as necessidades do seu cliente e fornecem todas as informações e
aconselhamento necessários para a comercialização dos seus produtos e serviços e
criam uma estratégia personalizada relativa à publicidade dos seus produtos e
serviços através de jornais, sítios Web, vídeos, Internet, etc. Importa referir que a
natureza e a finalidade dos serviços de publicidade são fundamentalmente diferentes
do fabrico dos produtos ou da prestação de muitos outros serviços. Por conseguinte, a
publicidade é geralmente diferente dos produtos ou serviços que estão a ser
publicitados. O mesmo é válido para a comparação dos serviços de publicidade com
os produtos que podem ser utilizados como um meio de divulgação da publicidade,
tais como os DVDs, software, materiais impressos, folhetos e catálogos.
Os serviços de gestão de negócios são serviços normalmente prestados por
empresas especializadas neste domínio específico, tais como consultores
empresariais. Recolhem informações e fornecem instrumentos e conhecimentos
especializados para permitirem aos seus clientes exercerem as suas atividades ou
fornecerem às empresas o apoio necessário para adquirirem, desenvolverem e
expandirem a quota de mercado. Envolvem atividades como pesquisa e avaliações de
negócios, análises do preço de custo e consultadoria organizacional. Estes serviços
incluem todas as atividades de «consultoria», «aconselhamento» e «assistência» que
se afigurem úteis na gestão de uma empresa, nomeadamente como afetar
eficazmente recursos financeiros e humanos; como melhorar a produtividade; como
aumentar a quota de mercado; como lidar com os concorrentes; como reduzir a fatura
dos impostos; como desenvolver novos produtos; como comunicar com o público;
como investigar tendências dos consumidores; como lançar novos produtos; como
criar uma identidade corporativa; etc.
Ao comparar a gestão empresarial à publicidade deve ter-se presente que a
publicidade é um instrumento fundamental na gestão empresarial, porque torna a
própria empresa conhecida no mercado. Tal como referido anteriormente, a finalidade
dos serviços publicitários é a de «reforçar a posição [da empresa] no mercado» e a
finalidade dos serviços de gestão empresarial é ajudar as empresas a «adquirir,
desenvolver e expandir quota de mercado». Não existe uma diferença claramente
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Identidade e risco de confusão
definida entre «reforçar a posição de uma empresa no mercado» e «ajudar uma
empresa a desenvolver e expandir a quota de mercado». Um profissional que preste
aconselhamento relativamente a como gerir eficazmente uma empresa pode,
razoavelmente, incluir estratégias publicitárias nesse aconselhamento, dado que há
poucas dúvidas de que a publicidade desempenha um papel crucial na gestão
empresarial. Além disso, os consultores de empresas podem oferecer consultoria de
publicidade (e marketing) como parte dos seus serviços e, portanto, o público
relevante pode considerar que estes dois serviços têm a mesma origem profissional.
Por conseguinte, atendendo ao exposto supra, estes serviços têm um baixo grau de
semelhança (ver decisão R 2163/2010-1 «INNOGAME / INNOGAMES», n.º 13-17).
Os serviços de administração de empresas consistem em organizar eficazmente
pessoas e recursos, a fim de direcionar as atividades para metas e objetivos comuns.
Incluem atividades como recrutamento de colaboradores, preparação de salários,
elaboração de demonstrações financeiras e elaboração de declarações de impostos. A
linha entre ambos os títulos, gestão empresarial e administração empresarial, é turva
e, por vezes, é muito difícil (ou mesmo impossível) fazer uma distinção clara entre as
mesmas. Ambas se enquadram na categoria lata de serviços empresariais. Regra
geral, pode dizer-se que os serviços de administração empresarial são executados
para organizar e gerir uma empresa, ao passo que a gestão empresarial segue uma
abordagem superior que visa fixar os objetivos comuns e o plano estratégico para uma
empresa comercial.
A função de escritório cobre os serviços destinados ao exercício das operações
diárias necessárias para que uma empresa alcance o seu objetivo comercial. Cobrem
essencialmente atividades que apoiam o trabalho de uma empresa comercial. Incluem
atividades típicas de serviços de secretariado, tais como estenografia e digitação, bem
como serviços de apoio, tais como aluguer de máquinas e equipamento de escritório.
7
Serviços de retalho
O retalho é normalmente definido como a ação ou a atividade de vender produtos ou
mercadorias em quantidades relativamente pequenas para utilização ou consumo e
não para revenda (em oposição ao comércio grossista que consiste na venda de
mercadorias em quantidade para, geralmente, revenda).
Contudo, deve ter-se em atenção que a venda de produtos não é um serviço na
aceção da Classificação de Nice. Por conseguinte, a atividade de retalho de produtos
enquanto um serviço relativamente ao qual pode ser obtida proteção de uma marca
comunitária não consiste no simples ato de vender os produtos, mas nos serviços
prestados em torno da venda efetiva dos produtos, que são definidos na nota
explicativa da classe 35 da Classificação de Nice como «o agrupamento para terceiros
de produtos diversos (exceto o seu transporte) permitindo ao consumidor
vê-los ou comprá-los comodamente».
Além disso, o Tribunal sustentou que o objetivo do comércio retalhista é a venda de
produtos aos consumidores, que inclui, além da transação legal de vendas, todas as
atividades realizadas pelo comerciante com vista a incentivar a conclusão dessa
transação. Essa atividade consiste, entre outras coisas, na seleção de um conjunto de
produtos oferecidos para venda e na oferta de uma variedade de serviços que visam
induzir os consumidores a realizar a transação supracitada com o comerciante em
questão e não com um concorrente (acórdão de 07/07/2005, C-418/02, «Praktiker
Bau- und Heimwerkermärkte», n.º 34).
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Os serviços de retalho permitem aos consumidores satisfazerem várias necessidades
de compras num ponto único e destinam-se, normalmente, ao consumidor geral.
Podem realizar-se num local fixo, tal como um grande armazém, num supermercado,
numa loja ou quiosque, ou na forma de retalho não em loja, ou seja, através da
Internet, por catálogo ou encomenda por correio.
Na Comunicação n.º 07/05 do Presidente do Instituto, de 31/10/2005, relacionada com
o acórdão «Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte», há uma indicação expressa
relativa ao conflito que poderá existir entre os serviços de retalho e os produtos que
são vendidos a retalho. Os princípios que se seguem aplicam-se no atinente à
semelhança dos produtos ou serviços em questão.
7.1
Serviços de retalho em oposição a qualquer produto: diferentes
Regra geral, os serviços de retalho (ou seja, na especificação não limitada à venda de
produtos específicos) não são semelhantes a quaisquer produtos que possam ser
vendidos no retalho. Além de serem diferentes em termos de natureza, dado que
esses serviços são intangíveis ao passo que os produtos são tangíveis, servem
necessidades distintas. Além disso, o método de utilização desses produtos e serviços
é diferente. Não são nem concorrentes, nem necessariamente complementares entre
si.
A especificação dos serviços de retalho para a venda de produtos utilizando termos
como «incluindo, em especial, por exemplo, apresentando, especificamente, tais
como» não é suficientemente precisa, dado que todos estes termos significam, em
princípio, «por exemplo». Não delimitam os produtos que vêm a seguir. Por
conseguinte, as formulações como «serviços de retalho, em especial calçado» devem
ser tratadas da mesma forma que «serviços de retalho em geral», sem qualquer
especificação.
7.2
Serviços de retalho de produtos específicos em oposição aos mesmos
produtos específicos: baixo grau de semelhança
Os serviços de retalho relativos a produtos específicos são semelhantes (com um
baixo grau) a esses produtos específicos (ver acórdão de 05/10/2011, T-421/10,
«Rosalia de Castro», n.º 33). Embora a natureza, a finalidade e o método de utilização
desses produtos e serviços não serem os mesmos, deve ter-se em atenção que
apresentam semelhanças, relacionadas como o facto de que são complementares e
que, geralmente, esses serviços são oferecidos nos mesmos locais onde os produtos
são colocados à venda. Além disso, destinam-se ao mesmo público.
Os produtos abrangidos pelos serviços de retalho e os produtos específicos
abrangidos pela outra marca têm de ser idênticos para se estabelecer alguma
semelhança, ou seja, devem ser exatamente os mesmos produtos ou enquadrarem-se
na aceção natural e habitual da categoria (por exemplo, «retalho de óculos de sol» em
oposição a «óculos de sol» e «retalho de aparelhos óticos» em oposição a «óculos de
sol».
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7.3
Serviços de retalho de produtos específicos em oposição a produtos
específicos diferentes ou semelhantes: diferentes
Os serviços de retalho relacionados com a venda de produtos específicos e outros
produtos não são semelhantes. Cabe recordar que, por princípio, os produtos não são
semelhantes aos serviços. Seria conferida uma proteção demasiado lata aos serviços
de retalho se se estabelecer semelhança nos casos em que os produtos vendidos no
retalho são apenas altamente semelhantes ou semelhantes dos produtos abrangidos
pela outra marca.
7.4
Serviços de retalho em oposição a serviços de retalho ou serviços de
retalho de produtos específicos: idênticos
Os serviços de retalho em geral, ou seja não limitados na lista à venda de produtos
específicos, são idênticos aos serviços de retalho em geral ou relacionados com a
venda de produtos específicos.
7.5
Serviços de retalho de produtos específicos em oposição aos serviços
de retalho de outros produtos específicos: semelhantes
Os serviços de retalho relacionados com produtos específicos são considerados
serem semelhantes aos serviços de retalho relacionados com outros produtos
específicos, independentemente de se existe ou não semelhança entre os produtos
em questão. Os serviços objeto de comparação partilham a mesma natureza dado que
são ambos serviços de retalho, têm a mesma finalidade de permitir que os
consumidores satisfaçam convenientemente as mesmas necessidades de compras, e
o mesmo método de utilização. Além disso, dependendo dos produtos vendidos a
retalho, poderão coincidir em termos de público relevante e canais de distribuição.
7.6
Serviços aos quais se aplicam os mesmos princípios
Os princípios definidos anteriormente aplicam-se aos serviços prestados em relação a
diferentes formas, consistindo exclusivamente em atividades em torno da venda
efetiva de produtos, tais como serviços do comércio retalhista, serviços do
comércio grossista, compras na Internet, serviços de catálogo ou encomenda
por correio, etc. (desde que se enquadrem na classe 35).
7.7
Serviços aos quais não se aplicam os mesmos princípios
Pelo contrário, os princípios definidos anteriormente não se aplicam a outros serviços
que não se limitam a serviços em torno das vendas de produtos, ou que não se
enquadram na classe 35, tais como serviços de importação e exportação
(classe 35), serviços de distribuição (classe 39), serviços de transporte ou
reparação (classe 37), etc.
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Identidade e risco de confusão
Exemplo
•
Serviços de importação e exportação
Os serviços de importação e exportação não são considerados um serviço de venda e,
portanto, não podem ser argumentados da mesma forma que a comparação de
produtos com serviços de retalho.
Os serviços de importação e exportação estão relacionados com a circulação de
produtos e, normalmente, requerem o envolvimento das autoridades alfandegárias do
país de importação e do país de exportação. Estes serviços estão muitas vezes
sujeitos a quotas de importação, direitos aduaneiros e acordos comerciais. Dado que
estão classificados na classe 35, consideram-se estar relacionados com a
administração empresarial. Estes serviços não estão relacionados com a venda efetiva
a retalho ou grossista dos produtos, serão preparatórios ou auxiliares à
comercialização de tais produtos. Como tal, os produtos devem ser considerados
diferentes dos serviços de importação e exportação desses produtos. O facto de o
objeto dos serviços de importação/exportação e os produtos em causa serem os
mesmos não constitui um fator relevante para estabelecer uma semelhança.
Exemplo
•
A importação e exportação de produtos do tabaco (classe 35) é diferente dos
produtos do tabaco (classe 34).
Acórdão de 09/06/2010, T-138/09, «Riojavina» onde foi estabelecido um baixo grau de
semelhança entre a importação/exportação de vinagre e o vinho não.
8
Serviços financeiros
Os serviços financeiros referem-se a serviços prestados pelo setor financeiro. O setor
financeiro abarca um vasto leque de organizações envolvidas na gestão, investimento,
transferência e empréstimo de dinheiro. Entre essas organizações encontram-se, por
exemplo, os bancos, as empresas de cartão de crédito, as companhias de seguro, as
empresas de crédito ao consumo, corretagem de ações e fundos de investimento.
8.1
Serviços bancários (classe 36) em oposição a serviços de seguro
(classe 36)
A prestação de serviços financeiros consiste na prestação de todos os serviços
realizados para poupanças ou fins comerciais relacionados com o recebimento,
empréstimo, câmbio, investimento e salvaguarda de dinheiro, emissão de notas e
transação de outras atividades financeiras.
A prestação de serviços de seguro consiste em aceitar responsabilidade por
determinados riscos e respetivas perdas. As seguradoras fornecem compensação
monetária e/ou assistência caso ocorra uma contingência especificada, tal como
morte, acidente, doença, incumprimento de contrato e, em geral, qualquer evento
suscetível de causar danos.
Os serviços de seguro têm diferentes finalidades dos serviços normalmente prestados
por bancos, tais como o fornecimento de crédito ou a gestão de ativos, serviços de
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cartão de crédito, avaliação financeira ou corretagem de ações e obrigações. Não
obstante, existem igualmente alguns pontos de contacto significativos.
Os serviços de seguro têm uma natureza financeira e as companhias de seguro estão
sujeitas a regras semelhantes de licenciamento, supervisão e solvência tal como os
bancos e outras instituições que prestam serviços financeiros. A maioria dos bancos
oferece serviços de seguro, nomeadamente seguro de saúde, ou atua como agentes
de companhias de seguro com as quais estão, normalmente, ligados
economicamente. Além disso, não é invulgar ver instituições financeiras e uma
companhia de seguro no mesmo grupo económico.
Por conseguinte, embora os serviços de seguro e os serviços bancários tenham
finalidades distintas, têm uma natureza semelhante, podem ser prestados pela mesma
empresa ou empresas relacionadas e partilham os mesmos canais de distribuição.
Estas circunstâncias mostram que os serviços de seguro são semelhantes aos
serviços bancários.
8.2
Negócios imobiliários (classe 36) em oposição a negócios financeiros
(classe 36)
Os negócios imobiliários incluem a gestão de propriedades imobiliárias, agências
imobiliárias e a avaliação de propriedades imobiliárias, bem como consultoria e
fornecimento de informações conexas. Tal implica essencialmente encontrar
propriedades, torná-las disponíveis para potenciais compradores e atuar como
intermediário. Os consumidores distinguem claramente os serviços dos agentes
imobiliários dos serviços das instituições financeiras. Não esperam que um banco
encontre alojamento, nem esperam que um agente imobiliário faça a gestão das suas
finanças.
O simples facto de que um imóvel tenha de ser financiado para ser adquirido não é
suficiente para estabelecer semelhança entre negócios imobiliários e serviços
financeiros.
8.3
Cartões de crédito (classe 9) em oposição a serviços financeiros
(classe 36)
Um cartão de crédito é um pequeno cartão de plástico emitido aos utilizadores como
sistema de pagamento. Permite ao titular comprar produtos e serviços com base na
promessa do titular de pagar esses produtos e serviços. O emitente do cartão cria uma
conta renovável e concede uma linha de crédito ao consumidor (ou utilizador) a partir
da qual o utilizador pode obter dinheiro emprestado para o pagamento a um
comerciante ou como adiantamento de dinheiro ao utilizador.
Os serviços financeiros são oferecidos por instituições como bancos para a facilitação
de várias transações financeiras e outras atividades conexas no mundo das finanças.
Embora os cartões de crédito estejam de alguma forma relacionados com os serviços
financeiros, por exemplo, podem servir para levantar dinheiro numa caixa automática
de um banco, esta ligação é demasiado remota para tornar os produtos e serviços
semelhantes. Os clientes estão conscientes do facto de que as instituições financeiras
não são responsáveis pelos aspetos tecnológicos de emitir cartões magnéticos ou com
chip. (ver decisão de 07/05/2012, R 1662/2011-5, «CITIBANK», n.º 29).
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Identidade e risco de confusão
9
Transportes
9.1
Transporte de produtos (classe 39) em oposição a qualquer produto
Os serviços de transporte não são considerados semelhantes aos produtos. Estes
serviços são prestados por empresas de transporte especializadas cuja atividade não
consiste no fabrico e venda desses produtos. No que se refere à natureza dos
produtos e serviços, os serviços de transporte referem-se a uma frota de camiões ou
navios utilizados para deslocarem os produtos do ponto A ao ponto B.
Exemplo
•
9.2
O petróleo é diferente dos serviços de transporte. É verdade que as grandes
empresas petrolíferas transportam os seus produtos para estações de serviço ou
entregam diretamente ao utilizador final, mas normalmente não prestam um
serviço de transporte para outros produtos. Quando uma empresa procura os
serviços de uma empresa de transportes para o transporte de combustíveis, é
pouco provável contactar uma empresa petrolífera, sendo mais provável que
contacte uma empresa de transportes especializada no transporte de produtos
líquidos.
Embalagem e entreposto de mercadorias (classe 39) em oposição a
qualquer produto
Do mesmo modo, os serviços de embalagem e armazenamento apenas se referem ao
serviço no qual a mercadoria de uma empresa é embalada e mantida num local
específico mediante o pagamento de uma taxa. Esses serviços não são semelhantes a
nenhum tipo de produtos (ver acórdão de 07/02/2006, T-202/03, «Comp USA» e
acórdão de 22/06/2011, T-76/09, «Farma Mundi Farmaceuticos Mundi», n.º 32).
10
Tecnologias da Informação
10.1
Computadores e programas de computador (software) (classe 9) em
oposição a programação (classe 42)
A programação é a escrita de um programa de computador e um programa de
computador é um conjunto de instruções codificadas que permitem a uma máquina,
sobretudo um computador, realizar uma sequência de operações pretendidas.
Os computadores são dispositivos de computação, máquinas eletrónicas
especialmente programáveis que executam operações matemáticas ou lógicas de alta
velocidade ou que reúnem, armazenam, correlatam ou de outro modo processam
informação. Os computadores necessitam de programas para funcionarem.
O software é composto por programas, rotinas e linguagens simbólicas que controlam
o funcionamento do hardware e dirigem o seu funcionamento.
Por conseguinte, os serviços de programação estão estreitamente ligados aos
computadores e software. Tal acontece porque no domínio da informática os
produtores de computadores e/ou software irão, normalmente, prestar igualmente
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Identidade e risco de confusão
serviços relacionados com computadores e/ou software (enquanto meio de manter o
sistema atualizado, por exemplo).
Por conseguinte, e apesar do facto de a natureza dos produtos e serviços ser
diferente, tanto os utilizadores finais com os fornecedores/prestadores dos produtos e
serviços coincidem. Além disso, trata-se de produtos e serviços que são
complementares. Por estas razões, os produtos e serviços são considerados
semelhantes.
10.2
Aparelhos para gravação, transmissão, reprodução de som ou
imagens, computadores e software (classe 9) em oposição a serviços
de telecomunicações (classe 38)
Os aparelhos para gravação, transmissão ou reprodução de som ou imagens são
aparelhos e dispositivos utilizados para comunicar informação de áudio ou vídeo à
distância através de ondas de rádio, sinais óticos, etc., ou juntamente com uma linha
de transmissão.
Os computadores são dispositivos de computação, máquinas eletrónicas
especialmente programáveis que executam operações matemáticas ou lógicas de alta
velocidade ou que reúnem, armazenam, correlatam ou de outro modo processam
informação.
O software é composto por programas, rotinas e linguagens simbólicas que controlam
o funcionamento do hardware e dirigem o seu funcionamento.
Os telefones são dispositivos que convertem sinais de voz e outros sinais de som de
forma a que possam ser transmitidos para locais longínquos e que recebem e
reconvertem ondas em sinais sonoros.
Os serviços de telecomunicações são os que permitem às pessoas comunicarem-se
entre si através de meios remotos.
Os consumidores utilizam aparelhos para a gravação, transmissão ou reprodução de
som ou imagens, computadores, telefones quando pretendem comunicar com
terceiros.
Existe uma ligação entre estes produtos da classe 9 e os serviços de
telecomunicações da classe 38. Estes produtos e serviços são semelhantes devido ao
seu caráter complementar e, embora a sua natureza seja diferente, a sua finalidade e
canais de distribuição são iguais (ver acórdão de 12/11/2008, T-242/07, «Q2web»,
n.º 24-26).
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