concessão de marcas pelo inpi – a marca iphone

CONCESSÃO DE MARCAS PELO INPI – A MARCA IPHONE
Autoria: Igor Gomes Duarte Gomide dos Santos 1
Aprovado para publicação em 01/08/2013
RESUMO
Este trabalho visa trazer uma reflexão acerca do sistema de concessão do registro
de marcas através da exposição do imbróglio entre a Apple Inc. e a IGB Eletrônica
S/A, sobre a propriedade da marca iphone no Brasil. Através do estudo bibliográficodoutrinário e legislativo, busca-se definir quais as causas desta disputa e, através do
estudo das normas brasileiras, dos tratados internacionais acerca da propriedade
intelectual e de normas estrangeiras, a saber, dos Estados Unidos, ao final dele,
duas principais razões foram encontradas: as várias naturezas jurídicas da
concessão do registro de marcas em diferentes Estados e a vagarosidade da
concessão deste registro.
Palavras-chave: Marca, direito comparado, propriedade intelectual.
ABSTRACT
This paper aims to bring a reflection on the trademark’s grating system by exposing
the litigation between Apple Inc. and IGB Eletrônica S/A, about the brand iphone in
Brazil. Through the study of literature-doctrinal and the legislation, which seeks to
define the dispute’s causes and, through the study of Brazilian standards,
international treaties on intellectual property and foreign standards, specifically the
United States Code, at the end of it, two main reasons were found: the various legal
natures to the registration of trade marks in different states of the slowness and the
granting of this record.
Keywords: brand, comparate law, intellectual property.
1
Especialista em Direito Empresarial pela Universidade Federal de Uberlândia, estuda a Propriedade Intelectual
desde 2008. <[email protected]>
158
INTRODUÇÃO
A propriedade intelectual é um tema-chave para as relações comerciais e o
desenvolvimento de países. Diversos acordos firmados internacionalmente entre
países e empresas tem o poder de desequilibrar a balança comercial em favor de
um ou outro país.
As marcas, dentre elas, tem um papel especial, por serem símbolos
identificadores de um padrão de qualidade, tradição ou mesmo de um processo de
produção que reflita alguns valores específicos para o consumidor. Neste diapasão,
este trabalho estuda a concessão de marcas pelo INPI (Instituto Nacional de
Propriedade Intelectual), utilizando-se de base prática o imbróglio entre a IGB
Eletrônica S/A e a Apple Inc., duas empresas que lutam para poder utilizar a marca
iphone no Brasil.
Considera-se como ponto de partida a definição de marca, o estudo teórico e
positivo do conceito dado pela sociedade e sua influência nas legislações através do
mundo e especialmente no país, palco da disputa mencionada. Após uma breve
linha do tempo que narra os fatos que se sucederam até então, há a aplicação da
legislação vigente (tanto da Lei de Propriedade Industrial como das Diretrizes
estabelecidas pelo INPI) e um estudo comparativo com normas de outros países.
Ao fim de todas considerações legais, internas e externas, ainda há, logo
antes da conclusão, um adendo com casos análogos nos quais essas mesmas
empresas se envolveram com terceiros. Concluímos que este imbróglio não teria
tomado as proporções que tomou caso a análise para concessão da proteção fosse
mais célere, porém que ele ocorreria independente disto – e as soluções que se
apresentam às empresas hodiernamente são as mesmas.
159
1. Histórico do registro de marcas
Dentre os direitos relativos à Propriedade Intelectual, a marca recai na
classificação de propriedade industrial, podendo ela ser de comércio, de fábrica ou
de serviço. Segundo MILLER & DAVIS, a marca surgiu durante a Idade Média com a
função original de “simplesmente indicar a origem dos bens, identificando os
artesãos que a produziram” 2. Considerando este escopo originário e a finalidade
atual da marca, como se estudará adiante, o conceito de marca e sua relevância
para o mercado mudou, assim como de toda a propriedade intelectual.
Hoje a marca serve não apenas para identificar a origem de um produto (ou
serviço), mas evoluiu incluindo também a indicação do local de origem, a garantia de
qualidade do produto e um instrumento de marketing e propaganda.
Porém para tal estudo, é necessário estabelecer algumas das diferenças
entre a marca e as outras propriedades intelectuais. Uma marca, por exemplo, não
pode ser apropriada por si só, pela sua natureza 3 - isso quer dizer que é impossível
adquirir os direitos relativos à marca sem adquirir os produtos ao qual ela se
identifica. A marca, por ser o caráter diferenciador do produto, está intimamente
ligada a ele, tanto para seu produtor originário como para seu consumidor final –
desta forma o cessionário ao adquirir o uso da marca para outra linha de produção
não estaria apenas obtendo permissão para utilizar-se de uma marca conhecida,
mas angariando potenciais consumidores apenas pela exposição daquela marca.
Da mesma maneira, complementarmente, a marca está sempre ligada a
uma atividade comercial 4. Ao contrário das outras propriedades intelectuais, a
existência da marca configura, necessariamente, a disponibilização desta no
mercado e não o simples monopólio – portanto o direito à marca vem do seu uso,
2
MILLER, Arthur R. & DAVIS, Michael H. Intellectual property: patents, trademarks and copyright.
St. Paul: Thomsom West, 2007. p. 156. Texto original: “The original funciont of trademark, therefore,
was simply to indicate the origin of goods, by identifying the craftsmen who produced them”.
3
Ibidem p. 158.
4
Ibidem. p. 160.
160
não de sua adoção. Isso significa que, para obter o direito à marca é necessário
utilizar-se dela no mercado, e não apenas adotá-la intimamente.
2. Legislação acerca do tema
2.1 Legislação nacional
Como toda análise jurídica acerca da legislação, esta começará pelo texto
constitucional, o qual é bem claro em seu art. 5º, inc. XXIX, o qual diz:
a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário
para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à
propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos
distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento
5
tecnológico e econômico do País
Ora, o art. 1º desta mesma Constituição Federal afirma que a República
Federativa do Brasil é um Estado Democrático de Direito – ao mesmo tempo que
ARAUJO & NUNES JR. afirmam que “uma análise sistemática do texto
constitucional faz ver [...] que um grande número de dispositivos constitucionais
palmilhou claramente o caminho do chamado estado do bem estar social” 6.
Os autores supra-citados se baseiam, dentre outros motivos, nos objetivos
fundamentais da República, como a construção de uma sociedade justa, erradicação
da pobreza e redução das desigualdades sociais – além da realização da justiça
social. O Estado de Bem-Estar Social se realiza pela assunção “de obrigações
positivas [...] sem se deixar de manter as barreiras [ao Estado]”, como afirma
GODILLO 7.
5
BRASIL. Constituição Federal de 05 out 1988. Atualizada com as Emendas Constitucionais
promulgadas até 28 fev 2013.
6
ARAUJO, Luiz Alberto David & NUNES JR., Vidal Serrano. Curso de Direito Constitucional. São
Paulo: Saraiva, 2003. p. 71.
7
GODILLO, Agustín. Princípios gerais de direito público. trad. Marco Aurélio Grecco. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 1977. p. 74.
161
O Estado Democrático de Direito vêm não apenas como uma somatória do
Estado Liberal e o Estado de Bem-Estar Social, elencando direitos de ambas visões,
mas trazer uma mudança na interpretação desses direitos – trazendo vários prérequisitos para se realizar a ponderação entre direitos em xeque, como a
necessidade de legitimidade do direito; a supremacia do público sobre o privado
dentre outros fatores.
Tendo em mãos o conceito do Estado Democrático de Direito e o que a
doutrina entende por interesse social e desenvolvimento tecnológico e econômico do
País, pode-se analisar agora a legislação infraconstitucional com essas balizas
legislativas.
A Lei 9.279/96 dá o tom do que é considerado marca no Brasil. Também
conhecida como Lei da Propriedade Industrial, afirma em seu art. 123 os tipos de
marca existentes no país (marcas de produto ou serviço, usadas para distinguir os
de origem diversa; marcas de certificação, que são as que atestam a conformidade
de um produto ou serviço à determinadas normas ou especificações técnicas,
geralmente de qualidade, natureza, material e/ou metodologia; e marca coletiva, que
identifica produtos ou serviços provenientes de uma determinada entidade).
É no art. 122, cumulado com o 124 que o legislador demonstra que quase
todos os sinais distintivos visualmente perceptíveis podem ser registrados como
marca, exceto o rol deste último artigo, que inclui sinais genéricos e reproduções em
geral, especialmente de símbolos oficiais do Estado, além de sinais contrários à
moral.
Porém, qual a natureza do regime de concessão à proteção de marcas no
Brasil? Tem direito à ela o primeiro que obtiver registro, independente dela já ser
utilizada por terceiro sem o registro?
Segundo
Barbosa 8,
a
lei
brasileira
adotou
um
sistema
misto,
predominantemente atributivo – o que quer dizer que a propriedade da marca é
garantida apenas com o seu registro no INPI (princípio first to file), embora haja
exceções garantidas pelo parágrafo primeiro art. 129 da Lei de Propriedade
8
BARBOSA, Denis. Direito de precedência ao uso de marcas. Rio de Janeiro, 2005. Disponível em
< http://denisbarbosa.addr.com/precedencia.pdf>. Acesso em 25 mai 2013.
162
Industrial, o qual dá o direito de preferência a quem, de boa fé, na data do depósito
já utilizava a marca há pelo menos seis meses (direito de preferência).
Este direito de preferência dado pela lei vigente é válido apenas para o uso
(1) de boa fé, e (2) no país, mesmo que não seja notório, e a doutrina não é pacífica
se ele pode ser exercido a qualquer tempo, de maneira incidental ou se é durante o
prazo concedido pela lei para oferecimento de oposição ao registro.
Após essa breve explanação, a Lei passa a identificar quais as qualidades
das marcas de alto renome e as marcas notoriamente conhecidas em seus arts. 125
e 126. O primeiro diz que “à marca registrada no Brasil considerada de alto renome
será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade” 9 – não define
qual seria ou como funcionaria essa proteção especial, ou ainda quais os requisitos
para obtê-la, apenas ordenando que esta seja estendida à todos ramos de atividade,
não somente àqueles em que a marca originalmente atua.
O art. 126 trata, então, das marcas notoriamente conhecidas em seu ramo
de atividades, dando plena eficácia ao art. 6º bis (I) da Convenção da União de Paris
Para a Proteção da Propriedade Industrial, independendo do depósito ou registro
dessa marca no país – antes porém de estudar esta Convenção, é necessário
entender se existe e qual é a diferenciação que a Lei dá entre as marcas de alto
renome e as marcas notoriamente conhecidas.
O art. 125 da Lei 9.279 diz que marca de alto renome é aquela registrada
no Brasil (grifo nosso) cujo reconhecimento social é tão positivo que deve ser
protegida em todos os ramos de atividade; já a marca notoriamente reconhecida
independe de depósito ou registro no país (grifo nosso). Portanto, pode-se
concluir que toda marca de alto renome é uma marca notoriamente reconhecida,
assim como toda marca notoriamente reconhecida que tenha registro no Brasil é
uma marca de alto renome.
Mesmo assim ainda resta uma dúvida: qual o nível de recognoscibilidade
que uma marca precisa para ser considerada de alto renome ou notoriamente
reconhecida? Visando cobrir esta lacuna o INPI (Instituto Nacional da Propriedade
9
BRASIL. Lei 9.279, de 14 mai 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade
industrial.Diário Oficial [da União], Brasília 15 mai 1996, p. 8353.
163
Intelectual) publicou a Resolução 121/05 10, reconhecida em 13 de fevereiro de 2013
pela 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, a qual define a marca de alto renome
resumidamente
como
aquela
que
goza
de
autoridade
incontestável,
de
conhecimento e prestígio diferido resultantes da sua tradição e qualificação no
mercado e da qualidade do serviço que inspira, exercendo uma extraordinária força
atrativa sobre o público em geral, elevando-se sobre os diferentes mercados e
transcendendo a sua função original pela sua simples presença.
Tem-se aí, portanto, alguns pré-requisitos básicos para considerar que a
marca possui um alto renome: (1) ela precisa ter uma tradição em seu meio; (2) a
sua qualidade deve ser reconhecida por grande parte da população e (3) ela deve
atrair clientes em potencial apenas por sua exposição – é importante lembrar que o
art. 5º desta resolução impõe um prazo de 5 anos para esta proteção especial,
devendo esta ser provada novamente para que seja obtida.
2.2 Tratados internacionais
A Convenção da União de Paris Para a Proteção da Propriedade Industrial
foi assinada em 1883, ratificada pelo Brasil Império e recepcionada pela Constituição
Federal de 1988, dá algumas linhas gerais acerca do tratamento da proteção de
marcas concedidas entre os países que aderiram a ela.
O art. 4º, por exemplo, em seu número 3, garante um tratamento especial às
propriedades intelectuais dos países signatários: o proprietário terá prioridade no
registro em outros países signatários caso apresente o pedido em até 12 meses
(para invenções e modelos de atividade) ou 6 meses (para desenhos e modelos
industriais e marcas de fábrica e comércio) após conquistar o registro em seu país
de origem, satisfazendo todos os pré-requisitos.
Neste caso em cena, caso haja um nacional deste segundo país que tenha
feito o pedido de proteção para a mesma propriedade intelectual nesses seis ou
doze meses, terá preferência o pedido do estrangeiro já registrado em outro país,
independente da marca gozar dos privilégios de notoriamente reconhecida.
10
BRASIL. Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI). Resolução nº 125 de 06 set 2005.
Normaliza os procedimentos para a aplicação do art. 125 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, e
revoga a Resolução INPI nº 110, de 27 de janeiro de 2004.
164
Porém, o art 4º bis afirma que as patentes (e, por extensão, as propriedades
intelectuais como um todo) de cada país são absolutas, e independem uma das
outras – ou seja, uma marca A pode ser propriedade de uma pessoa em um
determinado país e de outra pessoa em outro país, a não ser que venha a recair na
hipótese anterior ou na do art. 6º bis (I), o qual diz que os países devem se
comprometer a recusar ou invalidar registro e, além disso, proibir o uso de marcas
que possam provocar confusão com marca já registrada ou notoriamente conhecida
para produtos idênticos ou similares.
O Acordo TRIPS (em português, ADPIC, Acordo sobre Aspectos dos Direitos
de Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio), de ratificação obrigatória
para ingresso do país na Organização Mundial do Comércio, faz remissão direta a
estas normatividades da Convenção de Paris em seu art. 16º, inc. 1 da seção II,
afirmando:
O titular de uma marca registrada disporá do direito exclusivo de impedir
que qualquer terceiro, sem o seu conhecimento, utilize no âmbito de
operações comerciais sinais idênticos ou semelhantes para produtos ou
serviços idênticos ou semelhantes àqueles relativamente aos quais a marca
11
foi registrada, caso essa utilização possa dar origem a confusão.
O Acordo TRIPS, muito menos a Convenção de Paris especificam quais são
as hipóteses de confusão ou qual seria o nível de semelhança necessário para que
o titular de uma marca reclame seus direitos exclusivos, deixando esta disposição
para a legislação nacional de cada país ratificante.
3. Apresentação do caso
Antes de dissertar acerca dos fatos concernentes ao caso especificamente,
é importante atentar-se para os sujeitos em cena neste caso, os quais possuem
especificidades técnicas e econômicas interessantes e de extrema relevância para
entendermos o papel e a importância da proteção dos direitos sobre a propriedade
intelectual para o desenvolvimento do mercado de negócios.
11
OMC. Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados com o
Comércio. Dispõe sobre regramentos do comércio internacional e estabelece padrões mínimos para
as legislações nacionais. Uruguai, 1994.
165
A Gradiente Eletrônica S/A, empresa registrada no Brasil por Eugênio Staub,
já enfrentou vários processos judiciais que requeriam sua falência – em 2007 teve
que se retirar do mercado de celulares e realizar um acordo com credores para
voltar ao ramo, em 2011 foi arrendada para um consórcio e em 2012 teve a falência
decretada por uma dívida de R$3 mil12.
Atualmente, a IGB Eletrônica enfrenta um processo na Justiça de São Paulo
que arrendou os direitos da marca iphone ao Banco do Brasil, por dívidas que
chegam a R$1 milhão – atualmente, esta decisão está suspensa por uma liminar da
IGB, a qual será julgada no mês de maio do corrente ano. Até lá, a empresa não
poderá transferir a marca a terceiros 13.
A Apple, por sua vez, é uma transnacional dos Estados Unidos cujo lucro
líquido em 2012 chegou à casa dos US$40 bilhões14, sendo a maior fabricante de
smartphones do mundo desde 2011 15.
A marca iphone foi alvo de várias tentativas de registro. No início de 2000, a
TCE Eletrônica (CCE) e a IGB Eletrônica (Gradiente) entraram com pedidos para
registro dessa marca, a qual foi alvo da Apple, em sua chegada à telefonia móvel no
Brasil em 2007.
A TCE Eletrônica, braço do ramo telefônico da CCE, fez o pedido duas
semanas antes da concorrente brasileira, porém não logrou êxito, já que em 2006
desistiu do registro, envolvida em processos de falência e arresto de bens 16.
Por outro lado, visando retornar ao mercado do qual tinha se retirado
forçosamente no ano anterior, a Gradiente entrou com o pedido de registro da marca
IPHONE para telefonia no INPI em 2000, o pedido foi concedido em 2008 e lançou
12
SCHINCARIOL, Juliana. IGB Eletrônica tem falência decretada; vai recorrer da decisão. Reuters.
15 dez 2012. Disponível em: <http://br.reuters.com/article/internetNews/idBRSPE85E04Q20120615>
Acesso em: 17 abr 2013.
13
KOHN, Stephanie & GRIPA, Marcelo. Futuro da marca 'iphone' será decidido dia 8 de maio. UOL.
25 abr 2013. Disponíve em: <http://olhardigital.uol.com.br/negocios/digital_news/noticias/futuro-damarca-iphone-sera-decidido-em-8-de-maio>. Acesso em: 25 abr 2013.
14
DOWLING, Steve. Apple Reports Fourth Quarter Results. Apple. 25 out 2012. Disponível em:
<http://www.apple.com/pr/library/2012/10/25Apple-Reports-Fourth-Quarter-Results.html>. Acesso em:
17 abr 2013.
15
VENTURA, Felipe. Apple é a maior empresa de smartphones do mundo. UOL. Disponível em:
<http://gizmodo.uol.com.br/apple-e-a-maior-empresa-de-smartphones-do-mundo/>. Acesso em 17 abr
2013.
16
CASMAMIE, Amanda. Antes da Gradiente, outra empresa quis a marca iphone no Brasil. Época
Negócios. 18 jan 2013. <http://epocanegocios.globo.com/Informacao/Acao/noticia/2013/01/antes-dagradiente-outra-empresa-quis-marca-iphone-no-brasil.html> Acesso em 25 abr 2013.
166
no mercado um aparelho chamado Gradiente IPHONE em 2012, quatro anos após a
concessão 17.
Em 2007, a Apple, visando se inserir no mercado de telefonia móvel,
realizou o pedido de registro da marca iPhone em vários ramos, inclusive o de
telefonia e vestuário, e neste mesmo pedido incluiu argumentação que o registro
anterior pedido pela Gradiente havia caducado, já que esta não teria utilizado a
marca em cinco anos a partir do pedido de registro original, feito em 2000, visando
conseguir a caducidade do registro ulterior, feito pela Gradiente e consequente
registro em seu nome 18.
A interpretação da empresa norte-americana é proveniente de uma
interpretação dada ao art. 143 da Lei da Propriedade Industrial, o qual reza:
C ADUCARÁ O REGISTRO, A REQUERIMENTO DE QUALQUER PESSOA COM
LEGÍTIMO INTERESSE SE , DECORRIDOS 5 ( CINCO) ANOS DA SUA CONCESSÃO,
NA DATA DO REQUERIMENTO:
19
I - O USO DA MARCA NÃO TIVER SIDO INICIADO NO BRASIL .
O entendimento dado pela empresa norte-americana, ao requerer a
concessão da marca, e portanto, a caducidade da concessão à Gradiente é de que o
termo inicial para a caducidade seria o pedido de registro, efetuado em 2000,
levando a um termo final em meados de 2005.
3.1 Interpretação da legislação nacional
O caput do artigo 143 é claro, a despeito da argumentação apresentada pela
Apple, e afirma que a contagem do prazo suspensivo se inicia apenas após a
concessão do registro (e não de seu pedido, conforme alegado), fato este que se
17
ALERIGI JR, Alberto. Gradiente lança família de celulares "IPHONE". Reuters. 18 dez 2012.
Disponível em <http://br.reuters.com/article/internetNews/idBRSPE8BH02B20121218>. Acesso em:
28 fev 2013.
18
SCHINCARIOL, Juliana. Apple quer tirar da Gradiente o direito sobre marca iphone. Reuters. 13 fev
2013. Disponível em <http://br.reuters.com/article/internetNews/idBRSPE91C06Y20130213>. Acesso
em 28 fev 2013.
19
BRASIL. Lei 9.279, de 14 mai 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade
industrial.Diário Oficial [da União], Brasília 15 mai 1996, p. 8353.
167
consumou apenas em 2008 (termo inicial), e se encerraria em 2013 (termo final),
quando terceiros poderiam opor-se ao pedido da Gradiente e tomar seu lugar.
Mesmo sem ter obtido a concessão do registro, com ambos pedidos ainda
pendentes no INPI, a Apple iniciou suas atividades no território nacional e no mesmo
ano em que apresentou seu pedido de registro da marca (2007), inseriu no mercado
brasileiro a primeira versão de sua linha de smartphones denominada iPhone.
O INPI manifestou-se apenas em 2008, concedendo o registro à Gradiente,
quando a linha de smartphones da Apple já estava em sua segunda geração – e o
pedido da gigante da informática ainda encontrava-se pendente.
Neste momento, a empresa brasileira chegou a um impasse: embora fosse
detentora dos direitos sobre a marca, a Gradiente se encontrava em meio a um
momento financeiro conturbado, não sendo capaz de colocar seu produto no
mercado quando foi autorizado o uso da marca pelo INPI.
Com a concessão do pedido, começou a contar o prazo decadencial ao qual
nos referimos no art. 143 (já explanado no início deste subcapítulo). Enquanto o
registro ainda era válido, ele foi arrestado por decisão judicial (conforme explanado
no capítulo anterior) e devolvido à Gradiente, ainda dentro de seu prazo de validade,
e foi, por fim, afastada a caducidade quando a Gradiente lançou, ao final de 2012 a
sua linha de aparelhos com a marca em questão – afastando-se a pretensão de sua
concorrente.
A partir deste momento, afastada a caducidade do registro, temos duas
situações a considerar: (1) a Apple estava requerendo o uso de uma marca
parcialmente idêntica à uma registrada por terceiros; e (2) a empresa norteamericana ingressou com ação judicial alegando ser iPhone um termo meramente
descritivo, portanto, irregistrável.
Ora, as diretrizes para análise de marca disponíveis no endereço virtual do
INPI (as quais servem como um manual para o interessado) definem, em sua p. 35
que são irregistráveis (ou seja, não estão aptas para proteção), as marcas que
configurem qualquer tipo de imitação, ou seja, marca que “tenta reproduzir o estilo, a
168
maneira, o modelo ou a ideia invocada por marca alheia(...) toda aproximação
gráfica, fonética e/ou ideológica” 20.
Dentre as classificações de imitações que a apostila oferece, encontra-se a
reprodução em parte, definida como “cópia ou identidade parcial de marca anterior
alheia, ou a reprodução total de sua parte fonética” 21 (grifo nosso).
Esta assertiva das diretrizes vai ao encontro do disposto na Lei de
Propriedade Industrial, que, em seu art. 124, inc. XIX, reza:
NÃO SÃO REGISTRÁVEIS COMO MARCA:
(...)
XIX - REPRODUÇÃO OU IMITAÇÃO, NO TODO OU EM PARTE, AINDA QUE COM
ACRÉSCIMO, DE MARCA ALHEIA REGISTRADA, PARA DISTINGUIR OU
CERTIFICAR PRODUTO OU SERVIÇO IDÊNTICO, SEMELHANTE OU AFIM ,
22
SUSCETÍVEL DE CAUSAR CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO COM MARCA ALHEIA.
Observando a linha do tempo apresentada no começo deste capítulo, tem-se
que com o pedido de registro feito pela Gradiente em 2000 em relação à marca “G
Gradiente Iphone”, resta vedado, após sua concessão, em 2008, o registro de
marcas como G Iphone, G Gradiente, Iphone e todas outras variáveis que decorram
de partes daquela – inclusive aquela que a Apple entrou com pedido de registro, em
2006, este último analisado apenas em 2013.
Vendo-se então impedida de proceder ao registro de sua marca e correndo
riscos de ter seus produtos retirados do mercado brasileiro (o que acarretaria, além
do corte no faturamento da empresa, imensos prejuízos logísticos), apresenta-se a
segunda situação: a Apple ingressou com ação alegando que iPhone era um termo
descritivo, portanto irregistrável, processo o qual está suspenso atualmente na 25ª
Vara
Federal
do
Rio
de
Janeiro,
sob
o
nº
0490011-84.2013.4.02.5101
(2013.51.01.490011-0) 23.
20
INPI. Diretrizes de análise de marcas atualizadas. Rio de Janeiro, 2012. p. 35. Disponível em:
<http://www.inpi.gov.br/images/stories/downloads/marcas/pdf/inpimarcas_diretrizes_de_analise_de_marcas_versao_2012-12-11.pdf> Acesso em: 26 mai 2013.
21
Ibidem. p. 36
22
BRASIL. Lei 9.279, de 14 mai 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade
industrial.Diário Oficial [da União], Brasília 15 mai 1996, p. 8353.
23
Dados disponíveis no site da Justiça Federal do Rio de Janeiro: <
http://procweb.jfrj.jus.br/portal/consulta/cons_procs.asp> Acesso em 25 mai 2013.
169
Pode-se encontrar o que o INPI considera como termo descritivo nas suas
diretrizes já citadas, à p. 24: “sinal simplesmente descritivo: o termo ou expressão
nominativa que não se preste a distinguir produto ou serviço, mas que vise a indicar
seu destino, sua aplicação, ou a descrevê-lo em sua própria constituição” 24,
afastando definitivamente então a pretensão da empresa norte-americana e
esgotando a discussão legal em solo pátrio.
3.2 Estudo comparado de legislações externas
Em face desta interpretação da legislação nacional, é importante verificar se
a lei brasileira, assim como a doutrina seguem os mesmos rumos da legislação e
prática internacional, por causa de um fenômeno já bem conhecido dos estudiosos
do Direito Empresarial: a globalização.
Globalização é um termo emprestado das Ciências Sociais, cujo significado
no dicionário Michaelis é: “fenômeno observado na atualidade que consiste na maior
integração entre os mercados produtores e consumidores de diversos países” 25.
É lógico, portanto, que, para haver maior integração entre mercados é
necessária uma maior semelhança entre as legislações dos países envolvidos nas
negociações comerciais – visando atingir uma maior uniformidade legislativa na área
de propriedade intelectual, a OMC tornou obrigatória a adesão ao acordo TRIPS, o
qual já foi analisado na exposição teórica.
O TRIPS se basta em dar disposições gerais acerca de marcas e critérios
para consideração de marcas de alto renome, deixando a cargo de cada país como
se dará a petição para registro e o próprio registro em si, fazendo menção à
Convenção de Paris – esta sim a impor a recusa de registro a marcas que podem
fazer confusão à outras já registradas por terceiros, porém, como já afirmado, não
há, em nenhum dos acordos, imposição de limites acerca da semelhança entre
marcas ou formulação de hipóteses em que possa haver confusão por parte dos
consumidores.
24
INPI. Diretrizes de análise de marcas atualizadas. Rio de Janeiro, 2012. p. 24. Disponível em:
<http://www.inpi.gov.br/images/stories/downloads/marcas/pdf/inpimarcas_diretrizes_de_analise_de_marcas_versao_2012-12-11.pdf> Acesso em: 26 mai 2013.
25
GLOBALIZAÇÃO. In: DICIONÁRIO Michaelis. Disponível em <http://michaelis.uol.com.br/> Acesso
em: 26 mai 2013.
170
Com isto, pode-se levantar a problemática envolvida no caso.
4. Levantamento dos problemas
Pode-se sintetizar o imbróglio apresentado em dois problemas-chave: (1) As
diferentes considerações legislativas acerca da natureza da concessão de
exclusividade da marca; (2) a vagarosidade do procedimento de concessão de
marcas pelos órgãos nacionais.
4.1 Divergências legislativas entre Estados
Não estabeleceram porém, o TRIPS ou a Convenção de Paris regras acerca
do direito de preferência ou da natureza jurídica do registro das marcas, o que traz
alguns transtornos quando empresas de um país pretendem ingressar no mercado
interno de outro.
Por exemplo, enquanto no Brasil a garantia do registro é excetuada pelo
direito de preferência, Moro sinaliza que na França, não há a preferência – o
primeiro que obtiver registro da marca é o titular dela, independente de uso prévio
por terceiros 26, enquanto nos países anglo-saxões impera o sistema declaratório 27,
ou seja, obtém o direito exclusivo à marca aquele que já a tem de fato, cabendo ao
Estado apenas dirimir conflitos entre dois usuários de marcas idênticas.
Tal posicionamento é visto no Lanham Act, também conhecido como
Trademark Act (disponível no título 15 do United States Code), que regula o registro
de marcas nos Estados Unidos, realizado através do Patent and Trademarks Office,
o qual é taxativo: “A declaração deve ser assinada pelo requerente e especificar que
(...) (c) a marca está em uso no comércio”28.
4.2 A necessidade de uma maior celeridade pelos órgãos de registro
26
MORO, Maitê Cecília Fabbri. Direito de Marcas. Brasília: Revista dos Tribunais, 2003. p. 54
Confederação Nacional da Indústria. Propriedade industrial aplicada – reflexões para o
magistrado. Brasília: CNI, 2013. p. 116.
28
EUA. 15 USC § 1051. Dispõe sobre o registro de marcas no território nos EUA. Disponível em: <
http://www.law.cornell.edu/uscode/text/15/1051> Acesso em 25 mai 2013.
27
171
Acertadamente BESSEN & MEURER avisam que um sistema de
propriedade intelectual bem-sucedido tem diretos e normas claros e facilmente
detectáveis (“A successful property system establishes clear, easily determined
rights” 29). Diz-se acertadamente porque este é um dos pecados da propriedade
intelectual que atualmente está em vigência.
Clareza necessariamente se traduz em eficiência, porque pessoas estranhas
à propriedade, conhecendo seus limites, podem evitar ultrapassá-los e negociar
termos de uso que sejam mais próximos às suas necessidades – porém as patentes
não dão clareza acerca do objetivo de sua proteção.
BESSEN & MEURER ainda exemplificam, dizendo que um sistema ideal de
patentes, assim como de qualquer propriedade intelectual, contaria com direitos tão
claros quanto uma cerca em volta de um terreno (“An ideal patent system features
rights that are defined as clearly as the fence around a piece of land” 30), e há
buracos na cerca tanto nos Estados Unidos como no Brasil.
Eles realizaram um estudo acerca do sistema de patentes que demonstra a
dificuldade enfrentada pelas empresas naquele país serem bastante parecidas com
as dificuldades encontradas no Brasil – principalmente em relação à demora para
concessão de um registro.
O sistema dos EUA de patenteamento tem mais de dois séculos de
existência, e tem acumulado reclamações dentro dos próprios EUA como nunca
anteriormente.
Membros dos dois partidos do país, a NAS (Academia Nacional de
Ciências), o jornal de Wall Street, os diretores do próprio PTO (Escritório de
Comércio e Patentes, órgão governamental que regula a concessão de patentes),
economistas, empresários e advogados da área afirmam que a inovação está em
crise.
29
BESSEN, James & MEURER, Michael J. Patent failure: how judges, bureaucrats and lawyers put
innovators at risk. New Jersey: Princeton University Press, 2008. p. 46.
30
Ibidem.
172
Citando BURK & LEMLEY: “But when that many people with that many
different perspectives have decided that something is wrong, it is time to sit up and
take notice” 31. Ele ainda continua, mostrando alguns dados por ele coletados.
O mesmo sistema que deu a patente do telefone para Graham Bell em
menos de quatro semanas, demora hoje ao menos três anos para avaliar um pedido
atual.
A título de curiosidade, 10% dos pedidos que foram feitos no mês de Janeiro
de 2001 ainda estavam pendentes em Maio de 2006 – o que não quer dizer,
definitivamente, que, durante os cinco anos que o pedido estava pendente, ele
estava submetido à avaliação. Na verdade, em média, demora-se até dois anos para
que o examinador pegue o formulário.
Assim como nos EUA um pedido de registro de patente pode demorar mais
de cinco anos para ser concedido ou negado, o pedido de propriedade da marca
iphone ficou pendente por aproximadamente oito anos.
Em oito anos não só surgiram os smartphones como, assim como já dito
durante a exposição do problema, chegou-se à segunda geração dos smartphones
da empresa norte-americana, que nem de longe foi pioneira neste mercado.
Em uma entrevista concedida ao portal Administradores.com, o INPI afirmou
que estes problemas logo serão corrigidos,
...com a informatização e a contratação de pessoal em andamento, a
expectativa é que pedidos de patentes depositados hoje saiam em 5,2 anos.
No caso de marcas, os pedidos que entrarem em 2014 devem sair num
32
prazo inferior a um ano.
5. A prática empresarial
31
BURK & LEMLEY, The patent crisis and how the courts can solve it. p. 21. Tradução livre.:
“quando tantas pessoas, de interesses e perspectivas tão diferentes concordam que algo está errado,
é hora de refletir”
32
FREITAS, Eber. Apple VS Gradiente: o problema endêmico do INPI. Administradores.com. João
Pessoa, fev 2013. Disponível em: < http://www.administradores.com.br/noticias/tecnologia/apple-vsgradiente-o-problema-endemico-do-inpi/73349/> Acesso em 26 mai 2013.
173
Ambas empresas já passaram por disputas semelhantes anteriormente,
tanto no Brasil (no caso da Gradiente) como no México e China (no caso da Apple),
portanto já tem certo know-how nessas situações. Estudar-se-á, neste capítulo, a
forma com que cada empresa lidou com os imbróglios enfrentados previamente,
visando estabelecer uma prática comercial costumeira, um paradigma que possa ser
utilizado na resolução deste problema em estudo.
5.1 Gradiente VS Sony (Brasil, Playstation)
A experiência da Gradiente nesta disputa sobre marcas é da mesma posição
que se encontra neste caso: como proprietária de uma marca requerida por uma
multinacional estrangeira, neste caso a Sony.
Segundo o jornal Valor Econômico 33, a Gradiente comprou a marca
PlayStation de um consórcio formado por duas empresas pernambucanas: Lismar e
Ipertronic, no ano de 1999.
As empresas de Pernambuco entraram com um pedido conjunto pela
concessão da propriedade da marca PlayStation em 1993 (antes que a Sony
lançasse o seu Playstation, o que ocorreu no final de 1994 – e na daria direito de
preferência segundo a lei brasileira), tendo obtido êxito apenas em 1997.
Sem possibilidades de utilizá-la, o consórcio vendeu a marca em 1999 (dois
anos após a concessão, logo três anos antes da caducidade da proteção) para a
Gradiente, que pretendia lançar um computador multimídia chamado Waps (Work
and Playstation – nome que não poderia ser registrado, por ter sido parcialmente
registrado pelo consórcio anos antes).
Porém, sem lançá-lo oficialmente, em 2002, nos últimos meses antes do
vencimento da proteção conferida pela lei, a Gradiente entrou em acordo comercial
com a Sony, transferindo a marca PlayStation em troca de um valor não divulgado.
33
MADUREIRA, Daniel. Gradiente vendeu a marca Playstation para a Sony no Brasil em 2002. Valor
Econômico. São Paulo, fev 2012. Seção Empresas. Disponível em:
<http://www.valor.com.br/empresas/2945136/gradiente-vendeu-marca-playstation-para-sony-nobrasil-em-2002>. Acesso em 27 mai 2013.
174
5.2 Cisco VS Apple (Estados Unidos, iPhone)
Não é a primeira vez que a marca iphone é objeto de disputas de
propriedade intelectual no mundo. Na verdade, a Apple enfrentou ações judiciais em
sua própria terra pela utilização da marca de maneira desleal.
Cisco, uma multinacional também dos EUA, alegava deter a marca iphone
em território norte-americano desde 2000, pela compra da Infogear, empresa a qual
detinha os direitos pela marca desde 1996 – ou seja, desde antes que a Apple
idealizasse seu produto 34. Ambas empresas estavam em negociações comerciais,
até que, em 2007, antes de um acordo ser formalizado, a Apple lançou seu produto
e foi processada pela detentora da marca 35, visando não retirar o produto da
concorrente do mercado, apenas modificar seu nome.
Porém, poucos meses depois de ingressar com a ação judicial, as empresas
entraram em acordo comercial, conforme nota à imprensa divulgada no site da
Apple 36, sem divulgar os valores e termos do contrato.
5.2 Proview VS Apple (China, iPad)
Em dezembro de 2009 a Apple comprou, através da IP Application
Development (uma de suas companhias) os direitos da marca iPad da sucursal
taiwanesa da Proview Technology, que tinha registrado a marca em vários países
em 2000 – porém o mercado chinês foi posto de fora do negócio, num acordo de
US$55 mil 37.
Com o sucesso mundial do tablet, a Apple entrou no mercado chinês, e
provocou uma disputa judicial com a Proview chinesa, que alegou fraude no
processo de compra da marca. Em julho de 2012, porém, ambas companhias
34
SANDERS, Monica. Cisco v. Apple: Whose iPhone is it anyway? Legalzoom. Seção: Trademarks.
Glendale, fev 2011. Disponível em < http://www.legalzoom.com/intellectual-propertyrights/trademarks/cisco-v-apple-whose-iphone>. Acesso em 27 mai 2013.
35
FUGITA, Alexandre. Iphone: Cisco processa Apple. Techbits. Seção: Blog. São Paulo, jan 2007.
Disponível em < http://techbits.com.br/2007/iphone-cisco-processa-apple/>. Acesso em 28 mai 2013.
36
KERRIS, Natalie & NOH, John. Cisco and Apple reach agreement on iPhone trademark. Apple
Press Info. San Jose, fev 2007. Disponível em < http://www.apple.com/pr/library/2007/02/21Ciscoand-Apple-Reach-Agreement-on-iPhone-Trademark.html>. Acesso em 28 mai 2013.
37
FRAGA, Nayara. Apple paga US$60 milhões por marca iPad na China. Estadão. Seção: Link. São
Paulo, jul 2012. Disponível em: < http://blogs.estadao.com.br/link/apple-paga-us-60-milhoes-pormarca-ipad-na-china/>. Acesso em 28 mai 2013.
175
selaram acordo frente aos tribunais chineses, com a Apple concordando em pagar
US60 milhões pela compra da marca iPad em território chinês38.
38
AN. Apple buys trademark, may soon offer iPad to China. Xinhuanet. Pequim, jul 2012. DIsponível
em: < http://news.xinhuanet.com/english/indepth/2012-07/02/c_131690180_2.htm>. Acesso em 28
mai 2013.
176
CONCLUSÃO
Este trabalho aprofundou-se nas teorias que versam acerca da natureza
jurídica do reconhecimento de propriedade das marcas, estudando a legislação
nacional acerca do tema, tratados internacionais e a natureza jurídica de outros
países, como França e Estados Unidos para tratar acerca de um caso específico, a
disputa entre a Apple e a Gradiente pela marca iphone no país.
Como pode ser observado, há grandes diferenças na lei brasileira e norteamericana, as quais podem ter dado vazão ao surgimento do imbróglio em cena:
enquanto nos Estados Unidos, de onde vem a Apple, a propriedade da marca é
garantida apenas a quem já a usa ativamente no mercado, no Brasil a marca, via de
regra, é concedida a quem a requereu primeiro.
Tendo em vista a posição de mercado e a complexidade estrutural da Apple,
é difícil supor que não chegou ao conhecimento de sua gestão essa diferença na
legislação entre os países, porém não cabe a este trabalho exercer um juízo de valor
acerca deste tema.
Independente das diferenças legais, o vagaroso procedimento de concessão
da propriedade de marca contribuiu para a complexidade do imbróglio – caso a
Gradiente tivesse obtido registro mais rapidamente, o pedido da Apple seria negado
quase instantaneamente, pela impossibilidade já tratada, e as empresas poderiam
ter entrado num acordo antes que houvesse a convivência entre dois produtos com
marcas parcialmente idênticas no mercado.
Tendo em vista o processo de reformulação do INPI também já citado aqui,
e as promessas de melhoria e celeridade para o próximo ano, este é um problema
que não deve perdurar insolúvel por mais muito tempo.
177
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