Conceito Juridico de Know How

Conceito jurídico de “know how”
Denis Borges Barbosa (1979)
Conceito jurídico de “know how”................................................................................................... 1
I.
I.
INTRODUÇÃO .............................................................................................................. 1
2.
O QUE É TECNOLOGIA .............................................................................................. 2
3.
A PROPRIEDADE DA TECNOLOGIA........................................................................ 2
4.
A INFORMAÇÃO RESTRITA SEM PROPRIEDADE ................................................ 3
5.
A PROTEÇÃO DA INFORMAÇÃO NÃO PATENTEADA ........................................ 4
6.
UMA DEFINIÇÃO DE KNOW HOW .......................................................................... 5
7.
“KNOW HOW” - OPORTUNIDADE COMERCIAL ................................................... 6
8.
DISTINÇÕES ................................................................................................................. 7
INTRODUÇÃO
Segundo nossos historiadores econômicos,(1) o Brasil se instalou como fruto da associação de
capitais e contatos comerciais holandeses com tecnologia marítima e açucareira, e a vontade
histórica portuguesa. Foi-se D. Sebastião, vieram os Filipes, e a colaboração se tornou
politicamente impossível: Holanda e Espanha se guerreavam. O açúcar, no século, no século
XVII, era um bem de importância primordial para o mercado; os batavos não poderiam se privar
dos resultados da sua comercialização. Vem a invasão do Nordeste brasileiro as gerras de
expulsão, e seu sucesso final.
Saíram os holandeses, mas levando o principal: o “know how” agrícola e industrial do açúcar.
“Esses conhecimentos vão constituir a base para implantação e desenvolvimento de uma
indústria concorrente, em grandes escala, na região do Caribe”.(2) Até a descoberta do ouro, no
século seguinte, o desenvolvimento do Brasil se estiola, em proveito de outra colônia de Novo
Mundo: as cidades dos imigrantes ingleses na América do Norte. Mais próximos das Caraíbas, a
elas incumbia o abastecimento das “plantations”, inclusive seu comércio marítimo.
É duvidoso que a continuação do monopólio tecnológico tivesse trazido maior desenvolvimento
para os brasileiros - os países em que se instalaram os holandeses, após sua saída do Nordeste,
não primam pelo adiantamento mesmo nos dias que correm. Mas, de qualquer maneira, este ato
de pirataria tecnológica é um marco significativo da história do Brasil, um divisor de corrente
econômica e política que vão infletir sobre nossa atua estrutura social. E ainda hoje, como no
folclore da Pascoela, onde se roubam pequenos animais de quem se vai convidar, no dia
seguinte, para comer o que lhe foi roubado, não é infreqüente que se subtraia do Brasil
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conhecimentos técnicos que lhe serão oferecidos depois , mas em troca de bom dinheiro. Quem
lida no setor sabe contar episódios deste tipo menos inocentes de Pascoela.
Há quem duvide da eficácia da atuação do Direito neste campo da tecnologia, monetária na sua
modalidade não patenteada. Gomez Segade chega a dizer que “não deve intentar-se uma
definição(3) de Know How válida universalmente (já que tal coisa) poderá prejudicar os países
fundamentalmente recebedores de Know How” (Países subdesenvolvidos) em benefício dos mais
ricos, que usualmente exportam o Know How”. Para o autor espanhol, como se vê, tal definição,
que é aliás o objeto do presente trabalho, não será assepticamente doutrinária, mas
fundamentalmente política a atenta às realidades da economia mundial.
Ao pretendermos definir o que é Know How, procuramos ter em mente tais pressupostos é os
objetivos práticos de auxiliar ao negociador de tecnologia na sua tarefa de comprar um produto
essencial ao Brasil.
2.
O QUE É TECNOLOGIA
A tecnologia não é coisa, embora possa necessitar do apoio de bens tangíveis para sua
realização: o papel em que se desenha ou escreve, a fita gravada, o filme, a fotografia. Tampouco
é um direito, embora, como as demonstrará, possa ser objeto de direito. A tecnologia é um corpo
de informações, ou, sucintamente, uma informação. É ponto pacífico que uma informação pode
receber a mais ampla proteção jurídica.
Existe um direito a dar uma informação. (Const. Fed. art. 153 Par. 8º.), como existe o de negá-la
com base no sigilo profissional. Pode haver o direito de exigir a prestação de uma informação
correta como o assegurado pela resposta de imprensa; e o de anunciar direitos ou qualidades
individuais, como a assegurada no Estatuto da OAB para os advogados. Existe
fundamentalmente, o direito de tirar proveito econômico das informações.
Desta forma, o autor de uma obra literária pode explorar sua criação, sob a proteção dos seus
direitos autorais, como pode o inventor, sob o amparo de uma patente. O empresário que, através
da qualidade de seus produtos ou da eficácia de sua publicidade, associou uma informação
determinada (o nome do estabelecimento, a marca do produto, a “apelação d'origine”) a uma
posição no mercado, pode ver protegida tal posição, pela exclusividade do uso do símbolo
associado à firma ou às mercadorias.
A proteção jurídico é bastante extensa: quem viole o sigilo de uma carta, quem revele os
segredos de uma empresa, ou preste informações falsas poderá ser punido criminalmente. Quem
faça uso indevido de uma invenção patenteada pode ser impedido de continuar a fazê-lo. Quem
se tenha obrigado, por contrato, a prover determinada intimação, ou negar-se a prestá-la, pode
receber a multa contratual, como também pode ser acionado por perdas e danos, no caso de
inadimplemento de suas obrigações assumidas.
Em suma, a informação, como tal, é um bem jurídico, ou seja, algo que potencialmente será
objeto de direitos e obrigações, os quais por sua vez serão objeto de proteção jurídica. Tal
proteção será conferida desde que haja um legítimo interesse, moral ou econômico, na
preservação, no uso (exclusivo ou não), na divulgação (exclusiva ou não) da tal informação.
3.
A PROPRIEDADE DA TECNOLOGIA
Há um tipo específico de informações que se acham voltadas para a produção, ou circulação de
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bens. Grande parte delas são de acesso fácil, seja através da imprensa, seja pelo livros científicos;
seja através da formação acadêmica, seja através da experiência profissional. Outras, porém, são
de disposição restrita, quando não segredo: exemplo delas é o conjunto de dados íntimos de uma
empresa - o nome de seus clientes, e seu orçamento de investimento, os seus objetivos
estratégicos, enfim, o todo de seu segredo comercial.
A informação restrita, de caráter tecnológico, tem se dado consideração especial: desde que
absolutamente original, isto é, informação de que somente uma pessoa natural ou jurídica
disponha, o conhecimento técnico pode ser objeto de propriedade, como se fosse uma coisa
material.
O Direito tem dois conceitos de propriedade; um, romano, é sintético e um tanto metafórico - o
poder pleno sobre a coisa. O nosso Código Civil preferiu outra definição, também de raízes
romanas, mas analítica: é a soma de quatro direitos elementares, o de usar, o de gozar, o de
dispor, e o de reaver a coisa de quem injustamente a possua. Usa de um bem quem lhe tira
diretamente os proveitos, como o proprietário de uma casa que opta por residir nela. Goza da
mesma casa quem a aluga e recebe o aluguel, ou que recolhe de um pomar seus frutos. Dispõe da
coisa quem a vende ou dá. Enfim, se alguém toma para si algo de propriedade alheia, sem
permissão ou justificativa, o dono tem como fazê-la voltar a seu controle.
Similarmente, a propriedade de uma informação implica no direito de guardá-la para uso próprio,
usando-a como bem de produção. Convindo-lhe passar a informação adiante, mediante um
aluguel, no caso chamado regalia (“royalties”), o dono goza dela, através de seus frutos. Não
querendo, ou não podendo, tirar seus resultados econômicos diretamente ou por via de terceiros,
o dono pode vender ou dar tal informação, mediante cessão. E, como no caso da propriedade das
coisas tangíveis, o dono da informação pode impedir que outros dela façam uso indevido. Em
ambos os tipos de propriedades existe um direito à exclusividade na utilização da coisa ou da
informação, ou, se quiser, um monopólio legal.
Evidentemente, é mais difícil conceber a propriedade sem uma coisa tangível para ser seu objeto.
Criou-se o sistema de propriedade legal de uma informação, no entanto, porque já havia uma
exclusividade de fato -, o segredo. Convém à Sociedade que os avanços técnicos sejam
divulgados, e para isto se dá uma proteção especial - a maior de que dispõe o Direito - a quem os
queira revelar. É uma barganha: troca-se um segredo, que talvez jamais fosse descoberto por
outros, pela exclusividade de sua utilização, mesmo contra aqueles que vierem autonomamente a
ter acesso à mesma informação. Assim pode-se com base nos dados revelados, ir além do
proprietário. Melhor ainda, como a propriedade concedida pelo Estado é temporária e sujeita à
exploração econômica obrigatória, ao fim do período exclusivo ou se o dono opta por não fazer
uso dela, um competidor vai ter direito de tomar posse, ou de simplesmente fazer uso dos dados
para seus próprios fins.
A racionalidade do sistema pressupõe, porém, dois elementos essenciais:
a) Existência de competição econômica;
b) Existência de competição tecnológica.
4.
A INFORMAÇÃO RESTRITA SEM PROPRIEDADE
Freqüentemente, o detentor de uma informação não lhe obtém a propriedade, conservando-a
simplesmente como parte de seu segredo comercial. Muitas razões podem levá-lo a isto. Por
vezes, a informação não é mais absolutamente secreta, ou absolutamente original pois, embora
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ainda sendo escassa, já está a disposição de mais pessoas, jurídicas ou naturais. Outras vezes,
pelo fato de ser legalmente impossível conseguir a patente; outras ainda, por não haver
competidores tecnológicos ou econômicos, que o possam ameaçar em sua exclusividade de fato.
O competidor econômico, que não seja competidor tecnológico, só tem, desta forma, uma
maneira de conseguir esta informação: pagar ao detentor dos dados escassos, submetendo-se
habitualmente a uma imposição de segredo. Desta forma, estará vinculado ao fornecedor da
tecnologia pela força do contrato, e não pela propriedade da informação, que no caso não existe.
Repita-se: se houvesse propriedade, haveria impedimento de se fazer uso de informação, mesmo
se obtida autonomamente. Faz-se o contrato justamente por não haver autonomia.
Na realidade, o contrato obriga pouco. Como o notou o Diretor da Union Miniére belga, cuja
conferência foi transcrita no Caderno Especial do Jornal do Brasil de 20 de maio de 1978, “a
proteção contra os efeitos negativos dos regulamentos relativos à transferência da tecnologia não
é jurídica: é parcialmente moral e deve nascer de uma comunidade de interesse”. Para solucionar
o problema da falta de proteção jurídica da passagem de informação não patenteada, o
empresário belga propunha “associar-se a um grupo altamente qualificado no setor em estudo, e
cujos interesses sejam convergentes com o nosso”.
5.
A PROTEÇÃO DA INFORMAÇÃO NÃO PATENTEADA
Não havendo propriedade da informação, o que acontece a quem consegue obtê-la? Se a
obtenção foi feita por acaso, ou por pesquisa própria, nada: novo detentor está livre para usá-la.
Se a informação foi havida de alguém que a obteve por força de contrato (um tomador de
tecnologia, um empregado da empresa detentora), dificilmente poderá o detentor original acionar
o novo, embora quem assinou o contrato com o dever de segredo possa ser constrangido às
perdas e danos. Se alguém obteve a informação diretamente do detentor, mas por vias ilegítimas
(copiando ilegalmente um desenho, por exemplo, poderá haver processo criminal e ação de
indenização.
Suponhamos, assim que o detentor queira obter a compensação pelo uso indevido da informação
não patenteada. Como será definido o montante do dano? Não houve subtração de bens, pois o
detentor não está privado de utilizar-se da mesma informação - não há perdas, ou melhor, dano
emergente. Haverá, porém, lucros cessantes: a utilização por um competidor poderá retirar do
detentor original sua posição privilegiada no mercado, e a indenização seria quantificada pelas
conseqüências econômicas da perda do monopólio de fato. Evidentemente, uma ação de tal
natureza apresenta problemas complexos, mas o que se tentou foi definir o interesse econômico
protegido: é a vantagem, resultante de uma posição privilegiada no mercado.
É importante notar, assim, que o conhecimento técnico passa a fazer parte do segredo comercial
da empresa, desde que não patenteada; e a proteção jurídica a ele assegurada não difere
substancialmente da oferecida às outras informações comerciais, financeiras ou econômicas que
integram o corpo de conhecimentos íntimos da empresa, fixando-lhe uma determinada posição
no mercado. Para a informação transmitida por contrato, há um direito de crédito, equivalente ao
que existe entre o emitente e o possuidor de uma nota promissória. Em nenhum dos dois casos há
propriedade.
Tal se dá porque a propriedade das informações não é natural - resulta de uma concessão do
Estado, que, através do sistema de patentes, objetiva conseguir a circulação das informações
tecnológicas. Salvo alguns julgados italianos, citados por WISE em Trade Secrets & Know
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How(3), a doutrina e a jurisprudência dão à patente um valor constitutivo da propriedade
industrial, e não somente probatória. Em outras palavras, a exclusividade de fato não se
transforma em monopólio de direito, a não ser quando o detentor da informação solicita as
vantagens, e sujeita-se às desvantagens do sistema de patentes.
6.
UMA DEFINIÇÃO DE KNOW HOW
A noção de propriedade destas informações, ou da sua posse (o exercício legítimo de alguns dos
direitos elementares da propriedade), porém, premeia as definições correntes de Know How.
Paul Demin,(4) por exemplo, entende que no contrato respectivo uma pessoa se obriga a fazer “o
contratante fruir dos direitos que ela possui sobre certas fórmulas e processos secretos, durante
um certo tempo, e por um certo preço”.
Outros autores preferem definir o objeto do contrato pelos conhecimentos técnicos a serem
transmitidos. Neste sentido, Magnin,(5) que entende ser o Know How uma “arte de fabricação”.
Similarmente, Fran Martins(7) acredita que seja “certos conhecimentos uma “arte de fabricação”.
Similarmente, Fran Martins(7) acredita que Know How seja “certos conhecimentos ou
processos, secretos e originais, que uma pessoa tem, e que, devidamente aplicados dão como
resultado um benefício a favor de quem o emprega”. Tal definição, com exceção da questão da
originalidade e do segredo (apenas relativos), constitui uma boa base para um conceito adequado
o Know How , bastando que se tenha em mente de que “benefícios” realmente se trata.
A jurisprudência inglesa, neste ponto, tem tomado uma posição inovadora, ao considerar Know
How como um ativo Lorde Radiffe, numa causa fiscal onde se procurava definir as implicações
tributárias de uma transferência de informação tecnológica, chega a admitir literalmente que
“Know How is an item of fixed capital”(7). O Juiz Upjohn, por sua vez, no caso Handley Page v.
Burtlerworth,(8) considerou que Know How, apesar de não ter “a precise meaning”, “is an
asset”. Evidentemente, tal entendimento tem de ser qualificado, pois a informação tecnológica
não é contabilizada, como um prédio, ou até mesmo uma patente. O mesmo acontece, porém,
com outros elementos imateriais da atividade comercial - a respeitabilidade, a imagem, a
eficiência da equipe de vendedores, etc., muito embora tais itens possam ser avaliados em
dinheiro no caso de venda da empresa.
Tais elementos integram o chamado “fundo de comércio”, como também “Know How:
‘Savatier(9) que, falando exatamente do assunto, inclui, no “fonds de commerce”, “les
monopoles de droit ou de fait”. Rubens Requião, referindo-se aos privilégios de invenção, mas
num comentário extensível à informação não patenteada, também diz: “(a invenção ... integra os
elementos incorpóreos do estabelecimento comercial, participando daquele complexo de bens
que compõem e servem de instrumento ao empresário para o exercício da empresa)”.(10) Notese que não há no fundo do comércio um direito à clientela, mas sim uma oportunidade comercial
que se transforma em direito pelo princípio do repúdio à concorrência desleal.
O que seja fundo de com8ercio se torna claro, mesmo ao leigo, quando se menciona um de seus
elementos usuais: o “ponto”. Como os contraventores de hoje em dia, os médicos ingleses até
recentemente cediam sua clientela a outros colegas, mediante dinheiro. Claro está que ninguém
obrigará os doentes de uma região a irem tratar-se com o novo médico, “cessionário” o ponto: o
que se transfere, neste caso, é a vantagem comercial que consiste em não se ter competidores por
perto. Se aparecer um concorrente, lógico que não há como enxotá-lo; mas, se for usado qualquer
artifício desleal para subtrair a clientela do profissional anteriormente instalado, há proteção civil
e criminal.
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Fica evidente, desta forma, o sentido da definição ora proposta de know how: “o corpo de
conhecimentos técnicos, relativamente originais e secretos, ou pelo menos escassos, que
permitem, a quem os detenha, uma posição privilegiada no mercado”. O contrato de Know How,
consequentemente, seria aquele em que “uma parte, mediante o pagamento de uma soma,
fornece a outra informações tecnológicas escassas, de forma a possibilitar a esta uma posição
privilegiada no mercado”. Em suma, o que se transfere, na realidade, não é a tecnologia, mas a
oportunidade comercial dela resultante.
Existem alguns problemas doutrinários quanto a esta posição, já que se tem entendido que o
fundo de comércio não é fracionável,(11) mas não ofende à boa razão conceituar o contrato de
Know How, em ultima instância, como “cessão parcial de fundo de comércio”. As conseqüências
práticas de tal entendimento, para um país receptor de tecnologia, porém, compensam de longo
qualquer indecisão doutrinária.
7.
“KNOW HOW” - OPORTUNIDADE COMERCIAL
A maneira pela qual se paga o fornecimento destas informações ilustra com precisão o real
objeto do contrato Know How. Com efeito, usualmente o pagamento é feito, não por uma
quantia fixa, em uma só em uma ou em várias prestações, mas por um percentual sobre a receita
do produto fabricado com auxílio das informações. É irrelevante, na maior parte das vezes, o
quanto se investiu originalmente para conseguir a tecnologia; Como se viu, a tecnologia, embora
o objeto do contrato, não é seu objetivo. A forma do pagamento assim, leva em consideração o
valor da oportunidade comercial renunciada.
Há além disto, um certo interesse por, parte do tomador de Know How de associar o fornecedor
ao negócio, pagando-lhe parte da receita. Sendo tecnologia algo fluido (no dizer de um juiz
inglês “it is like a fluid in store which can be pumped down several channels”) uma das mais
eficientes garantias de que a transferências de Know How (= da oportunidade comercial) se fará
é o interesse do fornecedor no resultado do empreendimento. Em todo contrato de Know How,
com pagamento em percentuais sobre receita, há um ponto de joint venture.
Entre os pontos que merecem reavaliação está, em primeiro lugar, o status deste pagamentos de
tecnologia quanto à lei fiscal. Dentro da perspectiva considerada não seria absurdo taxar tais
pagamentos em bases equivalentes ao que se exige na distribuição de lucros. Similarmente, a
remessa de dinheiro ao exterior como contraprestação por tecnologia, quando a coisa se passa
entre matriz e subsidiárias muito apagadas toma um aspecto curioso. A empresa estrangeira, pela
renúncia a entrar pessoalmente no mercado, cobra de pessoas jurídicas que não são mais que suas
emanações econômicas um bem dinheiro.
Abandonando, porém, este campo mais apropriado à ciência da administração e à economia,
examinemos uma questão fundamental: por que se confunde Know How com conhecimento
técnico? No Brasil, a indefinição de Know How tem um objetivo precípuo; sendo oficialmente
vedados os pagamentos entre subsidiária e matriz estrangeira por itens de propriedade industrial,
vai sob este título a parcela do que seria onerado, se remetido como lucro. Fora este fator
complicador, há sempre interesse do fornecedor das informações em obscurecer o assunto,
mesmo porque ele está justamente faturando sobre a obscuridade. Quem vende oportunidade
comercial está em piores condições do que quem oferece uma tecnologia de nome mágico e
conteúdo desconhecido. É a vantagem do ilusionista.
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8.
DISTINÇÕES
A tecnologia surge no mundo econômico de várias maneiras diversas. Ela pode ser parte de
segredo comercial de uma empresa; surgirá como “informação confidencial” quando transmitida
sob reserva de circulação; será livremente divulgada mas sem terá sua utilização restrita, se
patenteada; será prestada sem nenhuma reserva, seja de divulgação, seja de utilização no caso de
serviços técnicos como o de projeto, de consultoria etc.
O segredo comercial, como já se viu, e o conjunto das informações escassas, de caráter
financeiro, econômico, comercial ou tecnológico, que permitem à empresa que as detém uma
posição privilegiada. Enquanto afetado à exploração de uma certa empresa, este segredo é parte
do fundo de comércio, e, como tal, um ativo não contabilizável, embora apreciável
economicamente quando a empresa, como um todo, ou parte dela, se transforma em bem de
troca.
A informação confidencial, que pode ser igualmente de caráter financeiro comercial etc.
inclusive tecnológico, é parte de um segredo comercial transmitido, sob reserva de divulgação,
de alguma vantagem para transmissor. Dentro desta ótica, o conhecimento técnico transmitido
com restrição de divulgação é uma informação confidencial, e será Know How desde que sua
detenção represente uma vantagem comercial para o recipiente.
A informação tecnológica patenteada á aquele conhecimento técnico para o qual um Estado
concedeu exclusividade legal de utilização econômica, conferindo tal monopólio à pessoa,
natural ou jurídica, que alegar exclusividade de fato, e nisto não for contestada. Ao restringir o
uso, o Estado concedente libera a divulgação, favorecendo a livre circulação das informações
tecnológicas.
O serviço técnico é a produção de informações, passadas do produto ao recipiente sem restrições
seja de uso de divulgação, consistindo na simples prestação de serviços, sem transmissão de
posse ou propriedade, nem renúncia à oportunidade comercial.
Resumindo as distinções acima, proporíamos o seguinte quadro distintivo:
Segredo
Know How
Patente
Serviços
Bem de Troca
Não
Sim
Sim
Não
Propriedade
Não
Não
Sim
Não
à Sim
Sim
Não
Não
Restrição
divulgação
NOTAS
1. Celso Furtado, Formação Econômica do Brasil, Fundo de Cultura, 1959
2. Celso Furtado, Op. Cit., pg. 28.
7
3. Trade Secret & Know How Throughout the World, Aaron Wise. Clark Boardman Co. Ltd,
New York. Vol.II.
4. Paul Demin, Le Contrat de Know How. Emile Bruyant, Bruxelles 1969, apud Fran Martins,
Contratos e Obrigações Comerciais, Forense 1969, pg. 598.
5. In Fran Martins, Op. Cit. pg. 598.
7. In Wise, Op. Cit. pag. 2-177.
6. Op. Cit., pg. 2-177.
8. Id. Ib.
9. La théorie des obligations, Dalloz, 1969, pg. 120.
10.
Direito Comercial, Saraiva, 1977, pg. 209.
11.
Por exemplo, no processo da Apuração de Haveres da Casa Garcia, la. Vara Cível do
Distrito Federal. Sentença do Dr. Gastão A. Macedo, Transcrita à pg. 95 de Curso de Direito
Comercial, Gastão A. Macedo, Freitas Bastos, 1966.
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