REOCUPAÇÃO DE MARCAS FAMOSAS ABANDONADAS

REOCUPAÇÃO DE MARCAS FAMOSAS 1 ABANDONADAS
A exemplo de outros ordenamentos jurídicos, a legislação brasileira contém regras
claras quanto à roupagem formal das marcas nos seus diversos momentos de
passagem pelo mundo jurídico :nascimento, duração e extinção dos direitos que sobre
elas recaem, fixando, pois, expressamente, as pré-condições e as formalidades
necessárias à constituição de direitos sobre sinal distintivo,as condições de sua
manutenção e as causas de seu perecimento.
A lei brasileira desenha quatro condutas do titular, positivas ou negativas, conducentes
à extinção de seus direitos sobre um sinal distintivo :
a) conduta negativa consistente em abster-se de promover a prorrogação do registro
nos prazos estabelecidos em lei, permitindo , desse modo, que o título seja devorado
pelo tempo;
b) conduta positiva no sentido de manifestar, no mundo jurídico, a vontade de
renunciar ao direito;
c) conduta negativa consistente em não usar o sinal após o quinquênio de carência
ou, ainda, interromper sua utilização por mais de um quinquênio; ou conduta positiva
no sentido de usá-lo inadequadamente, provocando, em todas as hipóteses, o
despacho declaratório da caducidade por não utência e a subsequente extinção do
título a requerimento de terceiros interessados2;
1
Neste artigo, emprego os termos“marca famosa”, “marca de alto renome” e “marca
supernotória” para , indistintamente, referir-me ao fenômeno dos sinais que , pela magnitude de
sua fama, se tornaram verdadeiros magnetos , sendo identificados fora do seu contexto
comercial.
2
A lei atual que regula os direitos de propriedade industrial (Lei n.o 9.279/96), repetindo erro
dos diplomas anteriores, emprega , no seu artigo 143,a expressão “legítimo interesse’. Como
bem observava Pontes de Miranda, esse termo é impróprio, já que, ao se qualificar o interesse
como sendo “legítimo”, se prejulga a pretensão de quem requer a abertura de procedimento
administrativo tendente à extinção do título ao fundamento de desuso. Cabe transcrever o
seguinte ensinamento do grande jurista pátrio, em seus “Comentários ao Código de Processo
Civil, página 123 da 3.a edição revista e aumentada da Editora Forense: “Intruso, o adjetivo,
antes usado, interesse “legítimo”, ou sem sentido.(...) Se só os interesses “legítimos”
autorizassem a propositura das demandas , ser autor seria ter razão; portanto, todo processo
seria coisa inútil. O propósito do legislador italiano foi o de dizer que ter “interesse” na entrega
da prestação jurisdicional, por parte do Estado, constitui requisito necessário para se propor ou
se contradizer a propositura . Interesse, sem mais nada. Se lhe corre a razão, o autor ganha;
se não lhe corre, perde. Tal a “promessa”do Estado . (...) A única solução era lermos o adjetivo
“legítimo’ como se estivesse em vez de “jurídico”.(...) Ou não o ler. Ou apenas entendermos
que se faz pré-exclusão dos interesses contra direito. “
1
d) conduta negativa consistente em deixar de observar a regra inscrita no artigo 217
da Lei de Propriedade Industrial.
Sobre esses temas, muito se tem escrito. Assunto pouco visitado pela doutrina e pela
jurisprudência, mas não sem algum interesse prático, é, ao revés, o tratamento das
marcas no seu post-mortem e, notadamente, a possibilidade jurídica de reocupação
de sinal quando o seu titular deixou de existir no mundo jurídico, mas os respectivos
direitos não foram adquiridos por terceiro ou, se foram, se extinguiram por desuso.
À primeira vista, as hipóteses mencionadas podem parecer, senão improváveis e
etéreas, pelo menos inteiramente despiciendas. Improváveis e etéreas porque (a) se
a marca revestir valor – sobretudo quando de alto renome, como se verá adiante - o
bom senso faz presumir a existência de interesse por parte do mercado em adquiri-la
no processo de liquidação da empresa e redinamizá-la e (b) o desuso por parte do
arrematante/adquirente seria escusável à vista da situação jurídica, econômica e
financeira do cedente e, portanto, imune a caducidade por falta de utência de acordo
com o entendimento que prevalece na doutrina e na jurisprudência. Despiciendas
porque, sendo a marca, no regime do Direito Brasileiro, coisa ocupável, ela se torna,
uma vez desocupada, res nullius e, portanto, registrável , ressalvada a vigência de
direitos de outra natureza suscetíveis de impedir tal pretensão 3 e a menos que, além
disso,no interregno, se tenha tornado res communis omnium4 , por genericização
impeditiva de posterior outorga de novos direitos exclusivos a terceiros5.
Todavia, ainda que raras, as hipóteses descritas são possíveis, sobretudo em casos de
tratamento inadequado da marca no âmbito do processo de liquidação, e se são
possíveis, merecem expor-se à luz do Direito, ainda que em experiência laboratorial.
Além disso, a conclusão pela possibilidade de reocupação pela circunstância de o sinal
se ter convertido em res nullius, embora lógica e singela, deixa de considerar dois
aspectos próprios da disciplina das marcas que necessariamente constituem pano de
fundo para a discussão:
3
Como e.g., no caso de marcas consistentes em patronímico, elemento característico de nome
empresarial ou objeto amparado por direito de autor, cujas condições de registro remetem a
outros campos do Direito. .
4
“Se a marca não se tornou res communis omnium, pode qualquer pessoa, inclusive o
próprio perdente dela, requerer novo registro” (Pontes de Miranda, in “Tratado de Direito
Privado”, Tomo XVII, edição de 1956 da Editora Borsoi, página 8.)
5
Os efeitos jurídicos da genericização de um sinal só podem dar-se,em meu sentir, fora da
vigência do registro do sinal.O registro,pois, imuniza o sinal contra a alegação de perda de
distinguibilidade. Alguns insignes especialistas, como Lélio Denícoli Schmidt em artigo
publicado na Revista da ABPI n.o 38, pp.11-19, de janeiro/fevereiro de 1999, sustentam, pelo
contrário, que o fenômeno da genericização, uma vez configurado, esvazia o conteúdo do
registro , levando à extinção do direito por perda do objeto. Pela índole do ordenamento
jurídico brasileiro, eminentemente dogmático,não me parece acertado esse raciocínio. Além
disso, o sistema de tutela às marcas, no Brasil, é constitutivo, com as exceções que,
confirmando a regra geral , têm por finalidade apenas acertar situações fáticas que , de outro
modo,distorceriam a aplicação pura do regime atributivo.Outras ponderações se agregam à
tese de impossibilidade de desmanche de um registro por alegada genericização de seu objeto,
como os interessantes aspectos levantados pelo Dr. Hudson Targino Gurgel in “Considerações
sobre a Perda da Distintividade das Marcas Registradas” (Revista da ABPI n.o 81, pp. 33-41,
de março/abril de 2006).
2
1) A marca é sinal distintivo de produtos/serviços, preenchendo, assim, a função
primordial de , em uma estrutura econômica ancorada na concorrência, apartar
os produtos/serviços por ela assinalados , permitindo ao público que os
escolha, dentre outros que com eles competem no mercado. Nessa escolha, a
marca é a chave de abóbada que desencadeia o processo volitivo, pois ela é um
símbolo que condensa uma gama de fatores determinantes para a tomada de
decisão por parte do consumidor. Tais fatores são objetivos e subjetivos,
incluindo, dentre outros, características e qualidades intrínsecas;
funcionalidade do “design”; associações sentimentais; aspectos estéticos e
sobretudo estabilidade nos padrões de qualidade 6. Embora a tutela das
marcas aproveite primacialmente ao titular , já que a marca é,
fundamentalmente, um instrumento de formação de clientela, integrando a
azienda, e sua disciplina jurídica especial é um braço de rio que conflui para o
grande estuário das regras de repressão à concorrência , ela, de modo reflexo,
também interessa ao consumidor, para quem constitui um referencial no
processo de seleção de produtos e serviços, com ela estabelecendo uma
relação anímica7 .
6
Interessantes, nesse tocante, as observações de Sidney A. Diamond: “ Consumers learn to
recognize a particular trademark as a symbol of quality, which assures the public that the goods
purchased today will be the same as the goods bearing the same trademark that were
purchased yesterday” (in “The public Interest and the Trademark System”, artigo publicado no
Journal of the Patent Office Society,n.o 580, 1980, página 529).
7
Mas essa relação se detém nisso. As marcas são instrumentos de formação de clientela e
separam, com a sua presença, os produtos/serviços de um ator no mercado para que se não
confundam com os de outro. A imbricação com as regras de amparo ao consumidor se dá no
terreno da credibilidade: uma marca não pode servir de ferramenta de engano para o público.
Não comungo da tese de que o consumidor tem a regência de atos na área de marcas, de
modo a, por exemplo, servir como uma espécie de tertius para balizar acordos de convivência
de sinais. Contrariamente ao pensamento que prevalece no INPI, esses acordos , a meu ver,
podem ser livremente pactuados entre os atores do mercado. Se não convierem ao
consumidor, caberá a ele, consumidor, enjeitar uma das marcas ou ambas, punindo os atores.
Não compete ao órgão do registro interferir nesse tipo de avença.
Em consonância com esse pensamento,a lição de Pontes de Miranda:
“Em verdade, a proteção das marcas é mais a favor dos produtores e comerciantes do que dos
adquirentes ou consumidores”
(op. cit, página 8.)
O próprio Sidney A. Diamond, no artigo citado na nota de rodapé 4, acima, mostra esse
benefício reflexo ao consumidor, observando:
“The consuming public is an unnamed third party in every action for trademark infringement.
When a trademark proprietor sues an infringer, he is doing at least two things: first, he is
protecting his own pecuniary interests by suppressing a form of unfair competition;
simultaneously, he also is protecting the public from being deceived or misled”.
3
2)
Marcas há que, tendo atingido um patamar excepcional de conhecimento,
adquirem um poder de atração largamente superior ao de outros sinais, daí o
Direito lhes ter reservado uma tutela especial, metendo-os sob o nomen juris
“marcas de alto renome”8 e imunizando-os contra o princípio da especialidade,
aplicável aos sinais sem esse predicado.
Ora, é de se indagar se o ressurgimento do sinal, pelas mãos de outro titular, sem
qualquer ligação com o anterior, não poderia , na primeira hipótese, provocar
desordens semiológicas no mercado específico e, na segunda, situações de
indução do público em erro , além de enriquecimento sem causa para o novo
titular, pois o sinal que reencarna no mundo do comércio já vem embebido de um
conjunto de informações , à semelhança de um DNA ,que podem não se
materializar nessa sua segunda vida. Cabe, ainda, discutir se, nesses casos, o
Estado deveria intervir, disciplinando essas situações até o momento não previstas,
ou se o instrumental jurídico hoje disponível bastaria para atacá-las.
Desde logo, diga-se que, de lege lata, na ausência de norma legal proibitiva da
reocupação de sinais nas condições acima descritas, não poderia o Estado , sic et
simpliciter, denegar pleitos dessa natureza, à vista do princípio constitucional da
reserva legal, ainda que possa, evidentemente, a) sobretudo sob o manto do
Direito de Defesa do Consumidor, coibir condutas enganosas, como a hipótese de
o novo titular de sinal que já foi de alto renome , apregoar qualidades inexistentes
ou jactar-se de vantagens por fatos não comprováveis, ou b) impedir que um
requerente obtenha, pela via da caducidade, direitos sobre sinal que toda gente
sabe ter pertencido a determinada empresa; direitos que seriam, deste modo,
classificados como espúrios e cujo exercício conduziria, portanto, a situações
contrárias àquelas que a lei de proteção às marcas exatamente visa a evitar9.
A questão que se examina neste trabalho parte da premissa pura e simples de que
sobre a marca deixou de subsistir qualquer direito e de que a pretensão a novo
registro não foi instrumentalizada por procedimento de caducidade, até porque, nessa
última hipótese, a presença de má fé seria nítida se a marca em discussão fosse de alto
renome, levando, deste modo, a um outro equacionamento jurídico. Passo, a seguir,
a algumas reflexões sobre a hipótese de reocupação, estremando as marcas conforme
o seu grau de projeção.
As marcas sujeitas a tratamento ordinário, ou seja, não resguardadas pela tutela
especial reservada aos sinais de excepcional projeção (‘marcas de alto renome”, na
terminologia criada pela lei brasileira em vigor) , se movem em um espaço , por
8
Artigo 125 da Lei de Propriedade Industrial,in verbis:
Art. 125 – À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada
proteção especial, em todos os ramos de atividade.
9
A adoção de marca visa a desamarrar produtos/serviços de uma fonte dos produtos /serviços
de outra fonte. A lei brasileira, a exemplo de outras legislações modernas, preocupa-se não só
com o risco de confusão in re ipsa como, também, com as hipóteses de ligação mental entre
sinais, não desejada pelo titular precedente.
4
princípio, limitado, ainda que possam alargá-lo até certa medida por meio das ações
mercadológicas tomadas por seu titular ,sobretudo quando conjugadas ao seu grau
intrínseco de distinguibilidade10. Para essas marcas, esse grau íntrínseco de
distinguibilidade geralmente serve, pois, como estímulo para despertar a percepção do
público e ampliar seu espectro de projeção tanto quanto à área geográfica quanto aos
círculos de consumidores. Assim, quanto maior a singularidade do sinal, seja pela sua
distância semântica em relação aos produtos ou serviços objetivados, seja pela sua
carga genética ( em se tratando de sinais consistentes em neologismos singulares ou
nomes civis, por exemplo) , maior sua aptidão para se fixar na mente do consumidor
pelas ações de “marketing” de seu titular. Com isso, a marca vai desbravando espaço
dentro do segmento de mercado relevante e até ligeiramente transborda esse
segmento, andando em linha horizontal, para além dos trilhos deitados pelo princípio
da especialidade.
O desaparecimento de marcas nessas condições e seu renascimento, algum tempo
depois, podem causar dúvidas, senão erros, na faixa de consumidor que a percebia
como sinal distintivo com certas características e proveniente de certa fonte. Todavia,
exceto na hipótese de indução em erro por parte do novo titular - como seria o caso
de quem obteve título de má fé, pela via da caducidade -, com consequências para o
consumidor e para a concorrência, não há uma perturbação no mercado que justifique
atenção por parte do ordenamento jurídico e as distorções se corrigem com o passar
do tempo.
Já as marcas de alto renome postulam atenção especial. Por sua descomunal força de
atração, desatrelam-se do seu segmento original, ganham vida própria e, assim,
flutuam por sobre todos os segmentos do mundo mercantil , levando, embutido, todo
um arquivo de mensagens, que, decodificadas pelo público, promoverá todo e
qualquer produto ou serviço sobr eo qual venha pousar. Como lecionava Roubier, a
notoriedade “é uma prova resplandescente da utilidade econômica da marca porque
significa que a marca obteve grande êxito e foi apreciada pela clientela”11 O sinal
condensa todo esse êxito em uma sinédoque representantiva de todo o
empreendimento do titular. O público, de boa fé, crê nas mensagens transmitidas por
esse símbolo e nisso reside o enorme risco de uso ou registro indevido desses sinais: a
devastação causada pelo uso ou registro de marca com esse fenótipo é , em regra, de
magnitude incomparavelmente mais maior. Esses sinais não se expõem às
contingências do mundo normal: diversamente do que se passa com as marcas
ordinárias, que se sujeitam ao princípio da especialidade e só excepcionalmente são
autorizadas a transpor fronteiras, geralmente com amparo em outros fundamentos
jurídicos, as marcas de alto renome têm livre trânsito em qualquer classe do sistema
classificatório de produtos e serviços, podendo desalojar sinais conflitantes que
queiram instalar-se em segmentos até mesmo distantes. Albert Chavanne , citando
Yves Saint-Gal, vê na adoção indevida dessas marcas para a identificação de outros
10
Como observei em outros artigos, prefiro o vocábulo “distinguibilidade”, mais adequado por
respeitar as regras morfológicas do idioma, em lugar de “distintividade”, nascidode uma
estranha derivação do adjetivo “distinto”, mas comumente empregada pela doutrina. Distinto
diz-se daquilo que se “distingue”, e a aptidão para “distinguir” se denomina “distinguibilidade” e
, assim, não vejo motivo nenhum para essa derivação. .
11
In “Le droit de la propriété industrielle”, t.2, n.o 263, página 564.
5
produtos ou serviços a intenção de “desfrutar dos esforços publicitários de outrem” e
“um abuso do direito à liberdade de comércio e de indústria” 12 Aplica-se a esses sinais
o que dizia Heródoto a propósito de quem muito viaja:para o célebre historiador de
Halicarnasso, pai da historiografia, aquele que transita por muitos países acaba se
tornando um cidadão do mundo, não mais se prendendo ao lugar de origem.
A marca supernotória , uma vez desaparecido o titular que assim a tornou , e,
consequentemente, extintos os direitos que lhe serviam de teto para se conservar com
todo o seu status no mundo jurídico, na ausência de sucessor ou cessionário que os
tenha mantido, torna-se viúva e, na sua viduidade, pode, a meu ver, encontrar dois
destinos diversos:
a) converter-se em res communis omnium, pelo fenômeno da distenção de sua
notoriedade a ponto de se identificar com o próprio produto/serviço originalmente
visado, genericizando-se e transmudando-se em sinal franco e, portanto,
inapropriável13 14;
b) mantendo a sua idoneidade distintiva, tornar-se, então, apenas uma res nullius, ou
seja, voltando à condição de sinal disponível e sujeito, portanto, a nova apropriação
nas condições fixadas em lei.
O problema objeto deste artigo pode nascer justamente da situação enunciada no
ítem b) supra , com a reapropriação subsequente à queda total dos direitos que
abrigavam o sinal. Indaga-se, então, se a resplandescência imanente ao alto renome
se apaga sem resíduos após o desaparecimento do sinal dotado dessa qualidade, ou se
perdura por algum tempo, mantendo praticamente intacta a excepcional aptidão
funcional dessa espécie de marca, a exemplo de uma fragrância que se desprende de
um frasco e permanece no ar algum tempo depois da evaporação do líquido do
recipiente do qual saiu .
Essas marcas, já fora de curso e, portanto, sem corpo, por não mais se acharem
ligadas a nenhum produto ou serviço e desamarradas de sua fonte geradora (= a
12
Em trabalho sobre as marcas notoriamente conhecidas ou de alto renome apresentado
durante o VII Congresso Internacional de Direito Comparado em Upsala de 6 a 13 de agosto de
1966.
13
A eventual genericização é o alto preço pago pelas marcas que atingiram um grau
excepcional de fama, assim como a perda de privacidade é o ônus com que arcam as
celebridades. Quando a fama do sinal ebule , passando do ponto, o resultado pode ser a perda
da função distintiva: a marca não é mais sinal privado, designativo de um produto originário de
certa fonte, mas um sinal universal, empregado pela comunidade para identificar um produto ou
serviço. O que era um sinal privado (=marca) se converte em sinal público, integrando-se ao
idioma. Genericizada, a marca, uma vez extinto o registro que a privatizava, se desamarra do
âmbito privado para ganhar a liberdade dos sinais utilizáveis para a livre comunicação.
14
Usei metaforicamente o termo “distenção”, emprestado da medicina, porque a patologia
física designada pela sigla LER, ou seja, lesão por esforço repetitivo, também ocorre no plano
das marcas: o sinal, de conhecimento notório (=de alto renome, conforme nomen juris
escolhido pelo legislador pátrio), é repetidamente empregado como o nome do próprio produto
ou serviço e acaba se degenerando, perdendo sua força muscular marcária e convertendo-se
em sinal de uso geral, inapropriável a partir do momento em que sobre ele já não mais haja
direitos assegurados por um registro promovido pela autoridade competente.
6
pessoa física ou jurídica que lhes deu vida mas que, em dado momento, desapareceu)
pairam na memória e integram a História15. O seu renascer, já sob a égide de um
novo titular, sem qualquer vínculo com o anterior ou anteriores, poderia, em meu
sentir, desencadear dúvidas ou erros e essas dúvidas ou erros podem, por sua vez,
converter-se em sentimentos de frustração, caso a marca, uma vez aplicada aos
produtos/serviços do novo titular, não traduza as expectativas geradas pela fama
anterior. Uma das consequências desse ruído semiológico poderia ser um arranhão no
cristal da fama histórica conquistada pelo sinal; um sinal que rutilava e permaneceu
guardado na memória coletiva, e que, na sua reapresentação no mercado, se tornou
uma espécie de “replicante”. Nessa recorporificação, os sinais podem ter um destino
menos elegante do que tiveram ao longo da vida anterior, sob a batuta do titular
desaparecido, e, após frustrar as expectativas do mercado, turvar a antiga fama16. Ou a
marca recorporificada poderia tornar-se um arremedo, análogo a uma das
personalidades assumidas por Tom Ripley, personagem fictício do célebre livro de
Patricia Highsmith , notabilizado por sua habilidade singular de arremedar pessoas,
assumindo perfis falsos.
A situação aqui descrita , ao contrário do que se possa imaginar, efetivamente existe e
é uma das causas da dispersão dessas marcas, que , sem titular, sem uso, são
recolhidas , reacolchoadas e registradas por empresas pelo mundo afora, dando nome
a hotéis, restaurantes, cinemas, artigos de vestuário, lojas, etc. Esses nomes carregam
traços de um prestígio, de uma elegância cuja origem, porém, mantém uma opacidade
que impede sua localização por parte do público: o público não tem noção exata de
onde sopram os ventos da celebridade desses nomes, mas tem uma reminiscência de
que eles contêm, sim, uma simbólica , um quid que remete a algo associado a luxo, a
tradição, a “savoir vivre”17; simbólica suscetível de guiar o consumidor, como
verdadeiro sonâmbulo , para a rota dos produtos ou serviços designados por esses
sinais.
Essas marcas comunizam-se; não no sentido de se tornarem res communis omnium ,
e ,portanto, inaptas a nova apropriação , mas no sentido de , nos diferentes países,
e/ou nas diferentes classes de produtos e serviços, pertencerem a titulares distintos,
15
O sítio www.dailyfinance.com/2011/01/10/remember-them-15-most-memorable-companiesthat-vanished traz uma galeria de marcas famosas desaparecidas, listadas pela equipe da
WalletPop , incluindo as marcas PANAM , WOOLWORTH´S e TWA.
16
Do ponto de vista de função semiótica, a marca se enquadra na hipótese de reprodução
infinita da ocorrência do tipo. Se o conteúdo intrínseco da ocorrência não corresponde à do tipo
e a falsidade é descoberta, há o que Umberto Ecco chama de ruído. Cito a seguinte passagem
do grande mestre italiano em seu livro “La Production des Signes”, edição francesa Le Livre
de Poche,Librarie Générale Française, 1992, página 15:
« “D´un point de vue sémiotique, le fait qu´un billet de banque de 500 francs soit faux devrait
importer peu, du moins aussi longtemps qu´il est considéré comme valable : tout objet qui est
pris pour un billet de 500 francs renvoie à la quantité correspondante d´or ou d´autres biens et
représente un cas de mensonge réussi. S´il est par la suite reconnu comme faux, alors ce n´est
pas un objet qui apparaîtcomme un billet de 500 francs, et sémiotiquement il doit être classé
comme un cas de bruit (...). »
17
Um “je ne sais pas quoi” como costumava dizer Honoré de Balzac para simplificar a menção
a algo indefinível, como é exatamente o caso: um vestígio, uma reminiscência;uma atração
magnética.
7
ainda que o público tenda a atribuir-lhes uma origem comum e não raro se frustre ao
constatar o vazio de conteúdo , sua inconsistência com o prestígio e qualidade
prometidos pelo nome. Tornam-se o que resta de uma planta, como beladona, por
exemplo, após o complexo processo de diluição praticado na homeopatia: a planta
não mais está presente, senão em vestígios energéticos; são como monarcas que,
embora destronados, ainda são alvos de reverência por onde passam.
Como observado retro, essa situação, salvo melhor juízo, e à exceção das hipóteses de
publicidade enganosa e outra condutas desenhadas pelo ordenamento jurídico, como,
por exemplo, a má fé de quem pleiteou e obteve a extinção do título por caducidade
(segunda hipótese mencionada na introdução deste trabalho) não encontram
tratamento de lege lata. Assim, saem do campo do Direito para ingressar no terreno
das práticas vigentes no mundo mercantil.
As ondas da legislação brasileira atual em matéria de marcas não atingem plenamente
o problema exposto no presente trabalho, mas chegam a alguma distância dele,
quando a Lei de Propriedade Industrial, ao regular certa espécie de marca –
nomeadamente, as marcas coletivas e de certificação – prevê um prazo de cinco anos
de carência para reapropriação desses sinais 18. Dever-se-ia cogitar de uma disposição
análoga para os casos de marcas famosas não mais registradas, não mais usadas e
órfãs de titular? A questão é muito complexa, até porque não há como se mensurar o
tempo durante o qual uma marca famosa permanece “embalsamada” até dissolver-se
, perdendo qualquer resquício de sua antiga força de atração: cada marca tem a sua
história e o seu tempo de esvaziamento de seu conteúdo magnético. Pela velocidade
cada vez maior das metamorfoses do nosso planeta em decorrência da revolução
informática deflagrada a partir dos últimos quartéis do século XX, os produtos tendem
a uma vida mais curta e os sinais que os distinguem, de modo geral, seguem essa
inclinação, com eles engolfando-se no tempo e no oblívio. Para um mundo que se
transforma desenfreadamente a cada minuto, poucos anos são suficientes para o
oblívio e muitas marcas não deixam traços, perdendo os seus 15 minutos de fama. A
rapidez no esquecimento de marcas já pontua a diferença do mundo de hoje em
relação ao mundo de ontem, para parafrasear Stefan Zweig, que usou generosamente
de sua pena magistral para descrever, em um livro, o mundo mágico da era do
Imperador Francisco José, que antecedeu o primeiro grande conflito mundial e se
encerrou melancolicamente com o desmoramento da dinastia habsburgueana pela
deposição de seu sobrinho e sucessor, o Imperador Carlos ,em 1918, que o escritor
austríaco viu embarcar no trem que o conduziria para sempre fora do país. 19. No
passado, uma das virtudes do produto era justamente a sua longevidade e as
respectivas marcas acompanhavam essa vida longa; marcas imperiais, que distinguiam
produtos sólidos e atravessavam o tempo, algumas das quais permaneceram vivas,
cavalgando produtos ajustados à realidade tecnológica dos novos tempos,
frequentemente acompanhadas de notas distintivas, como submarcas consistentes em
18
Artigo 154 da Lei de Propriedade Industrial, Lei n.o 9.279, de 14 de maio de 1996, in verbis:
Art. 154 – A marca coletiva e a de certificação que já tenham sido usadas e cujos registros
tenham sido extintos não poderão ser registradas em nome de terceiro, atnes de expirado o
prazo de 5 (cinco) anos, contados da extinção do registro.
19
Stefan Zweig, “Die Welt von gestern – Erinnerungen eines Europäers“, S.Fischer am Main
1982
8
combinações alfanuméricas, bem ao gosto do nosso universo atual, em que,
infelizmente, o número sobreleva o homem, que está até mesmo passando a receber,
em lugar de grilhões, ‘chips’ que aderem à pele. 20Contradições, aliás, de um mundo
que se desmaterializa sob o império da tecnologia digital _ as operações comerciais,
comunicacionais, emocionais , como, também, os atos delituosos são virtuais e há
pouca distinção ontológica entre o que é serviço e o que é produto – mas, ao mesmo
tempo, perde a alma, em contraposição a um mundo , quase desaparecido, com
predominância física e aspirações transcendentes.
Cabe anotar que o antigo Código da Propriedade Industrial (Lei n.o 5.772, de 21 de
dezembro de 1971), teve a pretensão de colocar cravelhas temporais no fenômeno da
notoriedade de marca para efeito de declarar, abstratamente, a sua existência
enquanto registrada a marca. O artigo 67 daquele diploma legal, pois, cercava no
tempo os efeitos do registro especial que previa para sinais com esse predicado,
fazendo-os coincidir com o prazo de vigência do registro ordinário. Esse muro
temporal, que tanto poderia beneficiar quanto prejudicar o titular, conforme o tempo
restante de vigência do registro ordinário, era evidentemente fictício e, tendo sofrido
inúmeras críticas ,não foi adotado pela legislação atual, que se restringiu à previsão de
tutela mais larga; tutela que, silente a lei, deveria ser declarada incidentalmente,na
presença de um confronto em torno do sinal. Todavia, a ânsia por regulamentações ,
própria da nossa cultura, provocou a construção de normas administrativas , em uma
espécie de pavilhão erguido por sobre o artigo 125 da Lei de Propriedade Industrial,
desenhando a liturgia de outorga dessa declaração e respectivo prazo de vigência21. A
fixação de prazo tem, evidentemente, a sua ratio essendi, constituindo, sobretudo, um
reclamo dos círculos interessados, pela sua utilidade como meio de fixação do valor de
grandes marcas, mas verdade é que a ritualística de obtenção da referida declaração
se tem prestado a candentes discussões. Aliás, o reclamo é de tamanha relevância no
plano econômico, que justificaria a criação de declaração não apenas atrelada a um
certo prazo mas, também, abstrata , independente da deflagração de um conflito em
torno do sinal, como muitos, aliás, vem advogando; declaração a demandar, é
evidente, revisão do texto legal, que, conforme visto, não estipula qualquer amarra
temporal.
Aqui, igualmente, seria tarefa ingrata aprisionar no tempo a perduração dos efeitos da
reputação de um sinal para se determinar o período de imunidade a novo registro em
nome de terceiros. Outra questão inquietante é o critério a ser fixado para
determinação de quais marcas se qualificariam para esse período de carência: seriam
marcas já anteriormente reconhecidas como de alto renome ?
20
Muitas marcas biblicamente atravessaram os séculos, como IMPERIALE, famosa água de
colônia encomendada por Napoleão III ao perfumista Guerlain, ainda disponível nas lojas da
centenária casa epônima. A marca BOUCHERON , por sua vez, já é citada por Proust, na
seguinte passagem de seu legendário romance “A la Recherche du Temps Perdu”:
« Je lui ferai aujourd´hui , si elle est gentille, me dit-il, un cadeau qui lui fera plaisir. C´est un
collier qu´elle a vu chez BOUCHERON » (op. cit., Livro III, Le Côté de Guermantes, parte I,
página 235, edição GF-Flammarion de 1987, sob a direção de Jean Milly).
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Resolução n.o 121/2005 do Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI.
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Por outro lado, como o Órgão competente controlaria essa imunidade? A partir de
uma lista de marcas que tiveram seu alto renome reconhecido e depois feneceram?
Quem teria legitimatio ad causam para impugnar tais pleitos?
A excepcionalidade das situações aqui descritas não me parece recomendar a edição
de regras especiais. Pela imensurabilidade temporal dos efeitos da reputação de um
sinal lançado no vazio jurídico após desaparecimento de seu titular, tais regras
dificilmente poderiam disciplinar a questão de forma razoável , trazendo, assim, o risco
de provocar sérias dificuldades e poucos benefícios. Em meu sentir, o problema –
menos acadêmico do que, à primeira vista, possa parecer – poderia ser equacionado
mediante razoável aplicação da norma contida no inciso III do artigo 195 da Lei de
Propriedade Industrial 22, combinada com os artigos 4.º, inciso VI e 37 do Código de
Defesa do Consumidor instituído pela Lei n.o 8.078, de 11 de setembro de 1990 23. É
que, em última análise, a reocupação de marca histórica sem os cuidados necessários
para manter os padrões de qualidade que a tornaram um sinal distinto - e não apenas
distintivo – e para informar o consumidor, pode, de um lado, assegurar ao novo titular
uma posição ilicitamente vantajosa frente à concorrência, constituindo, assim, um ato
de concorrência desleal e, de outro lado, induzir e manter o consumidor em erro, em
contravenção às garantias estabelecidas pelo sistema jurídico brasileiro ao público
consumidor. A solução residiria, portanto, na adequada aplicação dos instrumentos
legais existentes dentro do próprio campo no qual se inserem as marcas, quando,
evidentemente, reunidos os pressupostos de incidência dessas normas. Fórmulas
puramente abstratas para disciplinar a questão seriam, a meu ver, de difícil aplicação
aos casos concretos e suscetíveis de gerar distorções. Se já é tormentoso o tratamento
jurídico do fenômeno do alto renome durante a vida do registro ordinário do sinal
candidato a essa qualificação, o que se dirá da apreciação do fenômeno após a
extinção do título e da própria empresa que o detinha? Pela dificuldade de solução
prática e sistemática da questão, parece-me difícil uma atuação do órgão
administrativo, sendo preferível que eventuais conflitos derivados do uso ou registro
abusivo de sinais famosos que, embora abandonados, ainda se acham impregnados
pela antiga fama e despertam associações na mente do consumidor, sejam resolvidos
casuisticamente pelo Judiciário. A questão remete ao tempo,noção elementar e que,
portanto, não se define, mas se mede sob diversas perspectivas, inclusive a
22
In verbis: Art. 195 – Comete crime de concorrência desleal quem:
(...)
III – emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio,
clientela de outrem.
23
Artigo 4.o - Omissis
(...)
VI- coibição e repressão eficientes de todos os abusos praticados no mercado de
consumo, inclusive a concorrência desleal e utilização indevida de inventos e cirações
industriais das marcas e nomes comerciais e signos distintivos, que possam causar prejuízos
aos consumidores.
Artigo 37 - É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva.
§ 1.º É enganosa quslquer modalidade de informação ou comunicação de caráter
publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão,
capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade,
quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços.
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psicológica, daí a frase de Julieta na célebre peça de Shakespeare: “For in a minute
there are many days”24. Em música, o tempo é variável e serve de medidor sutil para a
diferença de interpretação, especialmente em peças que usam o “tempo rubato”,
criação do gênio de Chopin. Mas o Direito não admite “tempo rubato”, nem tempo
psicológico: o Direito é uma estrutura normativa destinada a equilibrar as distâncias
intersubjetivas, dando a cada um o que lhe é devido dentro de certas convenções, com
vistas à paz entre os socii e procura critérios universais. A mensuração do tempo,
aqui, deve ser estritamente metronômica, daí os prazos prescricionais aplicáveis
indistintamente a situações análogas. Ora, as marcas famosas abandonadas despem-se
de sua atração distintiva cada uma no seu tempo, esquivando-se de um regramento
genérico e necessitando de um tratamento pontual no âmbito de eventuais conflitos.
Como se vê, a matéria é complexa e uma regulamentação, se de interesse, deveria ser
cuidadosa , demandando reflexões profundas.
José Antonio B.L. Faria Correa
Advogado, Sócio Sênior de Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira; exPresidente da ABPI – Associação Brasileira da Propriedade Intelectual; ex-VicePresidente da ABDI – Associação Bradileira de Direito de Informática; ex-membro do
Comitê de Programa da AIPPI – Association Internationale pour la Protection de la
Propriété Intellectuelle
.
24
Rio de Janeiro, maio/junho de 2012
José van den Besselaar nos diz que “[N]a existência humana, topamos num conceito mais
concreto e rico do tempo: o “tempo psicológico” não é a sucessão monótona de momentos
perfeitamente iguais, mas compõe-se de “situações”heterogêneas, isto é, de parcelas
quantitativamente diferentes que, além disso, são únicas e irrepetíveis.(...) A mesma “hora
física” pode ser interminável para quem sofre, teme ou aqnseia, mas um instante fugidio para
quem goza ou se deleita (...)” (in “Introdução aos Estudos Históricos’, 3.a edição, Editora
Herder, São Paulo, 1968, página 36).
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