o caso sul americano

A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade
intelectual – o caso sul americano
Denis Borges Barbosa1
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1 Bacharel em Direito, UERJ, 1971, Mestre em Direito Empresarial, UGF, 1982, Master of Laws, Columbia,
1983. Sócio de Borges, Beildeck, Medina e Vilardo, no Rio de Janeiro. Professor de Propriedade Intelectual na
UERJ, PUC, UCAM, FGV/SP e Faculdades Curitiba. O trabalho conta com pesquisa de Ana Beatriz Nunes
Barbosa e Patrícia Porto.
Índice
ESTE TRABALHO 6
Da metodologia 7
PORQUE A PROPRIEDADE INTELECTUAL PODE CRIAR PROBLEMAS DE CONCORRÊNCIA 8
O remédio e seus efeitos secundários 9
Direitos exclusivos como monopólios 12
Monopólio? 14
A liberdade e sua restrição 17
O pólo da propriedade 18
A Propriedade Intelectual é um objeto primordial da tutela da concorrência? 20
PROPRIEDADE INTELECTUAL E CONCORRÊNCIA 22
Formas de intersecção entre direitos exclusivos e regras de concorrência 22
Oportunidades não exclusivas 22
Exclusividade e presunção de risco de monopolização 23
Uso regular de direito e situação de monopólio externo à PI 23
Aquisição de direitos 24
Os mercados relativos à tecnologia e PI 26
Ação concertada entre titulares 26
Ação unilateral 27
Negativa de licenciar 27
Negativa de licenciar e direito da concorrência 28
Negativa de licenciar e não uso de exclusividade 29
A doutrina das essential facilities 30
O possível uso da doutrina de essential facilities 35
Contratação de PI 36
PRÁTICAS E CLÁUSULAS RESTRITIVAS NOS CONTRATOS 37
A experiência Sul Americana com o controle de práticas restritivas 37
O impacto de TRIPs sobre as cláusulas restritivas39
Precedentes regulatórios 39
O acordo TRIPs 41
Natureza jurídica do art. 40 de TRIPs 42
O contexto ideológico do Art. 40.2 do TRIPs 42
Cláusulas restritivas rejeitadas pelo TRIPs 43
Abuso de direito 44
A ofensa à concorrência 44
A regra da razão 45
A listagem da Práticas 46
O sistema de Consultas 46
Tratamento nacional ou regional de cláusulas restritivas 47
ABUSO DE DIREITOS E ABUSO DE PODER ECONÔMICO 51
Abuso e direito internacional 51
Do direito internacional pertinente – da CUP 51
O Direito Internacional Pertinente - Acordo TRIPs52
Licenças compulsórias e TRIPS: requisitos especiais no caso de abuso
Abuso por por falta de uso e CUP 53
Licença por falta de uso e TRIPs 53
As noções de abuso no direito interno 54
Noção de abuso de direitos do Direito Americano 54
A variante inglesa 54
A outra noção de abuso 55
Abuso por excesso de poder jurídico 56
Abuso por desvio teleológico 57
Abuso como defesa 57
Abuso e direitos autorais 57
Abuso de direitos e abuso de poder econômico 59
52
Jurisprudência Americana – Licenças Compulsórias 62
O caso canadense 63
A EXPERIÊNCIA SUL AMERICANA COM PI E CONCORRÊNCIA 65
O caso brasileiro 65
Licenças contra o abuso e a lei em vigor 65
Licença por abuso de direitos 65
Competência para a concessão de licença por abuso de direito 65
Abuso e know how 65
Abuso e falta de uso
65
O dever de usar o privilégio 66
A licença por desuso na lei em vigor 66
Legitimidade para licenciamento compulsório por desuso 67
Finalidade da licença compulsória 67
Prazo para licença compulsória 67
Defesa do titular 67
Da noção de uso efetivo 68
Fabricação completa de produto; falta de uso integral do processo 69
Da experiência brasileira da licença compulsória por falta de uso 70
O episódio do contencioso com os Estados Unidos 71
Da licença por abuso do Poder econômico 71
A licença compulsória como punição: art. 24 da Lei 8.484/94 72
Modalidades de Práticas Anticoncorrenciais com patentes 76
Processualística da Licença por Abuso de Poder Econômico 77
Abuso de poder econômico na Lei 9.279/96 79
Licenças compulsórias em matéria de cultivares registrados 80
Jurisprudência sobre PI do CADE 80
Comunidade andina 87
Antitruste 87
Legislação de PI 88
A regulação de contratos de licença e transferência de tecnologia 89
Casos
89
Bolívia 90
Antitruste 90
Propriedade Intelectual 91
Colômbia 91
Antitruste 91
Propriedade Intelectual 92
Equador
92
Antitruste 92
Propriedade Intelectual 93
Venezuela 93
Antitruste 93
O Órgão Regulador 94
Propriedade Intelectual 95
Ley de Propiedad Industrial - Publicada en la Gaceta Oficial Nº 24873 del 14 de octubre de 1955
95
Decreto N° 2.095 Reglamento Del Regimen Comun De Tratamiento A Los Capitales Extranjeros Y
Sobre Marcas, Patentes, Licencias Y Regalias 96
Peru 98
Antitruste 98
O Indecopi 98
Casos 100
Propriedade Intelectual 101
MERCOSUL 104
Propriedade Intelectual e Mercosul
104
Esgotamento dos direitos 105
A questão da licença compulsória de patentes 106
Protocolo de Harmonização de Normas em Matéria de Desenhos Industriais 107
Protocolo de Harmonização de Normas Sobre Propriedade Intelectual no Mercosul em Matéria de
Marcas, Indicações de Procedência e Denominações de Origem 107
Paraguai
108
Antitruste 108
Propriedade Intelectual 108
Uruguai 109
Antitruste 109
Propriedade Industrial 110
Ley N° 17.164 - Patentes de Invención, Modelos de Utilidad y Diseños Industriales
Decreto N° 11/000 - Reglamenta la Ley 111
110
Argentina 111
Antitruste 111
A Lei em vigor 111
Casos 114
Propriedade Intelectual/ 115
Ley 24.481 modificada por la Ley 24.572 T.O. 1996 - B.O. 22/3/96 115
Ley 22.426, Ley de Transferencia de Tecnología 118
Chile119
Antitruste 119
A Legislação Aplicável 119
Decisões das Comissões Preventivas e Resolutivas relativas a Direitos de Propriedade Intelectual
121
Propriedade Intelectual 123
Reglamento de la Ley No.19.039 123
Decreto núm. 177/ 91 Aprueba Reglamento De La Ley No. 19.039 124
LEY 19.342 Regula Derechos De Obtentores De Nuevas Variedades Vegetales 124
Sumário do tratamento da matéria na América do Sul
USO DOS INSTRUMENTOS DE TUTELA DA CONCORRÊNCIA 125
Preços abusivos 125
124
Preço abusivo na legislação nacional de patentes 125
O uso da legislação geral de concorrência para determinar preço abusivo - caso brasileiro 126
Preço abusivo e prática européia 127
O caso específico dos países em desenvolvimento 128
Licenças de interesse público e controle de preços 128
Abuso de direitos 129
Recusa de licenciar direitos
130
Doutrina das essential facilities. 131
Essential facilities e o caso sul africano
132
Cláusulas anti-competitivas em contratos de PI
133
Como clásusula contratuais podem se mostrar anticompetitivas 133
Cláusulas restritivas na legislação brasileira 134
Licenças de patente 135
Licença de Marcas 138
Contratos de Fornecimento de Tecnologia 139
Contrato de serviços técnicos 141
Competência para análise das cláusulas restritivas. 141
Contratos de software 144
A jurisprudência do Supremo Tribunal em caso de cláusulas restritivas 144
Análise de clausulas restritivas em outros países sul americanos 148
O que fazer com as cláusulas restritivas: uma perspectiva concorrencial 148
Um caminho alternativo: garantia de uso regular dos direitos 150
Concessão de liminares em propriedade intelectual como exclusão indevida de competição
150
Tendências recentes em acordos pós-TRIPS na América do Sul 153
CONCLUSÃO 156
O sistema em funcionamento na América do Sul 157
Os caminhos da concorrência 158
Este trabalho
O propósito deste estudo, elaborado por solicitação do Centro de Estudios Interdisciplinarios de
Derecho Industrial y Económico da Universidad de Buenos Aires, com apoio do International
Centre for Trade and Sustainable Development (ICTSD), é avaliar o emprego presente dos
mecanismos de tutela da concorrência, na América do Sul, como meio de direcionar os sistemas
nacionais e regionais de Propriedade Intelectual para os fins próprios dos países e dos povos da
região.
O direito da concorrência, ou antitruste, sem dúvida ganha importância real num mundo onde a
economia de mercado é não só dominante, mas quase universal. Sua importância crescente na
América do Sul é testemunhada nas pesquisas realizadas para o presente trabalho. E é importante
que isso ocorra:
According to the UK IPRs Commission3, the regulation of IPRs to control anticompetitive practices by rights holders should be given a high priority in the design
of public policy and institutional frameworks. In most developing countries,
mechanisms aimed at controlling restrictive business practices, or the misuse of
IPRs, are weak or non-existent 4.
Duas hipóteses de partida conduziram nossa pesquisa: a de que a prática das instituições de
concorrência sul americanas não tem maior expressão no campo da propriedade intelectual. A
segunda é que, ante a fragilidade ou inaptidão das instituições, mais serviria aos propósitos de
criar um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual explorar o instituto clássico dos
abusos de direito.
O sentido desta opção entre duas abordagens diversas para o mesmo objetivo – de incentivar o
efeito pró-competitivo da propriedade intelectual - está na segunda seção deste estudo.
Quanto à primeira hipótese, realmente se observa que a prática atual dos sistemas de tutela da
concorrência, atuando como tal 5, não tem maior repercussão na adequação da propriedade
intelectual a um ambiente pró-competitivo. O conjunto das intervenções documentadas não
aparenta conduzir a nenhum objetivo de moderar e redirecionar os eventuais excessos e
disfunções das patentes, marcas e direitos autorais – pelo menos pela aplicação dos parâmetros
esperados do que seja a concorrência adequada numa economia de mercado.
No entanto, pelo menos a esse observador, certos sistemas nacionais mostram alguma
sensibilidade às questões suscitadas pela propriedade intelectual, e especialmente por seus
excesso. Tal se vem dando em particular quanto às marcas – como ativos – e em alguns casos de
emprego de direitos autorais.
O estudo dessa hipótese se encontra particularmente na segunda, na terceira, e na quinta seção
do trabalho, nas quais se examinam respectivamente o ambiente jurídico da intercessão entre
propriedade intelectual e concorrência, a questão das cláusulas e práticas restritivas em contratos,
e a prática da América do Sul em relação a esses dois aspectos.
O uso do instrumento classico, inicialmente do direito canônico, depois do administrativo, e cada
vez do direito privado, do abuso de direitos é prefigurado na propriedade intelectual pelo texto do
art. 5º da Convenção de Paris em sua versão original de 1883. Com ele, aponta-se, desde a raiz
histórica, que patentes e outros títulos, com todas vantagens de sua criação, são igualmente
suscetíveis de disfunção e de lesão aos interesses gerais.
As vantagens – em tese – da ênfase nesse instrumento são evidentes. Primeiro pela consagração:
nada de inovação, nada de discurso terceiro-mundista, numa percepção tão clássica, tão
3 Vide http://www.iprcommission.org/ , visitado em 11/04/2005.
4 David Vivas-Eugui, Regional and bilateral agreements and a TRIPS-plus world: the Free Trade Area of the
Americas (FTAA), Quaker United Nations Office (QUNO), Geneva, Quaker International Affairs Programme
(QIAP), Ottawa, International Centre for Trade and Sustainable Development (ICTSD), Geneva
5 O sistema chileno registra um pequeno número de atuações no campo da propriedade intelectual , mas em
temas e questões que não seriam tratados, nos Estados Unidos ou na Europa, como de direito da
concorrência.
engastada no direito ocidental. Com diversos fundamentos, o abuso de patentes, ou de direitos
autorais, ou de marcas, tem sido reconhecido nos textos legais e na jurisprudência tanto de
tradição românica quanto da common law. A recente recuperação do patent misuse pela análise
concorrencial,que está acontecendo em particular pelo direito legislado americano dos últimos
anos, mais revela do que obscurece a importância do abuso de direitos como maneira de moderar
e corrigir os efeitos adversos da propriedade intelectual.
Suscitável como fundamento de licenças compulsórias, como argumento de defesa em ações
judiciais de pretensa violação de direitos, e não menos como parte de uma análise antitruste 6, tal
tema é objeto de importante decisão da corte suprema venezuelana. Este autor supõe que uma
análise mais minuciosa da jurisprudência judicial dos vários países indicará uma presença talvez
significativa desse instituto jurídico na América do Sul. No Brasil, pelo menos, há uma caudalosa
jurisprudência quanto aos abusos do órgão central de arrecadação de direitos autorais, no
cumprimento de uma legislação desbalanceada, excessiva, e nem por isso favorável aos
criadores.
Cumpre precisar que, ao cabo do estudo, ambas hipóteses se mostraram falhas. Nem a utilização
dos instrumentos antitruste está tão incipiente quanto se julgava, nem o abuso de direitos tem sido
usado de verdade para moderar, pelo menos visivelmente, as carências e excessos da
propriedade intelectual.
De outro lado, confirma-se a intuição de que os dois instrumentos são, ou podem ser, relevantes
para assimilar adequadamente os requisitos impostos pelos tratados multilaterais de comércio, ou
de propriedade intelectual, de mode a colaborar com a concorrência dos países da América do
Sul. A proposta, certamente ambiciosa, do trabalho é aumentar a conscientização para os meios
de direito capazes de propiciar a criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade
intelectual. Já existem e podem ser usados.
Da metodologia
Longe dos métodos e protocolos da ciência econômica, e sem se arrogar nenhuma das sutilezas
dos formuladores de políticas públicas, este estudo é apenas um longo – talvez demasiado longo –
memorando de advogado, daqueles que avaliam se o cliente tem chances de ganhar ou perder
uma ação.
Assim, são os métodos dessa profissão os usados neste caso. Levantamento das leis e casos
judiciais ou administrativos, tentando esgotar a jurisprudência existente; o que nem sempre, talvez,
será possível devido à dimensão da área pesquisada. Avaliação das tendências reais do uso de
uma solução jurídica. Uso dos princípios gerais do Direito, no que comuns a toda a área analisada,
com a vantagem da tradição de uma mesma influência européia. Utilização da experiência mais
próxima, que é o do sistema jurídico brasileiro, para entender o comportamento das instituições
dos países do mesmo sub-continente, sempre atento para as importantes peculiaridades nacionais
e regionais.
Foram pesquisados, mas não integram o texto analítico, os dados da Guiana francesa, do
Suriname e da República da Guiana. Tais elementos integram o Anexo a este estudo.
6 Sem se esquecer que é elemento coativo da análise des cláusulas restritivas sob o art. 40 de TRIPs.
Porque a propriedade intelectual pode criar problemas de
concorrência
Das muitas formas possíveis de estímulo ao investimento criativo, a história real das economias de
mercado inclinou-se por um modelo específico: aquele que dá ao criador ou investidor um direito
de uso exclusivo sobre a solução tecnológica, ou sobre a obra do espírito produzida 7.
Não se imagine que tal modelo de mercado seja o único possível para fazer florescer a criatividade
humana. Fora dele, os Príncipes Esterházy mantiveram vivo o fluxo de Haydn sob o regime do
patronato, comunidades inteiras subvencionaram a arquitetura gótica, os fabliaux nasceram da
pena de Jean Bodel, de Cortebarbe, Durand, Gautier le Leu, e Henry d'Andeli sem nenhum
estímulo de royalties. Em economias planificadas, inventores, artistas e escritores não deixaram de
produzir.
De outro lado, pelo menos no tocante à produção intelectual não técnica, e até certo grau, a
produção científica, há sempre o incentivo não econômico, a que se referia Lord Camden em 1774
8
:
It was not for gain, that Bacon, Newton, Milton, Locke, instructed and delighted the
world; it would be unworthy such men to traffic with a dirty bookseller for so much a
sheet of a letter press. When the bookseller offered Milton five pound for his
Paradise Lost, he did not reject it, and commit his poem to the flames, nor did he
accept the miserable pittance as the reward of his labour; he knew that the real
price of his work was immortality, and that posterity would pay it.
Nas situações em que a criação é estimulada ou apropriada pelo mercado, duas hipóteses foram
sempre suscitadas:
ou a da socialização dos riscos e custos incorridos para criar 9;
ou a apropriação privada dos resultados através da construção jurídica de uma exclusividade
artificial, como a da patente, ou do direito autoral, etc.. Ë desta última hipótese que falamos
inicialmente como sendo o modelo preferencial das economias de mercado.
7 Trataremos a proteção das marcas, nomes de empresa e outros signos distintivos, que são uma forma de tutela do
investimento na imagem dos produtos, serviços e das próprias empresas, como funcionando de forma idêntica à proteção
ao investimento criativo.
8 Donaldson v. Beckett, Proceedings in the Lords on the Question of Literary Property, February 4 through February 22,
1774.
9 Certamente não é propósito deste estudo discutir formas alternativas de estímulo à criação. Mas na proporção em que o
conhecimento disperso tenha um interesse para os operadores no mercado, a divulgação indenizada serve apenas de
nivelamento da competição. Ou, se não houver nivelamento, a dispersão favorecerá aqueles titulares de empresas que
mais estiverem aptos na competição a aproveitar desse conhecimento em condições de mercado. Assim, iniciativas como
o de usar fundos estatais para aplicações de interesse geral, sem apropriação dos resultados, poderiam ser tidas como
contrárias à moralidade pública. Pareceria correto, de outro lado, reservar o uso exclusivo, com uma ampla política de
licenciamento. Por que se suscita aqui questão da moralidade pública? No direito constitucional brasileiro está vinculada
ao caput do artigo 37 da Carta de 1988 como um dos princípios básicos da Administração Pública, e intimamente ligado
às noções de razoabilidade. “Por considerações de direito e de moral, o ato administrativo não terá que obedecer somente
à lei jurídica, mas também à lei ética da própria instituição, porque nem tudo que é legal é honesto, conforme já
proclamavam os romanos – non omne quod licet honestum est.”. Hely Lopes Meirelles, Direito Administrativo Brasileiro.
15 ed., São Paulo:Revista dos Tribunais, 1990, p. 79-80. Na prática brasileira, por exemplo, o uso de recursos do
contribuinte brasileiro para finalidades que não o beneficiem central, direta ou especificamente, poderia ser questionado
pelo Ministério Público como contrário à moralidade pública. O mesmo se daria num contexto em que a reciprocidade
internacional na divisão do domínio comum fosse, na prática, desigual a tal ponto que não se guardasse proporção
razoável entre o que o dinheiro do contribuinte brasileiro propiciasse a terceiros, e o que outros recursos oferecessem aos
brasileiros, especialmente se o resultado fosse da apropriação alheia das técnicas com base em dinheiro público nacional.
Um exemplo veemente do tema é o questionamento em curso pelo Ministério Público Federal brasileiro quanto à
interpretação da norma que permite emendar reivindicações de patentes, cuja aplicação pelo escritório de patentes foi
sentida como desbalanceada em face do interesse nacional na preservação do domínio público.
Por que exclusividade, e por que artificial? Por uma característica específica dessas criações
técnicas, abstratas ou estéticas: a natureza evanescente desses bens imateriais. Quando eles são
colocados no mercado, naturalmente se tornam acessíveis ao público, num episódio de imediata e
total dispersão 10. Ou seja, a informação ínsita na criação deixa de ser escassa 11, perdendo a sua
economicidade.
As características desses bens são apontados pela literatura 12:
o que certos economistas chama de não-rivalidade. Ou seja, o uso ou consumo do bem por uma
pessoa não impede o seu uso ou consumo por uma outra pessoa. O fato de alguém usar uma
criação técnica ou expressiva não impossibilita outra pessoa de também fazê-lo, em toda
extensão, e sem prejuízo da fruição da primeira.
O que esses mesmos autores se referem como não-exclusividade: o fato de que, salvo intervenção
estatal ou outras medidas artificiais, ninguém pode ser impedido de usar o bem. Assim, é difícil
coletar proveito econômico comercializando publicamente no mercado esse tipo da atividade
criativa..
Como conseqüência dessas características, o livre jogo de mercado é insuficiente para garantir
que se crie e mantenha o fluxo de investimento em uma tecnologia ou um filme que requeira alto
custo de desenvolvimento e seja sujeito a cópia fácil.
Já que existe interesse social em que esse investimento continue mesmo numa economia de
mercado 13, algum tipo de ação deve ser intentada para corrigir esta deficiência genética da criação
intelectual. A criação tecnológica ou expressiva é naturalmente inadequada ao ambiente de
mercado 14.
O remédio e seus efeitos secundários
Impõe-se assim a intervenção do Estado, pela ação de algum instrumento de direito 15. A correção
do desestímulo no investimento de longo prazo na inovação, assim, acontece através de uma
garantia legal, por exemplo:
10 Thomas Jefferson -. “If nature has made any one thing less susceptible than all others of exclusive property, it is the
action of the thinking power called an idea, which an individual may exclusively possess as long as he keeps it to himself;
but the moment it is divulged, it forces itself into the possession of every one, and the receiver cannot dispossess himself
of it (…) Its peculiar character, too, is that no one possesses the less, because every other possesses the whole of it. He
who receives an idea from me, receives instruction himself without lessening mine; as he who lights his taper at mine,
receives light without darkening me. That ideas should freely spread from one to another over the globe, for the moral
and mutual instruction of man, and improvement of his condition, seems to have been peculiarly and benevolently
designed by nature”.
11 É uma das hipóteses de res extra commercium. “Por razões de ordem profana, eram consideradas fora do comércio (res
extra commercium humani iuris) as coisas comuns a todos (res communes omnium), isto é, as indispensáveis à vida
coletiva ou a ela úteis, como o ar, a água corrente, o mar e as praias”. Marky, Thomas, Curso Elementar de Direo
Romano, ed. Saraiva, 6ª ed., 1992.
12 Citamos aqui, J.H. Reichman, Charting the Collapse of the Patent-Copyright Dichotomy: Premises for a restructured
International Intellectual Property System 13 Cardozo Arts & Ent. L.J. 475 (1995); Wendy J. Gordon, Fair Use as Market
Failure: A Structural and Economic Analysis of the Betamax Case and Its Predecessors, 82 Colum. L. Rev. 1600 (1982);
Michael G. Anderson & Paul F. Brown, The Economics Behind Copyright Fair Use: A Principled and Predictable Body
of Law, 24 Loy. U. Chi. L. J. 143 (1993). Vide Wendy J.Gordon, Asymmetric Market Failure and Prisoner’s Dilemma in
Intellectual Property, 17 U.Dayton L.Rev. 853, 861-67 (1992); do mesmo autor, On Owning Information: Intellectual
Property and the Restitutionary Impulse, 78 Va.L.Rev. 149, 222-58 (1992) e Assertive Modesty: An Economy of
Intangibles, 94 Col.L.Rev. 8, 2587 (1994). Vide também Samuelson, Davis, Kapor e Reichmann, A Manifesto
Concerning the Legal Protection of Computer Programs, 94 Col.L.Rev. 8, 2308, 2339 (1994). Ejan Machaay, Legal
Hybrids: Beyond Property and Monopoly, 94 Col.L.Rev. 8, 2637 (1994).
13 O que é simplesmente uma opção antropológica, tendo como alternativa a das sociedades de história cíclica, como a
dos tchucarramães ou outros povos selvagens.
14 Thomas Jefferson –“Inventions then cannot, in nature, be a subject of property. Society may give an exclusive right to
the profits arising from them, as an encouragement to men to pursue ideas which may produce utility, but this may or may
not be done, according to the will and convenience of the society, without claim or complaint from anybody”.
15 Note-se que nem mesmo o uso de outros meios artificiais, como a proteção eletrônica ou física contra a cópia, tem
dispensado a proteção jurídica. Veja-se, por exemplo, o Digital Millenium Act, lei dos Estados Unidos que considera
violação de direitos autorais a superação técnica desses meios físicos ou eletrônicos; o mesmo ocorre com os Tratados
OMPI de 1996.
por meio de um direito exclusivo, ou seja, a apropriação privada tanto do uso, da fruição, e
também da possibilidade de transferir a terceiros a totalidade desses direitos (no latim tão querido
aos juristas, usus, fructus; abusus); ou então
por um direito não exclusivo, mas também de repercussão econômica, por exemplo, o direito de
fruir dos resultados do investimento, cobrando um preço de quem usasse a informação, mas sem
ter o direito de proibir o uso 16; ou ainda
por uma garantia de indenização do Estado para quem investisse na nova criação tecnológica ou
autoral.
A escolha, numa economia diversa da de mercado, provavelmente seria a opção número 3, a
socialização dos custos da criação. O Estado indeniza o investimento privado na criação divulgada.
Esta era uma opção prevista na legislação de alguns países nos fins do século XVIII e, na
Constituição do Brasil, até 1967. Neste caso, em alguma parte o risco do investimento, ou mesmo
o equivalente da receita esperada de seus frutos, seriam assumidos pelo Tesouro. Essa é,
também, uma das formas complementares de estímulo ao investimento criativo em situações em
que o mercado, por si só, mesmo com auxílio de direitos exclusivos, não é suficiente para fazê-lo
17
.
No entanto, a modalidade de intervenção historicamente preferida tem sido a concessão de direitos
exclusivos 18. Como indica o nome, são direitos de excluir terceiros, que não o titular, da fruição
econômica do bem.
Mencionamos anteriormente a artificialidade do direito exclusivo em face às criações intelectuais.
Mas nunca é demais enfatizar a inaturalidade dessa intervenção 19. Fica clara a subsistência de um
direito natural à fruição do domínio público, indicado tanto pela filosofia clássica 20 como pela
jurisprudência 21.
De outro lado, mesmo quando erguido à categoria de direito constitucional, os direitos exclusivos
em seu aspecto patrimonial não são normalmente tidos como parte do Bill of Rights, ou seja, dos
direitos fundamentais 22, restando como tal apenas o aspecto moral dos mesmos direitos, quando
reconhecido 23.
16 Um domínio público pagante, como a solução prevista por Carlos Correa Carlos. Intellectual property rights, the WTO
and developing countries. Malaysia: TWN, 2000, p. 248-251. Transitional Periods and Provisions, para a aplicação dos
Direitos Especiais de Comercialização do art. 70.9 do TRIPs.
17 Para uma discussão da questão vide, do autor, Incentivos fiscais no contexto da Lei Federal de Inovação, encontrado
em http://www.denisbarbosa.addr.com/inovafiscal.doc.
18 J.H. Reichmann, Charting the Collapse of the Patent-Copyright Dichotomy: Premises for a restructured International
Intellectual Property System 13 Cardozo Arts & Ent. L.J. 475 (1995). Succinctly stated, this body of law grants creators a
bundle of exclusive property rights devised to overcome the “public good” problem arising from the intangible, indivisible
and inexhaustible nature of intellectual creations, which allows them to be copied by second comers who have not shared
in the costs and risks of the creative endeavor
19 “The exclusive right Congress is authorized to secure to authors and inventors owes its existence solely to the acts of
Congress securing it [Wheaton v. Peters, 33 U.S. (8 Pet.) 591, 660 (1834)], from which it follows that the rights granted
by a patent or copyright are subject to such qualifications and limitations as Congress, in its unhampered consultation of
the public interest, sees fit to impose [Wheaton v. Peters, 33 U.S. (8 Pet.) 591, 662 (1834); Evans v. Jordan, 13 U.S. (9
Cr.) 199 (1815)]”.
20 Aristóteles, Poética, parte IV: “First, the instinct of imitation is implanted in man from childhood, one difference
between him and other animals being that he is the most imitative of living creatures, and through imitation learns his
earliest lessons; and no less universal is the pleasure felt in things imitated.”
21 In re Morton-Norwich Prods., Inc., 671 F.2d 1332, 1336 (C.C.P.A. 1982) (“[T]here exists a fundamental right to
compete through imitation of a competitor’s product, which right can only be temporarily denied by the patent or
copyright laws.”). “The defendant, on the other hand, may copy [the] plaintiff’s goods slavishly down to the minutest
detail: but he may not represent himself as the plaintiff in their sale” “The efficient operation of the federal patent system
depends upon substantially free trade in publicly known, unpatented design and utilitarian conceptions. (...) From their
inception, the federal patent laws have embodied a careful balance between the need to promote innovation and the
recognition that imitation and refinement through imitation are both necessary to invention itself and the very lifeblood of
a competitive economy. Bonito Boats, Inc. V. Thunder Craft Boats, Inc., 489 U.S. 141 (1989), O'connor, J., Relator,
decisão unânime da Corte. “[t]o forbid copying would interfere with the federal policy, found in Art. I, § 8, cl. 8 of the
Constitution and in the implementing federal statutes, of allowing free access to copy whatever the federal patent and
copyright laws leave in the public domain.” Compco Corp. v. Day-Brite Lighting, Inc., 376 U.S. 234, 237 (1964)
22 Como sempre se notou, a proteção às patentes e ao direito autoral não consta do Bill of Rights das Emendas à
Constituição Americana, mas do corpo original. No Brasil, o constitucionalista José Afonso da Silva, ao tratar do texto
Provavelmente na consciência deste direito fundamental ao domínio público, ou pela assimilação
percebida de tais direitos aos monopólios econômicos, os sistemas jurídicos sempre impuseram
limitações à constituição, duração ou ao exercício desses direitos. Um exemplo incisivo destas
restrições e dos seus motivos, no tocante às patentes, se encontra num julgado da Suprema Corte
dos Estados Unidos (Caso Sears, Roebuck):
“A concessão de uma patente é a concessão de um monopólio legal; certamente,
a concessão das patentes em Inglaterra era uma exceção explícita à lei de James I
que proibia monopólios. As patentes não são dadas como favores, como eram os
monopólios dados pelos monarcas da dinastia Tudor, mas têm por propósito
incentivar a invenção recompensando o inventor com o direito, limitado a um termo
de anos previstos na patente, pelo qual ele exclua terceiros do uso de sua
invenção. Durante esse período de tempo ninguém podem fazer, usar, ou vender
o produto patenteado sem a autorização do titular da patente.
Mas, enquanto se recompensa a invenção útil, os "direitos e o bem-estar da
comunidade devem razoavelmente ser considerados e eficazmente guardados”.
Para esses fins, os pré-requisitos de obtenção da patente tem de ser observados
estritamente, e quando a patente é concedida, as limitações ao seu exercício
devem ser aplicadas também estritamente.
Para começar, a existência de uma "invenção genuína" (...) deve ser demonstrada
"para que, na demanda constante por novos inventos, a mão pesada do tributo não
seja imposta em cada mínimo avanço tecnológico" Uma vez a patente seja
concedida:
a) deve-se interpretá-la estritamente “
b) não pode ela ser usada para se chegar a qualquer monopólio além daquele
contido na patente"
c) o controle do titular da patente sobre o produto, a partir do momento em que
esse quando deixa suas mãos, é estritamente;
d) o monopólio da patente não pode ser usado contra as leis antitruste.
Finalmente, (...)" quando a patente expira o monopólio criado por ela expira
também, e o direito de fabricar o artigo - inclusive o direito a fazer precisamente na
forma em que foi patenteada - passa ao público.24
relativo à propriedade industrial, assim diz: “O dispositivo que a define e assegura está entre os dos direitos individuais,
sem razão plausível para isso, pois evidentemente não tem natureza de direito fundamental do homem. Caberia entre as
normas da ordem econômica”, Curso de Direito Constitucional Positivo., pp. 245/46. O também constitucionalista
Manoel Gonçalves Ferreira Filho é da mesma opinião nas 17 edições de seu Comentários à Constituição, v.1, p.51.:
“Certamente esta matéria não mereceria ser alçada ao nível de direito fundamental do homem”.
23 “De todo lo anterior se puede concluir que, conforme a la jurisprudencia constitucional: Los derechos morales de autor
son fundamentales. Los derechos patrimoniales de autor, aun cuando no son fundamentales, gozan de protección
constitucional”. Sentencia C-053/01, Corte Constitucional de Colômbia. De forma similar talvez se pudesse interpretar à
noção “naturalista”dos direitos exclusivos sobre criações intelectuais, cujo exemplo máximo é o da primeira lei francesa
sobre patentes. Na interpretação do relator do respectivo projeto de lei, Le Chevalier De Boufflers, S'il existe pour un
homme une véritable propriété, c'est sa pensée ; celle-là paraît du moins hors d'atteinte, elle est personnelle, elle est
indépendante, elle est antérieure à toutes les transactions; et l'arbre qui naît dans un champ n'appartient pas aussi
incontestablement au maître de ce champ, que l'idée qui vient dans l'esprit d'un homme n'appartient à son auteur.
L'invention qui est la source des arts, est encore celle de la propriété ; elle est la propriété primitive, toutes les autres sont
des conventions." Outra não seria a interpretação do exposto na Declaração Universal dos Direitos do Homem –Art. 27 Todos têm o direito à proteção dos interesses morais e materiais resultante de qualquer obra científica, literária ou artística
de que sejam autores.”
24 Sears, Roebuck & Co. V. Stiffel Co., 376 U.S. 225 (1964) Mr. Justice Black delivered the opinion of the Court. The
grant of a patent is the grant of a statutory monopoly; indeed, the grant of patents in England was an explicit exception to
Direitos exclusivos como monopólios
Surge aqui o ponto crucial desta nota. São os tais direitos exclusivos monopólios ou propriedades?
Expliquemo-nos. Há, na história dos direitos exclusivos, sempre uma oposição central entre a
classificação deles como “propriedade” ou como “monopólio”. Como o tipo clássico dos direitos
exclusivos é a propriedade, todos sistemas jurídicos – em maior ou menor proporção - sempre
utilizaram algumas categorias gerais relativas à propriedade para compor o quadro onde se
colocaram os direitos sobre bens imateriais.
Há, na verdade, um eixo em que a classificação se desloca, conforme o sistema nacional, o
subsistema, e o momento histórico, mais próximo de um, ou de outro pólo dessas noções.
O direito inglês e, a seu tempo, o direito federal americano construíram, com muita repercussão, a
noção desses direitos como sendo monopólios. O eco dessa construção, que resulta do Estatuto
dos Monopólios de 1623 25, espraiou-se em outros sistemas jurídicos, não só os do
Commonwealth. No Brasil, por exemplo, Rui Barbosa, um dos pais da Primeira Constituição
Republicana e jurista lendário no Brasil, assim definiu o dispositivo constitucional que protegia as
marcas, patentes e direitos autorais:
Prescrevendo que aos inventores a lei dará "um privilegio temporario" sobre os
seus inventos, o Art. 72, § 25, da Constituição da Republica (...) convertem os
inventos temporariamente em monopolio dos inventores; pois outra coisa não é o
monopolio que o privilegio exclusivo, reconhecido a algum, sobre um ramo ou um
objecto da nossa actividade. 26
A classificação dos direitos exclusivos como “monopólios” tem sido uma constante na história da
Suprema Corte Americana 27, como também de outros tribunais constitucionais, como a Câmara
the statute of James I prohibiting monopolies. Patents are not given as favors, as was the case of monopolies given by the
Tudor monarchs, but are meant to encourage invention by rewarding the inventor with the right, limited to a term of years
fixed by the patent, to exclude others from the use of his invention. During that period of time no one may make, use, or
sell the patented product without the patenteès authority. But in rewarding useful invention, the "rights and welfare of the
community must be fairly dealt with and effectually guarded. To that end the prerequisites to obtaining a patent are strictly
observed, and when the patent has issued the limitations on its exercise are equally strictly enforced. To begin with, a
genuine "invention" (...) must be demonstrated "lest in the constant demand for new appliances the heavy hand of tribute
be laid on each slight technological advance in an art."
Once the patent issues:
it is strictly construed,
it cannot be used to secure any monopoly beyond that contained in the patent,
the patentee´s control over the product when it leaves his hands is sharply limited, and
the patent monopoly may not be used in disregard of the antitrust laws. Finally, (...),
when the patent expires the monopoly created by it expires, too, and the right to make the article - including the
right to make it in precisely the shape it carried when patented - passes to the public.
25 Que foi a única lei de patentes no Reino Unido até bem tarde no séc. XIX, e continua sendo invocado como elemento
da Constituição Inglesa. Vide por exemplo The Grain Pool of WA v The Commonwealth [2000] HCA 14 (23 March
2000) High Court Of Australia “The Statute of Monopolies of 1623 had purported to be declaratory of the common law by
indicating the limitations established by the common law upon the exercise of the prerogative of the Crown to grant
monopolies. Thereafter, the scope of permissible patentable subject-matter involved an inquiry "into the breadth of the
concept which the law [had] developed by its consideration of the text and purpose of [that statute]”.
26 Ruy Barbosa, Comentários à Constituição de 1891.O autor continua: “no proprio Art. 72, §.§ 26 e 27, da Constituição
Nacional, (...) temos expressamente contempladas outras excepções ao principio da liberdade industrial, que ambas as
Constituições limitam, já garantindo as marcas de fabrica em propriedades dos fabricantes, já reservando aos escriptores e
artistas "o direito exclusivo" á reproducção das suas obras. Por essas disposições os manufactores exercem sobre suas
obras, tanto quanto os inventores sobre os seus inventos, direitos exclusivos, mantidos pela Constituição, isto é,
monopolios constitucionaes” A expressão era corrente na época no Brasil: vide Bento de Faria, “seria permitir o
monopolio de uma infinidade de signaes distinctivos, registrados e depositados com o fim de embaraçar, sem necessidade,
a livre escolha dos concurrentes (sic)” (Das Marcas de Fabrica e de Commercio e do Nome Commercial. Rio de Janeiro:
Editor J. Ribeiro dos Santos, 1906, p. 120).
27 Em todo o séc. XIX, continuando até o presente. A primeira decisão da Suprema Corte falando de direitos de exclusive
como monopolies é de 1829, Pennock v. Dialogue, 27 U.S. (2 Pet.) 1,19 (1829). Veja Graham v John Deere Co 383 US 1
at 5-6 (1966). : "The Congress in the exercise of the patent power may not overreach the restraints imposed by the stated
constitutional purpose. Nor may it enlarge the patent monopoly without regard to the innovation, advancement or social
benefit gained thereby” .
dos Lordes 28, o tribunal máximo da Índia 29, do Canadá 30 e a corte suprema da Austrália.31. Mas
a noção se estende a jurisdições em que não se pode traçar uma cadeia histórica levando ao
Estatuto dos Monopólios como, por exemplo, na Colômbia 32 , ou no México 33.
A classificação não é simplesmente retórica. Ao contrário, ela representa uma posição dos
tribunais e da literatura jurídica quanto à responsabilidade social dos titulares de direitos
exclusivos:
This may seem surprising in that no American copyright or patent statute has ever
made any reference to monopoly. Nonetheless, the "exclusive" or "sole" rights
granted by these statutes would rather quickly come to be referred to as monopoly
rights. Although not limited to patents per se, the question of monopoly rights has
been more frequently addressed in the context of patents rather than has
copyrights. (…)
Those who argued patents and copyrights to be monopolies tended to favor a more
restrictive interpretation of the patent and copyright laws," while those who
contended that they were not monopolies generally did so for the purpose of
advocating a more liberal interpretation of those laws. Those who argued that they
were monopolies tended to favor the view that the patent and copyright laws were
intended to be in the public interest whereas those who avoided the use of the term
"monopoly" generally argued that an important purpose of these laws was to reward
inventors and authors for their efforts. 34
Em suma, a expressão “monopólio”, utilizada em conexão com os direitos exclusivos sobre
criações intelectuais, implica numa fé na prevalência do interesse público sobre o interesse
privado dos investidores 35. Essa convicção se acha expressa no raciocínio do caso Sears
Roebuck, da Suprema Corte dos Estados Unidos, exposto no texto acima da nota 23.
28 “They forget their Creator, as well as their fellow creatures, who wish to monopolize his noblest gifts and greatest
benefits. Why did we enter into society at all, but to enlighten one another's minds, and improve our faculties, for the
common welfare of the species?” (Donaldson v. Beckett, Proceedings in the Lords on the Question of Literary Property,
February 4 through February 22, 1774. Em mais de 200 anos, não se altera a classificação: “It is different from a patent
specification, in which the purpose of the claims is to mark out the extent of the patenteès monopoly in respect of a
product or process which may be made or utilised anywhere in the area covered by the patent.” House of Lords Consorzio Del Prosciutto Di Parma v. Asda Stores Limited and Others.
29 “1. The object of patent law is to encourage scientific research, new technology and industrial progress. The price of
the grant of the monopoly is the disclosure of the invention at the Patent Office, which, after the expiry of the fixed period
of the monopoly, passes into the public domain.” Petitioner: Biswanath Prasad Radhey Shyam Vs. Respondent: Hindustan
Metal Industries Date Of Judgment13/12/1978
30 “A patent, as has been said many times, is not intended as an accolade or civic award for ingenuity. It is a method by
which inventive solutions to practical problems are coaxed into the public domain by the promise of a limited monopoly
for a limited time.” [2002] 4 S.C.R. Apotex Inc. v. Wellcome Foundation Ltd. 153
31 “Even if the amounts levied upon the distribution of blank tapes cannot, with strict accuracy, be called royalties, it is
not difficult to discern why the draftsman of the legislation chose the term "royalty". That term in its modern application
is apt to describe the payments which the grantees of monopolies such as patents and copyrights receive under licence”
Australian Tape Manufacturers Association Ltd And Others V. The Commonwealth Of Australia (1993) 176 Clr 480 Fc
93/004 High Court Of Australia 11:3:1993
32 Por eso están establecidas las notas características del derecho intelectual así: a) El monopolio o privilegio exclusivo de
la explotación a favor del titular ; b) Amparo del derecho moral del autor; c) Su temporalidad, referida exclusivamente al
aspecto patrimonial del derecho, y al propio derecho moral del autor, como lo consagra la misma Ley 23 de 1992 y d) Su
existencia, a diferencias de las formalidades esenciales. Corte Constitucional, Sentencia No. C-040/94
33 “se prohiben los monopolios, a excepción hecha de aquéllos que por su naturaleza corresponden al Estado y de los
privilegios que conceden las leyes sobre derechos de autor y de invenciones y marcas.” Amparo en revisión 3043/90.
Kenworth Mexicana, S.A. de C.V. 30 de enero de 1991.
34 Walterscheid, Edward C., The Nature of the Intellectual Property Clause: A Study in Historical Perspective, William S.
Hein & Co. Inc. Buffalo, New York, 2002, p. 247-248.
35 Como declarou enfaticamente a Suprema Corte Americana: “(…) this court has consistently held that the primary
purpose of ou patent laws is not the creation of private fortunes for the owners of patents but is to promote the progress of
science and useful arts (...)”, Motion Picture Patents Co.v. Universal Film Mfg. Co., 243 U.S. 502, p. 511 (1917).
No entanto, o extensivo uso da expressão não significava necessariamente identificar esses
“monopólios” com a noção de mesmo nome, do Direito Antitruste. O principal intérprete do
Estatuto dos Monopólios, Lorde Coke, escrevendo em 1644 36, definiu o que era monopólio para
os efeitos daquela lei:
"[a] monopoly is an institution or allowance by the king by his grant, commission, or
otherwise to any person or persons, bodies politic or corporate, of or for the sole
buying, selling, making, working, or using of any thing, whereby any person or
persons, bodies politic or corporate, are sought to be restrained of any freedom that
they had before, or hindered in their lawful trade."
Ora, por definição, os direitos exclusivos sobre novas criações não retiram do público qualquer
liberdade que havia anteriormente a sua constituição, eis que os elementos tornados exclusivos –
técnicas, ou obras expressivas - nunca haviam sido integrados ao domínio comum. Novos, ou
originais, são sempre res nova, bens ainda não inseridos na economia. Ainda que “monopólios”,
seriam de uma subespécie socialmente aceitável 37.
A análise jurídica de Coke – o monopólio é uma privação de liberdades públicas -, não se identifica
necessariamente, assim, com a noção econômica da mesma expressão, indicada, por exemplo,
por Adam Smith:
“The monopolists, by keeping the market constantly understocked, by never fully
supplying the effectual demand, sell their commodities much above the natural
price, and raise their emoluments, whether they consist in wages or profit, greatly
above their natural rate”.38
Aqui, a ênfase não é sobre a privação de liberdade, mas sobre o exercício (como nota Posner,
ineficiente 39) de um poder econômico expresso numa capacidade de elevar preços. A mesma
expressão, “monopólio”, aponta para pelo menos dois fenômenos distintos. Numa observação de
Foyer e Vivant, nos direitos de exclusiva sobre criações intelectuais há monopólio jurídico, mas não
monopólio econômico 40.
Mas, ao mesmo tempo que se empregava a noção jurídica de monopólio, no contexto da
Propriedade Intelectual, para enfatizar a responsabilidade social que recai sobre o titular dos
respectivos direitos, sem chegar realmente identificá-los com um monopólio econômico, a
polissemia – a múltipla significação da palavra “monopólio” - levou , em certos contextos, a tratálos com mais rigor e odiosidade do que outros objetos da tutela da concorrência. Ë o que veremos
a seguir.
Monopólio?
Na jurisprudência e prática relativa ao Direito da Concorrência, a polissemia conduziu, em certos
momentos, a considerar os direitos de exclusiva, e em especial a patente, como um conduto
especialmente daninho de abusos de poder econômico. Como indica a literatura, discernia-se uma
oposição entre a natureza dos direitos exclusivos e os propósitos do Direito Antitruste 41.
36 Edward Coke, 3 Institutes Of The Laws Of England (London 1644)
37 Nota Walterscheid, falando dos autores da Constituição Americana: “They clearly viewed these limited-term grants as
monopolies, albeit of a desirable and acceptable type”
38 Adam Smith, An Inquiry Into The Nature And Causes Of The Wealth Of Nations. Numa observação extremamente
interessante, o autor nota: “A monopoly granted either to an individual or to a trading company has the same effect as a
secret in trade or manufactures.”.
39 Richard Posner, Antitrust Law, 2a. Ed., p. 16.
40 Foyer e Vivant, Le Droit des Brevets, PUF, 1991:. 266.
41 Sheila F. Anthony , Antitrust And Intellectual Property Law: From Adversaries To Partners, AIPLA Quarterly
Journal, Volume 28, Number 1 Page 1 Winter 2000, “The thinking that patent law and antitrust worked toward opposite
purposes had another effect. In any given case, courts and the agencies had to find that one or the other concept took
precedence. This meant that in many cases, the courts considered patents to be a government-endorsed exception to the
antitrust laws. In fact, for a long time, the courts held that the patent exception was so broad as to immunize from antitrust
scrutiny the conduct of firms holding patents. In one case, the Supreme Court even found that conduct involving price
fixing merited immunity. In the middle of the century, the courts narrowed the immunity. Certain types of conduct still
were considered to be outside the antitrust laws. Others, however, were not. A 1948 Supreme Court opinion described the
boundaries of the immunity this way: "the possession of a valid patent or patents does not give the patentee any exemption
from the provisions of the Sherman Act beyond the limits of the patent monopoly.” The Court had begun to recognize that
Assim, ao teor da jurisprudência americana pertinente dos anos 50’e 60’, que emprestava
efetivamente um teor de monopólio econômico ao direito relativo às patentes 42, a existência de tal
direito era uma presunção de controle de mercado.
Inegavelmente, os direitos de propriedade intelectual, ao tornarem exclusiva uma oportunidade de
explorar a atividade empresarial, se aproximam do monopólio. No entanto, há mesmo que se fazer
uma distinção entre as duas noções, como já notava este autor em 1982 43.
Faz séculos que se admite a exclusividade jurídica do uso de uma tecnologia, desde que nova, útil
e dotada de certo éclat de criação, ou de um obra do espírito, ao mesmo tempo em que se vedam
os monopólios em geral. Não há muita diferença entre receber a exclusividade da fabricação de
um tipo de tecido sobejamente conhecido, e a mesma exclusividade quanto a um novo, senão a de
que, no segundo caso a exclusividade não presume a restrição de atividades produtivas já em
curso.
Ao considerar o monopólio do sal contrário à Common Law, os tribunais ingleses levaram em conta
os inúmeros empresários já operando no setor, que teriam de abandonar seu comércio (Monopoly
Case de 1604). Mas cabia ressalvar o monopólio do novo, que nada tirava à economia, senão
induzia o intuito de continuar criando.
Intuitivamente, esse monopólio do novo não é igual ao monopólio do velho. Não se retiram
liberdades do domínio comum, para reservar a alguém. Ao contrário, traz-se do nada, do não
existente, do caos antes do Gênesis, algo que jamais integrara a liberdade de ninguém. Há uma
doação de valor à economia, e não uma subtração de liberdade.
Mas exclusividade passa a haver – se o Direito o quis em geral e reconheceu no criador os
pressupostos de aquisição do benefício. Há mesmo assim um monopólio, num certo sentido. Mas é
necessário entender que nos direitos de Propriedade Intelectual - na patente, por exemplo – o
monopólio é instrumental: a exclusividade recai sobre um meio de se explorar o mercado, sem
evitar que, por outras soluções técnicas diversas, terceiros explorem a mesma oportunidade de
mercado 44.
Richard Posner, em seu recentíssimo livro sobre a economia da Propriedade Intelectual,
assinalando a progressiva mudança de atitude americana, desde os anos 80’, quanto à legislação
e prática anti-monopólio relativa aos direitos exclusivos de propriedade intelectual, assim diz:
Most copyrights, trademarks, and trade secrets confer little in the way of monopoly
power. 'The situation is less clear regarding patents (…), and so it is not surprising
that courts in the early patent tie-in cases tended to confuse patent "monopolies"
with monopolies that have economic consequences grave enough to warrant the
invocation of antitrust prohibitions. This confusion led judges to suppose that there
the antitrust and patent laws could co-exist. (…)To summarize the historical overview, the antitrust and patent laws once
were thought to represent opposing policies. This dichotomy was encouraged by the antitrust presumption that a patent
not only conferred exclusive rights to one product or process, but also assured monopoly power in a relevant market,
regardless of available substitutes”.
42 "A patent, . . . although in fact there may be many competing substitutes for the patented article, is at least prima facie
evidence of [market] control." Standard Oil Co. of California v. United States, 337 U.S. 293, 307 (1949)”The Court has
held many times that power gained through some natural and legal advantage such as a patent, copyright, or business
acumen can give rise to liability if "a seller exploits his dominant position in one market to expand his empire into the
next." Times-Picayune Publishing Co. v. United States, 345 U.S. 594, 611 (1953), "[O]nce a company had acquired
monopoly power, it could not thereafter acquire lawful patent power if it obtained new patents on its own inventions
primarily for the purpose of blocking the development and marketing of competitive products rather than primarily to
protect its own products from being imitated or blocked by others." SCM Corp. v. Xerox Corp., 463 F. Supp. 983, 1007
(D. Conn. 1978), affd, 645 F.2d 1195 (2d Cir. 1981), cert. denied, 455 U.S. 1016 (1982).
43 Em Know How e Poder Econômico, dissertação de Mestrado em Direito Empresarial, Universidade Gama Filho, 1982.
44 Sheila F. Anthony , op. cit. “For much of this century, courts and federal agencies regarded patents as conferring
monopoly power in a relevant market. A "relevant market" is an antitrust term of art that is used to determine which
products compete with one another. Historically, substitute products were not considered in the analysis of whether
patents confer monopoly power.
is an inherent tension between intellectual property law, because it confers
"monopolies," and antitrust law, which is dedicated to overthrowing monopolies.
That was a mistake. At one level it is a confusion of a property right with a
monopoly. One does not say that the owner of a parcel of land has a monopoly
because he has the right to exclude others from using the land. But a patent or a
copyright is a monopoly in the same sense. It excludes other people from using
some piece of intellectual property without consent. That in itself has no antitrust
significance. Arnold Plant was mistaken to think that rights in physical property
alleviate scarcity and rights in intellectual property create it (…). Information is a
scarce good, just like land. Both are commodified-that is, made excludable
property-in order to create incentives to alleviate their scarcity. Talk of patent and
copyright "monopolies" is conventional; we have used this terminology ourselves in
this book. The usage is harmless as long as it is understood to be different from
how the same word is used in antitrust analysis 45.
A mudança de atitude no sistema americano a que se refere Posner é facilmente comprovada pelo
tom altamente anti-social e pró-investidor das decisões reiteradas do Tribunal Federal
especializado, criado em 1982 (Federal Circuit) e da posição expressa no Guia de Aplicação das
Regras Antitruste à Propriedade Intelectual de 1995 46.
Note-se, no entanto, que a visão expressa por Posner não é exclusivamente americana. Relatório
de 1998 da OMC indica uma certa generalidade de tal postura 47:
In particular, it was no longer considered that an exclusive right necessarily
conferred market power. Often, there were enough substitutes in the market to
prevent the holder of an intellectual property right from actually gaining market
power. The availability of substitutes was an empirical question that could only be
determined on a case-by-case basis. Further, even if the intellectual property right
concerned generated market power, the right holder's behaviour might not
necessarily constitute an abuse of a dominance. Therefore, under current
standards the exercise of an intellectual property right as such was not restrained
by competition law.
The point was made that, in the application of competition law, there was also now
a much greater appreciation of the efficiency benefits arising from the licensing of
intellectual property rights. Licensing was regarded as generally pro-competitive; it
should not be subject to excessive regulation by national competition laws. Some
national competition laws defined safety zones or group exemptions to reflect this
presumption. Where an individual licensing practice needed to be examined, this
45 William M. Landes e Richard A Posner, The Economic Structure of Intellectual Property Law, Hravard University
Press, 2003, p. 374.
46 FTC, Justice Issue Guidance Regarding Antitrust Enforcement Over Intellectual Property, encontrado em
http://www.ftc.gov/opa/1995/04/intellec.htm. O texto assim inicia: “The guides are based on the premise that intellectualproperty licensing generally benefits consumers by promoting innovation toward new and useful products and more
efficient processes, and by enhancing competition”. Sheila F. Anthony, Op.Cit. , “The integrated approach of the IP
Guidelines embodies three basic principles. First, the federal antitrust authorities apply the same general antitrust
principles to conduct involving intellectual property as to conduct involving any other form of property. The agencies
recognize, however, that intellectual property has important characteristics that distinguish it, such as ease of
misappropriation. The antitrust analysis undertaken in cases involving intellectual property takes such differences into
account. Nonetheless, the governing antitrust principles are the same.The second principle is that the agencies do not
presume that intellectual property creates market power in the antitrust context. This is important because it represents a
refinement of the thinking that characterized earlier periods of antitrust enforcement.The third principle is that the
agencies generally consider intellectual property licensing to be procompetitive. The agencies recognize that intellectual
property licensing often allows firms to combine complementary factors of production. Licensing also can help integrate
complementary intellectual property. Consumers may benefit from licensing because it can expand access to intellectual
property and thus increase the speed and reduce the cost of bringing innovations to market”.
47 Report (1998) of the Working Group on the interaction between trade and competition policy to the General Council,
Wt/Wgtcp/2, 8 December 1998
was generally done on a case-by-case basis according to a "rule of reason"
standard by which the pro-competitive benefits would be weighed against
anti-competitive effects. Reference was also made to the use of guidelines by
national competition authorities as a means of contributing to predictability and
transparency in the application of competition law, for example to provide guidance
on licensing practices that would be presumed acceptable and on those that might
require examination.
The view was expressed that, nonetheless, the compatibility of competition law and
intellectual property rights depended on competition law being properly applied to
the exercise of those rights. A proper application of competition law should avoid
two extremes: too stringent an application could lessen innovation; an ineffective or
insufficient application could result in an over-extended grant of market power
De outro lado, pode-se postular que a situação descrita fosse qualtitativamente diversa entre os
países em desenvolvimento:
In principle, IPRs create market power by limiting static competition in order to
promote investments in dynamic competition. In competitive product and innovation
markets the awarding of IPRs rarely results in sufficient market power to generate
significant monopoly behavior. However, in some circumstances a portfolio of
patents could generate considerable market power through patent-pooling
agreements among horizontal competitors. In countries that do not have a strong
tradition of competition and innovation, strengthening IPRs could markedly raise
market power and invite its exercise 48
A liberdade e sua restrição
A noção de “monopólio” de Lorde Coke, de outro lado, suscita um dos temas constitucionais mais
importantes quanto ao direitos exclusivos sobre criações intelectuais. O conflito entre a restrição
ao livre uso da informação, resultado da exclusividade, e liberdade de empreender, de informar, de
ser informado e de usar da informação 49.
Mais uma vez Rui Barbosa, falando do dispositivo constitucional que assegura a liberdade de
profissão e de iniciativa, no confronto com os direitos de exclusiva:
Não ha só diversidade, senão até antagonismo, e essencial, entre as duas, uma
das quaes é a declaração de uma liberdade, a outra a garantia de uma propriedade
exclusiva. O Art. 72, § 24, da Constituição do Brasil, (...) franqueiam a exploração
de todas as industrias ao trabalho de todos. O Art. 72, § 25, do Pacto federal, (...)
reservam a exploração dos inventos aos seus inventores. O que estas duas
ultimas, disposições consagram, pois, é justamente um privilegio. Desta mesma
qualificação formalmente se servem, dizendo que aos inventores "ficará garantido
por lei um privilegio temporario',.
Mesmo nas constituições nacionais em que a liberdade de trabalho e de iniciativa é preponderante
sobre outros princípios, se encontra alguma forma, ainda que difícil e artificial, de conciliar a
tensão,. Por exemplo, a Corte Constitucional da Venezuela emprestou à proteção dos direitos de
propriedade intelectual a consagração de norma de segurança jurídica, com uma certa conotação
de imposição externa 50
48 Keith E. Maskus, Mohamed Lahouel, Competition Policy and Intellectual Property Rights in Developing
Countries: Interests in Unilateral Initiatives and a WTO Agreement, encontrado em
http://www.worldbank.org/research/abcde/washington_12/pdf_files/maskus.pdf, vistitado em 21/02/2005.
49 The efficient operation of the federal patent system depends upon substantially free trade in publicly known,
unpatented design and utilitarian conceptions. (...) From their inception, the federal patent laws have embodied a careful
balance between the need to promote innovation and the recognition that imitation and refinement through imitation are
both necessary to invention itself and the very lifeblood of a competitive economy. Bonito Boats, Inc. V. Thunder Craft
Boats, Inc., 489 U.S. 141 (1989), O'connor, J., Relator, decisão unânime da Corte.
50 Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, Venezuela, 8 de marzo de 2000, “En cuanto a la amenaza de
violación al derecho que tiene todo ciudadano a dedicarse libremente a la actividad lucrativa de su preferencia, consagrado
Na técnica de análise e aplicação constitucional corrente, esse “antagonismo” se resolve pelos
instrumentos da ponderação e da razoabilidade 51. Crucialmente importante para a análise
constitucional da Propriedade Intelectual, este tema, no entanto é apenas lateral ao objeto de
nosso estudo.
O pólo da propriedade
O outro pólo de análise dos direitos de exclusiva, como visto, é o da assimilação deles ao estatuto
da propriedade. Certo que, numa perspectiva conservadora, o parâmetro da propriedade pode ser
– como mencionamos -, uma visão extremamente favorável ao titular dos direitos, como o
comprova um voto do juiz da Suprema Corte Americana, Oliver Wendel Holmes:
I suppose that a patentee has no less property in his patented machine than any
other owner, and that, in addition to keeping the machine to himself, the patent
gives him the further right to forbid the rest of the world from making others like it. In
short, for whatever motive, he may keep his device wholly out of use. Continental
Paper Bag Co. v. Eastern Paper Bag Co. 210 U.S. 405 [1908]. So much being
undisputed, I cannot understand why he may not keep it out of use unless the
licensee, or, for the matter of that, the buyer, will use some unpatented thing in
connection with it. Generally speaking, the measure of a condition is the consequence of a breach, and if that consequence is one that the owner may impose
unconditionally, he may impose it conditionally upon a certain event. Non debit cui
plus licet, quod minus eat non licere. D. 50, 17, 21 [Ulpian]. (Motion Picture Patents
Co. v. Universal Film Mfg. Co., 243 U.S. 502, 510 (1917):
Porém, muito longe dessa visão, no contexto constitucional do pós-guerra, pelo menos, a
propriedade é um direito sujeito aos condicionantes sociais de sua utilização 52.
O exemplo mais enfático desse entendimento, no tocante à propriedade intelectual, é certamente a
Corte Constitucional Alemã 53. Mas não menos importante é a prática da Corte Constitucional
en el artículo 112 de la Constitución de 1999, se observa que tal derecho se encuentra dispuesto en los siguientes
términos:"Artículo 112.- Todas las personas pueden dedicarse libremente a la actividad económica de su preferencia” Las
limitaciones a ese derecho, se encuentran establecidas conforme al texto constitucional, por razones de seguridad, de
sanidad o interés social, con fundamento en la Constitución o en las leyes. (…) Asimismo, se observa que tal limitación
tiene una razón de "seguridad", que -como ya se dijo- es para proteger los derechos de propiedad intelectual obtenidos en
el país o derivados de acuerdos internacionales en los que la República es parte.
51 Tribunal Constitucional da Itália. “Nel riconoscere in capo all'autore la proprietà dell'opera ed il suo diritto allo
sfruttamento economico della stessa in qualsiasi forma e modo, la legge non trascura di operare un bilanciamento tra
valori ed interessi contrapposti; bilanciamento non irragionevole in quanto realizzato in sintonia con i principi
costituzionali sia in ordine alla tutela della libertà dell'arte e della scienza (art. 33), sia in materia di tutela della proprietà,
da riferire anche all'opera intellettuale (art. 42), sia di tutela del lavoro in tutte le sue forme, tra cui deve farsi rientrare
anche la libera attività di creazione intellettuale (art. 35). Tale bilanciamento risulta nel contempo positivamente
finalizzato, mediante l'incentivazione della produzione artistica, letteraria e scientifica, a favorire il pieno sviluppo della
persona umana (art. 3) ed a promuovere lo sviluppo della cultura (art. 9). Dette finalità, che indicano la stretta connessione
tra tutela degli autori e tutela della cultura, sono peraltro ragionevolmente conciliabili, come già affermato da questa Corte
(ordinanza n. 361 del 1988) con la libertà dell'iniziativa economica (art. 41) di altri soggetti (produttori, rivenditori,
noleggiatori) in un equilibrio che tenga conto dei rispettivi costi e rischi; e sono altresì conciliabili con i diritti di tutti alla
fruizione dell'opera artistica e con l'interesse generale alla diffusione della cultura”. Sentenza 108/1995 Giudizio di
legittimità costituzionale in via incidentale”
52 Fabio Konder Comparato, Propriedade e Direitos Humanos, manuscrito, “É, justamente, à luz dessa consideração da
propriedade como fonte de deveres fundamentais que se deve entender a determinação constitucional de que ela atenderá
à sua função social (art. 5º, inc. XXIII). No mesmo sentido, dispõem a Constituição italiana (art. 42, segunda alínea) e a
Constituição espanhola (art. 33, 2). Não se está, aí, de modo algum, diante de uma simples diretriz (Leitlinie, Richtschnur)
para o legislador, na determinação do conteúdo e dos limites da propriedade, como entendeu uma parte da doutrina alemã,
a propósito do disposto no art. 14, segunda alínea, da Lei Fundamental de Bonn: A propriedade obriga. Seu uso deve
servir, por igual, ao bem-estar da coletividade (Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der
Allgemeiheit dienen). Como bem salientou um autor, a responsabilidade social incumbe não só ao Estado, como aos
particulares; Estado Social significa não apenas obrigação social da comunidade em relação aos seus membros, como
ainda obrigação social destes entre si e perante a comunidade como um todo”.
53 Für das Urheberrecht hat das Bundesverfassungsgericht in der in diesem Zusammenhang zitierten Entscheidung
ausgesprochen, zu den konstituierenden Merkmalen des Urheberrechts als Eigentum im Sinn der Verfassung gehöre die
grundsätzliche Zuordnung des vermögenswerten Ergebnisses der schöpferischen Leistung an den Urheber im Wege
Italiana, que inclusive se fundou na análise da função social das patentes para declarar, em 1978,
a inconstitucionalidade superveniente da vedação de patentes farmacêuticas (Sentenza 20/1978 ).
A função social dos direitos exclusivos é um elemento relevante de análise mesmo nas jurisdições
de common law 54.
A vinculação da propriedade intelectual a suas finalidades sociais encontra um parâmetro
essencial em TRIPs:
ART.7 - A proteção e a aplicação de normas de proteção dos direitos de
propriedade intelectual devem contribuir para a promoção da inovação tecnológica
e para a transferência e difusão de tecnologia, em benefício mútuo de produtores e
usuários de conhecimento tecnológico e de uma forma conducente ao bem-estar
social e econômico e a um equilíbrio entre direitos e obrigações
Essa vertente de análise dos limites dos direitos exclusivos sobre criações intelectuais tem,
provavelmente, muito maior aplicação nos sistemas jurídicos sul-americanos neste momento 55.
No caso brasileiro, o texto da Carta de 1988 56 propõe à lei ordinária a seguinte diretriz:
Art. 5º (...) XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio
temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à
propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos,
tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do
País; (Grifei)
Aqui ressalta a vinculação dos direitos de propriedade industrial à cláusula finalística específica do
final do inciso XXIX, que particulariza para tais direitos o compromisso geral com o uso social da
propriedade – num vínculo teleológico destinado a perpassar todo o texto constitucional.
Como se vê, o preceito constitucional se dirige ao legislador, determinando a este tanto o conteúdo
da Propriedade Industrial (“a lei assegurará...”), quanto a finalidade do mecanismo jurídico a ser
criado (“tendo em vista...”). A cláusula final, novidade do texto atual, torna claro que os direitos
relativos à Propriedade Industrial não derivam diretamente da Constituição brasileira de 1988, mas
da lei ordinária; e tal lei só será constitucional na proporção em que atender aos seguintes
objetivos:
a) visar o interesse social do País;
b) favorecer o desenvolvimento tecnológico do País;
c) favorecer o desenvolvimento econômico do País.
Assim, no contexto constitucional brasileiro, os direitos intelectuais de conteúdo essencialmente
industrial (patentes, marcas, nomes empresariais, etc.) são objeto de tutela própria, que não se
confunde mesmo com a regulação econômica dos direitos autorais. Em dispositivo específico, a
Constituição brasileira de 1988 sujeita a constituição de tais direitos a condições especialíssimas
de funcionalidade (a cláusula finalística), compatíveis com sua importância econômica, estratégica
e social. Não é assim que ocorre no que toca aos direitos autorais.
privatrechtlicher Normierung und seine Freiheit, in eigener Verantwortung darüber verfügen zu können. Dies bedeute
nicht, daß damit jede nur denkbare Verwertungsmöglichkeit verfassungsrechtlich gesichert sei. Im einzelnen sei es Sache
des Gesetzgebers, im Rahmen der inhaltlichen Ausprägung nach Art. 14 Abs. 1 Satz 2 GG sachgerechte Maßstäbe
festzulegen, die eine der Natur und der sozialen Bedeutung des Rechts entsprechende Nutzung und angemessene
Verwertung sicherstellen (vgl. BVerfGE 31, 229 <240 f.>).Bundesverfassungsgericht - 1 BvR 587/88 54 Suprema Corte dos Estados Unidos: Graham v John Deere Co 383 US 1 at 5-6 (1966). : "The Congress in the exercise
of the patent power may not overreach the restraints imposed by the stated constitutional purpose. Nor may it enlarge the
patent monopoly without regard to the innovation, advancement or social benefit gained thereby."
55 Corte Constitucional da Colombia. “Por ultimo es necesario advertir que, aún cuando sometida a formas especiales de
regulación (C.P., artículo 61), la propiedad intelectual es sólo una de las muchas formas a través de las cuales se
manifiesta el derecho general de propiedad y, por lo tanto, se somete a las limitaciones a que queda sometido este derecho
por virtud del artículo 58 de la Carta. En particular, la propiedad intelectual, así como la propiedad común, es "una
función social que implica obligaciones" y, como tal, "le es inherente una función ecológica". Sentencia C-262/96
Convenio Para La Protección De Obtenciones Vegetales-Protección constitucional
56 Como procurador geral do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, à época da elaboração da Constituição de
1988, teve este autor a oportunidade de redigir o dispositivo em questão, como proposto e inserido no texto em vigor..
Certo é que, no que for objeto de propriedade (ou seja, no alcance dos direitos patrimoniais), o
direito autoral também está sujeito às limitações constitucionalmente impostas em favor do bem
comum - a função social da propriedade de que fala o Art. 5º, XXIII da Carta de 1988. Note-se,
uma vez mais, neste contexto, que a proteção autoral, como propugna boa parte da doutrina, não
se esgota na noção de propriedade, em particular pela presença dos direitos de personalidade ou
direitos morais em geral.
O Art. 5º, XXII da Carta, que assegura inequivocamente o direito de propriedade, deve ser sempre
contrastado com as restrições do inciso seguinte, a saber, as de que a propriedade atenderá sua
função social. Também no Art. 170 a propriedade privada é definida como princípio essencial da
ordem econômica, sempre com o condicionante de sua função social 57.
Assim também o direito autoral. Diz Manoel Joaquim Pereira dos Santos 58:
Uma outra esfera de conflitos ocorre na medida em que o exercício do Direito de
Autor pode configurar uma forma de abuso. Apesar de incondicionado, não se trata
evidentemente de um direito absoluto, pois desde logo, reconhece a doutrina, está
sujeito às limitações constitucionais inerentes à função social da propriedade,
contidas no inciso XXIII do mesmo artigo, face ao conteúdo marcadamente
patrimonial da norma constitucional59. Na verdade, o Direito Autoral assim como a
Propriedade Industrial estão sujeitos a limitações decorrentes de situações
determinadas em que há o conflito desses direitos de exclusividade com outros
interesses jurídicamente tutelados. Trata-se de “limitações extrínsecas”, como as
denominou Oliveira Ascensão60, as quais, evidentemente, são muito mais gerais do
que aquelas decorrentes da aplicação da “cláusula finalística” aplicável à
Propriedade Industrial.
A Propriedade Intelectual é um objeto primordial da tutela da concorrência?
Este capítulo inicial deste estudo usou instrumentos históricos e de direito constitucional
comparado em preferência a qualquer visão econômica. Nos limites desses instrumentos,
pareceria razoável concluir que, mesmo nos sistemas jurídicos que se referem às patentes,
marcas e direitos autorais (e aos demais direitos similares) como “monopólios”, o uso da expressão
tem como propósito enfatizar o compromisso desses direitos com a função social ao qual eles
deveriam ser voltados.
Assim, com diferentes nomenclaturas, encontra-se em um número relevante de sistemas jurídicos
a apreensão de que os direitos exclusivos sobre criações intelectuais devem ter uma função além
da simples proteção do investimento que as gerou. Nem tal convicção é permanente no tempo,
nem é monolítica nas instituições dos vários Estados nacionais, mas ela existe e pode ser
apontada. Este é, para a convicção do autor, a conclusão substantiva inicial, que nos permite
prosseguir com este estudo.
É verdade, como indicamos, que em certos momentos da história conjunta do direito da
propriedade intelectual e do direito da Concorrência (ou direito antitruste) os propósitos de um e
outro, pelo menos nos sistema jurídico americano, aparentavam estar em oposição.
Por muitas razões, já se disse que o direito antitruste americano é um grande produto de
exportação. Assim, usar uma lei antitruste como instrumento primordial para moderar os abusos
dos direitos de propriedade intelectual pareceria, em tais épocas, ser um procedimento de certa
aceitação internacional 61. Perceba-se, então, que este segunda perspectiva não poderia, de
início, ser descartada. Assim, toma-se a bandeira de que existiria uma oposição entre regulação de
monopólios e Propriedade Intelectual como um argumento de possível utilização.
57 José Afonso da Silva, Curso de Direito Constitucional Positivo, Ed. RT, 1989, p. 241: "a propriedade (sob a nova
Constituição) não se concebe senão como função social".
58 Princípios Constitucionais e Propriedade Intelectual – O Regime Constitucional do Direito Autoral,
manuscrito, 2004.
59 [Nota do origina] Vide BARBOSA, Denis Borges, o.c., p. 139. CHAVES, João Carlos Muller. Comunicação e
Direito de Autor – Princípios Constitucionais. In: Aspectos Polêmicos da Atividade de Entretenimento. São
Paulo: (Academia Paulista de Magustrados), 2004. p. 76.
60 [Nota do origina] ASCENSÃO, José de Olivera, o.c., p. 267 e 269.
61 Provavelmente já foi observado, por esta altura, a falta de menção aos sistemas de tutela da concorrência de outros
países, além dos Estados Unidos. Tal carência deverá ser suprida adiante.
A convicção da utilidade deste argumento se expressa, aliás, no art. 40 de TRIPs, que assegura
aos Estados Membros o direito de controlarem cláusulas abusivas em contratos internacionais de
propriedade intelectual, mas sob a condição de que tal abuso implique “efeitos adversos sobre a
concorrência” no mercado relevante. Acontece que há uma condição complementar, de que em
cada caso de uso dessa permissão, devam haver consultas entre os países pertinentes, assegura
que as noções de “efeitos adversos sobre a concorrência” não sejam exclusivamente as do país
que se propõe a usar o art. 40 em seu território.
Infelizmente, não existem ainda padrões de tutela concorrencial internacionais. Não foi criada
ainda, e talvez não tão cedo, uma Agência Internacional da Concorrência 62.
Os tempos em que essa pretensa oposição era comprada e vendida, a rationale concorrencial
podia até ser um ótimo argumento para, na América do Sul, implementar-se um controle de função
social dos direitos exclusivos. Tem-se já nesse ponto adiantar que este estudo não encontrou
nenhum sinal de que, efetivamente, tenha-se feito uso - nos países pesquisados - desse
argumento para tal objetivo.
Fato é que o momento passou. Já vimos que pelo discurso em voga, não há oposição, mas antes
profundo afeto, entre as patentes e o Direito Antitruste. Perdeu-se, assim, talvez, a oportunidade
de usar-se o discurso anti-monopólio para otimizar as vantagens sociais nos países da América do
Sul.
62 Sobre a questão, vide nosso estudo The World Competition Agency as a necessary International Institution, encontrado
em http://ssrn.com/abstract=436685 .
Propriedade Intelectual e Concorrência
Procuraremos, nesta parte do estudo, definir as interseções específicas entre as regras de
concorrência e os direitos exclusivos da propriedade intelectual e, em seguida, os condicionantes
jurídicos internacionais que propiciam ou condicionam o uso de instrumentos de regulação da
concorrência para melhor aplicar tais direitos exclusivos.
F or m as d e i n t er se cçã o e nt r e dir e ito s ex clu s i vo s e re gr as d e co nc or rê nci a
Como se viu, os direitos exclusivos com que, a partir da economia de mercado, se dotou a
proteção das criações técnica, expressivas, e de imagem empresarial, atuam na concorrência.
Numa atmosfera de concorrência entre empresas, a titularidade de um dos objetos da propriedade
intelectual dá exclusividade no uso de certos bens imateriais, de forma que só seus titulares
possam explorar aquela oportunidade perante o mercado, configurada pelo emprego privativo de
tais bens. Assim, a exclusividade, neste contexto, é de caráter concorrencial.
A questão crucial aqui é se existe antagonismo ou harmonia entre os propósitos das leis de
concorrência e os direitos de exclusiva sobre criações técnicas, expressivas e de imagem
empresarial 63. Como vimos, após um longo período durante o qual se presumia haver um
elemento de risco concorrencial nos direitos de exclusiva 64, o direito americano passou a
entender que os dois conjuntos de normas têm propósitos harmônicos.
Oportunidades não exclusivas
Os direitos de usar uma criação expressiva, uma criação técnica ou uma imagem empresarial
serão exclusivos se o ordenamento jurídico atribuir ao titular o poder jurídico de ser o único a
explorar o bem jurídico, objeto do direito em questão 65. E serão não exclusivos, se a mesma
oportunidade de mercado for repartida com competidores.
Esse direito exclusivo, dito direito de exclusiva, recai sobre uma posição no mercado, e tem certas
características de um monopólio. Na maior parte dos casos, a exclusividade recai sobre um
instrumento de ação sobre o mercado, como uma patente ou um registro de cultivar. Em certas
circunstâncias, quando há uma exclusividade sobre o mercado ele mesmo (a empresa, e só ela,
pode explorar o mercado daquela utilidade, naquele contexto geográfico, com qualquer
instrumento disponível) ter-se-á um monopólio stricto sensu.
Mas a abrangência da propriedade intelectual não se resume aos direitos exclusivos, ou direitos de
exclusiva. Também se tutelam posições jurídicas, na teia das relações privadas de concorrência,
que não são exclusivas.
Isso acontece, por exemplo, quando uma empresa tem um conhecimento técnico não patenteado,
que não seja livremente acessível; saber fazer um pudim de pão que algum seu concorrente não
saiba (embora outros restaurantes tenham o mesmo pudim no cardápio) dá ao que sabe uma
oportunidade vantajosa na competição perante o que não sabe fazer o doce, e a possibilidade de
pelo menos empatar com os demais, que sabem fazer o mesmo pudim que o primeiro. Não há
nesse caso um direito de exclusiva.
O que pode haver, conforme a situação fática, é a garantia de um comportamento leal na
concorrência. Não posso evitar que o concorrente que não saiba fazer o pudim, um dia aprenda
63 Alan J. Weinschel , Antitrust Pitfals in Licensing , in In PLI Intellectual Property Antitrust, 2001
64 Blonder-Tongue Labs, Inc. v. University of Ill. Found., 402 U.S. 313, 343 (1971) (a patent may be viewed "as a
monopoly which, although sanctioned by law, has the economic consequences attending other monopolies"); Sears,
Roebuck & Co. v. Stiffel Co., 376 U.S. 225, 229-30 (1963) ("in rewarding useful invention, the 'rights and welfare of the
community must be fairly dealt with and effectually guarded"') (quotation omitted); Precision Instrument Mfg. Co. v.
Automotive Maintenance Mach. Co., 324 U.S. 806, 816 (1945) ("a patent is an exception to the general rule against
monopolies and to the right to access to a free and open market"). Graham v. John Deere Co., 383 U.S. 1, 7 (1966): "It
was a monopoly on tea that sparked the Revolution and Jefferson [the first Commissioner of Patents] certainly did not
favor an equivalent form of monopoly under the new government."
65 Que, na observação de Túlio Ascarelli, é um bem-oportunidade, um bem intangível caracterizado como uma
expectativa razoável de ingressos econômicos.
pelo ensaio e erro, e empate comigo na oportunidade de mercado. O que posso impedir é que ele
aprenda por um método desleal, por exemplo, subornando meu chef para conseguir a receita do
pudim. Não tenho exclusividade, mas tenho uma garantia jurídica de um comportamento conforme
ao que espero no mercado.
Exclusividade e presunção de risco de monopolização
Fenômeno uniforme em todos países sujeitos à economia de mercado, os direitos de exclusiva são
sujeitos a dois enfoques contrastantes, segundo a história peculiar de cada país.
Nos contextos geográficos ou históricos em que as patentes, marcas, etc., são assimiladas a
alguma forma de monopólio – como vimos na seção inicial - há uma propensão a julgar que o
abuso de direitos (cuja definição se terá a seguir) importa em ofensa à concorrência. A interseção
entre propriedade intelectual e tutela da concorrência é assim natural.
Já nos países e momentos em que o enfoque de tais direitos se exerce no aspecto “propriedade”,
haverá menos sensibilidade aos aspectos concorrenciais e menos preocupação com o abuso de
direitos. Com uma importante exceção– nos sistemas que sofreram maior influência do
constitucionalismo europeu do pós-guerra, a submissão da propriedade aos parâmetros de uso de
acordo com sua função social conduz de novo a uma preocupação com o abuso, mas não
necessariamente vinculado à questão concorrencial.
Em particular na América do Sul, o uso efetivo dos instrumentos específicos de defesa da
concorrência em face da propriedade intelectual tem sido nula ou baixa, quando não antagônica
ao que ocorre nos países em que se presume monopólio 66.
Assim é que a doutrina, mesmo sul-americana, que discorre sobre a interseção entre direitos de
exclusiva e tutela da concorrência se utiliza de exemplos estrangeiros, em particular americanos,
mas também europeus, sem atentar muito para as mutações no entendimento em que a
jurisprudência e prática citados têm sofrido com o tempo.
Uso regular de direito e situação de monopólio externo à PI
A interseção entre direito da concorrência e PI ocorre de duas maneiras: ou os direitos exclusivos
sobre criações e imagens empresariais são a causa eficiente da lesão à concorrência, ou são
meros acessórios, ainda que relevantes, de uma prática lesiva ou potencialmente lesiva. Esta
distinção foi objeto de decisões do órgão antitruste brasileiro, precisando que o abuso de patentes,
na legislação nacional, tem meios próprios de repressão tanto na lei de propriedade industrial
quanto na legislação antitruste 67, enquanto o abuso de marcas só é suscetível de repressão segundo as regras gerais da lei antitruste - no caso de clara dominação de mercado, exclusão ou
eliminação de competidores efetivos ou potenciais através da elevação das barreiras à sua entrada
no mercado e outras formas de lesão potencial à concorrência 68.
Quero crer que a segunda hipótese, embora relevante, foge ao escopo do presente trabalho.
No tocante aos casos em que o direito de PI é a causa eficiente de uma lesão ou risco de lesão à
concorrência, a literatura aponta o princípio de que o uso regular de um direito exclusivo não
pressupõe restrição ilícita na concorrência, mas igualmente não exclui a possibilidade de efeitos
anti-competitivos:
66 Como se verá, há casos em que as autoridades sul-americanas de concorrência atuam para afirmar direitos de exclusive
contra supostos infratores, ou para reprimir concorrência desleal.
67 Votos na Consulta nº 31/99, de 31 de março de 1999, Consulente: Ministério da Saúde. In DOU de 11 de maio de
1999, Seção 1, “A penalidade prevista no art. 24, inciso IV, alínea “a”, da Lei nº 8.884/94 poderá ser aplicada a todas as
condutas elencadas no art. 21 do mesmo diploma, bem como a outras, uma vez caracterizadas como infrativas, devendo a
abusividade da conduta estar relacionada a um poder econômico conferido por patente e a infração ser considerada de um
nível de gravidade tal ou que haja tal interesse público geral que exija sua imposição”. [Grifamos]
68 Voto no Ato de Concentração nº 47/95, de 20 de agosto de 1997, Requerentes:Laboratórios Silva Araújo S.A. e
Merrell Lepetit Farmacêutica e Industrial Ltda. In DOU de 9 de fevereiro de 1998, Seção I, pág. 4. “ O recurso ao
licenciamento ou qualquer forma de cessão voluntária de direitos sobre marcas comerciais como instrumento de política
de concorrência, com fulcro no artigo 58 da Lei n° 8.884/94, deve ficar reservado para situações de clara dominação de
mercado, exclusão ou eliminação de competidores efetivos ou potenciais através da elevação das barreiras à sua entrada
no mercado e outras formas de lesão potencial à concorrência, como aquelas reconhecidas por este Plenário no AC n°
27/95, relativo à aquisição da Kolynos do Brasil pela Colgate-Palmolive. E a utilização da licença compulsória, caso fosse
admissível, só deveria ser contemplada, assegurado o devido processo legal, no contexto de infração à ordem econômica
caracterizada e comprovada em conformidade com os artigos 20, 21 e demais dispositivos pertinentes da Lei de Defesa da
Concorrência” .
Sin embargo, las patentes -como cualquier otro bien- pueden servir como
instrumento para la realización de conductas anticompetitivas ilícitas. Las patentes
pueden ser utilizadas para crear efectos anticompetitivos que van más allá del
inherente al íus prohibendi perteneciente legítimamente al patentado: Así, por
ejemplo, la obtención de una patente conduce a un monopolio legal sobre un
invento, y el ejercicio de ese derecho exclusivo será lícito, por estar justificado por
el Derecho de patentes. Pero si se acumulan todas las patentes necesarias para
operar en cierto sector, se crea un efecto económico en dicho sector que es ajeno
al Derecho de patentes y que debe ser juzgado a la luz del Derecho de la
Competencia. Deberá así determinarse de qué manera se llegó a esa acumulación
de patentes -por esfuerzo creativo propio, o mediante cesiones, etc., qué uso se ha
hecho de tal acumulación -otorgando licencias, o por el contrario utilizando las
patentes para crear presiones adicionales tendientes a la desaparición de posibles
competidores-, y, en general, de qué forma se configuran los extremos
característicos de las infracciones al Derecho de la Competencia 69
Nos casos em que existe excesso de poderes, distinguem-se quatro modalidades principais de
interseção 70:
Práticas relativas à aquisição dos direitos.
Práticas concertadas relativas aos direitos.
Prácticas unilaterais baseadas nos direitos.
Práticas relativas a contratos de propriedade intelectual.
Aquisição de direitos
A aquisição de direitos, por si só, não parece configurar uma problema maior para o direito da
concorrência 71. Mas o abuso de uma só patente, ou de um acúmulo delas, pode dar ensejo a
preocupações, caso, por exemplo, o detentor utilize o poder obtido no segmento patenteado para
estendê-lo para outras áreas (patent leveraging) 72, ou some títulos com o fito de bloquear a
entrada de competidores.
Igualmente, em particular no caso de direitos sobre software, utilizar-se do acúmulo e da eventual
posição dominante resultante para impedir terceiros de exercer serviços subsidiários, negar a
interface de outros programas ou evitar a integração de alternativas 73.
69 Guillermo Cabanellas de las Cuevas, Derecho de Patentes, vol. II, p. 469. Weinschel , op. Cit., p. 771 e seg.
70 Cabanellas de las Cuevas, op. Cit., vol. II, p. 472. Roger P. Andewelt, Intellectual Property Antitrust - General
Antitrust Principles, In PLI Intellectual Property Antitrust, 2001
71 Na jurisprudência americana, Automatic Radio Mfg. Co. v. Hazeltine Research. Inc., 339 U.S. 827, 834 (1950) ("The
mere accumulation of patents, no matter how many, is not in and of itself illegal"); United States v. Unified Shoe Mfg.
Corp., 110 F. Supp. 295, 332 (D. :Mass 1953), affd, 347 U.S. 521 (1954); United States v. E.I. Du Pont de Nemours &
Co., 118 F. Supp. 41, 214 (D. Del. 1953), afd, 351 U.S. 377 (1956) ("No judge has ever said where an inventor discloses
his invention in return for the grant by the Government of a 17-year exclusive right to practice the same, and, having been
awarded the patent, produces the product, he is guilty of monopolization"). No entanto, vide a jurisprudência já citada
acima: "A patent, . . . although in fact there may be many competing substitutes for the patented article, is at least prima
facie evidence of [market] control." Standard Oil Co. of California v. United States, 337 U.S. 293, 307 (1949)”The Court
has held many times that power gained through some natural and legal advantage such as a patent, copyright, or business
acumen can give rise to liability if "a seller exploits his dominant position in one market to expand his empire into the
next." Times-Picayune Publishing Co. v. United States, 345 U.S. 594, 611 (1953), "[O]nce a company had acquired
monopoly power, it could not thereafter acquire lawful patent power if it obtained new patents on its own inventions
primarily for the purpose of blocking the development and marketing of competitive products rather than primarily to
protect its own products from being imitated or blocked by others." SCM Corp. v. Xerox Corp., 463 F. Supp. 983, 1007
(D. Conn. 1978), affd, 645 F.2d 1195 (2d Cir. 1981), cert. denied, 455 U.S. 1016 (1982). Na jurisprudência européia, Cfr.
Parke, Davies & Co. c. Probel, Reese, Beentema-Interpharm & Centraphann, Corte de Justiça, European Court Reports,
1968
72 Robert P. Taylor, Intellectual Property as “essential facility”, in Intellectual Property Antitrust 2001, PLI, New York,
2001, p. 702 e seg. .
73 Stephen Davidson, Nicole Engisch e James Woodward, Software Copyright and Competition, in in Intellectual
Property Antitrust 2001, PLI, New York, 2001, p. 385 e seg. Quanto à manutenção de software, o Digital Millenium
Copyright Act de 1998 passou a prever que não é violação o uso de cópias do programa, inclusive protocolos de
manutenção, por terceiros para reparo ou manutenção..
Coisa diversa é a aquisição de direitos de PI pertencente a terceiros, o que, em teoria, pode
sempre restringir competição 74. Em parte, este tema será visto na seção deste capítulo dedicada a
contratos.
Um exemplo interessante dessa questão é o caso brasileiro da aquisição da Kolynos pela Colgate,
em que o aspecto central foi da acumulação das duas marcas, centrais no mercado relevante 75:
A natureza da concorrência no mercado de creme dental - por diferenciação de
produto - tem na marca a sua principal arma. A concorrência intermarcas, por meio
da construção de reputação e laços de lealdade com o consumidor é a forma
predominante assumida pela concorrência nesse mercado. De todo o exposto ao
longo do voto, conclui-se que é o controle simultâneo das duas marcas mais
importantes do mercado, em particular da marca dominante KOLYNOS, a barreira
à entrada significativa e, por conseguinte, a fonte do poder de mercado agora
detido pela adquirente. Assim, é sobre o controle de marcas que deve se
concentrar a decisão deste Conselho. (...)Diante do exposto, é a suspensão
voluntária do uso da marca KOLYNOS e suas extensões, inclusive do
material de embalagem, promoção e propaganda associado, para o
fabricação e comercialização de creme dental dirigidas ao mercado interno
pelo período de quatro anos é a medida que considero justa para garantir que a
operação não elimine a concorrência nem crie poder de mercado de tal
envergadura que, por meio de seu comportamento estratégico, desencoraje a
entrada de novos concorrentes e a autonomia decisória dos atuais participantes do
mercado, além de eliminar substancialmente a dinâmica concorrencial do mercado.
(...)Sensível, contudo, às implicações desse trade-off e à possibilidade de fricções
no abastecimento no curto prazo, é que defini um atenuante à decisão de
suspensão tout cort. Tal atenuante é o licenciamento, exclusivo e por curto
prazo, da marca KOLYNOS, para a formação de marcas duplas, com um
esquema de gradual desaparecimento (fading out) da marca fiadora, até seu
retorno à titular. Esse esquema de licenciamento exclusivo, caso adotado,
vigorará durante o período de suspensão de uso da marca pela titular. O contrato
de licenciamento exclusivo deverá, incluir, nos dois primeiros anos, a critério do
licenciado, encomendas, assistência técnica e operacional e todos os serviços de
suporte necessários à produção e entrega do produto, de modo a reduzir os custos
74 Weinscheil, op. cit., p. 783. “The acquisition of patents can raise substantial antitrust questions under Section 2 in
circumstances where all (or the majority of) the patents in a given field are acquired from third parties, or under Section 7
of the Clayton Act, in the case of the acquisition of individual patents where the effect of the acquisition "may be
substantially to lessen competition. Under some circumstances, a licensing arrangement may be viewed as an acquisition
of assets under the United States antitrust laws. Such transactions may be subject to challenge under Section 7, which
precludes an acquisition of "the whole or any part of the assets of another," the effect of which "may be substantially to
lessen competition, or to tend to create a monopoly."67 In addition, an acquisition of assets that meets certain
requirements may also be subject to the "report and wait" requirements of the Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements
Act of 1976 ("HSR Act'), which requires a potential acquirer to notify the FTC and DOJ (and wait for a certain time
period) prior to consummating a proposed transaction”.
75 Ato de Concentração nº 27/94, Requerente: K & S Aquisições Ltda, Atual Denominação: KOLYNOS do Brasil Ltda,
Relatora: Conselheira Lucia Helena Salgado e Silva. O autor atuou como consultor do CADE neste exercício. Num
sentido similar, vide o Ato de Concentração n° 47/95, de 15 de dezembro de 1997,importando na
aquisição, por subsidiárias do laboratório Hoechst Ag, de ativos do Merrel Lepetit Houve
Compromisso de Desempenho que abrangeu os rótulos das embalagens da Novalgina e do
Dorflex alterados de forma a destacar o nome genérico e sua ação terapêutica, a marca do produto
Baralgin-M (que concorre com a Novalgina) seria licenciada por cinco anos, e proibição de
aumentos injustificados de preços. No caso AMBEV Ato de Concentração n° 08012.005846199-12,
requerentes: Fundação Antonio e Helena Zerrenner - Instituição Nacional de Beneftcéncia c
Empresa de Consultoria, Administração e Participações SIA - Etap e Braco SIA, relatora:
Conselheira Hebe Romano, iuleado em 29 e 30 de março de 2003) o Compromisso importou na
alienação da marca Bavária.
de entrada de novo concorrente. O esquema de marca-dupla com fading out
implica que todo material de embalagem, propaganda e promoção apresente como
logotipo principal a marca que esta sendo introduzida no mercado e a marca
KOLYNOS como co-marca ou marca de fabricante. Esta marca terá espaço
progressivamente
reduzido
no
material
mencionado,
até
o
seu
desaparecimento,que coincidirá com o final da suspensão do uso da marca
KOLYNOS pelo seu titular. Os termos em que esse esquema de marca-dupla com
fading out será executado constará, obrigatoriamente, do contrato de licenciamento
a ser apresentado ao CADE. Essa solução permite à empresa explorar a marca
indiretamente durante o período de suspensão. Assim, de barreira, a marca tornase veículo de introdução da marca nova no mercado, funcionando como uma
espécie de “fiador” no momento inicial.
Os mercados relativos à tecnologia e PI
Um importante instrumento analítico foi desenvolvido pelo FTC e o Ministério da Justiça Americano
na sua prática antitruste: a de que se devam levar em conta não só o mercado relativo aos
produtos e serviços resultantes da aplicação da tecnologia, ou criação expressiva, mas também
dois outros espaços concorrenciais a montante 76:
1. Goods Markets: A relevant goods market may be defined for final or intermediate
goods made using the intellectual property or for goods used as inputs in concert
with the intellectual property to produce other goods.
2. Technology Markets: A technology market consists of the intellectual property
that is licensed and its "close substitutes -- that is, the technologies or goods that
are close enough substitutes significantly to constrain the exercise of market power
with respect to the intellectual property that is licensed." A technology market will be
defined only if the intellectual property is marketed separately from the product in
which it is used.
3. Innovation Markets: An innovation market comprises the and development of
two of only a few entities that could plausibly engage in research and development
in the relevant field might harm competition for the development of new goods and
services. Implicitly recognizing the difficulty in defining an innovation market and
assigning market shares, the Agencies intend to consider "all relevant evidence,"
including assessments by other market participants and research and development
expenditures.
Embora a ênfase tradicionalmente se aplique aos dois primeiros elementos, vem crescendo mais
recentemente a atenção quanto à aquisição de ativos do mercado de inovação 77.
Ação concertada entre titulares
A questão aqui é a da segunda vertente da prática antitruste, qual seja, a da conjugação entre
agentes econômicos com o fito ou com o resultado de restringir a competição. Como descreve
Cabanellas de las Cuevas 78:
76 Weinschel, op. cit, 789.
77 Id., eadem, p. 790: “The Agencies have in fact challenged a number of transactions based on asserted anticompetitive
effects in a relevant innovation market, i.e., that the proposed transaction would substantially reduce research and
development activity. See, e&, Complaint, Sensormatic Elec. Corp., FTC. No. C-3572 (Apr. 18, 1995) (challenge to
proposed acquisition on ground that it would substantially reduce the number of research and development projects for
disposable label technology), 60 Fed. Reg. 32323 (June 21, 1995) (consent order); Complaint, WriRht Medical Tech.,
Inc., FTC. No. C-3564 (Mar. 23, 1995) (challenge to proposed acquisition on ground that it would substantially lessen
competition in the market for the research and development of orthopaedic implants), 60 Fed. Reg. 18414 (Apr. 11, 1995)
(consent order); Complaint, American Home Prods. Corp. FTC No. C-3557 (Fob. 14, 1995) (same in research and
development market for Rotavirus vaccine), 60 Fed. Reg. 12947 (Mar. 9, 1995) (consent order); Complaint, United States
v. General Motors Corp., Civ. No. 93-530 (D. Del. Nov. 16, 1993) (DQJ challenge to GM's proposed sale of one of its
divisions, asserting that the transaction would reduce competition in the innovation market for the development of certain
automatic transmissions)”.
78 Op. cit., loc. Cit.
Las empresas titulares de patentes, en un sector económico determinado, pueden
competir entre sí a nivel de la obtención y utilización de tecnologías, y a tal fin
pueden patentar y ejercer derechos exclusivos respecto de los inventos que
obtengan. En tal contexto, las patentes operan como un bien empleado en las
estrategias competitivas de sus titulares. Pero en lugar de adoptar tal posición
competitiva, las empresas de un sector pueden optar por actuar concertadamente
respecto de su tecnología, y particularmente de la patentada, mediante
instrumentos tales como licencias recíprocas o la cesión de todas las patentes a
uma sociedad formada a tal fin. Si bien esas estrategias cooperativas no son
necesariamente ilicitas, crean la posibilidad de ser ilícitamente anticompetitivas,
para lo cual deberán evaluarse sus efectos y consecuencias
Um exemplo sempre reiterado dessas concertações é o de patent pools, pelo qual certos titulares
concentram direitos que, entre eles, segregam o acesso de certas tecnologias ou mesmo de certos
mercados. Porém tem havido o entendimento de que mesmo tais conluios poderiam ser
justificáveis 79.
Outra importantíssima questão é do acordo de desenvolvimento conjunto de tecnologias entre
empresas que, unidas, representariam uma parcela significativa do mercado, o que importaria em
restrição no mercado de inovação. Tanto no ambiente americano quanto no europeu, há leis
específicas para isentar alguns desses acordos da proibição geral 80.
Ação unilateral
Como se enunciou una seção introdutória deste estudo, não se presume, à luz do direito da
concorrência, que a simples atuação unilateral do titular da patente, direito autoral, desenho
industrial, marca ou cultivar, nos limites da exclusividade legal, viole as normas de concorrência.
No entanto, a ação unilateral além dos limites do direito, ou em contraposição aos fins do sistema
de propriedade intelectual, dará origem, em certos sistemas jurídicos, à ilicitude.
Assim também , será ilícito o uso da exclusividade – especialmente quando ela resulte de verdade
em poder de mercado – para conseguir vantagens em relação a outros mercados, que não aquele
onde se empregue diretamente o direito exclusivo. Isso pode ocorrer, por exemplo, através de
vendas casadas, de discriminação de preços ou outros atos em detrimento da concorrência. Neste
caso, as restrições podem ser avaliadas, ou não, outra vez conforme o sistema jurídico pertinente,
sob o crivo de uma análise de razoabilidade da prática restritiva.
A questão será estudada logo adiante, à luz dos critérios de abuso de direitos e de abuso do poder
econômico.
Quanto à ação unilateral, vamos estudar dois problemas específicos: se, quando ocorre uma das
situações ilícitas mencionadas, existe um dever de licenciar uma patente; além disso, vamos ver o
que ocorre quando, mesmo sem ilicitude, o conteúdo do direito exclusivo seja essencial para
promover a concorrência no mercado pertinente (doutrina das essential facilities).
Negativa de licenciar
A questão central aqui é o custos social do direito de exclusividade. O conhecimento ou obra
expressiva existe, e seria disponível a todo mundo, se o direito não vedasse o acesso à obra ou ao
conhecimento. Em cada caso desses, surge a oportunidade de repensar se os benefícios da
exclusividade (o de incentivar o investimento em pesquisa, por exemplo) efetivamente compensam
o seu custo social da indisponibilidade do acesso ao bem cultural ou tecnológico.
Essa tensão é resolvida de duas formas:
79 Sheila F. Anthony, Antitrust And Intellectual Property Law: From Adversaries To Partners, AIPLA Quarterly Journal,
Volume 28, Number 1 Page 1, Winter 2000, “As the IP Guidelines state, the antitrust agencies regard patent pooling
arrangements as "often procompetitive" because these arrangements can promote the dissemination of technology.
Possible procompetitive effects result from: 1) clearing blocking positions; 2) avoiding costly infringement litigation; 3)
integrating complementary technologies; and 4) reducing transaction costs. Concerns arise, however, when a pooling
arrangement harms competition among entities that are actual or potential competitors”. Vide Richard J. Gilbert, Antitrust
for Patent Pools:A Century of Policy Evolution, 2004 STAN. TECH. L. REV. 3,
http://stlr.stanford.edu/STLR/Articles/04_STLR_3
80 National Cooperative Research and Production Act, 15 U.S.C. §§ 4301 e seg. Veja- se também Antitrust Division, U.S.
Department Of Justice: Antitrust guide concerning research joint ventures (Washington, 1980).
Ou através de uma ponderação de interesses levando, em conta os custos sociais em geral, e não
só os da tutela da concorrência, usando, por exemplo, as licenças compulsórias previstas para
reprimir o abuso de direitos (não concorrencial).
Ou, então, pela aplicação dos parâmetros da legalidade concorrencial.
Negativa de licenciar e direito da concorrência
No direito antitruste americano, o detentor de um bem ou direito exclusivo não tem o dever
genérico de dar acesso a terceiros nas oportunidades de mercado resultantes de sua exclusividade
81
.
A única exceção a essa regra acontece quando o detentor da exclusividade tenha poder de
mercado, e esse poder, ou uma forma peculiar de seu exercício, seja vedado pela regras jurídicas
pertinentes 82. Nesses casos específicos, o dever de dar acesso beneficia somente os
competidores do detentor de posição de poder 83 e, assim mesmo, ocorre apenas em três
hipóteses:
a) quando o detentor da posição de poder muda seu comportamento anterior permissivo em face
de seus concorrentes, suprimindo assim uma oportunidade de mercado antes existente;
b) quando o detentor da posição de poder usa seu monopólio num mercado para obter poder em
outro mercado, por exemplo, através da prática de vendas casadas;
c) quando cabe a aplicação da doutrina das essential facilities, como se verá mais adiante.
No caso de propriedade intelectual, no entanto, no direito americano tais princípios não se aplicam
em sua plenitude. Pelo contrário, existe o entendimento de que não há dever de licenciar mesmo
nas hipóteses em que tal obrigação existiria, como visto acima, em decorrência de outras posições
de poder num mercado. Apenas em situações de licenças cruzadas entre competidores poder-seía distinguir uma violação das normas de concorrência 84. Assim disse a Suprema Corte:
"may be said to have been of the very essence of the right conferred by the patent,
as it is the privilege of any owner of property to use or not use it, without question of
motive." Continental Paper Bag Co. v. Eastern Paper Bag Co., 210 U.S. 405,-429
(1908)
Uma postura próxima a essa poderia ser identificada no direito europeu 85, notando-se porém uma
importante exceção no caso da aplicação da doutrina das essential facilities.
Em recente análise das relações entre propriedade intelectual e direito da concorrência, assim se
resume o estado do direito pertinente:
In several jurisdictions, it is possible for a unilateral refusal to license IP to violate
competition laws, and there are procedures for using compulsory licensing as a
remedy in such cases. Typically, in those jurisdictions, the competition agency
performs a dominance test and if it is met, then the agency examines whether that
81 James B. Kobak Jr., Antitrust Treatment of Refusals to License Intellectual Property, in PLI IP Antitrust 2001, p. 603.
"In the absence of any purpose to create or maintain a monopoly, the [Sherman] [Act does not restrict the long recognized
right of trader or manufacturer engaging an entirely private business, freely to exercise his own independent discretion as
to parties with whom he will deal." United States v. Colgate & Co., 250 U.S. 300, 307 (1919).
82 Aspen Skiing Co. v. Aspen Highlands Skiing Corp., 472 U.S. 585 (1985); Oahu Gas Serv. Inc. v.Paciftc Resources,
Inc., 838 F.2d 360, 368 (9th Cit. 1988) ("Because of a monopolist's special position the antitrust laws impose what may be
characterized as affirmative duties.").
83 Kobak, op. cit, p. 605. “Any duty to deal, however, will generally not extend beyond a firm's competitors. See, é.g.,
SmileCare Dental Group v. Delta Dental Plan of California, Inc., 88 F.3d 780 (9th Cir. 1996); Interface Group v.
Massachusetts Port Authority, 816 F.2d 9, 12 (1st Cir. 1987); Federal Trade Comm'n v. R.R. Donnelly & Sons Co., 19902 Trade Cas. (CCH) 169,239 (D.D.C. 1990)”.
84 Kobak, op. cit, p. 617. “The Guidelines do recognize a duty to license when a group of competitors with market power
pool or crosslicense their patents. See also, e.g., Intergraph, 195 F.3d at 1362 (Federal Court noting that it found no cases
where a court had imposed antitrust liability for a unilateral refusal to sell a licensee a patent or copyright); United States
v. Westinghouse Corp., 648 F.2d 642, 647-48 (9th Cir. 1981); SCMCorp. v. Xerox Corp., 645 F.2d 1195,1206-07 (2d Cir.
1987)”.
85 Vide. V. Korah: Technology transfer agreements and the EC competition rules,., pp. 51 e 52; Magill - Radio Telefis
Eireann & Independent Television Publications Ltd. c. Comission, decisão da Corte de Justiça Européia, European
Court Reports, 1995-1, p. 743 ("a negativa de outorgar uma licença, mesmo se por parte de empresa detendo posição
dominante, não será necessariamente um abuso de posição dominante”).
dominance is being used via an IP right to create conditions that might reduce
competition. For example, a recent decision by the European Court of Justice
allows compulsory licensing remedies when unilateral refusals to license IP prevent
the emergence of a new product, are unjustified, and exclude any competition in a
secondary market. Compulsory licensing can be a fast and effective means of
forcing competition into a market, but it has certain disadvantages and burdens that
affect innovation, competition agencies and courts. In contrast, there are very few
examples of liability stemming from unilateral refusals to license IP in other
countries such as the U.S., where the recent Trinko decision suggests that there
can be no antitrust liability for such conduct and thus, no mandatory licensing,
either. Of course, it is sometimes the case that refusals to license IP simply do not
harm competition. For example, in its Punto-Flex case, the Mexican competition
authority found that a unilateral refusal to license had actually increased
competition, so no action was taken against the IP holder.86
Negativa de licenciar e não uso de exclusividade
Coisa diversa da recusa de licenciar, mas correlato, é o não-uso do direito. No domínio das
patentes, a Convenção de Paris literalmente considera abuso, e mesmo o Acordo TRIPs da OMC
permite a sanção da caducidade pelo não uso 87. No direito autoral, existe, no âmbito dos direitos
morais – nos países que os admitem – um direito afirmativo de não tornar pública a obra
expressiva.
Fraceschini nota:
Com efeito, o não uso de uma patente pode constituir abuso do poder econômico,
máxime quando, por exemplo, uma empresa detentora de grande poder de
mercado, passe a adquirir patentes de seus concorrentes de forma a, por via
oblíqua, pelos privilégios inerentes às patentes, alcançar statusmonopolístico.
Notável, sob este aspecto, foi o processo Estados Unidos vs.Besser Manufacturing
Co. (1952), no qual se examinou o caso de duas empresas fabricantes de
determinadas máquinas, detentoras de cerca de 65% do volume de vendas deste
tipo de equipamentos, e que adquiriram as patentes de seus competidores,
fazendo, assim, cessar a concorrência. Em suma, a aquisição de patentes por
quem já detém boa parcela de um determinado mercado poderá implicar domínio
deste mesmo mercado. 88
No direito americano, a recusa de usar um direito de PI não implica em responsabilidade antitruste
89
. Quanto às patentes, houve mudança legislativa até mesmo para definir que o não uso – ao
contrário do que diz a CUP – não é sequer abuso 90.
86 Doc. OECD DAF/COMP(2004)24, de 21 de janeiro de 2005.
87 Quanto à caducidade das marcas (o art. 21 de TRIPs diz que não serão permitidas licenças compulsórias de marcas) o
registro só poderá ser cancelado após transcorrido um prazo ininterrupto de pelo menos três anos de não uso. A CUP
falava em “um prazo razoável”. Nào haverá caducidade se o titular da marca demonstrar motivos válidos, baseados na
existência de obstáculos a esse uso, por exemplo, restrições à importação ou outros requisitos oficiais relativos aos bens e
serviços protegidos pela marca. O uso por licenciado será suficiente para impedir a caducidade.
88 José Inácio Gonzaga Franceschini, Ensaios Reunidos, p. 43, in Jurisprudência do CADE 1962-2003, Ed.
Singular, 2004, CD.
89 Kobak, op. cit., p. 617: “Non-use of intellectual property is treated differently from non-use of other property. The
weight of authority is that mere non-use of intellectual property will not, standing alone, create antitrust liability”.
Existem, porém, como indicado mais adiante, hipóteses de licença compulsória legal no direito Americano, que podem
remediar o não uso anti-social
90 Kobak, op. cit., p. 617: “In 1988, Congress amended the Patent Law to provide that a patent owner's refusal to license a
patent cannot be misuse. 35 U.S.C. § 271(d)(4). But this misuse statute does not extend to copyrights or, by its terms, to
antitrust cases involving patents. See ABA Section of Antitrust Law, 1995 Federal Antitrust Guidelines for the Licensing
of Intellectual Property: Comments & Text 48 (1996) (noting that the Guidelines make no specific reference to §
271(d)(4) because the relevant agencies believe that the statute only limits the patent misuse defenses available in an
infringement case, without necessarily circumscribing the application of antitrust laws). The Federal Circuit has, however,
interpreted §271(d)(4) to apply to antitrust claims involving refusals to license patent rights. In re Independent Serv. Orgs.
Antitrust Litig., 203 F.3d 1322, 1325 (Fed. Cir. 2000), cent. denied, 121 S.Ct. 1077 (2002).”
No âmbito da doutrina, Posner aponta, inclusive, razões de eficiência econômica no não-uso de
tais direitos 91, embora considere interessante a idéia de que o titular de um direito, que não o
utiliza, ser impedido de excluir o uso por parte de um competidor, desde que esse remunere esse
uso ao titular 92. Ou seja, uma forma da clássica licença compulsória por não uso, prevista já no
século XIX pela CUP.
A doutrina das essential facilities
A doutrina é assim definida em decisão do CADE, órgão brasileiro de defesa da concorrência:
“o conceito de “essential facility”, que traduz a idéia do bem ou do serviço essencial
à comunidade, que não pode ser objeto de restrições por parte daquele que detém
o direito de exploração. Esse conceito surgiu quando o Estado passou a privatizar,
ou terceirizar os serviços que anteriormente estavam sob sua administração. Isto
significa que as empresas que dominam o mercado têm a obrigação de adotar uma
conduta de não discriminação. É o que ensinam Simon Bishop e Mike Walker:
“Nesta situação, os detentores de ‘essential facilities’ estão obrigados por Lei a
proporcionar acesso às ‘infra-estruturas’ (‘essential facilities’) a preços razoáveis
(...) 93
Esse primeiro elemento da doutrina das infra-estruturas essenciais, qual seja, que o consumidor
merece tratamento sem discriminação e um preço razoável, é complementado pelo impacto do
acesso exclusivo de um agente econômico junto a certos competidores, qualificado pela situação
especial de que são concorrentes parciais do titular num mercado dependente:
Segundo Calixto Salomão Filho, “[u]ma essential facility existe, portanto, diante de
situações de dependência de um agente econômico com relação a outro, no qual a
oferta de certos produtos ou serviços não se viabilizaria sem o acesso ou o
fornecimento do essencial. O conceito de essencial facility implica a relação entre
dois mercados, o mercado upstream e o de downstream. Normalmente, a empresa
detentora da facilidade essencial atua nos dois mercados, enquanto a empresa
dependente do bem ou serviço atua somente no mercado downstream, criando
com a primeira uma relação de dependência. 94
O CADE também nota o papel trasformador da prática européia da mesma doutrina, numa decisão,
aliás, em que se discutiam direitos de software:
A doutrina das ‘infra-estruturas essenciais’, ou ‘essential facilities’, desenvolveu-se
de modo mais robusto, na Europa, depois que teve início o processo de
privatização de rodovias, portos, aeroportos. Aplica-se melhor a empreendimentos
que detenham essa natureza. Porém, de forma parcimoniosa e com muita cautela,
a idéia de que - quando um determinado bem ou serviço for absolutamente
indispensável ao ingresso e permanência em um mercado -, a teoria do ‘essential
91 Landes e Posner, op. cit., p. “But there are a number of well-documented cases of firms' acquiring or developing a new
technology, patenting it, and then deciding not to make or license the patented product even though it is commercially
promising." Such patent suppression can be economically rational behavior. Suppose A and B are competitors, and A
believes that there is a new technology that would be compatible with B's production methods but not with his own and
that if adopted by B would give B a decisive competitive advantage. A might in these circumstances have a rational
incentive to expend some resources on preventing B from adopting the new technology, by patenting it first. An alternative would be to license the use of the patent to B at a royalty rate high enough to extract most of the benefit of the
technology to B. But A might be reluctant to do that because of fear that in working with the new technology B would
develop still better technology and so steal a march on A. It might be costly to calculate a license fee that would protect A
from being harmed by such an eventuality-or to negotiate the fee without revealing Ás concern to B”
92 Landes e Posner, op. cit., p. 317,: “the interesting suggestion in Julie S. Turner, Comment, "The Nonmanufacturing
Patent Owner: Toward a Theory of Efficient Infringement," 86 California Lam Review 179 (1998), that a patent owner
who does not intend to use his patent should not be entitled to enjoin infringers, but instead should be remitted to his
remedy in damages-which would be slight in most cases, at least if monopoly profits generated by patent suppression
were not thought to be the kind of loss for which patent law should authorize damages.
93 Procedimento Administrativo N° 08012.005422/2003-03, encontrado em
http://www.justica.gov.br/noticias/2003/outubro/PA%20multi.pdf
94 Procedimento Administrativo N° 08012.005660/2003-19, encontrado em
http://www.justica.gov.br/noticias/2003/outubro/PA%20Intermar%C3%ADtima-tecon.pdf
facilities’ é aplicável também aos negócios privados vem, gradativamente,
ganhando corpo da doutrina e jurisprudência 95
No contexto constitucional brasileiro, como ocorrerá, possivelmente, em todos sistemas jurídicos
onde se destine a propriedade a uma função social, a doutrina concorrencial das essential
facilities se interpenetra com as noções de domínio eminente do Estado e do dever de assegurar
livre assesso, ainda que remunerado, aos meios essenciais à população e à economia 96. Esta
perspectiva é importante, na aplicação da doutrina à propriedade intelectual.
A doutrina nasce da elaboração jurisprudencial americana como um aspecto particular do conceito
de monopolização, e uma exceção à regra da liberdade contratual 97. Embora atribuída a julgados
da Suprema Corte, sua construção corrente se fez nos julgados dos tribunais inferiores, onde,
aliás, se definiram seus requisitos 98:
a) que uma infra-estrutura essencial esteja sob controle de um monopolista;
b) que o competidor não tenha possibilidade prática ou razoável de duplicar a infra-estrutura
essencial;
c) que o monopolista denegue o acesso do competidor à infra-estrutura;
d) que o monopolista tenha possibilidade de dar acesso à infra-estrutura;
Neste vertente americana, a doutrina se aplica às relações entre competidores (embora – como
visto – parciais), e caracteriza-se a essencialidade levando em consideração a relação de
monopolização 99, e não o atendimento direto às necessidades dos consumidores, como
aparentemente resulta da visão européia ou da análise da função social da propriedade. Nessa
perspectiva, o que se procura evitar é que, para que o concorrente afetado persistir no mercado,
ele seja obrigado a entrar num novo mercado, aquele que a primeira decisão do CADE citada
95 Voto no Processo Administrativo nº 08012.000172/98-42, de 26 de março de 2003, Representante: Power-Tech
Teleinformática Ltda.; Representada: Damovo do Brasil S.A. (Mater Tecnologia de Informática Ltda. – MATEC). In
DOU de 13 de maio de 2003, Seção 1, pág. 41.
96 Marcos Juruena, Serviços Públicos, Revista de Direito Empresarial IBMEC Vol III: “Daí o princípio do livre acesso
ser fundamental para a zelar pela competição, não podendo ser invocado que o patrimônio é sujeito à disciplina jurídica de
direito privado, para que o titular exclua terceiros de sua utilização. A tutela da propriedade privada, como direito
fundamental (art. 5º,XXII) e como princípio da ordem econômica (art. 170, II), é temperada pelo princípio da “função
social da propriedade”, que decorre do “domínio eminente” que o Estado detém sobre todos os bens situados em seu
território, com vistas ao bem comum”. Como nota Reichmann em http://www.worldbank.org/wbi/BSPAN/drugs_dev/sub_drugs_dev4a_index.htm , decisões americanas recentes desqualificam a tese do domínio eminente
como fundamento da licença compulsória nesses casos, preferindo a doutrina alternativa de que patentes são simples
concessões estatais.
97 “Muy emparentada con la aplicación de la doctrina antimonopólica fue la doctrina de las instalaciones esenciales
(essential facilities doctrines), formulada por la Corte Suprema en 1912. De acuerdo con esta doctrina, una empresa que
controle una instalación o un medio esencial para que otras empresas puedan competir en un determinado mercado debe
poner esa instalación o medio a disposición de sus competidores, en condiciones razonables y no discriminatorias. Tuvo
aplicación en "United States v. Terminal Railroad Association of St. Louis". En este caso, varias compañías de ferrocarril
controlaban conjuntamente el acceso al único puente sobre el río Mississipi en la ciudad de Saint Louis y se negaban a
permitir el acceso al mismo a otras compañías que no integraban la asociación. La Corte consideró que el puente era una
instalación o un medio de paso que resultaba esencial ("un cuello de botella", según la propia sentencia) para el tráfico
ferroviario entre el este y el oeste de la nación; entendió que impedir el acceso a él suponía una restricción al libre
comercio que violaba la Sherman Act y obligó a la asociación a permitir el acceso al puente a las compañías ferroviarias
competidoras en condiciones razonables y siempre que fuera físicamente posible”. BIANCHI, Alberto B. La regulación
económica. Tomo 1. Buenos Aires : Editorial Ábaco de Rodolfo Depalma, 1998, págs 54 e 55.
98 Vide Robert Taylor, Intellectual Property as Ëssential Facility”, PLI IP Antitrust 2001, p. 679. Elaine Johnston,
Intellectual Property As An “Essential Facility”, in PLI Intellectual Property Antitrust 2004.: “The leading modern case
applying the essential facilities doctrine is the decision of the Court of Appeals for the Seventh Circuit in MCI
Communications Corp. v. AT&T (708 F.2d 1081 (7th Cir.), cert. denied, 464 U.S. 891 (1983). MCI alleged that AT&T
had refused to let MCI connect its telephone lines to AT&T’s nationwide system, thereby preventing MCI from
competing with AT&T in the long-distance telephone service market. The Seventh Circuit found that AT&T’s refusal
constituted monopolization under Section 2 and set forth a four part test to establish liability under the essential facilities
doctrine: (1) control of the essential facility by a monopolist; (2) a competitor’s inability practically or reasonably to
duplicate the essential facility; (3) the denial of the use of the facility to a competitor; and (4) the feasibility of providing
the facility.
99 “a facility ….will be considered ‘essential’ only if control of the facility carries with it the power to eliminate
competition in the downstream market.” City of Anaheim, 955 F.2d at 1380 n.5 (quoting Alaska Airlines, Inc. v. United
Airlines Inc., 948 F.2d 536, 544-45 (9th Cir. 1991), cert. denied, 503 U.S. 977 (1992)).
denomina upstream market – o mercado à montante, ou dominante 100. Na análise dos três
mercados relevantes à PI – o de produtos, de tecnologia e de inovação – essa noção pareceria
importantíssima.
A construção americana nunca foi particularmente amigável à extensão da doutrina à propriedade
intelectual. No entanto, pareceria possível a aplicação da doutrina em particular nas hipóteses,
importantes em especial nas tecnologias da informação, em que existe o chamado efeito de cadeia
101
. Até a decisão, em 2004, pela Suprema Corte, do Caso Trinko 102, porém, muito pouco se usou
da doutrina no campo dos direitos exclusivos sobre tecnologias, criações expressivas e imagem
empresarial; ao contrário, nas hipóteses em que a jurisprudência examinou e desaprovou uma
recusa de licenciar, o fundamento foi quase sempre o de que tinha havido uma mudança de
comportamento do titular do direito em face de seus concorrentes no mercado a jusante 103.
Com a decisão do Caso Trinko, a doutrina entende que praticamente já na existe a possibilidade
de aplicação da doutrina das essential facilities à Propriedade Intelectual nos Estados Unidos, e
mesmo a tese da mudança de comportamento foi extremamente reduzida 104. Tal alteração
jurisprudencial põe em direto confronto a posição européia e a americana quanto à questão 105.
A diversidade de posições preexistia Trinko. Em 1995, com o caso Magill EEC 106, o tribunal
supremo europeu inequivocamente aplicou a regra de que um monopólio num mercado a
100 Segundo Elaine Johnston, op. cit em Fishman v. Estate of Wirtz, 807 F.2d 520 (7th Cir. 1986).., o precedent judicial
pertinente, “The court explained that the rationale for the doctrine was that a potential entrant should not be required to
enter two markets simultaneously”.
101 Elaine Johnston, op. cit.: “In United States v. Microsoft Corp.,253 F.3d 34 (D.C. Cir.), cert. denied, 534 U.S. 952
(2001 the D.C. Circuit affirmed the finding of the lower court that there was an “applications barrier to entry [that]
protect[ed] a dominant operating system irrespective of quality” arising out of the characteristics of the software market:
most consumers prefer to buy an operating system for which a large number of applications have been written and most
software developers prefer to write for operating systems that already have been adopted by a large number of consumers.
Furthermore, particularly where networks effects exist, continuing refinements to the intellectual property rights may
extend the effective life of the technology”.
102 Verizon Communications v. Law Offices of Curtis V. Trinko, LLP, 124 S. Ct. 872 (2004).
103 Elaine Johnston, op. cit., "While the essential facilities doctrine may in principle apply to intellectual property rights,
courts have not in practice required licensing on the basis of the doctrine, generally because the intellectual property has
been found to be non-essential or capable of duplication. In the few cases where access has been mandated, it has been on
the basis of general Section 2 principles as set forth in Aspen Skiing."
104 Elaine Johnston, op. cit.: "In light of Trinko, future impositions of a duty to license intellectual property should be
extremely rare. Liability would appear to arise only where (a) the monopolist is giving up short-term profits through its
refusal to license, thereby indicating anticompetitive malice, (b) no other reasonable justification is offered for the refusal
and (c) there is a dangerous probability that the monopolist will succeed in monopolizing the second market. An alleged
monopolist holder of intellectual property rights that has never licensed those rights to third parties appears to be in a
strong position to argue that its decision not to license is a legitimate business decision that should not be second guessed
by the courts. In practice, it could be difficult to establish that the monopolist is foregoing short-term profits since the
assertion will necessarily be based on speculative data. A monopolist that has previously licensed its rights may have to
rebut a presumption that it is foregoing short-term profits by changing its policy, but may well be able to do so through
establishing the benefits of bringing certain functions in-house. Moreover, unless there is clear evidence of an intent to
monopolize, courts are likely to accept a reasonable business justification offered by the monopolist. Furthermore, under
Trinko, it is clear that the essential facilities doctrine should not be applied in contexts where there is a regulatory regime
in place that provides for access. There are few compulsory licensing regimes in U.S. law, but where they do exist, the
doctrine will not apply."
105 Vide Robert Pitofsky, Donna Patterson, Jonathan Hooks, The Essential Facilities Doctrine Under U.S.
Antitrust Law, Antitrust Law Journal,Vol. 70, p. 444, Fine, F, ‘NDS/IMS: A Logical Application of Essential
Facilities Doctrinè, [2002] ECLR 457; Forrester, I, ‘Compulsory licensing in Europe: a rare cure to aberrant
national intellectual property rights?, encontrado em http://www.ftc.gov/opp/intellect/020522forrester.pdf .
Jones, A & Sufrin, B. EC Competition Law 574-630, Stothers, C, ‘Refusal to Supply As Abuse of a Dominant
Position: Essential Facilities in the European Union’, [2001] ECLR 256. Note-se que, como referido abaixo no
contexto da nota 323, adiante, um importante decisão sul africana em matéria de licença compulsória de
patentes também valeu-se do argumento em análise.
106 EEC High Court, joined cases C-241/91 P and C-242/91 P, Radio Telefis Eireann (RTE), Independent
Television Publications Ltd (ITP), apelantes, Magill TV Guide Ltd e Commission of the European Communities,
apelados. “the appellants - who were, by force of circumstance, the only sources of the basic information on
programme scheduling which is the indispensable raw material for compiling a weekly television guide - gave
viewers wishing to obtain information on the choice of programmes for the week ahead no choice but to buy
montante, associado a uma recusa de licença num mercado a jusante, seria contrário ao Tratado
da Comunidade. A existência de direitos autorais e a pretensa colisão com a Convenção de Berna
foram afastados como argumentos. Tal decisão, na verdade, apenas aplicava ao campo da
propriedade intelectual uma regra consagrada no direito europeu da concorrência 107.
A decisão de primeira instância, confirmada pelo tribunal supremo, foi cuidadosa em afirmar que
não pretendia abalar o princípio geral de que o exercício de direitos de exclusiva não infringe as
regras de concorrência, e que só os fatos do caso levavam a uma licença compulsória judicial:
“However, while it is plain that the exercise of the exclusive right to reproduce a
protected work is not in itself an abuse, that does not apply when, in light of the
details of each individual case, it is apparent that that right is exercised in such
ways and circumstances as in fact to pursue an aim manifestly contrary to the
objectives of Article 86” (…)“Conduct of that type – characterized by preventing the
production and marketing of a new product, for which there is potential consumer
demand, on the ancillary market of television magazines and thereby excluding all
competition from that market solely in order to secure the applicant’s monopoly –
clearly goes beyond what is necessary to fulfill the essential function of the
copyright as permitted in Community law.” (…) “The applicant’s conduct cannot,
therefore, be covered in Community law by the protection conferred by its copyright
in the programme listings. 108
Mais recentemente, a posição européia foi re-enfatizada no caso NDC Health/IMS Health 109, na
qual a afirmação no judiciário dos direitos autorais de um monopolista de informações de venda de
produtos farmacêuticos foi confrontada por uma decisão da autoridade antitruste, de que tal prática
– nos fatos específicos do caso – constituía um abuso ilegal da posição dominante.
Em junho de 2004, a Corte assim decidiu:
For the purposes of examining whether the refusal by an undertaking in a dominant
position to grant a licence for a brick structure protected by an intellectual property
the weekly guides for each station and draw from each of them the information they needed to make
comparisons. 54 The appellants' refusal to provide basic information by relying on national copyright
provisions thus prevented the appearance of a new product, a comprehensive weekly guide to television
programmes, which the appellants did not offer and for which there was a potential consumer demand. Such
refusal constitutes an abuse under heading (b) of the second paragraph of Article 86 of the Treaty.55 Second,
there was no justification for such refusal either in the activity of television broadcasting or in that of publishing
television magazines (RTE judgment, paragraph 73 and ITP judgment, paragraph 58).56 Third, and finally, as
the Court of First Instance also held,the appellants, by their conduct, reserved to themselves the secondary
market of weekly television guides by excluding all competition on that market (see judgment in Joined Case
6/73 and 7/73 Commercial Solvents v Commission [1974] ECR 223, paragraph 25) since they denied access
to the basic information which is the raw material indispensable for the compilation of such a guide.57 In the
light of all those circumstances, the Court of First Instance did not err in law in holding that the appellants
conduct was an abuse of a dominant position within the meaning of Article 86 of the Treaty.”
107 Vide John Temple Lang, Defining Legitimate Competition: Companies's duties to supply competitors, and
access to essential facilties, in 1994 Fordham Corp. L. Inst. (Barry Hawk ed., 1993), 245. : “"In Community law
there is a broad general principle that companies in dominant positions must not refuse to supply their goods
or services if refusal to supply would have a significant effect on competition. This principle applies to both
customers and competitors.(...) In situations in which access to a facility is essential the Commission has now
recognised that a strict rule is necessary requiring supply on non-discriminatory terms to competitors. To this
rule, where it applies, there will be few exceptions. Because this rule requires close relations between
competitors, because of its administrative costs and due to the risk of discouraging legitimate competition, the
terms of this rule and the exceptions to it need to be clarified as far as possible. This can be done only by
caselaw, and by analysis. There is a duty to provide access to essential facilities, if the effect of refusal to
supply on competition is serious enough, notably where there is little competition in the downstream
market.(...)”
108 Case T-69/89, RTE v. Commission, paragraph 71.
109 A decisão liminar foi tomada em 3 de Julho de 2001. Os dois principais precedentes para a decisão foram
Tierce Ladbroke v Commission Case T-504/93 [1997] ECR II 923 e Bronner v Mediaprint Case C-7/97 [1998]
ECR I 7791. A medida foi revogada pela COMMISSION DECISION of 13 August 2003, relating to a
proceeding under Article 82 of the EC Treaty (Case COMP D3/38.044 — NDC Health/IMS Health: Interim
measures), Official Journal of the European Union, 18.10.2003 L 268/69, sob a constatação de que as
distorçoes de mercado tinham sido corrigidas no período desde a liminar.
right which it owns is abusive, the degree of participation by users in the
development of that structure and the outlay, particularly in terms of cost, on the
part of potential users in order to purchase studies on regional sales of
pharmaceutical products presented on the basis of an alternative structure are
factors which must be taken into consideration in order to determine whether the
protected structure is indispensable to the marketing of studies of that kind.
2. The refusal by an undertaking which holds a dominant position and owns an
intellectual property right in a brick structure indispensable to the presentation of
regional sales data on pharmaceutical products in a Member State to grant a
licence to use that structure to another undertaking which also wishes to provide
such data in the same Member State, constitutes an abuse of a dominant position
within the meaning of Article 82 EC where the following conditions are fulfilled:
- the undertaking which requested the licence intends to offer, on the market for the
supply of the data in question, new products or services not offered by the owner of
the intellectual property right and for which there is a potential consumer demand;
– the refusal is not justified by objective considerations;
– the refusal is such as to reserve to the owner of the intellectual property right
the market for the supply of data on sales of pharmaceutical products in the
Member State concerned by eliminating all competition on that market. 110
A vertente européia, assim, é significativamente mais simpática ao uso dos instrumentos da
doutrina das infra-estruturas essenciais ao campo da propriedade intelectual. No entanto, algumas
ponderações têm de ser feitas. A primeira delas é que a doutrina é só aplicável quando o acesso à
criação protegida seja realmente essencial:
“The refusal to supply the applicant could not fall within the prohibition laid down by
Article 86 unless it concerned a product or service which was either essential for
the exercise of the activity in question, in that there was no real or potential
substitute, or was a new product whose introduction might be prevented, despite
specific, constant and regular potential demand on the part of consumers”111.
A essencialidade, assim, implicaria na completa inexistência de substitutos da criação protegida,
ou quando uma utilidade solidamente demandada pelos consumidores estivesse sendo suprimida
pelo exercício do direito exclusivo. Na prática européia, os elementos a serem considerados numa
recusa de negociar são, além da essencialidade, (a) a posição dominante; (b) a recusa de
negociar; (c) a ausência de racionalidade econômica 112
Outro aspecto a ser considerado é que em ambos casos judiciais citados a exclusividade posta em
questão era um direito autoral sobre informações ou sobre mapas de distribuição de farmácia,
hipóteses em que a própria existência de direito autoral é discutível, inclusive entre os membros da
União Européia 113.
Certos autores, de outro lado, apontam que no segundo caso – ao contrário do Caso Magill – não
haveria realmente de uma questão de “essential facility”, eis que inexistia um mercado a jusante, e
outro a montante. Para tais doutrinadores, a prática européia teria reconhecido, na verdade, que,
em circunstâncias especiais, pode haver licença compulsória de direitos de PI, quando se
110 JUDGMENT OF THE COURT (Fifth Chamber). 29 April 2004, (Competition – Article 82 EC – Abuse of a
dominant position – Brick structure used to supply regional sales data for pharmaceutical products in a
Member State – Copyright – Refusal to grant a licence). In Case C-418/01,REFERENCE to the Court under
Article 234 EC by the Landgericht Frankfurt am Main (Germany) for a preliminary ruling in the proceedings
pending before that court between IMS Health GmbH & Co. OHG, and NDC Health GmbH & Co. KG,on the
interpretation of Article 82 E.
111 Tiercé Ladbroke SA v Commission, Case T-504/93, [1997] ECR II-0923.
112 Caso CBEM vs. Compagnie Luxembourgeoise de Télédiffusion (CLT)
113 “Despite Magill, it would only be in the rarest of circumstances that the European Commission and Courts
would have even considered ordering the licensing of a genuinely innovative patent or copyright in which a
company had invested significant sums in R&D”. Ian S. Forrester, Compulsory licensing in Europe: a rare cure
to aberrant national intellectual property rights?, Department of Justice/Federal Trade Commission Hearings
Competition and Intellectual Property Law and Policy in the Knowledge-Based Economy: Comparative Law
Topics Department of Justice, Great Hall, Washington, D.C. May 22, 2002
distingüa abuso de posição dominante e prejuízo de consumidores, mesmo sem os paramentos
clássicos da “infra-estrutura essencial” 114.
Em decisão de novembro de 2004, a Corte Européia reiterou posição similar em matéria de direitos
sobre base de dados 115
O possível uso da doutrina de essential facilities
Em resumo, a utilização da doutrina de essential facilities para a moderação de direitos de
propriedade intelectual, no sistema americano e europeu, não guarda de forma alguma a
característica de um corpo sólido e assente de direito. A jurisprudência americana mais recente,
inclusive, teria denegado a aplicabilidade da doutrina, assim como restringido severamente o
emprego da tese correlata de que o titular dos direitos, que mudasse comportamento anterior em
face de seus concorrentes, pudesse ser coibido em seus direitos exclusivos para manter a situação
de mercado existente.
De outro lado, a jurisprudência européia, que indicaria trajeto até mesmo oposto, se resume a dois
casos relativamente recentes, bastante presos a situações factuais de cunho fortemente abusivo, e
embora de maior projeção, atinentes a áreas marginais da propriedade intelectual.
O elemento inspirador da doutrina, no entanto, parece extremamente valioso para entender-se que
os direitos exclusivos sobre criações tecnologias, expressivas ou de imagem empresarial merecem
moderação pelas normas de concorrência. Isso se daria quando o uso das respectivas criações
seja essencial, seja no sentido restrito de permitir competição num mercado a jusante (por
exemplo, o mercado dos produtos fabricados com uma certa tecnologia, em face do mercado da
tecnologia).
Mas também poderia dar-se por um parâmetro menos “concorrencial”, e mais ligado ao uso social
da propriedade: quando houvesse completa inexistência de substitutos da criação protegida, ou
quando uma utilidade solidamente demandada pelos consumidores estivesse sendo suprimida
pelo exercício do direito exclusivo.
Nesses casos, a recusa de licenciar seria sancionável, inclusive por licença compulsória, na
inexistência de justificativa econômica razoável para a recusa, ou sempre que se verificarem
condições abusivas no exercício dos respectivos direitos. Esta hipótese de abuso (que parece
líquida nos casos europeus) não deveria merecer maior objeção em Direito.
A questão, porém, é menos clara, e certamente mais relevante, nos casos em que o acesso à
criação tecnológica ou expressiva é essencial, e não existam abusos discerníveis. Parece razoável
entender que, sempre que o requisito da completa inexistência de substitutos da criação protegida,
ou seja, quando o monopólio jurídico se identifique em alguma extensão com um monopólio
econômico, a recusa de licenciar seja ilícita. Especialmente nos sitemas jurídicos em que a
liberdade de iniciativa, e a proibição de monopólios, tenham estatuto constitucional.
114 Ian S. Forrester ,op. cit., “The essence of the objectionable conduct is not using an advantage in one
market to capture another market, but rather abusing a dominant position by extinguishing competition in the
presence of exceptional circumstances, and limiting markets to the prejudice of consumers.”
115 Judgment of the Court (First Chamber) of 25 November 2004. KPN Telecom BV v Onafhankelijke Post en
Telecommunicatie Autoriteit (OPTA). Reference for a preliminary ruling: College van Beroep voor het
bedrijfsleven - Netherlands. Telecommunications - Directive 98/10/EC - Application of open network provision
to voice telephony - Supply of information on subscribers - Determination of prices.
Case C-109/03.European Court reports 2004 Page 00000 : “in so far as it provides that the relevant
information must be provided to third parties on terms which are fair, cost oriented and non-discriminatory,
must be interpreted as meaning that: - with regard to data such as the name and address of the persons and
the telephone number allocated to them, only the costs of actually making those data available to third parties
may be invoiced by the supplier of the universal service; - with regard to additional data which such a supplier
is not bound to make available to third parties, the supplier is entitled to invoice, apart from the costs of making
that provision, the additional costs which he has had to bear himself in obtaining the data provided that those
third parties are treated in a non-discriminatory manner”.
Contratação de PI
O campo onde mais freqüentemente se verifica a intersecção entre direito da concorrência e
propriedade intelectual é no tocante a cláusulas de contratos de licença de direitos, contratos de
know how e similares.
A próxima seção será dedicada a esse tema.
Práticas e cláusulas restritivas nos contratos
Contratos relativos à propriedade industrial e ao comércio de tecnologia têm, freqüentemente,
disposições que merecem objeção dos vários órgãos regulatórios nacionais ou supranacionais,
seja com base em critérios concorrenciais, seja com base em outros aspectos, que se sobrepõem
ao interesse das partes que os subscrevem. Tais outros aspectos incluem, por exemplo, os efeitos
da tecnologia transferida na economia ou na tecnologia nacional ou regional, ou no meio ambiente.
É claro que o tema do poder econômico é central nesse tipo de avaliação das cláusulas em estudo
116
.. Um dos aspectos mais flagrantes da produção tecnológica é o da geração de poder
econômico. Definindo-se tecnologia como um conjunto ordenado de conhecimentos e
experiências, que toma seu valor como resultado das relações de um certo mercado, é fácil
concluir que o controle sobre uma tecnologia é um poder sobre este mercado.
Este poder, está claro, não significa necessariamente dominância; tem poder quem adquire o nível
mínimo de conhecimento e experiência para entrar no mercado, tem-no, muito mais, quem
consegue obter uma tecnologia que possa arredar seus competidores, ou que seja capaz de criar
seu próprio mercado.
De outro lado, é preciso distinguir o poder resultante do uso de uma tecnologia - para fabricar
papel celofane, por exemplo - do poder que deflui da própria detenção da tecnologia. A empresa
estrangeira, que se achasse impedida de explorar sua capacidade tecnológica no Brasil (pois, na
época, as barreiras alfandegárias impediam a importação de seus produtos fabricados no exterior),
detinha no entanto, uma posição econômica privilegiada para instalar uma unidade produtiva no
país, ou comercializar sua tecnologia.
A experiência Sul Americana com o controle de práticas restritivas
A regulação de tais contratos pela Comunidade Andina constitui um marco histórico dos países em
desenvolvimento. Como ação concertada, em nível realmente internacional tal controle passa a
ocorrer com a Decisão 24 do órgão do Acordo de Cartagena, ainda na década de 60’, que assim
dizia, vedando as práticas de vendas casadas e de fixação de preços:
"Os países membros não autorizarão a celebração de contratos sobre
transferências de tecnologia externa, ou sobre patentes, que contenham cláusulas
em virtude das quais o fornecimento da tecnologia leve consigo a obrigação para o
país ou para a empresa receptora de compra, de uma fonte determinada, bens de
capital, produtos intermediários, matérias primas ou outras tecnologias".
"Os membros do Pacto não autorizarão contratos que contenham cláusulas pelas
quais as empresas vendedoras de tecnologia se reservam o direito de fixar os
preços de venda e revenda dos produtos".
O terceiro item proibia:
"as cláusulas, a) que contenham restrições referentes ao volume, estrutura de
produção, b) que proíbam o uso de tecnologia competidoras, c) que estabeleçam
opção de compra total ou parcial em favor do provedor de tecnologia, d) que
obriguem ao comprador de tecnologia transferir ao supridor os aperfeiçoamentos
ou melhoramentos que se obtenham como o uso da dita tecnologia, e) que
obriguem a pagar "royalties" a titulares de patentes por patentes não utilizadas.
A normativa vigente, a Decision 291 - Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros
y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías, igualmente dispôs sobre a matéria
Exatamente como ocorreu com a Comissão Executiva da C.E.E. no primeiro decênio de aplicação
dos dispositivos antitrustes do Tratado de Roma, os países da América Latina começaram a
preocupar-se como tema, nos fins dos anos 60´, a partir dos contratos transferência de tecnologia
116 Como dissemos em nosso (1984a 4a) Tecnologia e Poder Econômico. Revista Brasileira de Tecnologia, 15(3).
117
. As leis gerais anti-monopólio anteriormente existente não tiveram a menor repercussão quanto
ao tratamento do tema:
"A sua grande amplitude ou extensão, e ocasional indefinição conjuntamente com
um cenário de fatores sociais, econômicos e políticos que até agora não tinha
tornado popular a sua instrumentação - parecem terem-nas condenado a ser
relativamente ineficazes nos tempos que correm” 118
O texto recém citado, porém ilumina um dos mais importantes elementos dessa fase do controle ao
acúmulo do poder econômico na América Latina.
"Penso ser suficientemente claro que não estamos tratando aqui tipo de lei
antitruste que antes havíamos tratado. Aqui estamos nos referindo mais a uma
técnica de fazer entrar em vigor, a uma técnica de negociação, do que
propriamente a um método de arranjo do mercado interno dos países em questão”
119
..
O artigo notava que a legislação brasileira da época, tal como a dos demais países citados, criava
na verdade um sistema de negociação tripartite, onde Estado se sentava à mesa e tentava
contrapor ao domínio da empresa estrangeira o seu próprio - entenda-se, o seu poder politicoeconômico. O controle então exercido não era da competição por um mercado no sentido
tradicional, onde todos os concorrentes têm liberdade, e Estado o poder de polícia; as condições
latino-americanas, e do Terceiro Mundo em geral, pareciam, à época, exigir outro comportamento.
O contraste apontado acima entre a ineficácia do instrumento antitruste, em comparação com a
efetividade do controle não concorrencial das cláusulas restritivas evidenciava-se no estudo de
Rovira e Negri, tratando da lei antitruste argentina:
"Com efeito, a aplicação da norma resultou - do ponto de vista sancionatório praticamente inócua ao longo de trinta anos de vigência (1946-1979) havendo-se
ditado, em quase centenas de processos, iniciados sob seu império, sentença
condenatória só (...)". 120
De outro lado, até a reforma Martinez de Hoz, que realizou uma profunda desestatização
econômica, o Registro Nacional de Contatos de Tecnologia da Argentina tinha papel ativo na
depuração de cláusulas restritivas.
A análise era confirmada por Carlos Correa 121
"As medidas de controle existentes (...) constituem medidas de proteção da
participação no mercado da indústria nacional (...). Os sistemas legais se
constroem ao controle do poder econômico das empresas vendedoras de
tecnologia (...) como recurso para eliminar restrições ao desenvolvimento
tecnológico nacional, à capacidade de decisão em matéria de produção e
comercialização das firmas receptoras, e outras práticas de finalidade
monopolística. Neste ponto, os mecanismos em vigor se aproximam das
legislações anti-monopolísticas, porém, não se identificam com elas”.
117 EBB, Lawrence, Roger Thomas. Transfer of Foreign Technology in Latin America (Seminar on) The Antitrust
Laws. In Hark's international Antitrust New York, 1976
118 Op. cit. p. 256. Para Ebb, era a extrema especificidade das regras de transferência de tecnologia, bastante similares,
existentes nos anos 70´ nos países do Pacto Andino, além do México, Argentina e Brasil, conduzia à efetividade de sua
aplicação. O autor, advogado da General Electric Company, analisa as práticas latino-americanas de controle de cláusulas
restritivas dos contratos de tecnologia da mesma forma com que estava acostumado a examinar o assunto sob as leis
americanas, ou seja, como parte dos procedimentos de proteção à concorrência. A conclusões semelhantes às de Ebb e
Thomas chega. NATTIER, Frank em Technology Transfer, Law and Practice in Latin America. AB. 1977.
119 Roger Thomas, um dos debatedores da conferência em que consiste o artigo de Ebb,
120 La Regulación de conductas monopólicas en el Derecho Argentino y Comparado. In Revista de Derecho Industrial,
nr. 2, pág. 283.
121 Lineamentos Generales del Control de Transferencia de Tecnologia en America Latina. In Revista Estudios Sociales,
nr. 7. pág. 82ss.
Os críticos da atuação do INPI brasileiro, em particular, indicavam a natureza não necessariamente
concorrencial da análise do órgão em sua atuação nos anos 70’e 80’:
Assim, com fundamento no Ato Normativo n. 15/75 e na política governamental de
desenvolvimento tecnológico nacional (com inspiração na participação brasileira
em foros internacionais), verifica-se que o INPI vem curiosamente se utilizando da
legislação antitruste brasileira não como instrumento direto de defesa da livre
concorrência, mas, ao contrário, como diploma administrativo de regulamentação
estatal da economia, muita vez e paradoxalmente em detrimento da própria livre
concorrência. Portanto, aparentemente, adota o órgão o entendimento de que ao
menos no plano tecnológico, a proteção ou regulamento e planejamento
governamental servem melhor à sociedade do que uma economia de mercado
livre. Em outras palavras, a livre circulação da tecnologia, especialmente quando
alienígena, e a competição ilimitada, levariam à dominação dos mercados
nacionais pelas grandes empresas, notadamente estrangeiras. Por outro lado,
busca o INPI o objetivo político de engrandecimento - das empresas nacionais, na
esperança de torná-las internacionalmente competitivas em termos de pesquisa
tecnológica e de comercialização, sem maiores preocupações quanto à eventual
dominação de mercados nacionais por parte destas mesmas empresas 122
Certas percepções mais recentes, sem descartar o reconhecimento do poder econômico pertinente
à tecnologia, têm no entanto imaginado reconhecer efeitos pró-competitivos e não restritivos da
competição nos contratos de licença e de tecnologia.
O i m pact o d e TR I Ps s ob re a s clá us u las re str i t i va s
Precedentes regulatórios
A tentativa de estabelecer bases internacionalmente aceitas de regulação dos contratos precede
de muito o Acordo TRIPs 123. Pode-se identificar a própria gênese do dispositivo nos exercícios
levados a cabo na UNCTAD, a partir de 1975, para o estabelecimento de um código de conduta
para transferência de tecnologia. O ponto nodal deste código era o conjunto de práticas restritivas
a serem condenadas em tais transações, e exatamente este ponto importou num dissenso
irreconciliável entre os países desenvolvidos e os em desenvolvimento.
O primeiro ponto de divergência entre os países desenvolvidos e o Terceiro Mundo foi o
fundamento da condenação das práticas: enquanto as nações industrializadas só aceitavam
basear o repúdio das práticas restritivas na lesão à concorrência, os países não industrializados
entendiam que devia ser proibida também a prática que, embora sem afetar a concorrência interna,
interferisse com o fluxo de tecnologia para o seu setor produtivo.
Pela primeira tese, o problema de repressão ao cúmulo de poder econômico restringir-se-ia às
questões tradicionais do direito antitruste. O segundo enfoque levava em conta igualmente os
demais aspectos de interesse regulatório, inclusive o interesse social da tecnologia pertinente.
O segundo desacordo era no tratamento do poder de controle das sociedades. Tradicionalmente,
não há qualquer proibição quanto às práticas restritivas nas relações entre empresas no mesmo
grupo econômico, pois onde não há concorrência, não pode haver lesão à concorrência; desta
forma, entre elas seria válido o controle de preços, ou o direcionamento do mercado, como
exercício regular do poder de controle. Episódios como o fato de uma matriz ordenar a extração da
matéria-prima de determinado país, remunerando-a preços anti-econômicos, para processá-la e
vendê-la com imensos lucros em outro país em nome da racionalidade do sistema empresarial,
122 José Inácio Gonzaga Franceschini, Ensaios Reunidos, p. 46, in Jurisprudência do CADE 1962-2003, Ed.
Singular, 2004, CD.
123 Sobre o Código, vide Michael Blakeney, Legal Aspects of the Transfer of Technology to Developing Countries 13161 (1989) (discussing United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), Draft International Code on
the Transfer of Technology, UNCTAD Doc. TD/CODE/TOT/47, June 5, 1985) ) e os nossos (1982) know how e Poder
Econômico. Dissertação de Mestrado em Direito Empresarial.. (1984a 4a) Tecnologia e Poder Econômico. Revista
Brasileira de Tecnologia, 15(3). (1988a 8a) Por que Somos Piratas. Comércio Exterior, set.
conquanto de interesse do país com isso lesado, escaparia a esse critério estritamente
concorrencial.
Cláusulas restritivas como estas, incluídas num contrato de tecnologia celebrado entre matriz e
subsidiária, não seriam vedadas pelas normas de proteção à concorrência existente nos países
desenvolvidos de economia de mercado, enquanto subsistisse a vinculação societária.
Evidentemente, os países em desenvolvimento rejeitam, em teoria, o predomínio de tal soberania
privada sobre a sua soberania pública; mas apenas a lei brasileira (Lei 6.404/76, Art. 117), ao que
saiba o autor, considera abuso do poder de controle e orientação tudo que sele o interesse
nacional, ou prejudique a economia nacional.
O terceiro ponto de conflito era o conceito de razoabilidade, com o excludente de ilegalidade de
prática restritiva. A regras aparentemente tão razoáveis, e aceitas em diferentes sistemas jurídicos,
no que poderiam contrapor-se os países desenvolvidos e os não industrializados?
Para os países em desenvolvimento, o padrão de razoabilidade deveria ser aferido em relação ao
interesse público nacional em concreto, levando-se em conta as peculiaridades do mercado
nacional do país receptor. Mas, segundo os representantes dos países desenvolvidos nas
discussões do Código, num caso de transferência internacional de tecnologia, os parâmetros
deveriam ser considerados com base num público em abstrato, e a necessidade ou não de uma
disposição restritiva deveria avaliada à luz dos princípios de um direito empresarial internacional
costumeiro. Em outras palavras, seria razoável a prática harmônica com os objetivos econômicos
deduzidos do intercâmbio internacional dos países desenvolvidos de economia de mercado.
Tal impasse levou ao naufrágio dos exercícios do Código de Conduta, após muitos anos de
discussão.
Cabe citar aqui, longamente, Carlos Correa:
(…) el Acuerdo TRIPs pone punto final a un debate que dividió a loa países
desarrollados y en vías de desarrollo durante las prolongadas e infructíferas
negociaciones sobre un Código de Conducta Internacional sobre Transferencia de
Tecnología negociando en el marco de la UNCTAD (ver Roffe, 1985).
El proyecto de Código intentaba,
internacionales para impedir prácticas
transferencia de tecnología (Capítulo
Conducta fue concebido como un
voluntario.
entre otras cosas, establecer normas
comerciales restrictivas en los contratos de
IV del proyecto de Código). El Código de
instrumento de cumplimiento meramente
El Acuerdo TRIPs, en cambio, contiene normas internacionales obligatorias. En tal
sentido, habría logrado lo que el Código mencionado - impulsado en su momento
por los países en desarrollo - no pudo alcanzar. El artículo 40.2 del Acuerdo TRIPs,
sin embargo, está bien por debajo de las aspiraciones de los que en su momento
promovieron un Código de Conducta.
Primero, dicho artículo sólo permite a las legislaciones nacionales adoptar
medidas, pero (con la excepción de unos pocos ejemplos que se mencionan más
abajo) no contiene normas consensuadas internacionalmente sobre las prácticas
que deben considerarse anticompetitivas.
Segundo, el Código propuesto incluía otros capítulos sustantivos sobre
obligaciones y responsabilidades de las partes involucradas en transacciones de
transferencia de tecnología, cooperación internacional y solución de diferendos
relativas a estos temas.
Tercero, los países en desarrollo propiciaban en la negociación del Código de
Conducta que el control de las prácticas restrictivas se basara en sus efectos sobre
el desarrollo y la transferencia de tecnología"(lo que se llamo en su momento el
"test de desarrollo"), en oposición a los países industrializados que sólo admitían la
condena de prácticas que, en casos individuales, tuvieran efectos adverso sobre la
competencia124 . Es este enfoque el que se incorpora al Acuerdo TRIPs.
Curiosamente, não morreu ainda a discussão do Código de Conduta. Em documento de 1999 da
International Telecommunication Union 125 se suscita a conveniência de manter um exercício como
o que foi conduzido pela UNCTAD desde 1975 126.
O acordo TRIPs
Com o acordo TRIPs, a questão passou a regular-se, na esfera internacional pelas seguintes
disposições:
ART.40. 1 - Os Membros concordam que algumas práticas ou condições de
licenciamento relativas a direitos de propriedade intelectual que restringem a
concorrência podem afetar adversamente o comércio e impedir a transferência e
disseminação de tecnologia.
2 - Nenhuma disposição deste Acordo impedirá que os Membros especifiquem em
suas legislações condições ou práticas de licenciamento que possam, em
determinados casos, constituir um abuso dos direitos de propriedade intelectual
que tenha efeitos adversos sobre a concorrência no mercado relevante. Conforme
estabelecido acima, um Membro pode adotar, de forma compatível com as outras
disposições deste Acordo, medidas apropriadas para evitar ou controlar tais
práticas, que podem incluir, por exemplo, condições de cessão exclusiva,
condições que impeçam impugnações da validade e pacotes de licenças
coercitivos, à luz das leis e regulamentos pertinentes desse Membro.
A norma se completa com disposições sobre consultas entre os países membros no caso de
aplicação da repressão a tais práticas contratuais 127.
Assim, par da regulação das licenças compulsórias, a Seção 8 de TRIPs tem regras específicas
quanto às práticas anti-competitivas ocorridas num contexto de licenciamento voluntário de
patentes. O dispositivo declara que há consenso entre os países membros de que algumas
práticas ou condições de licenciamento relativas a direitos de propriedade intelectual – quando
vierem a restringir a concorrência - podem afetar adversamente o comércio, trazendo assim à
pauta o os acordos da WTO. Além disso, tais disposições contratuais ou práticas podem impedir a
transferência e disseminação de tecnologia.
124 A esta diferencia de concepciones sobre el test para juzgar las prácticas restrictivas, se puede atribuir el fracaso en la
adopción de un Código de Conducta en la última Conferencia diplomática convocada al afecto.
125 Document 1/095-E de 31 August 1999
126 Vide Carlos Correa, Technology Transfer In The WTO Agreements: It should be borne in mind that despite the
failure of the initiative to establish an International Code on Transfer of Technology 12 , in December 1980 the UN
General Assembly adopted by Resolution 35/63 a “Set of Multilaterally Equitable Agreed Principles and Rules for the
Control of Restrictive Business Practices”.. The Set is applicable to all transactions in goods and services and to all
enterprises (but not to intergovernmental agreements). It deals with horizontal restraints (such as price-fixing agreements,
collusive tendering, and market or customer allocation agreements), and with the abuse of dominant position or market
power through practices such as discriminatory pricing, mergers, joint ventures and other acquisitions of control (Section
D, paragraphs 3 and 4).
127 3 - Cada Membro aceitará participar de consultas quando solicitado por qualquer outro Membro que tenha motivo
para acreditar que um titular de direitos de propriedade intelectual, que seja nacional ou domiciliado no Membro ao qual o
pedido de consultas tenha sido dirigido, esteja adotando práticas relativas à matéria da presente Seção, em violação às leis
e regulamentos do Membro que solicitou as consultas e que deseja assegurar o cumprimento dessa legislação, sem
prejuízo de qualquer ação legal e da plena liberdade de uma decisão final por um ou outro Membro. O Membro ao qual
tenha sido dirigida a solicitação dispensará consideração plena e receptiva às consultas com o Membro solicitante,
propiciará adequada oportunidade para sua realização e cooperará mediante o fornecimento de informações não
confidenciais, publicamente disponíveis, que sejam de relevância para o assunto em questão, e de outras informações de
que disponha o Membro, sujeito à sua legislação interna e à conclusão de acordos mutuamente satisfatórios relativos à
salvaguarda do seu caráter confidencial pelo Membro solicitante. 4 - Um Membro, cujos nacionais ou pessoas nele
domiciliadas estejam sujeitas a ações judiciais em outro Membro, relativas à alegada violação de leis e regulamentos desse
outro Membro em matéria objeto desta Seção, terá oportunidade, caso assim o solicite, para efetuar consulta nas mesmas
condições previstas no parágrafo 3.
Como resultado de tal consenso entre os países membros, torna-se aceitável que a legislação
nacional reprima tais práticas e rejeite tais cláusulas.
Natureza jurídica do art. 40 de TRIPs
A primeira observação que cabe fazer quanto a essa norma é o da sua natureza jurídica. A norma
do art. 40.2 permite, mas não cria uma obrigação de rejeitar tais cláusulas 128. Mais ainda, ela não
se aplica automaticamente diretamente no direito interno dos países.
Assim, embora TRIPs empreste legitimidade internacional à rejeição de certas cláusulas restritivas,
tal acordo não dá qualquer autoridade nem fornece nenhum poder legal aos órgãos nacionais de
concorrência ou propriedade intelectual para analisar e objetar aos contratos que contenham tais
cláusulas.
O que têm aplicação imediata e direta são as disposições de direito público externo relativas às
consultas entre estados, que também integram o art. 40.
O contexto ideológico do Art. 40.2 do TRIPs
O dissenso nascido nas discussões do Código de Conduta da UNCTAD obviamente ainda não se
resolveu com o TRIPs. Como nota J.H. Reichmann 129:
(…) article 40 of the TRIPs Agreement reiterates the legitimacy of controlling
anticompetitive practices in contractual licenses affecting intellectual property rights
generally.130 However, article 40 (1) acknowledges the lack of consensus in the
area 131 by conceding that states agree only "that some licensing practices or
pertaining to intellectual property rights... restrain competition" and "may have
adverse effects on trade and may impede the transfer and dissemination of
technology. " 132
Continua clara a postura dos países desenvolvidos, no tocante ao que seriam cláusulas objetáveis
pelos órgãos reguladores nacionais, considerando assim apenas aquelas disposições que
representam lesão à concorrência. Diz Reichmann:
“Evidently, this provision attempts to address the kinds of abuse sounding in
antitrust principles that developed counties normally recognize”
Não fosse por tal nódulo ideológico, certamente seria possível ter resolvida a questão de uma
forma mais decisiva e objetiva para suprimir de vez tais abusos:
Si on n’a encore à l'esprit que le concept des pratiques anticoncurrentielles liées
aux licences de contrat n'est pas le même chez les PVD et les pays industrialisés,
on comprend pourquoi le projet ne prévoit pas d'obligations concrètes en ce qui
concerne la suppression de ces pratiques (167). Compte tenu des conflits fréquents
en cette matière, une bonne partie de la section 8 est consacrée à l'énonciation
d'une obligation, qu’exige de chaque partie qu'elle se prête à une consultation avec
l'autre partie au différend éventuel, avant d'engager toute action à titre de
procédures anticoncurrentielles mettant en cause les droits de propriété
intellectuelle133.
128 Carlos Correa, Acuerdo TRIPs, op. cit: “Contrariamente a la mayoría de las disposiciones del Acuerdo, el artículo
40.2 no contiene obligaciones específicas. Sólo faculta expresamente a los países Miembros a adoptar medidas para
controlar o impedir ciertas prácticas en contratos de licencia de cualquier tipo de propiedad intelectual (incluyendo, debe
interpretarse, "información no divulgada").
129 The International Lawyer, Summer 1995, Volume 29, Number 2
130 [Nota do Original] See TRIPS Agreement, supra note 4, art. 40 and title do Part II, Section 8 ("Control of AntiCompetitive Practices in Contractual License")
131 [Nota do Original] See supra notes 63-73 and accompanying text; Matsushita, supra note 197, at 92-93; Spencer
Weber Waller & Noel J. Byrne, Changing View of Intellectual property and Competition Law in the European
Community and the United States of America, 20 Brook J. Int'l L. 1 (1993); see also Reichmann, Competition Law,
Intellectual Property Rights and Trade, supra note 3, at 87-94 ("Pressures on the Doctrine of Misuse").
132 [Nota do Original] See TRIPS Agreement, supra note 4, art. 40 (I).
133 Shu Zhang, DEL`OMPI AU GATT, La protection internationale des droits de la proprieté intellectualle. Ed. Jean
FOYER, 1995.
No entanto, uma curiosa abertura parece ter escapado aos elaboradores do TRIPs no tocante à
questão, como nota J.H. Reichmann, no mesmo trecho acima citado:
Evidently, this provision attempts to address the kinds of abuse sounding in
antitrust principles that developed counties normally recognize, 134 without
necessarily impeding the developing counrties from proceeding on other grounds
either under the formulation of article 8 or under broader principles inherent in the
objectives set out in article 7 and in the public interest exception set out in article
8(1). 135
Assim, entrevê-se, no âmbito do dispositivo a possibilidade de alargamento, pelos países
interessados (especialmente os em desenvolvimento) dos fundamentos de regulação dessas
cláusulas, além da regra concorrencial. A disposição a que se refere o autor é a seguinte:
ART.8
l - Os Membros, ao formular ou emendar suas leis e regulamentos, podem adotar
medidas necessárias para proteger a saúde e nutrição públicas e para promover o
interesse público em setores de importância vital para seu desenvolvimento sócioeconômico e tecnológico, desde que estas medidas sejam compatíveis com o
disposto neste Acordo.
2 - Desde que compatíveis com o disposto neste Acordo, poderão ser necessárias
medidas apropriadas para evitar o abuso dos direitos de propriedade intelectual por
seus titulares ou para evitar o recurso a práticas que limitem de maneira
injustificável o comércio ou que afetem adversamente a transferência internacional
de tecnologia.
Carlos Correa 136 igualmente vincula o art. 40.2 ao art. 8.2 do TRIPs:
La Sección 8 del Acuerdo TRIPs contiene una serie de normas destinadas a
controlar las "prácticas anticompetitivas" en licencias voluntarias. Estas normas
pueden considerarse como una aplicación concreta del principio general
establecido en el artículo 8.2 del mismo Acuerdo, según el cual "podrá ser
necesario aplicar medidas apropiadas, siempre que sean compatibles con lo
dispuesto en el presente Acuerdo, para prevenir el abuso de los derechos de
propiedad intelectual por sus titulares o el recurso a prácticas que limiten de
manera injustificable el comercio o redunden en detrimento de la transferencia
internacional de tecnología"137.
Cláusulas restritivas rejeitadas pelo TRIPs
Segundo o teor do texto internacional em análise, a lei nacional poderá, sem ofensa ao TRIPs,
proibir quaisquer disposições inseridas em contratos de licença ou similares que prevejam
condições ou práticas de licenciamento que possam, em determinados casos, constituir um abuso
dos direitos de propriedade intelectual que tenha efeitos adversos sobre a concorrência no
mercado relevante.
Na verdade o que se tem aqui não é uma permissão para tratar como ilegais quaisquer cláusulas
restritivas, mas sim um mecanismo que coíbe tal proibição, como nota Carlos Correa:
Sin embargo, el Acuerdo establece límites para la acción nacional y éste es, de
hecho, el principal propósito de esta Sección. Exige el Acuerdo que para juzgar si
una práctica es restrictiva se tomen en cuenta tres elementos;
a) la evaluación de las prácticas debe ser realizada en cada caso en particular;
134 [Nota do Original] See supra notes 64, 72-73 and accompanying text.
135 [Nota do Original] See TRIPS Agreement, supra note 4 arts. 7, 8(1); supra text accompanying notes 65-71 77-80;
136 [Nota do Original] Acuerdo TRIPs, op. Cit.
137 [Nota do Original] Otra aplicación importante de este principio es el artículo 31k), antes citado, referente a las
licencias obligatorias para corregir prácticas anticompetitivas.
b) las prácticas deben constituir un "abuso" de los derechos de propiedad
intelectual;
c) ellas deben tener "un efecto negativo sobre la competencia en el mercado
correspondiente"
A diferencia del artículo 40.1, no se hace ninguna referencia específica aquí a los
efectos negativos sobre la transferencia de tecnología (o la divulgación). Esto
implica que la existencia de tales efectos no pueden constituir una base suficiente
para condenar una práctica, si ésta no afecta además la competencia en el
"mercado correspondiente". El significado de "mercado correspondiente" queda
abierto a interpretación.
A lista do TRIPs é meramente exemplificativa, em face das muitas outras cláusulas e práticas
constatadas na prática dos órgãos nacionais de concorrência e propriedade intelectual. .
Abuso de direito
Assim, serão proibidas as cláusulas e práticas que abusem do direito de propriedade intelectual. O
abuso é essencial para a proibição. Vide, abaixo, a seção dedicada ao tema.
A ofensa à concorrência
Nem todos os abusos podem, segundo o TRIPs, justificar uma objeção pela lei nacional. Somente
o poderão aqueles abusos que importarem em “efeitos adversos sobre a concorrência”. Onde? “No
mercado relevante”
Mais uma vez, Carlos Correa:
El significado de "mercado correspondiente" queda abierto a interpretación.
La definición del mercado en el que la práctica o conducta anticompetitiva es
juzgada, es de particular importancia. En los Estados Unidos, por ejemplo, se
entiende que un "mercado relevante" a los afectos de la legislación antitrust
comprende todos los productos para los cuales existe elasticidad cruzada de
demanda. En otras palabras, tal mercado incluye los productores a los que el
consumidor recurriría si el precio del producto patentado es elevado anormalmente.
Ello dependerá, a su vez, de cuán único o sustituible es aquél y de la clase de que
se trate.
Um importante aspecto da análise americana é que (como vimos anteriormente) ela tende a levar
em conta o impacto da cláusula restritiva simultaneamente no mercado do produto ou serviço final
e no mercado da tecnologia em si mesma, e no mercado de pesquisa e desenvolvimento,
denominado “mercado de inovação” 138.
Licensing arrangements raise concerns under the antitrust laws if they are likely to
affect adversely the prices, quantities, qualities, or varieties of goods and services
either currently or potentially available. The competitive effects of licensing
arrangements often can be adequately assessed within the relevant markets for the
goods affected by the arrangements. In such instances, the Agencies will delineate
and analyze only goods markets. In other cases, however, the analysis may require
the delineation of markets for technology or markets for research and development
(innovation markets) 139.
138 Carl Saphiro, Competition Policy And Innovation, Doc. OECD DSTI/DOC(2002)11, “In the United States, the
Federal Trade Commission (FTC)/Department of Justice (DOJ) Guidelines for the Licensing of Intellectual Property (“IP
Guidelines”) talk about “innovation markets”, but this mode of analysis can quite easily be seen as involving traditional
issues of potential competition”, encontrado em http://www.oecd.org/sti/working-papers
139 Antitrust Licensing Guidelines 1995.
A regra da razão
Entendem os autores que o dispositivo do art. 40.2 de TRIPs determina a utilização da chamada
“regra da razão” na avaliação das cláusulas restritivas em contratos de licença e de tecnologia.
Explica-se: é corrente na prática concorrencial que nenhum rol, por mais exaustivo e detalhista que
seja, pode prever todos os fatos que, em face de situações econômicas concretas, transformam o
tipo abusivo em lícito; nenhuma, ou quase nenhuma prática é abusiva per si, independentemente
das situações concretas.
Explica Carlos Correa:
Con base en los elementos citados, el artículo 40.2 adopta un "test de
competencia" y la regla de la razón"("rule of reason") 140 para evaluar los afectos de
una práctica en un caso en particular.(…)
La inclusión de la "regla de razón" excluye la posibilidad de que la legislación
nacional considere ciertas prácticas como restrictivas a priori, mas elle no significa
necesariamente que no puedan preverse prácticas que se juzgan condenables per
se, como lo hacen numerosas legislaciones de defensa de la competencia, siempre
que se dé la oportunidad para juzgar su aplicabilidad a un caso en particular.
Para o padrão americano de apuração de razoabilidade são aceitáveis as disposições restritivas
que, sendo razoavelmente necessárias para proteger o interesse das partes, não sejam lesivas ao
interesse público geral. Para o padrão europeu, como disposto no Tratado de Roma, Art. 81 (antes,
art. 85), seriam aceitáveis as práticas restritivas que contribuem para melhorar a produção ou a
circulação, o nível técnico ou o progresso econômico, reservando ao publico uma parte eqüitativa
de tais bens esses; devem, além disto, ser indispensáveis para alcançar os objetivos das partes, e
não podem eliminar completamente a concorrência.
No tocante ao Direito da Concorrência brasileiro vigente, a aplicação de tais princípios se acha
prevista quanto a atos e contratos em geral pela Lei 8.884/94 , em seu art. 54 141. Em tal disposição
se prevê que acordos firmados entre competidores ou outras pessoas, que de outra forma possam
resultar na dominação do mercado relevante de bens e serviços, devem ser autorizados pelo
CADE 142.
Não obstante possa ser verificada, em tese, a lesividade do acordo, ainda assim será deferida a
autorização se o acordo:
a) tiver por objetivo aumentar a produtividade, ou melhorar a qualidade de bens e
serviços, ou propiciar a qualidade de bens ou serviço; e, além disto,
b) os benefícios resultantes sejam distribuídos eqüitativamente entre os seus
participantes, de um lado, e os consumidores ou usuários finais, de outro; e
c) não implique na eliminação de parte substancial do mercado relevante; e
d) sejam observados os limites de restrição à concorrência estritamente
necessários para atingir os seus objetivos.
Mesmo no caso em que as quatro condições não sejam atendidas, poderá haver a autorização se
forem satisfeitas três delas (por exemplo, seja eliminada a concorrência numa parte substancial do
mercado), mas não sejam prejudicados os consumidores e seja atendido motivo preponderante da
economia nacional e do bem comum. A autorização pressupõe o estabelecimento de um
compromisso de desempenho qualitativo e quantitativo pelo CADE (art. 58).
140 [Nota do original] Ver una definición de este y otros conceptos del derecho de la competencia en OECD, 1993.
141 Aperfeiçoando um mecanismo já constante da Lei 4.137/62, em seu art. 75.
142 O pedido é necessário, por disposição expressa da lei, sempre que houver concentração econômica, através de
agrupamento societário e qualquer dos participantes tiver faturamento anual superior a 400 milhões de reais (desde janiero
de 2005, apurados só segundo o faturamento brasileiro) ou participação no mercado igual ou maior de 20%. Mas qualquer
outro caso de acordos entre concorrentes ou não, que tenham o efeito de limitar a concorrência ou dominar os mercados
está sujeito à autorização.
Tradicionalmente, o INPI brasileiro não aplicava em sua análise o critério moderador da regra da
razão. Tive ocasião de comentar, em trabalho de 1984, repetindo o que notava Franceschini 143:
“Mas, deve-se notar que a tendência dos analistas do Instituto Nacional da
Propriedade Industrial é de analisar todas as cláusulas restritivas como se fossem
abusivas de per si, ou seja, sem avaliar sua razoabilidade.(...) O comportamento
um tanto rígido dos analistas do INPI pode ser explicado, de outro lado, tanto pela
docilidade dos fornecedores de tecnologia às solicitações da retirada das cláusulas
dos contratos, quanto pela falta de familiaridade com os molejos dos mecanismos
de controle do poder econômico. Sem dúvida, as restrições são, no dizer de
Antônio Luiz Figueira Barbosa 144 um valor implícito a ser barganhado pelo órgão
de controle, como se negociam aos preços; não havendo instrumento de controle
das práticas ao nível do que realiza o Banco Central quanto às remessas ou, em
nível mais brando, a Secretaria da Receita Federal quanto aos pagamentos, é de
se esperar a proliferação de pactos adjetos (side letters) onde os ajustes restritivos
proliferem”.
A listagem da Práticas
Somente três exemplos são trazidos pelo art. 40.2 de TRIPs:
a) cláusulas de retrocessão exclusiva, ou sejam, as que obrigam ao licenciado
transferir exclusivamente ao titular da patente as melhoras feitas na tecnologia
licenciada;
b) cláusulas que impeçam o licenciado impugnar a validade do direito licenciado
c) a obrigação de o licenciado de adquirir do licenciante outras tecnologias ou
materiais que aquele não necessite o deseja.
Nota Reichmann:
Even so, the negotiators could only agree to name “exclusive grant back conditions,
conditions preventing challenges to validity and coercive package licensing" as
examples of practices that states may clearly legislate against under article 40(2).
145
Em momentos anteriores da discussão de TRIPs, o número de cláusulas era bem maior, inclusive
limitações à pesquisa, uso de pessoal, fixação de preços, cláusulas de exclusividade de vendas ou
representação, cláusulas “atadas” (tying clauses), restrições à exportação, etc. 146 Note-se que no
Código de Conduta, discutiam-se pelo menos quatorze práticas restritivas objetáveis 147.
Será que o art. 40 se aplica a todos tipos de propriedade intelectual? Sem dúvida, os exemplos –
que se referem fundamentalmente a patentes – permitem fazer incluir entre as cláusulas e práticas
censuráveis todas as que sejam abusivas, e venham afetar a concorrência. Inclusive, pela própria
inclusão dessas categorias no escopo do TRIPs, contratos relativos a segredos ou know how.
O sistema de Consultas
Como indicado, o sistema de consultas previsto no art. 40.2 de TRIPs tem aplicação imediata e
direta. Por que criar tal mecanismo? Explica Reichmann:
143 Tecnologia e Poder Econômico, op. cit.
144 [Nota do original] Propriedade e quase propriedade no comércio da tecnologia.CNPq, 1979, pág. 96.
145 See TRIPS Agreement, supra note 4, art. 40(2). Among topics not mentioned were exclusive dealing, restrictions on
research and adaptation, exclusive sales or representation agreements, tying arrangements, patent pooling or crosslicensing arrangements, restrictions on publicity, obligations to pay royalties after the expiration of intellectual property
rights, and post-contractual restrictions. See, e.g., Matsushita, supra note 197, art. 40(3), (4).
146 Texto de 22 de novembro de 1990, sobre o Montreal Mid-Term Review de dezembro de 1990.
147 Unctad TD/CODE TOT/ 47: Grant-back provisions; challenge to validity; exclusive dealings; restrictions on research;
restrictions on use of personnel; price-fixing; restrictions on adaptations; exclusive sales or representation agreements;
tying arrangements; export restrictions; patent-pool or cross-licensing arrangements and other arrangements; restrictions
on publicity; payments and other obligations after expiration of industrial property rights; and restrictions after expiration
of arrangement.
Given this lack of consensus and its attendant soft-law approach, the logical
solution was to require consultations when conflicts occur 148. In this respect, article
40(3) cuts two ways. It allows developing countries in particular cases to request
information from developed countries that bears on alleged violations of focal
regulations, which could embarrass the alleged violator before his own
government.149 Bur it also allows developed countries to demand consultations
when they view the local action or regulations as exceeding the mandate of article
40.150
The likely consequence of these provisions is a further round of talks in which both
sides try to establish a greater consensus regarding actions to restrain misuse of
intellectual property rights 151
Tais consultas de país a país se volta às pessoas domiciliadas num país membro do TRIPs, que
outro país considere que estão levando a cabo práticas que violam as normas do país que faz a
consulta. Neste caso, o país consultado “examinará com toda atenção a possibilidade de
responder às consultas”.
Tratamento nacional ou regional de cláusulas restritivas
Como se viu, TRIPS exige que as cláusulas e práticas restritivas sejam analisadas caso a caso. O
Acordo garante considerável latitude de estilo neste controle. Diz Carlos Correa:
Por otra parte, el Acuerdo TRIPs deja en libertad a los países Miembros para
establecer el método de control de dichas prácticas, sea con un sistema ex ante
(como en el caso de la Unión Europea, o en de los países en desarrollo que
adoptaron legislaciones sobre transferencia de tecnología) o ex post (como
sucede, por ejemplo en los Estados Unidos), sea sobre la base de la intervención
de una autoridad administrativa o judicial.
Como se depreende do texto de Correa, os principais sistemas de avaliação de práticas e
cláusulas de licenças de propriedade industrial são o da Comunidade Européia e o dos Estados
Unidos 152.
Na CE o Regulamento (CE) nº 240/96 153 prevê um sistema de cláusulas que – por definição -,
estão livres de análise pelo órgão regulador. Outras cláusulas estão sujeitas a consulta, com prazo
148 See TRIPS Agreement, supra note 4, art. 40(3), (4).
149 Id art. 40(3).
150 Id art. 40(3),
151 See, e.g., Ernst-Ulrch Petersmann, International Competition Rules for the GATT-WTO World Trade and Legal
System, 27 J. World Trade 35 (1993); John H. Jackson, GATT and the Future of International Trade Institutions, 18
Brook J. Int'l 11, 24 (1992) (stressing that monopolies "can undo the trade liberalization effect of reduced tariffs and
nontarif barriers"); see also Thomas Cottier, The Prospects for Intellectual Property in GATT , 28 Common Mkt. L. Ver.
383 410 (1991).
152 Saphiro, op. cit. , “In the past several years, the United States, Canada, and Japan have all issued guidelines regarding
licensing and intellectual property rights more generally. In the United States the “Guidelines for the Licensing of
Intellectual Property” were issued by the DOJ and the FTC in April 1995. In Canada, the “Intellectual Property
Enforcement Guidelines” were issued in 2000. In Japan, the “Guidelines for Patent and Know-How Licensing
Agreements” were issued in July 1999. Similarly, in 1996 the EU published Regulation No 240/96 concerning
Technology Transfer Agreements. These guidelines were a natural response to the rapidly growing significance of
intellectual property as a source of competitive advantage, as a driver of competitive strategies, and as a key determinant
of the conditions of entry into many markets. These various guidelines have served a very useful role in communicating to
the business community the principles employed by competition officials in assessing a variety of business arrangements
involving intellectual property”.
153 Na Comunidade, os textos básicos vigentes são os do Regulamento (CE) nº 240/96 da Comissão, de 31 de Janeiro de
1996, relativo à aplicação do nº 3 do artigo 85º do Tratado a certas categorias de acordos de transferência de tecnologia,
publicado no Jornal oficial no. L 031 de 09/02/1996 P. 0002 – 0013I. Atualizações relevantes se encontram nos
documentos 32000R2658 - Regulamento (CE) n.o 2658/2000 da Comissão, de 29 de Novembro de 2000, relativo à
aplicação do n.o 3 do artigo 81.o do Tratado a certas categorias de acordos de especialização, publicado no Jornal Oficial
nº L 304 de 05/12/2000 p. 0003 – 0006. 31999R2790 - Regulamento (CE) n.o 2790/1999 da Comissão, de 22 de
Dezembro de 1999, relativo à aplicação do n.o 3 do artigo 81.o do Tratado CE a determinadas categorias de acordos
verticais e práticas concertadas, publicado no Jornal Oficial nº L 336 de 29/12/1999 p. 0021 – 0025, 31996R0240 -
certo de resposta, e outras estão em princípio vedadas. O método de controle da Comunidade
Européia é assim descrito oficialmente 154:
(…) the TTBE reserves the benefit of the block exemption to licensing agreements
complying with a number of formal requirement.
Firstly, the TTBE only covers the specific types of agreements defined in Article 1,
thereby keeping the exemption within relatively narrow limits.
Secondly, it relies on the assumption that any restriction overstepping the
boundaries of the patent subject matter is potentially caught by Article 81(1).
Thirdly, the TTBE regulates contractual arrangements by setting out three
categories of clauses:
those that generally would not violate Article 81(1) but the legality of which is
clarified by the block exemption (white clauses);
those that violate Article 81(1) and the inclusion of which would bring the entire
agreement outside the scope of the block exemption ('black clauses) and
those which are neither exempted nor expressly excluded and the assessment of
which requires a case by case analysis (grey clauses). For the latter category the
TTBE provides for an opposition procedure whereby the Commission must
establish, within a specified period of time, whether the notified agreement may
benefit from the block exemption (see Article 4).
In addition, Article 7 allows the Commission to withdraw the benefit of the block
exemption in respect of agreements having effects incompatible with the conditions
of Article 81(3). Pursuant to Article 7(1), this may happen in particular when the
licensee™s market share exceeds 40%.
Os Regulamentos relativos a outros setores que não as licenças de PI, subsequentes a 1996,
abandonam o estilo formal do Reg. 240/96, baseado em cláusulas específicas, para adotar, no seu
campo específico, inclusive no que toca a contratos de PI e tecnologia, uma enfoque mais
funcional e econômico, no qual têm papel relevante a análise de níveis percentuais mínimos de
controle de marcado pelos participantes.
Nos Estados Unidos, a análise dos contratos em questão é feita sob as regras do Antitrust
Guidelines for the Licensing of Intellectual Property Issued by the U.S. Department of Justice and
the Federal Trade Commission on April 6, 1995. 155
Numa definição crucial, os Guidelines americanos dizem o seguinte:
These Guidelines embody three general principles:
for the purpose of antitrust analysis, the Agencies regard intellectual property as
being essentially comparable to any other form of property;
the Agencies do not presume that intellectual property creates market power in the
antitrust context; and
the Agencies recognize that intellectual property licensing allows firms to combine
complementary factors of production and is generally procompetitive.
Regulamento (CE) nº 240/96 da Comissão, de 31 de Janeiro de 1996, relativo à aplicação do nº 3 do artigo 85º do Tratado
a certas categorias de acordos de transferência de tecnologia, publicado no. Jornal oficial no. L 031 de 09/02/1996 P. 0002
– 0013. Todos estes textos são disponíveis em português em http://europa.eu.int/eur-lex/pt/index.html.
154 Commission Evaluation Report On The Transfer Of Technology Block Exemption Regulation N° 240/96 Technology
Transfer Agreements Under Article 81
155 Encontrado em www.usdoj.gov/atr/public/guidelines/ipguide.htm .
As importantes diferenças dos dois estilos de tratamento das cláusulas restritivas são assim
explicadas:
(…) the EC competition policy approach towards licensing agreements does
recognise the existence of the monopoly granted by IPR law, but this does not
mean that the exercise or exploitation of that monopoly may not be scrutinised
under the competition rules. Licensor and licensees are separate undertakings and
are also treated as such.
The competition rules do not accept just any restriction that helps the licensor to
realise the maximum profit from its monopoly. For instance, while it is clear that to
obtain the full monopoly profit the licensor may want to impose restrictions on the
licensees concerning their pricing, their output or the territories into which or the
customers to whom the licensees may sell the licensed product, such restrictions
may fall foul of the EC competition rules.
The US approach, as laid out in the Antitrust Guidelines for the Licensing of
Intellectual Property issued by the DOJ and FTC (‚US Guidelines™), is different
from the EU approach. (…) Competition concerns may arise when the Licensing
agreement restricts competition between companies that would have been actual or
likely potential competitors in the absence of the license (companies in a horizontal
relationship).
The owner of intellectual property will not be required to create competition in its
own technology and should therefore in principle be free to impose those
restrictions in a licensing agreement which allow him to do what he could also have
done on his own. The US approach does not only recognise the existence of the
monopoly granted by IPR law, but also respects in general the right of the holder of
the IPR to fully exploit it by imposing in a licensing agreement the restrictions
necessary to obtain the full benefit of the IPR. 156
The US approach makes a clear distinction between licensing agreements entered
into between competitors versus agreements between non-competitors and draws
policy conclusions from this distinction. The US approach treats very leniently
restrictions that concern the exploitation of the IPR itself when the licensor and
licensee are not actual or potential competitors. (…)
The stricter EU approach towards restrictions concerning the exploitation of the IPR
itself when contained in agreements between non-competitors reflects the higher
importance EC competition policy attaches to intra-brand restrictions in general and
territorial restrictions in particular. Territorial restrictions are paid more attention in
particular because of the additional market integration objective which EC
competition policy has.157
O sistema japonês de controle se aproxima do Americano:
The JFTC has also issued Licensing Guidelines, which relate only to possible
violations of section 19 through provisions in licensing arrangements. The
Guidelines, which are applicable to both national and international agreements,
provide administrative guidance to enterprises as to the enforcement policy of the
JFTC. In this respect, there are resemblances to the United States Guidelines. (…)
In the exercise of its powers under the Act, the JFTC has also issued the
Guidelines Concerning Joint Research and Development of 1993 (which provide for
rule-of-reason treatment of IP/competition policy issues arising in technology or
products markets from joint R & D) and the Guidelines Concerning Distribution
Systems and Business Practices of 1991 (including unreasonable obstruction of
156 Commission Evaluation Report, op. Cit., p. 15.
157 Idem, p. 18.
parallel imports) 158
Nas negociações do ALCA, a matéria tem sido objeto de discussão nos termos do Doc. ALCA doc.
FTAA.TNC/w/133/Rev.1 de 3 de julho de 2001 159
158 Competition Policy and the Exercise of Intellectual Property Rights, Doc. UNCTAD TD/RBP/CONF.5/6, 11 August
000
159 Encontrado em http://www.abpi.org.br/textoscom/textosind.htm
Abuso de direitos e abuso de poder econômico
O abuso de direitos exclusivos tem sido particularmente estudado em relação às patentes. No
entanto, a jurisprudência americana e européia já aplicou a noção de abuso no âmbito do direito
autoral 160.
Nossa análise abaixo se concentrará igualmente na questão das patentes, sem deixar de lado a
eventual aplicação a outros campos de direito 161. Uma recentíssima decisão brasileira de primeira
instância aparentemente acolheu o argumento de abuso por excesso de poderes em matéria de
cultivares 162.
Abuso e direito internacional
Do direito internacional pertinente – da CUP
Distinguem-se fundamentos sólidos nos textos internacionais pertinentes para as licenças
compulsórias por abuso de direitos e de poder econômico
A Convenção de Paris, em sua versão de Estocolmo, assim preceitua em seu art. 5º:
2) Cada país da União terá a faculdade de adotar medidas legislativas prevendo a
concessão de licenças obrigatórias para prevenir os abusos que poderiam resultar
do exercício do direito exclusivo conferido pela patente, como, por exemplo, a falta
de exploração.
Assim, as licenças serão concedidas para coibir abusos – inclusive o que resulta da falta de
exploração adequada da patente. Aqui a preocupação de equilíbrio de interesses encontrado na
esfera constitucional aparece, como notamos em obra anterior:
“a questão do uso efetivo das patentes é o do equilíbrio dos interesses do titular do
privilégio e do público em geral, que necessita que as novas tecnologias sejam
usadas em benefício da produção nacional. A solução da CUP, quanto ao ponto, é
verdadeiramente uma de equilíbrio entre os interesses divergentes:
“The provisions under examination aim at striking a balance between the said
considerations. It gives the member states the right to legislate against the abuses
160 Nos Estados Unidos, vide, DSC Comm. Corp. v. Pulse Comm. Inc., 170 3d 1354, 1368 (Fed Cir.) ("copyright misuse
is a defense to a claim of copyright infringement'), cent. denied, 528" U.S. 923 (1999); Lasercomb Am., Inc. v. Reynolds,
911 F.2d 970, 979 (4th Cir. 1990) ("since copyright and patent law serve parallel public interests, a 'misusè defense should
apply to infringement actions brought to vindicate either right"); United Tel. Co. v. Johnson Pub. Co., Inc., 855 F.2d
604,611-12 (8th Cir. 1988); National Cable Television v. Broadcast Music, 772 F. Supp. 614, 651 (D.D.C. 1991)
("Copyright misuse is an affirmative, equitable defense to infringement that has grown out of the recognized doctrine of
patent misuse.'). Na Europa, vide, na jurisprudência da Corte de Justiça, Joined Cases C-241/91 & C242/91, Radio
Telefis Eireann v. Commission, 1 CEC (CCH) 400 (1995)..
161 Vide em especial Non-Voluntary Licensing of Patented Inventions : Historical Perspective, Legal Framework under
TRIPS, and an Overview of the Practice in Canada and the United States of America. Issue paper No.5, by Jerome H.
Reichman and Catherine Hasenzahl, 2003, encontrado em http://www.iprsonline.org/unctadictsd/projectoutputs.htm ,
visitado em 22/1/2005 e Carlos M. Correa, Intellectual Property Rights And The Use Of Compulsory Licenses: Options
For Developing Countries, encontrado em http://www.southcentre.org/publications/complicence/toc.htm , vivitado em
22/2/2005.
162 “O Juiz de Direito Victor Luiz Barcellos Lima, convocado ao Tribunal de Justiça em regime de plantão, deferiu hoje
(11/1) liminar postulada pela Cooperativa Tritícola Mista Campo Novo, determinando a suspensão do pagamento do valor
de R$ 1,20, por saca de soja, a título de royalty em favor da Monsanto do Brasil Ltda. A decisão é a primeira no País neste
sentido.(....) Apontou que a pretensão da Cooperativa está amparada na Lei de Proteção de Cultivares (n° 9.456/97), que
confere direito intelectual, inclusive o relativo à modificação genética, “tão só no que tange ao material de reprodução da
planta, não se estendendo, por evidente, a toda produção de soja”. De acordo com o Juiz Victor Barcellos Lima, não há
previsão de direito intelectual sobre a produção de soja, impondo-se a concessão da liminar” . Proc. 70010740264
(Adriana Arend). A liminar foi, em seguida, revogada pelo tribunal estadual pertinente.
which might result from the exercise of the rights conferred by the patent, for
example, failure to work, but on condition that the provisions of paragraph (3) and
(4) of the Article are respected” 163.
Diz Bodenhausen:
“The provision concerning the abuses which might result from the exercise of
exclusive rights conferred by the patent relates to a very important question of
patent law. Although patents, even apart from their exploitation, are considered
beneficial to the industry, as they publish inventions which may inspire other
inventions, and fall into the public domain after the expiration of their term, it is
believed in many countries that, in order to be fully justified, patents should also be
used for working the patented invention where the patent is granted, and not merely
as an exclusive right to prevent others from doing so or to control importation
O Direito Internacional Pertinente - Acordo TRIPs
Também o Acordo TRIPs, negociado no âmbito da Organização Mundial de Comércio, contempla a
hipótese da repressão de abusos e de práticas anticoncorrenciais, no seu Art. 31, especialmente
por aplicação do art. 8o:
Article 8
Principles (...)
2. Appropriate measures, provided that they are consistent with the provisions of
this Agreement, may be needed to prevent the abuse of intellectual property rights
by right holders or the resort to practices which unreasonably restrain trade or
adversely affect the international transfer of technology.
Importante notar que o TRIPs distingue o tema de abuso da propriedade intelectual do abuso do
poder econômico, e menciona mesmo o embaraço à transferência de tecnologia.
Diz Carlos Maria Correa 164:
Prácticas anticompetitivas. La verificación de prácticas anticompetitivas es una de
las causales principales para la concesión de licencias obligatorias.
En los Estados Unidos, por ejemplo, desde la década del cincuenta los Tribunal s
han concedido numerosas licencias obligatorias por aplicación de la Sherman Act,
con base en una antigua doctrina de la Suprema Corte según la cual "el progreso
de las de las ciencias y las artes útiles es el propósito primario de la concesión de
una patente, y la retribución al inventor es una consideración secundaria, aunque
importante”(Kendal V. Windsor, 62 US [21 How 322, 16 L. Ed. 165 1859]).
Licenças compulsórias e TRIPS: requisitos especiais no caso de abuso
As exigências para concessão de licenças compulsórias não são todas aplicáveis às licenças para
repressão de abusos da patente ou de poder econômico (por exemplo, no caso de abuso de poder
econômico, seja necessariamente sujeita a royalties). Já quanto à licença para reprimir o abuso de
poder econômico, diz o seguinte:
Members are not obliged to apply the conditions set forth in subparagraphs (b)
and (f) where such use is permitted to remedy a practice determined after judicial or
administrative process to be anti-competitive. The need to correct anti-competitive
practices may be taken into account in determining the amount of remuneration in
such cases. Competent authorities shall have the authority to refuse termination of
authorization if and when the conditions which led to such authorization are likely to
recur;
163 Idem, eadem.
164 Acuerdo Trips – Régimen Internacional de La Propiedad Intelectual, Ediciones Ciudad Argentina, 1995.
Em resumo, assim, no caso da licença por interesse público, o requisito de prévia solicitação de
uma licença não é exigido, ainda que a notificação imediata o seja. No caso de licença para
reprimir abuso de poder econômico, deixa de ser aplicável não só essa prévia solicitação, quanto
requisito de exploração voltada ao mercado doméstico, a proporcionalidade da remuneração ao
valor econômico da licença, e o requisito da limitação temporal – desde que a cessação da licença
pudesse levar à vol. a do abuso.
Abuso por por falta de uso e CUP
Diz a Convenção de Paris, no pertinente:
Art. 5o
(2) Cada país da União terá a faculdade de adotar medidas legislativas prevendo a
concessão de licenças obrigatórias para prevenir os abusos que poderiam resultar
do exercício do direito exclusivo conferido pela patente, como, por exemplo, a falta
de exploração. (...)
(4) Não poderá ser pedida licença obrigatória, com o fundamento de falta ou
insuficiência de exploração, antes de expirar o prazo de quatro anos a contar da
apresentação do patente, ou de três anos a contar da concessão da patente,
devendo aplicar-se o prazo mais longo; a licença será recusada se o titular da
patente justificar a sua inação por razões legítimas. Tal licença obrigatória será
não-exclusiva só será transferível, mesmo sob a forma de concessão de
sublicença, com a parte da empresa ou do estabelecimento comercial que a
explore.
(5) as disposições precedentes serão aplicáveis, com as modificações
necessárias, aos modelos de utilidade.
Licença por falta de uso e TRIPs
A questão da compatibilidade entre TRIPs e o instituto brasileiro da licença compulsória por falta
de uso já nos foi objeto de uma extensa análise, publicada em nosso Licitações, Subsídios e
Patentes, Ed. Lumen Juris, 1996. Remetendo o leitor a tal fonte, cumpre-nos apenas aqui citar
nossas conclusões quanto à questão:
1. Não se introduziu, com o TRIPs, nenhum novo requisito à regra de não
discriminação da Convenção de Paris.
2. TRIPs, fora da cláusula em exame, não revoga as disposições da CUP
relativas ao uso efetivo das patentes.
3. A interpretação sistemática do Acordo TRIPs determina que o Art. 27 regula
exclusivamente os pressupostos para o exercício de uma patente que
sejam incondicionais e intrínsecos à concessão, não se aplicando às
regras relativas à manutenção do direito, uma vez concedido. Assim, a
norma não afeta a exigência de uso efetivo.
4. Não houvesse tal entendimento, ainda assim o Art. 27 não poderia ser
entendido de forma a vedar a exigência de uso efetivo. Em primeiro lugar,
porque continua em vigor a Convenção de Paris, que a assegura.
5. Em segundo lugar, porque no uso efetivo se leva em conta a exploração da
patente: mesmo sem importar nada, ocorre falta de uso. Não há pois a
discriminação mencionada na cláusula entre a importação e a fabricação
local.
6. Outro seria o entendimento, se o TRIPs regulasse a noção de uso efetivo,
ou proibisse discriminar entre território nacional e estrangeiro para
apuração da exploração ou ainda tivesse disposto diretamente que
importação também é uso. Mas não o fez.
7. Assim, não há qualquer discriminação, seja perante do Art. 27, seja perante
o restante dos dispositivos do TRIPs, na eventual imposição pela lei
nacional de um requisito de uso efetivo, desde que constituído em exata
conformidade com os parâmetros do Art. 5o. da CUP.
As noções de abuso no direito interno
Noção de abuso de direitos do Direito Americano
A noção de abuso em matéria de propriedade intelectual tem duas vertentes; a de origem românica
ou melhor, canônica, na verdade influenciada pelo direito administrativo francês, e a criação da
jurisprudência americana, sob o nome de patent misuse:
The doctrine of patent misuse is a judicially developed doctrine that has been used
by courts of equity to prevent a patentee from extending the "monopoly" granted by
the patent laws beyond its legal bounds. A patentee's misuse of a patent will render
the patent unenforceable for the duration of the misuse. The types of conduct that
courts have deemed to constitute misuse vary greatly 165.
.A construção americana teve uma grande relevância na moderação dos direitos de propriedade
intelectual, como uma prática distinta da doutrina antitruste 166. Seu fundamento não é uma
limitação externa aos direitos de propriedade intelectual (como ocorre pela aplicação das regras
antitruste), mas uma medida de sua extensão efetiva como imposta pela boa fé 167.
A vantagem do uso deste caminho é prescindir da determinação de uma situação de concorrência
como determinada sob a prática antitruste. Assim, mesmo a patente de uma titular que não
disponha de posição dominante poderá, em tese, ser objeto de abuso. Na prática americana, no
entanto, a construção jurisprudencial após 1982 deixou de considerar que qualquer dos abusos
antes catalogados (com a exceção, talvez, de imposição de royalties após a vigência da patente)
como automaticamente aplicáveis.
Assim, salvo a hipótese dessas vedações automáticas, a política judicial é de apreciar a
razoabilidade da prática inquinada de abusiva 168; em especial, a mudança legislativa levou em
1988 a que se suprimisse da vedação automática as tying clauses antes vedadas. Assim, não mais
são necessariamente abusivas as imposições do titular de um direito que, para licenciar uma
patente, obrigue o licenciado a comprar-lhe itens fora da exclusividade.
A variante inglesa
165 Patricia Martone, Richard Fuestel Jr, William Gilbreth, The Patent Misuse Defense, in Intellectual Property Antitrust
2001, PLI, New York, 2001, p. 101.
166 Marshall Leaffer, Understanding Copyright Law, Third Edition, Lexis, 1999, p. 472: “Although it is based on
principles of free competition, the misuse doctrine has an identity distinct from the antitrust laws. A defendant
in an infringement action is shielded from suit if misuse can be shown, even though the acts of misuse neither
constitute competitive injury nor indicate that the plaintiff was individually harmed by the defendant's misuse.”
167Op. cit, “Justice Murphy articulated the general principle behind the "clean hands" doctrine in Precision Instrument
Mfg. Co. v. Auto. Maintenance Mach. Co.: "That doctrine is rooted in the historical concept of [a] court of equity as a
vehicle for affirmatively enforcing the requirements of conscience and good faith. »12 The rationale is that, since equity
tries to enforce good faith in defendants, it no less stringently demands the same good faith from plaintiffs.
168 “The Federal Circuit recognizes that two actions have been found to be per se patent misuse - tyine and charging post
patent expiration royalties, and that tying has been converted to a rule of reason analysis pursuant to the Patent Reform
Act. Accordingly, if the conduct does not involve post-patent expiration royalties the next step is to review the categories
of 35 U.S.C. § 271(d), which sets the statutory forth exceptions to patent misuse. If, the patenteès conduct does not fall
within the five exemptions, the next step is to examine whether the patentee has impermissibly broadened the physical or
temporal scope of the patent with anticompetitive effect. This requires determining if the patenteès conduct is "reasonably
within the scope of the patent grant, i.e., that it relates to the subject matter within the scope of the patent claims”.
De sede legislativa, e não judicial, a doutrina inglesa de abuso de patentes, como era expressa na
Lei de Patentes de 1949, é assim descrita:
No direito britânico, a técnica legislativa de 1883 a 1949, criou a categoria do
abuso do direito de monopólio, em espécies enumeradas pela lei (Lei britânica de
16 de dezembro de 1949, art. 37, alínea 2) : falta de exploração ou exploração
insuficiente (art. 37, alínea 2, a) ; insuficiente satisfação 'á procura do produto
patenteado, em base eqüidosa (art. 37, alínea. 2, b) ; impedimento ou dificultação à
exploração em escala comercial, por importação de artigos patenteados (art. 37,
alínea 2, c) ; recusa, por parte do titular da patente, de dar licenças, sob condições
razoáveis (art. 37, alínea 2, d) ; prejuízo causado pelo fato de condições impostas
pelo titular da patente (art. 37, alínea 2, e) Quanto às sanções, pode pedi-Ias quem
sofre com o abuso ou pode dar solução ao problema que o abuso do direito criou,
desde que tenham corrido três anos após a expedição da patente; e são elas: a
licence of right, que é a licença - pela qual o titular não se pode opor a que terceiro
obtenha licença de exploração, segundo o que fôr acordado, ou, em falta de
acôrdo, segundo o que o Controlador Geral fixar, por eqüidade; a licença ao
requerente, eompulsory licence, que o Controlador Geral dá, diretamente. O direito
britânico tem, ainda, a order for revocation, dois anos após a outorga de licença. A
order pode sei condicional (order nisi) 169.
Diz Scherer, sobre a lei inglesa da época 170:
The United Kingdom and Canada provide the leading examples of compulsory
licensing of drug patents without a finding that the anti-monopoly laws have been
violated. In the United Kingdom, Section 41 of the Patents Act of 1949
distinguished foods, medicines, and surgical devices from other patent-protected
products by articulating a rebuttable presumption in favor of compulsory licensing to
ensure that the products are "available to the public at the lowest prices consistent
with the patentees' deriving a reasonable advantage from their patent rights."
Between 1953 and 1971, a total of 20 compulsory licenses were granted in
response to 54 applications, covering inter alia such important products as
Chloromycetin, Librium, and Valium. A 1967 U.S. government study speculated that
the U.K. compulsory licensing provisions may have been used infrequently
"because of the cumbersome and time-consuming procedures involved," which
among other things permitted compulsory licensing only after a patent had been in
force for at least three years.171
A outra noção de abuso
A outra doutrina do abuso de direitos de propriedade intelectual – a “canônica”, parte do princípio
que a propriedade em geral, e especialmente a propriedade industrial, tem uma finalidade
específica, que transcende o simples interesse egoístico do titular.
Esta visão do que seja abuso é assim definida:
“a teoria (do abuso do direito) atingiu seu pleno desenvolvimento com a concepção
de Josserand, segundo a qual há abuso de direito quando ele não é exercido de
acordo com a finalidade social para a qual foi conferido, pois como diz este jurista,
os direitos são conferidos ao homem para serem usados de uma forma que se
acomode ao interesse coletivo, obedecendo à sua finalidade, segundo o espírito da
instituição" 172.
169 Pontes de Miranda, Tratado de Direito Privado, vol. XVI, §§ 1.971-1.978.
170 Frederick Scherer, op. cit.
171 {Citação do original] U.S. Department of Health, Education, and Welfare (1968), p. 177.
172 Silvio Rodrigues, Direito civil - Parte geral, 24a. edição, São Paulo: Ed. Saraiva, 1994, v. 1°. p. 311. Noção idêntica
se encontra – por exemplo - no Código Civil Argentino, art. 1.071, como modificado pela lei 17.711, no Código Civil
Venezuelano, art. 1.185.
À luz de tais distinções, identifica-se o abuso do sistema de patentes - quando o titular excede os
limites de seu direito - do abuso do monopólio de patentes - quando o titular, sem exceder os
limites legais, o opera em desvio de finalidade. De qualquer forma, em ambos casos há abuso 173.
O abuso pode-se dar no plano funcional, e atinge a finalidade da instituição do privilégio: concedido
para estimular o investimento industrial, passa a assegurar somente a importação, reduzindo a
industrialização interna. Pode ocorrer no plano temporal: através de inúmeros mecanismos
(vinculação do produto a uma marca) se estende a ação material da patente para além de sua
expiração. Dar-se-á, enfim, uma expansão da capacidade ofensiva, do poder econômico-jurídico
próprio a um privilégio, através das práticas restritivas e dos cartéis de patentes – neste caso já na
fronteira do abuso de poder econômico.
Assim, a restrição resultante da patente se sujeita a parâmetros de uso que não excedam o
estritamente necessário para sua finalidade imediata, qual seja, o estímulo eficaz, porém
moderado e razoável ao inventor. Tudo que restringir a concorrência mais além do estritamente
necessário para estimular a invenção, excede ao fim imediato da patente – é abuso 174.
Por suas características especiais, o abuso que resulta do não uso do privilégio não terá uma
análise específica neste estudo. .
Abuso por excesso de poder jurídico
Abusa de um direito quem o usa, para começar, além dos limites do poder jurídico. Se a patente dá
exclusividade para um número de atos, e o titular tenta, ao abrigo do direito, impor a terceiros
restrições a que não faz jus, tem-se o exemplo primário do direito. Em resumo, o titular que
desempenha uma atividade que ostensivamente envolve uma patente, mas fora do escopo da
concessão, está em abuso de patente 175.
Caso capital de abuso de direitos é o testemunhado na decisão do Tribunal Supremo da
Venezuela na Sentencia Nro. 363 del 16/11/2001. Sala de Casación Civil, que puniu
exemplarmente a Microsoft por excesso de utilização dos direitos autorais contra uma instituição
financeira 176. Mas igualmente se encontram exemplos desse tipo de abuso na jurisprudência
francesa 177 e americana 178.
173 Seguimos neste passo Aracama Zoraquin, Abusos de los Derechos del Patentado in Revista Mexicana de Propiedad
Industrial, Edición Especial, 1974, p. 33 e ss.
174 Note-se que esta análise de abuso não implica na apuração de poder econômico. Mesmo o titular sem posição
dominante pode abusar de sua patente.
175 Nordhaus, Patente Antitrust Law § 29, 1981.
176 “ ...la solicitud de Inspección Ocular iba dirigida a Promotora Cedel C.A. y que la medida cautelar recayó sobre
bienes de una persona jurídica distinta, extraña a esa empresa, diferente a la señalada en la solicitud presentada por
MICROSOFT CORPORATION, de tal manera que transcurrieron varios meses en que cesó su actividad operativa por la
ausencia de sus programas y equipos; que su clientela se alejó toda vez que se desarrolló una campaña de descrédito a
través de artículos de prensa, colocando a Cedel Mercado de Capitales C.A. como una irresponsable, usurpadora y
violadora de los derechos de MICROSOFT CORPORATION, lo cual también causó retraso en la información tributaria,
financiera y oficial que debía ser consignada ante el SENIAT, BOLSA DE VALORES DE CARACAS y COMISIÓN
NACIONAL DE VALORES. Agrega que el secuestro de sus bienes produjo el cese en sus actividades comerciales, lo que
“acarreó pérdidas millonarias relacionadas al ritmo creciente de la empresa y sus proyecciones de ganancias en razón a la
reactivación de la economía de Venezuela y el crecimiento Bursátil...”
177 Foyer et Vivant, Droit des Brevets, Thêmis, « A noter toutefois cet arrêt de la cour de Paris du 11 mai 1987 (JCP,
1988, éd. E., 11, 15143, n° 32, obs. Burst et Mousseron, PIBD, 1987, 420, 111, 381) sanctionnant une procédure en
contrefaçon comme abusive, sur la considération que «la société demanderesse a agi avec une légèreté blâmable et a causé
un incontestable préjudice à la société défenderesse», la condamnation consistant en l'attribution de 50 000 F de
dommages-intérêts et la publication de la décision»
178 Foyer et Vivant, op. Cit, « On notera, en contrepoint, qúil s'est trouvé un juge américain pour condamner une
entreprise pour avoir, selon lui, abusé de son brevet, également par une action en contrefaçon indue, à 37 millions de
dollars - au cours de 1969 - (Affaire Zenith vs Hazeltine, PI, 72. 300, 395 US 100 (1969); cf. L. Le Lièvre, Joint ventures
aux Etats Unis, in Négociations de licences entre la France, les Etats-Unis et le Canada, Journées d'études d'octobre 1972,
Comité Franc-Dollar, CNPF, 1972, p. 149»
Alguns exemplos clássicos de abuso de patentes seriam as licenças ou vendas casadas; a
imposição de royalties além ou depois da expiração da patente; royalties discriminatórios, royalties
excessivos, recusa de licença, imposição de preços dos produtos fabricados; açambarcamento de
patentes; restrições territoriais ou quantitativas; pooling de patentes e abuso de poder de compra
179
.
Abuso por desvio teleológico
Abuso, além de excesso de poderes, é também desvio de finalidade. As finalidades da patente
têm, em nosso direito, um desenho constitucional. Como já visto, a patente tem por fim imediato a
retribuição do criador, e como fim imediato os interesses sociais pertinentes (inclusive, no Brasil, o
desenvolvimento tecnológico e econômico do País). Cada uma dessas finalidades implica em uma
análise de uso compatível com o direito, e a indicação do uso contrário ou além do mesmo direito.
Abuso como defesa
A doutrina do patent misuse é essencialmente um argumento de defesa. Não há, no Direito
Americano, uma prática positiva de repressão ao abuso – por exemplo, através de licenças
compulsórias- , como ocorria na lei inglesa de 1949. Outras jurisdições, no entanto, também
consagram esse uso passivo, mas não menos importante, da noção de abuso, como se
documentou com a jurisprudência venezuelana e francesa já citada. No Brasil, Gama Cerqueira
também testemunha essa vertente do tema:
Depois das ações que competem ao titular da patente de invenção para defesa de
seus direitos, devemos tratar da ação que cabe às pessoas que se sintam
injustamente cerceadas em suas atividades industriais, em conseqüência do
exercício abusivo dos direitos ligados ao privilégio.
O caso mais comum é o do concessionário da patente que -dá ao seu privilégio
extensão maior do que realmente possui, de modo a abranger o que se acha no
domínio público ou objeto diverso daquele que consta do título. Outras vezes, o
titular da patente atribui a um concorrente a violação de seu privilégio, fazendo
circular a noticia nos meios interessados, como expediente para perturbar os seus
negócios e desviar a sua -clientela. Outras vezes, ainda, trata-se de pessoa que se
inculca possuidora de patente para certo produto ou processo industrial, como
meio de intimidar os seus concorrentes c impedi-los de explorar a mesma indústria,
sob ameaça. de processo.
Nesses casos, à pessoa prejudicada assiste o direito de intentar ação declaratória
(Cód. de Proc. Civil, art. 2.°, Parágrafo único), para que o juiz interprete os termos
da patente e determine a extensão dos direitos que .ela assegura, ou constate a
existência ou inexistência do privilégio, reconhecendo o direito em que o autor se
sente prejudicado. Como explica RAMELLLA, "la privativa restringe il diritto di
ognuno di valersi del libero esercizio della sua industria e della libera
attuazione delle invenzioni che sono nel dominio del pubblico. Chi a dunque
oppone ad altri un diritto che pretende derivare senta fondamento dal suo
attestato, limita illegalmente la libertà dell''industrie e del lavoro ad ognuno
garantita ché ingiusta in tal punto la pretesa del esclusivo godimento". É o
fundamento da ação a que nos referimos
Abuso e direitos autorais
A noção de que o abuso de direitos pode alcançar o campo autoral já é consolidada. No direito
americano, resultou de uma aplicação da doutrina elaborada em relação às patentes, mencionada
acima. Embora se ache cada vez mais ligada à prática antitruste, há uma autonomia da tese de
abuso de direitos autorais, que enfatiza o tema de desvio de finalidade:
179 David Bender, Patent Misuse, in PLI Patente Antitrust 1989, p. 147-194.
The grant to the [author] of the special privilege of a [copyright] carries out a public
policy adopted by the Constitution and laws of the United States, "to promote the
Progress of Science and useful Arts, by securing for limited Times to [Authors] . . .
the exclusive Right . . " to their ["original works"]. United States Constitution, art. I, J
8, cal. 8 [17 U.S.C-A- 1102]. But the public policy that includes [original works]
within the granted monopoly excludes from it all that is not embraced in the [original
expression]. It equally forbids the use of the [copyright] to secure an exclusive right
or limited monopoly not granted by the [Copyright] Office and that it is contrary to
public policy to Grant it" 180
E, adiante na mesma decisão:
[W]hile it is true that the attempted use of a copyright to violate antitrust law
probably would give rise to a misuse of copyright defense,the converse is not
necessarily true - a misuse need not be a violation of antitrust law in order to
comprise an equitable defense to an infringement action. The question is not
whether the copyright is being used in a manner violative of antitrust law (such- as
whether the licensing agreement is "reasonable„), but whether the copyright is
being used in a manner violative of the public policy embodied in the grant of a
copyright 181.
A noção de abuso de direitos autorais é tão viva, ou talvez ainda mais, na legislação européia.
Embora fundamentando a decisão numa violação das regras européias de concorrência, o
julgamento do caso Magill pela corte suprema européia igualmente considerou o desvio de
finalidade como elemento crucial de análise 182.
Já Manoel Joaquim Pereira dos Santos 183, mais ancorado na textura constitucional brasileira,
assim entende:
Nos Estados Unidos desenvolveu-se uma teoria bastante interessante denominada
de “copyright misuse”. Derivada do seu equivalente em direito patentário (“patent
misuse”), é aplicada como um princípio de “common law”, visto não resultar de
norma legislativa, e é baseada no conceito de equidade, com o objetivo de evitar
que o titular de um monopólio legítimo exerça abusivamente seu poder para
controlar a concorrência. No direito de tradição romanística, ao qual se filia nosso
sistema jurídico, o equivalente à teoria do “copyright misuse” seria o princípio do
“abuso de direito”, eventualmente enquadrado como uma prática
anticoncorrencial184. O Art. 187 do novo Código Civil acolhe o conceito de que
“também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede
manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé
ou pelos bons costumes”.
Em nosso direito, a utilização dos direitos de propriedade intelectual para dominar
o mercado e impedir ou limitar o acesso ou dificultar o funcionamento de
fornecedores pode configurar uma infração da ordem econômica. Nesse sentido,
dispõe o Art. 21, XVI da Lei n° 8.884, de 11 de junho de 1994, ao tipificar como
conduta abusiva “açambarcar ou impedir a exploração de direitos de propriedade
180 Lasercomb America, 911 F.2d at 976
181 Idem, p. 978.
182 Corte Européia, no caso Magill, cit: “However, the Court of First Instance rook the view that, while it was
plain that the exercise of an exclusive right to reproduce a protected work was not itself an abuse, that did not
apply when, in the light of the details of each individual case, it was apparent that the right was being exercised
in such a ways and circumstances as in fact to pursue an aim manifestly contrary to the objectives or Article
86. In the event, the Court of First Instance continued, the copyright was no longer being exercised in a
manner which correspond to its essential function, within the meaning of Article 36 of the Treaty, which was to
protect the moral rights in the work and to ensure a reward for the creative effort, while respecting the aims of,
in particular, Article 86.”
183 Princípios Constitucionais e Propriedade Intelectual – O Regime Constitucional do Direito Autoral,
manuscrito, 2004
184 [Nota do original] Vide DREXL, Josef. What is protected in a computer program: copyright protection in the
United States and Europe. Munchen: Max Planck Institute, 1964. p. 91.
industrial ou intelectual ou de tecnologia”. O princípio constitucional tutelado é o da
liberdade de concorrência, previsto no inciso IV do Art. 170,da Constituição
Federal, que cuida da atividade econômica.
Num desenvolvimento no direito brasileiro, Eliane Y. Abrão propõe uma visão bastante extensa da
noção de abuso de direitos autorais, sem necessariamente distinguir entre abuso de direitos e
limitações 185 a esses mesmos direitos 186:
Quais os fins sociais a que visam as leis autorais? A promoção da cultura e o
avanço do conhecimento, que não se esgotam no privilégio temporário conferido
ao autor e à obra. Para que os fins sejam colimados é preciso que diversos
autores tenham direitos exclusivos em relação às suas obras, como manda a
Constituição, respeitando os outros direitos exclusivos de outros autores sobre
outras obras ainda que semelhantes e transeuntes de universos afins. (...)
Ocorre abuso de direito autoral quando se pleiteia a proteção para métodos,
sistemas, formatos, idéias e todos os demais atos e conceitos que se encontrem
dentro do campo de imunidade do direito autoral.
Ocorre abuso de direito autoral quando se restringem as limitações impostas aos
usos livres das obras em função da ordem pública ou de direitos alheios, impedindo que uma pessoa ou grupo de pessoas exerçam a crítica ou o estudo de
obra preexistente independente de comunicação.
Ocorre abuso de direito autoral quando o agente ou o órgão investido da
arrecadação dos direitos de utilização pública autuam a representação teatral, ou a
execução musical realizada gratuitamente para fins didáticos, ou em ambientes
domésticos.
Ocorre abuso de direito autoral quando se tenta influir na liberdade criativa do
intérprete, ou quando se investe contra a paródia ou a caricatura alegando ofensa
inexistente.
Ocorre abuso de direito autoral quando as pessoas que necessitem da criação de
um autor, como matéria-prima de sua atividade profissional, abusam de sua
superioridade econômica ou política para açambarcar através de contratos
leoninos todas as formas de uso de uma obra, por todos os meios e processos,
com alcance e comercialização garantida em todos os países, sem limitações no
tempo. Cometem abuso de direito os herdeiros que impedem o uso regular das
obras criadas pelo autor impondo ônus excessivos ou embaraços à livre circulação
do bem cultural.
Como se verá adiante, por exemplo no tocante à proteção dos cultivares no direito brasileiro, a
noção de abuso parece extensível a todos direitos de exclusiva, como aliás aos direitos em geral.
Abuso de direitos e abuso de poder econômico
Diversamente do que ocorre com a doutrina do abuso de direitos de exclusiva , a noção de abuso
de poder econômico presume uma análise de uma situação de mercado e de poder de mercado.
Fruto de uma elaboração jurídica diversa da prática americana antitruste, tal noção não se
contrapõe necessariamente à medula do Sherman Act.
Como nota Corwin Edwards 187.
185 Do nosso Uma Introdução à Propriedade Intelectual, 2ª. Ed.: “As chamadas “limitações” (...) representam,
na verdade, elementos constitutivos da atribuição do direito, ainda que de caráter negativo (...) trata-se de um
rol de limitações legais (daí, involuntárias, objetivas e incondicionais) à exploração da patente”. .
186 Eliane Y. Abrão, Direitos de Autor e Direitos Conexos, Editora do Brasil, 2002, p. 218
“ Em alguns países, o conceito de ação contrária ao interesse público é definido na
frase ‘abuso do poder econômico’, que resume atitudes desenvolvidas durante
vários séculos, pela inter relação de instituições religiosas, políticas e econômicas.
O termo é perfeitamente entendido por aqueles que com ele se familiarizaram,
embora não tenha sentido para um observador norte-americano. Antes da
reforma, a atitude da igreja era de não desafiar a existência do poder econômico
temporal, nem preocupar-se com a sua concentração, mas aceitando as
hierarquias do poder, insistir para que tal poder fosse moralizado e se tornasse
religioso. Toda a conquista de poder trazia uma correspondente conquista de
deveres. O fracasso em assumir seus deveres instituía uma conduta imoral e
irreligiosa. Essa concepção é claramente uma precursora do conceito legal atual
de abuso do poder econômico, a qual sobreviveu à Reforma, não somente nos
países católicos, mas também naqueles países nos quais o protestantismo adotou
a concepção de que as atividades comerciais privadas têm deveres morais
correspondentes à sua autoridade”
O órgão de defesa da concorrência brasileiro assim definiu, .apoiando-se em autores jurídicos, o
que seria poder de mercado:
Modesto Carvalhosa, invocando os ensinamentos de Hossiaux, define o poder
econômico como “a capacidade de opção econômica independente, naquilo em
que essa capacidade decisória não se restringe às leis concorrenciais de mercado.
Titular do poder econômico, portanto, é a empresa que pode tomar decisões
econômicas apesar ou além das lei concorrenciais de mercado”. Em comentário ao
conceito acima transcrito, Sérgio Varela Bruna afirma: “ (...) A situação de poder
econômico (...) expressa a condição de independência na tomada das decisões
econômicas, ou seja, a possibilidade de se tomar decisões fora dos limites que o
mercado imporia em regime concorrencial puro”.188
A noção resulta da tradição da Economia Política, de que as relações econômicas são “permeadas
de relações de poder entre diferentes agentes” 189. Nesse campo, a definição de “poder
econômico” se constrói em duas etapas lógicas e históricas
Em particular, do ponto de vista jurídico, por mais indeterminada que seja a noção
de poder econômico e complexa a sua conceituação, trata-se de formar juízo sobre
seu exercício supostamente abusivo, o que impõe inexoravelmente a fixação de
critérios objetivos(...) a noção de poder de mercado é um pouco mais familiar e
manejável na análise econômica, sendo ademais, claramente, a forma básica pela
qual o poder econômico é exercido no âmbito dos mercados. (...) poder de
mercado é simplesmente - e de forma algo simplista - definido como poder de
fixação discricionária de preços num dado mercado.
A visão clássica do poder de mercado, assim, na tradição que indicamos ser a de Adam Smith,
concentra-se no índice “preço” e na capacidade de manipulação deste como denotação de poder.
No entanto, esse poder, a partir de um certo momento da doutrina econômica, não se caracteriza
necessariamente como nocivo à economia e ao direito:
“ (...) a possibilidade de auferir lucros monopolísticos - e com isso deter algum
poder de mercado - passa a ser vista como um fenômeno normal no âmbito do
processo competitivo, e não mais necessariamente como uma anomalia
condenável por intrinsecamente oposta ao bem-estar social e ao interesse dos
consumidores. Não só o poder de mercado passa a ser tolerável, a menos de seu
exercício abusivo - como a jurisprudência de defesa da concorrência, bem mais
187 Apud Alberto Venâncio Filho, A intervenção do Estado no Domínio Econômico, Fundação Getúlio Vargas, 1967,
págs. 291 e 292.
188 Procedimento Administrativo N° 08012.005660/2003-19,Representante: Intermarítima Terminais Ltda.,
Representados: Tecon Salvador S/A.
189 Os trechos a seguir são de Manoel Possas. (1996). “Os conceitos de mercado relevante e de poder de.
mercado no âmbito da defesa da concorrência”. Revista do IBRAC, 3 (5). O autor, ao se referir à mudança de
perspectiva na censurabilidade do poder de mercado, essencialmente se refere a Schumpeter, J. A.
Capitalism, Socialism and Democracy. Londres, Allen & Unwin, 1943, cap. 7. Essa noção de poder de
mercado como poder político é classificada por Posner como “populismo”.
que a ortodoxia econômica, está há muito preparada para admitir - como, mais que
isso, torna-se até mesmo desejável em muitas situações, notadamente em
atividades econômicas caracterizadas pelo dinamismo inovativo e tecnológico, nas
quais é preciso assegurar alguma perspectiva de apropriação privada de lucros
acima do “normal” para que os investimentos produtivos e em P&D, voltados a
ativos específicos, de alto risco e incerteza quanto ao retorno esperado, possam
ser realizados no nível e ritmo adequados.”
Assim, ao contrário das noções próprias do direito antitruste americano, que se articulam num
conteúdo de intencionalidade (dolo de monopolizar) 190 a idéia de abuso desse poder ganha maior
repercussão nos direitos europeu e da América do Sul. Elaboram-se assim as categorias de
posição dominante 191 e de abuso dessa posição 192.
Essa distinção entre os dois tipos de abuso está expressa nos textos internacionais, e representa
um elemento crucial de nossa análise.
Essa modalidade de licença compulsória é prevista em lei ou profusamente praticada pelo
judiciário em grande número de jurisdições 193:
In Canada, the Competition Act (section 32 of The Canadian Competition Act, RSC
1985, c C-34, as amended) gives the Federal Court power to expunge trademarks,
to license patents (including setting all terms and conditions), to void existing
licenses and generally to abridge or nullify normal patent or trademark rights where
the trademarks or patents have been used to injure trade or commerce unduly or to
prevent or lessen competition unduly (Grover, 1992, p. 14). The Australian Trade
Practices Act has been invoked in cases of refusal to deal (O'Bryan, 1992, p.10).
The existence of anti-competitive practices is also considered a ground for the
granting of compulsory licenses in the laws of Chile (1991), Argentina (1995) and
the Andean Group countries (Decision 344, 1993), among other countries. In South
Africa, a compulsory license can be granted if the demand for a protected product is
being met by importation and the price charged by the patentee is "excessive in
relation to the price charged therefor in countries where the patented article is
manufactured by or under license from the patentee or his predecessor or
successor in title" (section 56(2)(e)).
No tocante ao contexto sul americano, num resumo enérgico, nota De Léon 194:
Los supuestos que comprende el ejercicio abusivo de una patente varían según la
legislación nacional. No obstante, parece haber cierto consenso en encuadrar,
dentro de este supuesto a las siguientes conductas: (i) la fijación de precios
“abusivos” o “excesivos” respecto al tamaño del mercado, (ii) la negativa a suplir un
mercado en condiciones “razonables”, (iii) discriminación de condiciones en uso de
la patente; y en general (iv) entorpecimiento de actividades comerciales
productivas.
190 Richard Posner, Antitrust Law, 2ª. Ed., p. 37.: “The offense was no longer the charging of a monopoly
price-it was the conspiracy, the attempt, to charge a monopoly price. No evidence that the defendants were
likely to succeed in their attempt was required.”
191 Numa versão de divulgação da autoridade européia, “Uma empresa detém uma posição dominante se o
seu poder económico lhe permite operar no mercado sem ter em conta a reacção dos seus concorrentes ou
dos consumidores intermédios e finais.” , encontrado em
http://europa.eu.int/comm/competition/citizen/citizen_dominance_pt.html#what , visitado em 31/01/2005.
192 Loc. cit.,”Deter uma posição dominante não é negativo em si mesmo, se resultar da eficiência da
empresa. Porém, se esta explorar esse poder para asfixiar a concorrência, trata-se de uma prática
anticoncorrencial que constitui um abuso. É, pois, o abuso da posição dominante que é proibido pelo artigo
82° do Tratado CE.”
193 Carlos M. Correa, Intellectual Property Rights And The Use Of Compulsory Licenses: Options For
Developing Countries, encontrado em http://www.southcentre.org/publications/complicence/toc.htm , vivitado
em 22/2/2005
194 Ignacio De Leon, ¿Puede La Política De Competencia Moderar Los Excesos De La Propiedad
Intelectual?, Diálogo sobre Propiedad Intelectual y Desarrollo Sostenible, ICTSD-UNCTAD, CEIDIE, SPDA,
22-23 de marzo de 2004:.
Jurisprudência Americana – Licenças Compulsórias
Os Estados Unidos, ainda que sem previsão geral de licenças compulsórias na lei de patentes, tem
capitaneado o uso do instrumento, seja através do uso público de objetos patenteados, seja pela
ação de instrumentos corretivos de direito antitruste. Narra Frederick Scherer 195 :
Under U.S. law, the federal government may utilize technology patented in the
United States when such utilization serves the national interest and reasonable
compensation is paid.196 In effect, the government issues itself or its designated
private sector agent a compulsory license. During the 1950s and early 1960s, the
U.S. Department of Defense exercised its right to procure patented pharmaceutical
products at substantially reduced prices from sources other than the patent holder - in most cases, from producers in nations such as Italy that provided no patent
197
protection for pharmaceutical products.
The practice was ended after a clause
prohibiting importation of patented pharmaceutical products was attached as a rider
to a foreign economic assistance bill in August of 1961.198 In 1999, the U.S.
Supreme Court ruled that individual states could emulate the federal government in
infringing without fear of injunction valid U.S. patents for governmental purposes if
they followed appropriate legal procedures, including the determination of
.199
reasonable compensation
The United States has led the world in issuing compulsory licenses to restore
competition when violations of the antitrust laws have been found, or in the
.200
negotiated settlement of antitrust cases before full adjudication has occurred
By
the end of the 1950s, compulsory licenses had been issued in roughly 100 antitrust
cases covering an estimated 40 to 50 thousand patents, including AT&T's basic
transistor concept patents, IBM's computer and tabulating card machine patents,
General Electric's fluorescent and incandescent lamp patents, Du Pont's nylon
patents, and Eastman Kodak's color film processing patents. Additional cases
since then have led to the licensing of Xerox's plain paper copying machine
patents, the tranquilizer Meprobamate, synthetic steroids, the antibiotic
Griseofulvin, Cytokine biopharmaceutical patents owned by Novartis and Chiron,
and the 9-AC cancer drug patent rights assembled under the merger of Pharmacia
AB with Upjohn. Some of the U.S. antitrust decrees, such as those covering
General Electric's incandescent lamp patents and the 8,600 patents in AT&T's
portfolio, required licensing at zero royalty rates. Most provided for "reasonable"
royalties, whose more precise meaning will be investigated subsequently.
Uma série de exemplos mais recentes, e com base em legislação prevendo licenças compulsórias,
merece citação:
FTC File No. 951 0140 - FTC’s Public Reference Branch, Room 130, 6th Street and
Pennsylvania Avenue, N.W., Washington, D.CThe proposed consent agreement
signed by the firms to settle these charges, announced today for public comment,
would require the merged firm to divest Pharmacia’s 9-AC assets to a Commission195 F. M. Scherer, The Economics of Compulsory Drug Patent Licensing, encontrado em
http://wbln0018.worldbank.org/HDNet/hddocs.nsf/9b2b70eeb6c333fb852568aa0073e2a1/2adc484a5d57888f8
5256d350054080f/$FILE/F.M.%20Scherer%20-%20paper.doc , visitado em 21/1/2205.
196 [Citação do original] 28 U.S. Code 1498.
197 [Citação do original] See "Pentagon Discloses Policy on Drug Buying Abroad; Announces 3 Purchases," Wall Street
Journal, January 20, 1961, p. 3. Savings on the order of 65 percent were claimed. In one case, however, antibiotics
procured abroad may have been produced using cultures and processes stolen from the Lederle Laboratories Division of
American Cyanamid Corp. See U.S. v. Bottone, Salb, and Sharff, 365 F. 2d 389 (1966).
198 [Citação do original] Public Law 87-195, sec. 606(c). The amendment was offered on the floor of the House of
Representatives by Rep. Richard Roudebush of Indianapolis, Indiana, and, after a brief debate, accepted for inclusion by a
vote of 87 to 65. Congressional Record, August 18, 1961, pp. 16283-16285. The amendment's language was altered
insignificantly in conference committee. U.S. House of Representatives, Report No. 1088, Foreign Assistance Act of
1961 (Washington: USGPO: 1961).
199 [Citação do original] Florida Prepaid Postsecondary Education Expense Board v. College Savings Bank, 119 S. Ct.
2199 (1999).
200 [Citação do original] See Hollabaugh and Wright (1960); and Scherer (1977).
approved buyer to ensure that research and development will continue. The
National Cancer Institute must approve the buyer as well. The settlement would
require the divestiture to be completed within 12 months. Further, if the divestiture
is not completed within 12 months, the Commission would be permitted to appoint a
trustee to divest the 9-AC assets, including an exclusive license to 9-AC in the
United States as well as an exclusive or nonexclusive license to market 9-AC in the
rest of the world. In addition, the consent agreement would require the merged firm
to provide technical assistance and advice to the acquirer toward continuing the
research and development of 9-AC.
The consent order requires the licensing of specified gene therapy technology and
patent rights to Rhone- Poulenc Rorer, Inc., of Collegeville, Pennsylvania, to put
Rhone-Poulenc in a position to compete against the combined firm. It also requires
divestiture of the Sandoz U.S. and Canadian corn herbicide assets to BASF, a
German firm, and its flea control business to Central Garden & Pet Company, of
Lafayette, California, or another Commission - approved buyer.
A FTC interpôs medidas contra a Dell Computer Corporation em relação a tecnologia objeto da
patente “VL-Bus”. Conforme relatório da FTC 201, tal tecnologia foi tornada padrão para
computadores pessoais pela VESA (Video Electronics Standards Association). No entanto, a Dell
Computers obteve registro para esta tecnologia e começou a requerer judicialmente o pagamento
de royalties de outros membros da VESA sobre tal tecnologia. Uma vez que foi um caso onde
nitidamente a Dell Computers agiu com excesso de destreza. O FTC interviu em vista dos atos
prejudiciais a concorrência e para solucionar pacificamente a questão a Dell Computers se
comprometeu a não tentar fazer valer o seu direito patentário tal como se estivesse oferecendo
licenças para tal patente onde não houvesse qualquer pagamento.
O caso canadense
Aqui também, cabe a citação de Scherer, em relação ao que se considera ser o mais importante
exemplo de uso de licenças compulsórias:
Canada's experience has been more far-reaching. Since 1923 Canada had a law
providing for compulsory licensing of the right to manufacture within Canada drugs
(and also food products) protected by patents (usually process patents, since
product patents were not available at the time). The law saw little use, at first
because few important drugs were covered by patents up to the time of World War
II, and later because the Canadian market was considered too small to realize all
economies of scale in the production of bulk therapeutic ingredients and because
long delays in the granting of licenses left little or no profit to be realized by smallscale domestic generic producers.202 Recognizing that importation of bulk
ingredients was virtually essential if Canadian consumers were to receive the
intended benefit of medicines "available ... at the lowest possible price consistent
with giving to the patentee due reward for the research leading to the invention," the
Canadian Parliament amended the law in 1969 to permit compulsory licenses for
importation. The new law also required the responsible Commissioner of Patents
to approve or disapprove a license application within 18 months of its receipt.
Between 1969 and 1977, 227 licenses were issued, only eleven of them calling for
domestic production alone without the right of importation.203 The most typical
approach has been for the active ingredients to be imported in bulk, with
encapsulation and packaging occurring in Canada. Among 47 drugs for which
201 FTC's Public Reference Branch, FTC File No. 931 0097
202 [Nota do original] See Gorecki, (1981), pp. 28-34. [Gorecki, Paul K. (1981): Regulating the Price of Prescription
Drugs in Canada: Compulsory Licensing, Product Selection, and Government Reimbursement Programs, Technical
Report No. 8, Economic Council of Canada, Ottawa: May.] Vide igualmente, neste contexto, Jerome H. Reichman e
Catherine Hasenzahl: Non-voluntary Licensing of Patented Inventions: The Canadian Experience. UNCTAD/ICTSD
Capacity Building Project on Intellectual Property Rights and Sustainable Developmen, encontrado em
www.ictsd.org/pubs/ictsd_series/ iprs/CS_reichman_hasenzahl.pdf, visitado em 11/2/05.
203 [Nota do original] Gorecki (1981), p. 46. Some companies received multiple licenses to import and/or produce a
given drug, so the total number of non-duplicating licenses out of 227 approvals was 152.
licenses were issued between 1970 and 1978, the average number of licensees for
the same drug was three, with a range from one to eleven. Although some license
recipients did not follow through by actually supplying the drug in Canada, in many
cases, and especially for the drugs with substantial sales volume, competition was
secured in the generic provision of drugs that would otherwise have been
monopolized by the patent owner. On average, generic drugs supplied under
compulsory license captured roughly 19 percent of the total sales of the product
lines in which they competed, with penetration rates varying widely across
Canadian provinces, depending upon the extent to which provincial drug
reimbursement rules encouraged or discouraged generic substitution.204 In
Ontario, where the rules were most conducive to substitution, penetration rates
were as high as 55 to 64 percent at the retail level.205 Gorecki estimates that for
drugs on which competition through compulsory licensing occurred, prices during
the late 1970s would have been 20 percent higher in the absence of such
competition.206 A later study of 29 drugs subjected to compulsory licensing in
Canada but patented in the United States revealed that the Canadian prices were
on average 47 percent lower than their U.S. counterparts in 1982.207 For Valium,
one of the world's best-selling drugs during the 1970s and the licensed drug sales
leader in Canada, the price to hospitals fell from $42 per 1,000 units before
licensing to $4.10 by the end of the 1970s.
Despite opposition from consumer advocates and Canadian generic drug providers,
the Canadian compulsory licensing law was weakened in 1987, with the imposition
of a seven to ten year exclusivity period for drug patent holders, and eliminated
altogether in 1992. The principal impetus was lobbying by U.S. and European
pharmaceutical manufacturers anticipating the debate over the proposed free trade
treaties between Canada, the United States, and (later) Mexico. As a quid pro quo,
the multinational drug manufacturers agreed to locate in Canada drug research and
development activities roughly proportional to Canada's share of their world sales
and to accept a new regime of "reasonable price" controls by the Canadian
Patented Medicines Review Board.
204 [Nota do original] Gorecki (1981), p. 86.
205 [Nota do original] Gorecki (1981), p. 89. See also McRae and Tapon, (1985), pp. 43-61.
206 [Nota do original] Gorecki (1981), p. 149.
207 [Nota do original] On this and other price comparison studies, see the submission of Lawson A. W. Hunter, Director
of Investigation and Research under the Combines Investigation Act, to the Commission of Inquiry on the Pharmaceutical
Industry, August 14, 1984, p. 6. The study cited in the text was by Tom Brogan, Mario Deschamps, and Guy Roberge,
"Drug Cost Differential Between Canada and U.S.A." (Ottawa: Consumer and Corporate Affairs: 1983).
A experiência sul americana com PI e concorrência
O cas o b ra s i le ir o
Licenças contra o abuso e a lei em vigor
O art. 68 da Lei 9.279/96 dispõe que o titular da patente ficará sujeito a tê-la licenciada
compulsoriamente se exercer os direitos dela decorrentes de forma abusiva, ou por meio dela
praticar abuso de poder econômico, comprovado nos termos da lei, por decisão administrativa ou
judicial.
Como se percebe dos textos internacionais e da legislação nacional citada, enumeram-se entre os
motivos de concessão de licenças compulsória o abuso seja de direitos, seja do poder econômico.
Tais figuras, que têm em comum a noção do abuso, importam porém em distinções relevantes do
ponto de vista substantivo e procedimental.
Licença por abuso de direitos
A primeira faceta do abuso de direitos de patentes é a natureza da retribuição do criador. A
Constituição brasileira de 1988 não determina a recompensa monetária do inventor, como, outrora,
na União Soviética, mas assegura a ele uma oportunidade exclusiva do uso de sua tecnologia para
a produção econômica, ou seja, uma restrição à concorrência. Assim, o regime de patentes é uma
exceção ao princípio de liberdade de mercado, determinada pelo art. 173 § 4º da Constituição, e
radicada nos arts. 1º, inciso IV, e 170, IV.
Toda exceção a um princípio fundamental da Constituição importa em aplicação ponderada e
restrita. De outro lado, no mesmo plano constitucional, haveria, assim, um abuso no uso da patente
em desvio de finalidade, ou seja, contra ou em afastamento do interesse social e o
desenvolvimento econômico e social do Brasil.
Competência para a concessão de licença por abuso de direito
Entendo que a determinação do abuso de direitos (que não o abuso de poder econômico) e a
concessão das respectivas licenças deveria ser uma província do Poder Judiciário. Não é
esperado de nenhum órgão administrativo a capacitação para determinar a existência de tais
abusos, assim como a conveniência de emitir as respectivas licenças, com a elaborada equação
de direito e de fato que se impõe para tanto. Não é o que dispõe, porém, o art. 73 da lei 9.279/96,
que aparentemente dá ao INPI tal competência legal.
O abuso, com ser razão de licença compulsória no Direito Brasileiro, também será razão de defesa
no caso de uma alegada violação de patentes.
Abuso e know how
Incidentalmente, cabe mencionar a questão do abuso do direito em matéria de know how.
Abuso e falta de uso
O abuso consistente no não uso do privilégio é um alvo preferencial das sanções ou ações
corretivas do excesso do monopólio. Tal se dá freqüentemente através da concessão de licenças
compulsórias 208, pelo qual terceiros podem passar a explorar o privilégio mediante autorização
direta do Estado.
208 Um dos mais discutidos instrumentos de limitação da patente, tal sistema só pode ser realmente eficaz se o licenciado
compulsório tiver capacidade técnica de explorar a patente. Como dissemos anteriormente, "O competidor econômico,
O dever de usar o privilégio
A essência da política industrial, aplicada ao sistema de patentes, é a obrigação de explorar o
objeto do privilégio 209. Consiste na realização do direito, com vistas a obter dele um uso conforme
ao interesse público 210.
A questão é: que tipo de uso deve ser este? A exploração através da fabricação do produto no país
que concede a patente, ou do uso do processo? A comercialização do produto patenteado, ou a
fruição de seus efeitos pelos consumidores bastam para satisfazer ao interesse público?
A doutrina liberal entende que para racionalizar a produção, instalando as unidades industriais
onde melhor estariam, atendendo às vantagens comparativas, não seria exigível, absolutamente, a
exploração industrial do privilégio em cada país que o concedesse; a rigor, nem sequer a
comercialização seria imposta, sob pena de falsear o ciclo natural dos produtos, obrigando a uma
inovação artificial, incompatível com a demanda dos mercados menos sofisticados.
Adotando a tese de que o investimento privado, deixado em plena liberdade, tomará o caminho
mais eficiente não só para os objetivos do investidor (a maximização do retorno e velocidade de
crescimento da empresa) como também - possivelmente a médio e longo prazo - para os da
sociedade como um todo, não cabe exigir qualquer uso adequado da patente. Talvez, apenas, que
ela não seja usada para extinguir a concorrência em geral.
Presumindo-se, de outro lado, que os interesses da sociedade possam divergir dos do investidor,
ou que o interesse de certos países não coincida com os propósitos de determinados investidores,
surge então a necessidade de mecanismos de re-orientação do uso das patentes, por exemplo
através das mencionada caducidade e das licenças compulsórias. Este é o caso dos países em
desenvolvimento que já disponham de certa base industrial, a quem não interessa a eliminação de
tal segmento econômico a curto prazo, em favor de uma racionalização em proveito alheio.
É bem verdade que nem todo desuso é abusivo, pois somente a utilização do monopólio para
impedir a produção num mercado que a justificasse economicamente poderia ser considerada
assim. O não uso da patente, se considerado abusivo, pode resultar –no Direito Comparado - seja
na exploração forçada do privilégio, seja na perda definitiva do direito de exclusiva através da
caducidade.
A licença por desuso na lei em vigor
A Lei 9.279/96 endereça-se a essa questão, dispondo em seu art. 68 que haverá também licença
compulsória nos casos de não exploração do objeto da patente no território brasileiro, por falta de
fabricação ou fabricação incompleta do produto ou, ainda, a falta de uso integral do processo
patenteado, ressalvados os casos de inviabilidade econômica, quando será admitida a importação
211
; ou, ainda, no caso de comercialização que não satisfizer às necessidades do mercado 212.
que não seja competidor tecnológico, só tem, desta forma, uma maneira de conseguir esta informação: pagar ao detentor
dos dados escassos, submetendo-se habitualmente a uma imposição de segredo.", El Concepto de Know How, Revista de
Derecho Industrial, março de 1980. Nos quase vinte anos de vigência do Código só foram concedidas duas licenças
realmente eficazes, ambas a uma única empresa nacional: Nortox Agroquímica S.A., no tocante a patentes da Monsanto
que cobriam a fabricação de um defensivo agrícola; no caso, a licenciada compulsória já detinha patentes alternativas,
desenvolvidas por sua encomenda por centros de pesquisa estrangeiros, não necessitando assim de obter a tecnologia da
titular da patente.
209 Paul Roubier, Le droit de la Propriété Industrielle, (1952), "Si l'État accepte de donner à l'inventeur un monopole
d'exploitation, c'est à la condition qúil y ait effectivement une exploitation. Gonzales Junior, Astyr, A caducidade do
privilegio de invenção na lei brasileira e na Convenção de Paris, Revista de Direito Mercantil Industrial Econômico e
Financeiro, nova serie, vol. 24 n 58 p 61 a 69 abr./jun. 1985. Antônio Luís Figueira Barbosa, Importação, Trabalho
Obrigatório, Caducidade e Licença Compulsória, Revista da ABPI no. 25 (1996).
210 J.M. Mousseron, Le droit du Brevet d'invention, contribution à une analyse objective, Paris, 1961, p.197.
211 Note-se, porém, o que dispõe o art. 68 § 4º: No caso de importação para exploração de patente e no caso da
importação prevista no parágrafo anterior, será igualmente admitida a importação por terceiros de produto fabricado de
acordo com patente de processo ou de produto, desde que tenha sido colocado no mercado diretamente pelo titular ou com
o seu consentimento. Vale dizer, nestes casos, legitima-se a importação paralela. Quanto à questão da compatibilidade de
tal dispositivo com o art. 27.1 de TRIPs vide a seção sobre esgotamento de direitos. Vide especialmente Carlos Correa,
Acuerdo TRIPs, Ed. Ciudad Argentina, 1996, p. 145-146. Vide também Ivan B. Ahlert, Importação Paralela e Licença
Compulsória, Revista da ABPI, Nº 27 - Mar. /Abr. 1997.
Assim, desaparece qualquer consideração quanto à existência ou não de abuso; ainda que a CUP
classifique o desuso como tal, para a lei brasileira a simples não exploração deflagra a pretensão
do licenciamento.
A licença compulsória não será concedida se, à data do requerimento, o titular justificar o desuso
“por razões legitimas” ou comprovar a realização de sérios e efetivos preparativos para a
exploração; ou, ainda, justificar a falta de fabricação ou comercialização por obstáculo de ordem
legal.
Legitimidade para licenciamento compulsório por desuso
No dizer da lei, as licenças compulsórias do art. 73 só poderão ser requeridas por pessoa com
legítimo interesse e que tenha capacidade técnica e econômica para realizar a exploração eficiente
do objeto da patente, que – como já visto- deverá destinar-se, predominantemente, ao mercado
interno 213.
Tal exigência presumirá o exame, pelo INPI, das condições de legitimidade, o que poderá ainda
ser objeto de resistência por parte do licenciador obrigado à autorização.
Argúem alguns que a capacidade técnica implicaria em que o licenciante tivesse pleno domínio da
tecnologia necessária, descabendo assim qualquer aporte por parte do inventor. Tal regra de
legitimidade não impede, a nosso ver, o Poder Público de postular a licença para seu uso, ainda
que tal outorga presuma o sub-licenciamento a terceiros, mediante contratação direta ou licitação,
para suprimento dos bens ou serviços licenciados compulsoriamente. O sentido da regra legal é
que o licenciamento deva resultar num uso efetivo da patente de acordo com seus pressupostos
legais. A capacidade técnica e econômica a que se refere a lei deve ser entendida, pelo menos em
face ao Poder Público, como própria ou delegada.
Não é, à luz do art. 68 § 1º, requisito de legitimação que o pretendente tenha antes solicitado
licença voluntária, a qual tenha sido recusada nos termos oferecidos 214.
Finalidade da licença compulsória
Como prescreve o art.68 § 2º, a produção sob a licença deverá destinar-se, predominantemente,
ao mercado interno. Vale dizer, sem exclusão de produção – desde que não seja predominante –
para o mercado interno. Assim, caberá expedir licença compulsória se a parcela do mercado
interno pretendido compreender até 51% da produção.
Note-se que, para os efeitos deste artigo, não se poderá considerar mercado externo as áreas de
integração econômica, por exemplo,o Mercosul.
Prazo para licença compulsória
A licença compulsória somente será requerida após decorridos 3 (três) anos da concessão da
patente. Note-se que o art. 5º da CUP estabelece que tal prazo será quatro anos a contar da
apresentação do pedido de patente, ou de três anos a contar da concessão da patente. No
entanto, quase impossível, no regime brasileiro, que a hipótese da CUP venha a ser suscitada na
prática.
Defesa do titular
212 Este modelo de licença compulsória é compatível com o Acordo TRIPs? Vide nosso “Licitações, Subsídios e
Patentes”, Ed. Lumen Juris, 1997, p. 114 e seguintes.
213 Não foi incorporado ao Direito Interno, e não é assim obrigatório no Brasil, o dispositivo de TRIPs (art. 31.b) que
exige que as leis nacionais prevejam a prévia interpelação do titular da patente, solicitando licença voluntária, para que se
possa requerer, ante a recusa, a licença compulsória. Mas tal providência sempre será de boa política, inclusive para
confrontar à eventual alegação (descabida, como é óbvio) do dispositivo de TRIPs.
214 Não foi incorporado ao Direito Interno, e não é assim obrigatório no Brasil, o dispositivo de TRIPs (art. 31.b) que
exige que as leis nacionais prevejam a prévia interpelação do titular da patente, solicitando licença voluntária, para que se
possa requerer, ante a recusa, a licença compulsória. Mas tal providência sempre será de boa política, inclusive para
confrontar à eventual alegação (descabida, como é óbvio) do dispositivo de TRIPs.
O titular pode alegar em defesa, além das questões relativas à legitimidade, o desuso por razões
legítimas; ou comprovar a realização de sérios e efetivos preparativos para exploração; ou justificar
a falta de fabricação ou comercialização por obstáculo de ordem legal (CPI/96, art. 69).
Quais serão as “razões legítimas”, a que se refere a lei? A expressão, emprestada da Convenção
de Paris, art. 5 A (4), é interpretada como significando “razões baseadas na existência de
obstáculos econômicos, legais ou técnicos à exploração ou exploração mais intensiva da patente
no país” 215. Jurisprudência estrangeira indica que tais razões serão suficientemente graves para
realmente impedir a exploração da patente 216.
Assim, tais fundamentos podem até exceder a simples força maior ou caso fortuito, mas conforme
prevêem as Atas da Revisão de Bruxelas da CUP 217, deverão ser determinados em sua extensão
pelas autoridades de cada país. No Brasil, o foco de interpretação será o do texto constitucional,
que submete a patente aos requisitos de uso efetivo, em favor da economia, do desenvolvimento e
da tecnologia nacionais; na dúvida, o interesse da fabricação local prevalecerá.
Já se argumentou que, num contexto empresarial, só se deixaria de explorar uma patente por
razões da lógica empresarial 218. Assim jamais seria deferida uma licença compulsória por desuso.
Tal reflexão é cega, porém, à dimensão social da patente, que lhe provê os fundamentos
constitucionais. Assim, se a razão for empresarialmente legítima – como a de restringir o mercado
nacional a produtos de tecnologia ultrapassada – mas socialmente reprovável ou pelo menos não
legítima, haverá fundamento para concessão da licença.
Que serão “sérios e efetivos preparativos para exploração”? À falta de precedentes nacionais, cabe
suscitar a jurisprudência francesa sobre a questão, que determina serem tais o fato de se fazerem
reais esforços para se implantar uma fábrica, constituindo uma sociedade no país para tal fim 219;
ou o fato de serem entabuladas negociações sérias e repetidas com parceiros potenciais 220 mas
não o simples anúncio e oferta de licença 221.
Quanto aos obstáculos de ordem legal, tem-se que não constituem razões de escusa da obrigação
constitucional de uso da patente a simples recusa de homologação ou licença de fabricação pela
autoridade competente, caso o titular, sem prejuízo da matéria reivindicada, pudesse alterar o
produto para satisfazer às especificações oficiais 222.
No caso de falta de fabricação ou fabricação incompleta do produto, ou, ainda, de falta de uso
integral do processo patenteado, cabe ao titular alegar inviabilidade econômica da fabricação local,
ainda que possível a satisfação completa do mercado através de importação. Tal argumento
porém, encontrará a óbvia contradita do requerente, cujo fundamento fático do requerimento será
exatamente a viabilidade econômica da fabricação local. Assim, a tese de inviabilidade sofre de
uma fragilidade insuperável como defesa do titular da patente, ainda que possa ser levantada
como questão de legitimação do requerente.
Note-se que não cabe alegar falta de inviabilidade econômica no caso de comercialização
insuficiente tendo em vista o mercado nacional, eis que está clara a existência objetiva de
demanda, ainda que razões subjetivas pudessem ser suscitadas.
Da noção de uso efetivo
Como visto, o art. 68 da Lei 9.279/96 diz o seguinte:
(...)
§ 1º. Ensejam, igualmente, licença compulsória:
I - a não exploração do objeto da patente no território brasileiro por falta de
215 Bodenhausen, Guide to the Paris Convention, BIRPI, 1968, p. 75.
216 Julgamento do Tribunal de Grande Instância de Paris de 3 de maio de 1963, API, 1963, 295.
217 p. 316/7, 322/3, 325/6 e 387/8
218 Por exemplo, em Danemann, op. Cit., p161.
219 T.Civ. Seine 10 março de 1933, API, 1933, 287)
220 Segundo Foyer e Vivant, Le Droit des Brevets, PUF, 1991, p. 383, haveria considerável jurisprudência em tal sentido,
especialmente Lyon 29 de março de 1933, API, 1933, 254.
221 Paris, 7 de fevereiro de 1925, API, 1925, 8.
222 Tribunal de Grande Instância de Paris, 21 de junho de 1976, JCP, 1976, ed. CI, II, 12295.
fabricação ou fabricação incompleta do produto, ou, ainda, a falta de uso integral
do processo patenteado, ressalvados os casos de inviabilidade econômica, quando
será admitida a importação; ou
II - a comercialização que não satisfizer às necessidades do mercado.
Assim, são causas que legitimam a licença compulsória:
1. a falta de fabricação do produto;
2. a fabricação incompleta do produto;
3. a falta de uso integral do processo patenteado;
4. a comercialização que não satisfizer às necessidades do mercado.
Tais fatos dispensam qualquer constatação suplementar de abuso de patentes ou de abuso de
poder econômico. São fatos que, por si só, fixando abuso juris et de jure, constituem a situação
jurídica que propicia o requerimento da licença compulsória pelo interessado que for legitimado
para tanto.
Veremos, a seguir, a questão da fabricação incompleta do produto ou uso não integral do processo
patenteado. Vale, no entanto, enfatizar que a comercialização que não satisfaça o mercado (notese, não só o interno...) é causa autônoma de licenciamento compulsório. Assim, mesmo na
hipótese em que a importação seja legítima (por inviabilidade econômica de fabricação local), o
excesso de demanda não atendida legitimaria o licenciamento. Não há razão, de outro lado, para
limitar a apuração da demanda reprimida aos níveis de preços praticados por importação; se a
demanda, ao preço que se poderia praticar pela fabricação interna, não é atendida, abre-se
também possibilidade da licença obrigatória.
Na lei brasileira, assim, superam-se as dúvidas quanto à noção de uso efetivo suscitadas em
outros sistemas jurídicos: o uso se faz pela fabricação local, ainda que tal obrigação seja eximida
nos casos previstos na legislação, sem que com isto se crie um uso efetivo por importação 223.
Com efeito, o dispositivo do art. 68 § 4º, que faculta a importação paralela por terceiros quando
também importe o titular, enfatiza que não há uso efetivo neste caso.
Quanto a essa importação paralela – que não é submetida a qualquer licença pública ou privada,
mas consiste simples modalidade de exaustão de direitos -, vide o capítulo especifico deste livro
sob o título Limitações à Patente, Exaustão de Direitos.
Fabricação completa de produto; falta de uso integral do processo
A fabricação completa do produto ou uso integral do processo podem ser entendido de duas
formas:
•
como a fabricação que satisfaça as reivindicações da patente, em uma de
suas formas alternativas.
•
Como a fabricação que complete o produto ou perfaça o processo do ponto
de vista econômico.
A segunda hipótese parte do princípio que o uso obrigatório da patente tem uma função social, que
é o que a Constituição, em seu art. 5º, XXIX define como “tendo em vista o interesse social e o
desenvolvimento tecnológico e econômico do País”. Tal perspectiva tem como conseqüência
enfatizar o uso economicamente significativo da patente, o que levaria a entender a obrigação
resultante do art. 68 § 1º do CPI/96 como a fabricação que complete o produto ou perfaça o
processo do ponto de vista econômico.
Na verdade, os dois requisitos são necessariamente cumulativos, o primeiro para satisfazer o
alcance do privilégio, como concedido, ou seja, em sua essência jurídica, o segundo para
satisfazer o requisito constitucional, que alcança, como visto, a dimensão econômica do direito.
Ponderemos, primeiramente, quanto à suficiência relativa às reivindicações da patente. Note-se
que não se pode usar, para o propósito de apurar uso efetivo, o critério da contrafação. Para se
223 Enganava-se, obviamente, o Relator da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado quanto ao Projeto da Câmara
no. 115/93, que veio a tornar-se a Lei 9.279/96, ao entender que “nos casos de inviabilidade econômica, a importação será
admitida como forma de exploração”. A inviabilidade é matéria de defesa do titular da patente, mas não exploração.
verificar se um uso de uma tecnologia infringe uma patente, se levará em conta qualquer dos
pontos reivindicados; para se determinar uso efetivo, no entanto, é preciso determinar se a solução
técnica, como reivindicada, está sendo usada, em sua integralidade. Assim, se uma patente
reivindica processo, produto e aparelho, a simples fabricação do produto não atende à obrigação
de uso efetivo, muito embora o fizesse, se fosse esta a única matéria reivindicada 224. Já se
apontou que, no caso de soluções alternativas, a utilização de apenas uma delas satisfará o
requisito.
Já apreciando o uso do ponto de vista econômico, parece razoável admitir que tal seja igualmente
sério e efetivo, como se impõe quanto aos preparativos para exploração das patentes. Quais
parâmetros se tomariam para determinar tal uso sério e efetivo?
Note-se que o direito comparado aponta igualmente a necessidade de que a fabricação seja real e
leal 225, ou seja, que tal não se configure como simplesmente simbólica 226. Em especial, não se
considera produção local o de um estabelecimento que apenas monte peças fabricadas no exterior
227
. A partir de que nível se terá tal fabricação completa?
Da experiência brasileira da licença compulsória por falta de uso
Em 1984, o mecanismo da licença compulsória de patentes por falta de uso do titular foi usado
pela primeira vez, e até agora, única vez efetiva no Brasil 228. Recaindo sobre um produto químico
importantíssimo de grande emprego geral, o episódio ganhou projeção internacional imediata.
Solicitada a licença por uma empresa nacional, o INPI deferiu o pedido sem que a dona da patente
se opusesse. Depois, no entanto uma saraivada de ações judiciais de todos os lados foi detonada,
mas a licença permaneceu intacta. Em outubro de 1984, o Congresso Americano chegou a se
manifestar sobre a questão num voto específico..
A licença em questão foi concedida a uma única empresa nacional: Nortox Agroquímica S.A., no
tocante a patentes da Monsanto que cobriam a fabricação de um defensivo agrícola (Round up);
no caso, a licenciada compulsória já detinha patentes alternativas, desenvolvidas por sua
encomenda por centros de pesquisa estrangeiros, não necessitando assim de obter a tecnologia
da titular da patente.
Particularidade interessante é que nesse único caso de licença compulsória efetivado no País em
favor da indústria paranaense Nortox, a titular da patente - a sociedade americana Monsanto tentou renunciar à parte da patente de que não se utilizava no Brasil para elidir a obrigação de uso
e evitar, consequentemente, a licença
No caso, o INPI entendeu que, não obstante direito potestativo do titular, a renúncia não poderia
ser aceita, sob pena de cisão da unidade inventiva (ad impossibilia nemo tenetur: o pedido era
tecnicamente impossível). Com o esclarecimento da Lei 9.729/96, muito possivelmente o pedido de
licença em curso também, por si só, obstaria à renuncia.
Dizem as razões de apelado 229 (fls. 359-368 dos autos), fundamentada em parecer da então
assessora do presidente Nelida Jessen (fls. 107-113):
“Uma patente será sempre una e indivisa, no sentido legal, sem que haja
necessidade de unidade do processo produtivo (...) Se algumas vezes é possível –
técnica e fisicamente – exploração parce lada de uma patente, não é nunca
possível juridicamente sua exploração parcial, na proporção em que isso implica no
uso injurídico do monopólio concedido (...) Aliás, como claramente estipulado no
Código da Propriedade Industrial, uso parcial não é em nenhuma hipótese uso
224 Tal se dá por aplicação do conceito de unidade da patente; se a solução técnica é una, o uso da patente tem de ser
abrangente, cobrindo todas as reivindicações que a expressam.
225 Conforme a jurisprudência francesa: Lyon, 29 de março de 1933, API, 1933, 251; Amiens, 26 de julho de 1938, API,
1939, 135; Dijon, 14 de junho de 1944, API 1940-1948, 111)
226 Ainda conforme a jurisprudência francesa: Bourges, 8 de novembro de 1932, API, 1933, 265; Paris, 16 de janeiro de
1934, API, 1934, 137.
227 Carlos Maria Correa e Salvador D.Bergel Patentes y Competencia, Rubinzal-Culszoni Editores – Buenos Aires, 14
De Maio De 1996, p. 85.
228 Licença compulsória da patente PI7107076 obtida por Nortox Agro-Química S/A, através do
despacho na RPI 710 de 29/05/84, página 86, processo DIRCO/1649/83.
229 Apelação em mandado de segurança nº 106.155-RJ.
efetivo, nem para efeito de caducidade, nem para efeito de licença. O INPI agiu
corretamente, como de Direito e de Lei, ao conceder a licença. O emérito Dr. Juiz a
quo muito bem andou ao manter o ato da concessão...
Quanto a esdrúxula tese da concessão da licença obrigatória só para a parte em
desuso, em nenhum momento as normas legais admitem tal hipótese.”
O caso recebeu análise minuciosa em artigo de P. Ash, encontrado na Internet 230 .
O episódio do contencioso com os Estados Unidos
Em maio de 2000 os Estados Unidos suscitaram perante a OMC a desconformidade do dispositivo
da lei nacional (art. 68) com o art. 27 do TRIPs. Em 25 de junho de 2001 o pleito se encerrou sem
julgamento, havendo o compromisso de o Governo Brasileiro consultar o Americano em
conversações prévias à concessão de qualquer licença contra pessoa americana. Permanecem
assim válidos os argumentos acima indicados 231.
Da licença por abuso do Poder econômico
Ainda dentro da regra geral de que a propriedade deve cumprir sua função social, a plena
manutenção do direito de exclusiva sobre a tecnologia pressupõe que o titular não abuse de sua
posição jurídica em desfavor da concorrência.
Tais noções resultam no Direito Brasileiro do disposto na Lei 8.884/94:
Art. 20. Constituem infração da ordem econômica, independentemente de culpa, os
atos sob qualquer forma manifestados, que tenham por objeto ou possam produzir
os seguintes efeitos, ainda que não sejam alcançados:
I - limitar, falsear, ou de qualquer forma prejudicar a livre concorrência ou a livre
iniciativa;
II - dominar mercado relevante de bens ou serviços;
III - aumentar arbitrariamente os lucros;
IV - exercer de forma abusiva posição dominante.
§ 1º. A conquista de mercado resultante de processo natural fundado na maior
eficiência de agente econômico em relação a seus competidores não caracteriza o
ilícito previsto no inciso II.
§ 2º. Ocorre posição dominante quando uma empresa ou grupo de empresas
controla parcela substancial de mercado relevante, como fornecedor, intermediário,
adquirente ou financiador de um produto, serviço ou tecnologia a ele relativa.
230 Vide ASH, P. (1984) Notes on Compulsory Licensing of Patents in Brazil: The Nortox v. Monsanto Case.
In: Patents in Brazil. Daniel & Companhia, encontrado em http://denisbarbosa.addr.com/daniel.doc
231 Joint Communication Brazil - United States, June 25, 2001. In the spirit of the efforts of Brazil and the
U.S. to find a mutually satisfactory solution to the dispute about the compatibility of Article 68 of Brazil's
Industrial Property Law (Law 9.279/96) with the TRIPS Agreement, the two countries agreed on the following.
Without prejudice of the U.S. and Brazil's different interpretations of the consistency of Article 68 with the
TRIPS Agreement, the U.S. Government will withdraw the WTO panel against Brazil concerning the issue, and
the Brazilian Government will agree, in the event it deems necessary to apply Article 68 to grant compulsory
license on patents held by U.S. companies, to hold prior talks on the matter with the U.S.. These talks would
be held within the scope of the U.S.-Brazil Consultative Mechanism, in a special session scheduled to discuss
the subject. Brazil and the U.S. consider that this agreement is an important step towards greater cooperation
between the two countries regarding our shared goals of fighting AIDS and protecting intellectual property
rights. Comunicado De Imprensa Do Governo Brasileiro, 25 de junho de 200. 1O Governo brasileiro acolhe
com muita satisfação a decisão do Governo dos Estados Unidos de encerrar o painel na OMC contra o Brasil
a respeito da compatibilidade do Artigo 68 da Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/96) com o Acordo
TRIPS. O Governo brasileiro compromete-se a manter conversações prévias com o Governo americano na
eventualidade de julgar necessário aplicar o Artigo 68 para conceder licença compulsória de patente de
empresa dos EUA. Tais conversações seriam mantidas no âmbito do Mecanismo Consultivo Brasil - Estados
Unidos, em sessão especial para discutir o assunto. O Brasil mantém a sua convicção de que o Artigo 68 é
plenamente consistente com o acordo de TRIPS e importante instrumento de que dispõe o Governo,
particularmente nos esforços de ampliar o acesso da população a medicamentos e de combater doenças
como a AIDS
§ 3º. A posição dominante a que se refere o parágrafo anterior é presumida
quando a empresa ou grupo de empresas controla 20% (vinte por cento) de
mercado relevante, podendo este percentual ser alterado pelo CADE para setores
específicos da economia.
Assim, para que se tenha uma situação de abuso de posição dominante, é preciso que se
configure uma das situações configuradas no art. 20, IV e § 2º, na qual existe posição dominante a
ser (ou não) abusada, com a possibilidade de presunção de tal posição dominante na forma do §
3º.
Não haverá abuso de poder econômico, assim, no caso de uma patente, ainda que abusada, cujo
titular não controle “parcela substancial de mercado relevante, como fornecedor, intermediário,
adquirente ou financiador de um produto, serviço ou tecnologia a ele relativa”.
As leis de propriedade intelectual, de regulação do comércio de tecnologia e de repressão do
abuso do poder econômico estabelecem normas limitando, condicionando ou até extinguindo o
direito utilizado de forma abusiva. Tal mecanismo é adotado na legislação de muitos países,
especialmente através da concessão de licenças compulsórias, pelo qual terceiros podem passar a
explorar o privilégio mediante autorização direta do Estado.
A licença compulsória como punição: art. 24 da Lei 8.484/94
A própria lei Antitruste (Lei 8.884/94) dispõe:
art. 24: Sem prejuízo das penas cominadas no artigo anterior, quando assim o
exigir a gravidade dos fatos ou o interesse público geral, poderão ser impostas as
seguintes penas, isoladas ou cumulativamente:
(...)
IV – a recomendação aos órgãos públicos competentes para que:
seja concedida licença compulsória de patentes de titularidade do infrator; 232
Veja-se que a licença prevista na lei antitruste tem o caráter punitivo, e não corretivo. As licenças
do art. 68 do CPI/96 não são penalidades, mas conseqüências do uso adequado da propriedade:
quem suporta o trânsito do vizinho encravado em sua propriedade não está sendo punido, mas
apenas sujeito a uma condição específica do direito de que é titular. Esta licença do art. 24 da Lei
8.484/94 é pena, e não uma limitação ao direito, e à nossa leitura da lei, pode ser imposta apesar
de o titular não ter abusado de nenhuma forma o direito, nem ter ocorrido a situação de
dependência de patentes, etc.
Com efeito, não identificamos a licença compulsória do art.24 da Lei 8.484/94 com
a do art. 68 da Lei 9.279/96, como abaixo indicaremos.
Daquela modalidade de licença compulsória tratou o CADE em sua Consulta Prévia 31/99,
submetida pelo Ministério de Saúde 233. Em tal ato, o Conselho entendeu que deve haver uma
ligação causal entre a punição através da licença compulsória e o fato abusivo – o poder de
mercado que permite o abuso deve resultar da patente licenciada.
Assim prescreveu o tribunal administrativo 234:
A penalidade prevista no art. 24, inciso IV, alínea “a”, da Lei nº 8.884/94 poderá ser
aplicada a todas as condutas elencadas no art. 21 do mesmo diploma, bem como a
outras, uma vez caracterizadas como infrativas, devendo a abusividade da conduta
estar relacionada a um poder econômico conferido por patente e a infração ser
232 Pelo Projeto do Executivo de criação de uma Agência Nacional da Concorrência, a redação passaria a ser: Art. 24.....
IV - a determinação aos órgãos públicos competentes para que, sob pena de responsabilidade: a) seja concedida licença
compulsória de patentes de titularidade do infrator;
233 Vide José Carlos Vaz e Dias, Licença Compulsória de Patentes e Direito Antitruste, em Revista da ABPI no. 84,
Set/Out. de 2001 para uma análise de tal Consulta Prévia.
234 Votos na Consulta nº 31/99, de 31 de março de 1999, Consulente: Ministério da Saúde. In DOU de 11 de maio de
1999, Seção 1, pág
considerada de um nível de gravidade tal ou que haja tal interesse público geral
que exija sua imposição.
Compete ao Instituto Nacional de Propriedade Intelectual – INPI e não ao CADE
impor a penalidade prevista no art. 24, inciso IV, alínea “a” da Lei n° 8.884/94,
cabendo ao Conselho tão-somente sua recomendação àquele órgão público.
Se por um lado o CADE, ao decidir pela caracterização de prática de infração da
ordem econômica, tem o poder-dever de aplicar as penas de que trata o art. 23 da
Lei nº 8.884/94, independentemente de qualquer condição, sendo-lhe vedado
renunciar a essa atribuição, por outro, o art. 24 do mesmo diploma traz em seu
bojo a possibilidade das penalidades ali previstas serem ou não aplicadas, vez que
sua imposição está condicionada à gravidade da infração e ao interesse público.
Do Voto do Conselheiro-Relator, MÉRCIO FELSKY:
“1. A questão inicialmente a ser abordada seria quais, dentre as condutas
elencadas no art. 21 da Lei n° 8.884/94, uma vez caracterizadas como infrações à
ordem econômica, poderiam levar à imposição da penalidade prevista no art. 24,
inciso IV, alínea ‘a’, onde é prevista a recomendação aoórgão público competente
para que seja concedida licença compulsória de patentes de titularidade do
infrator.(...)
5. Isto posto, quais seriam as condutas que, uma vez caracterizadas como
infrativas à ordem econômica poderiam levar à imposição da penalidade prevista
no art. 24, inciso IV, alínea ‘a’ da Lei n° 8.884/94, que prevê a recomendação ao
órgão público competente para que seja concedida licença compulsória de
patentes de titularidade do infrator?
Todas as condutas elencadas no art. 21, bem como outras, uma vez
caracterizadas como infrativas, podem levar à imposição da referida penalidade,
Contudo, a abusividade da conduta tem que estar relacionada a um poder
econômico conferido por patente - poder de monopólio. A penalidade deve
decorrer, portanto, da constatação do uso abusivo desse poder pelo seu detentor
Se a abusividade constatada não apresentar qualquer relação com o poder
econômico decorrente da patente, não há que se aplicar a penalidade prevista no
art. 24, inciso IV, alínea ‘a’ da Lei n. 8. 884/94
6. Para a aplicação da mencionada penalidade, requer-se, ainda, conforme dispõe
o caput desse dispositivo legal, que a gravidade da conduta infrativa ou o interesse
público geral exija sua imposição.
Mas, o que caracterizaria interesse público geral ou quais fatos seriam graves para
justificar a aplicação da penalidade em comento? Apresenta-se, agora, a segunda
questão objeto desta Consulta.
7. Dispõe o caput do art. 24, verbis:
Sem prejuízo das penas cominadas, no artigo anterior, quando assim o exigir a
gravidade dos fatos ou o interesse público geral, poderão ser impostas as
seguintes penas, isoladas ou cumulativamente: Prevê o caput do art. 23, verbis:
A prática de infração da ordem econômica sujeita os responsáveis às seguintes
penas:
Pela leitura e interpretação dos dispositivos transcritos, tem-se que o CADE, ao
decidir pela caracterização de prática de infração da ordem econômica tem o
poder-dever de aplicar as penas de que trata o art. 23, independentemente de
qualquer condição, porquanto o legislador não contemplou qualquer condição que
devesse ser observada pelo aplicador da norma quando da imposição dessas
penas.
Diversamente do art. 23, previu o legislador, como condições necessárias à
imposição das penalidades do art. 24, que (a) prática infrativa fosse de tal
gravidade que exigisse sua aplicação, ou que (b) o interesse público estivesse
exigí-la.
A satisfação e defesa do interesse público constituem-se nos fins de toda a
atividade da administração pública, não podendo o administrador desviar ou se
afastar desses fins1; a defesa do interesse público, portanto, deve permear e
justificar toda a atividade do CADE
No caso do art. 23, o atendimento a esse interesse público, dar-se-á mediante a
aplicação da penalidade prevista nesse dispositivo, não podendo o CADE deixar
de cumprir com o dever legal de aplicá-la e nem renunciar ao poder de fazê-lo.
O art. 24 traz em seu bojo a possibilidade das penalidades ali previstas serem ou
não aplicadas, vez que a imposição das mesmas está condicionada à gravidade
da infração e ao interesse público; ou seja, quando a gravidade dos fatos ou o
interesse público assim o exigir, tais penalidades poderão ser impostas.
Contudo, há que se ressaltar que o interesse público deverá ser considerado e
atendido não apenas quando da decisão pela aplicação da penalidade, como
também quando da decisão por sua não aplicação, porquanto, toda a atividade do
CADE tem por fim a satisfação e defesa de tal interesse.
8. Em verdade, é a partir da avaliação da gravidade da infração que se definirá
pela aplicação ou não da penalidade, devendo o aplicador da norma pautar essa
definição no principio.
1 ‘...os fins da Administração consubstanciam-se na defesa do interesse público,
assim entendidas aquelas aspirações ou vantagens licitamente almejadas por toda
a comunidade administrada- ou por uma parte expressiva de seus membros. O ato
ou contrato administrativo realizado sem interesse público configura desvio de
finalidade.’
Hely Lopes Meireles. Direito Administrativo Brasileiro, São Paulo.21 ed.. 1990, p.
81.
2 Trata-se da presunção de legitimidade, atributo conferido a todo ato
administrativo. constitucional da impessoalidade3, que impõe ao administrador
público que todo e qualquer ato administrativo por ele praticada tenha sempre por
objetivo certo e inafastável o interesse público3.
A gravidade da infração é, portanto, a condição que deverá o CADE avaliar com
o fim de decidir pela aplicação ou não da penalidade do art. 24.
9. No que diz respeito a essa condição, há que se enfatizar que, na aplicação de
qualquer penalidade contemplada na Lei n° 8.884/94, e não apenas na
penalidade prevista no art. 24, deve o CADE levar em consideração, dentre outros
fatores, a gravidade da infração. É o que dispõe o art. 27, verbis:
Na aplicação das penas previstas nesta Lei serão levados em consideração:
a gravidade da infração;a boa fé do infrator; a vantagem aferida ou pretendida pelo
infrator: a consumação ou não da infração;
o grau de lesão, ou perigo de lesão, à livre concorrência, à economia nacional, aos
consumidores, ou a terceiros; os efeitos.econômicos negativos produzidos no
mercado; a situação econômica do infrator; e a reincidência.
10. Em verdade, pode-se afirmar que a gravidade de uma infração, por não
apresentar critérios específicos para sua gradação, é avaliada de acordo com
circunstâncias consideradas como relevantes em sede de matéria antitruste.
Como pode se observar pela leitura do art. 27, os incisos de II a VIII nada mais são
que circunstâncias que permitem ao aplicador da norma avaliar a gravidade de
uma infração, sem prejuízo, contudo de se valer de outras consideradas por ele
necessárias para tal avaliação, como, por exemplo, a essencialidade do produto ou
do serviço à coletividade.
O tratamento diferenciado e mais ou menos rigoroso por parte do CADE na
imposição de uma penalidade decorrerá, portanto, da análise das considerações
acima vis-à-vis a conduta infrativa.
11. No que concerne ao art. 24, a gravidade da infração veio como critério não
para a gradação da penalidade, mas como critério definidor de sua aplicação;
ou seja, acordo com a intensidade da gravidade da infração, que já é avaliada com
o propósito de dosimetrar as penas do art. 23, decidir-se-á pela aplicação ou não
das penalidades do art.. 24, estando, portanto, o aplicador da norma, nessa
decisão, vinculado àquela avaliação.
12. Por todo exposto, é de se concluir que a penalidade prevista no art. 24, inciso
IV, alínea a ‘ da Lei n. 8. 884/94 poderá ser aplicada a todas as condutas
elencadas no art. 21, bem como a outras, uma vez caracterizadas como infrativas,
devendo (1) a abusividade da conduta estar relacionada a um poder econômico
conferido por patente, e (2) a infração ser considerada de um nível de gravidade tal
que exija a imposição da referida pena.
13. A penalidade prevista no art. 24, inciso IV, alínea ‘a’ da Lei n° 8.884/94
consubstancia-se em recomendação ao agente público competente, no caso ao
Instituto Nacional de Propriedade Intelectual - INPI, para que seja concedida
licença compulsória de patentes de titularidade do infrator.
14. Trata-se de recomendação, porquanto existe um órgão público com
competência legal para conceder a licença, dispondo o art. 68 da Lei n° 9.279/96
sobre as situações em que essa licença será concedida.
15. Prevê o art. 68 da Lei 9.2791196, verbis:
Art. 68. O titular ficará. sujeito a ter a patente licenciada compulsoriamente se
exercer os direitos dela decorrentes de forma abusiva, ou por meio dela praticar
abuso de poder econômico, comprovado nos termos da lei, por decisão
administrativa ou judicial (grifei).
A concessão de licença compulsória pelo INPI decorrerá, portanto, do exercício
abusivo dos direitos decorrentes da patente ou da prática de abuso de poder
econômico, devendo este ser comprovado nos termos da lei, por decisão
administrativa ou judicial.
16. O órgão público competente para apurar e reprimir práticas abusivas do poder
econômico é o CADE, nos termos da Lei n. 8.884/94. Uma vez, pois, comprovada
a prática de abuso de poder econômico decorrente de patente, e se a gravidade da
infração assim o exigir, a penalidade prevista no art. 24, inciso IV, alínea ‘a’ deve
ser imposta pelo CADE, através de recomendação ao INPI para que conceda
licença compulsória.
17. Por outro lado, de acordo com o art. 68 da Lei n° 9.279//96, tem o INPI o
poder-dever de impor a penalidade prevista no art. 68, porquanto a norma legal
expressa a vontade seu titular – no caso, a coletividade – e é no sentido da
satisfação dessa vontade – interesse público – que deve ser dirigida aatividade do
Órgão.
18. Por todo o exposto, tenho a presente Consulta por respondida.
Salvo melhor juízo, tal entendimento contradita a decisão do CADE no caso Colgate-Kolynos, no
qual se impôs alternativamente a sanção de licenciamento de marcas sem tal apuração ; é bem
verdade que neste caso, tínhamos uma aquisição de empresas e não uma hipótese de prática
restritiva.
Entendemos que a licença do art.24 da Lei 8.484/93 é um instrumento genérico de punição; que
não está adstrita a uma demanda específica de licenciamento por particulares; que visa à
satisfação da política de concorrência. Já a licença do art. 68 da Lei 9.279/94 será requerida
necessariamente na forma do art. 73 por um interessado legitimado ao uso do privilégio por essa
via (vide o art. 68 § 2º do CPI/96), e tem por fim o reequilíbrio dos direitos e obrigações dos
patenteados e terceiros, e não essencialmente o resguardo da concorrência em si própria.
Assim, apesar do brilhante entendimento da Consulta Prévia 31/99, acredito essencial diferenciar
as duas hipóteses: a licença-punição do art. 24 da Lei 8.484/94 e a licença de interesse particular
prevista no art.68 da Lei 9.279/96.
A doutrina não teve até agora tal entendimento. Diz Lucas Rocha Fortunato 235:
O instrumento da licença compulsória passa, destarte, a desempenhar papel
fundamental no equilíbrio do mercado. Essa função moderadora vai ao encontro
dos princípios constitucionais da ordem econômica, que estabelecem a liberdade
do mercado como regra, mas que, igualmente, determinam que a lei reprima o
235 Sistema de Propriedade Industrial no Direito Brasileiro - Comentários à Nova Legislação sobre Marcas e Patentes,
Ed. Brasília Jurídica, 1996.
abuso de poder econômico que vise “à dominação dos mercados, à eliminação da
concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros” (art. 173, § 4º).
O influxo do dispositivo constitucional supramencionado no sistema jurídico
regedor da proteção patentária deve exigir do aplicador do direito grande esforço
exegético. A repressão de poder econômico tem sido normalmente identificada
com o princípio da livre concorrência: “Deveras, não há oposição entre princípio da
livre concorrência e aquele que se oculta sob a norma do art. 173, § 4º do texto
constitucional, princípio latente, que se expressa como princípio da repressão aos
abusos do poder econômico e, em verdade – porque dele é fragmento -, compõese no primeiro.”( 236)
Por outro lado, dizem Gabriel Di Blasi, Mario Soerensen Garcia e Paulo Parente M. Mendes:
Segundo o Art. 68, o titular ficará sujeito a tal licença se exercer os direitos de sua
patente de forma abusiva ou por meio dela praticar abuso de poder econômico.
Constitui tal abuso, por exemplo, o desabastecimento do mercado ou a oferta
reprimida pelo titular da patente. 237.
Modalidades de Práticas Anticoncorrenciais com patentes
A Lei 9.279/96 não indica quais são as modalidades de práticas anticoncorrenciais cuja correção
poderá ser objeto de licença compulsória. Provavelmente o principal exemplo de abuso reprimível
por licença, porém encontra-se na própria Lei 8.884/94:
Art. 21. As seguintes condutas, além de outras, na medida em que configurem
hipótese prevista no art. 20 e seus incisos, caracterizam infração da ordem
econômica:
(...)
XVI - açambarcar ou impedir a livre exploração de direitos de propriedade industrial
ou intelectual ou de tecnologia;
Diz Fábio Ulhoa Coelho em comentários a esse dispositivo 238:
“José Inácio Franceschini, em percuciente estudo referente ao abuso do poder
econômico exercido através dos contratos de tecnologia (em Franceschini,
1985:609/620), aponta dois aspectos na questão respeitante à circulação dos bens
imateriais: o estático, referente à não-utilização ou não exportação intencional, em
detrimento do interesse coletivo, e o dinâmico, consistente na outorga de licença
ou cessão de direito industrial em termos anticoncorrenciais.
Ainda segundo a lição de Franceschini, o desuso de privilégio pode caracterizar
abuso do poder econômico principalmente quando a empresa detentora de certa
tecnologia e com presença proeminente no mercado em que é empregada,
empenha-se em adquirir os demais privilégios exploráveis nesse mercado,
alcançando status monopolístico por via oblíqua. É a hipótese de açambarque de
direito industrial, mencionado pela lei.
(...)
Tanto os mecanismos estáticos como os dinâmicos de utilização anticoncorrencial
de direitos industriais são puníveis como infração contra a ordem econômica pela
atual legislação antitruste.”
O direito comparado indica uma série de circunstâncias nas quais as patentes se tornam
elementos de uma prática anticoncorrencial 239. Assim é que práticas como o cross licensing, e o
236 GRAU, Eros Roberto. “A Ordem Econômica na Constituição de 1988” ( Interpretação e Crítica), 2ª ed., São Paulo,
Revista dos Tribunais, 1991, p.230
237 Gabriel Di Blasi / Mario Soerensen Garcia / Paulo Parente M. Mendes. A Propriedade Industrial - Os Sistema de
Marcas, Patentes e Desenhos Industrial Analisado a partir da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996.. Editora Forense.
238 Direito Antitruste Brasileiro – Comentários à Lei nº 8.884/94, Ed. Saraiva.
patent pooling, quando instrumentos de ação concertada contra a concorrência; a falta de uso ou
recusa de licenciamento 240, a imposição de royalties sobre produtos não patenteados ou após a
expiração da patente, vendas ou licenças casadas, limitações de preços em licenças múltiplas,
compromissos de não suscitar a nulidade da patente, proibição de uso de produtos competitivos,
etc.
Um aspecto particularmente importante a nossa análise é a hipótese do abuso do poder
econômico que resulta da fixação de preços de produtos patenteados, em limites muito maiores do
que os custos, o retorno do investimento em pesquisa, e que uma margem razoável de lucro
poderia justificar.
Para tal hipótese, prevê mais uma vez o art. 21 da Lei 8.884/94:
(...) XXIV - impor preços excessivos, ou aumentar sem justa causa o preço de bem
ou serviço.
Parágrafo único - Na caracterização da imposição de preços excessivos ou do
aumento injustificado de preços, além de outras circunstâncias econômicas e
mercadológicas relevantes, considerar-se-á:
I - o preço do produto ou serviço, ou sua elevação, não justificados pelo
comportamento do custo dos respectivos insumos, ou pela introdução de melhorias
de qualidades;
II - o preço de produto anteriormente produzido, quando se tratar de sucedâneo
resultante de alterações não substanciais;
III - o preço de produtos e serviços similares, ou sua evolução, em mercados
competitivos comparáveis;
IV - a existência de ajuste ou acordo, sob qualquer forma, que resulte em
majoração do preço de bem ou serviço ou dos respectivos custos.
Voltaremos ao ponto do abuso de poder econômico através de aumento de preços em seção
posterior.
Processualística da Licença por Abuso de Poder Econômico
Como se obterá a licença compulsória de patente por abuso de poder econômico? Não há
procedimento específico previsto na Lei 9.279/96, a não ser no desenho bem impreciso do art. 68:
“comprovado nos termos da lei, por decisão administrativa ou judicial.”.
De outro lado, tem-se a processualística geral das licenças compulsórias:
Art. 73. O pedido de licença compulsória deverá ser formulado mediante indicação
das condições oferecidas ao titular da patente.
§ 1º. Apresentado o pedido de licença, o titular será intimado para manifestar-se no
prazo de 60 (sessenta) dias, findo o qual, sem manifestação do titular, será
considerada aceita a proposta nas condições oferecidas.
§ 2º. O requerente de licença que invocar abuso de direitos patentários ou abuso
de poder econômico deverá juntar documentação que o comprove.
§ 3º. No caso de a licença compulsória ser requerida com fundamento na falta de
exploração, caberá ao titular da patente comprovar a exploração.
§ 4º. Havendo contestação, o INPI poderá realizar as necessárias diligências, bem
como designar comissão, que poderá incluir especialistas não integrantes dos
quadros da autarquia, visando arbitrar a remuneração que será paga ao titular.
239 Acompanhamos aqui Thomas D. Dieterich, Inter-relationships between the Federal Antitrust Laws and Industrial
Property, in Patent Antitrust, PLI, 1989. Veja-se também Intellectual Property Antitrust 2001, David Bender, Ed.
Practising Law Institute.
240 Como já repetido, não é assim nos Estados Unidos, muito embora haja licenças compulsórias previstas em lei para o
setor de energia atômica e de poluição (42 U.S.C. §§ 2181-90, 42 U.S.C.§§1857-h-6). No entanto, em certos casos,
relativos a setores de saúde pública e segurança, os tribunais americanos têm concedido medidas judiciais equivalentes a
licenças compulsórias (Dieterich, op.cit. p.24).
§ 5º. Os órgãos e entidades da administração pública direta ou indireta, federal,
estadual e municipal, prestarão ao INPI as informações solicitadas com o objetivo
de subsidiar o arbitramento da remuneração.
§ 6º. No arbitramento da remuneração, serão consideradas as circunstâncias de
cada caso, levando-se em conta, obrigatoriamente, o valor econômico da licença
concedida.
§ 7º. Instruído o processo, o INPI decidirá sobre a concessão e condições da
licença compulsória no prazo de 60 (sessenta) dias.
§ 8º. O recurso da decisão que conceder a licença compulsória não terá efeito
suspensivo.
Qual a autoridade competente para a decisão de tal procedimento? Na verdade, há que se
discernir duas hipóteses:
•
a do procedimento destinado a coibir, na esfera administrativa, um abuso
de poder econômico em geral na forma do art. 24 da Lei 8.484/94, ou a
moderar uma hipótese de concentração de poder econômico ainda que
não abusado, cujo remédio fica ao prudente arbítrio do CADE, o qual pode
– como já o fez no caso Colgate/Kolynos (Ato de Concentração 27/94,
D.ºU de 22/9/96) – concluir pela restrição do exercício de direitos de
Propriedade intelectual; ou
•
a do pedido específico de uma licença compulsória por abuso de poder
econômico requerida na forma do art. 73 da Lei. 9.279/96.
Entendemos porém que, em ambos os casos, o procedimento conducente à licença compulsória
deva ser iniciado na forma do art. 30 da Lei 8.884/94 junto à Secretaria de Direito Econômico do
Ministério da Justiça. A qual apreciará inicialmente o feito, antes de remetê-lo ao CADE. Uma vez
apreciado e julgado o feito por aquele Conselho, caberá a execução da decisão seja ex officio, seja
na forma do art. 73 da Lei 9.279/96. Vale lembrar aqui o disposto no Art. 24, IV, a) da Lei 8.884/94,
segundo o qual o CADE recomendaria ao INPI a concessão da licença compulsória como parte
das sanções pelo abuso.
Meu entendimento se baseia no disposto no próprio art. 73 § 2º., no que prescreve que o
requerente de licença que invocar abuso de direitos patentários ou abuso de poder econômico
deverá juntar documentação que o comprove. Cabendo à SDE e ao CADE (e, secundariamente,
ao judiciário), não ao INPI, a determinação do abuso de poder econômico, tal documentação será
a da autoridade administrativa ou judicial mencionada no caput do art. 68. É de notar-se que, neste
último, a menção à decisão da “autoridade administrativa” claramente aponta para outro órgão ou
entidade, que não o INPI.
De Blasi et allii (op. cit.) assim entendem:
O abuso será configurado através de requerimento solicitado, por interessado na
licença, à instituição competente - que não será o INPI- como o Conselho
Administrativo de Defesa Econômica (CADE). Somente munido desta decisão
protocolada pelo conselho, o interessado poderá requerer licença compulsória no
Instituto.
Idêntica opinião tem Lucas Rocha Fortunato (op. cit):
Simples análise literal da norma permite concluir que o desabastecimento do
mercado pode ensejar requerimento de patente, independentemente de qualquer
manifestação de órgão administrativo ou judicial. Ainda que esse
desabastecimento, nos termos da Lei nº 8.884/94, configure abuso de poder
econômico e que, em conseqüência, submeta seu infrator às sanções
administrativas impostas pelo CADE (Conselho Administrativo de Defesa
Econômica), o requerimento de licença compulsória com base na falta de
exploração ou exploração incompleta independerá dessa manifestação. Entretanto,
o pronunciamento administrativo ou judicial deve ser necessariamente obtido se a
licença for requerida com fundamento no caput do art. 68. Repise-se: não será o
INPI que irá comprovar eventual prática abusiva relacionada ao objeto da patente;
caso alguém manifeste interesse em obter licença compulsória com fundamento
em abuso de poder econômico cometido pelo titular da patente, já deverá estar
munido da necessária decisão administrativa prolatada pelo CADE ou de sentença
judicial, condenando o titular da patente.
Importante aspecto das licenças compulsórias relativas ao abuso de poder econômico é que não
se aplica em todos os casos a regra do art. 73 da Lei 9.279/96 que exige do requerente a proposta
de condições, a serem aceitas pelo titular, ou então arbitradas pelo INPI. Nesses casos, a
estipulação de royalties e condições pode ser parte dos mecanismos de correção dos abusos,
segundo a determinação do CADE; note-se, neste contexto, a dicção do TRIPs:
‘The need to correct anti-competitive practices may be taken into account in
determining the amount of remuneration in such cases”.
Abuso de poder econômico na Lei 9.279/96
No caso de a licença compulsória ser concedida em razão de abuso de poder econômico, ao
licenciado, que propõe fabricação local, será garantido um prazo de um ano (art. 74) para proceder
à importação do objeto da licença, desde que tenha sido colocado no mercado (entenda-se,
externo) diretamente pelo titular ou com o seu consentimento (art.68 § 3º.)
Durante tal prazo, será igualmente admitida a importação por terceiros (além do licenciado
compulsório) de produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto, desde que
tenha sido colocado no mercado diretamente pelo titular ou com o seu consentimento (art. 68 § 4º).
Tal se dá porque tanto no caso de importação pelo próprio titular para exploração de patente
quanto na hipótese agora sob estudo – a art 68 § 3º (licença resultante de abuso de poder
econômico) -, será igualmente admitida a importação por terceiros de produto fabricado de acordo
com patente de processo ou de produto, desde que tenha sido colocado no mercado (sem
discriminar se interno ou externo) diretamente pelo titular ou com o seu consentimento.
É de se entender que tal permissivo se dirige, especialmente, aos casos em que se alegue
inviabilidade econômica de fabricação do produto no Brasil, presumida pelo fato de que o próprio
titular da patente não está efetuando tal fabricação, diretamente ou por licenciado 241. Em outras
palavras, se o titular apenas importa seu produto, o terceiro interessado também pode importar,
desde que de fonte externa autorizada ou não vedada pelo titular.
Note-se que, não obstante estar tal previsão incluída num dispositivo que lista hipótese de licença
compulsória, a permissão de importação não é licença compulsória de nenhuma espécie mas,
como se lê no capítulo sobre exaustão de direitos – uma hipótese de limitação à patente.
Do ponto de vista lógico e prático, é extremamente coerente tal dispositivo. Se houver mercado
interno para o produto em questão, a importação por terceiros (de fonte autorizada....) contribuirá
eficazmente para evitar o preço abusivo, e o titular propenderá a fabricar internamente para
maximar seu retorno. Se não houver, a permissão para importar é inócua.
De outro lado, o art. 184, III do CPI II exclui de crime quem importa produto que seja objeto de
patente de invenção ou de modelo de utilidade ou obtido por meio ou processo patenteado no
País, para os fins previstos no inciso anterior, desde que tenha sido colocado no mercado externo
diretamente pelo titular da patente ou com seu consentimento. Em outras palavras, mesmo fora do
contexto da inviabilidade econômica prevista no art. 68 do CPI/96, o terceiro interessado pode
importar de fonte autorizada pelo titular sem risco de infração à norma penal.
241 Henry Shiller, Revista da ABPI no. 25 (1996), p. 24.
Licenças compulsórias em matéria de cultivares registrados
A cultivar protegida, segundo o art. 27 da Lei nº 9.456, de 25 de abril de 1997 (LPC), poderá ser
objeto de licença compulsória, quando a manutenção de fornecimento regular esteja sendo
injustificadamente impedida pelo titular do direito de proteção sobre a cultivar. Na apuração da
restrição injustificada à concorrência, a autoridade observará, no que couber, o disposto no art. 21
da Lei nº 8.884, de 11 de junho de 1994.
Como se lê no parecer do Relator do Projeto da LPC no Senado, Senador Lúcio Alcântara:
Tal exceção ao privilégio do monopólio concedido ao obtentor do direito ocorre nos
casos em que as cultivares forem utilizadas com a finalidade de pesquisa voltada
para o desenvolvimento de novas cultivares ou de cultivares essencialmente
derivadas; nos casos em que as cultivares forem utilizadas por pequenos
proprietários rurais e para seu uso; e, ainda, nos casos em que a autoridade
competente conceder licença compulsória para o seu uso. Esses preceitos,
estabelecidos pelo projetos, são precauções de extrema relevância para a defesa
dos interesses maiores da sociedade brasileira. Com isso, impede-se a
possibilidade de o privilégio que venha a ser concedido pela sociedade a
determinada cultivar possa vir a ser utilizado para obstaculizar o avanço do
melhoramento genético com base nesta cultivar.
Com a possibilidade da concessão de licença compulsória, impede-se, também,
que o privilégio concedido ao proprietário do direito sobre determinada cultivar
possa vir a ser utilizado para prejudicar a produção e o mercado agroflorestal
brasileiro, impedindo ou dificultando, por exemplo, a produção em território
nacional de produtos derivados da referida cultivar.
Preserva-se, também, a possibilidade de o pequeno produtor rural reproduzir
sementes ou outro material de reprodução ou de multiplicação vegetativa para uso
próprio, concedendo-se a ele melhores condições para competir no mercado de
produtos agroflorestais.
A lei mencionada é a Lei Antitruste, e no dispositivo em questão elenca as condutas ilícitas
perante as regras de Direito de Defesa da Concorrência; a autoridade não observará o art. 21, mas
considerará infração da ordem econômica o cometimento de qualquer dos fatos tipos.
A remissão que faz o art. 34 à lei 9.279/96 é importantíssimo neste contexto. Como o art. 28 não
elenca quais fundamentos da licença compulsória de cultivar, e a Lei 9.279/96 soma ao abuso de
poder econômico também à simples falta de uso, não se deve concluir do fato de que a decisão do
pedido é cometida ao CADE, que a falta de uso não seja uma das razões possíveis de justificar
licença compulsória.
Com efeito, três razões dão ensejo à licença: a) abuso de poder econômico (remissão à lei
8.444/94) b) falta de uso (remissão à Lei 9.279/96) c) dependência (mesma remissão). Em todos
casos, a decisão, face à sua natureza essencialmente econômica (não necessariamente relativa a
uma infração da ordem econômica), é competência do CADE.
O art. 35, ao excluir os casos de abuso de poder econômico da limitação temporal da primeira
licença compulsória (três anos do Certificado Provisório), põe claro que há outras razões, além
destas, para possibilitar a licença compulsória.
A licença compulsória somente poderá ser requerida após decorridos três anos da concessão do
Certificado Provisório de Proteção, exceto na hipótese de abuso do poder econômico, quando o
poderá ser a qualquer tempo.
Jurisprudência sobre PI do CADE
A jurisprudência da autoridade antitruste brasileira (CADE) em matéria de propriedade intelectual
se estende por 43 anos, e pelo tempo decorrido, não chega a ser expressiva.
Nos primeiros anos de existência do CADE, na vigência da Lei 4.1137/62, a atenção do órgão se
concentrou na aplicação do art. 4º da lei, que dispunha pela declaração automática de cassação de
patente que, extinta no país de origem, permanecesse em vigor no Brasil, e, além disso, estivesse
sendo abusada no País:
A caducidade da patente estrangeira correspondente, no País de origem, não
basta, por si só, à aplicação do art. 4.° da Lei n. 4.137/62. É indispensável, a tal
desiderato, que a vigência do privilégio, no Brasil, esteja criando dificuldades ao
desenvolvimento harmônico da economia nacional, pela configuração de uma das
modalidades de abuso de poder econômico previstas no art. 2.° do mesmo diploma
legal. 242
Alguns julgados dessa série, no entanto, deram pela cassação automática da patente pela simples
expiração da correspondente estrangeira no país de origem, independentemente da comprovação
dos efeitos abusivos, e sem considerar o princípio da independência das patentes da CUP:
O que o art. 4.°, contendo a força e cláusula de ordem pública, emanada do item
5.° do art. 160 da CF, diz, é simples: a patente traduz-se na concessão de um
monopólio legal e, findo o prazo de vida, no estrangeiro, dos direitos privilegiados
por ela, morrem esses direitos e o uso dessa patente é, de imediato, abuso do
poder econômico. Por isso o órgão competente, neste caso o CADE, deve e tem
competência para mecanicamente ‘automaticamente’ cassar essa patente
(...)Todo o conflito de interesses entre injunções jurídicas cuja resultante seja o
prejuízo da ordem pública interna e do desenvolvimento nacional, sejam conflitos
entre interesses de multinacionais socialistas, de multinacionais marxistas ou
capitalistas contra ou paralelamente a interesses nacionais indispensáveis para o
desenvolvimento da economia brasileira tem que, constitucionalmente, ser
interpretados, pelo menos, sem a lesão da nossa Ordem Jurídica.
Por isso é inegável que ao CADE não falece nenhum poder para determinar a
cassação de patente já ‘morta’, caída em domínio público estrangeiro.
Repete-se: por definição a patente é a concessão de um monopólio legal, logo de
uma parcela representada da soberania nacional. É a concessão de um feudo
econômico aos novos Barões de hoje. 243.
Outra vertente importante de julgados versa sobre a distinção entre a acão do órgão de defesa da
concorrência e os aspectos de vigência, aplicabilidade e violação de direitos exclusivos. Em uma
única decisão, de 1989, se conclui pela abusividade em face da lei concorrencial, da conduta
daquele que infrige direitos de propriedade intelectual:
A manutenção de depósito clandestino de vasilhame de concorrente de modelo
patenteado e seu transporte irregular, diretamente ou por interposta pessoa,
representam formas de obtenção do efeito abusivo previsto no art. 2º, inciso I,
242 Processo Administrativo n. 4, de 22 de outubro de 1968. Representante: Paulo Carlos de Oliveira;
Representada: Filibra Produtos Químicos Ltda. Revista de Direito Econômico, 5/96 e ss. Tratando do tema,
ainda, Processo n. 20.745/68, de 22 de outubro de 1969. Representante: Inducon do Brasil Capacitores S/A;
Representada: Siemens & Halske Aktiengesellschaft. DOU de 6 de novembro de 1969, Seção I, Parte I, p.
9.627 e ss, Processo de Averiguações Preliminares n. 23, de 3 e 13 de dezembro de 1968. Representante:
Atma Paulista S/A Indústria e Comércio; Representada: B. Braun. DOU de 21 de fevereiro de 1969, Seção I,
Parte I, p. 1.584 e ss.Processo de Averiguações Preliminares n. 26, de 1.° de outubro de 1968.
Representante: Laboratório Hertape Ltda.; Representada: Rhodia Indústrias Químicas e Têxteis S/A. DOU de
5 de novembro de 1968, Seção I, Parte I, p. 9.652 e ss.no Processo Administrativo n. 4, de 21 de junho e 5 de
julho de 1968, Representante: Paulo CarIos de Oliveira; Representado: Filibra Produtos Químicos Ltda.
Revista de Direito Econômico, 5/96 e ss.Processo de Averiguações Preliminares n. 18, de 27 de maio de
1966. Representante: Paulo Carlos de Oliveira; Representado: Filibra Produtos Químicos Ltda. Revista de
Direito Econômico, 5/82 e ss., e DOU de 13 de novembro de 1968, Seção I, Parte I.Sindicância 47, de 4.2.88,
Representante: Ipiranga Sipi-Cam Defensivos Agrícolas S.A., Representadas: FMC Corporation e FMC do
Brasil S.A., Conselheiro-Relator: Geová Magalhães Sobreira.Sindicância 81, de 4.2.88, Representante: CADE,
ex officio, Representada: Elkem Participações Ltda.Processo n. 20.745/68, de 22 de outubro de 1969.
Representante: Inducon do Brasil Capacitores S/A; Representada: Siemens & Halske Aktiengesellschaft. DOU
de 6 de novembro de 1969, Seção I, Parte I, p. 9.627 e ss.Processo de Averiguações Preliminares n. 112, de
14 de dezembro de 1981. Representante: Bombril S/A Indústria e Comércio; Representadas: Colgate
Palmolive Ltda. e Colgate PalmoIive Co. DOU de 24 de dezembro de 1981, Seção I, p. 24.765 e ss.
243 Do voto do Conselheiro-Relator Féres Osrraia Nader no Processo de Averiguações Preliminares n. 112,
de 14 de dezembro de 1981.
alínea "g", da Lei 4.137, de 1962. 244
Mas em todos outros casos se fez a distinção entre lesão de direitos de propriedade intelectual e
defesa da concorrência:
VIOLAÇÃO DE MARCAS E PATENTES - EMPRESA QUE, COM RESPALDO EM
DECISÃO JUDICIAL, SE UTILIZA DOS MEIOS DISPONÍVEIS, JUDICIAIS E
PUBLICITÁRIOS, PARA FAZER VALER O GANHO DE CAUSA - ATIPICIDADE.
Eventual disputa relativa a marcas e patentes, máxime quando já dirimida pelo
Poder Judiciário,constitui matéria alheia à competência do CADE. 245
USO INDEVIDO E ILEGAL DE PATENTE INDUSTRIAL - POSSIBILIDADE, EM
TESE, DE OFENSA AO ART. 2º, INCISO I, ALÍNEA "G", DA LEI 4.137, DE 1962 COMPETÊNCIA, PORÉM,DO PODER JUDICIÁRIO PARA APURAR A EVENTUAL
VIOLAÇÃO DE DIREITO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. A utilização indevida
de patente pode, em tese, ser uma das formas de eliminação da concorrência nos
termos do art. 2º, inciso I, alínea "g", da Lei 4.137, de 1962, cabendo, entretanto,
ao Poder Judiciário, e não ao CADE, a apuração da existência ou não de violação
dedireito da propriedade industrial 246.
Criação de dificuldades à constituição, funcionamento ou desenvolvimento de
empresa – Exploração exclusiva de processo de fabricação – Invenção patenteada
– Argüição de privilégio irregularmente concedido – Irrelevância – Incompetência
do CADE reconhecida. A competência do CADE em matéria de patentes de
invenção é restrita à hipótese única e de rígida tipicidade contida no art. 4.° da Lei
n. 4.137/62. Assim, enquanto não anulada pelo Poder Judiciário, não pode ser
acusada de estar criando dificuldades à constituição, funcionamento ou
desenvolvimento de empresa a sociedade que pretende exclusividade de uso de
processo de fabricação objeto de patente, ainda que esta tenha sido
eventualmente concedida de modo irregular 247.
MARCAS E PATENTES - AQUISIÇÃO FRAUDULENTA DE MARCA OU
PATENTE - INCOMPETÊNCIA DO CADE RECONHECIDA Obter ou tentar obter
marca ou patente por meio fraudulento não é em si uma violação à concorrência.
(...) “O exercício de direitos sobre marca obtida fraudulentamente e de modo a
amealhar fatia de mercado excluindo outros concorrentes é que pode converter-se
em ofensa à ordem concorrencial.” 248
MARCAS E PATENTES - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO CADE PARA
APRECIAR PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE NULIDADE DE PATENTE ARQUIVAMENTO DO PROCESSO O CADE é absolutamente incompetente para
apreciar pedidos de decretação de nulidade de patente. 249
244 Processo Administrativo 48, de 2.3.89.1 Representante: Refrigerantes Vontobel S.A., Representada:
Holbra Produtos Alimentícios e Participações Ltda., Conselheira-Relatora: Ana Maria Ferraz Augusto (DOU de
6.3.89, Seção I, pp. 3.405 e ss).
245 Sindicância 7, de 5.6.87, Representante: S.A. Vinhos e Bebidas Caldas, Representada: Indústria de
Bebidas Cinzano Ltda. (DOU (extrato) de 8.6.87, Seção I, p. 8.798).
246 Sindicância 30, de 10.12.87, Representante: Cogumelo Indústria de Componentes para Tratores Ltda.,
Representadas: Valmet do Brasil S.A. e Massey Perkins S.A.
247 Processo de Averiguações Preliminares n. 26, de 1 de outubro de 1968. Representante: Laboratório
Hertape Ltda.; Representada: Rhodia Indústrias Químicas e Têxteis S/A. DOU de 5 de novembro de 1968,
Seção I, Parte I, p. 9.652 e ss.
248 Averiguação Preliminar nº 08000.022244/94-36, de 6 de agosto de 1997, Representante: Bodygard
Benton Importadora, Exportadora, Representações Ltda., Representada: Benton Plastics Inc. e outras. In
DOU de 19 de agosto de 1997, Seção I, pág. 17900.
249 Averiguação Preliminar nº 08000.024891/95-45, de 27 de agosto de 1997, Representante: Mont Blanc Engenharia e Comércio Ltda., Representado: Henry Vidal e Terra Amada S.A. In DOU de 8 de outubro de
1997, Seção I, pág. 22547.
Consideravelmente mais relevante é a cadeia de julgados que consideram pertinente à análise do
órgão de tutela da concorrência os contratos relativos à propriedade intelectual, sempre que
submetidos à regra do Art. 54 da Lei pertinente, que :
ATO DE CONCENTRAÇÃO – AQUISIÇÃO DE DIREITOS SOBRE O USO DE
MARCAS – SUBMISSÃO AO CADE – OBRIGATORIEDADE- Os contratos de
aquisição de direitos sobre o uso de marcas celebrados entre empresas
concorrentes estão sujeitos à aprovação do CADE 250.
CONTRATO DE FRANQUIA – OBRIGATORIEDADE DE APRESENTAÇÃO AO
CADE NOS TERMOS DO ART. 54 DA LEI Nº 8.884/94 – RECONHECIMENTO. Os
contratos de franquia, bem como os de administração, consultoria ou qualquer
outro entre fornecedores, devem ser submetidos ao CADE nos termos do artigo 54
da Lei da Concorrência. (...) Todavia, a possibilidade de domínio, pela Frenesius,
de toda a cadeia de serviços, produtos e equipamentos para hemodiálise, através
da exigência de preferência ou fidelidade pelas clínicas franqueadas aos produtos
e equipamentos produzidos pela Frenesius, aventada pelos órgãos instrutores
(SDE e SEAE), carece, pelo menos por enquanto, de base material para se
configurar. A influência exercida pela Frenesius sobre as clínicas de hemodiálise
alcança somente 4,6% do total das clínicas de hemodiálise no Brasil e 8% do total
dos pacientes.(...) Entendeu o plenário que os contratos de franquia e transferência
de tecnologia firmados pela NMC com clínicas de hemodiálise, visando a
implantação do sistema NMC de administração e controle, produziam no mercado
efeitos de concentração, podendo, potencialmente, limitar ou prejudicar a livre
concorrência.(...) 251.
INTEGRAÇÃO VERTICAL – SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET – CONTRATO
DE FRANQUIA COM CLÁUSULA DE OBRIGATORIEDADE DE USO DE MARCA
E DE EXCLUSIVIDADE DE VENDAS – RELAÇÃO VERTICAL RECONHECIDA - A
previsão, em acordo de franquia, de obrigatoriedade do uso da marca pelo
franqueado e de comercialização exclusiva dos produtos e serviços do franqueador
configura integração vertical. 252
Não só o CADE entende ser de sua competência a análise de contratos de tecnologia, de cessão e
de licença – sempre que se aplicarem os limites mínimos do art. 54 da Lei .8434 -, como analisa a
razoabilidade de cláusulas de confidencialidade de know how:
CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDADE - SEGREDOS DE INDÚSTRIA –
RESTRIÇÃO DE USO PELO VENDEDOR EM ATO DE CONCENTRAÇÃO PELO
PRAZO DE DEZ ANOS – ADMISSIBILIDADE Admissível é a cláusula de
confidencialidade que impeça o vendedor em ato de concentração de se utilizar de
conhecimento/informações confidenciais transferidos por meio da operação pelo
prazo de dez anos.
"É flagrante na jurisprudência do CADE que a cláusula de não concorrência é tida
como uma prática comercial corriqueira, não configurando, por si, ilícito
anticoncorrencial. Também é evidente que o CADE vem estabelecendo em 5 anos
o período que, a priori, é considerável razoável, sem deixar de reconhecer casos
que demandam um período de não concorrência mais alongado. (...) Entretanto,
não se justifica o impedimento à vendedora de atuar no setor por 10 anos. As
peculiaridades do mercado de saúde animal que segundo as Requerentes,
poderiam justificar a manutenção do alongado período já são tratadas,
250 Ato de Concentração nº 08012.000409/00-36, de 23 de agosto de 2000, Requerentes: Novartis Consumer
Health Ltda. e Argos Colibri Artigos Infantis Ltda. In DOU de 19 de outubro de 2000, Seção 1, pág. 2.
251 Ato de Concentração nº 100/96, de 24 de março de 1999, Requerentes: Frenesius Laboratórios Ltda.,
NMC do Brasil Ltda. e Maia de Almeida Indústria e Comércio Ltda. In DOU de 14de abril de 1999.
252 Ato de Concentração nº 08012.004310/00-84, 21 de fevereiro de 2001, Requerentes: Terra Networks S/A
e DPNET Soluções Internet Ltda. In DOU de 13 de março de 2001, Seção 1, pág. 2.
sobremaneira, pela cláusula de confidencialidade que tem duração de 10 anos.
Não sobrevive, justamente pelo alcance da cláusula de confidencialidade, a
necessidade de impedir-se a vendedora de atuar no mercado por período superior
a cinco anos. Assim, a vendedora, após cinco anos, contados do fechamento da
operação, poderá atuar no mercado por meio de produtos de domínio público ou
pela pesquisa e desenvolvimento de novos produtos, sem, entretanto, utilizar-se
das informações consideradas confidenciais e transferidas à compradora por meio
dessa operação. De tal maneira, determino a redução do período de não
concorrência estipulado em 10 anos, para 5 anos, lapso tido pela jurisprudência do
CADE1 como razoável para a vigência dessa espécie de cláusula. Não obstante,
ressalto, fica mantida a cláusula (7.01, (f) que estabelece em 10 anos o período em
que a vendedora não poderá divulgar ou utilizar as informações confidenciais “. 253
CLÁUSULA DE NÃO-CONCORRÊNCIA – EXAME PELA REGRA DA RAZÃO –
RECONHECIMENTO CLÁUSULA DE NÃO-CONCORRÊNCIA – PRETENDIDA
VIGÊNCIA POR DEZ ANOS – ALEGADA SALVAGUARDA DO USO EXCLUSIVO
DE CONHECIMENTOS TÉCNICOS – TECNOLOGIA OBSOLETA – REDUÇÃO A
CINCO ANOS – VOTO VENCIDO. Uma cláusula de não concorrência sempre
encerra efeitos anticoncorrenciais, mas como também pode gerar efeitos prócompetitivos, estes devem ser sopesados pela regra da razão contra os efeitos
nocivos. Não há estender o prazo de vigência de cláusula de não-concorrência por
mais de um lustro, a título de salvaguarda da transferência do domínio e da
exclusividade do uso de know how se o conhecimento técnico embutido na
tecnologia relevante for considerado obsoleto do ponto de vista tecnológico, não
tendo, assim, valor per se na transação 254.
CLÁUSULA DE NÃO-CONCORRÊNCIA – ATO DE CONCENTRAÇÃO –
CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA –
PRAZO DE VIGÊNCIA SUPERIOR A CINCO ANOS - ADMISSIBILIDADE
Contemplando o ato de concentração a celebração de contrato de transferência de
tecnologia, é admissível que a cláusula de não-concorrência se prorrogue pelo
prazo de vigência desta avença, ainda que superior a cinco anos.
Do Voto do Conselheiro-Relator, FERNANDO DE OLIVEIRA MARQUES:
“IV- DA CLÁUSULA DE NÃO CONCORRÊNCIA
O Contrato de Venda e Compra de Ativos estabelece, na cláusula 10.1, prazo de
não concorrência de 7 (sete) anos.
Ressalte-se, destacando aqui o voto do Conselheiro Marcelo Calliari no AC n°
163/97, que a cláusula de não concorrência é admitida quando é acessória a um
contrato principal, de modo que sem ela o negócio seria desvalorizado ou
ameaçado. Assim é que as cláusulas de não concorrência devem estar vinculadas
à sua razoabilidade, não se admitindo aquelas cujo único objetivo seja cercear a
concorrência, sem qualquer justificativa razoável.
Neste sentido, a jurisprudência do CADE tem considerado como razoável um prazo
253 Ato de Concentração n.º 08012.001856/02-45, de 26 de fevereiro de 2003, Requerentes: Coopers do Brasil Ltda. e
Indústria Química e Farmacêutica Schering-Plough. In DOU de 2 de abril de 2003, Seção 1, pág. 38. O julgado dá como
precedentes os AC nº 08012.000317/99-12 – Dyno Industries ASA e Placas do Paraná S.A., Conselheira-Relatora Hebe
Romano e AC nº 08012.0002266/99-46 – Hebdo Mag Brasil Holding Ltda. e Editora Balcão Ltda., Conselheiro Relator
João Bosco Leopoldino da Fonseca.”
254 Ato de Concentração n.º 08012.001409/01-13, de 24 de outubro de 2001, Requerentes: Metalúrgica
Leogap S/A e Probat Projektgesellschaft Gmb. Vencido, neste tocante, o Relator que estipulou o prazo de
dez anos para a cláusula de não-concorrência. In DOU de 21 de janeiro de 2002, Seção 1, pág. 31.
de não concorrência de 5 (cinco) anos. Contudo, este prazo não é estanque
devendo-se levar em consideração as condições específicas do mercado, o qual
pode exigir, por exemplo, investimentos de longa duração, o que justificaria maior
prazo.
Conforme expôs o Conselheiro Celso Fernandes Campilongo, na relatoria do AC
n° 08012.004792/2001-53: ‘O prazo comumente estabelecido em 5 anos, para
cláusulas de não competição pelo requerente vendedor, é presumido ou estimado
como um lapso de tempo razoável para: (i) desvinculação das relações entre
clientes e fornecedores e o estabelecimento das relações de mercado da nova
empresa ou nova composição societária; e (ii) a estipulação e fixação de políticas
empresariais desvinculadas às estratégias conhecidas pelos antigos sócios do
corpo vendido.
Considerando o caso em tela, no qual a operação envolve a aquisição do Know
how detido pelas vendedoras na prestação dos serviços, é possível admitir-se a
dilação acima mencionada. Isso porque, como possuem conhecimento privilegiado
dos negócios vendidos, no caso de um breve reingresso, os acionistas estariam
em posição mais vantajosa que qualquer outro entrante.’
No presente caso, as empresas celebraram um Contrato de Transferência de
Know How, Tecnologia e Assistência Técnica, cujo prazo de vigência é de 5 (cinco)
anos, renovável automaticamente por mais cinco. Este prazo, segundo as
Requerentes, está ligado à duração dos programas de fornecimento pela Maxion.
Desse modo, admitir que a Maxion e a Batz concorram ainda na vigência do
Contrato de Transferência de Know How, Tecnologia e Assistência Técnica poderia
redundar em prejuízos para as partes.
No voto do AC n° 08012.003691/2001-65, o Conselheiro Miguel Tebar Barrionuevo
admitiu prazo de não concorrência de 7 (sete) anos por motivo semelhante:
‘Ressalto a existência de cláusula de não concorrência constante no item 8 do
Acordo de Acionistas. Tal dispositivo estabelece que as empresas envolvidas no
negócio não concorrerão durante o prazo de vigência da associação, qual seja 05
(cinco) anos podendo este ser porrogado por períodos adicionais sucessivos de 05
(cinco) anos, e por um prazo de 02 (dois) anos após o término da vigência do
contrato. Ou seja, se o contrato não for prorrogado, a cláusula de não concorrência
terá vigência de 07 (sete) anos.
(...) O período de acordo de não concorrência entre os associados quando da
vigência do contrato é inteiramente aceitável e, inclusive, incontestável é a sua
aceitabilidade, pois não há como conceber que empresas que estão se unindo
para ampliar seus serviços, reduzir os custos e melhor atender seus clientes
concorram entre si.
No que tange ao período subseqüente à vigência do contrato, qual seja 02 (dois)
anos, este encontra-se inteiramente dentro dos parâmetros jurisprudenciais
estabelecidos por este Conselho, visto que o entendimento aqui amplamente
consolidado é de que tais disposições não podem ultrapassar 05 (cinco) anos.
Isto posto, entendo admissível a cláusula ora apreciada, visto que inconcebível é a
idéia de estabelecimento de concorrência entre empresas que se associaram para
implementar suas eficiências, e que o lapso temporal de vedação de não
concorrência após o prazo de vigência do contrato está dentro dos limites
entendidos como não lesivos à concorrência por este Conselho.
Pelo exposto, considero admissível o prazo de não concorrência de 7 (sete) anos,
tendo em vista não ser aceitável a concorrência entre as Requerentes durante a
vigência do contrato de transferência de know how, tecnologia e assistência
técnica. O período de 2 (dois) subseqüentes à vigência do contrato, por sua vez,
está dentro do permitido pela jurisprudência do CADE, que entende por razoável
um lapso de tempo de não concorrência de 5 (cinco) anos.”
Referência: Voto no Ato de Concentração n.º 08012.001578/02-26, de 26 de
fevereiro de 2003,
Requerentes: Maxion Componentes Automotivos S/A e Batz do Brasil Ltda. In DOU
de 21 de março de 2003, Seção 1, pág. 42.
Numa série de decisões relativas a contratos de franquia, o CADE analisou cláusulas específicas,
consideradas inaceitáveis 255. Os aspectos relevantes da intervenção, no entanto, dizem respeito à
integração vertical resultante dos respectivos contratos, e não da questão de direito de propriedade
intelectual relevante; aliás, os contratos pertinentes têm um aspecto mais de concessão de vendas
do que de franquia.
Uma decisão, embora de caráter consultivo, estabeleceu precedente importante quanto à licença
compulsória de patentes estabelecida na legislação antitruste brasileira, que, acima, definimos
como de caráter punitivo:
LICENCIAMENTO COMPULSÓRIO DE PATENTE – QUANDO SE ADMITE –
INTELIGÊNCIA DO ART. 24, INCISO IV, ALÍNEA “A”, DA LEI Nº 8.884/94
LICENCIAMENTO COMPULSÓRIO DE PATENTE – PRETENDIDA IMPOSIÇÃO
PELO CADE – REJEIÇÃO – COMPETÊNCIA DO INPI RECONHECIDA
LICENCIAMENTO
COMPULSÓRIO
DE
PATENTE
–
NATUREZA
CONDICIONADA DE SUA RECOMENDAÇÃO - RECONHECIMENTO
A penalidade prevista no art. 24, inciso IV, alínea “a”, da Lei nº 8.884/94 poderá ser
aplicada a todas as condutas elencadas no art. 21 do mesmo diploma, bem como a
outras, uma vez caracterizadas como infrativas, devendo a abusividade da conduta
estar relacionada a um poder econômico conferido por patente e a infração ser
considerada de um nível de gravidade tal ou que haja tal interesse público geral
que exija sua imposição.
Compete ao Instituto Nacional de Propriedade Intelectual – INPI e não ao CADE
impor a penalidade prevista no art. 24, inciso IV, alínea “a” da Lei n° 8.884/94,
cabendo ao Conselho tão-somente sua recomendação àquele órgão público.
Se por um lado o CADE, ao decidir pela caracterização de prática de infração da
ordem econômica, tem o poder-dever de aplicar as penas de que trata o art. 23 da
Lei nº 8.884/94, independentemente de qualquer condição, sendo-lhe vedado
renunciar a essa atribuição, por outro, o art. 24 do mesmo diploma traz em seu
255 Voto na Consulta nº 0039/99 de 19 de janeiro de 2000, Consulente: Monsanto do Brasil Ltda. In DOU de 24 de
março de 2000, Seção 1, caderno eletrônico, pág. 1. “CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDADE – CONTRATO DE
FRANQUIA – LIMITAÇÃO TERRITORIAL DO FRANQUEADO – INFRAÇÃO, EM TESE, DA ORDEM
ECONÔMICA. Configura, em tese, ofensa à ordem econômica a cláusula de contrato de franquia que veda ao franqueado
o exercício de intermediação de vendas junto a consumidores finais que não se encontrem estabelecidos e/ou situados no
território a ele designado. A Lei de Franquia (Lei 8.955/94), ao ensejar a prática pode contrariar a Lei Antitruste ao
possibilitar ao conceder ao franqueado exclusividade ou preferência sobre determinado território de atuação, ao impedir
acesso de consumidor final de outro território ao produto, e ao dar a alternativa de o franqueado não realizar vendas ou
prestar serviços fora de seu território. Consulta nº 0039/99 de 19 de janeiro de 2000, Consulente: Monsanto do Brasil
Ltda. In DOU de 24 de março de 2000, Seção 1, caderno eletrônico, pág. 1. CRIAÇÃO DE DIFICULDADES –
CONTRATO DE FRANQUIA – DISCRICIONARIEDADE DO FRANQUEADOR NA ACEITAÇÃO OU RECUSA DE
PEDIDOS PELO FRANQUEADO – INFRAÇÃO, EM TESE, CONFIGURADA - Configura, em tese, criação de
dificuldades e conduta discriminatória, na forma dos incisos V e XII do art. 21 da Lei nº 8.884/94, a cláusula de contrato
de franquia que confere discricionariedade ao franqueador para recusar propostas e pedidos de venda apresentados pelo
franqueado.
bojo a possibilidade das penalidades ali previstas serem ou não aplicadas, vez que
sua imposição está condicionada à gravidade da infração e ao interesse público.
256
De outro lado, numa decisão em que aflorou a questão patentária e de política de propriedade
intelectual dos medicamentos genéricos, o CADE denegou a hipótese de licença compulsória de
marcas, salvo situações de clara dominação de mercado, exclusão ou eliminação de competidores
efetivos ou potenciais através da elevação das barreiras à sua entrada no mercado e outras formas
de lesão potencial à concorrência:
COMPROMISSO DE DESEMPENHO – ATO DE CONCENTRAÇÃO DE QUE NÃO
RESULTA EFEITO NOCIVO POTENCIAL – REJEIÇÃO COMPROMISSO DE
DESEMPENHO
–
INDÚSTRIA
FARMACÊUTICA
–
PRETENDIDO
CONDICIONAMENTO DE APROVAÇÃO À SUJEIÇÃO DAS REQUERENTES À
“LEI DOS GENÉRICOS” – REJEIÇÃO COMPROMISSO DE DESEMPENHO –
LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE MARCAS – QUANDO SE ADMITE
O Compromisso de Desempenho somente se justifica diante de ato de
concentração de que resulte efeito nocivo potencial e desde que haja objetivo claro
de benefício à ordem econômica e ao consumidor, com a necessária segurança
jurídica.
Não há condicionar a aprovação de ato de concentração à sujeição dos
interessados a obrigações derivadas de legislação falha, máxime quando de
questionável aplicabilidade. Impõe-se a solução, eis que a exigência teria caráter
discriminatório e seria careceria da necessária segurança jurídica.
O recurso ao licenciamento ou qualquer forma de cessão voluntária de direitos
sobre marcas comerciais como instrumento de política de concorrência, com fulcro
no artigo 58 da Lei n° 8.884/94, deve ficar reservado para situações de clara
dominação de mercado, exclusão ou eliminação de competidores efetivos ou
potenciais através da elevação das barreiras à sua entrada no mercado e outras
formas de lesão potencial à concorrência. 257
Quanto à hipótese em que isso possa efetivamente se dar, vide o caso Colgate/Kolynos,
mencionado acima.
C o m un i dad e a nd i na
Antitruste
O Equador, juntamente com a Bolivia, Colombia, Perú e Venezuela, é membro da Comunidade
Andina, criada por meio do Protocolo de Trujillo, em 10 de Março de 1996. A Decisión 285 21 de
Março de 1991 determina as Normas para Prevenir ou Corrigir as Distorções na Concorrência
Geradas por Práticas Restritivas da Livre Concorrência.
O Artígo 2 da Decisión determina que os Países Membros ou as empresas que tenham interesse
legítimo poderão solicitar à Junta autorização ou mandato para aplicação de medidas para prevenir
ou corrigir as ameaças ou os prejuízos à produção ou exportações, que se derivem de práticas
restritivas da livre concorrência originadas de determinada região ou nas quais intervenha
empresa que desenvolve sua atividade econômica em um dos Países Membro.
Desta forma as práticas realizadas por empresas que desenvolvam sua atividade econômica em
um ou mais Países Membros ficam sujeitas aos termos da Decisión, mas são excluídas do âmbito
256 Consulta nº 31/99, de 31 de março de 1999, Consulente: Ministério da Saúde. In DOU de 11 de maio de
1999, Seção 1, pág. 1.
257 Ato de Concentração nº 47/95, de 20 de agosto de 1997, Requerentes:Laboratórios Silva Araújo S.A. e
Merrell Lepetit Farmacêutica e Industrial Ltda. In DOU de 9 de fevereiro de 1998, Seção I, pág. 4.
desta as práticas que se implementem em empresas situadas em um só País Membro e que não
tenham efeito fora deste, caso em que será aplicada a legislação nacional respectiva.
Entende-se como práticas restritivas da livre concorrência os acordos, atuações paralelas ou
práticas concertadas entre empresas que produzam ou possam produzir o efeito de restringir,
impedir ou falsificar a concorrência.
Tais acordos também incluirão os de tipo horizontal ou vertical que se celebrem entre partes
relacionadas de as empresas. Considera-se como prática restritiva da livre concorrência, a
exploração abusiva por uma ou varias empresas de sua posição de domínio no mercado.
Entende-se que uma ou varias empresas gozam de posição dominante quando podem atuar de
forma independente, sem ter em conta seus competidores, compradores ou fornecedores, devido a
fatores tais como a participação significativa das empresas nos mercados respectivos, as
características da oferta e demanda dos produtos, o desenvolvimento tecnológico dos produtos
embalados, o acesso de competidores a fontes de financiamento, bem como às redes de
distribuição.
Legislação de PI
A legislação comunitária (Decision 486/2000 - Régimen Común sobre Propiedad Industrial) prevê
várias hipóteses de licenças compulsórias, inclusive por abuso e por desuso:
Artículo 61.- Vencido el plazo de tres años contados a partir de la concesión de la
patente o de cuatro años contados a partir de la solicitud de la misma, el que
resulte mayor, la oficina nacional competente, a solicitud de cualquier interesado,
otorgará una licencia obligatoria principalmente para la producción industrial del
producto objeto de la patente o el uso integral del procedimiento patentado, sólo si
en el momento de su petición la patente no se hubiere explotado en los términos
que establecen los artículos 59 y 60, en el País Miembro donde se solicite la
licencia, o si la explotación de la invención hubiere estado suspendida por más de
un año.
La licencia obligatoria no será concedida si el titular de la patente justifica su
inacción con excusas legítimas, incluyendo razones de fuerza mayor o caso
fortuito, de acuerdo con las normas internas de cada País Miembro.
Sólo se concederá licencia obligatoria cuando quien la solicite hubiere intentado
previamente obtener una licencia contractual del titular de la patente, en términos y
condiciones comerciales razonables y este intento no hubiere tenido efectos en un
plazo prudencial.
Artículo 66.- De oficio o a petición de parte, la oficina nacional competente, previa
calificación de la autoridad nacional en materia de libre competencia, otorgará
licencias obligatorias cuando se presenten prácticas que afecten la libre
competencia, en particular, cuando constituyan un abuso de la posición dominante
en el mercado por parte del titular de la patente.
En estos casos, para determinar el importe de la compensación económica, se
tendrá en cuenta la necesidad de corregir las prácticas anticompetitivas.
La oficina nacional competente denegará la revocación de la licencia obligatoria si
resulta probable que las condiciones que dieron lugar a esa licencia se puedan
repetir.
A regulação de contratos de licença e transferência de tecnologia
Como se viu na seção deste trabalho relativa às cláusulas e práticas restritivas dos contratos, a
regulação de tal matéria pela Comunidade Andina nos anos 60’ constituiu um marco histórico dos
países em desenvolvimento
A normativa vigente, a Decision 291 - Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros
y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías, igualmente dispões sobre a matéria 258:
Artículo 14.- Para efectos del registro de contratos sobre transferencia de
tecnología externa, marcas o sobre patentes, los Países Miembros podrán tener en
cuenta que dichos contratos no contengan lo siguiente:
a) Cláusulas en virtud de las cuales el suministro de tecnología o el uso de una
marca, lleve consigo la obligación para el país o la empresa receptora de adquirir,
de una fuente determinada, bienes de capital, productos intermedios, materias
primas u otras tecnologías o de utilizar permanentemente personal señalado por la
empresa proveedora de tecnología;
b) Cláusulas conforme a las cuales la empresa vendedora de tecnología o
concedente del uso de una marca se reserve el derecho de fijar los precios de
venta o reventa de los productos que se elaboren con base en la tecnología
respectiva;
c) Cláusulas que contengan restricciones referentes al volumen y estructura de la
producción;
d) Cláusulas que prohiban el uso de tecnologías competidoras;
e) Cláusulas que establezcan opción de compra, total o parcial, en favor del
proveedor de la tecnología;
f) Cláusulas que obliguen al comprador de tecnología a transferir al proveedor, los
inventos o mejoras que se obtengan en virtud del uso de dicha tecnología;
g) Cláusulas que obliguen a pagar regalías a los titulares de las patentes o de las
marcas, por patentes o marcas no utilizadas o vencidas; y
h) Otras cláusulas de efecto equivalente.
Salvo casos excepcionales, debidamente calificados por el organismo nacional
competente del país receptor, no se admitirán cláusulas en las que se prohiba o
limite de cualquier manera la exportación de los productos elaborados en base a la
tecnología respectiva.
En ningún caso se admitirán cláusulas de esta naturaleza en relación con el
intercambio subregional o para la exportación de productos similares a terceros
países.
Casos
O Tribunal de Justiça da Comunidade Andina apreciou dois casos de intercessão entre
propriedade intelectual e direito da concorrência ou abuso de direitos. O primeiro deles é quanto ao
abuso de um titular que, após longo tempo de convivência com um concorrente, decide opor-se à
permanência do mesmo, com base no direito exclusivo antes não exercido:
Sin embargo, hay que tener en cuenta que, existiendo la aquiescencia del titular
originario de una marca semejante o similar, el incoar su nulidad cuando la causal
258 Sobre a questão, vide o Proceso 2-IP-90 do Tribunal de Justiça da Comunidade: Solicitud de
interpretación prejudicial del Artículo 27 del Acuerdo de Cartagena y de normas comunitarias que lo
desarrollen, en cuanto al contrato de licencia de marca con pago de regalías
de confusión ha quedado desvanecida por el uso simultáneo de los dos signos en
un período prolongado, puede implicar un abuso de derecho lesivo al ejercicio de la
libre competencia.(...) 7. La permisibilidad por parte del primer titular de una marca,
del uso que de un segundo signo registrado se hiciere durante un período
considerable de tiempo, significaría la aceptación implícita de aquél respecto de la
utilización simultánea de los dos signos.259
O segundo caso é de aplicação da licença compulsória por não uso do objeto da patente, prevista
na legislação comunitária:
“Es importante destacar el fin último que lleva implícito toda norma comunitaria,
esto es el bienestar de los habitantes de la Subregión. Al respecto, no debe
escapar al juzgador la importancia que tienen los inventos para la sociedad toda.
De ahí que las normas que regulan esta materia poseen también un especial
interés. El legislador comunitario ha querido a través de ellas reconocer el esfuerzo
del inventor, pero también establecer los límites de sus derechos, pues no debe
permitirse su abuso. En el caso de las patentes, debe evitarse que un registro
impida en forma permanente e injustificable, que otros interesados aspiren a
explotar un invento, pues no sería legal concederlo a una sola persona sin que ésta
cumpla con los presupuestos que legitiman tal concesión.
(…) El Articulo 38 de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina
establece las posibilidades a través de las cuales el beneficiario de una patente de
invención puede demostrar su explotación. Esta disposición determina que la
importación, junto con la distribución y comercialización del producto patentado,
cuando se la haga de forma suficiente para satisfacer la demanda del mercado en
el país donde se haya registrado la patente de aquel producto, se entenderá como
explotación del mismo.
3.- No cabe la importación de un producto para justificar la explotación de un
PROCESO PATENTADO, pues la normativa comunitaria exige el uso integral de
ese proceso en el país donde se lo ha patentado, junto con la distribución y
comercialización de su resultado.
4.- La principal obligación del titular de la patente es explotar la invención
patentada. Si esto no sucede, como consecuencia podrían otorgarse licencias
obligatorias, las cuales se conceden para evitar prácticas que distorsionan la libre
competencia”. 260
Bolívia
Aplicam-se à Bolívia as disposições da Comunidade Andina, a par das regras nacionais
pertinentes.
Antitruste
Salvo pelo disposto nas normas legais setoriais, as empresas deverão adequar suas atividades
aos princípios que garantam a livre concorrência, evitando atos que a impeçam, restrinjam ou
destorçam.
Não tocante aos acordos anticoncorrenciais, a Lei de Sistema de Regulação Setorial estabelece
que as empresas e entidades que realizem atividades nos setores regulados pela lei ficam
proibidas de participar de convênios, contratos, decisões e práticas concertadas, cujo propósito ou
efeito seja impedir, restringir ou distorcer a livre concorrência por meio de: a) a fixação conjunta,
direta ou indireta de preços; b) o estabelecimento de limitações, repartição ou controle da
259 PROCESO 18-IP-98, SOCIEDAD MANUFACTURAS STOP S. A; marca: "US TOP". Quito, 30 de marzo
de 1998
260 PROCESO 36-IP-98, Sociedad GLAXO GROUP LIMITED. Patente: "Procedimiento para la preparación
de derivados de INDOL que tienen actividad terapéutica".
produção, dos mercados, fontes de aprovisionamento ou inversões; ou c) o desenvolvimento de
outras práticas anticoncorrenciais similares.
As fusões de empresas e entidades competidoras sujeitas a regulamentação são proibidas quando
estabeleçam, promovam e consolidem uma posição dominante em algum mercado específico.
Tais acordos ilegais serão tidos como nulos, em conformidade com o Artigo 20 da Lei de Sistema
de Regulação Setorial.
Em relação às práticas abusivas, a Lei de Sistema de Regulação Setorial proíbe as empresas ou
entidades sujeitas a regulamentação de acordo com tal lei de realizar práticas abusivas que
tenham como propósito ou efeito prejudicar seus competidores, clientes e usuários, conduzindo a
situações anticoncorrenciais em relação a um ou mais mercados.
Ditas práticas, tidas como abusivas, poderão tratar-se de: a) a imposição direta ou indireta de
preços de compra ou de venda ou outras condições comerciais não equitativas; b) a limitação da
produção, das fontes de aprovisionamento, dos mercados, ou do desenvolvimento técnico, em
prejuízo dos consumidores; c) a aplicação de condições desiguais para operações equivalentes,
que significarão para os clientes e usuários uma situação de desvantagem; d) Subordinar a
assinatura de contratos à aceitação de obrigações adicionais que, por sua natureza, ou de acordo
com as práticas comerciais, não sejam inerentes ao objeto de ditos contratos; e) Exigir que quem
solicite a prestação de um serviço regulamentado, assuma a condição de sócio ou acionista.
De acordo com a Lei de Sistema de Regulação Setorial, considera-se haver posição dominante
não mercado quando determinada empresa ou entidade seja única ofertante ou demandante de
determinado tipo de bens ou serviços regulados, ou quando, mesmo não sendo a única, não esteja
exposta a uma concorrência substancial.
Propriedade Intelectual
A legislação comunitária vige aqui em sua plenitude, além da Ley de Privilegios Industriales de del
12 de diciembre de 1916 e da Ley Reglamentaria de marcas de 15 de enero de 1918
Colômb i a
A Colômbia também está sujeita à normativa andina, em complemento a sua legislação nacional.
Antitruste
O Decreto 2153 de 30 de dezembro de 1992 outorga à Superintendência de Industria y Comercio,
organismo de caráter técnico vinculado ao Ministerio de Desarrollo Económico, e que goza de
autonomía administrativa e financeira competência para regulação e controle da atividade
econômica.
Lei 155 de 24 de dezembro de 1959 proibiu acordos ou convênios que direta ou indiretamente
tenham por objeto limitar a produção, abastecimento, distribuição ou consumo de matérias primas,
produtos ou serviços, nacionais ou estrangeiros, e toda forma de prática, procedimento ou
sistema que tenda a limitar a livre concorrência e a manter ou determinar preços não equitativos.
Poderá haver autorizações especiais de acordos quando estes tenham por fim defender a
estabilidade de um setor básico da produção de biens ou serviços de interesse para a economia
general (em conformidade com o Decreto 1302 de 1964, Artigo 1º.).
Estão sujeitas às normas todas empresas que produzam, abasteçam, distribuam ou consumam
determinado artigo ou serviço, e que tenham capacidade para determinar preços no mercado.
Estão sujeitas à análise da autoridade de concorrência (Superintendencia de Industria y Comercio,
segundo o art. 2º. do decreto 2153 de 1992) uma série de operações econômicas relativas a direitos
exclusivos e tecnologia, inclusive, como notado no caso brasiliero, venda de marcas:
Venta de marcas
(…) Existen negocios jurídicos cuyo objeto es la transferencia del derecho sobre
una marca o el uso de la misma. Este tipo de negocios tiene que ser analizado
desde el punto de vista del derecho de la competencia puesto que la integración de
marcas en una sola empresa puede generar una concentración empresarial, ya
que se presenta una agrupación de identificaciones de productos gravadas en la
mente del consumidor, máxime si se tiene en cuenta la fidelidad a la marca que
poseen algunos productos. Para que este negocio jurídico sea parte de las
operaciones que deban ser avisadas a la luz de las normas antimonopolio, se
requiere que el negocio cuyo objeto sea la marca se presente entre empresas que
participan dentro de un mismo mercado
Contratos de colaboración
Dentro de las figuras jurídicas que han cobrado importancia en nuestro desarrollo
comercial encontramos los contratos de colaboración. Dentro de tales figuras
encontramos, las franquicias, Joint venture, consorcios, uniones temporales,
fiducia, cuentas en participación, outsourcing, alianzas estratégicas, etc. Cada uno
de estos negocios puede ser fuente de concentraciones de mercado. Para tal
efecto los participantes de las mismas tienen que determinar previa su realización
si la colaboración encontrada es la agrupación de empresas que dejan de competir
para desarrollar un contrato en particular o representa la unión de empresas que
agrupan mercados verticales. Si el contrato de colaboración se encuentra dentro
de estos dos supuestos o si por cualquier cláusula se constituye una concentración
de actividades en una sola empresa, bien sea involucrando uniones verticales o
horizontales, el negocio a celebrar debería ser avisado en los términos
comentados. 261
Propriedade Intelectual
Aplicam-se aqui os dispositivos da legislação comunitária. Sobre a questão das licenças
compulsórias, diz o órgão competente colombiano:
En los casos en que esta Superintendencia u otra autoridad competente en materia
de libre competencia, previa investigación, según las normas que regulan la
materia, haya determinado mediante acto administrativo ejecutoriado que el titular
de una patente ha incurrido en abuso deposición dominante y aparezca que tal
conducta puede superarse a través de la concesión de licencias obligatorias, la
Superintendencia de Industria y Comercio comunicará, mediante publicación en un
diario de amplia circulación nacional, que tales patentes o solicitudes se
encuentran en disposición de ser licenciadas y que se recibirán solicitudes de
licencias obligatorias sobre tales patentes o solicitudes.262
Eq ua do r
O Equador, juntamente com a Bolívia, Colômbia, Peru e Venezuela, é membro da Comunidade
Andina, criada por meio do Protocolo de Trujillo, em 10 de Março de 1996.
Antitruste
A Decisão 285, de 21 de Março de 1991 determina as Normas para Prevenir ou Corrigir as
Distorções na Concorrência Geradas por Práticas Restritivas da Livre Concorrência. As normas
aplicáveis encontram-se no capítulo que trata da comunidade andina.
A base do direito interno é a Constituição Federal que, em seu artigo 244 determina ser obrigação
do Estado:
"promover ou desenvolvimento das atividades e mercados competitivos.
Impulsionar a livre concorrência e sancionar, conforme a Lei, as práticas
monopólicas e outras que a impeçam e distorçam".
Visando implementar as medidas legais, mediante diversas iniciativas, formou-se projeto de lei
aprovado pela Comissão do Consumidor em Junho de 2001. ou Projeto considera que as
repressões serão efetuadas administrativamente e não por via penal. Optou-se uma criação de
Conselho Equatoriano de Concorrência. Substancialmente, seguiu-se a proposta da UNCTAD que
trata sobre práticas contrárias à livre concorrência, ou abuso de posição dominante, concentrações
e atos do poder público restritivos da concorrência.
261 Mauricio Velandia, Fusiones y Concentraciones Empresariales Dentro de la Ley Antimonopolio
Colombiana, Boletim Latino-Americano de Concorrência no. 16, fevereiro de 2003, p. 85
262 http://www.sic.gov.co/pdf/Circular%20unica/Titulo%20X%20Propiedad%20Industrial.pdf
Paralelamente em Janeiro de 2002, a Comissão de Defensa do Consumidor, órgão do Ministério
de Comercio Exterior e outros firmaram convenio para levar adiante atividades que fomentem uma
cultura de defesa da concorrência.
Propriedade Intelectual
Art. 155. A petición de parte y previa sentencia judicial, la Dirección Nacional de
Propiedad Industrial podrá otorgar licencias obligatorias cuando se presenten
prácticas que hayan sido declaradas judicialmente como contrarias a la libre
competencia, en particular cuando constituyan un abuso de la posición dominante
en el mercado por parte del titular de la patente.
Venezuela
Antitruste
A Lei nº 34.880 de 13 de janeiro de 1992, que estabelece que protege ou exercício da livre
competência, determina que a mesma se aplica a todas as pessoas naturais e jurídicas, públicas
ou privadas, que se dediquem à atividade econômica.
A Lei 34.880 proibe:
(i)
Condutas de quem, não sendo titular de um direito legal, pretendam impedir ou
obstaculizar a entrada ou permanência de empresas, produtos ou serviços do
mercado;
(ii)
Ações que se realizem com intenção de restringir a livre concorrência, a incitar a
terceiros a não aceitarem a entrega de bens ou a prestação de serviços; a impedir a
sua aquisição ou prestação; a não vender matérias primas ou insumos ou prestar
serviços a outros;
(iii)
Conduta que tenda manipular os fatores de produção, distribuição, desenvolvimento
tecnológico ou inversões, em prejuízo da livre concorrência;
(iv)
Acordos ou convênios, celebrados diretamente ou através de uniões, associações,
cooperativas e outras formas de congregação sujeitas a aplicação da Lei, que
restrinjam ou impeçam a livre concorrência, incluindo os tomados em assembléias de
sociedades mercantis e civis;
(v)
Acordos ou convênios, decisões ou recomendações coletivas ou práticas acordadas
para:
a) Fixar, de forma direta ou indireta, preços e outras condições de comercialização ou
de serviço;
b) Limitar a produção, a distribuição e o desenvolvimento técnico ou tecnológico dos
investimentos;
c) Repartir os mercados, áreas territoriais, setores ou fontes de competidores;
d) Aplicar nas relações comerciais ou de serviços, condições desiguais para
prestações equivalentes que coloquem uns competidores em situação de
desvantagem em face de outros; e
e) Subordinar ou condicionar a celebração de contratos à aceitação de prestações
suplementarias que, por sua natureza ou em face das práticas comerciais, não
guardem relação com o objeto de tais contratos.
(vi)
Concentrações econômicas, em especial as que se produzam no exercício de uma
mesma atividade, quando em decorrência desta se gerem efeitos restritivos sobre a
livre concorrência ou se produza uma situação de domínio em todo ou parte do
mercado;
(vii)
Os contratos entre os que estejam sujeitos a Lei nº 34.880, na medida em que
estabeleçam preços e condições de contratação para a venda de bens ou prestação
de serviços a terceiros, e que tenham a intenção ou produzam ou possam produzir o
efeito de restringir, falsear, limitar ou impedir a livre concorrência em todo ou parte do
mercado;
(viii)
Abuso por parte dos que estejam sujeitos a Lei nº 34.880 de sua posição de domínio,
em todo ou parte do mercado nacional e, em particular, os seguintes atos:
a) A imposição discriminatória de preços e outras condições de comercialização ou de
serviços;
b) A limitação injustificada da produção, da distribuição ou do desenvolvimento técnico
ou tecnológico em prejuízo das empresas ou dos consumidores;
c) A negativa injustificada de satisfazer as demandas de compra de produtos ou de
prestação de serviços;
d) A aplicação, nas relações comerciais ou de serviços, de condições desiguais para
prestações equivalentes que coloquem uns competidores em situação de
desvantagem
em
face
de
outros;
e) Subordinar ou condicionar a celebração de contratos à aceitação de prestações
suplementarias que, por sua natureza ou em face das práticas comerciais, não
guardem relação com o objeto de tais contratos; e
f) Outras de efeito equivalente.
Considera-se haver posição de domínio quando determinada atividade econômica for realizada por
uma única pessoa ou grupo de pessoas vinculadas entre si, tanto em condição de comprador
como de vendedor e tanto em sua condição de prestador de serviços como usuário destes e
quando, havendo mais de uma pessoa para realização de determinado tipo de atividade, não haja
entre estas concorrência efetiva.
Na análise de existência ou não de concorrência efetiva em uma determinada atividade
econômica, considera-se os seguintes aspectos: o número de competidores que participem na
respectiva atividade, a quota de participação destes no mercado respectivo, a capacidade dos
mesmos, a demanda do respectivo produto ou serviço, a inovação tecnológica que afete o
mercado respectivo, a possibilidade legal e fática de concorrência potencial no futuro e o acesso
dos competidores a fontes de financiamento bem como às redes de distribuição.
Pode haver submissão prévia das operações para análise o que não impede a continuidade das
mesmas neste período. Não há punição especialmente prevista para falta de apresentação do
caso.
O Órgão Regulador
A Superintendencia para la Promoción y Protección de la Libre Competencia têm autonomia
funcional e faz parte da estrutura administrativa do Ministério de Fomento.
Os procedimentos terão início por requerimento de interessados ou de ofício. Durante o processo,
pode haver decisão preliminar determinando a cessação da pratica presumidamente proibida
e ditando medidas para evitar os danos que possam causar a suposta prática proibida. Sendo esta
solicitada pela parte interessada, poderá ser exigida caução para garantir eventuais danos. Se a
mesma medida preventiva puder causar grave prejuízo ao presumido infrator, este poderá requerer
a suspensão de seus efeitos. Neste caso exigir-se-á deste, caução.
O procedimento garante o direito do acusado se defender, inclusive mediante apresentação de
provas. Findo tal procedimento probatório, haverá decisão da Superintendencia que, determinando
a existência de práticas proibidas, poderá:
a) Ordenar a cessação destas em prazo determinado;
b) Impor condições ou obrigações determinadas ao infrator;
c) Ordenar a supressão dos efeitos das práticas proibidas; e
d) Impor as sanções que prevê a Lei 34.880, incluindo multas de com multa até vinte por cento
(20%) do valor das vendas anuais do infrator quarenta por cento (40%) em caso de reincidência, o
valor da multa variará conforme a conduta e seus efeitos. Em caso de descumprimento de ordem
da Superintendência, haverá multa de até um milhão de bolívares (Bs. 1.000.000,00), podendo
haver aumento destas em cinqüenta por cento (50%) no caso de atraso.
Propriedade Intelectual
Ley
de
Propiedad
Industrial
-
Publicada
en
la
Gaceta
Oficial
Nº
24873
del 14 de octubre de 1955
O primeiro caso consignado de licença compulsória é de abuso por falta de uso:
DEL REGIMEN DE LICENCIAS OBLIGATORIAS
Artículo16.- Vencido el plazo de tres años contados a partir de la concesión de la
patente, o de cuatro años contados a partir de la solicitud de la misma, el que
resulte mayor, el Instituto Venezolano de la Propiedad Intelectual podrá otorgar una
licencia obligatoria para la producción industrial del producto objeto de la patente o
el uso integral del proceso patentado, a solicitud de cualquier interesado, sólo si en
el momento de su petición la patente no se ha explotado en los términos
establecidos en las disposiciones legales correspondientes o si la explotación de la
invención ha estado suspendida por más de un año.
La licencia obligatoria no será concedida si el titular de la patente justifica su
inacción con excusas legítimas, incluyendo razones de fuerza mayor o caso
fortuito.
El titular de la licencia obligatoria deberá pagar al titular de la patente una
compensación adecuada.
Quien solicite una licencia obligatoria, deberá probar que tiene capacidad técnica y
económica para realizar la producción industrial del producto objeto de la patente o
el uso integral del proceso patentado.
Artículo 17.-La decisión de concesión de las licencias obligatorias a las que se
refiere el artículo anterior, se hará previa notificación al titular de la patente, para
que dentro de los sesenta días hábiles contados a partir de la misma, si lo estima
conveniente, haga valer sus argumentaciones.
Dicha decisión de concesión establecerá el alcance o extensión de la misma,
especificando en particular, el período por el cual se concede, el objeto de la
licencia, el monto y las condiciones de pago de las regalías.El Instituto Venezolano
de la Propiedad Intelectual determinará la cuantía de las compensaciones, previa
audiencia de las partes, sobre la base de la amplitud de la explotación industrial de
la invención objeto de la licencia y de la cooperación que pudiera haber obtenido el
titular de la patente para facilitar la explotación industrial de la invención,
especialmente con relación a la provisión de los conocimientos técnicos necesarios
y, a otras condiciones que la oficina estime convenientes para la explotación de la
invención.
El reclamo no impedirá la explotación ni ejercerá ninguna influencia en los plazos
que se encuentren corriendo. Su interposición no impedirá al titular de la patente
percibir, entre tanto, las regalías determinadas por el Instituto venezolano de la
Propiedad Intelectual, en la parte no reclamada.
Artículo18.- A petición del titular de la patente, o del licenciatario, las condiciones
de las licencias podrán ser modificadas, cuando así lo justifiquen nuevos hechos y,
en particular, cuando el titular de la patente conceda otra licencia en condiciones
más favorables que las establecidas.
Artículo 19-El licenciatario estará obligado a explotar la invención objeto de la
licencia, lo cual deberá realizarse, salvo que justifique su inacción por razones de
caso fortuito o fuerza mayor, dentro del plazo de dos años contados a partir de la
fecha de concesión. En caso contrario, la misma quedará revocada.
Em seguida, a lei venezuelana prevê a licença para corrigir, ou punir, abusos com repercussão na
concorrência:
Artículo 21.- De oficio o a petición de parte, el Instituto Venezolano de la Propiedad
Intelectual, previa calificación de la Superintendencia para la Promoción y
Protección de la Libre Competencia, podrá otorgar licencias obligatorias cuando se
presenten prácticas que no correspondan al ejercicio regular del derecho de
propiedad industrial y afecten la libre competencia, en particular, cuando
constituyan un abuso de la posición dominante en el mercado por parte del titular
de la patente. Para determinar la procedencia de la compensación económica y su
eventual monto, se tendrá en cuenta la calificación efectuada por dicha
Superintendencia.
E por fim, aplica-se a norma andina quanto aos contratos de licença e correlatos:
31.-El Instituto Venezolano de la Propiedad Intelectual no registrará contratos de
licencia para la explotación de patentes que no se ajusten a las disposiciones del
Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas,
Patentes, Licencias y Regalías.
Decreto N° 2.095 Reglamento Del Regimen Comun De Tratamiento A Los Capitales
Extranjeros Y Sobre Marcas, Patentes, Licencias Y Regalias
Em complemento à norma imediatamente anterior, o regulamento estabelece na legislação interna
os procedimentos para análise dos contratos:
De la Importación de Tecnología y del Uso y Explotación de Patentes y Marcas
Artículo 42. Los contratos que proyecten celebrar las empresas extranjeras, mixtas
y nacionales, así como las personas jurídicas públicas, sobre importación de
tecnología y sobre el uso y la explotación de patentes y marcas, cualesquiera que
sean las modalidades que aquellos adopten, deberán ser presentados para su
registro por ante la Superintendencia de Inversiones Extranjeras, para lo cual se
remitirá a ese organismo, un ejemplar original firmado por las partes, dentro de los
sesenta (60) días continuos siguientes a su celebración.
Artículo 43. Estarán sujetos al registro a que se refiere el Artículo 42, los
documentos que contengan actos, contratos o convenios de cualquier naturaleza,
que deban surtir efectos en el territorio nacional, independientemente que prevean
o no, pago o contraprestación alguna. Específicamente, quedarán sometidos a
dicho registro los documentos relativos a los siguientes objetos:
1.- La concesión del uso o autorización de explotación de marcas y distribución de
productos identificados bajo marcas propiedad de extranjeros.
2.- La concesión del uso o autorización de explotación de patentes de invención,
de mejoras, de modelos y dibujos industriales.
3.- El suministro de conocimiento técnicos mediante planos, diagramas, modelos,
instructivos, instrucciones, formulaciones, especificaciones, formación y
capacitación de personal, y otras modalidades.
4.- La provisión de ingeniería básica o de detalle, para la ejecución de
instalaciones, la fabricación de productos y la realización de proyectos industriales
y de construcción.
5.- La asistencia técnica, cualquiera sea la forma y el área empresarial en que se
preste.
6.- Asesoría en las áreas de administración y de operación de empresas en
general.
Artículo 44. Los actos y contratos a que se refieren los artículos anteriores,
deberán contener la información:
1.- Identificación de las partes contratantes, con expresa mención de su
nacionalidad y domicilio, así como de las intermediarias, si fuera el caso.
2.- Desagregación y descripción de la aportación tecnológica y la identificación de
las patentes o marcas objeto del contrato.
3.- Identificación de las modalidades y condiciones de la transferencia de
tecnología, de las garantías que pudieran ser aplicables al caso concreto y del
tratamiento que se propone dar las partes a las mejores que sean desarrolladas
durante la vigencia del contrato.
4.- Valor contractual de cada uno de los elementos involucrados en la transferencia
de tecnología.
5.- Determinación del plazo de vigencia.
6.- Condiciones de pago, moneda y país destinatario.
7.- Cláusulas que conduzcan a una efectiva transferencia de tecnología.
Artículo 45. Cuando en los contratos a que se refiere el Artículo 41 de este
Reglamento, se estipulen plazos de reserva o confidencialidad sobre la información
técnica revelada, dichos plazos no podrán exceder de un período igual a la
vigencia del contrato, contado a partir de su finalización.
Artículo 46. Sólo se considerarán cláusulas restrictivas en los contratos previstos
en el Artículo 42 del presente Reglamento, las previstas en la Decisión 291 de la
Comisión del Acuerdo de Cartagena.
La Superintendencia de Inversiones Extranjeras no registrará aquellos contratos
que contengan disposiciones violatorias de lo dispuesto en este Artículo.
Artículo 47. Los contratos a los que se refiere el Artículo 42, en cuanto fuere
aplicable, deberán contener la aplicación del proveedor de entrenar al personal
nacional requerido para el mejor aprovechamiento de las prestaciones tecnológicas
contratadas, para lo cual elaborarán un Programa de Entrenamiento.
Artículo 48. Las contribuciones tecnológicas resultantes de los actos, convenios y
acuerdos descritos en el Artículo 42, darán derecho al pago de contraprestación.
Tales contraprestaciones podrán ser pagadas a sus titulares sin necesidad de
autorización previa, siempre que se efectúen en los términos previstos en el
respectivo contrato y, previa cancelación o retención de los tributos
correspondientes. La empresa deberá notificar los pagos cancelados a la
Superintendencia de Inversiones Extranjeras dentro de los sesenta (60) días
continuos de haberse efectuado, consignando a tales efectos copias de los
comprobantes de las remesas realizadas y de los tributos cancelados.
En los casos que se haya materializado una acreencia por servicios tecnológicos
efectivamente prestados, la empresa proveedora de la tecnología contratada podrá
capitalizar dichas acreencias en la empresa receptora, previa conformidad por
parte de los accionistas de esta última y de la Superintendencia de Inversiones
Extranjeras.
Artículo 49. Se considera Contribución Tecnológica, todo suministro, venta,
arriendo o cesión referente a marcas, patentes o modelos industriales, modelos,
documentos o instrucciones sobre procesos o métodos de fabricación, la asistencia
sobre procedimientos técnicos o administrativos bajo la modalidad de personal
calificado y cualquier otro bien o servicio de similar naturaleza.
Artículo 50. La Superintendencia de Inversiones Extranjeras podrá fiscalizar la
ejecución de los contratos en los términos del documentos registrado, y a tal fin los
contratantes deberán informar dentro de los sesenta (60) días continuos siguientes
al cierre del ejercicio económico, sobre las actividades
desarrolladas con relación al mismo, y en especial, acerca de si el procedimiento,
patente o marca está siendo efectivamente explotado en condiciones económicas
adecuadas y de acuerdo con sus términos y condiciones, así como la ejecución de
los Programas de Entrenamiento y el proceso de asimilación de la tecnología a
transferirse o transferida.
En caso de contravención de los términos y condiciones del contrato registrado, la
Superintendencia de Inversiones Extranjeras podrá suspender o revocar el registro
del contrato, según la gravedad de la falta, mediante Resolución motivada.
Artículo 51. No se permitirán pagos por conceptos de regalías ni otros cánones
provenientes del uso de marcas, procedimientos, patentes o modelos industriales,
por un período mayor al de la vigencia de los derechos de Propiedad Industrial que
otorga la Ley respectiva. En caso de controversia administrativa o judicial sobre
marcas, procedimientos, patentes o modelos industriales, el pago de regalías o el
depósito que corresponde de su equivalente, se efectuará conforme lo decida la
autoridad administrativa o judicial que conozca del conflicto.
Artículo 52. Hasta tanto no se hayan registrado ante la Superintendencia de
Inversiones Extranjeras los actos, convenios o contratos a que se refiere el Artículo
42 de este Reglamento, quedarán suspendidos los pagos de las
contraprestaciones pactadas.
Peru
Antitruste
O Indecopi
O Indecopi foi criado em novembro de 1992 para promover na economia peruana uma cultura de
concorrência leal e para proteger todas as formas de propriedade intelectual: das marcas e os direitos de autor
até as patentes e a biotecnologia.
O Decreto Legislativo n° 701 dispõe sobre a eliminação das práticas monopolisticas, controladoras
e restritivas da livre competência.
De acordo com suas disposições, os direitos devem ser exercidos no mercado dentro dos
seguintes princípios da leal concorrência: (i) ofertas claras263; (ii) cumprimento da legislação
vigente; (iii) proibição de descriminação (iv) o êxito deve basear-se na eficiência das prestações e
no esforço próprio; (v) possibilidade de livremente imitar as iniciativas empresariais (desde que não
implique em cópias que afetem os direitos exclusivos de acordo com a lei como marcas, patentes,
direitos de autor, direito de imagem, apresentação geral do produto, etc...)264 e (vi) deve ser
garantida a liberdade de decisão dos consumidores.
Os artigos 3º a 6º do decreto, ao definir os atos e condutas proibidas, o abuso e o domínio de
mercado, bem como as práticas restritivas da livre concorrência, assim dispõem:
“Artículo 3°.- Actos y conductas prohibidas. Están prohibidos y serán
sancionados, de conformidad con las normas de la presente Ley, los actos o
conductas, relacionados con actividades económicas, que constituyen abuso de
una posición de dominio en el mercado o que limiten, restrinjan o distorsionen la
libre competencia, de modo que se generen perjuicios para el interés económico
general, en el territorio nacional.
Artículo 4°.- Posición de dominio en el mercado. Se entiende que una o varias
empresas gozan de una posición de dominio en el mercado, cuando pueden actuar
de modo independiente con prescindencia de sus competidores, compradores,
263 Toda forma de comunicação pública que busca fomentar, direta ou indiretamente, a aquisição de bens ou a
contratação de serviços, captando o desviando as preferências dos consumidores, será controlada posteriormente a sua
difusão seguindo como critério analítico o padrão do consumidor razoável - que atua com diligência –, a análise
superficial – que surge de maneira natural aos olhos de um consumidor sem recorrer a interpretações complexas ou
forçadas. – e a análise integral – que se fará em face das normas publicitárias vigentes.
264 Os agentes econômicos que intervêm no mercado estão constantemente buscando a captação de clientes, fornecedores
e prestadores de serviços / empregados, sendo tal busca só não é lícita quando demasiadamente fortalecida no sistema de
livre concorrência. Neste sentido, dentro de uma economia de mercado, é licita a mudança distribuidor de produtos sem
que tal ato seja em princípio concorrência desleal. O direito ao trabalho com fins lícitos é princípio que rege o sistema de
economia de mercado; toda indução à rescisão da relação contratual entre um competidor e um empregado não constitui
per se uma infração às normas de Repressão da Concorrência Desleal. Somente será considerada desleal quando decorrer
do uso de meios desleais ou com objetivos e finalidades assim considerados pela lei, ou seja, a indução à rescisão regular
de um contrato sol se reputará desleal quando: (i) tenha por objeto a difusão ou exploração de segredo empresarial, (ii)
seja acompanhada de circunstancias tais como fraude, intenção de eliminação de competidor ou outras semelhantes.
clientes o proveedores, debido a factores tales como la participación significativa
de las empresas en los mercados respectivos, las características de la oferta y la
demanda de los bienes o servicios, el desarrollo tecnológico o servicios
involucrados, el acceso de competidores a fuentes de financiamiento y suministros,
así como a redes de distribución.
Artículo 5°.- Abuso de posición de dominio en el mercado. Se considera que existe
abuso de posición de dominio en el mercado, cuando una o más empresas que se
encuentran en la situación descrita en el artículo anterior, actúan de manera
indebida, con el fin de obtener beneficios y causar perjuicios a otros, que no
hubieran sido posibles, de no existir la posición de dominio.
Son casos de abuso de posición de dominio:
La negativa injustificada de satisfacer las demandas de compra o adquisición, o las
ofertas de venta o prestación, de productos o servicios. (Modificado por el Artículo
11° D. Leg. N° 807).
La aplicación en las relaciones comerciales de condiciones desiguales para
prestaciones equivalentes, que coloquen a unos competidores en situación
desventajosa frente a otros. No constituye abuso de posición de dominio el
otorgamiento de descuentos y bonificaciones que correspondan a prácticas
comerciales generalmente aceptadas, que se concedan u otorguen por
determinadas circunstancias compensatorias, tales como pago anticipado, monto,
volumen u otras y/o que se otorguen con carácter general, en todos los casos en
que existan iguales condiciones;
La subordinación de la celebración de contratos a la aceptación de prestaciones
suplementarias que, por su naturaleza o con arreglo a la costumbre mercantil, no
guarden relación con el objeto de tales contratos;
(Derogado por el Artículo 12° D. Leg. N° 807).
(Derogado por el Artículo 12° D. Leg. N° 807).
Otros casos de efecto equivalente. (Modificado por el Artículo 11° D. Leg. N° 807).
Artículo 6°.- Prácticas restrictivas de la libre competencia. Se entiende por
prácticas restrictivas de la libre competencia los acuerdos, decisiones,
recomendaciones, actuaciones paralelas o prácticas concertadas entre empresas
que produzcan o puedan producir el efecto de restringir, impedir o falsear la
competencia.
Son prácticas restrictivas de la libre competencia:
La fijación concertada entre competidores de forma directa o indirecta, de precios o
de otras condiciones comerciales o de servicio; (Modificado por el Artículo 11° D.
Leg. N° 807).
El reparto de mercado o de las fuentes de aprovisionamiento;
El reparto de las cuotas de producción;
La concertación de la calidad de los productos, cuando no corresponda a normas
técnicas nacionales o internacionales y afecte negativamente al consumidor;
(Modificado por el Artículo 11° D. Leg. N° 807).
La aplicación en las relaciones comerciales de condiciones desiguales para
prestaciones equivalentes, que coloquen a unos competidores en situación
desventajosa frente a otros. No constituye práctica restrictiva de la libre
competencia el otorgamiento de descuentos y bonificaciones que correspondan a
prácticas comerciales generalmente aceptadas, que se concedan u otorguen por
determinadas circunstancias compensatorias, tales como pago anticipado, monto,
volumen u otras o que se otorguen con carácter general en todos los casos en que
existan iguales condiciones;
La subordinación de la celebración de contratos a la aceptación o prestaciones
suplementarias que, por su naturaleza o con arreglo a la costumbre mercantil, no
guarden relación con el objeto de tales contratos;
La negativa concertada e injustificada de satisfacer las demandas de compra o
adquisición, o las ofertas de venta o prestación, de productos o servicios.
(Modificado por el Artículo 11° D. Leg. N° 807).
La limitación o el control concertados de la producción, la distribución, el desarrollo
técnico o las inversiones. (Agregado por el Artículo 12° D. Leg. N° 807).
Otros casos de efecto equivalente. (Agregado por el Artículo 12° D. Leg. N° 807).”
Casos
Os principais casos relativos à tutela da concorrência e direitos de exclusiva sob a análise do
INDECOPI não enfrentam a relação recíproca entre essas duas situações jurídicas. O primeiro
desses casos é o da Ambev Peru, que se viu tolhida de entrar no mercado de cervejas por recusa
de licença de marca coletiva. Tal marca é aposta nas garrafas usadas pelos engarrafadores de
bebida, reunidos em associação (SIE), de tal forma que se tornem intercambiáveis no retorno 265.
A esse respeito disse a comissão de concorrência do INDECOPI:
A criterio de esta Comisión, los tres hechos antes descritos constituyen en realidad
una sola conducta: la negativa injustificada de acceso al SIE. En efecto, en primer
lugar, la argumentada barrera estratégica no es otra que la negativa de acceso al
SIE. En segundo lugar, el propósito de entrar al Comité por parte de Ambev Perú
no es otro que utilizar las Marcas Colectivas y así acceder al SIE
No que resultou uma decisão liminar:
Otorgar en parte la medida cautelar solicitada por la empresa Compañía Cervecera
Ambev Perú S.A.C. y, en consecuencia, disponer que desde la fecha de
notificación de la presente resolución y hasta el momento en que esta medida
cautelar quede sin efecto, la Sociedad Nacional de Industrias y el Comité de
Fabricantes de Cerveza de la Sociedad Nacional de Industrias deberán cumplir con
las siguientes obligaciones:
(a) No transferir las Marcas Colectivas inscritas en la Oficina de Signos Distintivos
del Indecopi bajo los Certificados números 003 (marca colectiva constituida por la
figura de un triángulo equilátero con las letras CFC, las ramas de cebada
entrelazadas y la figura de la flor de lúpulo para distinguir cervezas, aguas
minerales, gaseosas y otras bebidas no alcohólicas y demás productos de la Clase
N° 32 de la Nomenclatura Oficial) y 007 (marca colectiva constituida por la figura
de un triángulo equilátero con las letras CFC, las ramas de cebada entrelazadas y
la figura de la flor de lúpulo para distinguir envases de cristal o vidrio de la Clase N°
21 de la Nomenclatura Oficial) a la Confederación de Titulares de Marcas
Cerveceras Peruanas o a cualquier otra persona, entidad o institución. Este
mandato implica la suspensión de los efectos del Contrato de Transferencia del 4
de diciembre de 2003 celebrado entre el Comité de Fabricantes de Cerveza de la
Sociedad Nacional de Industrias y la Confederación de Titulares de Marcas
Cerveceras Peruanas.
(b) No modificar los Estatutos del Comité de Fabricantes de Cerveza de la
Sociedad Nacional de Industrias.
(c) No modificar el Reglamento General de Uso de Marcas Colectivas de Productos
del Comité de Fabricantes de Cerveza de la Sociedad Nacional de Industrias.
Neste mesmo processo, o INDECOPI traça comentários sobre a noção de abuso de posição
dominante, e refere-se especificamente às patentes:
b.4) Acumulación de patentes
82. La adquisición de patentes tanto de procesos como de productos constituye
una forma de impedir o desalentar el ingreso de nuevos competidores. La idea
detrás de adjudicarse una patente por parte de la empresa establecida es restringir
265 Curiosamente, a mesma AMBEV, em uma vida passada, foi objeto de restrição judicial similar no Brasil,
em decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo. PROPRIEDADE INDUSTRIAL - Marca - Recipiente de vidro
- Litogravura - Inadmissibilidade - Comercialização de bebidas - Expediente que dificulta o giro de
vasilhame - Inteligência do artigo 1º da Lei n. 6.348/76 - Vedação destinada a impedir o abuso do poder
econômico e a concorrência desleal - Possibilidade somente em recipiente patenteado pelo comerciante ou
industrial - Recurso não provido. (Relator: Sousa Lima - Apelação Cível n. 200.223-1 - Presidente Prudente 09.03.94)
el uso o elaboración de determinados productos o procesos, con lo cual se
restringen las posibilidades de ingreso al mercado.
83. Los efectos sobre la competencia son diversos dependiendo de la necesidad
de uso del producto o proceso en cuestión. Así por ejemplo, si lo patentado es el
producto sobre el cual se quiere competir, la competencia es eliminada toda vez
que la empresa entrante no podrá producir el producto; similar efecto se da cuando
el producto o proceso en cuestión constituye un insumo indispensable sin
sustitutos para la elaboración del producto final. Por otro lado, si el producto o
proceso patentado posee sustitutos, el efecto de la barrera a la entrada dependerá
del grado de cercanía y de los costos de los mismos, lo cual determinará la
decisión de ingreso al mercado. 266
Em outro caso, em que se alegava negativa de licenças de direitos autorais, necessárias ao
acesso a uma cadeia de televisão a cabo, o Instituto não considerou a negativa injusta, pois o
denunciante estava inadimplente nos respectivos pagamentos, sem considerar se – estivesse em
dia – seria lícita a recusa de licença 267.
Propriedade Intelectual
A lei Peruana 268 tem um interessante dispositivo de caráter positivo:
Artículo 5º.-El ejercicio regular de los derechos de propiedad industrial no puede
ser sancionado como práctica monopólica ni como acto restrictivo de la
competencia.
Fica clara a obrigação de uso do objeto patenteado:
Artículo 70º.-El titular de la patente está obligado a explotar la invención patentada
en cualquier País Miembro del Acuerdo de Cartagena, directamente o a través de
alguna persona autorizada por él.
Artículo 71º.-A los efectos de la presente Ley, se entenderá por explotación, la
producción industrial del producto objeto de la patente o el uso integral del proceso
patentado junto con la distribución y comercialización de los resultados obtenidos.
También se entenderá por explotación la importación, junto con la distribución y
comercialización del producto patentado, cuando ésta se haga de forma suficiente
para satisfacer la demanda del mercado.
A regra andina sobre controle dos contratos de licença se expressa na lei nacional assim:
Artículo 74º.-La Oficina competente no registrará los contratos de licencia para la
explotación de patentes que no se ajusten a las disposiciones del Régimen Común
de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y
Regalías establecido en la Decisión 291 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
Lei prevê a licença por abuso por falta de uso:
Artículo 75º.-Vencido el plazo de tres años contados a partir de la concesión de la
patente, o de cuatro años contados a partir de la solicitud de la misma, el que
resulte mayor, la Oficina competente podrá otorgar una licencia obligatoria para la
producción industrial del producto objeto de la patente o el uso integral del proceso
patentado, a solicitud de cualquier interesado que no haya obtenido una licencia
contractual en condiciones razonables, sólo si en el momento de su petición la
patente no se ha explotado en los términos que establecen los artículos 70 y 71 de
la presente Ley, en el País Miembro del Acuerdo de Cartagena donde se solicite la
licencia, o si la explotación de la invención ha estado suspendida por más de un
año.
266 Expediente N° 001-2004-CLC 010-2004-INDECOPI/CLC 10 de marzo de 2004
267 Proc. 005 -2003-INDECOPI/CLC, de 14 de mayo de 2003, denuncia presentada por la empresa Tele
Cable S.A. contra las empresas Fox Latin American Channel Inc. y Turner Broadcasting System Latin America
Inc., por presunto abuso de posición de dominio en la modalidad de acuerdos verticales de exclusividad y
negativa a conceder licencias de propiedad intelectual.
268 Decreto Legislativo 823- Ley De Propiedad Industrial, Decreto Legislativo del 23 de abril de 1996
(publicado el 24 de abril de 1996).
La licencia obligatoria no será concedida si el titular de la patente justifica su
inacción con excusas legítimas, incluyendo razones de fuerza mayor o caso
fortuito. Constituye excusa legítima aquélla sustentada en cualquier causa técnica
o económica que impida una explotación eficiente y rentable de la invención. El
titular de la licencia obligatoria deberá pagar al titular de la patente una
compensación adecuada.
Quien solicite una licencia obligatoria, deberá probar que tiene capacidad técnica y
económica para realizar la producción industrial del producto objeto de la patente o
el uso integral del proceso patentado.
Artículo 76º.-La decisión de concesión de las licencias obligatorias a las que se
refiere el artículo anterior, se hará previa notificación al titular de la patente, para
que dentro de los sesenta días hábiles contados a partir de la misma, si lo estima
conveniente, haga valer sus argumentaciones.
Dicha decisión de concesión establecerá el alcance o extensión de la misma,
especificando en particular, el período por el cual se concede, el objeto de la
licencia, el monto y las condiciones de pago de la compensación adecuada a que
se refiere el artículo anterior.
La Oficina competente determinará la cuantía de la compensación, previa
audiencia de las partes, sobre la base de la amplitud de la explotación industrial de
la invención objeto de la licencia y de la cooperación que pudiera haber obtenido el
titular de la patente para facilitar la explotación industrial de la invención,
especialmente con relación a la provisión de los conocimientos técnicos
necesarios; y, a otras condiciones que la Oficina estime convenientes para la
explotación de la invención.
El reclamo no impedirá la explotación ni ejercerá ninguna influencia en los plazos
que se encuentren corriendo. Su interposición no impedirá al titular de la patente
percibir, entre tanto, la compensación determinada por la Oficina competente, en la
parte no reclamada.
Artículo 77º.-A petición del titular de la patente, o del licenciatario, las condiciones
de las licencias podrán ser modificadas por la entidad que las aprobó, cuando así
lo justifiquen nuevos hechos y, en particular, cuando el titular de la patente
conceda otra licencia en condiciones más favorables que las establecidas.
Artículo 78º.-El licenciatario estará obligado a explotar la invención objeto de la
licencia, lo cual deberá realizarse, salvo que el licenciatario justifique su inacción
con excusas legítimas, dentro del plazo de dos años contados a partir de la fecha
de concesión; en caso contrario, la misma quedará revocada.
Como em todos os países da América do Sul, menos o Chile, o Peru também prevê licenças por
interesse público:
Artículo 79º.-Previa declaratoria efectuada mediante ley acerca de la existencia de
razones de interés público, de emergencia, o de seguridad nacional, y sólo
mientras estas razones permanezcan, se podrá someter la patente a licencia
obligatoria en cualquier momento y, en tal caso, la Oficina competente podrá
otorgar las licencias que se le soliciten. El titular de la patente objeto de la licencia
será notificado cuando sea razonablemente posible.
La decisión de concesión de la licencia obligatoria establecerá el alcance o
extensión de la misma, especificando en particular, el período por el que se
concede, el objeto de la licencia y el monto y las condiciones de pago de la
compensación adecuada, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 84 de la
presente Ley.
En los casos previstos en este artículo, las licencias podrán otorgarse para la
explotación según lo establecido en los artículos 70 y 71 de la presente Ley. La
concesión de una licencia obligatoria por razones de interés público, no
menoscaba el derecho del titular de la patente a seguir explotándola.
E há previsão para as licenças compulsórias por abuso de direitos (além de falta de uso) e por
abuso de posição dominante.
Artículo 80º.-De oficio o a petición de parte, la Oficina competente podrá otorgar
licencias obligatorias cuando se presenten prácticas que no correspondan al
ejercicio regular del derecho de propiedad industrial y afecten la libre competencia,
en particular, cuando constituyan un abuso de la posición dominante en el mercado
por parte del titular de la patente. A efectos de determinar si se afecta la libre
competencia, se requerirá de una calificación efectuada por la Comisión de Libre
Competencia del Indecopi, de conformidad con los procedimientos contenidos en el
Decreto Legislativo 701. Dicha licencia obligatoria será concedida sin perjuicio de
las sanciones a que hubiere lugar en aplicación del Decreto Legislativo antes
mencionado.
Para determinar la procedencia de la compensación económica y su eventual
monto, se tendrá en cuenta la calificación efectuada por la Comisión de Libre
Competencia del Indecopi.
Importação Paralela
O artigo 171º do Decreto Legislativo Nº 807, a Lei de Propriedade Industrial, estabelece que o
direito conferido pelo registro da marca não concede ao titular a possibilidade de proibir um terceiro
o uso da mesma com relação aos produtos marcados de dito titular que houverem sido vendidos
ou de outro modo introduzidos licitamente no comercio nacional pelos mesmos, sempre e
quando as características dos produtos não tenham sido modificadas ou alteradas durante sua
comercialização.
Coisa paralela diz a norma de patentes:
Artículo 66º.-El titular no podrá ejercer el derecho prescrito en el artículo anterior,
en cualquiera de los siguientes casos:
a) Cuando se trate de la importación del producto patentado que hubiere sido
puesto en el comercio en cualquier país, con el consentimiento del titular, de un
licenciatario o de cualquier otra persona autorizada para ello;
Assim decidiu o INDECOPI 269
En el presente caso, se aprecia que el uso de la marca TANFOGLIO por parte de
la emplazada fue realizado con la finalidad de anunciar u ofrecer en venta
productos legítimamente marcados con dicho signo distintivo, no habiéndose
presentado medio de prueba alguno que desvirtúe que dicho uso haya sido
efectuado de buena fe y/o se haya limitado al propósito de información. Asimismo,
cabe indicar que dicho uso, por estar referido a la promoción de productos
fabricados por la accionante, no es susceptible de inducir al público consumidor a
confusión sobre el origen empresarial de los productos distinguidos.
De otro lado, cabe indicar que, conforme a lo sostenido por la emplazada durante
el desarrollo del presente procedimiento, en caso le hubieran solicitado pistolas
distinguidas con la marca TANFOGLIO, éstas las habría adquirido en Estados
Unidos de América, país en el que el distribuidor exclusivo de la accionante es la
firma European American Armony Corp., quien a su vez exporta sus productos a
través de las empresas Valor Corp y RSR Group. Sobre el particular, cabe indicar
que, en caso dicha adquisición hubiese ocurrido, se habría configurado una
importación paralela, figura que se presenta cuando terceros importan,
distribuyen y comercializan en el país (importador) productos genuinos con marca,
que previamente fueron introducidos en el mercado del país exportador por su
mismo titular o por empresas vinculadas con él, siendo adquiridos allí legalmente
por terceros.
Finalmente, cabe indicar que el uso de la marca TANFOGLIO para ofertar
productos de la clase 13 de la Nomenclatura Oficial legítimamente marcados,
269 Tribunal De Defensa De La Competencia Y De La Propiedad Intelectual Resolución Nº 0351-
2003/TPI-INDECOPI
tampoco se encuentra incurso en los artículos 8 y 14 de la Ley del Decreto Ley
26122, Ley de Represión de la Competencia Desleal , puesto que, al ofrecerse
productos genuinos, no se expone a riesgo de confusión a los consumidores, ni se
produce un aprovechamiento indebido de la reputación de la accionante.
En virtud de lo expuesto, se concluye que en el presente caso se configura el
supuesto previsto en el segundo párrafo del artículo 157 de la Decisión 486, norma
que consagra expresamente los casos en que el titular de una marca no puede
ejercer el ius prohibendi que le fue conferido al registrar su signo distintivo.
MERC OSUL
Propriedade Intelectual e Mercosul
As discussões do tema Propriedade Intelectual se acham avançadas no Mercosul, tendo-se
constituído ano Grupo SGT-7/Indústria/Mercosul uma Comissão de Propriedade Intelectual.
Os projetos em curso incluem a harmonização de normas básicas, tendo-se já discutido e
aprovado o Protocolo de Harmonização de Normas Sobre Propriedade Intelectual no Mercosul em
Matéria de Marcas, Indicações de Procedência e Denominações de Origem, posto em vigor no
Uruguai através da Lei nº 17.052, de 14/12/98, publicada em 08/01/99, e no Paraguai (Lei nº 912,
de 01/08/96). Como um testemunho crucial para o tema deste trabalho, tal protocolo foi rejeitado
pelo Congresso Nacional brasileiro 270
Há que se mencionar, igualmente, os textos dos Protocolo de Desenhos Industriais
(Mercosur/Cmc/Dec Nº16/98 - Protocolo De Armonización De Normas En Materia De Diseños
Industriales), o de Solução de Controvérsias, de obtenções vegetais (MERCOSUR/CMC/DEC
N°1/99, posto em vigor no Brasil através do decreto nº 4.008, de 12 de novembro de 2001. e o de
Patentes 271. Nota-se também o Glossário Uniforme sobre Sementes (MERCOSUL/GMC/RES N°
70/98).
Travam-se igualmente discussões regionais para o acordo de Propriedade Intelectual no âmbito da
ALCA - Área de Livre Comércio das Américas, segundo o documento FTAA.TNC/w/133/Rev.1, de
3 de julho de 2001.
As discussões tem sido particulamente frutíferas no campo da proteção dos cultivares. No âmbito
do Mercosul, nota-se o Decreto Nº 4.008, de 12 de Novembro e 2001, que dispõe sobre a
execução do Trigésimo Quarto Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica no
18 (Decisão CMC no 1/99 - Acordo de Cooperação e Facilitação sobre a Proteção das Obtenções
Vegetais nos Estados Partes do Mercosul), entre os Governos da República Federativa do Brasil,
da República Argentina, da República do Paraguai e da República Oriental do Uruguai, de 23 de
agosto de 2001.
Os principais problemas, assim, surgem no tocante às questões de Propriedade Intelectual
concernentes à unificação do mercado. Certo é que o estágio de integração é essencial para
definir tais interesses. Uma completa integração de forma alguma prescindiria da resolução dos
problemas instituídos pela Propriedade Intelectual, através de barreiras privadas à circulação de
bens e serviços 272.
270 O Decreto Legislativo 475/97, que aprova o texto do Protocolo de Harmonização do Direito da
Propriedade Intelectual no MERCOSUL em matéria de Marcas, Indicações de Procedência e Denominação de
Origem, ficou desde 1997 no Plenário da Câmara; em 18/05/2000, o Plenário da Câmara dos Deputados
aprovou o pedido de retirada da Mensagem 681/96, que dava origem ao projeto de decreto legislativo
referente ao Protocolo de Harmonização de Marcas.
271 Francisco Eugênio Machado Arcanjo, Propriedade Intelectual e Mercosul, Informativo Nº 6, encontrado
em http://www.camara.gov.br/mercosul/Informativo/info_6.htm , visitado em 10/8/2004. “Sabe-se também que
consta da agenda negociadora do Mercosul um texto sobre patentes, sem que até o momento tenha se
formado uma vontade política de concluí-lo. O contencioso regional é conhecido; consiste basicamente nas
diferenças de legislação sobre pipeline, prazo de carência para entrada em vigor da lei e, como visto acima,
exaustão de direitos. Um pretendido acordo terá que, obviamente, enfrentar esses temas, além daqueles mais
pertinentes à questão de segredos comerciais e concorrência desleal.”
272 No único caso decidido no CADE, após 1996, relativo à Propriedade Intelectual (Caso Colgate/Kolynos), a decisão
entendeu a existência de interesses relativos ao mercado integrado:”3. É vedada à empresa, durante o período de
suspensão a reinternação no território brasileiro de creme dental sob a marca KOLYNOS ou extensões, diretamente ou
através de terceiros, exportado para os países do Mercosul ou qualquer outro”.
Analisemos, abaixo, quais são esses problemas.
Esgotamento dos direitos
Um dos conceitos basilares da Propriedade Intelectual é o de que os efeitos da exclusividade das
marcas, patentes, direitos autorais, etc. devam durar até, mas não além, o momento em que o
investidor tenha oportunidade de recuperar a parcela de seu investimento alocável ao produto,
livro, etc. Ir além seria conceder um monopólio sem utilidade social 273.
Prescreve, de outro lado, o natimorto Protocolo sobre Marcas do Mercosul:
Artigo 13
Exaustão do Direito
O registro de marca não poderá impedir a livre circulação dos produtos marcados,
introduzidos legitimamente no comércio pelo titular ou com a autorização do
mesmo. Os Estados Partes comprometem-se a prever em suas legislações
medidas que estabeleçam a Exaustão do Direito conferido pelo registro.
Note-se que o art. 13 do Protocolo de Harmonização de Normas sobre Propriedade Intelectual do
Mercosul prevê que o registro de marcas não impedirá a livre circulação dos produtos marcados,
introduzidos legitimamente no comércio pelo titular ou com autorização deste. O Protocolo ainda
estabelece que os Estados deverão incluir em suas legislações medidas que assegurem a
exaustão do direito marcário.
Ë indispensável assegurar que a exaustão de direitos seja aplicada no interior no Mercosul. Um
decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul ilustra a questão 274:
> Tribunal de Justiça do RS
Agravo de Instrumento N° 70002659688, Sexta Câmara Cível, Enterprise Indústria
Comércio Importação e Exportação Ltda, Agravante. Nike do Brasil Comércio e
Participações Ltda, Agravado. Nike International Ltda, Agravado. Porto Alegre, 1º
de agosto de 2001.
Ementa: agravo de instrumento. Medida cautelar de busca e apreensão.
Importação de produtos sem o consentimento do titular da marca. Direito protegido
pela lei da propriedade industrial. Ferindo a importação realizada pela agravante
direito protegido pela lei da propriedade industrial, correta a concessão de liminar
para determinar a busca e apreensão dos produtos importados pelo importador
paralelo sem o consentimento do titular da marca. Agravo não provido.
VOTO - Des. João Pedro Freire (Relator) – Insurge-se a agravante contra decisão
que deferiu liminar em ação cautelar de busca e apreensão que lhe movem NIKE
273 A rigor, não se deveria confundir a exaustão de direitos com a figura da importação paralela: nesta, o produto é
oriundo de país onde o titular do direito não tenha patente, ou marca, e pode até ser fabricado por terceiro. Veja-se que, na
exaustão, o produtor já terá recebido a remuneração por ele mesmo determinada quando da colocação inicial no mercado,
o que significa dizer que a exaustão não lhe pode causar nenhum prejuízo direto; mas na importação paralela, a fabricação
se fez sem remunerar o titular, e a introdução se faz em mercado protegido. Vide As importações paralelas na Lei nº
9.279, de 14 de maio de 1996, e o Mercosul, por Henry K. Shernill. (25): 23-26, nov.-dez. 1996.
274 Note-se que a jurisprudência anterior à lei 9.279/96 era contrária a tal entendimento. Vide a decisão do
Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO DE “HABEAS CORPUS” Nº 711 - SP (900006803-7) Sexta Turma
(DJ, 01.10.1990. Relator:O Senhor Ministro Costa Leite, Recorrentes:Cyro Penna César Dias e outro.
Recorrido:Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Em suma, tratando-se de mercadorias
autênticas, não há se falar em abusiva imitação ou reprodução no todo ou em parte para tipificar o crime
previsto no art. 175 do Decreto-Lei 7.903/45. Muito menos e por via de conseqüência, não há se cogitar de
emprego de meio fraudulento para desviar, em proveito próprio, clientela de outrem, até porque obteve
autorização para a importação.Vê-se, pois, que os pacientes não cometeram crimes de contrafação ou
concorrência desleal, pois não imitaram marca alguma, não reproduziram porque não copiaram produto
algum, tão-só comercializaram produto original regularmente importado da Itália, como comprovam as cópias
das guias de importação da CACEX (fls. 124/175).”
INTERNATIONAL LTD. e NIKE DO BRASIL COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES
LTDA.
Afirma a agravante que atua no ramo do comércio calçadista e de importação e
exportação há mais de quinze anos, tendo adquirido da Nike International Ltd.,
através da Nike Argentina S.A. – Sucursal Nike Uruguay, e sua distribuidora Coltir
Trading S.A., 1880 pares de calçados, originais, da marca NIKE, que foram objeto
de apreensão na aduana, por força da decisão agravada.
Aduz a agravante que as agravadas “omitiram dolosamente que venderam a
mercadoria e faturaram, segundo as provas anexas, para que lhes fosse deferido
pedido de provimento liminar”, quando esta mesma pretensão já havia sido
indeferida pela Justiça Federal de Livramento.
Em continuação, sustenta a agravante que a irresignação deveria ser endereçada
à empresa na Argentina e sua sucursal no Uruguai, mas jamais contra a
importadora, pois a transação foi regular e observou todas as regras internacionais
atinentes às importações do gênero.
Citando artigo publicado na Revista de Direito Mercantil n.º 113, JAN/MAR 1999,
da autoria de ELISABETH KASNAR FEKETE, afirma que “a primeira
comercialização da mercadoria, em qualquer país pertencente ao Mercosul, pelo
titular ou com sua ‘autorização’, produzirá o efeito de esgotar o direito do primeiro
de impedir as vendas em qualquer dos países membros”.
No entanto, não lhe assiste razão.
Com efeito, a medida cautelar de busca e apreensão fundou-se no fato de a
agravante não ser licenciada pela Nike International Ltd. para importar, distribuir e
comercializar produtos da marca NIKE no Brasil ou em qualquer outro país,
exclusividade que foi concedida somente à Nike do Brasil Comércio e
Participações Ltda., razão por que a importação paralela procedida pela agravante
feriria o disposto no art. 132, III, da Lei da Propriedade Industrial.
Diz o referido artigo:
“art. 132. O titular da marca não poderá: (.. )III – impedir a livre circulação de
produto colocado no mercado interno, por si ou por outrem com seu
consentimento, ressalvado o disposto nos §§ 3º e 4º do art. 68;.”
De fato, não há prova de que a importação procedida pela agravante conta com o
consentimento da titular da marca, tampouco foi a importação realizada através de
empresa autorizada pela Nike International no território uruguaio, pois a mercadoria
importada foi adquirida de Coltir Trading S.A., e não da sucursal da Nike Argentina
S.A. Suc. Uruguay, como afirmou a agravante. A empresa da qual a agravante
adquiriu os produtos que importou não está autorizada pela NIKE a promover
exportações para o território brasileiro, em observância aos direitos da licenciada
exclusiva no Brasil.
Desse modo, ferindo a importação realizada pela agravante direito protegido pela
lei da Propriedade Industrial, agiu com correção o magistrado ao conceder a
liminar para determinar a busca e apreensão dos produtos comercializados pelo
importador paralelo., pois ausente autorização da titular da marca para a operação.
Observo, por fim, que não se trata de contrafação, pois há o reconhecimento de
que o produto é legítimo, mas de importação paralela, sem o consentimento do
titular da marca, conforme artigo transcrito pelas agravadas à fl. 262.
Por tais fundamentos, nego provimento ao agravo de instrumento.
É o voto.
A questão da licença compulsória de patentes
Outra questão crucial para a integração regional é a demarcação do espaço regional como o de
utilização dos direitos sujeitos ao regime de uso necessário como pressuposto de manutenção.
Nos processos de integração internacional, a possibilidade de repartir os direitos de acordo com
os países pode ser restrita em benefício da União. No caso brasileiro, vide o Artigo 33 Par. 2o. do
CPI/71, ora revogado, que previa prova de uso de patente em outro país, no caso de acordos de
complementação 275.
A questão de licenças compulsórias de patentes presume outras considerações sobre território de
integração, além da prova de uso. Por exemplo,a questão relativa à finalidade da licença
compulsória
Como prescreve o art.68 § 2º, a produção sob a licença deverá destinar-se, predominantemente,
ao mercado interno. Vale dizer, sem exclusão de produção – desde que não seja predominante –
para o mercado interno. Assim, caberá expedir licença compulsória se a parcela do mercado
interno pretendido compreender até 51% da produção. Note-se que, para os efeitos deste artigo,
não se poderia considerar mercado externo as áreas de integração econômica, por exemplo,o
Mercosul.
Protocolo de Harmonização de Normas em Matéria de Desenhos Industriais
O protocolo, que não sofreu incorporação, trata de matéria de direito substantivo, e constitui-se
num acordo de direitos mínimos – nada afeta as regras da Convenção de Paris e do Acordo
TRIPs, e só supera as normas nacionais no que conceder mais direitos ao beneficiários do
Mercosul, ainda que garantindo o tratamento nacional. O protocolo diminui as exigências de
tradução e outras formalidades, no que apenas marginalmente pode diferenciar-se do tratamento
já vigente no Brasil.
Exaustão de direitos dos desenhos industriais
O Protocolo dispõe que a proteção de um Desenho Industrial em um dos Estados Partes não
poderá impedir a livre circulação dos artigos que ostentem ou incorporem o mesmo desenho
depois que tenham sido introduzidos legitimamente no comércio de qualquer dos Estados Partes
do MERCOSUL, pelo titular ou com seu consentimento.
Protocolo de Harmonização de Normas Sobre Propriedade Intelectual no Mercosul em
Matéria de Marcas, Indicações de Procedência e Denominações de Origem
Adequadamente, o Protocolo foi concebido como ato internacional sujeito à aprovação do
Congresso Nacional brasileiro. Tal protocolo foi rejeitado pelo Congresso Nacional brasileiro
Como ocorre com o Protocolo de Desenhos Industriais, esse também trata de matéria de direito
substantivo, e constitui-se num acordo de direitos mínimos – nada afeta as regras da Convenção
de Paris e do Acordo TRIPs, e só supera as normas nacionais no que conceder mais direitos ao
beneficiários do Mercosul, ainda que garantindo o tratamento nacional. O protocolo diminui as
exigências de tradução e outras formalidades, no que apenas marginalmente pode diferenciar-se
do tratamento já vigente no Brasil.
Exaustão de Direitos
Ao contrário do que preceitua o Protocolo de Desenho Industrial, o de marcas não precisa que a
exaustão se apure no mercado regional. De outro lado, não se limita, como ostensivamente o faz a
lei nacional, ao mercado interno.
275 Art. 33. Salvo motivo de força maior comprovado, o titular do privilégio que não houver iniciado a
exploração da patente de modo efetivo no país, dentro dos três anos que se seguirem à sua expedição, ou
que a tenha interrompido por tempo superior a um ano, ficará obrigado a conceder a terceiro que a requeira
licença para exploração da mesma, nos termos e condições estabelecidas neste Código.§ 1.° Por motivo de
interesse público, poderá também ser concedida a terceiro que a requeira licença obrigatória especial, não
exclusiva, para a exploração do privilégio em desuso ou cuja exploração efetiva não atenda à demanda do
mercado.§ 2.° Não será considerada exploração de modo efetivo a industrialização que for substituída ou
suplementada por importação, salvo no caso de ato internacional ou de acordo de complementação de que o
Brasil participe.
Pa ra gua i
Antitruste
O Ministério da Indústria e Comércio apresentou projeto de lei que foi aprovada pela Equipe
Econômica Nacional de 2003 e enviado pela Presidência para ou Parlamento Nacional em
Dezembro de 2003.
Propriedade Intelectual
As modificações recentes nas leis de propriedade intelectual introduziram dispositivos regulando
práticas e cláusulas em contratos de licença e de tecnologia, e craindo sanções para abusos de
direitos.
Lei de Marcas
Artículo 34 - Para efectos de su inscripción, el contrato de licencia de uso deberá
contener necesariamente disposiciones que aseguren el control por parte del
propietario sobre la calidad de los productos o servicios objeto de la licencia, sin
perjuicio del que podrá ejercer la autoridad competente en defensa del consumidor.
Artículo 35 - Serán nulas las cláusulas del contrato de licencia de uso que
importen para el licenciatario restricciones que no sean las propias de los derechos
emergentes del registro de la marca.
Lei de Patentes 1.600/2001
Artículo 36.- De la licencia convencional de patentes. (…)
Queda prohibido establecer condiciones o cláusulas comerciales que produzcan un
efecto negativo en la competencia, constituyan una competencia desleal, haga
posible un abuso por el titular del derecho patentado o de su posición dominante
en el mercado, entre ellas las que produzcan:
a) efectos perjudiciales para el comercio;
b) condiciones exclusivas de retrocesión;
c) impedimentos a la impugnación de la validez de las patentes o licencias
dependientes;
d) limitaciones al licenciatario en el plano comercial o industrial, cuando ello no se
derive de los derechos conferidos por la patente; y,
e) limitaciones a la exportación del producto protegido por la patente hacia los
países con los que existiera un acuerdo para establecer una zona de integración
económica o comercial.
Artículo 43.- De las licencias obligatorias y otros usos por falta de explotación. Cualquier interesado
podrá solicitar a la Dirección de la Propiedad Industrial una licencia obligatoria, transcurridos tres
años desde la concesión de la patente o cuatro años desde la fecha de la presentación de la
solicitud, aplicándose el plazo que expire más tarde, si la invención no ha sido explotada, o no se
han realizado preparativos efectivos y serios para hacerlo o cuando la explotación ha sido
interrumpida por un período mayor a un año, siempre que no sean atribuibles a circunstancias de
fuerza mayor.
Se considerarán causas de fuerza mayor, además de las que son reconocidas
como tales por la ley, las dificultades objetivas de carácter técnico legal, que sean
ajenas a la voluntad del titular de la patente, y que hagan imposible la explotación
del invento.
La falta de recursos técnicos o económicos, o la falta de viabilidad económica de la
explotación cuando sean ajenas a la voluntad del titular de la patente, también
deben ser reconocidas como justificativos.
Artículo 45.- De las licencias obligatorias por prácticas anticompetitivas. La
Dirección de la Propiedad Industrial por resolución expresa podrá conceder
licencias obligatorias de una patente de invención, cuando la autoridad
competente, mediante un procedimiento que confiera al titular el derecho de
defensa y demás garantías, haya determinado que éste ha incurrido en prácticas
anticompetitivas, abuso de los derechos conferidos por la patente o abuso de la
posición dominante en el mercado.
A los fines de la presente ley se entenderán como prácticas anticompetitivas, entre
otras, las siguientes:
a) la fijación de precios del producto patentado, comparativamente excesivos
respecto de la media del mercado internacional;
b) la existencia de ofertas para abastecer el mercado a precios significativamente
inferiores a los ofrecidos por el titular de la patente;
c) la negativa de abastecer adecuada y regularmente al mercado local, de las
materias primas o del producto patentado en condiciones comerciales razonables;
d) cuando la explotación eficiente en el país de una invención patentada que
contribuya al desarrollo tecnológico sea obstaculizada o impedida por el titular de la
patente; y,
e) los demás casos contemplados en las leyes especiales.
U rug ua i
Antitruste
A Lei nº 17.243 de 6 de julho de 2000, em seu Capítulo IV, trata sobre a Defesa da Concorrência,
considerando sujeitas a estas todas as empresas que desenvolvam atividades econômicas,
independentemente da sua natureza jurídica.
O Artigo 14 da referida lei, proíbe acordos e práticas entre os agentes econômicos abusando do
posição econômica e listando atos que são considerados ilegais:
”Artículo 14.- Prohíbense los acuerdos y las prácticas concertadas entre los
agentes económicos, las decisiones de asociaciones de empresas y el abuso de la
posición dominante de uno o más agentes económicos que tengan por efecto
impedir, restringir o distorsionar la competencia y el libre acceso al mercado de
producción, procesamiento, distribución y comercialización de bienes y servicios,
tales como:
A) Imponer en forma permanente, directa o indirectamente, precios de compra o
venta u otras condiciones de transacción de manera abusiva para los
consumidores.
B) Restringir, de modo injustificado, la producción, la distribución y el desarrollo
tecnológico, en perjuicio de empresas o de consumidores.
C) Aplicar injustificadamente a terceros contratantes condiciones desiguales en el
caso de prestaciones equivalentes, colocándolos así en desventaja importante
frente a la competencia.
D) Subordinar la celebración de contratos a la aceptación de obligaciones
complementarias o suplementarias que, por su propia naturaleza o por los usos
comerciales, no tengan relación con el objeto de esos contratos, en perjuicio de los
consumidores.
E) En forma sistemática, vender bienes o prestar servicios a precio inferior al costo,
sin razones fundadas en los usos comerciales, incumpliendo con las obligaciones
fiscales o comerciales.
La aplicación de estas normas procede cuando la distorsión en el mercado genere
perjuicio relevante al interés general.”
Propriedade Industrial
Ley N° 17.164 - Patentes de Invención, Modelos de Utilidad y Diseños Industriales
Também o Uruguai prevê licença pelo abuso de falta de uso:
Licencias y otros usos por falta de explotación
Artículo 54º - Cualquier interesado podrá solicitar una licencia obligatoria
transcurridos tres años desde la concesión de la patente o cuatro años desde la
fecha de la solicitud, aplicándose el plazo que expire más tarde, si la invención no
ha sido explotada o no se han realizado preparativos efectivos y serios para
hacerlo o cuando la explotación se ha interrumpido por más de un año, siempre
que no hayan ocurrido circunstancias de fuerza mayor.
Además de las reconocidas en general por la ley se consideran como fuerza mayor
las dificultades objetivas insalvables de carácter técnico y legal tales como las
demoras de los organismos públicos para expedir autorizaciones, ajenas a la
voluntad del titular de la patente y que hagan imposible su explotación.
La explotación de una patente comprende la producción, el uso, la importación y
cualquier otra actividad de tipo comercial realizada respecto a su objeto. A estos
efectos la explotación de la patente realizada por un representante o licenciatario
se considerará como realizada por el titular.
A licença compulsória por práticas anti-competitivas é prevista em parâmetros muito próximos à lei
argentina e paraguaia:
Licencias obligatorias y otros usos sin autorización del titular por prácticas
anticompetitivas
Artículo 60º - La Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, por resolución
expresa, podrá conceder licencias obligatorias de una patente cuando la autoridad
competente, mediante un procedimiento administrativo o judicial que confiera al
titular el derecho de defensa y demás garantías, haya determinado que éste ha
incurrido en prácticas anticompetitivas, abuso de los derechos conferidos por la
patente o de la posición dominante en el mercado.
Artículo 61º - Entre las situaciones previstas en el artículo anterior corresponde
señalar:
A) La fijación de precios comparativamente excesivos respecto de la media del
mercado internacional del producto patentado.
B) La existencia de ofertas para abastecer el mercado a precios significativamente
inferiores a los ofrecidos por el titular de la patente.
C) La negativa de abastecer adecuada y regularmente al mercado local de las
materias primas o del producto patentado, en condiciones comerciales razonables.
D) El entorpecimiento o el perjuicio derivado a las actividades comerciales o
productivas en el país.
E) Aquellos actos que limiten de manera injustificable el comercio o redunden en
detrimento de la transferencia de tecnología.
Artículo 62º - Habiendo transcurrido más de dos años desde la concesión de la
primera licencia obligatoria u otros usos, por razones de prácticas anticompetitivas
o abuso de los derechos conferidos por la patente, si su titular persistiere en los
actos o las prácticas que dieran origen a ellos, el derecho a la patente podrá ser
revocado de oficio o a solicitud de parte interesada, previa vista por treinta días
perentorios.
Artículo 79º - La licencia obligatoria y otros usos sin autorización del titular, podrán
ser revocados cuando se verifique alguno de los siguientes supuestos:
A) La falta de explotación por el licenciatario, transcurridos los plazos de comienzo
y ausencia de la misma, fijados por la resolución que la concede (literal E) del
artículo 77 de la presente ley).
B) La realización de prácticas anticompetitivas o abuso del derecho por el
licenciatario.
C) El incumplimiento de los términos de la concesión.
Decreto N° 11/000 - Reglamenta la Ley
Licencias
obligatorias
y
otros
usos
sin
autorización
del
titular
por prácticas anticompetitivas
Art. 23. Las licencias y otros usos sin autorización del titular en las circunstancias
previstas en el Artículo 60 de la Ley N° 17.164, serán concedidas por la Dirección
Nacional de la Propiedad lndustrial previo pronunciamiento de la autoridad
administrativa o judicial competente.
A solicitud de la autoridad competente la Dirección Nacional de la Propiedad
Industrial colaborará proporcionando información y asesoramiento.
El solicitante de la licencia u otros usos deberá presentarse adjuntando testimonio
del pronunciamiento referido y acreditando el cumplimiento de lo dispuesto por el
Artículo 72 de la Ley N° 17.164 y las condiciones en que solicita la licencia. De la
solicitud se dará traslado al titular de la patente por el término perentorio de 30
(treinta) días. El Poder Ejecutivo previo a resolver podrá acudir a instancias de
conciliación o arbitraje.
A rge nt in a
Antitruste
Em 1910 sancionou-se a lei 11.210, que regulava a situação antimonopólica na Argentina.
Entretanto, pelas inúmeras críticas a esta, a mesma foi substituída em 1946 pela Lei nº 12.906 que
perseguia os mesmos objetivos.
Com as mudanças no panorama ideológico da legislação comparada, entre outras razões, chegouse houve novamente alteração para a Lei 22.262 que inicia o caminho de uma legislação de defesa
da concorrência como atualmente conhecemos. Entretanto, tal Lei não cumpriu com os fins
pretendidos, dentre várias razões o fato de que o procedimento tinha caráter prevalecente
administrativo 276.
A Lei em vigor
A lei 25.145, seguindo a lei anterior, adota tendência européia posterior ao Tratado de Roma de
1957, visando restringir de forma não absoluta e repreender o abuso de posições dominantes ou
acordos restritivos da concorrência. Desta forma, prevalece o controle do exercício do poder
econômico, baseando-se no conceito de posição de domínio no mercado, pois se verificou que a
partir de estruturas concorrênciais perfeitas criavam-se sistemas absolutamente monopolísticos.
Analisando a lei de defesa da concorrência no ordenamento jurídico argentino, Horácio Fargosi277
considera que a lei atual a pesar de conter normas de tipo repressivo, não detém as características
absolutas que neste aspecto detinha, por exemplo, a lei anterior 12.906 que justificaram a inclusão
desta última no direito penal especial. Fargosi faz referência, ainda, ao fato de que Rafael Bielsa
enquadrava o sistema no poder de policia comercial. Tal enquadramento, como abaixo
comentaremos causa discussões no sistema de competência jurisdicional.
A nova lei, apesar de guardar semelhanças com a anterior, foi considerada por Fargosi, entre
outros doutrinadores, como contendo melhoras no sentido de perseguir condutas unilaterais
predatórias.
O artigo 1° da mesma, estabelece uma antijuridicidade que configura uma infração à ordem jurídica
considerada em sua plenitude à margem de proibições legais expressas. Entretanto, os atos não
serão considerados nulos.
276 Fargosi, Horacio, Breves anotaciones sobre la nueva ley de Defesa da concorrência., ADLA 1999-D,
3942, Soldano, Arquímedes e Lanosa, Walter M. , Estudio de mercados (Normas legales aplicables),
277 Fargosi, Horacio, Breves anotaciones sobre la nueva ley de Defesa da concorrência., ADLA 1999-D, 3942
O artigo 2º da lei assim define os atos que são considerados praticas anticoncorrenciais:
“ARTICULO 2º — Las siguientes conductas, entre otras, en la medida que
configuren las hipótesis del artículo 1º, constituyen prácticas restrictivas de la
competencia:
a) Fijar, concertar o manipular en forma directa o indirecta el precio de venta, o
compra de bienes o servicios al que se ofrecen o demanden en el mercado, así
como intercambiar información con el mismo objeto o efecto;
b) Establecer obligaciones de producir, procesar, distribuir, comprar o comercializar
sólo una cantidad restringida o limitada de bienes, o prestar un número, volumen o
frecuencia restringido o limitado de servicios;
c) Repartir en forma horizontal zonas, mercados, clientes y fuentes de
aprovisionamiento;
d) Concertar o coordinar posturas en las licitaciones o concursos;
e) Concertar la limitación o control del desarrollo técnico o las inversiones
destinadas a la producción o comercialización de bienes y servicios;
f) Impedir, dificultar u obstaculizar a terceras personas la entrada o permanencia en
un mercado o excluirlas de éste;
g) Fijar, imponer o practicar, directa o indirectamente, en acuerdo con
competidores o individualmente, de cualquier forma precios y condiciones de
compra o de venta de bienes, de prestación de servicios o de producción;
h) Regular mercados de bienes o servicios, mediante acuerdos para limitar o
controlar la investigación y el desarrollo tecnológico, la producción de bienes o
prestación de servicios, o para dificultar inversiones destinadas a la producción de
bienes o servicios o su distribución;
i) Subordinar la venta de un bien a la adquisición de otro o a la utilización de un
servicio, o subordinar la prestación de un servicio a la utilización de otro o a la
adquisición de un bien;
j) Sujetar la compra o venta a la condición de no usar, adquirir, vender o abastecer
bienes o servicios producidos, procesados, distribuidos o comercializados por un
tercero;
k) Imponer condiciones discriminatorias para la adquisición o enajenación de
bienes o servicios sin razones fundadas en los usos y costumbres comerciales;
l) Negarse injustificadamente a satisfacer pedidos concretos, para la compra o
venta de bienes o servicios, efectuados en las condiciones vigentes en el mercado
de que se trate;
ll) Suspender la provisión de un servicio monopólico dominante en el mercado a un
prestatario de servicios públicos o de interés público;
m) Enajenar bienes o prestar servicios a precios inferiores a su costo, sin razones
fundadas en los usos y costumbres comerciales con la finalidad de desplazar la
competencia en el mercado o de producir daños en la imagen o en el patrimonio o
en el valor de las marcas de sus proveedores de bienes o servicios.”
A interpretação de tais normas, de acordo com a doutrina, não deve dar-se restritivamente, tendo
em vista que as práticas monopolísticas e abusivas são contrárias ao bem estar. Far-se-á uma
análise dos efeitos econômicos negativos à comunidade e utilizando-se de enfoque racional, um
profundo estudo do caso verificará o equilíbrio de um ato visando maior eficiência econômica.
Contudo, não há definição legal do que é bem estar social ou interesse econômico geral, sendo
tais conceitos indeterminados. Assim, os atos ainda que abusivos deverão ser ponderados em face
dos possíveis benefícios ou prejuízos que poderão advir destes. Tal é a interpretação do tribunal
competente.
As políticas de defesa da concorrência podem ser classificadas em dois grandes grupos, conforme
os instrumentos utilizados: as políticas de comportamento e as estruturais. No primeiro grupo
encontramos todas as políticas focalizadas na retenção de atos, condutas e todo o comportamento
restritivo que implique em abuso de posição dominante nos mercados. No segundo grupo, as
dirigidas às estruturas encarregadas de implementar as condutas e comportamentos ou praticar
abusos.
No que se refere ao conceito de acordos e práticas proibidas, a maior questão a ser verificada
pelas autoridades, de acordo com Fargosi, é o de determinar quando existe um acordo entre
empresas que seja submisso à punição legal. Isto porque, ainda consoante o referido doutrinador,
a uniformidade comportamental pode derivar também de condições objetivas do mercado o que,
havendo repressão, estaria restringindo de forma não desejada o mercado e a livre iniciativa.
A nova lei em seu artigo 16 foi alterada para se adaptar às características da economia nacional e
particularmente a privatização de empresas e no capítulo III a lei veio tratar sobre as
concentrações e fusões tendendo a prever operações que implicam em mudanças substanciais e
permanentes na estruturas das empresas pertinentes. Houve preocupação específica também com
o tratamento das operações de joint ventures.
No artigo 6º a lei define como concentração econômica:
“a) la fusión entre empresas;
b) la transferencia de fondos de comercio;
c) la adquisición de la propiedad o cualquier derecho sobre acciones o participaciones de capital o
títulos de deuda que den cualquier tipo de derecho a ser convertidos en acciones o participaciones
de capital o a tener cualquier tipo de influencia en las decisiones de la persona que los emita
cuanto tal adquisición otorgue al adquirente el control de, o la influencia sustancial sobre la misma;
d) cualquier otro acuerdo o acto que transfiera en forma fáctica o jurídica a una persona o grupo
económico los activos de una empresa o le otorgue influencia determinante en la adopción de
decisiones de administración ordinaria o extraordinaria de una empresa. “
O artigo 8º da lei obriga a notificação das operações de concentração econômica em face do
Tribunal de Defesa da Concorrência, previamente ou no prazo de uma semana do acordo sempre
que o volume do negócio total do conjunto de empresas afetadas supere a soma de $ 200 milhões
de pesos no país, quando implicarem na participação de empresas ou grupos de empresas com
participação igual ou superior a 25% do mercado relevante, de una parte substancial do mesmo,
ou quando o volume de negócios total a nível mundial, do conjunto de empresas afetadas supere
2.500.000.000 pesos.
O Decreto 89/01 regulamentando a lei conceituou como empresa afetada: a) a empresa que se
tem seu controle adquirido; e b) a empresa que adquire dito controle.
A regulamentação ainda considerou que o prazo de uma semana inicia-se:
a) Nas fusões na assinatura do contrato definitivo.
b) Nas transferências de fundos de comércio no dia em que se assina o documento de venda no
Registro Público de Comercio.
c) Nas aquisições da propriedade ou de qualquer direito sobre ações ou participações, no dia em
que se aperfeiçoará a aquisição de tais direitos de acordo com respectivo contrato.
d) Nos demais casos, no dia em que aperfeiçoar a operação em questão em conformidade com as
leis argentinas.
A notificação deverá ser feita por todas as partes intervenientes na operação.
O artigo 10 da Lei estabelece as operações eximidas de notificação:
“a) las adquisiciones de empresas de las cuales el comprador ya posea más del
50% (cincuenta por ciento) de las acciones;
b) las adquisiciones de bonos, debentures, acciones sin derecho a voto o títulos de
deuda de empresas;
c) las adquisiciones de única empresa por parte de una única empresa extranjera
que no posea previamente activos o acciones de otras empresas en la
Argentina;(25)
d) adquisiciones de empresas liquidadas (que no hayan registrado actividad en el
país en el último año).
e) aquellas adquisiciones o transferencias que no superen, cada una de ellas,
respectivamente, los $ 20.000.000 (veinte millones de pesos) salvo que en el plazo
de doce meses anteriores se hubieran efectuado operaciones que en conjunto
superen dicho importe, o el de $ 60.000.000 (sesenta millones de pesos) en los
últimos treinta y seis meses, siempre que en ambos casos se trate del mismo
mercado. “
O Decreto 89/01 ainda regulamenta incluindo novas isenções:
“No se considerarán incluidos dentro de los actos que requieren notificación a los
efectos de este Artículo 8° las transferencias de bienes a título gratuito que se
hagan a favor de:
a) el ESTADO NACIONAL o sus dependencias, Provincias, Municipalidades y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
b) herederos forzosos, sea por actos entre vivos o por causa de muerte.”
Assim, a lei isenta, entre outras operações àquelas que não alcançam limite mínimo de valor.
Contudo, nas operações não isentas de tal apresentação, a notificação deverá incluir informação
detalhada, de acordo com o artigo 11 da Lei e pela resolução nº 40/01.
A Secretaria de Defesa da Concorrência e do Consumidor será parte interessada na defesa do
interesse público nos procedimentos em face ao Tribunal podendo:
a) denunciar diretamente para iniciar o procedimento; e
b) No caso de denúncias apresentadas por qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou
privada e nos casos em que o procedimento houver sido iniciado de oficio, correrá o
processo em vista da relação dos fatos e da fundamentação do procedimento.
O procedimento sancionador consta de três fases consecutivas sendo possível correr em caráter
confidencial quando a publicidade puder se prejudicial aos interesses.
Visando determinar se uma operação está sujeita ao controle prévio previsto no artigo 8º da lei, o
Tribunal comporta mecanismo consultivo, de caráter voluntário, devendo o Tribunal emitir opinião
no prazo de 10 dias. Esta solicitação de opinião consultiva suspende o prazo de uma semana para
a notificação da operação de concentração.
Uma cópia da notificação de uma operação deverá ser remitida à Secretaria de Defesa da
Concorrência e do Consumidor para que esta tome conhecimento da notificação e possa se
manifestar se considerar oportuno; tal fato não tem efeito suspensivo sobre o prazo outorgado ao
Tribunal para se pronunciar.
O artigo 51 da lei 25.156, mantém a ação de ressarcimento de danos e prejuízos conforme as
normas de direito comum e se procede em face ao juiz competente em face de tal matéria.
Ainda, a nova lei garantiu maior independência ao Tribunal Nacional de Defesa da concorrência,
não obstante ser este autarquia do Ministério de Economia e Obras e Serviços Públicos (antes a lei
22.262 determinava que a nomeação dar-se-ia pelo Ministro da Economia e por um prazo menor) e
assim integrante da administração central, sendo suas decisões revisáveis pelo Poder Judicial. As
resoluções do são apeláveis à Câmara Nacional de Apelações Comerciais.
A escolha de tal câmara deu-se em face da penal o que é discutível tendo em vista o caráter
sancionador das decisões, verificando-se a preferência do aspecto comercial ao penal.
Casos
Um caso particularmente relevante, onde o aspecto dos ativos de propriedade intelectual se fez
crucial, foi o da aquisição pela Bayer da Aventis 278. Numa fusão objetada em várias jurisdições, a
operação importaria na aquisição de domínio imitigado no segmento de inseticidas, não fosse pelo
compromisso de desenvestimento de parcelas da linha de produtos da empresas fusionadas.
A análise da Comissão argentina foi detalhada e precisa quanto ao papel das patentes e
especialmente das marcas na reserva do mercado relevante, em face da entrada de produtores de
genéricos:
559. Por ello, es la competencia en términos de investigación y desarrollo más que
la competencia por precio, el principal factor que incide en la dinámica de la
industria. Por un lado, la investigación y desarrollo permite a las firmas contar con
una amplia cartera de nuevos productos que pueden ser apalancados para
sostener fuertes posiciones a lo largo de un amplio espectro de mercados. Por
ejemplo, la combinación de principios activos con y sin patentes expiradas en un
nuevo producto o el desarrollo de mezclas que incluyan principios activos
278 Expediente Nº 064-017744/01 (Conc. Nº 352) MB/SA-JP-MB
patentados pueden prolongar el ciclo de vida de un producto cuya patente ha
expirado y limitar el disciplinamiento competitivo que pueden ejercer las empresas
de genéricos. Asimismo, el potencial competitivo de las empresas de genéricos se
ve aún más reducido porque los productos y principios activos con patentes
expiradas pueden estar protegidos por patentes sobre el procedimiento técnico de
producción (patentes de proceso). Dicho conocimiento no es accesible y tampoco
es necesariamente deducible de la literatura científica o sobre patentes publicada,
lo que resulta en que las mejores prácticas de producción están generalmente
protegidas por un lapso mayor que el correspondiente a la patente de producto
(sobre los principios activos o sobre los productos elaborados en base a principios
activos) .
562. Por otra parte, también corresponde atribuir al reconocimiento de marca y a la
reputación de la firma tanto a nivel de los distribuidores como de los productores
agrícolas, la capacidad - variable según el mercado de que se trate - de
obstaculizar la entrada de firmas productoras de genéricos o de incrementar sus
ventas. Esto se debe a que la protección de marcas no expira como la de patentes
y entonces las empresas de genéricos no pueden usar las marcas originales y bien
establecidas, siendo que los productos son mayoritariamente reconocidos por sus
nombres comerciales, antes que por sus principios activos, por lo que los
distribuidores y productores agrícolas requieren incentivos sustantivos para
sustituir marcas reconocidas por otras no establecidas .
Da decisão constou o seguinte:
25. En particular deberán ser transferidos:
a) Todos los derechos de propiedad intelectual que LAS PARTES posean sobre los
ingredientes activos sujetos a desinversión y sus formulaciones, incluyendo las
mezclas.
b) Todos los derechos relativos al uso de todas las marcas comerciales que
posean LAS PARTES respecto de los ingredientes activos sujetos a desinversión,
incluyendo las mezclas.
c) Todos los registros que posean LAS PARTES ante el SERVICIO NACIONAL DE
SANIDAD AGROALIMENTARIA (SENASA) de los ingredientes activos sujetos a
desinversión y de todas sus formulaciones y mezclas, incluyendo toda la
información presentada para la registración.
d) Todos los trámites de registro pendientes de aprobación que LAS PARTES
hayan presentado ante el SENASA respecto de los ingredientes activos a
desinvertir hasta la fecha de la Resolución emitida en los términos del Articulo 13
inciso b).
e) Toda la documentación e insumos necesarios para la producción de los
ingredientes activos a desinvertir.
f) Toda la documentación e insumos necesarios para la formulación de productos a
partir de los principios activos a desinvertir y para el mercadeo de los mismos.
28. Los contratos de licencia tendrán un plazo de duración indeterminado en lo que
se refiere a las marcas comerciales y registros. En lo que respecta a transferencia
de derechos de propiedad intelectual de productos o procesos, los contratos
durarán hasta tanto dichos derechos expiren y se hagan públicos los secretos
relativos a la producción de los ingredientes activos y los productos formulados
sujetos a desinversión.
Também se verificou compromisso de desenvestimentos de marcas no caso Lactal 279 e no caso
QUINSA y AMBEV,
Propriedade Intelectual/
Ley 24.481 modificada por la Ley 24.572 T.O. 1996 - B.O. 22/3/96
279 Dictamen: 395 del 10 de septiembre del 2004, Empresas involucradas: Grupo Bimbo Sociedad Anonima de Capital
Variable S.A.- Compañía de Alimentos Fargo S.A.
A lei argentina como todas analisadas, menos a brasileira, prevê o esgotamento internacional de
patentes:
ARTICULO 36 - El derecho que confiere una patente no producirá efecto alguno
contra:
(…) c) Cualquier persona que adquiera, use, importe o de cualquier modo
comercialice el producto patentado u obtenido por el proceso patentado, una vez
que dicho producto hubiera sido puesto lícitamente en el comercio de cualquier
país. Se entenderá que la puesta en el comercio es lícita cuando sea de
conformidad con el Acuerdo de Derechos de Propiedad Intelectual vinculados con
el comercio. Parte III Sección IV Acuerdo TRIP's-GATT. 280
(Regulamento) ARTICULO 36 - A los efectos del inciso c) del artículo 36 de la
Ley, el titular de una patente concedida en la REPUBLICA ARGENTINA tendrá el
derecho de impedir que terceros, sin su consentimiento, realicen actos de
fabricación, uso, oferta para la venta o importación en el territorio del producto
objeto de la patente, en tanto dicho producto no hubiera sido puesto lícitamente en
el comercio de cualquier país. Se considerará que ha sido puesto lícitamente en el
comercio cuando el licenciatario autorizado a su comercialización en el país
acreditare que lo ha sido por el titular de la patente en el país de adquisición, o por
un tercero autorizado para su comercialización.
La comercialización del producto importado estará sujeta a lo dispuesto en el
artículo 98 de la Ley y esta reglamentación.
As licenças voluntárias são submetidas à análise de cláusulas restritivas:
ARTICULO 38 - Los contratos de licencia no deberán contener cláusulas
comerciales
restrictivas que afecten la producción, comercialización o el
desarrollo tecnológico del licenciatario, restrinjan la competencia e incurran en
cualquier otra conducta tales como, condiciones exclusivas de retrocesión, las que
impidan la impugnación de la validez, las que impongan licencias conjuntas
obligatorias, o cualquier otra de las conductas tipificadas en la Ley Nº 22.262 o la
que la modifique o sustituya.
Curiosamente, a lei não dá um rol de limites aos direitos de patente, mas estabelece a
possibilidade de limitação caso a caso pela autoridade nacional:
ARTICULO 41 - EL INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL a
requerimiento fundado de autoridad competente, podrá establecer excepciones
limitadas a los derechos conferidos por una patente. Las excepciones no deberán
atentar de manera injustificable contra la explotación normal de la patente ni causar
un perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular de la patente, teniendo
en cuenta los intereses legítimos de terceros.
(Regulamento) ARTICULO 41 - El Ministerio de Economía y Obras y Servicios
Públicos, juntamente con el Ministerio de Salud y Acción Social o el Ministerio de
Defensa, en la medida de la competencia de estos últimos, serán las autoridades
competentes para requerir el establecimiento de excepciones limitadas a los
derechos conferidos por una patente, en los términos y con los límites previstos por
el artículo 41 de la Ley
Os casos de licenças compulsórias, (denominadas à maneira de TRIPs, uso sem autorização do
titular) são abundantes. Para começar, a simples recusa de licença pode dar ensejo a licença
forçada:
ARTICULO 42 - Cuando un potencial usuario haya intentado obtener la concesión
de una licencia del titular de una patente en términos y condiciones comerciales
razonables en los términos del artículo 43 y tales intentos no hayan surtido efecto
luego de transcurrido un plazo de CIENTO CINCUENTA (150) días corridos
contados desde la fecha en que se solicitó la respectiva licencia, el INSTITUTO
280 Vide o caso de 2-04-98 decidido pela comissão antitruste, Laboratorios Medex SAIC e Alberton SA, sobre
“Importación paralela por parte del denunciado de productos Hawaiian Tropic comercializándolos a precios inferiores de
los cobrados por la denunciante, quien tiene la representación en Argentina de estos productos.Precios Predatorios
Desestimación de la denuncia por no encuadrar en la Ley de Defensa de la Competencia”
NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, podrá permitir otros usos de esa
patente sin autorización de su titular. Sin perjuicio de lo mencionado
precedentemente, se deberá dar comunicación a las autoridades creadas por la
Ley Nº 22.262 o la que la modifique o sustituya, que tutela la libre concurrencia
a los efectos que correspondiere.
Há também a licença pelo abuso constante do não uso:
ARTICULO 43 - Transcurridos TRES (3) años desde la concesión de la patente, o
QUATRO (4) desde la presentación de la solicitud, si la invención no ha sido
explotada, salvo fuerza mayor o no se hayan realizado preparativos efectivos y
serios para explotar la invención objeto de la patente o cuando la explotación de
ésta haya sido interrumpida durante más de UN (1) año, cualquier persona podrá
solicitar autorización para usar la invención sin autorización de su titular.
Se considerarán como fuerza mayor, además de las legalmente reconocidas
como tales, las dificultades objetivas de carácter técnico legal, tales como la
demora en obtener el registro en Organismos Públicos para la autorización para la
comercialización, ajenas a la voluntad del titular de la patente, que hagan imposible
la explotación del invento. La falta de recursos económicos o la falta de viabilidad
económica de la explotación no constituirán por sí solos circunstancias
justificativas.
EL INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL notificará al titular
de la patente el incumplimiento de lo prescripto en el primer párrafo antes de
otorgar el uso de la patente sin su autorización.
La autoridad de aplicación previa audiencia de las partes y si ellas no se pusieran
de acuerdo, fijará una remuneración razonable que percibirá el titular de la patente,
la que será establecida según circunstancias propias de cada caso y habida cuenta
del valor económico de la autorización, teniendo presente la tasa de regalías
promedio para el sector de que se trate en contratos de licencias comerciales entre
partes independientes. Las decisiones referentes a la concesión de estos usos
deberán ser adoptadas dentro de los NOVENTA (90) días hábiles de presentada la
solicitud y ellas serán apelables por ante la Justicia Federal en lo Civil y Comercial.
La sustanciación del recurso no tendrá efectos suspensivos.
Num dispositivo relevante para nosso estudo, prevê-se a licença por práticas anti-competitivas, as
quais, aliás, são listadas na norma:
ARTICULO 44 - Será otorgado el derecho de explotación conferido por una
patente, sin autorización de su titular, cuando la autoridad competente haya
determinado que el titular de la patente ha incurrido en prácticas anticompetitivas.
En estos casos, sin perjuicio de los recursos que le competan al titular de la
patente, la concesión se efectuará sin necesidad de aplicar el procedimiento
establecido en el artículo 42.
A los fines de la presente ley, se considerarán prácticas anticompetitivas, entre
otras, las siguientes:
a) La fijación de precios comparativamente excesivos, respecto de la media del
mercado o discriminatorios de los productos patentados; en particular cuando
existan ofertas de abastecimiento del mercado a precios significativamente
inferiores a los ofrecidos por el titular de la patente para el mismo producto;
b) La negativa de abastecer al mercado local en condiciones comerciales
razonables;
c) El entorpecimiento de actividades comerciales o productivas;
d) Todo otro acto que se encuadre en las conductas consideradas punibles por la
Ley Nº 22.262 o la que la reemplace o sustituya.
(Regulamento) ARTICULO 44 - La autoridad competente de la Ley 22.262 o la
que la reemplazare o sustituya, de oficio o a petición de parte, procederá a
determinar la existencia de un supuesto de práctica anticompetitiva, cuando se
ejerza irregularmente de modo que constituya abuso de una posición dominante en
el mercado, en los términos previstos por el artículo 44 de la Ley y las demás
disposiciones vigentes de la Ley de Defensa de la Competencia, previa citación del
titular de la patente, para que exponga las razones que hacen a su derecho, por un
plazo de VEINTE (20) días. Producido el descargo y, en su caso, la prueba que
se ofrezca, dicha autoridad dictaminará sobre la pertinencia de la concesión de
licencias obligatorias y opinará respecto de las condiciones en que debieran
ofrecerse. En este último supuesto el INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL, recibidas las actuaciones, dispondrá la publicación de un aviso en el
Boletín Oficial, en el Boletín de Patentes y en un diario de circulación nacional
informando que estudiará las ofertas de terceros interesados en obtener una
licencia obligatoria, otorgando un plazo de TREINTA (30) días para su
presentación. Formulada la solicitud o solicitudes, el INSTITUTO NACIONAL DE
LA PROPIEDAD INDUSTRIAL resolverá fundadamente, concediendo o
rechazando la licencia obligatoria. Esta resolución será susceptible de los recursos
previstos en el último párrafo del artículo 42.
Las decisiones del INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
sobre la pertinencia de la concesión y las relativas a la concesión misma o, en su
caso, el rechazo de las licencias obligatorias se adoptarán en un plazo que no
excederá de los TREINTA (30) días.
Notam-se, ainda, as licenças por interesse público e por dependência.
Ley 22.426, Ley de Transferencia de Tecnología
(Também o Decreto 580 Reglamentario de la ley 22.426 -B.O. 30/3/81)
A lei, desde 1993, regula na verdade apenas a dedutibilidade fiscal de contratos, e eventualmente
a possibilidade de conversão de tecnologia em investimento.
ARTICULO 1 - Quedan comprendidos en la presente ley los actos jurídicos a título
oneroso que tengan por objeto principal o accesorio la transferencia, cesión o
licencia de tecnología o marcas por personas domiciliadas en el exterior, a favor de
personas físicas o jurídicas, públicas o privadas domiciliadas en el país, siempre
que tales actos tengan efectos en la República Argentina.
(Regulamento) ARTICULO 1 - A los efectos de lo establecido en el artículo l de la
Ley se entiende por tecnología:
a) las patentes de invención,
b) los modelos y diseños industriales,
c) todo conocimiento técnico para la fabricación de un producto o la prestación de
un servicio.
ARTICULO 2 - Los actos jurídicos contemplados en el artículo 1º que se celebren
entre una empresa local de capital extranjero y la empresa que directa o
indirectamente la controle, u otra filial de esta última, serán sometidos a la
aprobación de la Autoridad de Aplicación 281.
281 Decreto Reglamentario y Ordenatorio de la Ley de Inversiones Extranjeras 21.382 (Decreto 1853/93 –
B.O. 8/9/93-) “ARTICULO 7 - Conforme lo dispuesto por el art. 15 de la ley 23.697 de emergencia económica
ha quedado sin efecto todo lo establecido en el art. 2º de la ley 22.426 de transferencia de tecnología.
ARTICULO 8 - A los efectos de lo establecido en el art. 3º de la ley 22.426 de transferencia de tecnología,
deben registrarse ante el Instituto Nacional de Tecnología Industrial a título informativo, tanto aquellos actos
celebrados entre empresas independientes como también aquellos actos celebrados entre empresas
independientes como también aquellos celebrados entre una empresa local de capital extranjero y la empresa
que directa o indirectamente la controle, u otra filial de esta última.” O INPI argentino assim define a atual
aplicação da lei: “No hay obligación legal para registrar transferencias de tecnología, pero hay muchas ventajas
registrando tales contratos entre compañías locales y extranjeras. El registro provee garantía legal puesto que una copia de
un contrato y documentación relacionada se adjuntan a un archivo oficial y así son reconocidos en una fecha cierta. De
acuerdo a la legislación Argentina, dependiendo del propósito del contrato, se pueden obtener beneficios directos sobre el
impuesto a las Ganancias. Cabe agregar que tales contratos estarán sujetos a los términos de acuerdos internacionales
para evitar la doble tributación, la cual ha sido suscrita conjuntamente con Alemania, Australia, Canadá, Brasil, Chile,
Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Italia, Bélgica y Suecia. Es esencial si el licenciatario local va a deducir los
montos pagados bajo el contrato, para el impuesto a las ganancias. Contribuye a la creación de un banco de datos para uso
del Gobierno y del publico en general, determinando las condiciones de mercado y promedios. Tanto los datos específicos
ARTICULO 3 - Los actos jurídicos contemplados en el artículo lº y no
comprendidos en el artículo 2º de la presente ley deberán registrarse ante la
Autoridad de Aplicación a título informativo.
ARTICULO 5 - Los actos jurídicos contemplados en el artículo 2 serán aprobados,
si del examen de los mismos resulta que sus prestaciones y condiciones se ajustan
a las prácticas normales del mercado entre entes independientes 282, y, siempre
que la contraprestación pactada guarde relación con la tecnología transferida. No
se aprobarán tales actos jurídicos cuando prevean el pago de contraprestaciones
por el uso de marcas.
La reglamentación de la presente ley fijará pautas a los efectos de lo establecido
en este artículo.
(Regulamento) ARTICULO 3 - A los efectos de lo establecido en el Artículo 5º de la
Ley se presume que la contraprestación pactada guarda relación con la tecnología
transferida cuando no supera el CINCO POR CIENTO (5%) del valor neto de las
ventas de los productos fabricados o servicios prestados mediante la tecnología
transferida.
(Regulamento) ARTICULO 4 - Se entenderá por valor neto de las ventas el valor
de la facturación en puerta de fábrica deducidos los descuentos, bonificaciones y
devoluciones y los impuestos internos y el valor agregado o aquellos que los
sustituyen, reemplacen o complementen en el futuro y cualquier otro que se creare
en lo sucesivo con referencia a los mismos hechos imponibles.
ARTICULO 9 - La falta de aprobación de los actos jurídicos mencionados en el
articulo 2 o la falta de presentación de aquellos contemplados en el artículo 3, no
afectarán su validez pero las prestaciones a favor del proveedor no podrán ser
deducidas a los fines impositivos como gastos por el receptor y la totalidad de los
montos pagados como consecuencia de tales actos será considerada ganancia
neta del proveedor.
ARTICULO 11 - La tecnología, patentada o no, y las marcas, comprendidas en la
presente ley podrán constituir aportes de capital cuando lo permita la ley de
Sociedades Comerciales. En tales casos la valuación de los aportes será realizada
por la Autoridad de Aplicación.
Chile
Antitruste
A Legislação Aplicável
A lei presentemente vigente é o Decreto Lei Nº 211, de 1973, que fixa normas para defesa da livre
concorrência nas atividades econômicas. As normas ainda foram objeto de diversas modificações
desde sua promulgação, introduzidas pelos Decretos-Leis Nº 2.760 e 2.879, de 1979; pelo Decreto
Lei Nº 3.057, de 1980; e finalmente, pelas leis 19.336, 19.610 e 19.806.
Com a Lei n° 19.911, de 14 de novembro de 2003, criou-se o Tribunal de Defesa da Livre
Concorrência, que substituiu as Comissões Preventivas e Resolutiva Anti-monopólios. Este
Tribunal, com sede em Santiago, dedicado exclusivamente a matérias de concorrência, é integrado
advogados e economistas, com experiência na matéria, que têm posto de Ministro.
como las condiciones de tales contratos están protegidos por la ley sobre confidencialidad”
(www.inpi.gov.ar/transftec/ttec01.htm, visitado em 5/1/2005)
282 Ley de Inversiones Extranjeras (Ley 21.382 -T.O. 1980-, modificada por las leyes 23.697 y 23.760, -T.O.
1993- según Decreto 1853/93 -B.O. 8/9/93-) ARTICULO 9 - Los actos jurídicos celebrados entre una empresa
local de capital extranjero y la empresa que directa o indirectamente la controle u otra filial de esta última
serán considerados, a todos los efectos, como celebrados entre partes independientes cuando sus
prestaciones y condiciones se ajusten a las prácticas normales del mercado entre entes independientes.
A lei 211, com a redação atual, assim configura a área de competência da autoridade de
concorrência:
ARTICULO 3º. El que ejecute o celebre, individual o colectivamente, cualquier
hecho, acto o convención que impida, restrinja o entorpezca la libre competencia, o
que tienda a producir dichos efectos, será sancionado con las medidas señaladas
en el artículo 17 K de la presente ley, sin perjuicio de las medidas correctivas o
prohibitivas que respecto de dichos hechos, actos o convenciones puedan
disponerse
en
cada
caso.
Se considerarán, entre otros, como hechos, actos o convenciones que impiden,
restringen o entorpecen la libre competencia, los siguientes:
a) Los acuerdos expresos o tácitos entre agentes económicos, o las prácticas
concertadas entre ellos, que tengan por objeto fijar precios de venta o de compra,
limitar la producción o asignarse zonas o cuotas de mercado, abusando del poder
que dichos acuerdos o prácticas les confieran.
b) La explotación abusiva por parte de una empresa, o conjunto de empresas que
tengan un controlador común, de una posición dominante en el mercado, fijando
precios de compra o de venta, imponiendo a una venta la de otro producto,
asignando zonas o cuotas de mercado o imponiendo a otros abusos semejantes.
c) Las prácticas predatorias, o de competencia desleal, realizadas con el objeto de
alcanzar, mantener o incrementar una posición dominante.
O Artigo 17 C do Decreto Lei 211, devidamente alterado, assim dispõe, listando os deveres e
atribuições do Tribunal de Defesa da Livre Concorrência:
“ARTICULO 17 C. El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia tendrá las
siguientes atribuciones y deberes:
1) Conocer, a solicitud de parte o del Fiscal Nacional Económico, las situaciones
que pudieren constituir infracciones a la presente ley.
2) Conocer, a solicitud de quien tenga interés legítimo, o del Fiscal Nacional
Económico, los asuntos de carácter no contencioso que puedan infringir las
disposiciones de la presente ley, sobre hechos, actos o contratos existentes, así
como aquellos que le presenten quienes se propongan ejecutarlos o celebrarlos,
para lo cual, en ambos casos, podrá fijar las condiciones que deberán ser
cumplidas en dichos hechos, actos o contratos;
3) Dictar instrucciones de carácter general de conformidad a la ley, las cuales
deberán considerarse por los particulares en los actos o contratos que ejecuten o
celebren y que tuvieren relación con la libre competencia o pudieren atentar contra
ella;
4) Proponer al Presidente de la República, a través del Ministro de Estado que
corresponda, la modificación o derogación de los preceptos legales y
reglamentarios que estime contrarios a la libre competencia, como también la
dictación de preceptos legales o reglamentarios cuando sean necesarios para
fomentar la competencia o regular el ejercicio de determinadas actividades
económicas que se presten en condiciones no competitivas; y
5) Las demás que le señalen las leyes.”
O procedimento será sempre por escrito e iniciar-se-á por requerimento da Fiscalia Nacional
Econômico ou pela demanda de algum particular, regendo-se pelos prazos legais. O processo em
muito se assemelha a um procedimento judicial, com possibilidade de conciliação, decisões
liminares e admissão de todos os meios de provas. A decisão final do Tribunal de Defesa da Livre
Concorrência poderá:
a) Modificar ou rescindir atos, contratos, convênios, o acordos contrários às disposições
legais;
b) Determina a modificação ou dissolução das sociedades, corporações e demais pessoas
jurídicas de direito privado que houverem intervido nos atos, contratos, convênios ou
acordos contrários às disposições legais;
c) Aplicar multas em valor equivalente até vinte mil unidades tributarias anuais. As multas
poderão ser impostas à pessoa jurídica correspondente, seus diretores, administradores e
a toda pessoa que haja intervido na realização do ato respectivo. No caso das multas
aplicadas à pessoas jurídicas, responderão solidariamente pelo pagamento seus diretores,
administradores e os que beneficiaram do ato respectivo, sempre que houverem
participado na realização do mesmo.
Contra tal decisão, caberá recurso para Suprema Corte, no caso de imposição das medidas acima
referidas ou de sua denegação. Poderá ainda haver ação civil derivada de atentados à livre
competência. A ação de indenização terá como título executivo judicial a decisão do Tribunal de
Defesa da Livre Concorrência e seguirá na justiça comum.
Decisões das Comissões Preventivas e Resolutivas relativas a Direitos de Propriedade
Intelectual
Verificamos que algumas decisões são claras em determinar que o uso em conformidade às
disposições legais (Leis e Regulamentos acerca de Propriedade Industrial e Intelectual), não
geram práticas que devam ser sancionadas283.
Em casos específicos, as autoridades chilenas demarcam o campo da tutela da concorrência
daquele outro típico da propriedade intelectual:
(…) la materia en estudio dice más bien relación con un tema de propiedad
industrial más que de competencia mercantil, puesto que, para determinar sin la
conducta denunciada atenta contra la preceptiva del D.L. N” 211, es previo
determinar si se encuentra vigente la patente que ampara los productos de la
denunciada y los alcances y protección que ésta le otorga al principio activo
materia de esta causa, cuestión que escapa a las atribuciones de los Organos de
la Libre Competencia, pues ella ha sido entregada a otros entes y organismos
jurisdiccionales, según se establece en la Ley 19.039, sobre Propiedad Industrial.
284
Igualmente, no caso Calvin Klein, em que a Comissão Resolutiva :
consideró que el uso de la marca comercial por quien era a la época de ocurrencia de los hechos
su legítimo dueño, no constituye un atentado a la libre competencia, sino por el contrario,
constituye una expresión propia del derecho de dominio o propiedad de que era titular, conforme a
lo dispuesto en el artículo 33 del Reglamento de la Ley 19.039 y de esta forma comparte el criterio
sustentando por la Fiscalía Nacional Económica en su informe preliminar, que concluye que
existen normas de aplicación directa e inmediata y que existen en la especie, además, organismos
jurisdiccionales encargados de aplicarlas y que no corresponde a los organismos encargados de la
defensa de la libre competencia pronunciarse sobre ellos 285.
De outro lado, a titularidade de direitos exclusivos não isenta o agente econômico da aplicação
das normas de defesa da concorrência:
Si bien es cierto que el articulo 50 del Decreto Ley No 211, de 1973, hubo de
reconocer que hay ciertos monopolios o limitaciones a la libertad de comercio que
283 No mesmo sentido: Reebok Chile S.A., Reebok v. Forus S.A., Forus 05-11-1996; Asociación Industrial de
Laboratorios Farmacéuticos, Asilfa v. fizer Corporation, Pfizer, Esso Chile (CPC 549/457) – neste caso entendeu-se que
havia prática de oligopólio determinando a comissão que os contratos de distribuição existentes fossem devidamente
modificados -, Citroen v. CAAL – onde considerou-se lícita a utilização por parte de concessionária da marca Citroen ao
anunciar seus produtos e serviços, determinando a esta ultima multa por aplicar preço diferenciado por conta desta
utilização de marca, Empresas Warner, Pepsi v. Coca-cola & Cadbury – no qual foi indeferido pedido de anulação de
contrato no qual a Coca-cola impunha ao fabricante nacional de recipientes para venda do produto, exclusividade.
284 C.P.C. N” 1195 / ANT.: Denuncia de Laboratorios Recalcine contra Empresas Warner Lambert por
infracción a la Ley de Propiedad Industrial. Rol N” 12599 CPC, 28/1/2002. Em igual sentido, a Resolucion N°
697/ 16/7/2003 (marca O Neil). Igualmente, 408-01 FNE, 188-01 CPC, Denunciante Recalcine S.A.,
Recalcine, Denunciado Merck & Co. Inc., Merck: “En la especie, la conducta reprochada requiere que los
organismos que la Ley sobre Propiedad Industrial ha establecido, determinen previamente cuál es el alcance y
ámbito de protección de una patente de invención, materia que está fuera de la competencia de esta
Comisión, pues la Ley N° 19,039 ha encargado a otros órganos la resolución de estas materias”. Vide
tamb€m Res. 705/2003 (Marca Militronics)
285 Resolución Nº 643 de 03-04-2002, 640-01 CR, 115-99 CPC, 176-99 FNE, Denunciante: Calvin Klein
Trademark Trust, Calvin Klein; Denunciado: Michelangelo S.A.C.I., Michelangelo
se justifican por fundarse en razones o valores que el orden jurídico, en general,
considera superiores a la libre competencia, como en el caso de la propiedad
intelectual e industrial, no lo es menos que no puede aceptarse que, por existir un
derecho de autor, una marca comercial o una patente de invención, el respectivo
propietario vaya a estar dispensado, absolutamente, de la observancia de la ley
antimonopolios, de modo que si esa persona incurre en un atentado a la libre
competencia, este acto carecerá de justificación y será reprochable y punible de
acuerdo con las normas del Decreto Ley No 211, de 1973 286.
No caso recém citado, e em outros a autoridade chilena censura a utilização de direitos exclusivos
para fechar o mercado nacional à importação de produtos legítimos. Em decisão interessante
tratando de direitos de autor, a comissão resolutiva entendeu que nos casos referentes a
propriedade intelectual e direito de autor o mesmo critério adotado nos casos relativos a
propriedade industrial deve ser adotada e não pode haver oposição à importação e
comercialização de discos compactos ou lazer, sempre que hajam sido adquiridos ou seja
provenientes do produtor legítimo ou de pessoas autorizadas por este:
3.2. Si bien, en el presente caso, se trata de una situación relacionada con la
propiedad intelectual y derecho de autor, esta Comisión estima que corresponde
aplicar el mismo criterio adoptado por ella en casos similares referentes a la
propiedad industrial específicamente, a las marcas comerciales, esto es, nadie
puede oponerse a la importación y posterior comercialización en el país, de
fonogramas (discos compactos y discos láser), siempre que ellos sean legítimos,
es decir, hayan sida adquiridos o provengan de su productor legitimo o de las
287
personas autorizadas por éste para tales efectos.
A mesma tendência de defender as importações paralelas, e recusar o uso de direitos exclusivos
para impedir a regra de exaustão de direitos, encontra-se no caso da marca “carioca” :
Que si bien Importadora San Marco ha negado que el registro de la marca
“Carioca” a su nombre, haya tenido como propósito aprovecharse indebidamente
de la fama y notoriedad de una creación ajena, lo cierto es que practicó dicha
inscripción a sabiendas de la existencia de productos de procedencia extranjera
que portaban esa marca, ya que ella misma los comercializó en el país.
En consecuencia, no obstante que el referido registro no constituye por sí solo una
conducta reprochable desde el punto de vista de las normas sobre libre
competencia, Importadora San Marco no puede impedir que Vicencio y Universal, o
cualquier otra empresa interesada, pueda comercializar dichos productos en Chile,
ya que ello constituiría un atentado a la libre competencia, según la letra f) del
artículo 2” del Decreto Ley N” 2 ll, de 1973 288;
No entanto, não há sempre clareza na jurisprudência do que é defesa da concorrência, e do que é
concorrência desleal. No caso Metabowerke GMBH & Co., de 05-09-1997, a Comissão Preventiva
entendeu que o Artigo 5º do Decreto Lei 211, que mantêm vigente as disposições legais e
regulamentares referentes à Propriedade Industrial, não impede a Comissão de conhecer daquelas
situações que puderem ser contrárias às normas sobre livre competência, tendo em vista que a
proteção marcaria não exclui a possibilidade de abusos no exercício dos direitos pertinentes. No
caso, a empresa Koenig e Hijos Ltda. que havia registrado a marca "Metabo" em seu nome, não
teve garantida a possibilidade de impedir a comercialização no Chile de produtos provenientes da
firma alemã Metabowerke “, tendo em vista que o Tribunal entendeu que quando do registro a
empresa chilena teve como propósito aproveitar-se indevidamente da fama e notoriedade de
criação alheia e que estava ciente da existência de produtos de procedência estrangeira que
portavam tal marca, já que era encarregada da comercialização de tais produtos no país.
Igualmente não se distinguiu concorrência desleal ou violação de marcas e tutela antitruste no
caso Smithkline Beecham e Laboratórios Mayer. Na hipótese, discutiu-se se a utilização de
tecnologia depreendida de contrato próprio com empresa internacional (fabricação do antiácido
286 CPC 722/887, 15/12/1989. O caso apenas discute excesso de direitos, sem ponderar quanto a qualquer
domínio de mercados.
287 CPC 1006, 23/5/1997.
288 Resolucion 562, 28/1/2000
Eno) e posteriormente utilizada para fabricação de produtos concorrentes, utilizando marca
semelhante à Eno, havia pratica ilegal. Entretanto, entendeu-se que a Eno, ao não se opor ao
registro da marca e em conformidade com os termos do contrato antes existente entre as
empresas chilena e estrangeira, não havia ilegalidade nos atos praticados.
A Fiscalía Nacional Económica promoveu medida em face da Sociedad Santillana del Pacífico
S.A., Editorial Universitaria S.A. y Editorial Lord Cóchrane S.A., que resultou na decisão
entendendo ser legitima a fixação de preços para cumprir com obrigação relativa a direitos
autorais, conforme a Lei de Propriedade Intelectual, sempre que os editores respeitem a plena
liberdade do comerciante revendedor para que cobre ao público preço voluntariamente acordado
com o respectivo comprador.
Ainda, em procedimento movido pela Asociación de Radiodifusores de Chile, ARCHIEL em face de
Sociedad Chilena del Derecho de Autor, SCD, consideraram que a cobrança de direitos autorais
sobre porcentagem bruta das rádio-emissoras sem vinculação ao uso efetivo das musicas por
estas, seria caso de preço abusivo:
“ (…) declara que el régimen de fijación de tarifas establecidas por la Sociedad
Chilena del Derecho de Autor, por la ejecución de obras y producciones musicales,
consistente sólo en el cobro de tarifas sobre porcentajes de la totalidad de' los
ingresos brutos de las n Resolutiva radioemisoras, y sin vinculación respecto al uso
efectivo de la musica, es contrario a las normas sobre protección de la libre
competencia contenidas en el Decreto Ley NV 211, de 1973.
2.- Que, en consecuencia, las tarifas que se fijen por el Consejo Directivo de la
citada Sociedad, deben calcularse considerando el uso efectivo de la música
utilizada por las radioemisoras y no sólo sobre la totalidad de sus ingresos brutos.
3.- Que, sin perjuicio de lo expuesto, esta Comisión acuerda requerir del Supremo
Gobierno que patrocine las siguientes modificaciones reglamentarias y legales: (…)
“ 289
Propriedade Intelectual
Reglamento de la Ley No.19.039
Artículo 51: Sólo se podrán otorgar licencias no voluntarias en el caso en que el
titular de la patente incurra en abuso monopólico según la Comisión Resolutiva del
decreto ley No. 211, de 1973, que será el organismo encargado de determinar la
existencia de la situación denunciada y fallar en consecuencia.
La sentencia de la Comisión deberá calificar, a lo menos, los siguientes aspectos:
289 Resolucion da Comission Resolutiva, N 513 , de 8 de abril de 1998. A CPC também se pronunciou no
mesmo sentido nas res. 1003 e 1009 de 1997. Note-se que é corrente o entendimento jurídico que a cobrança
pelas sociedades de gestão de direito autoral possa ser veículo de abuso de poder econômico. Já disse a
Suprema Corte Americana: “The copyright laws confer no rights on the copyright owners to violate the antitrust
laws” (A lei autoral não faculta aos titulares de direitos autorais violarem a lei antitruste) Broadcast Music Inc.
v. Columbia Broadcasting Services, 441 U.S. 1, 19 (1979). Vide Chisum e Jacobs, Understanding Intellectual
Property, p. 4-229. O mesmo se nota no direito francês: “il s’agit lá d’éviter d’être en butte à une legislation qui
reprime l’entente illicite” , Claude Colombet, Propriété Litteraire et artistique et droits voisins, Dalloz, 1986, p.
432 . Este autor mesmo atuou como procurador de ente público brasileiro em caso contra o ECAD, sociedade
arrecadadora central, que sofreu medida preventiva impedindo a cobrança de direitos irrazoáveis, adotada
pelo Sr. Secretário da SDE, em despacho nº 246/96, de 23.10.96, (publicado no D.O.U., Seção I, p. 21.907,
de 25.10.96), e revogada Voto no Recurso Voluntário nº 08000.011187/95-RV, de 28 de abril de 1999,
Recorrente Escritório Central de Arrecadação e Distribuição – ECAD. In DOU de 12 de maio de 1999. Vide
também a decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina: “Embargos infringentes, Número: 00.002478-3
Des. Relator: Des. Carlos Prudêncio. Data Decisão: 09/05/2001 EMBARGOS INFRINGENTES. DIREITOS
AUTORAIS. FENACHOPP. COBRANÇA. ECAD. FIXAÇÃO EM 10% SOBRE O ARRECADADO EM
BILHETERIA. ABUSO. PERCENTUAL ACOLHIDO EM APELAÇÃO. VOTO VENCIDO SUSTENTANDO A
MINORAÇÃO, CONFORME DETERMINADO EM SENTENÇA. EMBARGOS ACOLHIDOS.O abuso praticado
pelo embargado, decorrente de sua posição dominante, qual seja, a legítima possibilidade de estipular,
unilateralmente, o valor a ser cobrado a título de direitos autorais, esbarra no Judiciário a partir do momento
em que é exercido com exorbitância de poderes, como ocorre in casu.”
La existencia de una situación de abuso monopolico.
En el caso que dicho pronunciamiento sea positivo, la sentencia de la Comisión
deberá establecer las condiciones en que el licenciatario deberá explotar
industrialmente la patente, el tiempo por el que se le otorgue la licencia y el monto
de la compensación que deberá pagar periódicamente quien utilice el
procedimiento de la licencia no voluntaria al titular de la patente.
Para todos los efectos de los análisis de los estados financieros y contables se
aplicarán las normas de la Superintendencia de Valores y Seguros para las
sociedades anónimas abiertas.
Decreto núm. 177/ 91 Aprueba Reglamento De La Ley No. 19.039
Artículo 96º: Cualquier persona interesada en obtener una licencia voluntaria,
recurrirá a la Comisión Resolutiva del Decreto Ley Nº 211 1973, que ser· el
organismo
competente
para
otorgarla.
Artículo 97º: En cualquier etapa del procedimiento, el reclamante y el ular de la
patente podrán celebrar una licencia contractual.
Artículo 98º: El otorgamiento de una licencia no voluntaria no impila explotación de
la patente por parte del titular ni el otorgamiento de encias voluntaria a terceros.
LEY 19.342 Regula Derechos De Obtentores De Nuevas Variedades Vegetales
Artículo 7º.- Si un obtentor incurriese en una situación de abuso monopólico en la
explotación o comercialización de la variedad protegida, según lo determine la
Comisión Resolutiva establecida por el decreto ley No. 211, de 1973, cuyo texto
refundido y sistematizado fue fijado por el decreto supremo No. 511, de 1980, del
Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, ésta dispondrá que el
Departamento de Semillas otorgue licencias no voluntarias.
La sentencia que sancione la infracción determinará, además, el monto y la forma
de pago de la compensación que el licenciatario deberá hacer efectiva al titular del
derecho.
S u m ár io do t ra t a me nt o da m at ér i a n a A m ér i ca do Sul
Licença de uso
Licença
concorrência
Licença
por
negativa
de
licença
Outras Licenças
Controle
de
Cláusulas
Restritivas
Jurisprudência
administrativa
Jurisprudência
Judicial
Permissão
de
Importação
paralela
Andina
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Mercosul
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S
S
S
S
NA
NA
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S=sim; S*= sim, por aplicação da norma andina; NE= não encontrado; NA=material pesquisado e
não utilizado para essa tabela.
Uso dos instrumentos de tutela da concorrência
Nesta seção, examinaremos alguns dos aspectos mais pregnantes da relação entre propriedade
intelectual e concorrência, à luz da prática de uso dos instrumentos de tutela da concorrência na
legislação e na jurisprudência dos países sul americanos.
P r eç os a bu s i vo s
A justificativa clássica para se rejeitar os monopólios é que eles induzem, quase que
inexoravelmente, a uma capacidade de reduzir a produção acima da demanda, e possibilitam o
titular do monopólio a forçar dessa forma a aceitação de preços mais altos do que ocorreria na
concorrência livre.
Preço abusivo na legislação nacional de patentes
Um número significativo de legislações nacionais sul americanas enfrenta a questão,
especialmente no tocante às licenças de patentes. O art. 45 da lei paraguaia de patentes (Lei de
Patentes 1.600/2001), assim como idêntica redação no art. 61 da lei uruguaia (Ley N° 17.164 Patentes de Invención, Modelos de Utilidad y Diseños Industriales), por exemplo, elenca entre as
razões de concessão de licenças por práticas anticompetitivas:
a) la fijación de precios del producto patentado, comparativamente excesivos
respecto de la media del mercado internacional;
b) La existencia de ofertas para abastecer el mercado a precios significativamente
inferiores a los ofrecidos por el titular de la patente.
c) La negativa de abastecer adecuada y regularmente al mercado local de las
materias primas o del producto patentado, en condiciones comerciales
razonables.
Uma versão ligeiramente mais elaborada se encontra na lei argentina (Ley 24.481 modificada por
la Ley 24.572 T.O. 1996 - B.O. 22/3/96), que enuncia como fundamento da licença:
a) La fijación de precios comparativamente excesivos, respecto de la media del
mercado o discriminatorios de los productos patentados; en particular cuando
existan ofertas de abastecimiento del mercado a precios significativamente
inferiores a los ofrecidos por el titular de la patente para el mismo producto;
b) La negativa de abastecer al mercado local en condiciones comerciales
razonables;
Note-se, aliás, a decisão da autoridade argentina em caso em que se alegava dumping em
hipótese de importação paralela:
“Importación paralela por parte del denunciado de productos Hawaiian Tropic comercializándolos a
precios inferiores de los cobrados por la denunciante, quien tiene la representación en Argentina de
estos productos..Precios Predatorios Desestimación de la denuncia por no encuadrar en la Ley de
Defensa de la Competencia” 290
De outro lado, curiosamente, a lei argentina efetivamente prevê repressão ao dumping:
“Ley 25.145, ARTICULO 2º — Las siguientes conductas, entre otras, en la medida
que configuren las hipótesis del artículo 1º, constituyen prácticas restrictivas de la
competencia:
m) Enajenar bienes o prestar servicios a precios inferiores a su costo, sin razones
fundadas en los usos y costumbres comerciales con la finalidad de desplazar la
competencia en el mercado o de producir daños en la imagen o en el patrimonio o
en el valor de las marcas de sus proveedores de bienes o servicios.”
290 Caso de 2-04-98 decidido pela comissão antitruste, Laboratorios Medex SAIC e Alberton SA
Aplica-se a esses países, além disso, as normas genéricas nacionais de tutela da concorrência e
o dispositivo do Protocolo antitruste 291.
De outro lado, sem previsão específica na lei própria, numa atitude bastante reiterada nas
administrações antitruste e tribunais nacionais, o órgão chileno de tutela da concorrência
considerou preço abusivo o cobrado pelo órgão central arrecadador de direitos autorais 292.
O uso da legislação geral de concorrência para determinar preço abusivo - caso brasileiro
No caso brasileiro, a lei de propriedade industrial não prevê especificamente o abuso de preços
como fundamento de licença compulsória. Na verdade, à diferença de seus parceiros no Mercosul,
o Brasil não lista na lei de patentes os fundamentos da licença em questão 293. Nas hipóteses em
que foi suscitado a pronunciar-se sobre a questão, o órgão antitruste brasileiro optou por ladear o
tema.
No entanto, a lei 8.883/94 prevê que constitui infração das normas de concorrência a prática de
preços abusivos. O parágrafo único do mesmo dispositivo dá como critérios de abusividade (i) o
preço do produto, ou sua elevação, não justificados pelo comportamento do custo dos respectivos
insumos ou pela introdução de melhorias de qualidade; (ii) o preço do produto anteriormente
produzido, quando se tratar de sucedâneo resultante de alterações não substanciais; e (iii) o preço
de similares, em mercados competitivos comparáveis.
Como lembra Bárbara Rosemberg,
“Adicionalmente, conforme supra mencionado, deve-se lembrar que a lei determina
que para que uma prática anticoncorrencial se configure, os elementos do artigo 20
da Lei 8.884/94 devem estar preenchidos. Assim, na hipótese de aceitar-se o
conceito de preço abusivo como uma prática anticoncorrencial, é imprescindível
que o agente tenha posição dominante, exercendo de forma abusiva tal posição e
aumentando arbitrariamente seus lucros” .
Esta norma indica repercussão da doutrina concorrencial européia, em particular do disposto no
atual art. 86 do Tratado de Roma 294.
A questão, assim, da abusividade do preço praticados por um titular, por exemplo, de uma patente,
passa pela inteira bateria de considerações discutida na seção inicial deste trabalho.
Um direito exclusivo de propriedade intelectual é, por definição 295, um título legítimo pelo qual se
adquire uma posição de mercado; mesmo se essa posição é objetivamente exclusiva, sem
alternativas reais para o consumidor, ou seja, um monopólio de sentido econômico, ainda assim
não há razões de recusa a uma prática de preços elevados.
Mesmo se parece pacífica a noção de que o exercício de direitos de propriedade intelectual não
isenta o respectivo titular das leis antitruste 296, parte da doutrina brasileira, e alguma jurisprudência
administrativa, demonstram extrema dificuldade em aceitar que preços altos num contexto de
exclusividade legítima configurariam automaticamente abuso.
291 Que sanciona o agente econômico, que em esfera do Mercosul, “ (a) fixar, impor ou praticar, direta ou
indiretamente, em acordo com concorrente ou isoladamente, sob qualquer forma, preços e condições de
compra ou de venda de bens, de prestação de serviços ou de produção;”
292 Asociación de Radiodifusores de Chile, ARCHIEL em face de Sociedad Chilena del Derecho de Autor,
SCD.
293 Citaremos profusamente neste contexto o excepcional trabalho de Bárbara Rosenberg, Patentes de
Medicamentos e Comércio Internacional: Os Parâmetros do TRIPs e do Direito Concorrencial para a Outorga
de Licenças Compulsórias, Tese apresentada à Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP)
como requisito parcial à obtenção do título de Doutor em Direito Econômico Financeiro, sob a orientação do
Prof. Titular Hermes Marcelo Huck, maio de 2004, inédito, que a autora nos deu acesso para este estudo.
294 "Any abuse by one or more undertakings of a dominant position within the common market or in a
substantial part of it shall be prohibited as incompatible with the common market insofar as it may affect trade
between Member States. Such abuse may, in particular, consist in: (a) directly or indirectly imposing unfair
purchase or selling prices or other unfair trading conditions
295 A não ser no caso de aquisição fraudulenta.
296 Como se vê no caso chileno, já mencionado, do CPC 722/887, 15/12/1989: “no puede aceptarse que, por
existir un derecho de autor, una marca comercial o una patente de invención, el respectivo propietario vaya a
estar dispensado, absolutamente, de la observancia de la ley antimonopolios, de modo que si esa persona
incurre en un atentado a la libre competencia, este acto carecerá de justificación y será reprochable y punible
de acuerdo con las normas del Decreto Ley No 211, de 1973”
Preço abusivo e prática européia
No entanto, como nota Bárbara Rosemberg, repetidas vezes as autoridades européias julgaram
abusivo preços praticados em contextos em que a capacidade de praticar tais preços fora obtida
legitimamente; e a autoridade patentária alemã repetidamente aplicou tal consideração no caso de
patentes 297. Seguramente, nos direitos de exclusiva pode haver (mas não necessariamente existe)
uma posição dominante a ser abusada 298.
O elemento crucial do abuso passaria a ser, então, qual o quantum a partir do qual se configuraria
o abuso 299. Mais uma vez Bárbara Rosemberg:
O parâmetro para a conceitualização do que seria o preço abusivo pode ser
tomado da decisão desse Tribunal de Justiça no caso United Brands, não obstante,
nesse caso especifico, o Tribunal tenha entendido que não estava suficientemente
provado que o preço era abusivo. Ao examinar o caso, o Tribunal entendeu que o
abuso decorreria da prática de um preço excessivo, que não tivesse uma
correspondência razoável com o valor econômico da prestação fornecida, podendo
ser objetivamente determinado pela comparação entre o preço de venda do
produto em questão e o seu custo de produção, inferindo-se, assim, a margem de
lucro. Em última instância, portanto, sugere-se que se aprecie a existência de uma
desproporção excessiva entre o custo efetivamente incorrido e o preço praticado e,
caso se verifique ser a margem elevada, defina-se ser o preço não eqüitativo, seja
em si mesmo, seja em comparação com produtos concorrentes.
Ao analisar o caso General Motors, a Comissão de Concorrência decidiu que a
prática anticoncorrencial estava configurada por haver extraordinária disparidade
entre os custos incorridos e os preços praticados, de maneira que praticava, em
média, o dobro do preço do concorrente e até 500% do que chegou a ser praticado
em alguns casos equivalentes. Em sede de recurso junto ao Tribunal, apesar de
que a decisão da Comissão não foi revertida, a empresa restou absolvida por ter
se comprometido a reduzir seus preços.
Outra metodologia de cálculo de preços abusivos sugerida pelo Tribunal de Justiça
das Comunidades é a comparação dos preços locais com aqueles praticados em
outros mercados. Pelo entendimento do Tribunal, quando uma empresa em
posição dominante impõe preços sensivelmente mais elevados do que os
praticados em outros Estados membros, essa diferença deve ser considerada
indício de um abuso de posição dominante, desde que a comparação dos preços
tenha sido feita de forma a garantir uma homogeneidade de custos. Constatada
uma grande diferença, decidiu o Tribunal de Justiça, em caso posterior, que o ônus
de provar as razões dessa diferença caberia à empresa investigada.
(...)Outra metodologia, sugerida por cortes alemãs, em revisão às decisões do
Escritório Federal de Patentes da Alemanha, é a de identificar qual seria o preço
do produto se o mercado fosse efetivamente concorrencia1
297 Bárbara Rosember, op. cit. “A Comissão de Concorrência das Comunidades Européias, bem como o
Tribunal de Justiça das Comunidades, já utilizaram tal dispositivo por diversas vezes, inclusive debatendo qual
seria a forma adequada para o cálculo desse preço. No mesmo sentido, o Escritório Federal de Patentes da
Alemanha, reagindo à tendência inflacionária dos anos 70, investigou e puniu uma série de abusos de posição
dominante que se traduziam em aumentos de preço injustificados.”
298 Num famoso caso relativo à patente do Valium, essa posição dominante foi assim definida: “an objective
concept referring to the conduct of an undertaking in a dominant position which is such as to influence the
structure of a market where, as a result of the very presence of the undertaking in question, the degree of
competition is already weakened and which, through recourse to methods different from those governing
normal competition, has the effect of hindering the maintenance of the degree of competition still existing in the
market or the growth of that competition”. Case 85/76, Hoffmann-La Roche v Commission, 1979 ECR 461.
299 Cabe notar que, mesmo na Europa, a jurisprudência relativa a abuso de preços não é abundante.
“Although price abuses are explicitly mentioned in Article 86 EC-Treaty, formal Commission decisions
concerning price abuse are rare. One of the main reasons for the absence of a more extensive case law can
be found in the practical difficulties of establishing price abuse. In particular as regards excessive pricing, little
case law has developed so far”, Marcel Haag and Robert Klotz, Commission Practice concerning excessive
pricing in Telecommunications, Competition Policy Newsletter 1998 - number 2 - June, encontrado em
http://europa.eu.int/comm/competition/speeches/text/sp1998_022_en.html , visitado em 21/2/2005.
No entanto, no caso específico da propriedade intelectual, um elemento peculiar entraria em jogo,
qual seja, se a patente ou outro direito são efetivamente capazes de praticar preços abusivos. Em
grande parte, isso se poderia determinar pela elasticidade da demanda, ou seja, se os
consumidores poderiam recorrer a outras alternativas, que não a oferecida pelo titular do direito
exclusivo 300.
A questão, porém, é certamente complexa, e ainda não testada, ao que se saiba, na América do
Sul, o que propicia o comentário de Bárbara Rosemberg:
(..) Reconhece-se, outrossim, que essa é uma discussão complexa e longe de uma
solução próxima, razão pela qual, conforme comentado, não se pretendia aqui
definir um posicionamento.
O caso específico dos países em desenvolvimento
Vale trazer imediatamente à consideração, neste contexto, que a rejeição teórica à questão de
abuso de preços em relação ao uso de patentes poderá ser contraposta á situação especial dos
países em desenvolvimento 301.
First, concern over monopoly pricing reflects fear of one potential abuse. However,
in developed countries prices are rarely the focus of competition policy per se and
more often the subject of price regulation for purposes of maintaining public health
and nutrition. Firms set prices in recognition of market substitutes that are rarely
absent (both in a static and dynamic context), suggesting that policy concern over
monopoly pricing is misplaced.
However, this optimistic view may not be shared by developing countries, both
because the number of available substitutes may be more limited and because
most innovations protected by IPRs are owned by foreign interests. In that context,
price monitoring may take on additional scope in developing countries. 302
Licenças de interesse público e controle de preços
Duas considerações a mais merecem ser feitas neste contexto. Em primeiro lugar, em especial no
tocante ao atendimento de demandas estatais ou de interesse público, o uso expressivo de
licenças compulsórias por interesse público, ou uso público dos direitos, provavelmente indica na
maior parte dos casos uma resposta a preços excessivos, sem que se suscite a análise antitruste.
Assim apontam as intervenções de Frederick Scherer citadas anteriormente, a respeito do caso
americano, britânico e canadense. Assim também indica a experiência pessoal deste autor, no
caso brasileiro dos remédios de AIDS, no qual atuou como consultor das autoridades sanitárias.
A segunda nota que se faz é que, especialmente no caso de remédios, é bastante generalizado o
controle de preços de produtos, de alguma natureza 303. Assim, a eficácia da ação antitruste teria
talvez menos significação social neste campo.
Voltaremos, mais adiante, a parte das nossas ponderações quanto ao abuso de preços no tocante
à aplicação da doutrina das essential facilities.
300 Bárbara Rosemberg, citando John Temple Lang, "Monopolisation and the definition of `abusè of a
dominant position under article 96 EEC Treaty", Common Market law review, vol. 16, 1979, p. 345: “na
medida em que a demanda é inelastica, e há poucos concorrentes, efetivamente o agente que detiver poder
econômico; ainda que obtido licitamente, não enfrentará qualquer limitação na fixação de seus preços. Se, por
exemplo, houver apenas um medicamento capaz de tratai uma doença órfã, o paciente terá de pagar o valor
que for cobrado pelo laboratório para adquiri-lo, independentemente de considerar que o produto está sendo
vendido a um preço abusivo. Evidentemente, o mesmo não ocorre quando o consumidor tem a possibilidade
de simplesmente não adquirir o produto por considerá-lo caro ou então opta por comprar algum sucedâneo,
ainda que não seja um substituto perfeito daquilo que pretendia adquirir.” Mais adiante, diz a autora:
“Conforme mencionado, no setor farmacêutico é bastante comum que um medicamento patenteado detenha
posição dominante em seu mercado relevante, já que, embora possa haver produtos com a mesma finalidade
terapêutica, raramente não são eles substitutos perfeitos (particularmente em virtude de efeitos colaterais) e,
portanto, não podem ser incluídos dentro de um mesmo mercado.”
301 Frederick Scherer, op. cit.: “Charging high prices has not in its own right been deemed actionable under
U.S. precedents”.
302 Keith E. Maskus, Mohamed Lahouel, op. cit., 14.
303 Keith E. Maskus e Mohamed Lahouel, op. cit., p. 19: “Virtually all nations regulate prices in order to limit
consumer costs or health procurement budgets. Such regulations differ widely across countries and account
for significant price variations.
A b us o d e d i re it os
A questão de abuso de direitos foi extensivamente tratada numa seção anterior. No entanto, cabe
aqui examinar a aplicabilidade da noção igualmente a algumas patologias do sistema de patentes,
que não foram assim classificadas anteriormente, como, por exemplo, a proteção de tecnologias
com patamar de inovação submínimo. Assim também, o uso de reivindicações excessivamente
amplas, em face do invento revelado, ou da utilidade industrial pertinente.
O reconhecimento de abuso de direitos – como causa autônoma de moderação da propriedade
intelectual - como causa específica de sanção do titular de direitos de exclusiva não é geral na
América do Sul.. A Venezuela, por exemplo, submete a avaliação do abuso de direitos ao abuso de
posição dominante 304; o Peru, além disso, consigna um parâmetro positivo do que é uso regular
de direito 305. Na lei de marcas paraguaia, estabelece-se um parâmetro geral de recusa às
cláusulas restritivas, considerando nulas as disposições que excedam o alcance regular do direito
306
, e na lei de patentes, se recusa o abuso de direitos como uma entidade diversa do abuso da
posição dominante 307.
No entanto, como já se disse numa seção anterior, não será na licença contra abusos que se terá
a maior oportunidade de emprego da noção. O campo mais propício para tanto, pelo menos na
prática americana, tem sido o de argumentar o abuso como matéria de defesa em ações de
violação de direitos.
Nesse contexto, ao abuso propriamente dito (definido num sistema de tradição européia
continental como excesso de poderes ou desvio de finalidade), aproximam-se figuras
assemelhadas, como a obtenção de um título imperfeito - por falta de atividade inventiva, ou por
reivindicações indevidamente abrangentes. Estas últimas hipóteses seriam objeto, normalmente,
de defesa de nulidade, e não de abuso. Ou, se permitidas na legislação pertinente, poderiam
eventualmente ser sujeitas a um questionamento constitucional, o que, no entanto, foge ao escopo
deste trabalho.
No entanto, nunca é demais notar que a análise de finalidade e de excesso de poderes foi objeto
de decisão da Corte Constitucional colombiana, no tocante à lei de cultivares:
La Constitución es clara al consagrar, de una parte, las limitaciones expresas del
derecho de propiedad (C.P. art. 58) y de otra, el principio de responsabilidad social
en virtud del cual todo derecho debe ejercerse sin abuso y con respeto a las
condiciones que le dan nacimiento (C.P., artículo 95-1), so pena de su nulidad,
limitación o caducidad, en los términos fijados por la ley 308..
Sem dúvida, parece ao autor que o caminho da repressão ao abuso, como o indica a legislação
paraguaia, tem mais suporte no direito comum dos países da América do Sul, do que a via mais
complexa da análise concorrencial.
Além da repressão ao abuso de execução, indicada na decisão, já mencionada, do Tribunal
Supremo da Venezuela contra a Microsoft 309, abundam na jurisprudência brasileira as decisões
indicando abuso do ente central arrecadador, não só quanto aos valores e métodos de cálculo
304 Lei de patentes: “Artículo 21.- De oficio o a petición de parte, el Instituto Venezolano de la Propiedad
Intelectual, previa calificación de la Superintendencia para la Promoción y Protección de la Libre Competencia,
podrá otorgar licencias obligatorias cuando se presenten prácticas que no correspondan al ejercicio regular
del derecho de propiedad industrial y afecten la libre competencia, en particular, cuando constituyan un abuso
de la posición dominante en el mercado por parte del titular de la patente. Para determinar la procedencia de
la compensación económica y su eventual monto, se tendrá en cuenta la calificación efectuada por dicha
Superintendencia.”
305Decreto Legislativo 823- del 23 de abril de 1996 , Artículo 5º.-El ejercicio regular de los derechos de
propiedad industrial no puede ser sancionado como práctica monopólica ni como acto restrictivo de la
competencia.
306 Artículo 35 - Serán nulas las cláusulas del contrato de licencia de uso que importen para el licenciatario
restricciones que no sean las propias de los derechos emergentes del registro de la marca
307 Lei de Patentes 1.600/2001 Artículo 36.- De la licencia convencional de patentes. (…) Queda prohibido
establecer condiciones o cláusulas comerciales que produzcan un efecto negativo en la competencia,
constituyan una competencia desleal, haga posible un abuso por el titular del derecho patentado o de su
posición dominante en el mercado, entre ellas las que produzcan: (…)
308 Sentencia C-262/96, análise do convênio UPOV em face da Constituição.
309 Tribunal Supremo da Venezuela na Sentencia Nro. 363 del 16/11/2001. Sala de Casación Civil.
monopolista de retribuição, mas até mesmo quanto à aplicação de penalidades previstas na lei de
propriedade intelectual 310.
Re cu sa d e lic enc iar d ire it os
Como longamente indicado em seção anterior, a recusa em licenciar direitos de propriedade
intelectual tem sido tratado há tempos pela doutrina e jurisprudência estrangeira. Esta questão
assume especial relevância na aplicação da doutrina das essencial facilities.
A doutrina, objeto de estudo em seção anterior, é particularmente importante no contexto de
recusa de licença de direitos de propriedade intelectual; como nota Bárbara Rosemberg, valendo
mais uma vez do magistério de Lang:
É interessante lembrar a lição de Temple Lang no sentido de que a licença
compulsória de direitos de propriedade intelectual tem sido concebida como um
tema que decorre dos casos relacionados a essential facilities.
A inter-relação recebe análise precisa de Régibeau e Rocket, num recente estudo de cunho
conservador:
In particular, any refusal to grant access to the protected intellectual asset should
be assessed in a manner consistent with the competition authority‘s policy on
vertical restraints. In the EU, for example, this would mean that a refusal to license
the intellectual property to a (potential) downstream competitor would be deemed
unlawful if the patent holder has significant market power in both the upstream and
downstream markets. In other words, licensing could be made compulsory even if
the patent is not absolutely essential to compete in the downstream market. The
correct test in the upstream market is whether the number, type and ownership of
alternative technologies is such that the patent-holder enjoys significant market
power. Hence the exclusive nature of the property rights granted by a patent should
not automatically translate into a right to use the patent exclusively 311.
Na legislação sul americana, a simples recusa de licenciar está prevista frontalmente na lei
argentina de patentes, independentemente (ao que se depreende) de evidência de abuso de
posição dominante 312. Na região, é caso isolado 313.
310 Por exemplo, “DIREITOS AUTORAIS. ECAD. AÇÃO DE COBRANÇA. CLUBE SOCIAL. USUÁRIO
PERMANENTE. (...) MULTA DE 10%. Indevida, por ausente previsão contratual ou norma legal no patamar
de 10% pretendido pelo autor; devida no patamar de 2%, face à incidência do CDC ao caso. MULTA
EQUIVALENTE A VINTE VEZES O VALOR QUE DEVERIA SER ORIGINARIAMENTE PAGO. Indevida a
multa estipulada pelo art. 109 da Lei nº 9.610/98, no valor de vinte vezes o valor que deveria ser
originariamente pago, por manifesta abusividade, afrontando o princípio da proporcionalidade, sendo
extremamente onerosa, devendo ser afastada. (...) . Precedentes desta Câmara. Apelação parcialmente
provida. (Apelação Cível Nº 70007589955, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal De Justiça Do Rs,
Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Julgado Em 18/12/2003)”
311 Pierre Régibeau e Katharine Rocket, The Relationship Between Intellectual Property Law and Competition
Law: An Economic Approach, University of Essex and CEPR, June 2004
312 Ley 24.481 , Articulo 42 - Cuando un potencial usuario haya intentado obtener la concesión de una
licencia del titular de una patente en términos y condiciones comerciales razonables en los términos del
artículo 43 y tales intentos no hayan surtido efecto luego de transcurrido un plazo de CIENTO CINCUENTA
(150) días corridos contados desde la fecha en que se solicitó la respectiva licencia, el INSTITUTO
NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, podrá permitir otros usos de esa patente sin autorización de
su titular. Sin perjuicio de lo mencionado precedentemente, se deberá dar comunicación a las autoridades
creadas por la Ley Nº 22.262 o la que la modifique o sustituya, que tutela la libre concurrencia a los
efectos que correspondiere.
313 Existe tal previsão, porém, na lei britânica (artigo 48.3d) e na lei chinesa (artigo 51) e na lei Israelense. Diz Carlos M.
Correa, Intellectual Property Rights And The Use Of Compulsory Licenses: Options For Developing Countries,
encontrado em http://www.southcentre.org/publications/complicence/toc.htm , visitado em 22/2/2005: “In the United
Kingdom and in other countries that have followed the model of UK legislation, "refusal to deal" may lead to a
compulsory license when an export market is not being supplied, the working of any other patented invention which
makes a substantial contribution is prevented or hindered, or the establishment or development of commercial or industrial
activities in the country is unfairly prejudiced (Section 48.3.d of the UK Patent Act, as revised in 1977). Similarly, in
South Africa, a license can be granted in the case of the refusal to grant a license on reasonable terms, where trade or
industry or agriculture or the establishment of a new trade or industry in the country is prejudiced, and it is in the public
Em decisão administrativa, a autoridade peruana apreciou, sem considerar no caso haver violação
da lei de concorrência, a recusa de licença de direitos autorais 314; em outro caso, o recusa de
acesso a uma licença de marca de certificação foi condenada 315. O Protocolo de Concorrência do
Mercosul igualmente prevê que a recusa de prestações no âmbito do mercado comum seria
sancionável 316, como o prevê a lei argentina 317 e, de alguma forma, a chilena 318.
Doutrina das essential facilities.
No Brasil, parece perfeitamente aplicável a noção no tocante aos direitos de propriedade
intelectual:
Aliás, apenas tomando o conceito como pressuposto é que se pode compreender a
razão pela qual o legislador inseriu os incisos VI e XVI do artigo 21 na Lei 8.884/94,
definindo como anticompetitivos: (i) o impedimento de acesso de concorrente à
tecnologia; bem como (ii) o impedimento da exploração de direitos de propriedade
industrial ou intelectual, ou de tecnologia. A contrario sensu, se a tecnologia e/ou
os direitos de propriedade industrial, dentre os quais se inclui a patente, não
pudesse configurar um bem de produção essencial, não haveria razão para que o
legislador previsse que, em algumas hipóteses, configura prática anticoncorrencial
não permitir o acesso a tais bens. Evidentemente, tal situação somente será
contemplada se os efeitos do artigo 20 da mesma Lei tiverem sido verificados *e
desde que a titularidade da patente ou da tecnologia garanta um monopólio ao
titular em seu mercado relevante 319
No entanto, a autora manifesta extrema prudência no uso da doutrina:
Diante dessa assertiva, nota-se que a doutrina das essential facilities, própria do
direito antitruste, pode vir a ser utilizada para limitar direitos absolutos de titulares
de patentes em algumas situações específicas em que houver recusa de
disponibilizar o acesso a tal bem pelo titular. É imprescindível, para tanto, que a
patente em questão configure, efetivamente, um bem de produção essencial para a
atuação de terceiros.
É fundamental que os critérios sejam precisamente observados, sob pena de se
fragilizar os direitos patentários em detrimento de incentivos de eficiência dinâmica.
A garantia de acesso a tal bem deve, em última instância, promover a concorrência
e o desenvolvimento tecnológico, devendo-se garantir que eventual possibilidade
de acesso não mitigue tal desenvolvimento, na medida em que os concorrentes
interest that a license be granted (section 56(2)(d), Patents Act No. 57 of 1978). The hypothesis of "refusal to deal" has
also been provided for in the area of breeders' rights. For instance, the law of Poland on plant varieties protection (1987)
stipulates that a compulsory license may be granted when the title-holder does not offer a license allowing third parties to
meet unsatisfied needs of the national economy, or makes the grant of a voluntary license subject to unfair conditions
(Article 29)”.
314 Proc. 005 -2003-INDECOPI/CLC, de 14 de mayo de 2003, denuncia presentada por la empresa Tele
Cable S.A. contra las empresas Fox Latin American Channel Inc. y Turner Broadcasting System Latin America
Inc., por presunto abuso de posición de dominio en la modalidad de acuerdos verticales de exclusividad y
negativa a conceder licencias de propiedad intelectual.
315 No caso da Ambev Peru, que se viu tolhida de entrar no mercado de cervejas por recusa de licença de
marca coletiva. Tal marca é aposta nas garrafas usadas pelos engarrafadores de bebida, reunidos em
associação (SIE), de tal forma que se tornem intercambiáveis no retorno.
316 Art. 5º. “(m) recusar injustificadamente a venda de bens ou a prestação de serviços;”. Como visto, não é
claro se tal vedação abrangeria a recusa de licença.
317 Ley 25.145 . “ARTICULO 2º — Las siguientes conductas, entre otras, en la medida que configuren las
hipótesis del artículo 1º, constituyen prácticas restrictivas de la competencia (…) l) Negarse injustificadamente
a satisfacer pedidos concretos, para la compra o venta de bienes o servicios, efectuados en las condiciones
vigentes en el mercado de que se trate;
318 Lei 211, Articulo 3º. (…) Se considerarán, entre otros, como hechos, actos o convenciones que impiden,
restringen o entorpecen la libre competencia, los siguientes: (…) b) La explotación abusiva por parte de una
empresa, o conjunto de empresas que tengan un controlador común, de una posición dominante en el
mercado, fijando precios de compra o de venta, imponiendo a una venta la de otro producto, asignando zonas
o cuotas de mercado o imponiendo a otros abusos semejantes. Também aqui não é claro se tal vedação
abrangeria a recusa de licença.
319 Bárbara Rosemberg, Os Parâmetros do TRIPs e..., op. cit.
optem por acreditar que terão acesso à patente e, portanto, não precisarão investir
em P&D. Caso isso ocorresse, os efeitos dinâmicos sobre a concorrência poderiam
ser mais deletérios que a perda de eficiência estática que se procura sanar.
Diante disso, evidentemente não será qualquer patente que configurará uma
essential facility, sendo imprescindível que os demais requisitos estejam
preenchidos. Aventa-se, assim, a obrigação de permitir o uso de uma patente que
cubra uma tecnologia básica a terceiros que pretendam desenvolver patentes
derivadas. Ilustrativamente, e sem entrar no mérito da decisão, caberia citar a
recente decisão da Comissão Européia de Concorrência 320, que obrigou a
Microsoft a divulgar informações completas e precisas que sejam indispensáveis
para que os concorrentes da Microsoft alcancem a interoperabilidade com os
computadores PC e os servidores, por terem considerado que o sistema operativo
Windows teria se transformado em uma infra-estrutura essencial. Além de obrigar a
abertura dos códigos fonte, notou a comissão que, na hipótese de a informação
disponibilizada estar protegida por direitos de propriedade intelectual, deverão os
usuários de tais informações remunerar a Microsoft.
No Brasil, notam-se alguns casos em que a jurisprudência judicial estadual haja reconhecido uma
modalidade de essntial facilities, em especial nos casos em que haja mudança de comportamento
anterior, em face de uma manifestação de poder de mercado, num fluxo a jusante 321. A
autoridade antitruste peruana também considerou a aplicação da doutrina em pelo menos um caso
322
Essential facilities e o caso sul africano
Em 16 de Outubro de 2003, a autoridade antitruste sul africana emitiu o seguinte comunicado:
The Competition Commission has found that pharmaceutical firms GlaxoSmithKline
South Africa (Pty) Ltd (GSK) and Boehringer Ingelheim (BI) have contravened the
Competition Act of 1998. The firms have been found to have abused their dominant
positions in their respective anti-retroviral (ARV) markets.
In particular the Commission has found the firms have engaged in the following
restrictive practices:
• Denied a competitor access to an essential facility
• Excessive pricing
• Engaged in an exclusionary act
The Commission has decided to refer the matter to the Competition Tribunal for
determination 323.
Nota Bárbara Rosemberg, falando do dispositivo sul africano prevendo a licença em caso de
essential facilities:
(...) a autoridade de defesa da concorrência da África do Sul, por contemplar tal
previsão em sua lei, houve por bem entender que a GlaxoSmithKline South Africa
320 [Nota do original] Comissão De Concorrência Da União Européia, Microsoft/ W2000 Case, COMP/37.792
321 Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Agravo de Instrumento Quinta Câmara Cível Nº
70008736902. Comarca de Sapucaia do Sul. Companhia brasileira de bebidas (agravante). Pepsi cola
engarrafadora ltda (agravante). Comercial de bebidas amazonense ltda. (agravado). INDENIZAÇÃO.
DISTRIBUIÇÃO DE BEBIDAS. CONCORRÊNCIA. Mostram-se presentes os requisitos estabelecidos no art.
273 do CPC, quanto mais, diante da prova documental produzida com a inicial da ação indenizatória,
promovida pela agravada, onde há suporte suficiente para convencer da existência do alegado contrato de
distribuição e da concorrência desleal, promovida pelas agravantes, com abuso do poder econômico, em
detrimento da sobrevivência empresarial da agravada que até já recebeu expresso reconhecimento, no
passado, pelos bons serviços como distribuidora das bebidas. Assim, é de ser mantida a decisão atacada.
Obrigação das agravantes, de fornecer os refrigerantes fabricados pela AMBEV (marca Pepsi e Brahma), por
preços destinados aos distribuidores-atacadistas, bem como de apresentar a tabela de custo de toda a linha
de refrigerantes para distribuidores-atacadistas e tabela de preços utilizada para a venda direta aos
consumidores, sob pena de multa.Agravo conhecido, mas desprovido.
322 Resolución Nº 0225-2004/Tdc-Indecopi. Comisión De Libre Competencia. Denunciantes: Central Unitaria De
Trabajadores Del Perú (Cut). Javier Diez Canseco Cisneros Denunciados : Afp Horizonte. Afp Integra. Afp Unión
Vida.Profuturo Afp, Asociación De Afps S
323 Encontrado em http://www.cptech.org/ip/health/sa/cc10162003.html , visitado em 22/2/2005.
(Pty) Ltd. (GSK) e a Boehringer Ingelheim (Pty) Ltd (BI) estariam incidindo em
conduta anticompetitiva, por terem abusado de suas posições dominantes nos
seus respectivos mercados relevantes de medicamentos antiretrovirais.
Especificamente, a Comissão entendeu que tais empresas teriam negado o acesso
a uma facilidade essencial, praticado preços abusivos e, ainda, incidido em
práticas que tinham por intuito excluir terceiros do mercado°.
Após a decisão, o governo sul-africano acabou por entrar em um acordo com tais
laboratórios, que concordaram em licenciar suas patentes para que fabricantes de
genéricos introduzissem concorrência no mercado e, diante dos royalties
acordados, garantir-se-ia a remuneração do titular e, ao mesmo tempo, a redução
de preços441. Assim, ainda que ao final as partes tenham entrado em um acordo,
não se pode negar que a decisão da autoridade de concorrência sul-africana é um
importante precedente a ser estudado pelo Brasil e por outros países em
desenvolvimento (...)
C lá us u las a nt i- c o mpe t i t i va s em c ont rat o s d e P I
Como clásusula contratuais podem se mostrar anticompetitivas
No terceiro capítulo deste estudo, documentamos a tradição sul americana de análise das
cláusulas restritivas dos contratos de propriedade intelectual e de comércio de tecnologia,
mencionamos as longas discussões do Código de Conduta de Transferência de Tecnologia, a
contribuição de TRIPs ao ambiente jurídico, e o exemplo da análise concorrencial de tais cláusulas
nas jurisdições dos países de economia de mercado da OECD.
Contratos relativos à propriedade industrial e ao comércio de tecnologia têm, freqüentemente,
disposições que merecem objeção dos vários órgãos regulatórios nacionais ou supra-nacionais,
seja com base em critérios concorrenciais, seja com base em outros aspectos, que se sobrepõem
ao interesse das partes que os subscrevem. Tais outros aspectos incluem, por exemplo, os efeitos
da tecnologia transferida na economia ou na tecnologia nacional ou regional, ou no meio ambiente.
É claro que o tema do poder econômico é central nesse tipo de avaliação das cláusulas em estudo
324
.. Tais ponderações não devem ser tomadas como rejeição incondicional da validez de um
comércio de tecnologia.
Certas percepções mais recentes, sem descartar o reconhecimento do poder econômico pertinente
à tecnologia, têm no entanto imaginado reconhecer efeitos pró-competitivos e não restritivos da
competição nos contratos de licença e de tecnologia 325:
In particular, it was no longer considered that an exclusive right necessarily
conferred market power. Often, there were enough substitutes in the market to
prevent the holder of an intellectual property right from actually gaining market
power. The availability of substitutes was an empirical question that could only be
determined on a case-by-case basis. Further, even if the intellectual property right
concerned generated market power, the right holder's behaviour might not
necessarily constitute an abuse of a dominance. Therefore, under current
standards the exercise of an intellectual property right as such was not restrained
by competition law.
The point was made that, in the application of competition law, there was also now
a much greater appreciation of the efficiency benefits arising from the licensing of
intellectual property rights. Licensing was regarded as generally pro-competitive; it
should not be subject to excessive regulation by national competition laws. Some
national competition laws defined safety zones or group exemptions to reflect this
presumption. Where an individual licensing practice needed to be examined, this
was generally done on a case-by-case basis according to a "rule of reason"
standard by which the pro-competitive benefits would be weighed against
anti-competitive effects. Reference was also made to the use of guidelines by
324 Como dissemos em nosso (1984a 4a) Tecnologia e Poder Econômico. Revista Brasileira de Tecnologia, 15(3).
325 Report (1998) of the Working Group on the interaction between trade and competition policy to the General
Council, Wt/Wgtcp/2, 8 December 1998
national competition authorities as a means of contributing to predictability and
transparency in the application of competition law, for example to provide guidance
on licensing practices that would be presumed acceptable and on those that might
require examination.
The view was expressed that, nonetheless, the compatibility of competition law and
intellectual property rights depended on competition law being properly applied to
the exercise of those rights. A proper application of competition law should avoid
two extremes: too stringent an application could lessen innovation; an ineffective or
insufficient application could result in an over-extended grant of market power
Cláusulas restritivas na legislação brasileira
A legislação brasileira vigente não dispõe de parâmetro quanto ao qual se referir para identificar
quais seria as cláusulas restritivas dos contratos de tecnologia. Pode-se, talvez, tomar como
parâmetros juridicamente seguros os do TRIPs 326, os quais, inteligentemente aplicados, podem, a
nosso juízo, dar a latitude adequada à defesa econômica do mercado e auxiliar ao
desenvolvimento tecnológico brasileiro.
Como visto, o estilo TRIPs de análise das cláusulas restritivas é o de precisar o conteúdo e os
propósitos dos direitos de propriedade intelectual (inclusive os direitos não reais sobre o know how,
neste caso incluído na noção), e daí mensurar o seu uso abusivo, sob a ótica da tutela da
concorrência no mercado relevante. Levando-se em conta a análise americana sobre a existência
de um mercado final dos produtos e serviços, e outro mercado instrumental de tecnologia ou bens
intangíveis (além do terceiro mercado, de desenvolvimento), em cada um destes mercados podese deduzir o impacto concorrencial que justifique a rejeição à cláusula ou prática em questão.
À luz dos dispositivos constitucionais aplicáveis, existe um interesse público em que a concorrência
efetiva ou potencial nestes mercados seja incentivada. Ou seja, de que cada licença ou contrato de
know how propicie a obtenção, manutenção ou expansão de níveis legalmente aceitáveis de
concorrência efetiva e potencial tanto no mercado final como no instrumental. Não só que se
aumente a produção de bens e serviços, como também se visa que os mesmos efeitos se façam
sentir quanto à disponibilidade de tecnologia, através de absorção e geração própria derivada.
Assim, ao contrário do que se poderia supor, a perspectiva concorrencial não se confronta com a
prevista na Carta de 1988, de que a propriedade industrial seja aplicada de forma a causar o
desenvolvimento social, tecnológico e econômico do país. O incentivo à concorrência (através do
desenvolvimento) não colide, em tese, com a liberdade de concorrência.
Fora das três hipóteses expressamente mencionadas por TRIPs, falta-nos no entanto uma listagem
de práticas que pudessem orientar a análise. Não se depreenda, porém, a ilicitude da rejeição das
cláusulas e práticas restritivas, e a – ao contrário – que tais disposições e práticas seriam lícitas, só
por não termos em texto legal uma listagem formal.
Tal não ocorre pela própria natureza das cláusulas e práticas, polimorfas e mutáveis, forjadas à
medida da criatividade e astúcia das partes. O que merece tutela, solidamente, é a integridade dos
direitos de propriedade intelectual, que não devem ser abusados de forma a lesar a concorrência e
os interesses públicos.
A própria estratégia de TRIPs, de rejeitar as práticas restritivas só quando sejam abusivas aos
direitos de propriedade intelectual, instaura claramente o parâmetro de legalidade quanto ao qual
se apurará a rejeição. Sabendo-se, por exemplo, qual conteúdo e os limites da patente, tudo o que
exceder esse teor (em excesso de poderes ou desvio de finalidade) será abusivo. Não se exige,
para reprimir o excesso de poderes ou desvio de finalidade na esfera administrativa, qualquer
listagem específica, em vista do interesse maior de legalidade e moralidade do serviço público; não
há razão para fazê-lo neste caso, onde interesses constitucionais igualmente relevantes então em
jogo.
Mas lembre-se: a noção de abuso, por definição, é qualitativa. Não há abuso em tese. Abusa-se de
poderes administrativos, ou de poderes de uma patente, ou da situação naturalmente favorecida
de quem dispõe de know how, numa situação concreta. Só nos limites desta concretude que se
desenha o abuso. Em particular, tal ocorre no caso de um desvio de finalidade, quando, em
326 Advertindo-se, aqui também, que TRIPs não se aplica diretamente no país. Mas como diretriz de aplicação dos
direitos em vigor na esfera nacional, desde que garantido um entendimento compatível com o conteúdo e a teleologia da
norma nacional, nada há que se objetar.
princípio, o abutente segue à letra o receituário de seus poderes, mas com fins divergentes
daqueles que justificam os mesmos poderes.
Ora, ainda que se considerando que os direitos de propriedade intelectual nasçam de uma
restrição da concorrência, já se viu longamente que eles se constroem através de um
balanceamento de interesses múltiplos e complexos. Estes interesses não se resumem à teia
concorrencial. Assim, só há abuso quando, num caso concreto, se apure um desbalanceamento
destes interesses, de maneira a exceder os poderes, ou exercê-los contra seus fins.
Veja-se, desta feita, que o modelo TRIPs aponta não só para um episódio de apuração de
razoabilidade: antes de aplicar o art. 54 da lei antitruste, vai-se analisar o abuso no âmbito da
propriedade intelectual, com suas finalidades e poderes próprios. Só depois de apurado o abuso,
prossegue-se com a busca do balanceamento da lesão concorrencial. Duas etapas sucessivas,
desta feita, e em cada uma delas se avalia a razoabilidade da prática ou da cláusula.
Cabe, porém, mencionar, ainda que a título rememorativo, os dispositivos do AN 15 que listavam
as cláusulas restritivas; recolhidas da legislação de concorrência ou da análise do abuso de
direitos, tais disposições, por não mais constarem de texto normativo, não serão menos aplicáveis
sob o direito vigente.
Assim é que, ao recitar tais cláusulas, mencionaremos as que, segundo nosso entendimento,
constituíam exclusivamente manifestação de intervenção direta na economia através da regulação
substantiva e discricionária da importação de tecnologia. As demais, em princípio, continuam
objetáveis em nosso direito.
Licenças de patente
Segundo o AN 15, seriam vedadas as disposições restritivas à exploração efetiva do objeto da
patente, bem como para atividades do licenciado, principalmente, a que:
ƒ
Regule, determine, altere ou limite a produção, venda, preço, publicidade
ou difusão, distribuição, comercialização ou exportação, bem como a
contratação de pessoal e a reserva ou a distribuição de mercados ou a
exclusão de algum deles, excetuado, neste último caso, quando admitida
pela
legislação
de
propriedade
industrial,
quando
exigida
comprovadamente por legislação específica do país do licenciador ou,
ainda quando decorrente de Ato, ou Acordo Internacional de que o Brasil
participe 327.
ƒ
Obrigue ou condicione a compra de insumos ou componentes necessários
à fabricação ou utilização do processo, bem como de materiais, máquinas
e equipamentos do licenciador e/ou de fontes por ele determinadas,
inclusive de procedência interna; 328
ƒ
Estabeleça a obrigatoriedade de o adquirente ceder, a título gratuito, as
inovações, melhoramentos ou aperfeiçoamento por ele introduzidos ou
obtidos no país com relação ‘a tecnologia transferida, os quais poderão ser
transmitidos ao fornecedor, nas mesmas condições da tecnologia
transferida;329
ƒ
Impeça a livre utilização dos dados e das informações transmitidas, após a
extinção da patente 330.
327 [Esta, e as notas seguintes, assinaladas com um asterisco, são do nosso Legislação da Propriedade Industrial e do
Comércio de Tecnologia, Forense, 1982, que se propunha a dar a matriz legal dos dispositivos do Ato] Vide Lei 1.521/51
arts. 2º, VIII e 3º, III; Lei 4.137/62, art. 2º, I, a e g; IV, a: V, a..
328 * Vide Lei 1.521/51 arts. 2º, VIII e 3º, III; Lei 4.137/62, art. 2º, I, a e g; IV, b; CPI, art.29, § 2º .
329 * Vide Lei 4.137/62, art. 2º., I, g.
330 * Código da Propriedade Industrial, art. 48, AN 17/76, item 1.5..5.
ƒ
Contenha disposições passíveis de limitar, regular, alterar, interromper ou
impedir a política e as atividades de pesquisa e desenvolvimento
tecnológico do licenciado331;
ƒ
Vise a impedir o licenciado de contestar, administrativamente ou mediante
procedimento judicial, os direitos de propriedade industrial pretendidos ou
obtidos no país pelo licenciador; 332
ƒ
Exima o licenciador de responsabilidade frente a eventuais ações de
terceiros, originadas de vícios ou defeitos inerentes ao conteúdo do objeto
da licença de que trata o contrato;
ƒ
Transfira para o licenciado a responsabilidade e o ônus, inclusive
financeiro, pela manutenção do direito de propriedade industrial concedido
ao privilégio, no País.333
Quanto ao primeiro caso, certamente não se estará sob uma proibição per se (aliás, à luz de
TRIPs, não haveria mais proibição absoluta). À luz dos parâmetros hoje aplicáveis, não serão
rejeitadas - sempre e em todas as circunstâncias - as cláusulas que regulem, determinem, alterem
ou limitem a produção, venda, preço, publicidade ou difusão, distribuição, comercialização ou
exportação, bem como a contratação de pessoal e a reserva ou a distribuição de mercados ou a
exclusão de algum deles.
Há certamente disposições deste gênero que seriam não abusivas (e enfatize-se, o primeiro abuso
a se considerar é do direito de patentes, e não, ainda, do poder econômico). Por exemplo, há
razões de se limitar a exportação para países específicos onde outro licenciado já tenha licença
exclusiva (embora, ao que entenda, não o seja aceitável a restrição de exportação, em geral).
Aliás, para que o licenciante pudesse dar uma licença exclusiva no Brasil, seria necessário fazer a
mesma restrição, que analisamos neste passo, nos contratos que viesse a celebrar no exterior com
terceiros. Sendo o direito de patentes ainda nacional, é perfeitamente plausível repartir os
mercados nacionais por licenças exclusivas – mas não é válido, necessariamente, fazer o mesmo
nos mercados regionais, como o MERCOSUL.
Em geral, não pareceriam abusivas as disposições que, à luz do conteúdo das patentes descrito no
art. 43 do CPI/96, poderiam ser restritas a terceiros pelo titular. Seriam abusivas, de outro lado, as
imposições que, utilizando-se do poder de negação da patente, impusessem ao licenciado ações
ou omissões além do escopo do direito. Por exemplo, a imposição de que o licenciado de uma
patente de motores de automóvel só adquirisse uma marca de clipes.
Ou a famosa cláusula grant-back (traduzida usual mas erroneamente por retrocessão), pela qual
todos os aperfeiçoamentos que faça o licenciado no objeto pertencem ao licenciador. Tal
disposição é vedada no art. 63 do CPI/96, ao dizer que “o aperfeiçoamento introduzido em patente
licenciada pertence a quem o fizer, sendo assegurado à outra parte contratante o direito de
preferência para seu licenciamento”. Igualmente TRIPs aponta como recusável a cláusula “de
retrocessão exclusiva, ou sejam, as que obrigam ao licenciado transferir exclusivamente ao titular
da patente as melhoras feitas na tecnologia licenciada”. Lógico que os dois preceitos, do CPI e de
TRIPS têm conteúdo diverso, ainda que não necessariamente incompatível. Mas sempre é
possível estabelecer uma obrigação de oferta, e até mesmo prelação, desde que sempre
remunerada.
Mas o abuso (como vimos ao tratar de patentes) não se resume ao excesso de poderes. Existe
abuso quando se nota também um desvio de finalidade. Assim, a licença da patente não pode ser
utilizado para implementar fins diversos das funções do sistema de patente – por exemplo, para
impedir o desenvolvimento tecnológico.
Até ai iríamos, no tocante ao abuso de patentes. Vejamos, agora, o que se poderia fazer no âmbito
da análise da regra da razão concorrencial.
331 * Lei 5.648/70, art. 2º, § Único. Lei 4.137/62, art. 2º. I, g.
332 * Sendo a nulidade questão de ordem pública, não se admitiria que a licença impedisse a satisfação do interesse
público em anular ou cancelar a patente.
333 * A importância importaria em aumento do montante do pagamento.Vide Código da Propriedade Industrial, art. 29 §
1º.
Para isso, imaginemos a existência dessa cláusula de retrocessão exclusiva, e que o INPI a tenha
recusado. Ainda que tida por excedente dos direitos inerentes da patente, o órgão antitruste
poderia ser levado a absolver a cláusula, se as condições materiais do mercado, consideradas à
luz dos termos contratuais da licença concedida, em face até mesmo de outras licenças anteriores,
satisfaçam o balanceamento de interesses do art. 54 da Lei 8.884/93, a que nos referimos na
seção relativa às cláusulas restritivas sob o óculo de TRIPs, ao tratar da “ regra da razão”.
Assim, primeiro se verifica se há abuso em face do direito de patentes, e depois se avalia se esse
abuso abala a concorrência, de uma forma que não seja justificável sob o art. 54 da Lei Antitruste.
Como se verá abaixo, tais análises não serão feitas, em todos os casos, necessariamente pelo
INPI. Vide, quanto à noção de abuso, o que se disse no capítulo de patentes. Mas para a primeira
parcela da análise, que importa em aplicação e compreensão dos propósitos e alcances das
normas de propriedade industrial, a oitiva da autarquia num procedimento administrativo de recusa
das cláusulas e práticas restritivas será possivelmente inevitável.
Outro tanto se dirá da segunda modalidade de restrição. Não se admitirá disposição que obrigue
ou condicione a compra de insumos ou componentes necessários à fabricação ou utilização do
processo, bem como de materiais, máquinas e equipamentos do licenciador e/ou de fontes por ele
determinadas, quando se trate de tie in, ou, no dizer de TRIPs, “a obrigação de o licenciado
adquirir do licenciante outras tecnologias ou materiais que aquele não necessite o deseja”. No
caso, se usa da patente para obrigar o licenciado a fazer coisas que os direitos inerentes à patente
não impõem.
Mas haverá hipóteses em que a indicação (não a imposição) de fonte de insumos que não seja
abusiva, especialmente quando a licença inclua marca, ou o licenciado exercer o eventual direito
de indicar a fonte da tecnologia; ou, uma hipótese a mais, quando um determinado nível qualitativo
seja relevante para atingir ao nível razoável de remuneração por parte do licenciante 334.
Note-se que exigência de fonte de insumos não se confunde com a cláusula, sempre possível, de
parâmetros mínimos de qualidade, ou de compatibilidade com outros produtos (por exemplo,
satisfação de um standard geral de uma indústria, como o padrão twain para comunicação de
scanners). Admitidos sistematicamente pelo direito da CE 335, tem neste só a observação de que
não poderão tais exigências estender-se a outros produtos além dos patenteados 336, a não ser
quando tais outros itens componham um produto ou serviço oferecido integradamente à venda.
A análise da restrição de transmissão dos dados e das informações transmitidas, após a extinção
da patente, segue o mesmo princípio geral da indisponibilidade do know how (vide acima, na seção
dedicada a tal contrato). Não entendo que essas informações sempre se devam tornar
imediatamente disponíveis ao fim da licença; pode mesmo ocorrer que, se fossem
necessariamente livres para transmissão ao fim do prazo da patente, haveria interesse de o
licenciante cessar o fluxo muito antes deste fim, com lesão à capacidade concorrencial e
tecnológica do licenciado.
Nem mesmo a rejeição à cláusula que contenha disposições passíveis de limitar, regular, alterar,
interromper ou impedir a política e as atividades de pesquisa e desenvolvimento tecnológico do
licenciado, apesar de se referir a uma restrição abominável à primeira vista, será uma proibição per
se. Certo é que, no dizer da Corte Constitucional Alemã,
Dem Zweck des Patentrechts, den technischen Fortschritt zu fördern und den
Erfindergeist für das Gewerbe in nutzbringender Weise anzuregen, liefe es zuwider,
wenn Versuchshandlungen ausgeschlossen würden, die der Forschung und
Fortentwicklung der Technik dienten 337.
Ou seja, se o titular da patente tem sua exclusividades baseada – entre outras razões - no
interesse do desenvolvimento científico e tecnológico, não lhe é possível usar sua patente
exatamente para impedir tal desenvolvimento.
Mas se a restrição (para suscitar uma hipótese) é de reverter parte das verbas de pesquisa a um
fundo comum de desenvolvimento tecnológico, em parâmetros cooperativos aceitáveis mesmo sob
as leis antitruste, não haverá censura se tal obrigação se mantiver em níveis razoáveis em face
334 Note-se que o Regulamento da CE 260/96, item 2.1.5, admite a especificação de fonte de insumo, inclusive o próprio
licenciante, se, considerando-se a situação de fato real e comprovada, é necessária para garantir a qualidade.
335 Vide Pilar Martin-Areste, La licencia contractual de patente, Aranzadi, 1997, p. 238.
336 Caso Windsurfing Internacional, 25 de fevereiro de 1986, Rep. 86, p. 611.
337 Caso Klinik-Versuch (BverfG, 1 BvR 1864/95, de 10/5/2000)
dos interesses relativos e do interesse público. Todas estas ponderações, entenda-se, são
anteriores à consideração do efeito na concorrência.
A proibição da cláusula que vise a impedir o licenciado de contestar, administrativamente ou
mediante procedimento judicial, os direitos de propriedade industrial pretendidos ou obtidos no país
pelo licenciador tem sólidas raízes em TRIPs e no direito comparado. TRIPs declara como
restritivas as disposições que impeçam o licenciado impugnar a validade do direito licenciado. Há
interesse público em declarar a nulidade de patentes inválidas, especialmente aquelas que
efetivamente restringem a livre produção, eis que a tecnologia que alegadamente deu origem a tal
privilégio era inadequada, ou os pressupostos legais não foram satisfeitos.
A isenção de responsabilidade do licenciante “por responsabilidade frente a eventuais ações de
terceiros, originadas de vícios ou defeitos inerentes ao conteúdo do objeto da licença 338 de que
trata o contrato” não pareceria, a princípio, ser mais do que uma simples limitação de
responsabilidade, válida no direito brasileiro. Esta cláusula é de alocação de riscos de fatos
diversos dos riscos de mercado, e as partes saberão mais do que ninguém alocá-los, fazendo
compensar a alea com o preço explícito da licença.
Assim, entendo descabida a vedação do AN 15, para a qual, aliás, mesmo em 1981, quando
preparei para o INPI a edição da coletânea de legislação de propriedade industrial, não consegui
discernir amparo legal. A única justificativa razoável para a vedação seria exatamente a de evitar
que se aumentasse artificialmente os riscos do licenciado como forma de compensar o preço
limitado pela ação das autoridades brasileiras.
Mas é preciso afirmar, de outro lado, que essa isenção de responsabilidade tem, sim, limites.
Como nos ensina o direito privado, não se pode isentar convencionalmente a responsabilidade
resultante do dolo. Igualmente poder-se-ia imaginar que uma limitação de responsabilidade
(isenção parcial...) pudesse ser, em certos casos, abusiva.
Também pode ser inaceitável a completa isenção de responsabilidade perante os ônus resultantes
da legislação do consumidor, que – pelo menos no Direito Brasileiro – podem lesar fundo o
patrimônio do licenciado, por razões que sejam atribuíveis inteiramente ao licenciante; a exclusão
de tal risco, caso não seja explicitado e assumido pelo licenciante, pode arranhar o limite do dolo,
especialmente se o licenciante estiver ciente das características do direito brasileiro neste campo.
A vedação de que se transfira ao licenciado o encargo (e, por conseqüência) os custos de
manutenção dos direitos licenciados também sempre nos pareceu vinculada aos limites de
pagamentos de royalties. Não é realmente abusivo deixar com o locatário o pagamento das taxas
de condomínio; mas seria reprovável transferir tal ônus se o custo total da locação fosse tabelada.
Assim, entendo que não é vedado (por ser abusivo do direito), mas seria indedutível para o
licenciado, assumir ônus de manutenção dos direitos licenciados, pelo menos na proporção que a
soma desses ônus excedesse o limite de dedutibilidade do royalty base.
Licença de Marcas
Como no caso de patentes, pelo AN 15, seriam vedadas as disposições restritivas à exploração
efetiva da marca, bem como às atividades do licenciado, principalmente, a que:
ƒ
Regule, altere, determine ou limite a produção, a prestação de serviços,
venda, preço, distribuição ou exportação, bem como a contratação de
pessoal e a reserva ou a distribuição de mercados ou a exclusão de alguns
deles, exceto, neste último caso, quando admitida pela legislação de
propriedade industrial, quando exigida comprovadamente por legislação
específica do país do licenciador, ou, ainda, quando decorrente de Ato ou
Acordo Internacional de que o Brasil participe; 339
ƒ
Obrigue ou condicione a compra de insumos, materiais, máquinas ou
equipamentos, do licenciador ou de outras fontes por ele determindas,
338 A redação “defeitos inerentes ao conteúdo do objeto da licença” é, no mínimo, estranha.
339 * Vide Código da Propriedade industrial, art. 90, § 2º.
necessárias à fabricação ou comercialização do produto, bem como à
prestação do serviço distinguido pela marca ou propaganda; 340
ƒ
Contenha disposições passíveis de limitar a política e as atividades de
pesquisa e desenvolvimento tecnológico do licenciado;
ƒ
Vise a impedir o licenciado de contestar, administrativamente ou mediante
procedimento judicial, os direitos de propriedade industrial pretendidos ou
obtidos no país pelo licenciador;
ƒ
Exima o licenciador de responsabilidade frente a eventuais ações de
terceiros, inerentes ao conteúdo da licença objeto do contrato;
ƒ
Introduza normas que restrinjam a publicidade ou difusão que possa ser
realizada pelo licenciado, observadas as disposições legais vigentes;341
ƒ
Transfira para o licenciado a responsabilidade e o ônus, inclusive
financeiro, pela manutenção do direito de propriedade industrial concedido
ao registro, no País.
Quase todas as restrições indicadas quanto às marcas são idênticas às já analisadas quanto às
patentes; mas o CPI/71 incluía o seu art. 90 § 2o dispositivos específicos, no tocante a marcas, vedando
certas cláusulas, sem que se precisasse valer da doutrina do abuso de direito. Retiradas tais normas no CPI/96, persistiu a
regra do art. 139, segundo o qual se assegura ao titular licenciante o direito de exercer controle
efetivo sobre as especificações, natureza e qualidade dos respectivos produtos ou serviços.
No tocante às “normas que restrinjam a publicidade ou difusão que possa ser realizada pelo
licenciado, observadas as disposições legais vigentes”, a restrição pode ser abusiva, ou não. Por
exemplo, para assegurar a própria eficácia da marca, o titular pode razoavelmente exigir do
licenciado determinados padrões e estilos, mesmo porque a globalização vigente pode dar origem
a refluxos – uma degradação da imagem da marca no país da licenciada pode diluir ou degradar a
mesma marca no país da licenciante. Nenhum sistema nacional de direito pode exigir que o
patrimônio relativo à marca, que continua a ser de propriedade do titular, fique à inteira mercê do
licenciado.
Assim, aqui também será a materialidade do contexto que irá determinar o abuso do direito.
Contratos de Fornecimento de Tecnologia
Tais contratos de kow how, antes sob duas modalidades distintas (Fornecimento e Cooperação,
este último voltado certos setores, como o de petroquímica, em que há características usuais
específicas) tinham especial tratamento no AN15. Seriam vedadas as disposições:
Que incluam, implícita ou explicitamente, quaisquer referências a direitos de
propriedade Industrial, tais como : “licença”, “concessão de licença ou de direitos”,
“produto ou processo licenciado”, “informações patenteadas”, “resguardados
direitos de propriedade industrial de terceiros”, “fabricado sob licença de”, e outras,
usualmente adotadas em “contrato de licença”. Nota: Observado o disposto na
alínea a supra, o contrato poderá indicar a patente, de que seja titular o fornecedor
da tecnologia apenas no país de origem.
Que prevejam a realização de qualquer outro serviço, ajuste ou negociações entre
as partes, que não tenha relação com o objeto do contrato;
Que estabeleçam a obrigatoriedade de o adquirente ceder, a título gratuito, as
inovações, melhoramentos ou aperfeiçoamento por ele introduzidos ou obtidos no
país com relação ‘a tecnologia transferida, os quais poderão ser transmitidos ao
fornecedor, nas mesmas condições da tecnologia transferida;342
Que contenham, implícita ou explicitamente, cláusulas restritivas e/ou impeditivas
340 * Vide Código da Propriedade industrial, art. 90, § 2º.
341 * Vide Código da Propriedade industrial, art. 90, § 2º.
342 * Vide Lei 4.137/62, art. 2º., I, g.
ao fornecimento da tecnologia, bem como para as atividades do adquirente, as
quais se referem direta ou indiretamente, a Lei nº 5.772/71 (Código da Propriedade
Industrial) e a Lei nº 4.137/62 (Regula a repressão ao abuso do Poder Econômico),
principalmente a que:
Que regulem, determinem, alterem, ou limitem a produção, venda, preço,
publicidade ou difusão, distribuição, comercialização ou exportação, bem como a
contratação de pessoal e a reserva ou a distribuição de mercados ou a exclusão
de alguns deles, excetuado, neste último caso, quando admitida pela legislação
específica do país do fornecedor ou, ainda, quando decorrente de Ato ou Acordo
Internacional de que o Brasil participe.;
Que obriguem ou condicionem a compra de insumos ou componentes necessários
à fabricação do produto ou utilização do processo, ou de máquinas e
equipamentos, do fornecedor da tecnologia e/ou de outras fontes por ele
determinadas, inclusive de procedência interna;
Que imponham o uso de marca ou propaganda estrangeira para o fornecimento da
tecnologia;
Que contenham disposições passíveis de limitar, regular, alterar, interromper ou
impedir a política e as atividades de pesquisa e desenvolvimento tecnológico do
adquirente da tecnologia;
Que visem a impedir o adquirente de contestar, administrativamente ou mediante
procedimento judicial, os direitos de propriedade industrial pretendidos ou obtidos
ni país pelo fornecedor da tecnologia;
Quem impeçam a livre utilização da tecnologia, após decorrido período julgado
razoável a partir de cada uma das últimas informações transmitidas;343
Que eximam o fornecedor de responsabilidade frente a eventuais ações de
terceiros, originadas de vícios, defeitos ou por infringência de direitos de
propriedade industrial inerentes ao conteúdo tecnológico do contrato.344
Vimos, com algum detalhe, a natureza e as cláusulas restritivas em contratos de know how na
seção dedicada a essa modalidade de negócio jurídico. Dirigimos o leitor àquela porção deste livro,
em especial naquilo que se define a noção de abuso de direitos. Cabem, porém, algumas
observações complementares.
As duas primeiras vedações do AN15 se destinavam a garantir a clareza da análise do INPI, e a
distribuição dos pagamentos dentro dos limites da legislação fiscal. Não há na verdade nenhuma
restrição ou abuso de direitos. Fez bem a legislação subseqüente de eliminar tal imposição.
Quanto ao grant-back, já se falou no tocante à licença de patentes. Assim também quanto à maior
parte dos demais dispositivos.
Dos preceitos específicos aos contratos de know how, vale ponderar sobre a regra pertinente ao
uso de marca ou propaganda estrangeira para o fornecimento da tecnologia e à livre utilização da
tecnologia, após decorrido período julgado razoável a partir de cada uma das últimas informações
transmitidas. Quanto à segunda dessas, tratamos extensamente na seção relativa ao contrato de
know how.
A imposição de marca estrangeira para repassar o know how visa criar para o concedente uma
imagem de mercado; estabelecer no território do usuário do know how a presença de um titular de
segredos que não necessariamente seria conhecido do consumidor. Assim, indo muito além do
conteúdo da eficácia de mercado da utilidade transferida, constituiria um excesso dos poderes de
fato resultantes do know how. Entenda-se: o detentor do segredo repassou pelo contrato os meios
de oportunidade conseqüentes ao uso de informações concorrencialmente valiosas; mas não as
relativas à marca, que é uma oportunidade de outra natureza.
Lógico que o próprio usuário adquirente do know how pode ter interesse na marca. Isso
desfiguraria qualquer excesso de poderes. Nem – acredito – se pode impor ao adquirente o dever
de criar mercado próprio, muito embora isso fosse sábio e prudente, e compatível com o interesse
social.
343 * Vide Lei 4.137/62, I, g.
344 * Vide Lei 4.137/62, art. 2º, I, g.
Mas, mesmo se fosse imposição, restaria sempre ao recalcitrante a hipótese de superar a vedação
do INPI buscando junto à autoridade antitruste a absolvição de seu abuso, sob a análise da regra
da razão do art. 54 da Lei 8.884/94.
Contrato de serviços técnicos
Para a miríade de ajuste relativos a serviços averbáveis no INPI, outros que os de licença e os de
know how, o AN15 assim dispunha:
6.5.2 O Contrato não poderá :
a) conter, implícita ou explicitamente, quaisquer referências a direitos de
propriedade industrial, tais como: “licença”, “concessão de direitos ou licença”,
“produto licenciado”, “royalties”, “informações patenteadas” “resguardados direitos
de propriedade industrial de terceiros”, “fabricado sob licença de “e outros,
usualmente adotados em “contratos de licença”,
b) incluir quaisquer restrições à livre utilização das informações e dados recebidos
para execução ou prestação dos serviços;
A primeira orientação reproduz a que existia para contratos de know how, com vistas à assegurar
a clareza da análise e da atribuição de limites tributários e cambiais aos pagamentos. A segunda
disposição é muito mais interessante.
Ao contrário dos contratos de know how, que presumem a cessão de uma oportunidade de
mercado, repassada do concedente ao adquirente, constante de meios de oportunidade tais como
segredos de indústria, nos contratos de serviços técnicos (em princípio) se realizam prestações
sem reservas de sigilo ou resguardo de interesses do prestador. Com efeito, quem tem
conhecimentos reservados, e os usa para fim próprio, tem interesse de manter sua própria
vantagem nos mercados que escolheu disputar; assim, há legitimidade nas restrições razoáveis
que impõe ao concessionário, para proteger os interesses que não transferiu.
Mas nos contratos de serviços, na comparação que se suscitou mais acima, temos uma relação
similar à do médico e seu paciente; que não quer aprender a clinicar, mas curar-se. Não cabe o
médico impor restrições ao doente, tais como “só se cure em 20%”, ou, “está proibido de melhorar
da febre, só pode ficar bom do resfriado”.
Isto não impede o prestador de serviços de exigir do locatário dos serviços uma cláusula de sigilo
sobre, por exemplo, clientela, métodos de trabalho, objetivos empresariais, etc.; o que não pode
haver é sigilo sobre o conteúdo dos serviços. Não se pode restrições à livre utilização das
informações e dados recebidos para execução ou prestação dos serviços, mas é lícito o sigilo das
informações e dados recebidos com (mas não para) a prestação.
Competência para análise das cláusulas restritivas.
Verificamos com certo detalhe, acima, a competência do INPI quanto ao registro ou averbação do
contrato; como dissemos (repetindo por zelo de coerência), é certo que a existência de cláusula
contra direito nos contratos inquina de nulidade os mesmos, assim como a existência de pactos
antijurídicos é desprezada como nula. A averbação no INPI cria pelo menos a presunção de
validade, pela obrigação legal do órgão de zelar pela sanidade dos contratos objeto de averbação.
No entanto, também por amor à consistência, vale lembrar o que dissemos quanto à competência
do INPI na repressão da concorrência desleal. Citamos, no caso, Hely Lopes Meirelles 345:
“A competência resulta da lei e é por ela delimitada. Todo ato emanado de agente
incompetente, ou realizado além do limite de que dispõe a autoridade incumbida de
usa prática é inválido, por lhe faltar um elemento básico de sua perfeição, qual
seja, o poder jurídico de manifestar a vontade da Administração. Daí a oportuna
advertência de Caio Tácito, de que “não é competente quem quer, mas quem
pode, segundo a norma de direito”.
E, também, Miguel Seabra Fagundes:
“A competência vem rigorosamente determinada no Direito Positivo como condição
345 Direito Administrativo Brasileiro, 9a. Ed. p. 106
de ordem para o desenvolvimento das atividades estatais, e, também, como meio
de garantia para o indivíduo, que tem na sua discriminação o amparo contra os
excessos de qualquer agente do Estado”.
Por fim, falando exatamente de análise de termos de concorrência, enfatizamos:
Note-se que, para a hipótese de concorrência desleal, não se examina um símbolo
em tese, em abstrato - como se faz para examinar a colidência de um pedido com
um anterior. Concorrência desleal se apura na materialidade do espaço
concorrencial. Não existe, na doutrina ou na jurisprudência da concorrência
desleal, hipótese de ilicitude quando não existe a materialidade e atualidade da
concorrência. Não existe “concorrência desleal potencial”, como não existe
propriedade, ou seja, exclusividade da marca não registrada.
Por isso, a apuração da concorrência desleal se faz num procedimento judicial
plenamente sujeito ao devido processo legal, com apuração de fatos, ampla
perícia, avaliação dilatada, tudo que inexiste no restrito, inespecífico e (no que toca
à concorrência desleal) incompetente procedimento registral do INPI.
No entanto, no estilo propugnado pelo art. 8º de TRIPs, cuja inspiração se adequa ao modelo
administrativo brasileiro como uma luva, a análise das cláusulas e práticas se faz em duas fases
bem demarcadas:
A da análise do abuso de direito.
A da análise do impacto adverso sobre a concorrência.
Tal como concebido no modelo TRIPs, só serão suscetíveis de rejeição as cláusulas que
infringirem ambas barreiras legais. Assim, se apenas infringirem regras de concorrência, não serão
elas sujeitas a rejeição, no contexto de propriedade intelectual. Certo é que cláusulas
perfeitamente lícitas no modelo de propriedade intelectual poderão ser coarctadas por razões
concorrenciais inteiramente alheias ao tema de marcas, patentes, ou know how. Entre nós, o caso
do CADE Colgate-Kolynos exemplifica essa possibilidade, no caminho próprio do direito antitruste.
No caminho da propriedade intelectual, as duas considerações são necessárias. Analisando um
contrato de tecnologia, não serão reprováveis disposições contratuais, ainda que abusem, -por
exemplo - de direitos de marcas, se não tiverem, ainda por cima, um impacto na concorrência.
Ora, a análise do abuso de direitos da propriedade intelectual pareceria um campo adequado para
o exercício do INPI, não só pela pertinência temática, como pela tarimba de quase trinta anos
nesse trabalho. Mas, como reitera Hely Lopes Meirelles, não por talento ou desejo que se é
competente em direito administrativo, mas por atribuição legal.
Órgão registral, como quer a feição mais conservadora da doutrina, o INPI terá, por força do art.
211, os deveres pertinentes a essa função. Imanente a ela, o dever de aplicação do princípio da
legalidade, descrito pelo mesmo Hely Lopes Meirelles:
"Na Administração Pública não há liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na
administração particular é lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na Administração
Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza. A lei para o particular significa
'pode fazer assim'; para o administrador público significa 'deve fazer assim'" 346.
Entenda-se, a aplicação do princípio da legalidade aplica-se ao órgão registral por força da
Constituição. José Afonso da Silva diz que:
"o serviço notarial e de registros se subordina rigorosamente ao princípio
constitucional da legalidade. O ato praticado ou praticável é sempre previsto em
lei, para ser executado e cumprido na forma desta 347"
Entenda-se, porém, que a legalidade não é só extrínseca. Quem registra, especialmente para dar
efeitos erga omnes, sela o objeto registrado com a aparência de conformidade entre a situação
jurídica constante do negócio ou situação trazido a registro e o sistema normativo:
"o exame prévio da legalidade dos títulos objetiva estabelecer a correspondência
entre a situação jurídica e a situação registral, de modo que o público possa
confiar plenamente no registro. 348"
346 Direito Administrativo Brasileiro, 26ª ed., Malheiros Editores, 2001, p. 82
347 Curso de Direito Constitucional Positivo, 9ª ed., Malheiros Editores, 1.992, p. 373/374
348 Álvaro Melo Filho, Direito Registral Imobiliário. Editora Forense, Rio de Janeiro - RJ. 1979, págs. 1 a 18.
Assim também:
“A verificação da legalidade do título e a efetivação de seu registro, se o mesmo
estiver em conformidade com a lei, é uma regra implícita e subentendida na Lei
dos Registros Públicos” 349.
No caso clássico dos contratos-padrão de parcelamentos imobiliários trazidos a registro, tem-se
como dever do órgão registral escoimar os mesmos das cláusulas abusivas:
Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo, capítulo XX, das Normas
de Serviço (Provimento nº 58/89): 171. É dever do oficial proceder a exame
cuidadoso do teor de todas as cláusulas do contrato-padrão, a fim de se evitar
contenham estipulações frontalmente contrárias aos dispositivos, a esse respeito,
contidos na Lei n. 6766, de 19 de dezembro de 1.979 (arts. 26, 31, parágs. 1º e 2º,
34 e 35)
Esse dever é tido por assente:
“A regra dominante neste assunto, no nosso direito como em qualquer outro, é a
de que o funcionário público deve negar sua colaboração em negócios
manifestamente nulos, inclusive abster-se de fazer inscrições nos registros
públicos” 350
Assim, é dever do INPI recusar-se a registrar cláusulas manifestamente abusivas – em especial
dos direitos pertinentes à sua área de especialidade.
O que já não se permite ao INPI é intervir na economia contratual para reequilibrar as
potencialidades negociais ou para afirmar apolítica industrial vigorante. Tal poder-dever foi excluído
de sua competência pela modificação do parágrafo único do art. 2º. da Lei 5.968/70, a qual
incumbia à autarquia “medidas capazes de acelerar e regular a transferência de tecnologia e de
estabelecer melhores condições de negociação e utilização de patentes”.
Entendo, assim, que o dever do INPI, como órgão registral, é mais restrito, mas não menos
importante, do que o que tinha como agente de intervenção. Não lhe cabe mais rejeitar as
cláusulas abusivas no sentido do Direito do Consumidor – as que se manifestem como
desigualdade entre partes -, eis que, no campo dos contratos sujeitos ao CPI/96, não vige uma
presunção de que o licenciado ou adquirente do know how seja hipossuficiente (embora isto
resulte do senso comum). Igualmente não lhe cabe perquirir a boa fé das partes, ou de uma dentre
elas (boa fé subjetiva).
O que lhe cabe é determinar e acusar o abuso objetivo de direito, resultante de excesso de
poderes, de desvio de propósitos da lei, e de lesão à boa fé objetiva. Ou seja, cabe-lhe zelar para
que o aparelho da propriedade intelectual, que não foi concebido para o enriquecimento exclusivo
de qualquer das partes, mas para o bem coletivo, seja usado contra o bem comum.
Para tanto, a fórmula é bastante simples: lendo o conteúdo dos direitos (art. 43, 168, e 183 a 188,
para patentes, MU e desenhos; 130, 131, 189 a 194 para signos distintivos), o examinador definirá
o que é o uso regular do direito. Tudo o que, constante das obrigações das partes, exceder os
estritos limites dos poderes legais, está em abuso de direito. Ainda que sem essa violação literal,
também poderá haver abuso se as patentes, marcas, etc., estiverem sendo utilizados no contexto
do contrato sob análise em oposição aos fins sociais do direito. Por exemplo, frustrando de alguma
forma o desenvolvimento tecnológico, econômico e social do País.
O abuso é manifestamente ilegal. Não pode ser ignorado ou bem acolhido pelo INPI, sob pena de
cometimento dos crimes previstos em lei para o servidor público que, por razões ou sem razão,
permanece em desídia de seus deveres.
A fórmula é a mesma, ainda que menos literal, no tocante aos contratos de know how. Abusa
quem excede os limites fáticos da oportunidade resultante da detenção das informações
empresariais. Além disso, há ilegalidade.
Cabe ao INPI declarar estes abusos, e recusar-se ao registro ao averbação, salvo emenda das
partes. É seu dever de órgão registral. É o dever de cada servidor, sob responsabilidade penal,
não lhe aproveitando, quando alcançado tal limite, a escusa da hierarquia.
349 Ary Eduardo Porto, Aspectos de Dominialidade, publicado no site do Centro de Estudos da PGE/SP, em
http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/bibliotecavirtual/regulariza2/doutrina1.html, visitado em 16/09/02
350 Afrânio de Carvalho, Registros de Imóveis, Forense, 1982, p. 276.
Ocorre que, a tomar o modelo de TRIPs (que, como já afirmamos, sem qualquer conversão em lei
interna é perfeitamente compatível com a distribuição de tarefas entre órgãos federais brasileiros),
a declaração de abusividade não esgota o procedimento de aprovação dos contratos. Há uma
maneira de sanear a abusividade, que é de obter uma declaração de que – ainda que seja abusiva
– a disposição não tem efeitos adversos à concorrência.
Ora, esta parcela da ação estatal não reside com o INPI. O que dissemos acima quanto à
concorrência (entre partes) desleal se aplica, a fortiori, no tocante à análise das condições
objetivas de concorrência. Quem tem tal função, à luz do art. 54 da Lei 8.884/96, é o CADE. Notese que em duas oportunidades, o próprio CADE indicou a necessidade aprovação do órgão a
contratos da área de competência do INPI 351.
Assim, declarando a abusividade de qualquer cláusula, o INPI deve oferecer duas alternativas ao
contratante que solicitou seu pronunciamento: alterar, ou submeter sua pretensão ao CADE.
Note-se que não há cadeia recursal entre os órgãos. Não há hierarquia entre INPI e CADE. Operase apenas um caminho lógico entre funções: o que é abusivo no plano da propriedade intelectual
(abusivo como manipulação ilícita da concorrência, eis que todos os direitos em questão são de
natureza concorrencial) pode ser aceitável no plano da concorrência objetiva, considerado o
mercado como um todo. Não há uma cesura entre dois planos de direito, nem reapreciação em
outra instância. Há, sim, o exame de funcionalidade de um mecanismo jurídico, num plano mais
reduzido, e sua reapreciação num plano mais vasto.
A patente – monopólio instrumental – está sendo usada em excesso dos poderes legais,
restringindo além do permissivo legal; mas tal restrição pode ser razoável, e bem assimilada pela
sociedade, em face dos benefícios resultantes de outros fatores da situação econômica, até
mesmo além do plano da patente. Na primeira consideração, atua o INPI; na segunda, o CADE.
Sem que se necessite de outra atribuição de poder senão a que já se acha na lei.
Faltaria apenas entender a natureza dos direitos de propriedade intelectual, como intrínsecos à
concorrência num mercado de livre iniciativa. Daí, a discernir o continuum lógico, sem quaisquer
lapso de poder administrativo, é apenas uma opção de racionalidade. Não é de política
institucional, nem mesmo de política industrial.
Contratos de software
Os contratos de software não são, no Brasil, sujeitos à análise do INPI, nem, na verdade, de
nenhum outro órgão. No entanto, a lei pertinente 352 prevê o seguinte:
Art. 10. Os atos e contratos de licença de direitos de comercialização referentes a
programas de computador de origem externa deverão fixar, quanto aos tributos e
encargos exigíveis, a responsabilidade pelos respectivos pagamentos e
estabelecerão a remuneração do titular dos direitos de programa de computador
residente ou domiciliado no exterior.
§ 1º. Serão nulas as cláusulas que:
I - limitem a produção, a distribuição ou a comercialização, em violação às
disposições normativas em vigor;
II - eximam qualquer dos contratantes das responsabilidades por eventuais ações
de terceiros, decorrentes de vícios, defeitos ou violação de direito de auto.
A jurisprudência do Supremo Tribunal em caso de cláusulas restritivas
Em resposta ao questionamento de empresa brasileira, levado à última instância, o Supremo
Tribunal Federal analisou em 1983 a competência do Instituto Nacional de Propriedade Industrial
para analisar cláusulas restritivas, e chegou à análise de razoabilidade de uma série delas, em
face do poder estatal. Com a mudança ocorrida pela Lei 9.279/96, o INPI brasileiro deixou de ter
competência para aprovar ou recusar discricionariamente um contrato; no entanto, como se
351 Ato de Concentração nº 08012.000409/00-36, de 23 de agosto de 2000, Requerentes: Novartis Consumer
Health Ltda. e Argos Colibri Artigos Infantis Ltda. In DOU de 19 de outubro de 2000, Seção 1, pág. 2. Ato de
Concentração nº 100/96, de 24 de março de 1999, Requerentes: Frenesius Laboratórios Ltda., NMC do Brasil
Ltda. e Maia de Almeida Indústria e Comércio Ltda. In DOU de 14de abril de 1999.
352 Lei Nº 9.609, de 19 de fevereiro de 1998.
indicou acima, persiste competência no órgão para indicar dispositivos contra direito. Neste
tocante, continua pertinente o julgado, em especial pela aplicação da razoabilidade:
Supremo Tribunal Federal
RE-95382 / RJ Min. OSCAR CORREA
DJ DATA-26-08-83 PG-12716 EMENT VOL-01305-02 PG-00397 RTJ VOL-0010603 -01057 Julgamento em 05/08/1983 - primeira turma
Ementa -INPI - Transferencia de Tecnologia. Leis 5.648/70 E 5.772/71. Averbação
de Contrato no INPI. Alcance da atuação do órgão especial no exame e controle
dos Atos e Contratos. Discricionariedade de exame, que não obsta ao recurso ao
Judiciário, mas se exerce amplamente, em defesa do interesse do
desenvolvimento econômico do País. "In Casu" - exigências dentro dos limites
regulares de atuação. Recurso Extraordinário conhecido e provido.
(...) Conheço, pois, do recurso. E examinadas as demais exigências formuladas
pelo Recorrido, não vejo como recusá-la em face daqueles textos legais. Dizem
respeito, com se vê da impetração e como formulados no doc. 8, a fls. 34:
Retirar do contrato quaisquer menções a [patentes] e [outorga de direitos]:
Caso o objeto do contrato inclua patente (s) em vigor no Brasil, apresentar contrato
de licença específico, gratuito, nos moldes previstos no Ato Normativo nº15/75,
onde deverá constar que futuras patentes serão objeto de licenças, igualmente
gratuitas, através de termos aditivos ao contrato:
Incluir no contrato estimativa das despesas previstas no itens 3.4 e 3.5,
destacando as que serão pagas em cruzeiros:
Estabelecer, na cláusula 5, que as obrigações de sigilo da aquirinte perdurarão, no
máximo, por 5 anos a contar do recebimento de cada informação.
Reduzir o prazo contratual para 5 anos, contados a partir de 1º de dezembro de
1977.
Para tanto, solicitamos o obséquio de compatibilizar as respectivas cláusulas do
contrato, mediante apresentação do competente aditivo, observadas as mesmas
formalidades do contrato original.
Paralelamente, solicitamos o envio da seguinte informação complementar, a fim de
compor o processo supracitado:
Detalhar o objeto contratual, identificando, na medida do possível, os produtos
Contratados.
12- Há que acolhê-las . Ao contrário do que alega o impetrante, se não há na lei a
proibição de que se faça menção às expressões do item 1; e se não há patentes
cujo uso a Impetrante precise proteger (item 2), previne-se o INPI contra
exigências futuras - que averbado o contrato - possam surgir, criando impasse na
execução futura do contrato, que se possa Ter de remediar em condições
desfavoráveis e sob pressão das circunstâncias e de contrato em curso.
Da mesma forma, a exigência quanto a estimativas das despesas previstas nos
itens 3.4 e 3.5, destacando as que serão pagas em cruzeiros - e que o v. acórdão
recorrido validou.
Nem diferentes as relativas ao prazo de sigilo e do contrato. E não se alegue,
como a Recorrida, que a obrigação não consta da Lei: obviamente, esta, por mais
explicita e especifica, atingindo o casuísmo, não poderia prever todas as
hipóteses, que devesse regular.
13. Aliás, analisando o teor das exigências e justificando-as, lê-se nas informações
prestadas o seguinte: (fls. 65/66).
-Retirar do contrato quaisquer menções a patentes e outorga de direitos;
-Coisas diferentes são os direitos de Propriedade Industrial, como as de marcas e
patentes, e os direitos resultantes de um contrato de fornecimento de tecnologia
não patenteada. A proteção constitucional conferida aos privilégios de invenção
não abrange os conhecimentos tecnológicos cujos detentores carecem do direito
real resultante da patente ou do registro.
-A proteção legal conferida a estes detentores se resume à repressão à
concorrência desleal, por efeito do art. 178, XI e XII do Decreto-lei nº7.903 de 27
de agosto de 1945, mantido em vigor pelo art.. 128 da Lei nº 5.772/71. No caso de
contratos onde se convencione o fornecimento de tecnologia não patenteada,
existe igualmente a proteção das normas de direito privado que regulam as
avenças entre particulares. E é só.
-A Lei nº4.131/62 estabelece regime inteiramente diverso para contratos de licença
de direitos de propriedade industrial, de um lado, e os da tecnologia não
patenteada, de outro. A subsidiária de empresa de capital estrangeiro, por
exemplo, não pode remeter royalties relativos a licenças de marcas e patentes ,
mas pode pagar despesas de assistência técnica. A dedutibilidade fiscal, no
regime desta lei, também sofria a influência de classificação do contrato.
Com a Lei nº4.506/65, alguns dos padrões estabelecidos pelo diploma legal acima
referido foram alterados, mas se mantêm distintos os efeitos tributários do contrato
de licença e do de fornecimento de tecnologia não patenteada. Com isto, é de
essencial importância distinguir entre os objetos contratuais: licença resultante de
direito de propriedade, ou constituição de uma obrigação de comunicação de
conhecimentos tecnológicos.
Quanto à Segunda (fls. 68):
Exigência 2: Caso o objeto do contrato inclua patentes (s) e/ou pedido(s) de
patente (s) em vigor no Brasil, apresentar contrato especico, gratuito, nos moldes
previstos no Ato Normativo nº0015/75, onde deverá constar que futuras patentes
serão objeto de licenças, igualmente gratuitas, através de termos aditivos ao
contrato:
Embora de forma inadequada, a empresa francesa se comprometeu a licenciar
gratuitamente as patentes passadas, presentes e futuras. Apoiando-se nesta
obrigação já assumida, a autoridade solicitou que as partes ratificassem, em
instrumento autônomo e nas mesmas condições já acordadas a licença ou
compromisso de licenciar. Seria absurdo dos absurdos não preservar o beneficio
obtido pela empresa nacional, zelando de outro lado pela clareza do objeto
contratual.
Quanto à terceira (fls 68):
Exigência 3: Incluir no contrato estimativa das despesas previstas nos itens 3.4 e
3.5 destacando as que serão pagas em cruzeiros;
Como se pode conceber o uso de tais despesas, como forma indireta de fazer
pagamentos não autorizados ao exterior, é razoável solicitar quanto se prevê para
pagamento em moeda nacional e em moeda estrangeira.
Observe-se que o exercício de futurologia, de que reclama a impetrante, já está no
aditamento 2 do contrato onde se estipula prazo e número máximo de viagens
anuais.
Quanto à Quarta (fls 69):
Exigência 4: Estabelecer, na cláusula 5, que as obrigações de sigilo da adquirente
perduração, por no máximo, por 5 anos a contar do recebimento de cada
informação ;
Prevê o item 4.2, VII do Anteprojeto elaborado pela UNCTAD (órgão da ONU) do
Código de Conduta para transferência de tecnologia que constitui prática comercial
restritiva as proibições ou restrições do uso da tecnologia após a expiração normal
do acordo.
Como forma de restrição ao livre comércio, está entre aquelas práticas abusivas
proibidas pelo Art. 2º., I, g, da Lei nº4.137/62. Com efeito, exigir que receptor da
informação não privilegiada deixe de utilizá-la em sua plenitude após o período
contratual é dar ao fornecedor a propriedade dos conhecimentos técnico,
propriedade que só é concedida ao titular de privilégio, e assim mesmo
temporariamente.
Tal restrição, quando se expressa como obrigação perpétua de sigilo, constitui-se
em impossibilidade de usar do valor de troca da informação. Como pacto de não
concorrência (a receptora de obriga a não transmitir informação) sua validade é
condicionada à limitação temporal.
Invoca, demais disso, o Recorrente, em defesa de sua atuação ao Ato Normativo
nº015, de 11-09-1975, e normas correspondentes de outros países.
Quanto à Quinta (fls.71/73):
Exigência 5: Reduzir o prazo contratual para 5 anos, contados a partir de 1 de
dezembro de 1977.
A limitação do prazo do contrato de fornecimento de tecnologia não patenteada
tem como fundamento a intensa evolução tecnológica dos nossos dias. Tal como
preceitua a lei Argentina 21.617 de 16-08-77, em seu artigo 13, tratando do uso de
conhecimento não privilegiados:
"......el plazo no excederá de término de su previsible obsolescencia, el cual se
presumirá de (5) cinco años, salve prueba eb contrario.
É este o princípio também adotado na lei equatoriana ( Decreto nº1.875 de 27.9.77
Art. 1º., o qual impõe que os contratos de transferências de tecnologia terão
duração que:
".... no poderá exceder, en nungun caso, de um plazo maximo de cinco años
contados, desde la fecha de esse Decreto y, además, no podrá prorrogarse por
outro período en forma automatica. Vencido el plazo duración de esos contratos
podrá subscribirse un nuevo y somterse a la aprobacion del Ministerio de
Industrias, Comercio e Integracion.
O decreto venezuelano 2.442 de 8-11-77, promulgando a decisão de 24 do Acordo
de Cartagena, dispõe em seu art. 65 que os atos e contratos relativos à
transferência de Tecnologia deverão conter a:
Determinación de plazo de vigencia el cual no podrá exceder de 5(cinco) años, al
cabo de los cuales podrá presentarse outro contracto a los efectos de su
autorización y posterior registro.
Em casos excepcionais, porém, o órgão governamental venezuelano poderá
admitir a vigência de tais ajustes até quinze anos.
A lei brasileira ( Lei nº4.131/62, Ato 126, 3) impõe exatamente o mesmo prazo
para a concessão de dedutibilidade fiscal dos contratos de assistência técnica, ou,
na nomeclatura atual, de transferência de tecnologia não patenteada. Em casos
especiais, a juizo do Conselho Monetário Nacional, tal prazo poderá ser estendido
por outros cinco anos, ao fim do primeiro período.
Levando em conta a orientação da lei brasileira, neste passo concorde com o
direito comparado, o AN 15 estabelece em seu item 5.4 que no prazo de cinco
anos seja seguido, passível de prorrogação.
Quanto aos contratos de fornecimento de tecnologia industrial, referente a bens
produzidos em série ou insumos, como no caso em tela, o ato não impõe prazo
estrito, embora a prática administrativa absolutamente uniforme de há longos anos
seja o de seguir limite da Lei nº 4.131/62.
Há quem, neste ponto, chegue a aconselhar prazo mais restrito:
A diminuição para um período, talvez de seis anos, impelirá às partes um melhor
aproveitamento desse tempo. (José Carlos Tinoco Soares, op. Cit.pág. 110).
A autoridade, assim, procurou preservar os princípios uniformemente adotados, o
abandono dos quais resultaria em procedente injustificado e ignorância dos
padrões estabelecidos pela Lei 4.131/62 e confirmados pela legislação de outros
países>>.
14. Desta forma, exercidos dentro das prerrogativas legais do Recorrente a
fiscalização e o controle do contrato a ser averbado, em defesa de interesses
superiores ao da empresa – por mais respeitáveis que sejam, e o são – mas
subordinados ao interesse geral, de que o Recorrido deve ter, pelo próprio
exercício da atividade. Visão mais ampla e independente.
Compreende-se as críticas de morosidade que podem ser verdadeiras e devem
ser corrigidas: de possíveis distorsões, ou até reação contra interesses
desatendidos; e que não importa em recusar-lhe a competência para o exame e
averbação dos atos e contratos previsto na lei. Como não significa, em absoluto,
excluir sua atuação do exame do poder judiciário, ao qual podem e devem recorrer
os que se considerem ilegalmente atingidos por suas decisões .
Análise de clausulas restritivas em outros países sul americanos
Permanecendo no texto das leis em vigor, a análise prévia dos contratos de propriedade intelectual
e de tecnologia perderam presentemente a importância que pareciam ter nas décadas de 60 a 90.
Mesmo na Comunidade Andina, onde se somam as normativas comunitárias e as nacionais 353,
nada existe de rigor e eficácia comparável aos parâmetros anteriores 354. Todos os países
analisados, com exceção do Chile, possuem ainda em sua legislação dispositivos estabelecendo
instâncias de análise e, em muitos casos, parâmetros legais de cláusula recusáveis. Mas não
existe, ao que nos foi possível distinguir, efetividade na aplicação desses dispositivos 355
Na verdade, haveria um ostensivo repúdio à prática anterior:
Por otra parte, la jurisprudencia de casos relativos a control del licenciamiento ha
sido escasa en América Latina, lo que permite ver cierto rezago en el control de las
licencias de tecnología, heredada luego del abandono en la década de los ochenta
de las leyes de transferencia de tecnología. Quizás esto se deba, nuevamente, a
que se han evitado esta práctica, primero porque posiblemente se teme que un
ejercicio agresivo de controles a dichos contratos pudiera causar limitaciones a las
inversiones en el mercado, y segundo por la orientación de la agenda de las
agencias de competencia hacia otro tipo de prácticas (carteles, restricciones
verticales en distribución de productos, control de concentración económica
industrial) cuya restricción a la competencia es “evidente”, y es el caso que los
casos de utilización anticompetitiva de un derecho de propiedad intelectual
parecieran requerir, cuando menos una evaluación sujeta a la regla de la razón, en
su impacto económico en el mercado 356.
O que fazer com as cláusulas restritivas: uma perspectiva concorrencial
A recomendação corrente é de, à luz dos permissivos de TRIPs, passar a analisar tais
dispositivos, assim como o abuso de direitos, a posteriori, e num contexto de análise concorrencial
357
.
353 Proceso No. 2-Ip-90, Tribunal De Justicia Del Acuerdo De Cartagena, 1. La regulación contenida en el
derecho comunitario andino sobre la aprobación o rechazo, por parte de los Países Miembros, de los
contratos de licencia de marca con pago de regalías, es de cubrimiento parcial y de alcance básicamente
indicativo. Los Países Miembros, en consecuencia, conservan su competencia para legislar en esta materia,
sobre aspectos no regulados por el Derecho de la Integración, o para desarrollar o complementar los que no
hayan sido regulados de modo exhaustivo, según se ha señalado en la parte motiva de esta sentencia. 2. Los
Países Miembros, según lo anterior, pueden legislar válidamente sobre los criterios que deben ser tenidos en
cuenta para aprobar o rechazar los contratos de licencia de marcas, pero siguiendo en todo caso las pautas
establecidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena en cuanto a la importación de tecnología, en general,
y teniendo en cuenta las normas comunitarias específicas que regulan la materia, a las que se ha referido el
Tribunal en los "considerandos" de esta providencia, las cuales prevalecen sobre la legislación nacional.
354 Ignacio De Leon, ¿Puede La Política De Competencia Moderar Los Excesos De La Propiedad Intelectual?, Diálogo
sobre Propiedad Intelectual y Desarrollo Sostenible, ICTSD-UNCTAD, CEIDIE, SPDA, 22-23 de marzo de 2004: ”Por lo
que toca a las restricciones establecidas en el Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros, las
legislaciones nacionales de estos países no contemplan requisitos previos, y más bien visualizan este régimen como un
registro de tipo estadístico, por lo que resulta difícil examinar los casos en que habría de producirse tal denegación de
registro”.
355 Nota-se porém o julgado federal argentino no caso Supercanal c/ Telered Imagen y otro. s/ Medida
Cautelar CNCom Sala D, Expte 94.601/01. (Publicado en Jurisprudencia Argentina, Buenos Aires, 6 de agosto
de 2003, p38), no qual se determinou como ilegal a cláusula em licença de direitos autorais relativa a
restransmissão esportiva que submetia a compra do direito sobre o Campeonato Argentino à aquisição de
outros esportes, por pressão do titular exclusivo dos direitos respectivos. A análise do tribunal se deu à luz da
Lei de Concorrência argentina, mesmo porque não seriam aplicáveis os dispositivos das leis de patentes e de
marcas.
356 Ignacio De Leon, op. cit., p. 9.
357 De Léon, op. cit. “No es casualidad, por tanto, que muchos (CRUPI; Maskus, 2003; FTC, 2003; UNCTAD,
2002) consideren las políticas de competencia como instrumentos apropiados para moderar los excesos
creados por la concesión de monopolios legales a través de patentes, procurando un mejor balance de los
intereses de los consumidores y potenciales competidores en el juego institucional creado por las reglas
internacionales vigentes. La UNCTAD (2002) lo ha hecho en los siguientes términos: “La política de la
Como visto, esse caminho pode-se mostrar, em tese, eficaz, como ocorre no contexto europeu e
americano. De outro lado, testemunha-se pela jurisprudência administrativa analisada neste estudo
que pouca, ou quase nenhuma, ação efetiva se fez até agora em relação às cláusulas restritivas,
como de resto, a quase tudo relativo à propriedade intelectual.
Testemunho desse desinteresse, ou talvez rejeição, às complexidades da propriedade intelectual
em face às regras de concorrência, está na carência de decisões importantes nos órgãos
administrativos dos vários países. Mesmo no caso brasileiro, onde existe um pequeno número de
casos relativos a propriedade intelectual e contratos de tecnologia, não se criou nenhum
procedimento comparável às block exemptions européias, nem se emitiu qualquer guia de análise
como os americanos ou canadenses.
Como se pode notar da citação da única decisão da Suprema Corte brasileira sobre cláusulas
restritivas em contratos relativos à propriedade intelectual e de tecnologia (que se baseou na
legislação argentina, venezuelana, etc., da época), a legitimidade da ação neste contexto aumenta
na proporção em que outros países assimiláveis ao mesmo estágio econômico praticam políticas e
táticas comparáveis.
O que claramente se discerne é que dois tipos de integração procedimental se fazem necessários.
O primeiro seria no interior de cada estrutura nacional:
It is therefore not surprising to witness an increasing relationship between the work
of these authorities in the area or competition policy on the one hand, and
intellectual property, on the other hand. Indeed, increasingly, an analytical
integrated approach is beginning to show, based on the contributions of law and
economics, new institutional economics and the theory of industrial organization.
The increasingly predominant integrative approach of competition authorities in the
delimitation of IPRs is regarded as an effective tool for promoting competitiveness
in the domestic markets (…)
(…) the more recent legislation is increasingly merging both areas into the
jurisdiction of a single authority. For example, in Colombia, the Superintendencia de
Industria y Comercio (SIC) possesses jurisdiction over competition policy matters
(Delegatura de Competencia), as well as intellectual property (Delegatura de
Propiedad Intelectual). Also, Peru’s Instituto de Defensa de la Competencia y de la
Propiedad Intelectual (INDECOPI) unifies into a single authority the surveillance of
competition policy and intellectual property. Thus, even though internal procedures
pertaining to each discipline remain separate (between the Commission of
Competition and the Commission of Intellectual Property, respectively), the decision
making process is integrated process of constant consultation and sharing opinions
358
No caso brasileiro, o INPI, que continua recebendo contratos de tecnologia e propriedade
intelectual, não mantém a integração com o órgão antitruste que as instituições colombianas ou
peruanas vêm praticando. Políticas, estratégias e interpretações não guardam uniformidade.
Em segundo lugar, a geração de políticas e procedimentos harmonizados quanto ao ponto, em
escala regional ou subregional em muito aumentaria a eficácia e a legitimidade da intervenção.
Adotando a via apontada pelo art. 40 de TRIPs, que presume ser todo tratamento de tais cláusulas,
em última instância, uma análise de concorrência, o aumento de previsibilidade de tratamento que
essa integração ou harmonização traria parece evidente.
Sempre se deve recordar a observação de Jerome Reichmann, de que TRIPS exige a aplicação ao
caso de normas de concorrência mas não necessariamente aquelas deduzidas da prática dos
países da OECD. Haveria assim margem para alguma heterodoxia, ou alguma criatividade.
A questão, no entanto, que cabe colocar é se a análise necessariamente concorrencial das
cláusulas restritivas dos contratos é a mais adequada para os propósitos do desenvolvimento.
competencia de los principales países o regiones desarrollados suele adoptar una actitud favorable ante los
derechos de propiedad intelectual. No obstante, los poderes públicos pueden intervenir cuando un análisis
pragmático caso por caso indica que el poder de mercado basado en esos derechos limita abusivamente la
competencia en los mercados pertinentes.”
358 Ignatio de Leon, The Enforcement Of Competition Policy On Intellectual Property And Its Implications On
Economic Development: The Latin American Experience, 2001, documento ssrn-id270730, encontrado em
http://www.ssrn.com, visitado em 23/2/2005
Um caminho alternativo: garantia de uso regular dos direitos
Nas seções anteriores deste trabalho, enfatizamos extensamente a noção de abuso de direitos,
como instituto diverso, e em grande proporção autônomo, da análise concorrencial. Mesmo no
contexto do art. 40 de TRIPs, o requisito de que primeiro a prática deva ser tida como abusiva,
para depois ter avaliado o seu efeito na concorrência, evidencia a distinção das duas noções.
Radicando-se na noção de uso adequado, de uso socialmente responsável, da propriedade, a
noção de abuso de direitos de propriedade intelectual tem importantes conseqüências para os
sistemas jurídicos que adotam efetivamente tal instituto jurídico.
Em primeiro lugar, sua aplicação independe da análise de posição dominante, de mercado
relevante, e de outras complexidades da análise concorrencial. Em segundo lugar, a análise de
uso regular do direito prescinde de atuação dos órgãos de defesa da concorrência, sendo
exercitável inclusive em defesa judicial, contra alegações de violação de direitos. Em terceiro lugar,
a noção de abuso, através de uma indispensável ponderação de valores e interesses, se adapta
bem a uma análise de constitucionalidade de normas nacionais.
A noção de abuso, de outro lado, engloba hipóteses de correção de práticas inadequadas de
exame de patentes, ou de excesso de enforcement de direitos, como já se documentou acima.
Mesmo nos países em que se prevê licença compulsória apenas para casos de abuso somado ao
efeito concorrencial (segundo o parâmetro mais recente americano) , o desenvolvimento da
doutrina de uso regular de direitos transcende a licença compulsória, e prescinde mesmo de
previsão específica na lei de propriedade intelectual.
C o nc ess ão d e l i m i na re s e m pr op r ie da de in t e le ctua l c o mo ex c lu são ind e vid a
d e c ompetiç ão
Como se mencionou ao discutir a noção de abuso de direitos, há precedente na América do Sul,
em decisão aliás de grande veemência. Ao corrigir a decisão do tribunal inferior, a corte suprema
venezuelana indicou que a simples discussão da existência de direitos de software não resolve o
problema de abuso de direito, configurada numa liminar excessiva e indevida:
Visto lo anterior, la recurrida desvió su examen, en lo que al hecho ilícito se refiere,
del aspecto central de la controversia que lo constituye la indemnización por los
daños y perjuicios reclamados, como consecuencia de la medida de secuestro
practicada a instancia de la empresa Microsoft Corporation C.A., por lo que el
análisis de la recurrida se centra en las normas protectoras de los derechos de
autor consagradas en la Ley, y que permiten al autor, o en su defecto a sus
causahabientes el derecho exclusivo de prohibir, entre otros casos, la reproducción
de la obra por cualquier forma o procedimiento, considerando la recurrida en su
decisión, que esta protección se extiende en los mismos términos y condiciones
que las obras literarias a los programas de ordenador tipo software.
Al respecto, la Sala sostiene que no se trata de un juicio sobre derechos de autor
sino de indemnización por daños y perjuicios por abuso de derecho y que
efectivamente, el hecho de que se tenga o no los derechos sobre determinados
programas de computación no autoriza a ninguna persona a ejercer acciones
contra otra, de manera que la lleve a secuestrar los bienes de un tercero y a dejar
extinguir la acción por perención 359.
A mesma tendência de excesso na execução de direitos de propriedade intelectual através de
liminares se nota, por exemplo, no Brasil. Desde o novo Código da Propriedade Industrial de 1996,
juízes têm concedido liminares para parar indústrias inteiras, com base em simples alegações de
patente violada. Sem fazer a vistoria técnica que a prudência e a lei aconselham.
Segundo o Código (Lei 9.279/96), art. 203,
“tratando-se de estabelecimentos industriais ou comerciais legalmente organizados
e que estejam funcionando publicamente, as diligências preliminares limitar-se-ão
à vistoria e à apreensão dos produtos quando ordenadas pelo juiz, não podendo
ser paralisada a sua atividade licitamente exercida”.
359 Decisão do Tribunal Supremo da Venezuela na Sentencia Nro. 363 del 16/11/2001. Sala de Casación
Civil.
Tal dispositivo regula as diligências prévias para fixação da prova no procedimento criminal. O art.
201 do Código diz que
“na diligência de busca e apreensão, em crime contra patente que tenha por objeto
a invenção de processo, o oficial do juízo será acompanhado por perito, que
verificará, preliminarmente, a existência do ilícito, podendo o juiz ordenar a
apreensão de produtos obtidos pelo contrafator com o emprego do processo
patenteado”.
O jurista Gama Cerqueira, tido como um clássico autor de propriedade industrial no Brasil, falando
de rigorosamente idêntica disposição do Código de 1945, notava:“esta disposição visa impedir que,
a pretexto de verificar a infração alegada, concorrentes inescrupulosos lancem mão das diligências
de busca e apreensão com o fito de perturbar as atividades da parte contrária e causar-lhe
prejuízos”. E explicava: “por isso, também, a lei só permite a busca e apreensão quando ordenada
pelo juiz, o qual, antes de autorizá-la deve examinar a patente, a fim de verificar se o caso
comporta a apreensão dos objetos encontrados e determinar sua extensão, não deixando este ato
ao arbítrio da parte requerente, dos oficiais de justiça ou dos próprios peritos”.
Com efeito, se , ao pretexto de violação de patentes, sem prévia vistoria, pudessem os
concorrentes paralisar todo o processo produtivo, impossível o investimento industrial. O próprio
sistema jurídico se encarregaria de destruir a economia. Se assim se prevê, no tocante ao
processo penal, não menor será o cuidado para evitar que os “concorrentes inescrupulosos”
lancem mão das diligências de busca e apreensão com o fito de perturbar as atividades da parte
contrária e causar-lhe prejuízos” na instância civil.
O novo Código também introduziu um importante requisito no caso de patentes de processo quando não se pode saber, pelo exame do produto, se há ou não violação da exclusividade. Diz o
art. 42, § 2o, do CPI/96 que só ocorrerá violação de direito da patente de processo quando o
possuidor ou proprietário não comprovar, mediante determinação judicial específica, que o seu
produto foi obtido por processo de fabricação diverso daquele protegido pela patente.
Assim, sem prévia monição para que o interessado prove que seu processo é outro, não haverá
qualquer presunção de violação de patente. Assim como reverteu o ônus da prova, a lei exigiu que
o juiz fizesse determinação específica para que tal prova fosse produzida.
Cabe, aqui, notar que não são as liminares imprudentes a única questão processual da
propriedade intelectual que induz risco severo à concorrência. Cabe citar neste contexto o
problema da reversão de ônus de prova para patentes de processo, prevista no Acordo TRIPs.
Não é muito fácil determinar se um processo está sendo utilizado em violação de privilégio. Nos
casos, como no Brasil, em que se possa fazer busca e apreensão inaudita altera pars no local
onde o processo se realize, tudo se resolve a contento; mas se tal procedimento não é possível,
impõe-se a adoção de outros remédios processuais adequados 360.
O caso mais flagrante em que a busca e apreensão não funciona, outra vez, é o do processo
utilizado fora da jurisdição pertinente - quando o produto é importado -, circunstância em que a
prova fica difícil de colher. Para obviar tal problema, a jurisprudência de vários países veio a
elaborar a doutrina da reversão do ônus da prova 361.
360 Bercovitz, BERCOVITZ, A. (1986) Las Variaciones de los Sistemas de Patentamiento con sus Méritos y
Ventajas. Seminário sobre la Propriedad Industrial para la Industria y el Comercio, OMPI e Ministério de
Economía, Fomento y Reconstrucción de Chile. Santiago de Chile, 23-25 abr.., " existe una gradación de medidas
en torno a la protección de las sustancias químicas y farmacéuticas, que van desde la protección absoluta que ofrece la
patente do producto hasta la falta total de aquella, respecto a las invenciones de sustancias medicamentosas cuando se
prohíbe totalmente su patentabilidad. En los estados intermedios están la patentabilidad simple de los procedimientos, la
patentabilidad de los mismos con protección indirecta del producto reforzada por la inversión de la carga de la prueba. (...)
En este caso una vez más hay que hacer notar que la opción de legislador debe situarse en un marco más amplio que el de
la ley de patentes, puesto que la regulación de esta materia puede tener una incidencia decisiva en el desarrollo de la
industria química y farmacéutica. Por tanto, para regular estos temas en la ley de patentes, el legislador tiene que tener
ante todo una idea sobre la política que piensa seguir el desarrollo de esa industria, ya que las normas de patentes han de
servir y ser coherentes con esa política.
361 Bercovitz, op. cit.: "Para evitar este grave inconveniente, se ha incluido en algunos ordenamientos una norma que
aparecía ya en la legislación alemana de finales del siglo pasado. Se trata de la denominada "inversión de la carga de
prueba", según la cual cuando una patente tenga por objeto la invención de procedimiento para la obtención de una nueva
A questão não é de interesse exclusivo do advogado militante, eis que a proteção indireta somada
à reversão do ônus de prova tornam a patente de processo tão forte que quase se equipara a uma
de produto; e tal é a importância da figura que os documentos do TRIPs dedicam seção específica
ao tema.
No Brasil, à luz do art. 42 § 2o do CPI/96 362, é o usuário de um processo, réu numa ação judicial,
que tem o dever de provar que não está infringindo a patente, e não o autor da ação. Tal
disposição resulta do art. 34 do TRIPs 363, que, no entanto, é mais equilibrado e razoável do que a
lei brasileira.
Art.34 - 1 - Para os fins de processos cíveis relativos à infração dos direitos do
titular referidos no parágrafo 1.b do Art. 28, se o objeto da patente é um processo
para a obtenção de produto, as autoridades judiciais terão o poder de determinar
que o réu prove que o processo para obter um produto idêntico é diferente do
processo patenteado.
Conseqüentemente, os Membros disporão que qualquer produto idêntico, quando
produzido sem o consentimento do titular, será considerado, na ausência de prova
em contrário, como tendo sido obtido a partir do processo patenteado, pelo menos
em uma das circunstâncias seguintes:
a) se o produto obtido pelo processo patenteado for novo;
b) se existir probabilidade significativa de o produto idêntico ter sido feito pelo
processo e o titular da patente não tiver sido capaz, depois de empregar razoáveis
esforços, de determinar o processo efetivamente utilizado.
2 - Qualquer Membro poderá estipular que o ônus da prova indicado no parágrafo
1 recairá sobre a pessoa a quem se imputa a infração apenas quando satisfeita a
condição referida no subparágrafo "a" ou apenas quando satisfeita a condição
referida no subparágrafo "b".
3 - Na adução da prova em contrário, os legítimos interesses dos réus na proteção
de seus segredos de negócio e de fábrica serão levados em consideração.
Vale enfatizar que os critérios apontados pela redação do TRIPs têm legitimidade total para serem
tomados como diretiva pelo juiz brasileiro. Não o fazendo, seguramente essa reversão de ônus da
prova é contrária aos princípios constitucionais de devido processo legal.
sustancia. Evidentemente que la razón en la que se fundamenta la norma radica en considerar que, siendo la sustancia
nueva el, procedimiento patentado gracias al cual se obtiene, debe considerar que es el único existente mientras no se
pruebe lo contrario. No cabe duda que la inversión de la carga de la prueba junto con la protección indirecta del producto,
refuerzan notablemente la posición del titular de la patente. Ahora bien; si un tercero inventa un procedimiento distinto
para la obtención de la misma sustancia. entonces nada le impedirá producirla, si su patente no es dependiente de la
anterior y no tiene por qué serlo necesariamente". O TRIPs incorpora tal doutrina em seu art. 34:”1.For the purposes of
civil proceedings in respect of the infringement of the rights of the owner referred to in paragraph 1(b) of Article 28, if the
subject matter of a patent is a process for obtaining a product, the judicial authorities shall have the authority to order the
defendant to prove that the process to obtain an identical product is different from the patented process. Therefore,
Members shall provide, in at least one of the following circumstances, that any identical product when produced without
the consent of the patent owner shall, in the absence of proof to the contrary, be deemed to have been obtained by the
patented process: (a) if the product obtained by the patented process is new; (b) if there is a substantial likelihood that the
identical product was made by the process and the owner of the patent has been unable through reasonable efforts to
determine the process actually used. 2. Any Member shall be free to provide that the burden of proof indicated in
paragraph 1 shall be on the alleged infringer only if the condition referred to in subparagraph (a) is fulfilled or only if the
condition referred to in subparagraph (b) is fulfilled. 3. In the adduction of proof to the contrary, the legitimate interests of
defendants in protecting their manufacturing and business secrets shall be taken into account.”
362 Art. 42 (omissis) § 2º. Ocorrerá violação de direito da patente de processo, a que se refere o inciso II, quando o
possuidor ou proprietário não comprovar, mediante determinação judicial específica, que o seu produto foi obtido por
processo de fabricação diverso daquele protegido pela patente..
363 Vide Carlos Correa, Acuerdo TRIPs, Ed. Ciudad Argentina, 1996, p. 154 e seguintes, cuja análise indica que o art. 42
§ 2º está desconforme, por excesso, com os parâmetros do TRIPs.
Na América do Sul há países que reproduzem o todo ou parte do dispositivo de TRIPs, que vem a
ser um balanceamento equilibrado dos interesses em jogo364. Outros, porém, inscreveram em sua
legislação critérios comparáveis à letra da lei brasileira, se não piores 365.
T en dê nc ias re cen tes e m aco rdo s p ós- TRIPS na A mé r ic a do Su l
Um dos ganhos anunciados da Rodada Uruguai era que os instrumentos multilaterais de solução
de controvérsias, agora dotados de músculos e garras, substituiriam a pressão unilateral dos
países membros, cujo exemplo mais conspícuo era a Seção 301 da lei de comércio americana.
Tivemos ocasião de dizer, sobre a Rodada Uruguai:
O que se tem de valioso na experiência de TRIPs é o da consolidação de
parâmetros previsíveis pelos quais são avaliados o nosso sistema nacional de
Propriedade Intelectual. Tais parâmetros, que não são os que se ambicionava no
início do questionamento do papel da Propriedade Intelectual para o
desenvolvimento, em 1962, também não são os delírios patrimonialistas da era
Reagan.
Mas não são esses parâmetros os mais importantes, e sim os processos de
interpretação e aplicação deles, previstos no texto consensual. Importantes
também são os procedimentos de resolução de controvérsias, tanto quando é
aplicado (como no caso das patentes indianas), como quando é evitado (como no
caso das licenças compulsórias brasileiras).
Se esses parâmetros e procedimentos serão favoráveis à situação brasileira, não
está ainda claro. Mas se pode precisar que a atual situação, dez anos após TRIPs,
é melhor para o Brasil do que era na época das sanções unilaterais americanas.
Que podem certamente voltar, não obstante a proibição de tais medidas pelo
Trtatado de Marrakesh - ocorreu no caso do acordo extraído da Argentina.
O ambiente depois de TRIPs não é mais o da Convenção de Paris, com seu
respeito à diversidade nacional; mas, dez anos depois, também não é o círculo de
364 Comunidade Andina, Decisión 344: Régimen Común sobre Propiedad Industrial, art. 51; Peru, Decreto
Legislativo 823- Ley De Propiedad Industrial, art. 85, (…) En los casos en los que se alegue una infracción a
una patente cuyo objeto sea un procedimiento para obtener un producto, corresponderá al demandado en
cuestión probar que el procedimiento que ha empleado para obtener el producto es diferente del
procedimiento protegido por la patente cuya infracción se alegue. A estos efectos se presume, salvo prueba
en contrario, que todo producto idéntico producido sin el consentimiento del titular de la patente, ha sido
obtenido mediante el procedimiento patentado, si:a) El producto obtenido con el procedimiento patentado es
nuevo; o b) Existe una posibilidad sustancial de que el producto idéntico haya sido fabricado mediante el
procedimiento y el titular de la patente de éste no puede establecer mediante esfuerzos razonables cuál ha
sido el procedimiento efectivamente utilizado. En la presentación de pruebas en contrario, se tendrán en
cuenta los intereses legítimos del demandado en cuanto a la protección de sus secretos comerciales y de
fabricación. Uruguay, Ley N° 17.164, Artículo 101º - En los juicios civiles, cuando el objeto de una patente sea
un procedimiento para obtener un producto, las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar al
demandado que pruebe que el procedimiento para obtener un producto es diferente al procedimiento
patentado, siempre que dicho producto sea nuevo. Paraguai, Ley N° 1.630 , Artículo 76.- De la carga de la
prueba. A los efectos del proceso civil, cuando el objeto de una patente sea un procedimiento para obtener un
producto nuevo, la autoridad judicial podrá requerir que el demandado pruebe que el producto idéntico no ha
sido obtenido por el procedimiento patentado, sin perjuicio de la protección de las informaciones no divulgadas
del invento. A los efectos de esta disposición, un producto es nuevo conforme a los términos del Artículo 7° de
la presente ley. Esta disposición será adoptada con las debidas garantías a los intereses legítimos del
demandado en su producción, que no será restringida salvo sentencia judicial, así como con las debidas
garantías a sus secretos comerciales.
365 Equador, Ley de la Propiedad Intelectual, Art. 302. El juez tendrá la facultad para ordenar que sea
presentada la prueba que se encontrare bajo el control de la parte contraria o en su posesión, a cuyo efecto
señalará día, lugar y hora para su exhibición. Si la parte requerida no exhibiere la prueba, el juez, para
resolver, podrá basarse en la información que le haya suministrado la parte que requirió la prueba. Si
cualquiera de las partes no facilitare las informaciones, códigos de acceso o de cualquier modo impidiere la
verificación de instrumentos, equipos u otros medios en los que pueda almacenarse reproducciones no
autorizadas, éstos se presumirán violatorios de los derechos de propiedad intelectual. Si el juicio versare
sobre violación de una patente de invención relacionada con procedimientos, la carga de la prueba sobre la
licitud del procedimiento utilizado para la fabricación del producto, le corresponderá al demandado.
ferro da uniformidade. Com temas urgentes e clamantes, como o da Aids, quebrouse a opressão pétrea do sistema que só atendia o interesse do proprietário; com
menor pressão dos lobbies empresariais, pode-se atender a certos interesses de
diversidade, se não nacionais, pelo menos de categorias de países em
desenvolvimento 366.
A esperança – real e em parte implementada – de uma textura multilateral para a discussão dos
limites e propósitos da propriedade intelectual, porém, é abalada pela série de acordos bilaterais
de propriedade intelectual, de comércio, ou de investimento, que impõe aos países que pretendem
se valer de benefícios econômicos outorgados por países da OECD compromissos quato a
marcas, patentes, direitos autorais e cultivares que excedem os parâmetros acordados nos acordo
da OMC.
Exemplo deles são os Acordos de Promoção e Proteção de Investimentos (APPI), como em voga
no contexto internacional. Via de regra, tais acordos prevêem, segundo o modelo OECD:
a) O direito de acesso do investimento, com exceções setoriais;
b) Obrigação de tratamento justo e eqüitativo;
c) O tratamento nacional e a regra MFN;
d) Direito de remessa de lucros, dividendos e outros pagamentos, sujeito às limitações
pertinentes;
e) Garantia de compensação no caso de conflito armado ou desordem interna.
f) O direito de o Estado receptor dos investimentos proceder à eventual desapropriação,
mediante indenização;
g) O direito de o Estado de origem do investimento, que tenha cumprido e pago alguma
garantia governamental de risco não comercial do citado investimento, subrogar-se nas
pretensões dos investidores;
h) Previsão de juízo arbitral para as controvérsias.
Em matéria de propriedade intelectual , esses acordos consideram patentes, marcas, etc. como
investimento, o que faz submeter ao juízo arbitral – fora do sistema judiciário nacional – as
controvérsias entre Estado receptor dos investimentos e investidor. Por exemplo, uma questão de
licença compulsória por interesse público poderia ter de ser levada a um tribunal arbitral da ICSID
367
. Alguns desses Acordos também estabelecem patamares de proteção de propriedade
intelectual acima do estabelecido em TRIPs.
O caso brasileiro é ilustrativo. Em março de 1992, foi criado um Grupo Interministerial para a
elaboração do modelo brasileiro dos APPI, o qual foi gradativamente alterado para se adequar ao
parâmetro OECD. A partir de 1993, o Itamaraty negociou uma série de APPI, enfim remetidos à
apreciação do Congresso Nacional, com o Chile, Portugal, Reino Unido e Suíça. Além disto,
manteve negociações com a Alemanha, a Itália, a França, a Coréia, a China, os Países Baixos e a
Noruega. Também foi assinado o acordo quadripartite no âmbito do MERCOSUL.
Os acordos brasileiros então submetidos ao Congresso, ao contrário do que ocorre normalmente
nos APPI firmados entre outros países,
não continham restrições setoriais de acesso do
investimento estrangeiro 368. Ao contrário, pela adoção irrestrita do tratamento nacional e do MFN,
sem o critério de listas nacionais setoriais, eles excediam de muito as prudentes negociações no
âmbito multilateral da OMC, e provocavam graves preocupações, em matéria tão relevante. Uma
atenção ao equilíbrio entre o modelo endógeno e o exógeno, com dosagem cuidadosa da abertura
da economia nacional, o que deflui do modelo OMC e da prática dos países desenvolvidos,
pareceria mais coerente com a história brasileira. .
366 TRIPS e a Experiência Brasileira, Simpósio Franco-Brasileiro Sobre a Propriedade Intelectual,
http://www.aids.gov.br/final/novidades/simposio_brasil_franca_2004.asp , visitado em 3/2/2005. Vide também
Bagley, Margo, "Legal Movements in IP: TRIPS, Unilateral Action, Bilateral Agreements, and HIV/AIDS" .
Emory International Law Review, Vol. 17, pp. 101-118, Fall 2003. e Adrian Otten, Implementation of the TRIPS
Agreement and Prospects for its Further Development, Journal of International Economic Law, Vol. 1, No. 4,
1998.
367 David Williams: International Commercial Arbitration and Globalization—Review and Recourse against
Awards Rendered under Investment Treaties, The Journal of World Investment, Volume 4
April 2003, Number 2.
368 O acordo com o Chile menciona apenas as restrições de base constitucional, ressalvando a hipótese de
emendas ao texto, o que veio a ocorrer.
Tais acordos, porém, forma retirados da apreciação do Congresso pelo Poder Executivo brasileiro.
Outros importantes exemplos de acordos bilaterais, tratando de propriedade intelectual, são os
firmados entre os Estados Unidos e o Chile 369, e o o Equador 370 (ainda não em vigor), e – já não
mais bilateral – o em negociação com a Comunidade Andina 371. Todos com parâmetro de
proteção de propriedade intelectual acima do nível do Acordo TRIPs. Deles, somente o chileno tem
disposição específica tratando da relação entre propriedade intelectual e concorrência:
“Article 17.13: Nothing in this Chapter prevents a Party from adopting measures
necessary to prevent anticompetitive practices that may result from the abuse of the
intellectual property rights set forth in this Chapter.”
Comenta Pedro Roffe 372:
Exploitation of IPRs could give rise to the possibility of anticompetitive behaviour,
whether by individual firms or by concerted practices or agreement between firms.
An adequate definition and implementation of public policies to deal with this
problem represents one of the most important criteria for the efficient functioning of
any IP system. In order to prevent or control such conflicts a number of countries
have enacted antitrust or other competition legislative acts on some or most
possible anticompetitive behaviour. The approaches taken depend on the particular
conditions of national markets, national legal traditions, and on public interest
considerations. In this field, the USA has a long tradition in dealing with the interface
between IPRs and competition policies65. Chile, on the contrary, has incipient guidelines in
this area.
(…)In brief, the FTA does not innovate in this area and leaves Parties absolute
freedom to legislate on this matter. The only limitations might be found in the
general principles of the TRIPS Agreement, outlined above.
369 Pedro Roffe, Bilateral agreements and a TRIPS-plus world: the Chile-USA Free Trade Agreement, Quaker
International Affairs Programme, Ottawa
370 O acordo com o Equador, embora não disponha especificamente sobre a questão, reproduz o sentido
geral de TRIPs quanto às licenças compulsórias: k. The Party shall not be obliged to apply the conditions set
out in subparagraph b) and f) where such use is permitted to remedy a practice determined after judicial or
administrative process to be anti-competitive. The need to correct anti-competitive practices may be taken into
account in determining the amount of remuneration in such cases. Competent authorities shall have the
authority to refuse termination of authorization if and when the conditions that led to such authorization are
likely to recur”. Mas proíbe até as licenças de dependência: “. The Party shall not authorize the use of the
subject matter of a patent to permit the exploitation of another patent except as a remedy for an adjudicated
violation of domestic laws regarding anti-competitive practices”.
371 David Vivas-Eugui, Regional and bilateral agreements and a TRIPS-plus world: the Free Trade Area of the
Americas (FTAA), Quaker United Nations Office (QUNO), Geneva, Quaker International Affairs Programme
(QIAP), Ottawa, International Centre for Trade and Sustainable Development (ICTSD), Geneva
372 Op. cit. p. 12.
Conclusão
Qual é o valor econômico-jurídico de qualquer propriedade intelectual, com
exceção talvez da marca? É o conferir ao seu titular um tempo de vantagem na
concorrência. Tempo esse que, no caso das patentes, é limitado à utilização de
uma tecnologia específica, de uma tecnologia determinada, que não se confunde
com o mercado onde essa tecnologia é exercida.
Dado esse valor, proteger e incentivar a pesquisa num contexto de competição, os
vários métodos alternativos de fazer isso devem ser constantemente avaliados em
face da sua eficiência. Qual é a eficiência? A eficiência social de conseguir mais
pesquisa, mais desenvolvimento. Não é (...), necessariamente, a capacidade de
atender à doença africana. Não é, necessariamente, a capacidade de atender à
necessidade do consumidor brasileiro. Por quê? A razão pela qual não se tem
pesquisa na África, não obstante a total cobertura das patentes na África, é porque
não existe mercado para essa pesquisa. Não dá retorno o resultado da pesquisa,
porque não há reditibilidade nessa patente.
O propósito dessa palestra é tentar extrair de vocês a percepção de que a
propriedade industrial tem algum propósito de beneficiar o consumidor. É extrair de
vocês a idéia de que a propriedade industrial tem alguma finalidade de
atendimento às necessidades básicas da humanidade. A propriedade industrial
tem (…) uma única finalidade: melhorar a competição dentro do próprio sistema
capitalista. E, se ela não servir, se estiver, pelo contrário, criando monopólios (…),
essa patente está sendo usada contra o seu valor intrínseco que é aumentar a
competição.
Dr. Pontes de Miranda, um jurista clássico, famoso, antigo, enciclopédico e nunca
lido, ao tratar de propriedade intelectual diz exatamente isso. E diz com todas as
letras: “A propriedade intelectual não é feita para regular ou beneficiar o público, é
feita para regular a competição”. E é essa a mensagem que passo sobre o valor da
patente 373.
Com o acesso de cabotinismo de se auto-citar na conclusão deste trabalho, este autor procura
aproveitar a espontaneidade de um improviso em público para estabelecer um parâmetro de
avaliação do uso das patentes, direitos autorais, e outros títulos. A propriedade intelectual tem
valor social na proporção em que melhora a concorrência.
Mas - qual concorrência? Na diversidade das economias e das culturas ainda existentes, a
melhora de concorrência em um contexto - o do mercado europeu, por exemplo - pode dar-se em
detrimento do mercado brasileiro, ou do Mercosul. A globalização não resultou, ainda, numa
cadeia de vasos comunicantes; as vantagens em um mercado não serão sempre transferidas ao
resto do mundo 374. Pelo contrário, certas eficácias só serão, possivelmente, sentidas se forem
contidas, até mesmo artificialmente, em um determinado contexto. Não parece absurdo imaginar
que a propriedade intelectual possa ser usada não só para aumentar eficiências em contextos
isolados, como também para segmentar os contextos e assegurar a contenção.
Mas isso não quer dizer que essa possibilidade seja aceita como social e juridicamente adequada.
No âmbito do mercado comum europeu houve rejeição frontal do uso da propriedade intelectual
para segregação de mercados; a história das patentes dos países hoje desenvolvidos indica que
só se passa a conceder monopólio para inventos farmacêuticos quando a própria indústria está
capacitada para competir, ou outra compensação exista para constituição de monopólios em favor
373 Palestra em julho de 2000 no 3o. Encontro de Propriedade Intelectual e Comercialização de Tecnologia
374 Claude Levy-Strauss, Raça e História, UNESCO, 1952: "O progresso não é necessário nem contínuo; processa-se por
saltos ou, como diriam os biólogos, por mutações. E o resultado desses saltos nem sempre corresponde a ir mais longe na
mesma direção". "O que ele (o jogador) ganha com um (dado) está sempre exposto a perder com o outro" (...) "somente
de tempos a tempos é que a história é cumulativa".
de uma economia alheia 375. Na verdade, a economia de mercado será filosoficamente
incompatível com uma ética da resignação.
Assim, são dois problemas diversos que se tem de tratar, quando se examina a criação de um
ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual: se os monopólios constituídos induzem
realmente à competição, pela indução do investimento em pesquisa e criação expressiva (primeira
questão); e se essa indução positiva tem efeitos sensíveis na economia singular em que o
monopólio é constituído (segunda questão). O problema subjacente deste estudo é discernir qual a
concorrência a ser favorecida pelo sistema da propriedade intelectual.
Seria o sistema do direito da concorrência adequado para assegurar que uma patente seja
socialmente útil nos mercados da América do Sul? Pelo menos, esse sistema pode evitar que a
patente, mesmo não sendo útil, cause danos à tessitura do mercado singular?
A resposta exige uma série de verificações empíricas. Existe um sistema de tutela de concorrência
nos países da América do Sul? Este sistema funciona, além da previsão formal em lei? Este
sistema está sendo usado para propiciar a concorrência da propriedade intelectual? Esse uso é
eficaz?
O sistema em funcionamento na América do Sul
Com as limitações da nossa metodologia, foi possível constatar que em um número significativo de
países da região existe legislação, instituições que implementam o texto legal, e alguma prática na
aplicação das respectivas leis. Não é muito espantoso que um pequeno número de casos se
refiram à propriedade intelectual; mesmo em países de maior tradição no direito concorrencial (com
exceção dos Estados Unidos) o número de casos e hipóteses de aplicação da lei às patentes,
marcas e direitos autorais não é grande.
Não foi tentada qualquer mensuração do efeito dos casos em que houve decisão em matéria de
propriedade intelectual: intuitivamente, o próprio número e insignificância dos casos mostra sua
irrelevância para a formulação de políticas públicas no setor de propriedade intelectual. Em certas
hipótese (o caso das licenças compulsórias vem imediatamente à memória) a simples existência
do mecanismo parece ser importante para evitar os excessos que se pretende impedir. Ao autor,
não parece que esse já seja o caso nas condições da América do Sul.
Mesmo no caso brasileiro, onde existe um número maior de casos administrativos e judiciais
relativos ao tema, nenhuma decisão (exceto, talvez, a relativa às marcas Colgate-Kolynos) teve
qualquer impacto no público, na imprensa ou na formulação de políticas públicas ou estratégias
privadas 376. Nem mesmo o conjunto das decisões, ou a política institucional do sistema brasileiro
de concorrência, veio a incidir com qualquer relevância no campo da propriedade intelectual 377. É
de se crer que isso venha a ocorrer no futuro.
375 O exemplo mais interessante é o da decisão da Corte Constitucional da Itália em 1978. que entendeu que
o desenvolvimento industrial italiano e a participação no mercado comum europeu tinha tornado a proibição
de patentes farmacêuticas, que já existia desde 1848, subitamente inconstitucional: “(Corte Constitucional da
Itália, 1978, Sentenza 20/1978 ) ‘In realtá, negli ultimi anni la presa di coscienza della sopravvenuta mancanza
di ogni fondamento razionale della deroga è cresciuta di pari passo con l'affermarsi del valore della ricerca
scientifico-tecnica e del dovere della Repubblica di promuoverla; con la piú elevata capacitá dell'industria
farmaceutica italiana di organizzare la ricerca, anche in rapporto alle condizioni di competitivitá con quella
degli altri paesi; ed infine con le piú intense relazioni con i mercati esteri, particolarmente nell'ambito degli stati
appartenenti alla organizzazione del Consiglio d'Europa ed a quella della Comunitá economica europea
(come è attestato dalle convenzioni stipulate dal governo italiano, tutte orientate a restringere o a eliminare
radicalmente la possibilitá di vietare la brevettazione in singoli settori)” .
376 Vale, nesse passo, chamar atenção para a série de decisões consultivas solicitadas pela Monsanto nas
complexas circunstâncias do licenciamento de seu produtos de uso agrícola. Nestes e em outros casos de
franchising o órgão antitruste brasileiro atuou com clareza, mas enfatizado o aspecto de integração vertical, e
sem considerar maiores aspectos de propriedade intelectual. Em um número desses casos, na verdade, a
dita franquia assemelhava-se mais a uma concessão de vendas.
377 Um exemplo interessante é a limitação temporal das cláusulas de não concorrência ou de segredo, que
tem parâmetros bem estabelecidos no CADE (órgão antitruste) que, por acaso, coincidem com os
consagrados para análise de contratos pelo INPI (órgão de propriedade industrial). Mas nem um órgão, nem o
outro, utilizam, ou ao menos reconhecem, a jurisprudência do outro em suas decisões.
Note-se, no entanto, que em nenhum caso judicial ou administrativo dos países pesquisados se
verificou questionamento frontal de uma patente, à luz dos princípios da concorrência 378. No caso
argentino da aquisição pela Bayer da Aventis, promoveu-se o desinvestimento através de abertura
à cópia de ativos e composições farmacêuticas, sem que se apontasse nenhum abuso de posição
dominante.
Casos relevantes tratam de marcas, como um ativo de empresas em processo de fusão ou
suscetíveis de desinvestimento, e - no caso Ambev Peru - de uso anticoncorrencial de marca de
certificação. Dois casos administrativos igualmente tratam de uso de direito autoral em contexto
anticoncorrencial, mas a propriedade intelectual não chega a ser o elemento central da questão.
Um número de decisões chilenas afirmam o direito de importação paralela, sem levar em conta,
porém, os parâmetros de dominância de mercado ou de lesão ao espaço da concorrência em si
mesma.
Desta maneira, na classificação proposta na segunda seção deste trabalho, em nenhum caso dos
documentados em nossa pesquisa os direitos exclusivos sobre criações e imagens empresariais
são a causa eficiente da lesão à concorrência. Nas hipóteses apontadas, a presença desses
direitos é elemento acessório, ainda que relevante, de uma prática lesiva ou potencialmente lesiva.
De outro lado, em todos os países pesquisados existe pelo menos a previsão legal de licença
compulsória por uso anticoncorrencial de patente. Não se encontram, porém, registros de que
tenha havido aplicação do instrumento 379.
Igualmente, não se encontraram registros de licença compulsória por negativa de conceder
licenças. Como já se viu, a simples recusa em licenciar constitui - aparentemente - fundamento de
licença compulsória da Argentina, e existiria fundamento legal genérico para tal licença em outros
países. Também no Brasil, embora sem previsão legal específica, se cultiva com alguma
intensidade a doutrina das infra-estruturas essenciais, mas nunca foi aplicada à propriedade
intelectual.
Quanto ao sistema de controle de cláusulas e práticas restritivas nos contratos relativos à
propriedade intelectual, que, em tempos, foi o método de controle de excessos da propriedade
intelectual mais característico da América do Sul, inexistem evidências de que esteja sendo
efetivamente utilizado mesmo nos países, como os da comunidade andina e na Argentina, nos
quais permanece na legislação.
No Brasil, o INPI persiste em sua tarefa de escoimar das cláusulas mais visivelmente nocivas os
contratos que lhe são submetidos, mas sem a intensidade e detalhe que empregava nos anos 70 e
80`. De outro lado, o CADE tem analisado nos últimos anos um número pequeno, mas significativo,
de cláusulas e práticas em contratos de tecnologia e de PI, curiosamente repetindo, com
fundamentos concorrenciais claros, o que resultava da prática histórica do INPI (que, aliás, sempre
se remontava, ao dar o fundamento legal dessa atividade, à legislação antitruste).
Os caminhos da concorrência
A resposta dos dados pesquisados é, assim, de que existe um sistema, na maioria dos países, de
tutela da concorrência, e ele está em operação. No entanto, tem sido aplicado apenas
marginalmente ao campo da propriedade intelectual. Nos casos em que isso se deu, não se
discerne eficácia real das medidas tomadas, ao menos com repercussão no plano da política
pública de propriedade intelectual. .
Em particular no campo da análise de cláusulas e práticas restritivas, a adoção de um parâmetro
TRIPs, ou talvez, o simples abandono da postura anterior pelo influxo da globalização, representou
um retrocesso na ação estatal de controle dos excessos da propriedade intelectual 380. Isto ocorre
num momento em que tanto o sistema europeu quanto o americano de controle desses contratos
378 Com exceção dos casos brasileiros relativos à lei revogada de 1962 e à decisão consultiva, em tese,
suscitada pelo Ministério da Saúde, sobre competência para emitir licença compulsória.
379 Salvo, uma vez mais, a consulta feita pelo Ministério da Saúde Brasileiro, à ocasião em que se estudava
a hipótese de licença por interesse público no primeiro caso dos medicamentos de AIDS. Pode-se depreender
que a consulta indicava intenção de usar o instrumento.
380 Não se afirma, aqui, que tal tipo de ação tenha sido realmente eficaz para aumentar a concorrência no
campo da propriedade intelectual; faltam pesquisas empíricas e talvez mesmo metodologia para tanto. Mas
elas existiram, foram consignadas pela literatura como significativas, e criticadas pelos destinatários do
controle.
permanece ativo e representa a mais intensa intervenção dos sistema concorrencial no domínio da
propriedade intelectual.
Mas, como se deve lembrar, a análise de cláusulas e práticas restritivas em contratos, como se fez
na América do Sul nas décadas de 60´a 90´, não tinha fundamento na tutela da concorrência.
Assim, pode-se indicar que a introdução do parâmetro concorrencial representou, no ponto, um
minus na persecução do interesse público no campo da propriedade intelectual.
A perpectiva concorrencial terá possibilidade de contribuir no futuro para a retomada e progresso
do interesse público no âmbito da propriedade intelectual? Ou, ao menos, para o estímulo da
concorrência?
Tomemos como pressuposto de que o aperfeiçoamento dos mecanismos de tutela da concorrência
da América do Sul, assim como experiência em utilizá-los, vá levar a uma maior aproximação com
os parâmetros de eficiência europeus, ou de outros países em que haja tradição no uso desses
instrumentos. Pelo menos no caso brasileiro, e possivelmente, no argentino, peruano e
venezuelano, a jurisprudência administrativa tem mostrado, no período analisado, considerável
aumento de complexidade e densidade.
O instrumento canônico, no entanto, para demarcar o campo de ação das normas de concorrência
é o do mercado relevante, na sua perspectiva geográfica. Este não coincide, necessariamente,
com o mercado nacional, nem com o mercado comunitário. Uma política tão veemente quanto a
derrubada das barreiras nacionais ao livre comércio, na Europa, não se resignou à análise de
mercado relevante para atingir seus objetivos. Parece possível concluir que, se há intenção de
estimular a concorrência singular das economias da América do Sul, sem se resignar
passivamente ao influxo positivo da globalização, só o critério do mercado relevante não seria
suficiente para esse propósito.
Cumpre, assim, no estágio deste estudo, voltar a enfatizar o papel, que entendemos relevante, da
doutrina de abuso de direitos. Imperfeita, limitada, pouco utilizada na América do Sul, ela é porém
idiomática e historicamente apropriada à propriedade intelectual, e, pelo seu vínculo necessário
aos fins sociais da propriedade, representa um compromisso mais veemente com o interesse
público dos países da América do Sul. Como a assimilação do direito da concorrência parece
inevitável, a soma dos dois instrumentos deveria ser enfatizada, mesmo porque, como repetimos
neste trabalho, não há como aplicar o art. 40 de TRIPs sem uma análise de abuso de direitos.
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