SUMÁRIO

ASSOCIAÇÃO PAULISTA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL
Av. Prof. Ascendino Reis, 1548 - 04027-000 - São Paulo / SP - Tels.: (11) 5575-4710 - Fax: 5571-8530 - www.aspi.org.br
Boletim ASPI no 38 - Janeiro a Junho de 2012
CONGRESSO ASPI 2012
SUMÁRIO
Editorial:
• Proposta de Unificação do Registro de Direitos Autorais - Ivana Có Crivelli......................................... 02
Aconteceu na Aspi:
• Ciclo de Eventos - Adriana Gomes Brunner............................................................................................. 03
Agenda:
• Agenda Cultural ......................................................................................................................................... 07
Internacional:
• Enquanto isso... - Benny Spiewak............................................................................................................. 08
Artigos:
•A Importância da Interação com os Pesquisadores no Processo de Proteção das Criações Geradas
na Unicamp – Gabriel Gustavo Guion – Janaina Casar – Patricia Tavares Magalhaes de Toledo –
Mariana Nunciaroni Zanatta Inglez .......................................................................................................... 09
• Arbitragem: Meio Propício de Resolução de Conflitos no Âmbito da Propriedade Industrial – Fernanda
Silva Alves .................................................................................................................................................. 17
• Como identificar um plágio literário – Claudio de Barros Goulart ........................................................ 30
• Direito ambiental: floresta normativa – Eduardo Dietrich Trigueiros .............................................. 31
• Comentários sobre a proteção jurídica cumulativa das obras artísticas de aplicação industrial ou
caráter utilitário – Kleber Cavalcanti Stéfano ........................................................................................... 32
• Responsabilidade Civil na Internet – Gustavo Artese.............................................................................. 40
Jurisprudência:
• Jurisprudência dos Tribunais – André Zonaro Giachetta......................................................................... 41
• Jurisprudência Administrativa – Luiz Ricardo Marinello ......................................................................... 45
Boletim ASPI no 38
Janeiro a Junho 2012
Uma publicação trimestral da Associação Paulista
da Propriedade Intelectual – ASPI
Diretoria e Conselho para o biênio 2011/2013
Presidente
Ivana Có Crivelli
1° Vice-Presidente
Henrique Steuer I. de Mello
2° Vice-Presidente
Marcello do Nascimento
Diretor Secretário
Neide Bueno
Diretor Secretário Adjunto
Luiz Ricardo de Almeida
Diretor Tesoureiro
Soraya Imbassahy de Mello
Diretor Jurídico
José Carlos Tinoco Soares
Diretor Social
Luis Felipe Balieiro Lima
Diretor de Ética
Mauro J.G. Arruda
Diretoria de Novos Projetos
Luiz Ricardo Marinello
Diretor de Relações Institucionais
Alexandre Fragoso Machado
Márcio Junqueira Leite
Diretor da Biblioteca
Daniel Adensohn de Souza
Diretoria Editorial
Adriana Gomes Brunner Nemer
Diretoria Cultural
André Zonaro Giacchetta
Andrea Garbelini Queiroz
Ingrid Sguassabia Ferreira
Karin Klempp
Leticia Provedel
Luana Leticia Brazileiro
Kassia Reis de Paula
João Vieira da Cunha
Marcelo Manoel Barbosa
Diretoria de Relações Acadêmicas
Eduardo Conrado Silveira
Diretoria de Relações Internacionais
Carlos Henrique de Carvalho Fróes
José Carlos Tinoco Soares Junior
Rodolfo Humberto Martinez Y Pell Jr.
Wilfrido Fernandez
Diretoria de Comunicação
Mauricio Serino Lia
Diretoria Patrimonial
Ismênia Barros
Marilisa C. Tinoco Soares
Rogerio Brunner
Conselho Fiscal e Consultivo
Antonio Carlos Siqueira da Silva
Elizabeth Kaszner Fekete
Marcelo Antunes Nemer
Peter Eduardo Siemsen
Roger de Castro Kneblewski
Conselho Nato
Alberto Luis Camelier da Silva
Clovis Silveira
Constante B. Bazzon
José Carlos Tinoco Soares
Lanir Orlando
Luiz Armando Lippel Braga
Milton de Mello Junqueira Leite
Newton Silveira
Projeto e Produção Gráfica
C&D - Editora & Gráfica Ltda.
Boletim ASPI – Todos os direitos reservados.
Reprodução autorizada, desde que citada a fonte.
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CEP 04027-000 - São Paulo - SP - Brasil
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Editorial
Proposta de Unificação do
Registro de Direitos Autorais
Ivana Có Crivelli
No último dia 17 de abril, recebemos no belo restaurante do Terraço Itália a Dra. Márcia Regina Vicente Barbosa, Diretora de Direitos Intelectuais do Ministério da Cultura a
qual proferiu palestra sobre “O registro de obras avançou em sua regulamentação na nova
redação do anteprojeto de lei (APL) de modernização da Lei de Direitos Autorais proposto
pelo MinC. Dispositivos introduzidos ao APL visam conferir ao Estado a possibilidade de
agrupar em um único banco de dados informatizado e administrado pelo Ministério da
Cultura, todos os elementos sobre as obras e fonogramas, bem assim as informações relativas aos direitos incidentes sobre as mesmas. A finalidade precípua a se atingir é facilitar
e propiciar a disseminação e o uso legítimo de obras protegidas e apontar à sociedade
aquelas que estão em domínio público, para efeito do seu livre acesso e utilização, sem as
restrições impostas pelo direito autoral”.
Hoje a matéria é regida pelo art.17 da Lei 5.988/73, lei que foi quase integralmente
revogada pela Lei 9.610/98, remanescendo apenas o referido artigo.
Há uma pulverização de órgãos competentes para receber diferentes e/ou coincidentes
espécies de obras literária, artística ou científica. Os registros devem ser feitos na biblioteca
Nacional pelo EDA - Escritório de Direitos Autorais, na Escola de Música, Escola de Belas
Artes da universidade Federal do Rio de Janeiro, na Cinemateca que substituiu o Instituto
Nacional do Cinema ou no Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia.
Estes vários órgãos não adotam critérios uniformes, dada a autonomia administrativa
de cada qual, não conseguindo alcançar a segurança jurídica necessária aos usuários. O
sistema de registro de direitos autorais brasileiro é uma verdadeira “colcha de retalhos”, o
que não contribui satisfatoriamente para sua melhor eficiência.
O APL propõe duas alterações significativas quanto ao sistema de registro de obras
intelectuais. A primeira refere-se à unificação dos órgãos de registro, e, a segunda, tornar
obrigatório o registro para os nacionais para a preservação da memória nacional e catalogação das obras brasileiras. A Convenção de Berna veda a exigência de registro para a
constituição de direito de autor aos estrangeiros. O país estado-membro de Berna pode
legislar requerendo a obrigatoriedade de registro para seus nacionais, ainda que tal prática
possa parecer tratamento desigual. É interessante esclarecer que a exigência de registro
como ato constitutivo de direito, aos nacionais, não fere a Convenção de Berna, cabendo a
análise da experiência da Argentina, Paraguai que mantém a obrigatoriedade, e a motivação que levou o Uruguai em 2003 abandonar a exigência de registro. Em outros países,
tais como Canadá, Estados Unidos, Colômbia, Japão e Coréia o registro é exigido não para
a constituição de direito de autor, mas para que determinados atos jurídicos relacionados
a direitos autorais, tais como a validade de um contrato de licença e/ou cessão perante
terceiros, penhora, sucessão, restrição via ordem judicial, a presunção relativa da existência de direitos autorais em uma ação judicial. Todavia, na Austrália, França, Inglaterra e
Suíça não há um órgão especial para registros, os registros podem ser realizados de forma
privada, tal como em cartórios.
Como legislação internacional, pode ser citado o Tratado sobre o Registro Internacional
de obras audiovisuais, internalizado, no Brasil, pelo Decreto nº. 972, de 4 de novembro de
1993, o qual está em vigor desde 26/06/93, o qual indica em seu “Preâmbulo”:
“Os Estados Contratantes, com vistas a aumentar a segurança Jurídica das transações
relativas às obras audiovisuais e, portanto, promover a criação de obras audiovisuais assim como o intercâmbio internacional dessas obras, e contribuir para o combate à pirataria
das obras audiovisuais e das contribuições que ela contém, acordam o seguinte:
“De registrar indicações relativas às obras audiovisuais e aos direitos dessas obras inclusive, em particular, os direitos relativos a sua exploração.”
A exigência ou não de registro de direitos autorais pode ser exercida pelo Estado parte
de Berna, porém, nos parece sê-lo profícuo ao interesse público para situações específicas,
tais como, as criações intelectuais produzidas sob a utilização de leis de renúncia fiscal,
como ocorre para o audiovisual quando produzido pela Lei do Audiovisual, como para a
averbação das contratações (facilitando a identificação dos titulares de direitos e dificultando-se a não ocorrência de contratação dúplice por herdeiros), bem como e, sobretudo,
para a preservação da memória por meio da catalogação universal de obras e o favorecimento à identificação das obras em domínio público e licenças para obras órfãs.
A
Aconteceu na Aspi
JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO
12 de dezembro de 2011
Restaurante Charlô Jockey Clube de São Paulo
A
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Aconteceu na Aspi
43º CICLO DE PALESTRAS
1o de março de 2012
Tema: “Marcas de Medicamentos: as Atribuições do INPI e da ANVISA”
Palestrante: Dra. Deborah Portilho
JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO
26 de abril de 2012
“Networking Dinner” Restaurante Chakras
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Aconteceu na Aspi
A
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Aconteceu na Aspi
CONGRESSO ASPI 2012
26 e 27 de março de 2012
Tema: “A Propriedade Intelectual nas Empresas – Criação, Proteção e Internacionalização”
Hotel Blue Tree Premium Faria Lima
ALMOÇO PALESTRA ASPI
17 de abril de 2012
Tema: “Proposta de Unificação de Registro de
Direitos Autorais pelo MinC”
Palestrantes: Dra. Márcia Regina Vicente
Barbosa – Dr. Cristiano Borges Lopes
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A
Agenda
AGENDA CULTURAL
Para conhecimento dos eventos realizados por
nossa entidade, consulte o site
www.aspi.org.br
DOAÇÃO DE LIVROS
Livro doado pelo autor para a biblioteca da ASPI.
Livro doado pelo autor para a biblioteca da ASPI.
Nome da Obra: “Tutela e Privacidade na Internet”
Autor: Marcel Leonardi
Nome da Obra: “Desenho Industrial: Abuso de Direito e o
Reflexo na Concorrência do Mercado de Reposição”
Editora Saraiva
Autor: Alberto Luis Camelier da Silva
Errata
O artigo
“A Quantificação da Indenização Decorrente de Dano Moral”,
foi publicado no BOLETIM ASPI 37,
tendo constado somente “Barros Goulart”,
quando o nome correto de seu autor é Cláudio de Barros Goulart.
A seção Internacional, com o título
“Enquanto isso ...”,
foi publicada no BOLETIM ASPI 37, com a atribuição da autoria a
Benny Spiewak, mas os créditos pertencem também a Gustavo Swenson.
A
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Internacional
Enquanto isso…
* Benny Spiewak,
Zancaner Costa, Bastos e Spiewak Advogados
[email protected]
... em Washington, DC, EUA. No início de abril,
a Câmara de Comércio Norte-Americana, espécie de
Confederação Nacional da Indústria local, divulgou o
relatório “Propriedade Intelectual e a Economia dos
EUA”, que concluiu que a indústria americana forte em
ativos da Propriedade Intelectual gera, pelo menos,
40 milhões de empregos nos EUA, contribuindo com
mais de 5 trilhões de dólares ao PIB americano, ou
algo próximo dos 35% do seu total. Os números,
expressivos e motivadores, realçam a importância do
sistema da Propriedade Intelectual aos EUA, bem como
permitem que os demais países, inclusive o Brasil,
reflitam sobre tal sistema e sua estratégica posição.
Ao comentar os números do relatório, representantes
da Câmara de Comércio Norte-Americana reiteraram
que a consistente proteção à Propriedade Intelectual
incentiva negócios e empresários a inovar, gerando
competitividade e equilíbrio econômico. Em momento
no qual os governantes brasileiros discutem, junto à
indústria local, a necessidade de a competitividade
local ser destacada, vale a pena a leitura do relatório,
com lições valiosas.
... em Munique, Alemanha. O Escritório Europeu
de Patentes (EPO) comemorou a celebração de
acordo de colaboração bilateral com o nosso
Instituto Nacional da Propriedade Industrial
(INPI). O documento contém importante notícia
aos que atuam com patentes na Comunidade
Europeia, especialmente por conta das provisões
que objetivam facilitar a troca de informações em
Português e Inglês, um dos idiomas oficiais do
Instituto Europeu. Iniciativas europeias representam,
aproximadamente, 40% do montante de aplicações
brasileiras. Expressivo, o número tende a crescer, de
acordo com os números apresentados no encontro
entre as autoridades, ocorrido em abril, no Rio de
Janeiro. Entre os números apresentados, destacase o crescimento de 7,7% no número de pedidos
de patentes depositados por iniciativas francesas
e o aumento de 14% no número dos pedidos de
iniciativas alemãs. Os números de pedidos de patente
brasileiros também tiveram aumento de quase de
9%, quando comparados ao ano de 2010. O caminho
ainda é longo, mas o acordo de cooperação tende
a facilitar seu trajeto.
... em Harare, Zimbábue. No ultimo dia de
março, o diretor geral da Organização Africana
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A
Regional de Propriedade Intelectual (ARIPO), G. H.
Sibanda, e o Ministro Chinês para a Administração
da Indústria e Comércio, Zhou Bohua, assinaram
memorando de entendimento, através do qual o
Governo chinês se comprometeu a colaborar com
o desenvolvimento da estrutura administrativa e
de tecnologia da informação do ARIPO. Grande
investidor no continente africano, o Governo Chinês,
com a medida, ressalta sua estratégica posição
na área, que conta com importantes iniciativas
industriais chinesas, especialmente nos segmentos
de engenharia e mineração. Intensas em pesquisas e
desenvolvimentos, tais indústrias são ativas nas ações
de patenteamento, exigindo uma atenção especial
por parte das autoridades locais. Ao melhor estruturar
o ARIPO, o Governo chinês busca garantir que os
investimentos em tecnologia de suas indústrias sejam
eficazmente protegidos. Cabe a nós acompanhar
o movimento e reavaliarmos a importância do
continente africano à indústria brasileira.
… em Beijing, República Popular da China. O
escritório chinês de Propriedade Intelectual (SIPO)
anunciou série de iniciativas para facilitar o acesso
dos empresários locais à inovação e ao sistema de
propriedade intelectual. A divulgação agradou aos
entusiastas da Propriedade Intelectual, na medida
em que demonstra o interesse do Governo chinês
em aumentar a competitividade da sua indústria
local. Antes reservado aos interesses estrangeiros,
o mercado de inovação chinês, agora, é desejado
pela indústria local. O governo chinês destacou
que objetiva desenvolver, em um curto prazo,
o fortalecimento das seguintes indústrias locais:
embalagens na agricultura; dispositivos energéticos,
comunicações de curto alcance, óleos de cozinha,
fibras de alto desempenho, tecnologia LCD, borracha
e segurança automotiva. Centro importante da
produção em larga escala mundial, a China objetiva,
com as medidas, permitir que as empresas estrangeiras
possam adquirir localmente soluções tecnológicas
locais para resolver pendências da fase de produção.
Por exemplo, o Governo espera que um fabricante
alemão de peças automotivas possa adquirir, na China,
inovações para seus processos, sem a necessidade de
recorrer às empresas alemãs. Que possamos aprender
com essas medidas de incentivo à competitividade da
indústria local.
Artigo
A Importância da Interação com os Pesquisadores no
Processo de Proteção das Criações Geradas na Unicamp
Gabriel Gustavo Guion
Janaina Casar
Patricia Tavares Magalhaes de Toledo
Mariana Nunciaroni Zanatta Inglez
RESUMO – A relevância econômica da pesquisa
universitária tem sido crescentemente notada nas
últimas décadas, bem como o entendimento de que
a contribuição das universidades para a sociedade é
mais abrangente do que a formação e a capacitação
de recursos humanos. Neste contexto, o objetivo
central deste artigo é apresentar o processo de
proteção e gestão da propriedade intelectual (PI)
da Unicamp, contemplando as recentes iniciativas
de reestruturação e melhorias implementadas pela
Agência de Inovação Inova Unicamp, com destaque
o aprimoramento da sua interação com a comunidade acadêmica da Universidade. Para tanto, a metodologia utilizada neste trabalho classifica-se como
um estudo descritivo, e o procedimento técnico
empregado foi o da pesquisa-ação. O artigo apresenta a atual estrutura de gestão de PI da Unicamp,
as novas oportunidades de melhoria identificadas e
as iniciativas de aprimoramento do relacionamento
com os pesquisadores em curso. Conclui-se que
os importantes resultados já alcançados só foram
possíveis quando a Agência passou a priorizar a
relação com o pesquisador, e passou a considerá-lo
como o mais importante cliente e fornecedor para
a participação da Unicamp na inovação.
PALAVRAS-CHAVE: Gestão da Propriedade Intelectual;
Ciência e Tecnologia; Disseminação da cultura de
propriedade intelectual; Inovação
ABSTRACT – The economic relevance of academic
research has been increasingly been noticed over
the last few decades, as well as the understanding that academic contribution to society goes
beyond educating and training human resources.
In this context, this article aims at presenting the
Unicamp´s intellectual property (IP) protection and
management process, including the recent process
improvement initiatives conducted by Inova Unicamp Innovation Agency and emphasizing actions
dedicated to enhance its interaction with the university academic community. The research methodology consisted of a descriptive study and the
technical procedure used was of action research.
The article presents the recent structure of IP management of Unicamp, new improvement opportunities and the initiatives in progress to enhance the
relationship between with university researchers.
It is possible to conclude that all important results
already achieved were only made possible when
A
the Agency prioritized its relationship with the researcher and considered him as the most important
client and supplier for the Unicamp´s contribution
to the innovation process.
KEYWORDS: Intellectual Property Management; Science & Technology; Diffusion of Intellectual Property
Culture; Innovation
1. INTRODUÇÃO
Em decorrência do contexto econômico e
tecnológico altamente dinâmico em que a sociedade contemporânea vive nas últimas décadas,
as formas de adquirir, difundir e transformar o
conhecimento têm mudado significativamente.
A inovação mostra-se ainda mais relevante no
contexto econômico e competitivo global (OCDE,
2010). A capacidade de geração de conhecimento e
sua conversão em inovação tecnológica dependem
da interação de múltiplos agentes institucionais,
em especial universidades, empresas e governo.
Torna-se, então, premente a identificação de
modelos gerenciais apropriados para administrar
atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação – tarefa das mais difíceis e desafiadoras em
qualquer organização.
A relevância econômica da pesquisa universitária
tem sido crescentemente notada nas últimas décadas,
bem como o entendimento de que a contribuição das
universidades para a sociedade é bem mais abranGabriel Gustavo Guion - Advogado, especialista em Direito Empresarial pela FACAMP e bacharel
pela mesma instituição. Gerente de Propriedade Intelectual da Inova Unicamp desde janeiro
de 2012, onde trabalha desde 2006;
Janaína Casar - Bacharel em química pela UFSCar, mestre em química pela Unicamp, e especialista em Inovação pelo Programa “International Leadership Training - ILT” / InnoTALK
- Inovação e Tecnologia na América Latina e Caribe – InnoTALK, organizado pela GIZ DeutscheGesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (Alemanha, 2011). Atua na
Inova Unicamp desde maio de 2004 e como Analista de Propriedade Intelectual desde agosto
de 2007. Foi Agente de Inovação no Programa de Investigação Tecnológica PIT-Sebrae da
Unicamp de maio/2004 a julho/2006 e coordenadora do grupo da Unicamp no Programa
de Investigação Tecnológica do Estado de SãoPaulo (PIT-SP) de agosto/2006 a junho/2009.
Patricia Tavares Magalhaes de Toledo – . Mestre em Engenharia Mecânica pela Faculdade de
Engenharia Mecânica da UNICAMP, especialização em Gestão estratégica Strategic, especialista Black Belt em Seis Sigma e Engenheira de Produção em Materiais pela Universidade de
São Carlos. Diretora de Propriedade e Transferência de tecnologia da Inova Unicamp desde
Janeiro de 2009. Trabalha na Inova Unicamp desde 2004, inicialmente responsável pela área
de planejamento e gestão.
Mariana Nunciaroni Zanatta Inglez - Formada em Ciências Econômicas pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho - UNESP (1998), possui mestrado (2001) e doutorado
(2006) em Política Científica e Tecnológica pela Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP.
9
Artigo
gente do que a formação e a capacitação de recursos
humanos. O desafio é descobrir como utilizar melhor
o conhecimento gerado na universidade no sentido
de obter o maior benefício possível para a sociedade,
a economia e a própria universidade.
Até recentemente, as instituições científicas e
tecnológicas (ICT) no Brasil eram pouco orientadas
para a interação com o setor produtivo em P&D. A
cultura de propriedade intelectual (PI) e inovação
nas universidades brasileiras e em boa parte das empresas locais ainda é incipiente. A maior percepção
sobre a necessidade de transferir à sociedade os resultados das pesquisas universitárias implica mostrar
à comunidade acadêmica que um bom resultado de
pesquisa não é suficiente para ser transformado em
inovação. Envolve também a conscientização sobre a
importância de se proteger e gerenciar adequadamente os resultados das pesquisas de ICT públicas, uma
vez que estes são, essencialmente, “bens públicos”.
Para tal, torna-se fundamental disseminar no país a
cultura da PI, com o intuito de orientar os agentes
que estão envolvidos na produção do conhecimento
e da tecnologia, visando o maior benefício social
(TOLEDO, LOTUFO, 2011). Por meio da Lei de Inovação, o governo estimulou as ICT a contribuírem mais
amplamente para o desenvolvimento tecnológico nas
empresas. O momento propício à inovação vigente no
país deve-se não só à maturidade que vem atingindo
alguns setores industriais, como também aos esforços
governamentais direcionados para a promoção de
atividades inovadoras. Entretanto, grande parte do
desenvolvimento dessas atividades depende das ações
individuais das ICT, uma vez que estas instituições
abrigam a maior parte da competência, dos recursos
humanos e da infraestrutura dedicados à pesquisa
cientifica e tecnológica em nosso país.
A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp),
uma das pioneiras no Brasil na constituição de uma
estrutura dedicada a transferência de tecnologia (TT),
está engajada na proteção do conhecimento gerado e
na sua transferência para uso e benefício social desde
a década de 1980. A constituição da sua Agência de
Inovação, a Inova Unicamp (Inova Unicamp), em
julho de 2003, foi uma decisão-chave para a consolidação de sua política de inovação, graças ao amadurecimento de uma experiência institucional e não
a uma reação tardia ao movimento iniciado nas universidades norte-americanas. Dedicada a desenvolver
uma gestão efetiva para atender com qualidade aos
desafios, a Inova Unicamp tem se engajado continuamente em projetos e iniciativas que para aprimorar
sua estrutura e seus processos.
Nesse sentido, o objetivo central deste artigo é
apresentar o processo de proteção e gestão da PI
da Unicamp, contemplando as recentes iniciativas
de reestruturação e melhorias realizadas pela Inova
Unicamp, com destaque para as ações dedicadas ao
aprimoramento da sua interação com a comunidade
acadêmica da Universidade.
Com relação à metodologia de pesquisa, este
10
A
trabalho pode ser classificado, do ponto de vista do
objetivo da pesquisa, como um estudo descritivo, uma
vez que um dos seus objetivos específicos envolve a
apresentação precisa e detalhada das características
de uma situação ou grupo específico, podendo envolver hipóteses não causais sobre a natureza dessas
características (SELLTIZ et al., 1975). O procedimento
técnico empregado foi de pesquisa-ação, uma vez que
ocorreu a aproximação da pesquisa com uma ação
– no caso, o desenvolvimento e a implementação de
melhorias no processo de proteção e de gestão de
PI da Unicamp, com enfoque no aprimoramento do
relacionamento com a comunidade acadêmica – na
qual os pesquisadores e os participantes representativos da situação estiveram envolvidos de modo
cooperativo (THIOLLENT, 1997).
Este artigo está estruturado em quatro seções, além
da introdução. Primeiramente, será feita uma discussão
sobre a estrutura para a transferência de tecnologia
(seção 2). Na sequência, será descrita detalhadamente
a atual estrutura de gestão de PI da Unicamp (seção
3), as novas oportunidades de melhoria identificadas
(seção 4) e as iniciativas de melhoria do relacionamento com os pesquisadores em curso (seção 5). Para
finalizar o trabalho, são apresentadas as conclusões.
2. ESTRUTURA PARA A TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA ACADÊMICA
Neste novo ambiente de inovação, as ICT desempenham um papel fundamental, incorporando como
parte de sua função acadêmica o desenvolvimento
econômico, que se adiciona ao ensino e pesquisa.
Como consequência deste novo compromisso, novas
funções são assumidas pelas universidades: projetos
tecnológicos em cooperação com empresas; comercialização de resultados de pesquisa; patenteamento de
produtos e processos e licenciamento de tecnologias.
Neste contexto, a cooperação deixa de ser uma atividade informal e ocasional, como ocorria no passado,
para adquirir um caráter formal, frequente e planejado, com relações regidas por contratos, que incluem
a regulação dos possíveis direitos de propriedade intelectual gerados no âmbito dos projetos cooperativos
de pesquisa (Scholze; Chamas, 1998; Toledo, 2009).
Diante da relevância socioeconômica que adquire
a proteção da PI, é fundamental que as ICT tenham
consciência sobre a necessidade de proteger os resultados de suas pesquisas antes de publicá-los, para
evitar a perda dos direitos e, consequentemente, que
os possíveis benefícios oriundos da invenção venham
a ser apropriados por terceiros. Considerando que
o pesquisador não costuma preocupar-se com a comercialização dos resultados de suas pesquisas – até
mesmo por não ser este o objetivo de sua atividade –,
a criação de um mecanismo institucional que assuma
esta tarefa e profissionalize sua gestão, surge como
uma estratégia institucional importante. Por isto, a
criação de Núcleos de Inovação Tecnológica (NIT)
tem o objetivo de introduzir uma nova dinâmica na
Artigo
gestão das relações das ICT com o setor produtivo,
que se traduz na introdução de práticas até então desconhecidas pelo pesquisador, tais como a aplicação
de cláusulas de confidencialidade em contratos com
empresas, estímulo à proteção dos resultados antes
de sua publicação, e exploração econômica dos bens
intelectuais. Para tal, torna-se fundamental que o NIT
esteja adequadamente estruturado para atender ao
pesquisador e as empresas, intermediando e minimizando os conflitos inerentes à interação.
A evolução de um NIT é dependente de diversos
fatores internos e externos, alguns dos quais envolve
o desenvolvimento de práticas de gestão apropriadas.
Dentre os diversos elementos importantes que a gestão do NIT deve monitorar e otimizar continuamente,
destacam-se: desenvolvimento de relações institucionais sólidas; habilidade e eficácia da comunicação;
procedimentos, sistemas e estrutura; gestão de pessoas
(Toledo, 2009). Com relação à estrutura, existem dois
tipos básicos que um NIT pode adotar para executar o processo de TT: o tipo “do berço ao túmulo”
(cradle-to-grave) e o tipo “compradores e vendedores”
(Buyers-and-Sellers). No primeiro, mais comum nos
EUA e na Europa, o processo de TT é executado de
forma integrada por um mesmo agente; sua figura
principal é o gerente de projetos, cuja função é a de
cuidar de todos os aspectos relacionados à tecnologia:
desde o recebimento da comunicação de invenção
(CI)1 até inovação concretizar-se na empresa. Esse
profissional deve ter perfil empreendedor, experiência
na indústria e sólida base acadêmica, preferencialmente com doutorado (Sandelin, 2006; Diling et al.
2007; Toledo, 2009). No segundo tipo de estrutura, o
processo de TT é executado separadamente, requerendo dois perfis de profissionais: os responsáveis
pela proteção da tecnologia – de perfil mais técnico
e especializados em PI, que cuidam dos aspectos
legais e contratuais da proteção; e os responsáveis
pelo licenciamento – mais empreendedores, aptos a
concretizar a comercialização. Existem estudos que
comparam os dois modelos (Diling et al., 2007), mas
os resultados não são conclusivos – ambos possuem
vantagens e desvantagens.
Em universidades localizadas em países menos
desenvolvidos, nos quais ainda está sendo construída
uma cultura de proteção dos resultados das pesquisas
A
nas ICT e a articulação entre os atores do sistema de
inovação não é tão forte, é esperado que o tipo mais
comum de estrutura seja a de compradores-e-vendedores, especialmente pela restrita disponibilidade de
profissionais capacitados em PI e TT e que possuam
doutorado e experiência na indústria, o que torna
complexa a identificação e retenção – os poucos profissionais com essa formação e experiência apresentam custo alto para uma ICT em geral – de um perfil
de profissional capacitado para atuar na estrutura “do
berço ao túmulo”. Contudo, independente do tipo
de estrutura adotado, uma vez que o relacionamento
universidade – empresa é em essência uma relação de
confiança, torna-se essencial que o NIT tenha como
prioridade, independente da estrutura que adotar, a
construção de uma relação de confiança com todos os
atores envolvidos no processo de TT, iniciando com
as interações com os pesquisadores da universidade.
Os escritórios de TT de sucesso no exterior investem significativamente em relações institucionais
e marketing, notadamente dentro da ICT, uma vez
que é essencial para o NIT conquistar a confiança da
comunidade acadêmica. Os escritórios entendem que,
como parte de sua atividade de criar um ambiente que
estimule a participação dos pesquisadores, por meio da
comunicação das suas invenções, devem trabalhar na
difusão e no entendimento da comunidade acadêmica
sobre o benefício que o processo de TT pode gerar
ao pesquisador, à universidade e à sociedade. Quanto
mais esses benefícios forem assimilados na comunidade acadêmica, maior a probabilidade das invenções
serem comunicadas e de se obter apoio e aderência
dos pesquisadores ao processo de transferência de
tecnologia (Toledo, 2009). Nesse sentido, estruturar
um processo efetivo de comunicação, por meio da
promoção de eventos, palestras e demais iniciativas
que possibilitem o conhecimento dos docentes e alunos
sobre conceitos de PI e do apoio que o núcleo pode
prestar, é fundamental para a eficácia do processo de
TT. A cooperação dos inventores no processo de TT
tende a ser maior quando percebem claramente os
benefícios que a interação com o NIT pode trazer às
suas pesquisas (Carpat;Sandelin, 2004; Toledo, 2009).
Neste texto, adotou-se a tradução do termo em inglês Invention Disclosure como Comunicação
de Invenção (CI).
1
11
Artigo
3. ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO DA PROPRIEDADE
INTELECTUAL DA UNICAMP
A Inova Unicamp é o órgão que combina as
funções de gestor da propriedade intelectual, de
parcerias e projetos colaborativos em pesquisa e
desenvolvimento (P&D), de transferência de tecnologias e de estímulo ao empreendedorismo. Seu
objetivo principal é articular parcerias em inovação
da Unicamp com instituições públicas e privadas,
para beneficiar as atividades de pesquisa e ensino,
desenvolvendo ações não abarcadas por outras instâncias institucionais da universidade. Entre suas atividades, destacam-se: articulação de projetos de P&D
cooperativos universidade-empresa; atendimento ao
pesquisador; emissão de pareceres técnicos relativos
à PI nos contratos firmados pela universidade; busca
em bases de patentes; redação de patentes; pedido de
proteção de patentes nacional e internacional; registro
de programa de computadores e de marcas; elaboração de contratos; promoção de eventos relacionados
à inovação; atendimento à imprensa em assuntos
correlatos à inovação; apoio à criação de disciplinas,
na Unicamp, relacionadas aos temas de inovação. A
Inova Unicamp constitui uma referência no país na
gestão das iniciativas de contribuição da universidade
para a inovação. Desde sua recente criação, foram
obtidos resultados expressivos e promissores2: mais
de 300 contratos de parceria e projetos colaborativos
foram efetivados; 51 licenciamentos, envolvendo 65
patentes, foram firmados com diferentes empresas;
375 novos pedidos de patentes foram depositados no
INPI3; 21 empresas foram graduadas de sua incubadora – a Incamp (INOVA UNICAMP, 2010). Até o ano
de 2010, a Unicamp totalizou 65 depósitos de pedido
de patente via Patent Cooperation Treaty (PCT).
3.1. TIPO DE ESTRUTURA PARA A TRANSFERÊNCIA
DE TECNOLOGIA
A Agência de Inovação Inova Unicamp adota o
modelo “compradores-e-vendedores” e, portanto,
requer um perfil mais técnico e especializado em PI
para os profissionais responsáveis pela proteção de
tecnologias. Atualmente a equipe de PI da Agência é
constituída por oito profissionais, dos quais seis têm
como atribuição principal a análise de patenteabilidade.
Considerando o contexto brasileiro, em que as ICTs
públicas dependem de um processo licitatório para a
contratação de escritórios especializados em redação
de patentes, nem sempre é possível contratar um
escritório renomado a um custo acessível aos NITs.
A Inova Unicamp, assim como NITs de muitas universidades públicas que possuem um portfólio extenso4
de tecnologias, opta pela especialização da proteção
da PI, realizando boa parte da redação de patentes
internamente. Nesse contexto, a vantagem do modelo “compradores-e-vendedores” adotado pela Inova
Unicamp é que o mesmo permite que o profissional
especializado em PI tenha tempo disponível para se
12
A
dedicar às redações de pedidos de patente. Só no ano
de 2010, a Agência internalizou 80% desse trabalho.
Todavia, para este modelo funcionar adequadamente,
é preciso que haja uma boa interação entre as equipes
de PI e TT, evitando assim problemas na comunicação
e execução das atividades. Além da boa interação entre
as equipes, a experiência da Agência mostra que um
sistema informatizado para a gestão de tecnologias é
imprescindível, especialmente pelo tamanho de portfólio de tecnologias vigente da universidade e pelo
volume de novas tecnologias que os analistas de PI e
os agentes de TT trabalham anualmente.
3.2. DESCRIÇÃO DO FLUXO DO PROCESSO DE PROTEÇÃO E GESTÃO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL DA
UNICAMP
As principais atividades do processo de proteção
e gestão da PI da Unicamp realizado e gerenciado
pela área de PI da Inova Unicamp está representado
na Figura 1. Todas as especificações, requerimentos e
documentos do processo de proteção e gestão da PI
da Unicamp estão documentadas nos procedimentos
operacionais padrão (POPs) da área. Os POPs são
revisados com a freqüência mínima anual, porém na
medida em que novas iniciativas são propostas pela
equipe, novos POPs devem ser elaborados e/ou os
POPs existentes atualizados. Suas principais atividades estão distribuídas em quatro grandes grupos,
que serão brevemente descritos a seguir. O fluxo é
iniciado pelas atividades do Grupo 1 - Busca de
anterioridade e compreensão da tecnologia. Por
meio da CI o pesquisador informa à Inova Unicamp
sobre sua invenção. Para facilitar o preenchimento
pelo pesquisador e a análise e gestão da CI pela
equipe de PI da Agência, foi desenvolvido um Sistema de Comunicação de Invenção, que possibilita o
preenchimento do formulário de CI online. Uma vez
concluído o preenchimento pelo inventor, o formulário de CI é enviado automaticamente para os analistas
de PI da Agência. Na sequência, o pesquisador recebe
uma mensagem eletrônica informando que seu pedido está pendente de aprovação. Um dos analistas
verifica o formulário de CI e, uma vez aprovado, o
mesmo é registrado internamente no Sistema MANTIS
PI5. Depois de registrada, a nova CI entra na pauta da
reunião de Brainstorming mais próxima. Trata-se de
uma reunião semanal, com duração aproximada de
uma hora, conduzida pela Diretoria com as equipes
Resultados da Inova Unicamp do período de 2004 a 2010.
2
O total de patentes da UNICAMP que foi depositado após a criação da Inova Unicamp (7
anos), já excede o que as demais estruturas da universidade depositaram anteriormente (em
15 anos).
3
A Inova Unicamp concluiu o ano de 2010 com um portfólio de 600 famílias de patentes.
4
Mantis PI é um sistema baseado em um software livre que foi customizado pela equipe de
informática da Agência para o registro e acompanhamento do histórico de todas as ações
realizadas durante o processo de proteção de tecnologias (no âmbito de patentes, marcas e
softwares), tanto internamente (para contatos com os pesquisadores e ações do analista de PI),
quanto externamente (para depósitos/registros no INPI e contatos com escritórios terceirizados
para redação).
5
Artigo
de PI e TT, na qual o conteúdo da CI é analisado
tecnicamente pela primeira vez. Alguns dos objetivos
são: I) compreensão geral da tecnologia; II) levantamento de algumas questões técnicas e de mercado e
III) atribuição de um analista de PI e de um agente
de TT responsável pela tecnologia.
Definido o analista de PI responsável, a análise
preliminar da tecnologia é iniciada. Esta análise inclui
o entendimento da tecnologia e o levantamento de
dúvidas específicas para possibilitar a compreensão
da invenção. Caso seja necessário, uma entrevista com
o pesquisador é agendada. Em seguida, o analista faz
uma análise das publicações realizadas pelos inventores, bem como a busca de anterioridade. A busca é
feita em diversas bases de dados, podendo se estender
de um dia até uma semana, variando conforme o grau
de complexidade da tecnologia.
Finalizadas as atividades do primeiro grupo,
iniciam-se as atividades do Grupo 2 – Análise de
Patenteabilidade e Preparação da documentação
técnica. Com base nas informações descritas no CI,
nas informações adicionais adquiridas em entrevistas
com o pesquisador e nas obtidas na busca de anterioridade, o analista faz a análise de patenteabilidade
da tecnologia, define a estratégia protecional parcial e
informa ao pesquisador do seu parecer. Caso ele seja
favorável, o próximo passo é a definição da estratégia
protecional completa, ou seja, a definição dos objetos
de patente que poderão ser requeridos – processo,
dispositivo, composição, KIT, método entre outros – e
do escopo de proteção. Não raramente, a estratégia
protecional e o escopo de proteção começam a ser
discutidos logo no brainstorming e essa discussão se
estende por todo o processo até a finalização do documento técnico. Com base na estratégia e no escopo
de proteção, um Relatório Técnico é solicitado aos
inventores. Enquanto o analista aguarda o envio do
relatório, ele deverá elaborar e solicitar aos inventores
a assinatura do Termo de Partilha referente à tecnologia a ser protegida. A Agência tem como prática
regularizar esse documento antes do depósito para
evitar problemas futuros relacionados, por exemplo,
à partilha de eventuais ganhos econômicos entre os
inventores, que poderão ser obtidos por meio do licenciamento da referida tecnologia para uma empresa
explorá-la comercialmente.
Figura 1: Fluxo atual do processo de proteção de tecnologias por patente
realizado Inova Unicamp.
Assim que o relatório é encaminhado pelos inventores, iniciam-se as atividades do Grupo 3 – Redação
da patente e depósito. O analista de PI começa a
elaboração do documento técnico ou atribui essa
atividade para algum escritório terceirizado contratado. Nos últimos três anos, a Inova Unicamp adotou
como estratégia internalizar a maior parte da redação
de patentes, tendo como meta utilizar escritórios terceirizados para redigir no máximo 30% dos pedidos
depositados no ano. Os recursos economizados têm
sido investidos na capacitação da equipe e na fixação
dos analistas de PI com melhor desempenho. Os escritórios de patentes contratados recebem apenas um
conjunto de documentos suficiente para a redação de
um pedido: CI encaminhado pelos inventores, análise
do CI por parte do analista de PI, busca de anterioridade comentada pelo analista e pelos inventores,
definição da estratégia e do escopo de proteção. No
caso das redações terceirizadas, a Agência tem como
prática fazer a revisão dos documentos recebidos e,
em alguns casos, é necessário alterar boa parte dos
quadros reivindicatórios. Todavia, independentemente de quem elabora o pedido, uma validação junto aos
inventores é sempre realizada. Nenhum documento
é depositado sem ao menos um dos inventores fazer
Av. Paulista 1294, 16º
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A
13
Artigo
uma revisão, inserir eventuais contribuições e dar a
aprovação final. Finalizada a fase de redação, a versão final é então encaminhada para o profissional da
equipe de PI responsável por providenciar o depósito,
que pode ser nacional e/ou internacional.
Depois do pedido de patente depositado, o trabalho da agência na referida tecnologia continua,
passando-se as atividades do Grupo 4 – Gestão do
depósito. O mesmo profissional da equipe responsável
por providenciar os depósitos da Unicamp, também
deverá informar os inventores sobre a data em que o
pedido foi protocolizado e por fazer toda a gestão do
pós-depósito, que inclui a leitura semanal das Revistas
de Propriedade Industrial, o pagamento de anuidades, o pedido do exame técnico, o levantamento de
pareceres técnicos expedidos pelo Instituto Nacional
da Propriedade Industrial (INPI), dentre outros. No
caso dos pareceres técnicos, os próprios analistas
de PI analisam os pareceres, notificam os inventores
envolvidos e elaboram a resposta do mesmo. A experiência da Agência mostra que em média 80% dos
pareceres respondidos pela equipe são posteriormente
deferidos pelo INPI. A equipe de PI cuida da gestão
de uma patente até o final do seu prazo de vigência.
1.NOVAS OPORTUNIDADES DE MELHORIAS DO
PROCESSO DE PROTEÇÃO E GESTÃO DE PI NA
INOVA UNICAMP
O processo de proteção e gestão da PI da Unicamp,
realizado por sua Agência de Inovação, foi significativamente reestruturado e aprimorado ao longo dos
últimos quatro anos, especialmente a partir do segundo
semestre de 2010. Um recente diagnóstico da área de
PI foi realizado pela Agência no âmbito do projeto
InovaTT6 – “Um novo patamar na transferência de
tecnologias da Unicamp”, financiado pela FINEP. O
diagnóstico mostra que as atividades estão bem organizadas, a equipe é autônoma, boa parte possui boa
experiência e destacado conhecimento técnico e está
comprometida com a melhoria contínua das atividades.
É consensual entre os analistas da equipe a necessidade de que haja um relacionamento harmonioso
e de confiança com o pesquisador. A relação entre
analista e pesquisador é fundamental para todo o
processo de TT de uma universidade. Esse tema é
pauta frequente nas discussões entre os analistas de
PI e a diretoria da Inova Unicamp, sendo considerado
o tema prioritário para a melhoria contínua. Um caso
que requer especial cuidado relaciona-se a recusa de
uma CI, ou seja, quando se avalia que a invenção
não é passível de proteção por patente. Para isso,
a equipe se dedica ao contínuo aprimoramento do
processo de análise da tecnologia, garantindo que
ele esteja devidamente documentado, registrando os
motivos que fundamentaram uma eventual recusa.
Em todos os casos, a comunicação da recusa deverá
ser feita pessoalmente, esclarecendo-se que o parecer
de patenteabilidade não está relacionado ao mérito
científico da pesquisa.
14
A
Também foi identificada a necessidade de treinar
mais analistas da equipe para emitirem pareceres
técnicos em resposta às ocorrências técnicas do
INPI sobre o depósito das patentes, pois hoje grande parte desta tarefa está concentrada em um único
profissional. Nesse sentido, a equipe já organizou
e realizou um treinamento para distribuir melhor
essa atividade. Além disso, estão sendo criados
mecanismos no MANTIS PI para inserir o histórico
do parecer e gerenciamento dos seus envios ao
INPI. Outra melhoria sugerida está relacionada ao
aprimoramento da interação da área de PI com
a área de comunicação da Agência, no suporte
às iniciativas de conscientização da comunidade
Unicamp.
2. MELHORIAS NA INTERAÇÃO COM OS PESQUISADORES
A partir de 2008 foi definido que um dos objetivos
principais da área de PI deveria ser o de agilizar o
processo de depósito dos pedidos submetidos. Os
resultados anteriores a 2008 já foram otimizados com
a implantação de diversas iniciativas, dentre as quais
duas se destacam: i) a informatização do processo
de gestão e acompanhamento das tecnologias por
intermédio do programa de computador de gestão
Mantis PI (concluído em 2009) e ii) a diminuição do
tempo para o início da análise de uma tecnologia
por meio da reunião de Brainstorming (iniciada em
2010). Por meio destas, a Inova Unicamp conseguiu
desenvolver um acompanhamento mais profissional
sobre as CIs em andamento, determinar um responsável para cada CI e realizar um entendimento inicial
na mesma semana de recebimento da CI. Um dos
principais resultados obtidos foi a redução do tempo
médio de análise em mais de 50% (em relação à média
do período de 2004 a 2008) nos dois anos seguintes
a implementação desses dois aprimoramentos. Em
2010, quando a equipe conseguiu manter um fluxo
regular de depósitos, levando em média 3 a 4 meses
para submeter o pedido ao INPI, percebeu-se que esse
trabalho ainda não era suficiente e que a melhoria da
interação com os pesquisadores não deveria se ater
apenas ao período relativo ao processo de depósito
do pedido de patente, sendo fundamental cuidar da
interação ex-ante.
Nesse sentido, um indicador importante para saber se a equipe está tendo uma boa interação com
os pesquisadores da Unicamp é a quantidade de CIs
recebidas no ano. O número de CIs recebidos por
ano pode ser considerado um indicador indireto da
qualidade da interação prévia dos analistas de PI com
os pesquisadores bem como da conscientização da
comunidade com relação à relevância da proteção
dos resultados de suas pesquisas. Não obstante, a CI
é a matéria prima básica da Inova Unicamp, ou seja,
6
O objetivo do projeto InovaTT é aumentar a eficácia, a eficiência, a efetividade e os resultados
do processo de TT da Unicamp. É financiado pela FINEP, tendo iniciado suas atividades em
junho de 2010, com previsão de término em junho de 2012.
Artigo
a Agência depende dela para realizar seu trabalho de
proteção e de transferência das tecnologias desenvolvidas na universidade. Analisando o período de 2004
a 2010, a Agência teve um crescimento contínuo de
CI nos quatro primeiros anos (2004 a 2007), seguido
de uma queda nos dois anos subsequentes (2008
e 2009) e um indicativo de recuperação, por meio
do pequeno aumento no ano de 2010, conforme
demonstram os gráficos apresentados nas Figuras 2
e 3. Em outubro de 2010 foi iniciado o processo de
melhorias no formulário de CI, reduzindo-se o processo que era composto de três formulários a serem
preenchidos pelo pesquisador, em três fases distintas,
para apenas um formulário unificado. Um mês após
a implementação do novo formulário, observou-se
um aumento significativo nas CIs recebidas, como
ilustra a Figura 3.
Os aprimoramentos iniciais enfocaram a redução
do esforço de preenchimento do formulário de CI
pelo pesquisador, bem como a redução da burocracia relacionada ao processo de proteção. A Agência
facilitou o preenchimento, reduziu as perguntas
– enfocando as fundamentais para o processo de
depósito – e com isso deu-se início ao processo
de melhoria da Interação Pesquisador – Agência
durante o processo de submissão da CI. Apesar
dos resultados promissores obtidos, a equipe percebeu que não bastava apenas reduzir e unificar
o formulário, era necessário oferecer comodidade,
segurança e praticidade em sua submissão. No início de 2011 foi implementado o formulário online
de CI Inova Unicamp, inédito no país. Tal inovação
aprimorou a interação com os pesquisadores e a
gestão das CIs.
Figura 2: Número de Comunicações de Invenção recebidas no período
de 2004 a 2010.
A Agência tem realizado uma avaliação preliminar do processo online de submissão da CI,
solicitando aos pesquisadores que respondessem
a uma breve enquete de satisfação. O resultado foi
positivo em 100% dos casos até o presente momento. No primeiro semestre de 2011 já foi possível
constatar uma grande diferença na quantidade de
A
CIs recebidas em relação ao mesmo período de
2010: 28 e 41, respectivamente, representando um
aumento de 32% já no primeiro semestre de funcionamento do formulário online. Pode-se inferir
que as melhorias no Sistema de CI da Inova Unicamp já estão resultando em melhorias concretas
na relação com a comunidade acadêmica e na sua
conscientização sobre PI. Todavia, entende-se que
um aumento na quantidade de CIs não significa
um aumento do potencial inovador das invenções
comunicadas. Nesse sentido, iniciativas já estão
em andamento para que esses dois parâmetros
cresçam em paralelo.
Figura 3: Número de Comunicações de Invenção recebidas por mês no
ano de 2010.
Um dos fatores que influencia no potencial inovador das CIs da universidade está relacionado à falta
de conhecimento sobre PI. Para minimizar essa dificuldade, a Inova Unicamp tem realizado anualmente
o Ciclo de Palestras de PI nas unidades, que consiste
em treinamentos de curta duração, ministrados nos
Institutos, Faculdades e Centros de Pesquisa da
Unicamp, geralmente no início das novas turmas de
pós-graduação. A ideia é conscientizar a comunidade
acadêmica sobre i) conceitos básicos de PI, ii) o papel
da Agência na universidade, iii) o apoio que ela pode
prestar ao pesquisador em todo o processo de TT, que
se estende da análise e proteção do conhecimento
gerado até a viabilização da exploração comercial por
uma empresa. Outro mecanismo importante para a
disseminação da cultura de PI dentro da universidade
é a elaboração e distribuição de guias para docentes
sobre PI, que se encontra em fase final de concepção.
Recentemente, a Agência está empenhada em um
novo projeto que visa aumentar a quantidade e o
potencial inovador das CIs, por meio de Prospecção
Tecnológica nas unidades.
Segundo dados do SCImago Institutions Rankings
(SIR), elaborado por um grupo de pesquisa da Universidade de Granada, na Espanha, a Unicamp é a
terceira universidade ibero-americana mais produtiva
em termos de publicações científicas, ficando atrás
apenas da USP e da Universidade Nacional Autônoma
15
Artigo
do México, ambas bem maiores em termos de estrutura, alunos e docentes. O SIR levou em conta o período
de 2003 a 20087 Em 2010 a Unicamp publicou um total
de 4161 artigos em periódicos e depositou apenas 65
pedidos de patentes. A Tabela 1 compara número de
artigos publicados por Instituto com seus respectivos
pedidos de patentes depositados. Com base nesses
dados, a equipe de PI considerou apenas os Institutos
que depositaram pedidos de patentes em 2010 como
amostra alvo para prospecção. Face a expressiva diferença entre o número de publicações e depósitos
de pedido de patentes, constata-se que há grandes
chances de se aumentar o número de depósitos. A
Inova Unicamp entende que a melhoria da interação
da Agência com os docentes que realizam pesquisa
aplicada, por meio da Prospecção Tecnológica, será
fundamental para alcançar esse novo patamar. A Inova
Unicamp visitará laboratórios selecionados, buscando
compreender melhor as suas linhas de pesquisa, os
projetos em andamento e identificar as tecnologias
com maior potencial de proteção e de inovação.
Espera-se com essa nova atividade estabelecer uma
relação de maior confiança com os pesquisadores e,
consequentemente, atrair mais CIs com maior potencial de mercado.
Áreas do conhecimento
Artigos
Patentes
Faculdade de Ciências Médicas
929
9
Instituto de Biologia
418
11
Instituto de Química
326
8
Instituto de Física
228
1
Faculdade de Engenharia de Alimentos
222
5
Centros Interdisciplinares 220
4
Faculdade de Engenharia Química
176
8
Faculdade de Engenharia Mecânica
130
7
Faculdade de Engenharia Elétrica e Computação
110
8
Faculdade de Engenharia Agrícola
106
1
38
3
Instituto de Computação
4. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
CAPAT, G; SANDELIN,J. Models of, and Missions for, Transfer Offices from
Public Research Organizations. Califórnia: Stanford OTL, 2004. Disponível em: <http://otl.stanford.edu/about/documents/JSMissionsModels Paper-1.pdf>.Acesso em: 8 mai. 2011.
DILING, M.B. et al. The Use of In-House Patent Management Professionals
at Academic Institutions. In: AUTM Journal. v. XIX, cap. 3, p.27-40, 2007.
INOVA UNICAMP. Relatório de atividades 2010. Campinas: Inova Unicamp,
2010.
OECD. Science, Technology and Industry Outlook 2010. Paris: OECD, 2010.
TOLEDO, P.T.M.; LOTUFO, R.A. The Importance of Protection and Transferring of Academic Research Results, Journal of Brazilian Chemistry
Society, v.22, n.7, May 2011. Disponível em: <http://jbcs.sbq.org.br/
online/ 2011/vol22_n6/00ceditorial_22-6.pdf>. Acesso em: 01 jul 2011.
TOLEDO, P.T.M. A gestão estratégica em Núcleos de Inovação Tecnológica:
cenários, desafios e perspectivas. In: SANTOS, M. E. R.; TOLEDO, P. T. M.;
LOTUFO, R. A. (Orgs.). Transferência de Tecnologia: Estratégias para a
estruturação e gestão de Núcleos de Inovação Tecnológica. Campinas:
Komedi, 2009. Cap.4, p.109-166.
Tabela 1. Número de artigos publicados em periódicos e de pedidos de
patentes depositados por Institutos, Faculdades e Centros de Pesquisa
da UNICAMP em 2010.
Fonte: Anuário de Pesquisa da Unicamp, 2010. Disponível em: http://
www.unicamp.br/anuario/2010
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A transferência de tecnologia acadêmica tem evoluído expressivamente nas últimas décadas e essa
atividade tem se profissionalizado cada vez mais no
mundo. Os NIT atuam em um ambiente em constante
transformação, que demanda agilidade, flexibilidade e
16
melhoria contínua. Nesse sentido, estabelecer uma interação robusta com os pesquisadores é de fundamental
importância para que um NIT possa exercer suas atividades de maneira eficiente. Procurou-se expor neste
trabalho as principais estratégias desenvolvidas pela
Inova Unicamp com o intuito de aprimorar e fortalecer
o relacionamento com os pesquisadores da universidade. Todos os resultados já alcançados só começaram a
se concretizar quando a Agência passou a priorizar a
relação com pesquisador e enxerga-lo como o cliente e
fornecedor mais importante, pois ele proporciona a matéria prima mais importante de um NIT: as invenções.
Com essa nova visão, a Inova Unicamp está se
empenhando para trabalhar cada vez mais de maneira
proativa, que inclui desde palestras para difusão da
cultura de PI na comunidade acadêmica, até visitas de
prospecção tecnológica para o mapeamento e identificação de tecnologias com potencial inovador, contribuindo para a criação de um portfólio de patentes
cada vez mais atrativo para o mercado e aumentando
as chances das criações concebidas na universidade
serem transferidas para a sociedade.
A
SANDELIN, J. Models for Transfer Offices of Public Research Organizations:
Comparing Asia and United States. California: Stanford University,
2006. Disponível em: <www.ficci.com/mediaroom/speechespresentations/2006/dec/r&d/ plenary SessionVI/Jon_Sandelin.ppt>. Acesso
em: 12 jun. 2011.
SCHOLZE, S. H. C. Y CHAMAS, C. I. Regulación de la protección y la transferencia de tecnología, Revista de Economía y Empresa, Girona, v. XII,
n. 34, p. 63-75, Set. 1998.
SELLTIZ, C. WRIGHTSMAN, L.; COOK, S.; KIDDER, L. Métodos de Pesquisa
nas Relações Sociais. Tradução: Dante Moreira Leite. São Paulo: EDUSP,
1975.
THIOLLENT, M. Pesquisa-Ação nas Organizações. São Paulo: Atlas, 1997.
Fonte: JORNAL BRASIL de 25/08/2010 disponível em
www.jornalbrasil.com.br/interna.php? autonum=13999.
7
Artigo
Arbitragem: Meio Propício de Resolução de Conflitos
no Âmbito da Propriedade Industrial
Fernanda Silva Alves1
[email protected]
1. INTRODUÇÃO
O presente trabalho tem o propósito de analisar
a arbitragem como meio propício para resolução de
conflito no âmbito da propriedade industrial, mais especificamente, o instituto de marcas. Demonstrar a importância de um meio próprio reconhecidamente constitucional para apaziguar litígios oriundos de embates
insurgidos, muitas vezes, administrativamente, a fim
de perseguir o desenvolvimento dos interesses sociais.
Uma das problematicidades suscitadas do tema
proposto é o retardamento das decisões administrativas no que se refere às concessões de marcas no
Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Outra
indagação decorrente desta supracitada é quanto à
efetividade resultante dessa morosidade e os respectivos prejuízos aos usuários – pessoas físicas e/ou
jurídicas com a devida representação.
Na maioria das vezes, a decisão arrastada há anos
junto à Autarquia Federal, desaguará fatalmente no
Poder Judiciário, e este por sua vez, não goza da
efetividade tão salutar e desejada, por conta da morosidade – hoje comum -, do sistema.
2. IMPORTÂNCIA DA MARCA
Para saber qual é a importância da marca, o seu
objetivo material, haverá de se remeter, sucintamente,
à impressionante habilidade da linguagem através
dos tempos. Dos símbolos às mensagens pode-se
depreender, basicamente, a palavra, não obstante, a
linguagem. A marca!
Inexiste unicidade da palavra, um lexicógrafo poderia tentar determinar o fim dos significados expressamente, mas jamais obstar a polissemia da mente.
Assim como toda palavra tem distintos significados,
a imprecisão se torna latente quando acrescidos
prefixos, sufixos, derivações ou quaisquer outras
composições plurissignificativas.
George Orwell2 erigiu grande obra somente através de metáforas. “Todos os animais são iguais, mas
alguns animais são mais iguais do que os outros”.
Este mandamento é um convite à luta contra de toda
e qualquer forma de autoritarismo. O conteúdo da
locução somado à expressividade visual relativamente nova resulta numa especialização de significado,
podendo ser objeto de tutela exclusiva, concedida
pelo Estado para determinado produto ou serviço,
excetuando-se a vedação às expressões de propaganda, que no presente trabalho não serão objeto
de análise.
A
Em tempos pretéritos, anteriores ao século XIII, a
reprodução oral de escritos profissionais passavam,
necessariamente, por recitadores, cantores, músicos e
ambulantes que eram responsáveis por divulgar nas
feiras, castelos e cidades.3 Considerando que cada
expressão era aditada conforme sua moral – a moralidade daquele “cantador” -, ia-se ganhando traços
diferentes do original.
Tinoco Soares4 elucida que “embora tenha levado
séculos e séculos a perceber, na verdade, o homem
foi feito e continua, quiçá para todo o sempre, com
uma marca própria, inigualável e insuscetível de reprodução, porém, comportando um sem-número de
aproximações”, revelando assim, a individualidade
da impressão digital.
“É preciso ser rápido e agitado e poder oferecer
seu patrimônio intelectual a serviço dos clientes” 5 A
performance da marca está diretamente relacionada
à reciprocidade do consumidor. Este fator não é isolado, depende sobremaneira, do labor comunicativo
e ideológico.
O mundo, em todos os setores, vende alguma
coisa. As empresas vendem marcas. A Coca-Cola
aliena quase tudo, exceto produtos e serviços. O
“McDonald’s vende marca como fetiche” 6. O Bradesco tem vendido “presença”. Os políticos, “a independência econômica com o petróleo encontrado
no pré-sal” e, o cliente deseja que você distribua a
ele “segurança, sucesso e lucro”. A marca é o bem
intangível mais importante na seara do patrimônio
empresarial - propriedade industrial, visto que é o
único título de propriedade concedido pelo Estado ad
eterno, observadas as exigências legais de atividade
lícita, efetiva e o adimplemento das obrigações de
pagar as taxas decenais junto à Autarquia Federal.
1
Advogada do escritório Silva Filho (silvafilho.com.br); Pós-graduada em Direito Processual
Civil Contemporâneo e as Novas Tendências do Direito pela Estácio de Sá – MG, Membro das
Associações Nacionais: Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial – ABAPI
e Associação Brasileira de Propriedade Industrial – ABPI e das Associações Internacionais:
Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle – AIPPI e Ligue
Internationale du Droit de la Concurrence – LIDC. Co-autora da obra Direito Processual em
Movimento, organizada pelo pós-doutor Antônio Pereira Gaio Junior, 1.ed, Curitiba, PR: CRV,
2011, págs. 87 a 108, tema: Arbitragem: meio propício de resolução de conflitos no âmbito da
propriedade industrial.
2
ORWELL, G. A Revolução dos Bichos: um conto de fadas. São Paulo: Cia das Letras, 2007, p.
106.
3
SARAIVA, A. J. e LOPPES, O. História da Literatura Portuguesa. Porto: Porto, 2001, p. 36.
4
TINOCO SOARES, J. C. Tratado da Propriedade Industrial. Marcas e Congêneres. Vol. 1. São
Paulo: Jurídica Brasileira, 2003, p. 21.
5
PETIT, F. Propaganda Ilimitada. 12.ed. São Paulo: Futura, 2006, p. 31.
6
FONTENELLE, I. A. O Nome da Marca. McDonald’s, fetichismo e cultura descartável. São Paulo:
Boitempo Editorial, 2002, p. 277.
17
Artigo
Não haverá erronia, contudo, em afirmar-se que
a marca sobrevive “temporária ou definitivamente,
independentemente do estabelecimento comercial”7
Tal observação, contudo, demonstra o grau de complexidade legal em que diversos empresários poderão
se defrontar. O Direito não se dissocia da satisfação
daquilo que se pretende alcançar. É de se depreender que a inefetividade, notoriamente, perdeu lugar
no mundo hodierno. Idealizar a efetividade é viver
o processo.
A palavra efetividade – termo ao qual se pode
atribuir, especificamente e em sentido estrito, a concretude do Direito – vem do latim efficere 8, que
significa executar, realizar, concluir, em consonância
com o processo, nas palavras de Cappelletti 9 poderia
ser expresso como “igualdade de armas”. Para ele,
intrinsecamente, vislumbrar-se-á até mesmo nas custas
judiciais, em que a uma das partes litigantes é garantido o acesso efetivo entre outras barreiras ao acesso,
como v.g. os problemas com os interesses difusos e
a aptidão para reconhecer um direito e propor uma
ação ou sua defesa.
Salientando ser um tanto quanto difícil estabelecer
uma linha de raciocínio para o conceito de efetividade
no processo, Gaio Júnior10 assinala que “o resultado
do processo deve ser tal, que possa assegurar à parte
vitoriosa o pleno gozo de seu objetivo específico a
que faz jus segundo o ordenamento”.
Vale considerar, ainda, outra justificante com fulcro
na efetividade, tal como exarado por Cintra, Grinover e Dinamarco11 em que “todo processo deve dar
a quem tem um direito tudo aquilo e precisamente
aquilo que ele tem direito de obter”.
No mesmo diapasão, Liebman12 demonstra que o
foco se perfaz no Direito, no processo e no desenvolvimento e que, hodiernamente, reside na efetividade
do Poder Judicante através do proclamado processo
civil de resultados, sabedores de que “a tutela jurisdicional é dada às pessoas, e não aos direitos, e somente
àquele sujeito que tiver razão: a tutela dos direitos não
é o escopo da jurisdição nem do sistema processual”.
Comungam-se os pensamentos, como se vê, as
acepções não se divergem, mas e sobretudo, complementam-se. As explanações a respeito do conceito
de efetividade são ainda incipientes e necessitam de
reflexões zetéticas para traduzirem sua real importância e grandiosidade para a história pendular do
Direito na contemporaneidade.
Reside neste particular que a efetividade é a mola
propulsora das lides, das crenças processuais, da
motivação das partes e dos serventuários da justiça,
idealmente, servem para inspirar ascensão social,
política, econômica e cultural, afirmar as convicções,
concretizar os desejos sustentados, muitas vezes, por
toda uma vida.
Doutro modo, conquanto a doutrina houvesse
cindido, o tempo e a efetividade andam de mãos
dadas e é basicamente, o corolário para a escolha da
18
A
tutela jurisdicional, pois representam, recentemente,
a morosidade e a carência satisfativa dos direitos
conquistados.
Quanto ao tempo, Tucci13 evidencia que a “manifesta repercussão temporal, até pela sua natureza, também é inafastável no campo do processo”. Sintoniza,
ainda, o tempo à morosidade do sistema, verificando
que esse vício é motivo curial da crise da justiça.
Manifesta-se, por conseguinte, que a tutela jurisdicional só será efetiva e oportuna se acaso o procedimento for célere.14 A CRFB laborou uma ideologia
frente aos novos rumos do processo civil de resultados, transpondo barreiras da morosidade quando
expressa no artigo 5º, inciso LXXVIII a razoável duração do processo, sendo o tempo a justificativa para a
exemplar prestação do serviço jurisdicional.
Evidencia, ainda, sucintamente, os três motivos
determinantes da problemática que circunda a intempestividade da tutela jurisdicional: “fatores institucionais, fatores de ordem técnica e fatores derivados da
insuficiência material”15
No que toca às matérias, o autor acredita que o
Estado não tem interesse em imprimir celeridade procedimental a fim de minimizar o lapso temporal entre
o início do processo e a satisfação do direito lesado.
O alto número de demandas e o baixo número de
magistrados com o mínimo de tirocínio profissional
cominado com a sistemática processual em que a
decisão do juízo monocrático não goza do prestígio
que deveria, traduz a não prestação da tutela jurisdicional. E para arrematar, as precárias instalações do
Poder Judiciário, a inadequação relativa às condições
de trabalho dos órgãos de primeiro grau no tocante
à Justiça Estadual, as dissonâncias tecnológicas entre
o Poder Judiciário dos Estados-Membros e Distrito
Federal no que tange aos programas digitais utilizados
para tentar diminuir a morosidade, por todo exposto,
em termos diretos, “o tempo é o senhor da razão” e
porque não também da qualidade total da prestação
jurisdicional.
Esclareça-se que, o binômio tempo e efetividade
resgata os rumos do Direito. O reconhecimento deste
fato, todavia, não obsta ou induz à aceitação como
verdade intocável, ao contrário, incita a reflexão. Bus ALMEIDA, A. F. R de. Denominação de Origem e Marca. Stvdia Ivridica 39. Coimbra: Coimbra,
1999, p. 335.
7
BUSARELLO, R. Dicionário Básico Latino-Português. 6.ed. Florianópolis: UFSC, 2003, p. 97.
8
CAPPELLETTI, M. e GARTH, B. Acesso à Justiça. Porto Alegre: Fabris, 1988, págs.15 a 29.
9
GAIO JÚNIOR, A. P. Tutela Específica das Obrigações de Fazer. 2.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2003,
p. 09.
10
CINTRA, A. C. de A., GRINOVER, A. P. e DINAMARCO, C. R. Teoria Geral do Processo. São Paulo:
Malheiros, 2005, p. 37.
11
LIEBMAN, E. T, apud. DINAMARCO, C. R. A Instrumentalidade do Processo. 12.ed. São Paulo:
Malheiros, 2005, p. 184.
12
TUCCI, J. R. C e. Tempo e Processo: uma análise empírica das repercussões do tempo na fenomenologia processual (civil e penal). São Paulo: RT, 1997, p. 22.
13
Ibidem, p. 27.
14
Ibidem, p. 99.
15
Artigo
ca ultrapassar as barreiras endo e exógenas, concretas
e abstratas do mundo real ou da realidade ideal. A
efetividade e o tempo estão para o Direito como o
funcionamento do cérebro para a vida.
Ao que parece razoável, não basta ter um cérebro,
há de se estar em salutares condições de funcionamento para que não se declare a morte, o binômio,
por sua vez, ativa os dispositivos necessários à
realização do processo permitindo aos que litigam
a vitalidade, a esperança e o respeito àqueles que
laboram para e pela efetividade do processo civil
de resultados.
À vista de tais considerações, é possível que uma
marca venha a colidir com outra, e ambas com uma
terceira, quarta e assim, sucessiva e infinitamente,
no mercado consumidor. Tais entraves marcários
podem ser lícitos e perfeitamente mantidos quanto
à convivência, ou mesmo, vir mascarados de reprodução parcial, total ou imitação. Desarrazoado,
contudo, seria imaginar a predileção por um titular
sem tornar proporcional e razoável a decisão no caso
concreto. Não se ignore, além disso, que em certos
casos uma marca copiosa tendente a manipular o
mercado é ilegal, é desleal, é “pirata”! Petit ressalta
que “o que deve ser moderno não é o layout, é a
ideia”16. E muitas vezes, combater os sinais que possam induzir o público consumidor a erro poderá ser
vista como a pedra de toque que desafia conflitos
em sede de marcas.
3. CONFLITOS EM SEDE DE MARCAS
A marca deverá corresponder aos ditames da Lei
nº 9279, de 14 de maio de 1996. Desta maneira, em
que pese a convivência leal entre marcas que guardam
semelhanças, os artigos desta Lei, bem como, o artigo
124 e demais incisos, tendentes à pacificação, praticam a lealdade e a comunhão de todos os princípios
basilares da CRFB, não olvidando da principiologia
infraconstitucional da legislação em vigor.
Marcas e produtos fora dos padrões expressos em
Lei, infelizmente, são comuns no Brasil, e ao infringirem as regras, tornam-se ilegais. Ainda sim, há quem
defenda que tal prática está amparada pela atipicida-
A
de material, sendo apreciada inserta no princípio da
adequação social. Contudo, a maioria dos pensadores
não concorda, sendo a prática comissiva ilegal, sujeita
às infrações previstas em Lei.
O sistema atributivo de direitos, também denominado first-to-file, garante ao primeiro titular que
teve seu registro concedido pelo INPI a eficácia erga
omnes, isto é, o monopólio por tempo indeterminado
- observadas condições legais -, de impedir terceiros
que usufruam da marca sem o seu consentimento. No
entanto, esse direito não é inatacável. Tinoco Soares
ressalta que mediante ação anulatória do registro até
decorrer o prazo prescricional o registro poderá ser
atingível. Findo o prazo, a propriedade se consolida de
maneira inatacável.17 O artigo 129 assegura este direito.
O sistema declarativo de direitos abrange, no
Brasil, o direito autoral, embora se possam observar
algumas decisões do TJMG, que adotam a contrario
sensu, esse direito como sendo abrangente para o
registro marcário.
Irrepreensível, por conseguinte, que o sistema
declarativo de direitos é Instituto que deverá ser
imposto perante o INPI – quando em oposição à
marca de terceiros e pelo Poder Judiciário pedindo
que se declare o “pré-uso”. Atente-se ao fato de que,
apenas a sentença declarativa não servirá sem sua
executividade via administrativa, sob interposição de
oposição no processo ou por via da nulidade administrativa quando se tratar de registro, observado o
prazo temporal preclusivo de 06 (seis) meses contados
da concessão. Após, somente dentro do prazo de 05
(cinco) anos contados da concessão, por via judicial,
procedendo-se à anulabilidade do registro.
Menezes 18 não se exime da importância da perícia
para a verdade dos fatos e entende curial a prova,
entretanto, a perícia é muitas vezes dispensável quando se tratar de conflitos de marcas e trade dress seja
PETIT, F. Propaganda Ilimitada. São Paulo: Futura, 2006, p. 113.
16
TINOCO SOARES, J. C. Código da Propriedade Industrial Comentada. São Paulo: Jurídica
Brasileira, 2000, p. 91.
17
MENEZES, P. B de. Perícia em conflitos de marcas e trade dress: transferência da decisão de
mérito para um terceiro não togado? In: Revista da ABPI – Associação Brasileira da Propriedade
Intelectual. Nº 103, nov/dez 2009, p. 46.
18
19
Artigo
por não haver sedimentada orientação doutrinária e
jurisprudencial seja pela singeleza de se olhar o objeto
e se ver (extrair) se há ou não repetição de elementos
identificadores concorrenciais.
Para o jurisconsulto Dr. Tinoco Soares 19 “quando
o produto se apresentar ao mercado através de uma
embalagem, recipiente, frasco, envoltório, invólucro
ou similar poderá também ter sido alvo de uma proteção específica como MARCA TRIDIMENSIONAL”.
Assim sendo, o infrator poderá ser enquadrado nos
crimes contra as marcas.
A Convenção da União de Paris no seu artigo 6º
quinquies C(1) ao examinar formalmente a possibilidade de registro duma marca deverá considerar as
circunstâncias de fato e duração do uso desta.
Dessarte, um mesmo signo deverá apresentar distintividade, não se apresentar “fraca” sob ponto de
vista jurídico a fim de alcançar o objetivo único do
monopólio legal.
Não raras vezes um conflito é suscitado pela colidência entre nome empresarial e marca de outrem. É
de se notar, preambularmente, que algumas decisões
do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul há prevalência do Instituto que detêm maior abrangência
nestas decisões 20. Outros casos, a decisão se fundamenta no princípio da especificidade 21.
Adiante, notadamente, as decisões professaram a
linha de raciocínio do Superior Tribunal de Justiça 22.
Noutras, o princípio da anterioridade 23.
No Tribunal de justiça do Estado de São Paulo TJSP, o princípio da especificidade fora privilegiado 24.
Decisões outras se fundam na exigência de se inserir
no sistema para ser o titular legítimo 25.
Insta relevar a possível incidência valorativa abonada do direito interno a ponto de não ser cumprido
o tratado ratificado. A visão monista nacionalista pode
vir a não corroborar com as demandas sociais, pois,
há necessidade de sua ampliação, respeitando-o e
cumprindo-o à luz de um prisma monista internacionalista 26
Preocupação de tal ordem, aliás, presidirá no
reconhecimento da independência das Autarquias
responsáveis pela concessão de marca e registro de
nome empresarial 27.
Os julgados buscam atingir o objetivo do Direito,
qual seja: desenvolvimento! As decisões conduzirão,
na prática, à motivação contemporânea28. Em alguns
casos não há o que se falar em colidência29.
As decisões do TJRJ têm fulcro na legalidade e
comprometimento com o labor cognitivo do magistrado, tais decisões servem, muitas vezes, de bases
motivadoras para a instância superior30
O TJMG privilegiou a independência das Autarquias no que tange a proteção do nome empresarial e
da marca. Haverá exceção quando tratarem de ramos
de atividade iguais de marca de alto renome.31
20
A
Cá, o dispositivo exigiu a comprovação do dano
para o ressarcimento, entretanto, a independência das
Autarquias no que tange à tutela de marca e nome
empresarial, foi de encontro, contradizendo-se, pois,
em sua assertiva anterior32.
Cautelosas as decisões de indeferimento do pedido
de antecipação dos efeitos da tutela por ter, as partes
litigantes, direitos advindos de Autarquias diferentes.
Ambos têm direitos e deveres e há necessidade de
comprovação requisitos prova inequívoca e verossimilhança da alegação (artigo 273 CPC)33.
Baseiam-se, as decisões, no princípio da especificidade e outro argumento salientado é o da vedação
à imitação e ao aproveitamento parasitário34.
Há, ainda, as que ratificam a limitação da tutela
do nome empresarial no Estado-Membro a que foi
requerida 35
Dissensões à parte, por sua vez, estas ignoram
a independência das Autarquias. O sistema de
busca de marcas junto ao INPI não é integrado ao
de busca de nomes empresariais dos 26 Estados-Membros e Distrito Federal. O interesse social está
sendo mitigado pelo interesse individual. O ideal
principiológico da anterioridade pode ter sido posto
de lado, comprometendo sobremaneira a matéria,
objeto litigioso 36.
O STJ a partir de 1988 recebeu a competência para
julgar os casos de colidência entre marcas e nomes
empresariais, alterando-se, sobremaneira, a exegese
que antes era de competência do STF. Suas decisões
buscam motivação no que tange a anterioridade, seja
do arquivamento dos atos constitutivos nas Juntas
Comerciais, seja no INPI. Sem o condão de privilegiar
a isonomia do tratamento às sociedades empresárias,
vez que, os Institutos além de abarcarem competências diferentes, detêm objetivos díspares. Enquanto
umas resguardam o direito ao nome empresarial
TINOCO SOARES, J. C. “Concorrência Desleal” vs. “Trade Dress” e/ou “Conjunto Imagem”.
São Paulo: In House (do autor), 2004, p. 249.
20
Apelação Cível Nº 598004901, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio
Janyr Dall’Agnol Júnior, Julgado em 01/07/1998.
21
Apelação Cível Nº 70006694061, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator:
Roberto Carvalho Fraga, Julgado em 23/10/2003.
22
Apelação Cível Nº 70014168603, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator:
Elaine Harzheim Macedo, Julgado em 23/03/2006.
23
Apelação Cível Nº 70015461106 e Nº 70015461106, ambas da Quinta Câmara Cível, Tribunal
de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em 27/02/2008.
24
Apelação Com Revisão 694194100, 2109954000 e 5863454300.
25
Apelação Com Revisão 583474700.
26
Apelação Com Revisão 338524900.
27
Apelação Com Revisão 1145714600.
28
Apelação Com Revisão 1092154000 e 1692314200.
29
Apelação 3969784100 e Apelação Com Revisão 5868444000.
30
Apelação nº 2008.001.24493, 2006.006.00251 e 2008.001.24493.
31
Apelação nº 1.0707.06.118994-0, Número do processo: 2.0000.00.481953-2 e 2.0000.00.394144-6.
32
Número do processo: 1.0024.05.822461-9.
33
Número do processo: 2.0000.00.467079-9 e 1.0024.05.848770-3
34
Número do processo: 2.0000.00.496422-5 e 1.0024.06.092058-4.
35
Número do processo: 2.0000.00.477756-4.
36
Número do processo: 1.0701.07.184679-7, 1.0699.03.029551-2 e 1.0024.04.355600-0.
19
Artigo
dentro do Estado-Membro, outras tutelam interesses
da marca em todo território Nacional 37.
Salienta-se a anterioridade do nome comercial
mesmo que a marca idêntica requerida por terceiros
tenha sido concedida antes. Veda-se o registro do
nome empresarial mesmo com anterioridade de marca
concedida 38.
Privilegia-se a convivência com ressalvas, desde
que não seja passível de confusão e/ou associação
de uma empresa com outra 39.
No que tange as decisões acerca da proteção às
marcas notoriamente conhecidas, não há o que se
falar em divergência de entendimentos, visto que a
lei resguarda o privilégio 40.
Pode-se depreender certa subjetividade na decisão, vez que, a expressão: “Importava o que naquele
fosse característico” não se revela em que ponto da
lei seria necessário para abstenção do uso de marca
em detrimento ao nome empresarial e vice-versa. A
vedação do CPI foi mantida na LPI nº 9279/96 com
os mesmos dizeres 41.
Eis que esta merece observação, pois, observa-se
a análise criteriosa do julgado. Foram considerados
todos os pontos pertinentes, quais sejam: a historicidade trazida ao caso contrato em que “marca e nome
comercial não se confundem”; as várias funções das
marcas – “destina-se a identificar produtos, mercadorias e serviços”; a dessemelhança entre os sinais
distintivos também foi homenageado com os seguintes
dizeres: “o nome comercial, por seu turno, identifica
a própria empresa”; adotando sua motivação com
fulcro no sistema atributivo de direitos 42.
Detalhamento quanto ao uso de expressão comum,
excluindo o gozo exclusivo da marca 43
A decisão se baseou no grau de abrangência
territorial dos institutos, minimizando as diferenças
a ponto de excluí-las. Não havia, ainda, o papel daquela que representaria num futuro próximo, o corte
epistemológico no que tange às decisões motivadas
e fundamentadas nos princípios – a CRFB de 1988 44.
Notadamente, a despeito de diversificadas formas
litigiosas a serem enfrentadas no que tange, tão somente, ao instituto de marcas, seja pela infringência
dos incisos contidos no extenso artigo 124 da Lei da
A
Propriedade Industrial, seja pela desobediência doutros diplomas legais. Há, pois, de serem observadas
formas variadas de solução de controvérsias e sua
aplicabilidade em tema de marcas.
4.POSSÍVEIS MÉTODOS DE SOLUÇÃO DE
CONTROVÉRSIAS E SUA APLICABILIDADE EM
TEMA DE MARCAS
O Direito da Propriedade Industrial é o ramo do
Direito que sintetiza de maneira mais clarividente
o conflito entre particulares, contudo seus reflexos
contêm traços de repercussão geral, exteriorizando-se de modo conglobante todas as relações jurídicas
com o fim de atingir o desenvolvimento. Não se trata,
pois, de qualquer desenvolvimento, mas e sobretudo,
aquele destinado ao bem comum.
A sociedade com seus conflitos e insatisfações é
natural e perfeitamente aceitável. Até uma criança
recorre da decisão proferida pelo pai que não permite, por exemplo, sua saída com os amigos. Este
recorrerá à benevolência da mãe. É de se notar, nesse
ínterim, que, a segunda instância, guardadas as suas
peculiaridades, pode ser vislumbrada na figura da mãe
que analisando os fatos, sopesando o direito, tentará
“reformar a decisão do pai” – primeira instância. Ora,
desde cedo se reconhece, mesmo que à distância, o
mundo ideal do Judiciário. E ter o que realmente se
REsp 267541 / SP – Recurso Especial - 2000/0071836-0, REsp 158668 / AM - Recurso Especial
- 1997/0090512-8, REsp 284742 / SP - Recurso Especial - 2000/0110288-5, REsp 212902 /
SC - Recurso Especial - 1999/0039742-8, REsp 210076 / RJ - Recurso Especial - 1999/00314450, REsp 198609 / ES Recurso Especial 1998/0093129-5 , REsp 62770 / RJ - Recurso Especial
-1995/0014464-6 e REsp 32263 / SP - Recurso Especial - 1993/0003816-8.
37
REsp 613376 / SP - Recurso Especial - 2003/0217521-6, REsp 237954 / RJ - Recurso Especial
- 1999/0102350-5, REsp 128136 / RJ - Recurso Especial - 1997/0026610-9 e REsp 35806 / SP Recurso Especial - 1993/0016191-1.
38
REsp 40598 / SP Recurso Especial - 1993/0031486-6, REsp 40190 / RJ - Recurso Especial
1993/0030250-7 e REsp 77549 / MG - Recurso Especial - 1995/0054827-5.
39
REsp 246652 / RJ - Recurso Especial - 2000/0007770-4, REsp 510885 / GO - Recurso Especial
- 2003/0035347-0
40
REsp 97296 / RJ - Recurso Especial - 1996/0034766-2
41
REsp 52106 / SP - Recurso Especial - 1994/0023705-7
42
Processo REsp 1082734 / RS - Recurso Especial - 2008/0183761-4
43
RE111971 / SP - SÃO PAULO - Recurso Extraordinário
44
21
Artigo
almeja pode não ser tão difícil quanto na realidade
jurisdicional contemporânea.
Neste sentido, analisar-se-á os vícios e as virtudes
nas três vias escolhidas para formas de resolução de
conflitos existentes a fim de se alçar a que melhor
responderá às necessidades daqueles que buscam,
através da figura do Estado, a pacificação social e o
desenvolvimento.
4.1VIA ADMINISTRATIVA: BREVES NOÇÕES,
VÍCIOS E VIRTUDES
A marca expressa muito mais do que mero investimento empresarial, é a própria refletividade do
desenvolvimento econômico, político, social e cultural
de uma história.
E de suma importância se faz salientar a necessidade de sopesar a axiologia do sistema e a teleologia
visando, a subjetividade do fim, sabidamente destinado aos interesses públicos. A propriedade de um bem
material é um direito fundado no fruir, no usar e no
dispor – alienar, locar, morar eticétera. A propriedade
de um bem imaterial – objeto do presente estudo
inclui-se a propriedade industrial, artística, literária
e científica desde que possam ser concretizadas no
mundo real.
Muito se discute sobre a natureza real do direito de
propriedade industrial. A doutrina dominante ressalta
a defesa de que a natureza dos direitos sobre os bens
imateriais é direito de propriedade, “assegurando-se
ao seu titular num momento de lide o intento de
ações possessórias e eventuais benefícios decorrentes
de fruição dos prazos prescricionais disciplinados na
legislação cível comum”. 45
As lides advindas do descumprimento contratual
– sentido lato -, administrativamente, são resolvidas
no âmbito do INPI, ou seja, há publicações semanais
na Revista da Propriedade Industrial que informa o
momento para ação ou defesa na via administrativa.
O INPI, que é uma Autarquia Federal responsável
pela tutela dos direitos da propriedade industrial,
quando emana a concessão do registro de marca
faz nascer o direito de exclusividade sobre terceiros,
garantida em todo território nacional. Uma marca
registrada junto ao INPI deverá excluir a presença
de terceiros do uso de marca idêntica, para o mesmo ramo de atividade. Esse ato da administração
pública indireta 46 47 é a maior forma de manifestação
da vontade estatal, é unilateral e seu objetivo visa o
interesse público.
Para se determinar a sujeição ao controle judicial, o
ato deverá ser ponderado, haja vista que a revogação
de um ato discricionário somente poderá ser feita pelo
próprio prolator, cuja análise deverá ser limitada ao
objeto e ao motivo para sua extinção, e seus efeitos
não serão retroativos - “ex nunc”. Ao contrário do ato
que exacerba os limites da legalidade.
22
A
No âmbito da Propriedade Industrial, o processo
administrativo de um pedido de registro de marca
até ter o seu registro concedido, passará por algumas
fases, dentre as quais vários atos administrativos poderão vir a acontecer.
São atos administrativos vinculados: publicações,
republicações, exigências, transferências, alterações
de nome e de sede, deferimentos, sobrestamentos e
arquivamento. Ao passo que a Oposição, a Manifestação e a Caducidade necessitam para seu intento,
da provocação de terceiros juridicamente interessados. Os examinadores do INPI têm competência
privativa para “julgar” qual parte terá direito sobre
determinada questão. Essa decisão administrativa é
ato discricionário.
Os atos discricionários, não se sujeitam ao controle
judiciário, em regra. Esse entendimento não pode ser
absoluto, há de ser flexibilizado quando assim as partes decidirem, v.g., numa marca - objeto de oposição
administrativa -, poderá sem maiores celeumas conviver pacificamente no mercado, em consonância com
o acordado pelas partes. Esse acordo surtirá efeitos
mais desejados do que um “julgamento” administrativo. Devendo ser, o acordo, averbado junto ao INPI
para publicação e consequente efeitos erga omnes.
Há atos administrativos que merecem ser apreciados com parcimônia. O PAN – Processo Administrativo
de Nulidade -, e o Indeferimento, são atos administrativos ora vinculados, ora discricionários.
Apesar de sabedores da existência do controle
interno – autotutela administrativa -, que é realizada
no controle dos atos praticados, podendo revogar atos
inconvenientes e inoportunos – mérito administrativo
– e, devendo ser anulados atos ilegais, vedando até
mesmo, os direitos adquiridos conforme artigos 53 e
54 da Lei nº 9784 de 29 de Janeiro de 1999, há também
o controle externo, qual seja: o Poder Judiciário deverá anular todos e quaisquer atos que vão de encontro
à legalidade. Tal controle é realizado com relação aos
aspectos legais dos atos discricionários, quando v.g.,
haja violação ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Fora inclusive sumulado o entendimento
sob nº 473 do Supremo Tribunal Federal.
Na maioria dos casos a disputa de interesses desaguará no Judiciário, seja pela falta de informações
sobre outras formas propícias de resolução, pelo
excesso de ceticismo ou mesmo pela cultura arraigada de que o Judiciário é o único que poderá “dar
exatamente o que é seu de direito”.
FURTADO, L. R. Sistema de Propriedade Industrial no Direito Brasileiro. Brasília: Brasília Jurídica,
1996, p. 39.
45
46
A doutrina não faz essa diferenciação quanto ao MÉRITO ao excetuar os atos vinculados dos
discricionários emanados pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI. Limita-se
a veicular que quando for de competência do Estado quanto à ordem pública e ao mérito,
dever-se-á buscar resolução da lide no Poder Judiciário, ficando assim, vedado o auxílio
paraestatal.
Deverá ser observado se se trata de ato vinculado ou discricionário. A diferenciação quanto aos
atos vinculados e discricionários é de suma importância para apreciação doutras formas de
solução da lide.
47
Artigo
Carnelutti 48 explica a dessemelhança entre as vias
administrativa e jurisdicional em que: “a distinção entre ambas se funda na diferença entre o interesse (público) quanto a composição de conflitos e o interesse
(público) em conflito”. Basicamente entre interesses
exógenos e endógenos. Completando a explanação,
segue a orientação de que a função processual deverá
satisfazer as pretensões – atuando no conflito resistido
-, enquanto a função administrativa deverá atender o
desenvolvimento do interesse em conflito – atuando
sobre o conflito de interesses.
O interesse, portanto, da via Administrativa, não é
a da composição do conflito resistido entre particulares, até porque o ato tem de estar em consonância
com os interesses da coletividade resultando, muitas
vezes, em decisões que nada responderá aos anseios
das partes envolvidas.
Segundo Carneiro 49, a CRFB não impede a solução
administrativa, entretanto, não se verá reconhecida
a coisa julgada, que se manterá o status apenas no
plano administrativo.
Daí, interessante se fará a apreciação da Ordem
Jurisdicional por encontrar reconhecido que a via
Administrativa não o melhor método nem tampouco
eficaz no plano da pacificação social, dependendo
da atuação duma segunda via para completude e
ratificação da sua decisão.
4.2VIA JURISDICIONAL: BREVES NOÇÕES,
VÍCIOS E VIRTUDES
A via Jurisdicional é não é mais antiga do que a
arbitragem, mas, indubitavelmente, a mais utilizada
no Brasil. Deparamo-nos com um acesso usual cuja
fragmentalidade européia carece de completude para
retratar a eficiência total que se espera dela.
Conceituar jurisdição sob a ótica de Diniz 50 é
compreender a “administração da justiça pelo Poder
Judiciário; poder-dever da aplicação do direito objetivo, conferido ao magistrado; atividade exercida pelo
Estado para aplicação de normas jurídicas ao caso
concreto”. E ainda, “compreende o poder de decisão;
o de compelir, no processo de execução, o vencido
a cumprir a decisão (...)”.
Tal compreensão, entretanto, deverá ser analisada
sob três enfoques que se relacionam entre si. Assim
A
se tem a jurisdição como poder, este que emana
da soberania Estatal que assume o monopólio de
solução dos conflitos com capacidade imperativa
de impor suas decisões; como função, significando
expressamente a busca pela pacificação social, pelo
Estado mediante processo, prestando a devida tutela
jurisdicional quando provocada e, como atividade,
uma vez que atua através de uma sequência de atos
processuais que igualmente são praticados pelo juiz.
Chiovenda 51 ensina que a “jurisdição como função
do Estado tem escopo a atuação da vontade concreta
da lei por meio da substituição, (...) no afirmar a existência da lei, já no torná-la, praticamente, efetiva”. Este
meio do Estado para composição da lide nem sempre
se mostra a contento, tendo em vista a complexidade
das relações hodiernas.
Em uma de suas diversas obras, Gaio Junior 52
infere, através de pesquisas acerca do conceito de
jurisdição, que não se pode delimitar o “alcance
intelectivo” do instituto e Calamandrei já previa tal
insuficiência definitiva “para todos os tempos e para
todos os povos”.
Quiçá os problemas da jurisdição se revestissem
apenas na nomenclatura, definição jurídica e alcance
cognoscitivo... Vão muito além destes.
Atualmente, sendo a jurisdição função exclusiva
do Poder Judiciário, será ela exercida somente por
intermédio dos magistrados, seja através do exercício
monocrático ou em órgãos colegiados. Neste sentido,
a jurisdição se faz uma, tendo a sua distribuição jurisdicional em órgãos específicos – varas, ou mesmo em
territórios ou comarcas com efeitos meramente funcionais, isto é, de caráter meramente administrativo.
Tal característica expressa que a atuação da jurisdição normalmente se dará pela provocação da
parte juridicamente interessada após ter sua pretensão
resistia por outrem. Esta provocação ou intervenção
CARNELUTTI, F. Sistema de direito processual civil. 2.ed. São Paulo: Lemos e Cruz, 2004,
339-340.
48
p.
CARNEIRO. A. G. Jurisdição e competência: exposição didática: área do direito processual civil.
13.ed. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 39.
49
DINIZ, M. H. Dicionário Jurídico. v. 3., 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 27.
50
CHIOVENDA. G. Instituições de direito processual civil. v.II. Campinas: Bookseller, 2002, p. 08.
51
GAIO JUNIOR, A. P. Direito Processual Civil: teoria geral do processo. v.1. 3.ed. Belo Horizonte:
Del Rey, 2009, p. 33.
52
23
Artigo
está expressa na CRFB, reconhecida como princípio
basilar da inafastabilidade do Judiciário, garantindo
seu conhecimento sempre que houver violação ou
ameaça de direito, conforme artigo 5º, inciso XXXV 53,
devendo, no exercício da jurisdição, aplicar o direito
ao caso concreto, com o objetivo de atingir o fim,
segundo Chiovenda 54, de “dar, quanto for possível
praticamente, a quem tenha direito, tudo aquilo e
exatamente aquilo que ele tenha direito de conseguir.
Gaio Junior 55 ressalta que, nas reformas operadas no campo da processualística civil brasileira, a
preocupação com a celeridade-efetividade é notória.
Não se deveria, pois, entender o direito de ter
apreciado seu direito ameaçado ou violado com direito à apreciação em segunda ou terceira instâncias.
Deste modo, se o juízo decidir a pretensão resistida
conforme entendimento sumulado, o recurso não
será apreciado pelo Tribunal. Na mesma medida em
que, se conseguir julgamento em segunda instância
desfavorável, somente subirá o recurso se presente o
requisito da repercussão. Caso contrário, decidir-se-á
perquirir na contramão da evolução resultados que
satisfaçam a realidade.
A processualística infraconstitucional penal auxilia
de longe ao prescrever a violação do direito autoral
no artigo 184 e a usurpação de nome ou pseudônimo
alheio no artigo 185. Por sua vez, a Lei da Propriedade
Industrial nº 9279/96 prescreve nos artigos 187 e 188,
os crimes contra desenhos industriais; nos artigos 189
e 190 os crimes contra registro de marcas; o artigo 191
se refere aos crimes cometidos por meio de marca,
título de estabelecimento e sinal de propaganda; os
artigos 192 a 194 prescrevem os crimes contra as indicações geográficas e demais indicações; e no artigo
195 constam os crimes de concorrência desleal.
Conforme o artigo 209, parágrafos 1º e 2º, da Lei
da Propriedade Industrial, o magistrado poderá determinar liminarmente a sustação da violação ou de
ato que enseja violação dos direitos da propriedade
industrial, bem como, apreensão de todas as mercadorias contrafeitas.
Há também legislações infraconstitucionais quando o interesse do consumidor se mostra presente,
artigo 4º, inciso VI do Código de Proteção e Defesa
do Consumidor.
24
A
O âmbito civil, a tutela ressarcitória se faz presente
invertendo a função inerente da responsabilidade
civil, qual seja: o do causador do dano repará-lo.
Neste diapasão, Cavalieri Filho 56 observa que há uma
necessidade fundamental de se restabelecer o equilíbrio através do ressarcimento jurídico-econômico,
“recolocando o prejudicado no statu quo ante”. É
feito através de uma indenização calculada pelo dano
sofrido. E quando não se pode calcular o dano, como
é o caso de infrações de direito marcário?
Pereira 57 ratifica o óbice quantitativo quando
aponta que “há intrínseca dificuldade de se aferir os
danos decorrentes da violação dos direitos inerentes
à propriedade industrial”, refutando a tutela ressarcitória, exigindo-se a tutela preventiva para a satisfação
dos direitos. Menciona, ainda, que a tutela jurisdicional se faz inadequada quando a ordem sob pena de
multa não consegue inibir o contrafator e, há uma
ausência de técnica executiva de busca e apreensão
dos produtos contrafeitos.
Reconhecer que deva ser aplicada tutela preventiva na seara da Propriedade Industrial é devolver o
direito a quem o tem. É tentar realizar a justiça através
da celeridade e efetividade.
Somente poderá ser observada a valoração do direito material – efetividade e celeridade -, que favorecem a propriedade industrial, se as tutelas: antecipada
– que deverá inibir o tempo e o processo -, específica
– que deverá obstar a efetividade e a inibitória – preventiva -, do processo civil pátrio forem consideradas.
Os óbices para a escolha da tutela jurisdicional são
inegavelmente a morosidade e a carência satisfativa
dos direitos conquistados. O primeiro permite o escoamento dos direitos pela duração elasticizada das
MORAES, A. de. Constituição do Brasil interpretada e legislação constitucional. 4.ed. São Paulo:
Atlas, 2004, p. 291.
53
CHIOVENDA. G. Instituições de direito processual civil. v.I. Campinas: Bookseller, 2002, p. 67.
54
GAIO JUNIOR, A. P. A Repercussão Geral e a Multiplicidade dos Recursos Repetitivos no STF e
STJ. Artigo publicado na Revista de Processo RePro. RT. Vol. 170. Abril 2009. Publicação oficial
Instituto Brasileiro de Direito Processual – IBDP.
55
CAVALIERI FILHO, S. Programa de Responsabilidade Civil. 6.ed. São Paulo: Malheiros, 2005,
p. 36.
56
PEREIRA, L. F. C. Tutela Jurisdicional da Propriedade Industrial – aspectos processuais da Lei
9.279/96. São Paulo: RT, 2006, p. 24.
57
Artigo
demandas judicantes. Significa dizer que o tempo vai
corroendo paulatinamente o direito.
Uma vez conquistada a sentença – prestação
judicial, a falta de instrumentos para garantia do
cumprimento do direito ora restaurado pala decisão
sentencial estatal cria a cultura do denominado “ganha, mas, não leva”.
No caso em tela, insta ressaltar que a propriedade
industrial carece de tutela diferenciada e específica,
a fim de proteger uma situação de direito substancial
– industrial. “Inegável não apenas o cabimento, mas
a utilidade da antecipação de tutela no âmbito da ressarcitória na forma especifica” em que preenchidos os
requisitos – verossimilhança – exigidos à antecipação,
é possível ao autor de uma demanda não apenas a
antecipação da soma em pecúnia, como também a
efetiva entrega desse que se faz, por vez necessária,
“à eliminação do risco de lesão que somente a liminar poderia afastar, sem qualquer vinculação com a
execução provisória”. 58
A tutela específica significa o mesmo que “reconhecer
o direito do autor a determinada prestação e, passando
em julgado, desde então o satisfaz, proporcionando-lhe
situação jurídica idêntica àquela que se teria caso o devedor a cumprisse voluntariamente a obrigação devida”. 59
Machado 60 entende que “o artigo 461 é a base legal
que permite, nos dias de hoje, afirmar que o processo
civil brasileiro oferece instrumentos satisfatórios para
a defesa da propriedade industrial” e que se deva
almejar sempre pela prescrição do artigo supracitado
ou de resultado prático equivalente, “pois a reparação
pecuniária, no mais das vezes, não é apta para reparar
os prejuízos sofridos pelo autor”.
Ademais, a tutela inibitória, essencialmente preventiva, é recomendável e deveras necessária para a
proteção do direito da propriedade industrial. A tutela
inibitória permite que se imponha uma obrigação de
fazer – positiva, ou que se imponha uma obrigação
de não fazer – negativa, podendo figurar na individualidade ou coletividade. 61
Ainda há muito que se desconstruir e reconstruir
de maneira disforme, modificando tradições ao projetar Normas, refletindo sobre os vícios perniciosos da
dogmática que não mais correspondem aos anseios
A
sociais coletivos, rompendo modelos pré-postos e
incutindo o progresso das ideias nas realizações. Motivar a cognição com intuito da progressão plurívoca,
“regular por regular” não mais satisfaz.
Há a necessidade de modificação do status quo
ante - tem a norma que regular para desenvolver. O
ludibriar pode resultar na diluição da marca diminuindo sobremaneira seu poder de atração. Para tanto se
mostra presente a tutela antecipada, a tutela específica e a inibitória com objetivo de tentar inibir um
momento tardio e redução dum aguardado prejuízo.
Importante se faz ressalvar que na seara da jurisdição, o Estado se faz presente em absoluto, quando
a pretensão resistida tiver incidência de direitos ditos
indisponíveis. Por outra órbita, quando se tratar de
direitos disponíveis, o caráter substitutivo da jurisdição
se pronunciará, substituindo a vontade das partes no
tocante ao conflito de interesses 62.
O processo administrativo no mundo contemporâneo, bem como o judicial, clama por decisões céleres
e acertadas. Não há mais espaço para a morosidade
ou resultados que convençam nenhuma das partes.
4.3 VIA ARBITRAL: NOÇÕES GERAIS E HISTORICIDADE
Uma terceira via possível de solução de controvérsias no que dedilha o tema de marcas, além da
administrativa – por meio do INPI e, jurisdicional
– através do processo – “instrumento pelo qual a
jurisdição é exercida, sendo que, através dele, de
modo imparcial, uma terceira pessoa, situando-se
fora e acima do conflito ‘ditaria’ qual a solução mais
justa, fazendo-se preponderar, já que mais forte que
as partes” 63, apresenta-se sob a égide arbitral.
Ibidem, p. 335-338.
GAIO JUNIOR, A. P. Tutela Específica das Obrigações de Fazer. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p.
90.
60
MACHADO, J. M. D. Aspectos da antecipação da tutela na propriedade industrial: patentes, desenhos
industriais e marcas. São Paulo: RT, 2007, p. 123-130.
61
MARINONI, L. G. e ARENHART, S. C. Manual do Processo de Conhecimento. São Paulo: RT,
2006, p. 439-442.
62
GAIO JUNIOR, A. P. Direito Processual Civil: teoria geral do processo. v.1. 3.ed. Belo Horizonte:
Del Rey, 2009, p. 37.
63
ROCHA, J. C. de S. da R e MISI, M. C. O Direito e os desafios da contemporaneidade. São Paulo:
LTr, 1999, p. 167.
58
59
25
Artigo
Ora, com o advento da Lei nº 9307 de 23 de setembro de 1996, a arbitragem se fez presente, e apesar
de não ser tão recente quanto a sua promulgação,
vem ganhando adeptos por erigir uma resposta célere
e eficaz.
De acordo com as disposições gerais, o artigo 1º
da LA aduz que nem todas as demandas poderão ser
resolvidas através da arbitragem. Comumente utilizada
para dirimir as lides comerciais, somente serão aproveitadas quando as partes interessadas forem maiores
e suas causas versarem sobre direitos patrimoniais
disponíveis e/ou transacionáveis.
E ainda, tem liberalidade na escolha das regras de
direito que serão aplicadas ao caso concreto, desde
os princípios gerais, usos e costumes e até mesmo
as regras alienígenas comerciais, salvo se houver
violação aos bons costumes e à ordem pública, conceitos estes que, apesar de indeterminados, devem
ser consideradas a razoabilidade.
Igualmente razoável salientar que, apesar desta
prática de resolução de litígio não ser nova, não se
amoldou aos costumes, vindo à tona, hodiernamente,
através do modismo jurídico doutros países desenvolvidos.
Tal “modismo” ao contrário de muitos que entendiam inconstitucional parte da LA64, fora considerado
constitucional pelo Tribunal, seja pela consonância
com a Carta Maior, seja pela efetividade e redução
temporal obtidas na decisão controversa. Gaio Junior acrescenta que a CRFB auxiliou sobremaneira
a reinserção da arbitrabilidade obrigatória, v.g. ao
estabelecer no artigo 217, § 1º: que quando se tratar
de disciplina e competição desportiva, o acesso ao
Poder Judiciário só será concretizado após o esgotamento na justiça desportiva.
Transpondo o essencial, qual seja: a constitucionalidade da Lei de Arbitragem, preocupações outras,
aliás, em muitos momentos, se perfaz na imparcialidade e independência dos árbitros, na autonomia da
cláusula compromissória, na interpretação segundo
o que fora escolhido para pôr fim à lide e na executoriedade da sentença arbitral no Judiciário.
Doutro modo, a sentença arbitral poderá ter seu
prazo determinado pelas partes, e não o sendo, esta
terá o prazo máximo de seis meses para sua prolação. Esta celeridade é importante quando se tratar
de litígios em matéria de marcas, em que as partes,
com o passar do tempo, vão perdendo poderio econômico e privilégio publicitário com a ascensão da
insegurança jurídica.
E quanto à efetividade, “cumpre, portanto, não se
pugnar pela efetividade do processo como se fosse ele
um ‘fim’ bem determinado e valioso a ser alcançado”
65
. Não se traduz na simples aceitação do veredicto,
mas e sobretudo, no qualidade do resultado por ele
alcançado, produzindo efeitos na órbita da lide anteriormente exaltada.
26
A
A via arbitral pode ser outra forma de se vislumbrar o ato discricionário em que a conveniência
e oportunidade talvez não sejam mais suficientes
para atender aos interesses sociais e às demandas
na contemporaneidade. Arrazoar a flexibilização da
discricionariedade não significa suscitar a contradição.
A principiologia constitucional de qualquer método de solução de controvérsias e sua aplicabilidade
se encontra na igualdade. Para Bobbio 66, a tolerância
na desigualdade não é sinal de fraqueza ou de inverdade, mas e, sobretudo, afirmação do respeito à
pessoa alheia e à liberdade de escolha. A tolerância,
no presente trabalho e em sentido lato, refere-se à
aceitação de situações antagônicas, estas, buscadas
a partir do reconhecimento da necessidade de conciliação na busca da paz social.
Da igualdade de condições, princípio basilar, podese depreender outra derivação como v.g. o direito ao
acesso à justiça. Tal direito não é sinônimo ao direito
de acesso ao Judiciário. O último traz arraigada a
concepção obsoleta da nomenclatura “ganhador” e
“perdedor” ou ainda, da figura do “autor” e “réu” ao
invés da expressão ideal de “satisfação das partes”.
“A arbitragem não é modismo, nem panacéia, muito
menos mera privação da jurisdição (...)” 67
Boaventura de Sousa Santos 68 ressalta alguns
pontos da sociologia jurídica que devem ser desmitificados, um deles, v.g. seria a inexistência de neutralidade jurisdicional – as decisões são reflexos do
modo de vida de cada juiz -, numa sociedade em que
a complexidade e dinamismo são crescentes, talvez
este ponto seja culminante para incentivar as partes
à investidura dos meios propícios.
Assim são os meios propícios de resolução de
conflitos. Não é uma alternativa, mormente, é mais
do que uma realidade. Não renasceram para plagiar a
efetividade das leis, até porque “a lei pode ser eficaz
e não ser efetiva. A lei será eficaz se se mostrar apta
a produzir os efeitos a ela atinentes. Mas poderá ser
inefetiva se a prática obstaculizar o seu pleno exercício.” 69 Assim sendo, reeducar a cultura, interiorizar
Senhores Ministros Sepúlveda Pertence, Sydney Sanches, Néri da Silveira e Moreira Alves,
publicação na Ata 40 do DOU de 19-12-2001, in GAIO JÚNIOR, A. P. A Arbitragem Brasileira e
sua Constitucionalidade. Disponível em: www.gaiojr.adv.br/artigos. Acesso em: 24 de dezembro
de 2009.
64
SENTO-SÉ, J. L. de A. A Efetividade do processo do trabalho. São Paulo: LTr, 1999, p. 61.
65
BOBBIO, N. A Era dos Direitos. Tradução de Carlos Nelson Coutinho; apresentação de Celso Lafer.
Nova ed.: Rio de Janeiro, 2004, p. 209.
66
FRANCO, M. Nova Cultura do Litígio: necessária mudança de postura. In: LEMES, S. F., CARMONA,
C. A e MARTINS, P. B. Arbitragem. Estudos em homenagem ao Prof. Guido Fernando Silva Soares,
In Memoriam. 1.ed. São Paulo: Atlas, 2007, p. 113.
67
SANTOS, B. de S. Introdução à Sociologia da Administração da Justiça. In: LARA, R. Acesso à
Justiça. O princípio constitucional e a contribuição prestada pelas faculdades de direito. São
Paulo: Metodo, 2002, p. 51
68
MARTINS, P. B. A Arbitragem e o Mito da Sentença Parcial. In: LEMES, S. F., CARMONA, C. A e
MARTINS, P. B. Arbitragem. Estudos em homenagem ao Prof. Guido Fernando Silva Soares, In
Memoriam. 1.ed. São Paulo: Atlas, 2007, p. 267.
69
Artigo
a reflexão e tocar o educando através da informação,
são pontos primordiais para o sucesso da justiça.
A mutabilidade reflexiva e o entendimento de
novas acepções comportamentais, hodiernamente,
não é pensamento original, há quem defenda que a
“generosidade, elegância e cortesia” são bases sólidas
para uma “ordem socioeconômica cristã” 70 e ainda,
que “a boa-fé objetiva, o equilíbrio econômico e a
função social” 71, demonstram a “eticização” de um
novo modelo contemporâneo. Oportuna se faz a
lembrança da cidade de Atenas, a mais importante
e reputada por sua cultura e poderio na época de
Sócrates, que pereceu por falta da verdade e zelo
com a evolução da alma. 72 Muitos outros grandes
pensadores cultivam valores subjetivos para justificar
a importância cultural da Paz Social.
Integrando, outros pensadores igualmente
respeitáveis, conservam seus argumentos objetivamente. A teoria de “modernização reflexiva” 73, em
que “um tipo de modernização destrói outro e o
modifica”, surgindo assim um novo estágio, é determinado por grandes mutações sociais. Tal constituição denomina-se “sociedade global” 74, e sua
amplitude determina a emersão duma “sociedade de
risco” – tendência irremediável do controle, dantes
monopolístico estatal, para as mãos da “sociedade
industrial”, “a necessidade de evitar que o desvio se
estabilize” 75.
Tura critica os excessos de demanda e acrescenta:
“vivemos no terceiro milênio, e por isso, é necessário
flexibilizar o monopólio da Justiça tradicional, pondo
um fim à cultura brasileira do paternalismo Estatal
absoluto, centralizador, distribuidor de vantagens e
benefícios (...).” 76
A ideia de findar a cultura brasileira do paternalismo estatal absoluto de Tura se aproxima, ideologicamente, do ideal compreendido na ótica crítica
de Faoro em que “o estamento burocrático, fundado
no sistema patrimonial do capitalismo politicamente
orientado, adquiriu o conteúdo aristocrático da nobreza da toga e do título” 77 assimilando que “a arbitragem
não deve ser entendida como uma possibilidade de
acesso ao Judiciário, mas como uma garantia certa
de acesso à Ordem Jurídica justa e rápida.” 78 Um dos
meios propícios de solução de litígios, a arbitragem,
A
é faculdade das partes. A imagem “aristocrática da
nobreza toga e do título” não mais corresponde aos
anseios desta sociedade que clama por respostas que
não sejam tardias, que não haja a perda do seu objeto
antes da “Justiça” posta.
Outra reflexão que merece reminiscência é a
“politização da função jurisdicional”79 – em que “o
juiz deve, necessariamente, decidir e fundamentar
sua decisão em conformidade com o direito vigente;
mas deve, igualmente, interpretar, construir, formular novas regras, acomodar a legislação em face das
influências do sistema político”. E quanto ao Direito,
não basta apenas a sua existência, tem que existir
para modificar, para dilatar e constituir a justiça. Não
há mais espaços para justiça declaratória.
5. POSSIBILIDADE DE CONFLITO
ADMINISTRATIVO SER APAZIGUADO NA VIA
ARBITRAL E HOMOLOGADO NO INPI.
Hodiernamente, vislumbram-se lides cada vez mais
complexas e, o que antes era regulado pelo Direito,
cede às vezes a uma nova sistemática arbitral – não
tão jovem quanto parece -, entretanto, fora questão
de divergência num tempo pretérito, no Supremo
Tribunal Federal.
LINDENBERG, A. O Mercado Livre numa Sociedade Cristã. Rev. e Coord. José Filipe Sepúlveda da
Fonseca. Porto: Civilização, 1999, págs. 305 a 312.
71
NEGREIROS, T. Teoria do Contrato: novos paradigmas. 2.ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p.
508.
72
SÓCRATES (470 – 399 a.C). In: FIGUEIREDO, C. 100 Discursos Históricos. 2.ed. Belo Horizonte:
Leitura, 2002, p. 31.
73
BECK, U. A Reinvenção da Política: rumo a uma teoria da modernização reflexiva. In: GIDDENS,
A., Beck, U. e LASH, S. Modernização Reflexiva. Política, tradição e estética na ordem social
moderna. São Paulo: Universidade Estadual Paulista, 1997, p. 12.
74
GIDDENS, A. A Vida em uma Sociedade Pós-tradicional. In: GIDDENS, A., Beck, U. e LASH,
S. Modernização Reflexiva. Política, tradição e estética na ordem social moderna. São Paulo:
Universidade Estadual Paulista, 1997, p. 119.
75
DI GIORGI, R. Direito, Democracia e Risco. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1998, p.
191.
76
TURA, Adevanir. Direito arbitral: curso prático de arbitragem nacional e internacional. Leme: JH
Mizuno, 2007, p. 50.
77
FAORO, Raymundo. Os Donos do Poder: formação do patronato político brasileiro. 3.ed. São
Paulo: Globo, 2001, p. 836 e 837.
78
Ibidem, p. 53.
79
CAMPILONGO, C. F. Política, Sistema Jurídico e Decisão Judicial. São Paulo: Max Limonad, 2002,
p. 61.
70
27
Artigo
Compreender que a efetividade está diretamente
associada ao bem estar e consequente desenvolvimento humano - do meio em que se vive e do Direito em
si -, significa sopesar a base principiológica de todas
as coisas em busca duma melhor qualidade de vida
e de decisões jurídicas.
Inferir a inafastabilidade do Poder Judiciário no
que tange a Lei da Arbitragem - per si -, e não considerar outros princípios norteadores como a boa-fé,
a razoabilidade, a proporcionalidade e a autonomia,
v.g., entender-se-ia legítima a figura paternalista do
Super-Estado-Tutor autenticando sua protetividade
irrestrita - mesmo aquela tida como exacerbada. Este
argumento é tão forçado e ilógico quanto o entendimento de que a Lei 9307/96 é inconstitucional por
afastar suas decisões da análise do Poder Judiciário.
Não seria desarrazoado imaginar a criação por lei,
obviamente, de um setor, departamento ou câmara
arbitral80, no âmbito administrativo. Tal criação observará necessariamente as disposições e princípios
basilares, sendo compreendida, sua utilização, de maneira facultativa, a qualquer momento, auxiliando nas
condições situacionais – de oposição, manifestação
à oposição, pan provocado por terceiros, eticétera,
vedado inicialmente para as questões que envolvam
atos administrativos vinculados, de ordem e mérito.
As sentenças arbitrais resultado do apaziguamento
das pretensões resistidas entre as partes, proferidas
por árbitros competentes, vindos das Câmaras de
Arbitragem distribuídas nos Estados e Municípios
poderiam ser passíveis de homologação junto ao
INPI. Consistindo no reconhecimento administrativo,
aceleraria sobremaneira o fim do curso processual da
marca, entendido como mera expectativa de direito.
Poder-se-ia denominar Ciclo Cogente da Arbitragem na Propriedade Industrial, em que a arbitragem,
uma vez inserida no âmbito da PI, seria capaz de
fracionar as decisões dos examinadores ao auxiliar a
criação/ratificação da jurisprudência administrativa,
contribuindo para homogeneizar as decisões dos
grupos seletos de analistas. Assim sendo, imperaria
a celeridade do curso processual administrativo, efetivando as decisões. Com isso, haveria necessidade
de investimentos nos setores, treinamento dos administradores – servidores, aprimorando sobremaneira
as mudanças sociais.
O retorno financeiro globalizado seria indiscutível, vez que os usuários obteriam respostas quanto à
possibilidade de maiores investimentos nos setores
mercadológicos, dado ao menor tempo de decisão,
gerando mais depósitos de marcas, concursos públicos para admissão de servidores, acarretando maior
segurança jurídica, ampliação da rentabilidade e
retorno das empresas, motivando ao mesmo tempo
trabalho e renda, enfim, o ciclo cogente da arbitragem
na propriedade industrial dimanaria a inserção desen-
28
A
volvimentista em todos os setores, sejam privados ou
não, desafiando as crises contemporâneas.
Novas mentes devem trabalhar a fim de informar
sobre os meios de resolução de conflitos fora do
Judiciário, e não somente e como também, buscar
a convivência harmônica entre as Normas instituidoras da inevitável e real globalização, evitando antinomias e interpretações que sirvam de contramão
para o desenvolvimento humano vinculando, assim,
o equilíbrio político-econômico-social que tanto a
sociedade almeja.
CONCLUSÃO
Ter a exata ciência da importância da marca no
mundo hodierno é fundamental para a sistemática
mercadológica. Tal fator atua preponderantemente
nos diversos setores: sócio-político, econômico e
jurisdicional.
A legislação não consegue mais abarcar a globalização e, essa mistura culturalesca, reflete direta e
naturalmente a inefetividade e morosidade legais. A
busca pelo binômio tão desejado nas decisões faz
acender a necessidade da inserção de novo olhar
sobre o que se apresenta.
Contemporaneamente, contam-se duas vias para
resolução de conflitos no âmbito da propriedade
industrial: administrativa e jurisdicional e, propõe-se,
como nos moldes internacionais, uma terceira via: a
arbitral.
A via arbitral vem ao encontro da efetividade e
celeridade do sistema. Propiciando a resolução das
lides ainda dentro do processo administrativo, aceleraria o fim do curso processual da marca, perfazendo
a publicação do indeferimento ou deferimento e
consequente prosseguimento do feito administrativo.
Duas formas distintas foram apresentadas: se
dentro do INPI, sugeriu-se uma nova seção: CAINPI
ou de forma extrínseca, o INPI deverá homologar a
decisão doutras Câmaras atendidas prontamente às
exigências legais.
O Ciclo Cogente da Arbitragem na Propriedade
Industrial é ideia que deve ser sopesada, pois a arbitragem, uma vez inserida no âmbito da PI, seria capaz
de fracionar as decisões dos examinadores ao auxiliar
a criação/ratificação da jurisprudência administrativa,
contribuindo para homogeneizar as decisões dos
grupos seletos de analistas. Assim sendo, imperaria
a celeridade do curso processual administrativo, efetivando as decisões. Com isso, haveria necessidade
de investimentos nos setores, treinamento dos administradores – servidores, aprimorando sobremaneira
as mudanças sociais.
Entenda “setor”, “departamento” ou “câmara arbitral”, como palavras sinônimas. A nomenclatura a ser utilizada tem menor importância dado às consequências positivas ilimitadas acerca desta
ideia. Sugerir-se-á CAINPI – Câmara Arbitral do Instituto Nacional da Propriedade Industrial.
80
Artigo
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A
29
Artigo
Como identificar um plágio literário
Claudio de Barros Goulart
Hoje nos ateremos às monografias, dissertações e
teses que vêm sendo plagiadas costumeiramente por
alunos e até professores.
Um aspecto importante que devemos levar em
consideração cinge-se ao fato de definir o que seja
plágio, uma vez que ainda existem dúvidas sobre o
assunto.
Para uma definição clara e sem exageros, decidiu-se lançar mão do texto de MARIA HELENA DINIZ,
transcrito abaixo:
“O plágio consiste na apresentação de textos elaborados por outrem, modificando-os ou não, como
se fossem de sua autoria” . (DINIZ, [s.d], 6ª ed.).
Para Carlos Fernando Mathias de Souza seria, em
direito autoral, a “usurpação da essência criativa de
uma obra anterior”.
Feitas tais considerações preliminares vamos aos
pressupostos para que se possa identificar o plágio
literário.
O PLAGIADOR
Todas as vezes que alguém se utiliza indevida e
ilicitamente de obra de terceiros estará cometendo
plágio e será considerado plagiador. Seria o expropriador o indivíduo que expropria trabalho alheio,
utilizando-se de parte substancial da mesma, ou não,
por via de cópia ou reprodução do texto pretendido.
Não podemos confundir, contudo, a fim de que
não se acuse ninguém, de forma indevida, de plagiador, sem a absoluta certeza do uso ilegal da obra.
Nesse caso, podemos estar diante da coincidência ou
semelhança existente entre os dois trabalhos. Nesse
particular, não se pode falar em plágio.
CONSEQUÊNCIAS PARA O CRIADOR ORIGINAL
Danos de ordem patrimonial e moral, inclusive o
seu aspecto ético-moral constituem tipos de lesão ao
direito individual do autor. O plagiador tem plena
consciência de que está praticando a ilegalidade do
ato de plagiar, sendo debalde qualquer justificativa
à sua conduta.
A pessoa lesada poderá, então, recorrer ao Poder
Judiciário para tentar reparar tais prejuízos.
ELEMENTOS ESSENCIAIS DO PLÁGIO
Não basta para que se caracterize o plágio que
simplesmente haja uma cópia ou mera reprodução
de parte ou totalidade da obra. É preciso que estejam
presentes a tentativa de dissimulação ou ocultação
da obra e o intuito do plagiador em descaracterizar a
paternidade da obra alheia, atribuindo a si a condição
de verdadeiro autor.
30
A
Para fins de entendimento técnico, esclarecemos
abaixo uma das maneiras de descobrir-se se uma
monografia, tese ou dissertação está sendo plagiada.
TESTE DAS SEMELHANÇAS
Hermano Duval propôs um teste que apontasse e
revelasse se houve ou não plágio.
Para tanto, o eminente jurista assim se posiciona,
elencando os itens que poderão servir de subsídios
a uma análise criteriosa do plágio:
a) Repetição dos erros comuns;
b)traços isolados de cópia literal;
c) traços isolados de semelhanças através de secundárias alterações de fatos comuns, embora insignificantes;
d)qualidade e valor das semelhanças com índice superior ao da respectiva quantidade, especialmente
se considerados à luz do teste da imaginação e da
habilidade literária dos autores em conflito; e
e) comparação da habilidade literária e do poder de
imaginação do autor original às do pseudo-infrator
e, finalmente, aí se indagar se a semelhança de
tratamento entre as obras em conflito é devida
à cópia de uma pela outra, ou provém de uma
criação independente.”
CONCLUSÃO
Infelizmente, em nossas universidades e instituições de ensino superior, o plágio tem se manifestado
de forma intensa entre os futuros formandos, num
exemplo flagrante de acréscimo na taxa de ilícitos
dessa natureza. O desrespeito aos direitos autorais
do criador da obra intelectual, agiganta-se com dificuldades, cada vez maiores, de controlar tais irregularidades.
Urge que o Poder Judiciário se aparelhe convenientemente de juízes que compreendam a importância de
coibir o plágio, com condenações que possam gerar
ao plagiador receio de que se o fizer, será punido. E,
mais: que tenham o entendimento técnico da matéria
e não simplesmente o domínio do Direito Civil. O direito autoral, nos dias de hoj, e em diversos países do
mundo, tem sido objeto de estudos profundos pelos
magistrados, até porque torna-se imprescindível um
conhecimento mais aprofundado para uma sentença
contributiva e reparadora dos prejuízos sofridos pelo
autor.
Há outros tipos de testes que detectam um possível
plágio, apenas os elencaremos nessa oportunidade:
“Prova circunstancial ou similaridades substanciais;
teste das abstrações; teste da plateie e teste bifurcado.”
(ver LYCURGO, Plágio e outros estudos em Direito de Autor)
Artigo
Direito ambiental: floresta normativa
Eduardo Dietrich Trigueiros
Um dos primeiros aspectos com que o profissional
do direito se depara ao frequentar um curso que verse
sobre Direito Ambiental é o da transdisciplinariedade
da matéria.
O direito ambiental toca o direito público, mas
também o privado; os interesses coletivos, mas
também os particulares; o direito penal, mas também
o civil; o sistema jurídico nacional, mas também o
internacional.
Essa característica marcante da matéria, que transita
livremente por diversos ramos e aspectos do direito,
lhe dá maior agilidade no regramento e eficácia na
aplicação. Trata-se de bem jurídico que interessa a
um e a todos, alinhado com característica marcante da
Constituição Federal, que é a de atrelar a interpretação
das normas à luz da promoção dos interesses sociais,
que claramente prevalecem sobre os individuais.
E a Constituição Federal prevê a regulamentação
da proteção ao meio ambiente pela legislação
infraconstitucional, pelo que sobreveio uma torrente
normativa sem paralelo em nosso país.
As esferas federal, estadual e municipal,
concorrentemente, legislam desde então para
promover a proteção e adequação das atividades dos
sujeitos de direito ao meio ambiente, procurando,
através de licenças e alvarás, multas e ações coletivas,
tutelar bem comum que, dizem muitos, transcende
a própria proteção conferida pela malha de normas
puramente nacional, e, como as florestas, que
não respeitam as fronteiras traçadas pelo homem,
integram-se a um regramento internacional que vem
tomando corpo desde a Rio 92.
Mas o fato é que, para o operador de direito, tornase fundamental uma abordagem cuidadosa da floresta
normativa existente sobre a matéria, justamente
porque, no mais das vezes, concorrem as esferas
federal, estadual e municipal na busca da tutela do
bem comum, que se choca com o interesse particular,
redundando num emaranhado interpretativo que deve
ter como norte o objetivo desse importante ramo do
direito, que é o de promover o bem comum.
Só que o bem comum é mais complexo que a
pura e simples preservação da fauna e da flora, já
que o indivíduo e a atividade empresária que exerce
fazem a volta e chegam ao mesmo ponto tutelado
pelo direito ambiental.
A indústria do homem é igual agente do bem
estar social à luz da Constituição Federal, donde o
regramento imposto ao sujeito de direito como norma
ambiental, mesmo sendo interpretado irrestritamente
como instrumento do bem comum, não pode perder
de vista a perspectiva do trabalho como indutor desse
mesmo bem.
Assim é que se observa a tensão entre normas
ambientais concorrentes nas três esferas, todas sob
a perspectiva de bem comum como valor absoluto,
e a perspectiva de bem comum enquanto atividade
empresária e industrial.
Em matéria de direito ambiental a lei não é tão
permeável e a tensão acima descrita deverá se resolver
com a prática dos órgãos jurisdicionais, da atividade
empresária e industrial e do terceiro setor, fazendo
uso do mais antigo preceito de direito, que é o bom
senso, para que as situações fáticas se ajustem e as
normas passem a ser interpretadas não por seu valor
absoluto, mas, cada vez mais, pondo em perspectiva
todos os atores sociais.
As recentes negociações em torno do código
florestal, que geraram celeuma no quesito das
margens de córregos e rios que cortam as lavouras,
em que ruralistas e ambientalistas apareceram como
pólos divergentes, geraram um debate riquíssimo,
em que as forças políticas deram um raro sinal da
vitalidade de nosso sistemas democrático, pesados
que foram todos os argumentos.
Demonstrou-se nesse episódio que o fomento do
debate dos temas afeitos ao meio ambiente pode ser
um grande instrumento de conciliação das futuras
normas ambientais, para maior harmonização de um
sistema relativamente novo em nosso ordenamento
jurídico e que só tende a crescer, influenciando outros
ramos do direito com uma possível futura qualidade
de norma primária de todas as demais normas de
direito público e, mesmo, como premissa balizadora
das relações tratadas pelo direito privado.
Não são virgens os casos de fusões e aquisições
de empresas privadas em que um dos elementos
que integram a avaliação do negócio é o passivo
ambiental.
Quer seja na imagem de um país, de uma empresa
e até de um vizinho, a observância à norma ambiental
vem se tornando um imperativo nos dias de hoje,
razão pela qual a qualidade das normas, bem com o
acesso ao seu conhecimento e a compreensão de como
interagem entre si e com os demais ramos do direito
tornou-se uma necessidade ao operador do direito.
Eduardo Dietrich Trigueiros
Formado pela PUC/SP e mestre em
Direito Ambiental pela Católica de Santos.
A
31
Artigo
Comentários sobre a proteção jurídica cumulativa das
obras artísticas de aplicação industrial ou caráter utilitário
Kleber Cavalcanti Stéfano*
1. INTRODUÇÃO
O regime jurídico da propriedade intelectual no
Brasil, ao menos pelo que sinaliza a doutrina especializada, tem admitido a tese da dupla proteção jurídica
das obras artísticas de aplicação industrial ou de caráter
utilitário. Por um lado tutela os direitos de propriedade
industrial, efetivados pelo registro dos desenhos de
formas plásticas ornamentais de objetos ou conjunto
ornamental de linhas e cores aplicáveis a um produto,
conquanto que proporcionem resultado novo e original em sua configuração externa1. Por outro, preserva
e afirma os direitos de autor sobre as obras artísticas
de desenho, pintura, gravura e escultura aplicadas
a qualquer suporte físico ou corpus mechanicum2.
O entendimento aparentemente pacificado pelos
doutos na matéria parece ressoar também no Judiciário, eis que temos visto e experimentado algumas
decisões proferidas em primeira e segunda instância
assegurando proteção a estas obras intelectuais pelo
instrumento dos desenhos industriais e, na sua falta,
pelos mecanismos assecuratórios dos direitos patrimoniais e morais de autor. Há situações, inclusive,
em que a proteção conferida é cumulativa.
Ocorre que este regime de dupla proteção às obras
artísticas de aplicação industrial precisa ser observado
com cautela pelas autoridades judiciárias, ainda mais
quando consta da pauta de pedidos a concessão de
tutelas inibitórias ou o deferimento de cautelares de
busca e apreensão de produtos. É necessário evitar a
ocorrência de abuso ou extrapolação dos limites de
exercício dos direitos de propriedade intelectual reservados, sob pena de impactar negativamente na atividade regular das indústrias e no setor de comércio.
Outra preocupação que manifestamos é no sentido
de que, uma vez disseminada a tese da possibilidade
de proteção das obras artísticas de aplicação industrial
pela legislação do direito de autor, o empresariado
deixe de acreditar ou investir no registro de desenhos
industriais das referidas obras, preterindo-os, até por
razões de custo. O empresário pode ainda postergar o
pedido de registro para momento inoportuno, isto é,
após a expiração do período de graça dos desenhos
industriais, previsto no parágrafo 3º do artigo 96 da Lei
9.279/963. Esta hipótese aventada, em tese, implicará na
negativa de concessão do aludido registro de desenho
industrial. Assim, diante do quadro fático apresentado,
o que prevemos em curto prazo é a redução drástica
dos depósitos de pedido de registro de desenhos industriais no Instituto Nacional da Propriedade Industrial
(INPI), e em muitas situações, a sua imprestabilidade
jurídica e desvalorização patrimonial.
32
A
Neste artigo procuramos analisar este tema e
suas complexidades, sugerindo possíveis caminhos
e soluções no sentido da afirmação e garantia dos
direitos de propriedade do titular de obras artísticas
de aplicação industrial. Intentamos contribuir no
sentido de apurar a correta definição e classificação
desta categoria de obras de engenho no plano das
criações industriais tuteladas pelos direitos de exclusiva. No mais, propomos algumas limitações quanto
à proteção cumulativa para tais obras, reforçando
o entendimento de que os registros de desenho industrial se constituem no mecanismo apropriado e
suficiente para garantia e salvaguarda dos direitos do
empresário/sociedade empresária.
2.CONTEXTUALIZAÇÃO DAS OBRAS ARTÍSTICAS
DE APLICAÇÃO INDUSTRIAL OU UTILITÁRIAS NO
REGIME JURÍDICO BRASILEIRO DA PROPRIEDADE
INTELECTUAL
Não há maiores dificuldades quanto à definição
do regime legal de proteção das criações artísticas.
Criações estas que compreendem as obras literárias,
artísticas e científicas provenientes da imaginação e
da inspiração do autor. Estas obras estão intimamente
ligadas ao autor, a bem dizer, conectadas à essência
de seu espírito. São obras realizadas ou concebidas
primeiramente para o deleite e contemplação do artista,
retratando traços de sua personalidade e a exteriorização de sua alma. Obras que, refletidas para o mundo
exterior, na medida da vontade do criador, são capazes
de entreter, surpreender, emocionar, extasiar, provocar
ódio, dentre muitas outras sensações e impressões.
O artigo 7º da Lei 9.610/1998, de forma não taxativa, enumera várias formas de expressão da arte que
são tuteladas pelos direitos de autor4.
* Kleber Cavalcanti Stéfano é sócio da Icamp Marcas e Patentes; Mestre em Direito pela Universidade
Metodista de Piracicaba (UNIMEP); Pós-Graduado em Direito Constitucional pela PUC-Campinas;
Professor dos Cursos de Graduação das Faculdades de Americana (FAM) e da Veris Faculdades.
1
Artigo 95 da Lei 9.279/96.
2
Artigo 7º, VIII, da Lei 9.610/98.
3
Art. 96. O desenho industrial é considerado novo quando não compreendido no estado da técnica. (...) § 3º Não será considerado como incluído no estado da técnica o desenho industrial
cuja divulgação tenha ocorrido durante os 180 (cento e oitenta) dias que precederem a data do
depósito ou a da prioridade reivindicada, se promovida nas situações previstas nos incisos I a
III do art. 12.
4
Art. 7º São obras intelectuais protegidas as criações do espírito, expressas por qualquer meio
ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro, tais como: I - os textos de obras literárias, artísticas ou científicas; II - as conferências,
alocuções, sermões e outras obras da mesma natureza; III - as obras dramáticas e dramáticomusicais; IV - as obras coreográficas e pantomímicas, cuja execução cênica se fixe por escrito
ou por outra qualquer forma; V - as composições musicais tenham ou não letra; VI - as obras
audiovisuais, sonorizadas ou não, inclusive as cinematográficas; VII - as obras fotográficas e as
Artigo
Situação diferente não ocorre com as criações
concebidas para facilitar as ações humanas cotidianas, a exemplo de novos aparatos tecnológicos que
melhoram os meios de locomoção dos indivíduos, das
inovações aplicadas aos processos de automação das
indústrias, das tecnologias aplicadas à agricultura, à
saúde humana, à preservação do meio-ambiente etc.
A proteção jurídica das invenções que beneficiam a
humanidade também está sob a guarda e vigilância
estatal, e seu tratamento se dá pelos direitos de propriedade industrial, consoante dicção do artigo 2º da
Lei 9.279/965.
Dentre os direitos de propriedade industrial
destacamos os desenhos industriais, mencionados
nas legislações anteriores como modelos industriais.
Segundo Gama Cerqueira, os desenhos industriais
constituem-se como invenções de forma capazes
de gerar efeito visual e atribuir a produtos e artigos industriais aspectos novos e originais distintos
de outros a que poderiam se igualar, tornando-se
agradáveis aos olhos do expectador, graças à sua
ornamentação e forma6.
É cediço que as criações protegidas por registro de
desenho industrial não podem ter natureza puramente
artística7. Isto significa que o legislador assegurou
um campo de proteção via direitos de propriedade
industrial, inclusive pelo próprio mecanismo do
registro de desenhos industriais no INPI, às criações
artísticas que tenham alguma aplicação industrial ou
caráter utilitário.
Em outras palavras, havendo o casamento entre a estética e a indústria novas obras surgirão
e terão a propriedade intelectual tutelada pelo
registro dos desenhos industriais no INPI, o que é
reforçado até mesmo pela lei de direitos de autor,
no § 3º do artigo 7º e no inciso VII do artigo 8º8.
Na realidade, a lei autoral absorve para si a exclusividade de proteção sobre as obras de caráter
puramente artístico, corretamente renegadas pela
legislação dos desenhos industriais, que por seu
turno, se incumbirá da missão de tutelar as obras
de arte ‘impuras’, de nítido apelo e replicação em
escala industrial.
O que nos parece ocorrer realmente é que há uma
divisão conceitual ou uma categorização das obras
suscetíveis de proteção via registro de desenhos industriais no INPI.
Em primeiro lugar temos as combinações de
traços, linhas, cores e contornos aplicados para ornamentação de produtos e componentes notadamente
industriais, a exemplo de automóveis, bicicletas,
calçados, brinquedos, artigos de vestuário, embalagens etc. Nesta seara de proteção nos defrontamos
com autênticos desenhos industriais de objetos de
natureza utilitária na sociedade. Notamos claramente
nestas obras a preocupação ou missão conferida
ao autor em conceber novos desenhos para um
dado produto industrial, suas peças e componentes,
visando atender as necessidades e vontades do consumidor9.
Ao tratamos dos desenhos industriais propriamente ditos, como enunciamos no parágrafo
anterior, cremos estar diante de obras criadas
por encomenda junto a profissionais graduados e
gabaritados. São arquitetos, paisagistas, estilistas,
desenhistas gráficos etc., que trabalham isoladamente ou em equipe, muitas vezes vinculados a
produzidas por qualquer processo análogo ao da fotografia; VIII - as obras desenho, pintura,
gravura, escultura, litografia e arte cinética; IX - as ilustrações, cartas geográficas e outras
obras da mesma natureza; X - os projetos, esboços e obras plásticas concernentes à geografia, engenharia, topografia, arquitetura, paisagismo, cenografia e ciência; XI - as adaptações,
traduções e outras transformações de obras originais, apresentadas como criação intelectual
nova; XII - os programas de computador; XIII - as coletâneas ou compilações, antologias,
enciclopédias, dicionários, bases de dados e outras obras, que, por sua seleção, organização ou
disposição de seu conteúdo, constitua uma criação intelectual.
5
Art. 2º A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu interesse
social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, efetua-se mediante: I - concessão
de patentes de invenção e de modelo de utilidade; II - concessão de registro de desenho industrial; III - concessão de registro de marca; IV - repressão às falsas indicações geográficas; e
V - repressão à concorrência desleal.]
CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da propriedade industrial, Rio de Janeiro: Lúmen Júris,
2010, v.1, p.213.
6
Art. 98. Não se considera desenho industrial qualquer obra de caráter puramente artístico.
7
Art. 7º São obras intelectuais protegidas as criações do espírito, expressas por qualquer meio ou
fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro,
tais como: (...) § 3º No domínio das ciências, a proteção recairá sobre a forma literária ou
artística, não abrangendo o seu conteúdo científico ou técnico, sem prejuízo dos direitos que
protegem os demais campos da propriedade imaterial. Art. 8º Não são objeto de proteção como
direitos autorais de que trata esta Lei: (...) VII - o aproveitamento industrial ou comercial das
idéias contidas nas obras. Grifos nossos.
8
Seria o caso, por exemplo, das disposições configurativas aplicadas a teclado de computador, a
recipiente plástico para consumo de bebidas, a artigo de vestuário, a calçado, à escova dental, a
brinquedos etc.
9
JOHANSSON&LANGLOIS
ABOGADOS
Fundada en 1945
Santiago-Chile
Propiedad Industrial e Intelectual, Patentes de Invención,
Modelos de Utilidad, Diseños Industriales, Marcas Comerciales,
Derechos de Autor, Nombres de Dominio.
San Pio X , Nº 2460, Piso 11
Providencia
Santiago-Chile
P.O.Box 1834, Santiago-Chile
A
Teléfono: (562)-231 2424
Fax : (562)-231 3434
E-mail: [email protected]
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33
Artigo
agências que prestam consultoria e assessoria contínua em design para seus clientes. Neste caso, as
obras intelectuais concebidas não são reveladoras
da fina arte, na medida em que o criador sofre a
interferência e a influência de vários agentes e de
fatores externos que o privam de sua autonomia
ou liberdade criadora e artística. São, na realidade,
como que ‘artes industriais’.
Queremos crer que esta categoria de obras
é predominantemente marcada por aspectos
estéticos indissociáveis do caráter comercial e
utilitário, mas acima de tudo, distanciada do que
convencionalmente se define por bela-arte, como
sinônimo de beleza transcendente ou simplesmente de beleza. Não identificamos no desenho
industrial genuíno esta conotação. Não vislumbramos nestas obras intelectuais a atividade humana
de ordem estética concebida a partir da percepção,
das emoções e das ideias do artista imbuído do
propósito de estimular essas mesmas instâncias de
consciência em um ou mais espectadores, oferecendo significado único e diferente para cada
obra de arte apreciada.
Essa significação que aplicamos para a pura ou
bela arte é confirmada por pensadores clássicos. Para
o fundador da semiótica, Charles S. Peirce, a arte
possui a função transcendente, ou seja, manchas de
tinta sobre uma tela ou palavras escritas sobre um
papel simbolizam estados de consciência humana,
abrangendo percepção, emoção e razão10. Leonardo
da Vinci adverte que a arte diz o indizível; exprime
o inexprimível; traduz o intraduzível11. Observe que
o componente comercial ou de apelo ao consumo
não interfere, não transita neste espaço. A nosso ver
é exatamente esta a função a que se presta a arte na
sua pureza e essência, de maneira a escapar completamente do escopo industrial ou utilitário.
Em segundo posto temos o que classificamos e
denominamos por desenhos industriais híbridos, que
são resultado da transmutação de estado sofrida pelas
obras essencialmente artísticas.
Convém frisar que as obras essencial ou puramente artísticas é resultado de criações de escultores,
grafiteiros, pintores e artistas plásticos, todos despreocupados e livres para colher do interior de sua alma
e na quinta-essência criativa o que lhes parecer mais
belo, espantoso, gracioso e surpreendente. Aqui, eles
visam contribuir com sua arte para a contemplação
dos mortais e também para a história e para a cultura
dos povos e das sociedades. Suas obras são demarcadas pelo traço característico da uniformidade e da
individualidade. Neste caso, não há interferência da
indústria ou mesmo o juízo de apreciação ou depreciação de quem tem interesse econômico no resultado
da produção artística, pois do contrário, não há arte
na essência de sua significação.
Há, de fato, algumas situações em que uma determinada pintura, escultura, desenho artístico, ou
mesmo uma coletânea destas obras inéditas sejam
34
A
exibidas publicamente, e dado à sua repercussão e
empatia, geram a atração e o interesse empresarial
com vista a adaptá-las e aplicá-las na produção de
bens de consumo. São obras que ressoam aos olhares
atentos da indústria, à captação fugaz dos sentidos do
empresário visionário que procura tirar-lhes proveito
econômico, ciente de sua projeção atrativa e de seu
poder de captura do consumidor mais refinado, exigente e seletivo.
Nesta situação identificamos os desenhos industriais híbridos. São obras intelectuais que nascem sob o
escudo protetor dos direitos de autor, com a finalidade
precipuamente artística, mas que na medida em que
interessam à indústria, que se prestam a atender um
determinado mercado de consumo, adquirem caráter
utilitário e aproveitamento eminentemente econômico, desprendendo-se da feição puramente artística.
É neste contexto que surgem as obras artísticas de
aplicação industrial ou caráter utilitário, suscetíveis
de dupla proteção via direitos de autor e via registro
de desenhos industriais.
Partimos da ideia de que estas obras artísticas de
aplicação industrial ou caráter utilitário englobam as
obras de arte aplicada citadas por doutrinadores como
Carlos Alberto Bittar, para quem:
Havendo a combinação, tem-se a denominada
‘obra de arte aplicada’, criação intelectual que, apresentando, ao lado do caráter estético, conotações
utilitárias, é usada em fins industriais ou comerciais.
Conjugando-se esses elementos, desde a criação, é a
obra integrada ao processo econômico, possibilitando
a consecução de melhores efeitos na comercialização,
cada vez mais dominada pela sofisticação dos mercados. De outro lado, inseparáveis esses caracteres,
opera-se a proteção da obra nos dois citados campos,
reunidos os requisitos legais12.
João Ademar de Andrade Lima admite o cruzamento da arte pura e da arte aplicada em peças únicas,
quando fica evidenciado na obra concebida o apelo
estético, o apelo artístico e o apelo funcional13. Lima
também admite a proteção dual para esta categoria
de criação em alguns casos. No entanto, acusa lucidamente a inexistência do regime dúplice de proteção
no caso do designer que projeta uma estampa a ser
usada em um único tapete e o designer que utiliza
a mesma estampa como capa de caderno, a ser produzido aos milhares14.
João Ademar ainda aduz que os aspectos mais
essenciais das relações do usuário com os produtos
(sobretudo os produtos industriais) – relações estas
que se tornam perceptíveis durante o processo de
uso e que possibilitam a satisfação das necessidades
PEIRCE, Charles. Semiótica e filosofia. Tradução de Octanny Mora e Leônidas Hegenberg. São
Paulo, Cultrix, 1972, p.117.
11
KRESS, Renato. Consciência. São Paulo: Garamond, 2000, p.17.
12
BITTAR, Carlos. Direito de Autor. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2007, p.22.
13
LIMA, João Ademar. Notas introdutórias sobre direito de propriedade intelectual. Campina
Grande: s.e., 2008, p.38.
14
Op. cit. p. 41.
10
Artigo
- são as chamadas funções, desmembradas em três
vetores, a saber: a função prática; a função estética;
e a função simbólica. A função prática corresponderia à relação entre um produto e um usuário que se
baseia nos efeitos diretos orgânico-corporais, isto é,
fisiológicos. Já a função estética consistiria na relação
entre um produto e um usuário experimentada no
processo de percepção sensorial durante o uso, sob o
aspecto psicológico. Por fim, a função simbólica, que
se dá quando a espiritualidade do homem se excita
com a percepção deste, ao estabelecer relações com
componentes de experiências anteriores e sensações
determinadas por aspectos psíquicos e sociais de uso.
Observa-se no conceito de Lima uma delimitação
precisa dos componentes genéticos de uma obra
artística de aplicação industrial ou caráter utilitário15.
Como exemplos de obras artísticas de aplicação industrial ou de caráter utilitário citamos o caso de uma
coleção de pinturas em óleo sobre tela de um determinado autor, que semanas depois de sua concepção
e exposição, será aproveitada por uma indústria têxtil
em coleção personalizada de estampas para tecidos.
Ou então o caso de uma obra fotográfica publicada
em um jornal ou revista, que será utilizada por uma
indústria na composição plástica de copos e pratos.
Esta categoria de obras oportuniza ao empresário
usufruir de dois mecanismos cumulativos de proteção
a seus direitos de propriedade intelectual: de um lado
os direitos de autor a reprimirem atos de reprodução
ou imitação de obras de pintura, desenho artístico,
escultura, fotografia etc., e de outro lado os desenhos
industriais, que combaterão as condutas de violação
e concorrência desleal e parasitária de mercado.
3. DA ADMISSIBILIDADE DA DUPLA PROTEÇÃO
JURÍDICA SOBRE AS OBRAS ARTÍSTICAS DE
APLICAÇÃO INDUSTRIAL OU CARÁTER UTILITÁRIO
A possibilidade da dupla proteção jurídica das
obras artísticas de aplicação industrial ou caráter utilitário é amplamente aceita na doutrina especializada.
Neste sentido Labrunie e Colombo assinalam que:
Por suas características “híbridas”, o objeto do
desenho industrial encontra-se sob uma proteção sui
generis, pois combina elementos próprios do direito de
autor (fruto de uma criação), eventualmente de marcas,
A
pois pode identificar um produto e o distinguir dos
demais no mercado, e de patentes, tendo em vista a
presença da novidade e da aplicação industrial16.
Gama Cerqueira observa que a proteção dos
desenhos industriais é, em direito comparado, a
mais polimorfa de todos os direitos de propriedade
intelectual17. Ainda tratando desta matéria e, também
admitindo a tese da duplicidade de proteção para tais
obras, Cerqueira assinala com correção que:
(...) Além disso, como negar ao autor de uma obra
artística o direito de utilizá-la para fins industriais sob
a garantia da lei? Não se pode também impedir que
o autor de obras desse gênero autorize terceiro a
empregá-la para aqueles fins, estabelecendo-se duas
ordens de direitos: os da propriedade artística que
competem ao autor e os da propriedade industrial,
que cabem àquele que, devidamente autorizado, se
utiliza da obra como desenho ou modelo industrial.
(...) Com que fundamento, também, se excluem todos
os modelos e desenhos de caráter puramente artístico, se a sua reprodução para fins industriais pode
constituir desenho ou modelo privilegiável segundo
a definição legal? (...) Assim, sempre que essas obras,
aplicadas para fins industriais, possam considerar-se
como desenho ou modelo, de acordo com a definição
legal, a patente não pode ser recusada18.
Interessa pontuar que, a exemplo de Gama Cerqueira, também não nos filiamos à corrente advogada
pelos franceses que defende a unidade da arte e da
proteção legal sobre tais obras, corroborando a máxima do genial tratadista de que não se trata de separar
a arte da indústria; o que importa é distingui-las19.
Contudo, embora admitamos o regime dual de
proteção às obras artísticas de aplicação industrial
ou caráter utilitário, advertimos que isto só ocorrerá
se o titular dos direitos patrimoniais da obra autoral
Op. cit. p. 37.
LABRUNIE, J. COLOMBO, M. Proteção e importância dos desenhos industriais. Revista da Associação Brasileira da Propriedade Industrial. São Paulo, n. 102, p. 54-67, set./out. 2009, p.56.
17
CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da propriedade industrial, V.II, Tomo I. Rio de Janeiro:
Lúmen Júris, 2010, p.364.
18
CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da propriedade industrial, V.II, Tomo I. Rio de Janeiro:
Lúmen Júris, 2010, p.375.
19
CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da propriedade industrial, V.I. Rio de Janeiro: Lúmen
Júris, 2010, p.205.
15
16
35
Artigo
registrar o resultado final do aproveitamento industrial da obra como desenho industrial no INPI. Neste
caso, observará as disposições, termos e prazos da
Lei 9.279/96, especialmente no que toca ao período
de graça ou carência do parágrafo 3º do artigo 96 da
Lei 9.279/9620.
Nesta seara interessa-nos comentar acerca dos
meios de proteção jurídica devotados para obras de
arte plástica aplicadas em artigos cerâmicos, em lustres, abajures, tecidos etc. Para este conjunto de obras
aventamos três possibilidades, a saber:
1. se a obra de arte plástica foi concebida por
encomenda ou contrato, com propósito exclusivamente econômico, sendo objeto de replicação
em escala industrial para fins de consumo, sua
proteção jurídica é reservada aos desenhos
industriais (desenho industrial propriamente
dito);
2. se a obra de arte plástica foi concebida em peça
única, para fins de exposição em galeria de arte,
por exemplo, para contemplação do público,
sua proteção jurídica está reservada aos direitos
de autor (direito de autor);
3. se a obra de arte plástica foi concebida, inicialmente, em peça única, para fins de exposição,
por exemplo, em museu, para contemplação
do público, e dias, semanas ou poucos meses
depois, foi aproveitada pela indústria, sendo
objeto de replicação industrial para fins de
consumo, sua proteção jurídica será cumulativa,
isto é, por via de direitos de autor e desenhos
industriais21 (desenho industrial híbrido).
A terceira possibilidade aventada diz respeito
exatamente à obra artística de aplicação industrial
ou caráter utilitário, e que engloba a obra de arte
aplicada.
Ante ao conteúdo ora exposto, manifestamos o
entendimento restritivo quanto à aplicação do regime dual de proteção para este gênero de obra.
Defendemos sua aplicação para situações pontuais,
específicas, quando efetivamente restar comprovado
pelo titular que detém para si os direitos patrimoniais
de autor da obra autoral, bem como do desenho industrial registrado no INPI, nas formas e prazos legais.
Neste ponto vale a pena observar que nada impede
ao autor da obra artística de aplicação industrial, de
ceder ou licenciar os direitos patrimoniais que detêm
sobre sua obra para exploração econômica de terceiros, sem que se perca de vista os limites e formas
estabelecidos em lei.
4. DO ENFRENTAMENTO DA MATÉRIA
CONTROVERTIDA PELO JUDICIÁRIO
O Judiciário não tem mantido um entendimento
uniformizado a respeito da proteção jurídica das obras
artísticas de aplicação industrial ou de caráter utilitário.
Alguns magistrados, especialmente de primeira
instância, têm ampliado excessivamente o campo
36
A
de segurança jurídica de tais obras. Por vezes se
valem da tese do caráter dúplice de proteção a elas
reservado, isto é, cumulando desenhos industriais e
direitos de autor sem se aterem a critérios e limites
legais necessários para afirmação deste direito. Por
vezes, e de forma mais gravosa e preocupante, têm
aplicado a proteção dos direitos de autor de forma
subsidiária ou alternativa a obras sem feição ou caráter
puramente artístico, suscetíveis de registro exclusivo
como desenhos industriais.
Fazemos menção, a título ilustrativo, à Apelação
Cível (ACiv) 994.03.093284-5 do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo (TJSP). Os julgadores da 3ª
Câmara de Direito Privado deram provimento em
parte ao recurso interposto, reformando decisão
monocrática, considerando que desenhos artísticos
registrados na Escola de Belas Artes da Universidade
Federal do Rio de Janeiro (EBA/UFRJ), mesmo não
tendo sido registrados como desenhos industriais no
INPI gozam de proteção jurídica equiparada, quando
utilizados como estampa de artigos de confecção, independentemente da natureza do registro conferido.
Também a ACiv 0072174-63.2004.8.19.0001 do
Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ), em que
os julgadores da 4ª Câmara Cível proveram parcialmente o recurso, conferindo proteção equiparada aos
desenhos industriais registrados no INPI para modelos
de bolsas concebidas por um designer, condenando o
réu ao pagamento de danos materiais e morais. Neste
caso, os fundamentos jurídicos da decisão recaíram
sobre os artigos 7º, 28 e 29 da Lei 9.610/1998.
As decisões comentadas acima demonstram que
alguns magistrados não têm a exata compreensão ou
dimensão da natureza jurídica das obras artísticas de
aplicação industrial ou de caráter utilitário, que não
estão refletidas nas bolsas ou estampas de desenhos
personalizadas que serviram de objeto das lides acima
mencionadas.
O que de certo modo tem nos preocupado é que
há litígios de primeira instância em que indústrias de
brinquedos têm suas atividades econômicas absolutamente comprometidas em virtude de liminares de
abstenção de uso de moldes plásticos produzidos
referentes a cabeças ou ‘carcaças’ de bonecas. São
Art. 96. O desenho industrial é considerado novo quando não compreendido no estado da técnica.
§ 1º. O estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da
data de depósito do pedido, no Brasil ou no exterior, por uso ou qualquer outro meio, ressalvado
o disposto no § 3º deste artigo e no art. 99.
§ 2º. Para aferição unicamente da novidade, o conteúdo completo de pedido de patente ou de
registro depositado no Brasil, e ainda não publicado, será considerado como incluído no estado
da técnica a partir da data de depósito, ou da prioridade reivindicada, desde que venha a ser
publicado, mesmo que subseqüentemente.
§ 3º. Não será considerado como incluído no estado da técnica o desenho industrial cuja divulgação tenha ocorrido durante os 180 (cento e oitenta) dias que precederem a data do depósito
ou a da prioridade reivindicada, se promovida nas situações previstas nos incisos I a III do art.
12.Grifo nosso.
20
No caso dos desenhos industriais, respeitando os prazos legais, especialmente no tocante aos
requisitos da novidade e da originalidade (sobretudo quanto à observância do período de graça
ou carência).
21
Artigo
demandas fundadas em registros declarativos de direitos autorais conferidos pela Escola de Belas Artes da
Universidade Federal do Rio de Janeiro – EBA/UFRJ.
Neste ponto convém questionar se cabeças, rostos ou
‘carcaças’ de bonecas revelam caráter artístico suficiente para receberem proteção autoral. Estariam estes
objetos realmente enquadrados no conceito de obras
artísticas de aplicação industrial ou caráter utilitário?
Indaga-se ainda que se tais obras forem assim consideradas, por qual motivo carecem dos certificados
de registro de desenho industrial expedido pelo INPI?
A interpretação ampliativa de convencimento de
parte de nossos juízes resta por conferir o status de
obra artística com aplicação industrial ou caráter
utilitário para objetos comuns, de uso cotidiano. São
bolsas, brinquedos, calçados, bases para instrumentos
musicais, artefatos de cozinha e de escritório, móveis,
artigos cerâmicos, joias, vasilhames de bebidas e de
perfumes etc. reveladores de funções práticas e, por
vezes, estética, mas sem nenhum simbolismo. Ignoram
o fato de que tais objetos portam simplificado ajustamento de formas, traços, linhas, cores e contornos
estéticos e mais nada. Tratam-se, na verdade, de obras
suscetíveis, única e exclusivamente, de proteção via
desenhos industriais propriamente ditos.
Essa posição errática revelada em algumas decisões
de nossas colendas cortes, sobretudo, nos juízos
monocráticos, tem protegido demasiadamente os empresários que deixam de observar o prazo de carência
previsto na Lei 9.279/96 para requerer o registro de
desenhos industriais dos produtos que fabricam.
É certo que a perda do período de graça ou carência previsto no artigo 96, §3º da Lei 9.279/96, faz com
que os desenhos industriais criados para determinados objetos sejam absorvidos pelo estado da técnica,
caindo em domínio público. Por esta razão, alguns
empresários têm sido orientados por advogados a
construírem um conceito artístico para estes objetos,
na realidade produtos industrializáveis, para que possam auferir a proteção autoral, gozando dos benefícios
da Lei 9.610/1998.
Há, inclusive, dezenas de casos em que os empresários registram as obras pseudo-artísticas na EBA/
UFRJ para efeito de se documentarem em futuras
demandas propostas contra a concorrência. O mais
grave de tudo é que os juízes têm aceitado os certificados de registro de autoria de tais obras como provas
consistentes e robustas no preenchimento do fumus
boni iuris de ações cautelares e tutelas liminares ou
antecipatórias. Não há um exame perfunctório, de
substância, sobre o objeto protegido, creditando-se
um valor quase que similar a uma carta-patente de
invenção para tais obras.
É cediço que a proteção autoral de obras artísticas,
diferentemente das obras registradas por desenho
industrial, é reconhecida independentemente de registro22, bastando a prova de autoria e materialidade
da obra concebida, como um microfilme cartorial,
por exemplo. Ademais, a proteção de obras artísticas
se estende por 70 (setenta) anos, contados a partir
do primeiro dia de janeiro do ano subsequente ao
do falecimento do autor da obra23, enquanto que
nos desenhos industriais, o registro é válido por, no
máximo, 25 (vinte e cinco) anos24.
As vantagens de um registro autoral também
se revelam no aspecto econômico. O custo para a
proteção de obras via direitos de autor é demasiadamente barato se comparado com as despesas
para se obter e manter um registro de desenho
industrial no INPI, em que há necessidade de controle e acompanhamento de prazos e providências
administrativas.
Denis Barbosa adverte com propriedade que:
Como já indicamos ao falarmos do princípio
constitucional da especificidade das proteções, a
dualidade de proteções sobre um mesmo objeto introduz sérios problemas de política pública e, como
enfatizamos, de constitucionalidade. Se cabe supor
que, para cada objeto e método de proteção pela propriedade intelectual, caberia uma equação de valore e
princípios que ponderasse os interesses singulares e
societais, cumulações de proteção tenderiam a diluir
a clareza e eficácia dessa equação. È de se entender
que a proteção ao direito autoral pode se somar à
do direito de propriedade industrial; mas não podem
conflitar uma e outra, que a lógica repele a coex Artigo 19 da Lei 9.610/1998.
Artigo 41 da Lei 9.610/1998
24
Artigo 108 da Lei 9.279/1996.
22
23
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A
37
Artigo
istência de duas exclusividades excludentes sobre o
mesmo objeto25.
A prevalecer o entendimento, a nosso ver, generalista e equivocado de alguns magistrados, e à medida
que se revelar nova tendência nos julgamentos que
enfrentam essa matéria é bastante provável que seja
decretada a extinção ou imprestabilidade dos registros de desenhos industriais no INPI. Possivelmente
assistiremos o descrédito deste título de propriedade
industrial apregoado na Lei 9.279/96.
Desta feita, insistimos para que a proteção dual
só seja reconhecida para obras artísticas de aplicação
industrial ou caráter utilitário que colecionem os
atributos ou predicados a seguir enunciados:
1. revelar caráter puramente artístico na sua gênese
ou essência;
2. enquanto figurar como obra para composição
de desenho industrial, a resultante deve revelarse como sendo nova diante do estado da técnica;
3. enquanto figurar como obra para composição
de desenho industrial, a resultante deve revelarse como sendo original em exame comparativo
com objetos anteriores;
4. enquanto figurar como obra para composição
de desenho industrial, a resultante deve ter
aplicação industrial ou caráter utilitário;
5. depois de composta, seu resultado, qual seja,
o desenho industrial acabado, deve ser necessariamente registrado no INPI, nos termos da
Lei 9.279/96, especialmente no que infere ao
§3º do artigo 96.
Faltando quaisquer destes atributos, nada a que
se cogitar em termos de obras artísticas de aplicação
industrial e de caráter utilitário, ou como preferir, de
obras de arte aplicada.
É do Judiciário também que identificamos e louvamos decisões que prestigiam nosso entendimento
sobre a matéria:
Na ACiv 994.09.334493-2 da 4ª Câmara de Direito
Privado do TJSP os desembargadores não proveram
recurso interposto por uma indústria de bebidas,
sob a alegação de reprodução de vasilhame protegido por registro de direito de autor. O entendimento exarado no acórdão é de que o meio legal
38
A
de proteção dos vasilhames seria o dos desenhos
industriais. Neste sentido, o desembargador relator
do caso, Enio Zuliani, citando José Carlos Tinoco
Soares, assinalou que:
Não se discute que o design de uma garrafa,
quando, de fato, possuir originalidade e atividade
criativa, merece proteção como direito autoral, mas,
a partir do momento em que a sua arte é aplicada
à produção industrial, a sua proteção deixa de ser
como direito autoral e passa a ser como propriedade
industrial, sendo certo que, se observarmos, agora,
os frascos, garrafas e/ou vasilhames de bebidas e
outros que contenham relevos, reentrâncias, configurações peculiar, como por exemplo, aqueles que
ostentam as marcas ‘Coca Cola’, ‘Grauts’, ‘Dimple’,
‘Frangélico’, ‘4711’ etc., a sua proteção no Brasil é
feita em face da Lei n.° 9.279, de 14.5.1996, como
registro de desenho industrial e/ou como registro de
marca, por que esta lei só proíbe a forma necessária,
comum ou vulgar do produto” (SOARES, José Carlos
Tinoco. Tratado da Propriedade Industrial - Patentes
e seus Sucedâneos. Jurídica Brasileira. São Paulo:
1998).
Na ACiv 70001418524 da 6ª Câmara Cível do
Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, foi conferido provimento ao recurso para denegar pretensão
indenizatória por danos decorrentes de violação a
direito de autor, justamente pelo fato dos julgadores
entenderem que um móvel utilizado em publicidade
tem função eminentemente utilitária, se enquadrando
como direito de propriedade industrial, a demandar
registro como desenho industrial, que não foi providenciado.
Na ACiv 994.06.127715-6 da 1ª Câmara de Direito
Privado, os julgadores desproveram recurso em que
uma fabricante de sandália plástica vindicava pela
condenação de uma concorrente por violação de direitos artísticos e de propriedade industrial, que não
restou caracterizada ante a ausência do registro de
desenho industrial no INPI.
No Habeas Corpus 145.131/PR, julgado pelo
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho do Superior
Disponível em <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/apostilas/puc/desenhos.ppt>
Último acesso em 16.11.2010.
25
Artigo
Tribunal de Justiça, foi concedida a ordem para
trancar ação penal contra paciente acusado de violar
direito autoral de imagens de personagens infantis em
camisetas. Neste caso o julgador entendeu que o meio
jurídico de proteção aos direitos imateriais da obra
intelectual analisada era o do registro marcário, não
entendendo pela aplicação do artigo 184 do Código
Penal à hipótese.
Nesta mesma esteira de raciocínio parte a Apelação
Criminal em Mandado de Segurança 990.08.129700-0
do TJSP, em que os desembargadores entenderam não
haver proteção como desenho industrial de desenhos
artísticos de personagens de animação afixados em
rádios. Os julgadores refutaram o recebimento de
ação penal com base no artigo 184 do Código Penal,
entendendo que o caso comportaria aplicação do
artigo 190 da Lei 9.279/96.
Por fim, convém mencionar emblemático
acórdão proferido por corte especializada no exame
desta matéria. Trata-se da ACiv 2007.51.01.8050054 da 1ª Turma Especializada do Tribunal Regional
Federal da 2ª Região (RJ), provida parcialmente e de
forma unânime pelos Julgadores. Neste recurso, o
relator designado, Juiz Federal convocado Marcello
Ferreira Granado, não acolheu registros de direitos
autorais de feições de bonecas para fins de anulação de desenhos industriais registrados no INPI,
sustentando que tais produtos não se constituem
em obras de arte, na medida em que foram idealizados e destinados a reprodução em grande escala
e introdução no comércio, afastando-se da natureza
de obra artística a ser protegida pelo artigo 18 da
Lei 9.610/1998.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nossas conclusões visam reforçar a ideia de que
um regime dual e cumulativo de proteção jurídica,
por via dos direitos de autor e por via dos desenhos
industriais, é absolutamente possível e aplicável para
obras artísticas de aplicação industrial ou caráter
utilitário.
Contudo, compete aos magistrados atentarem
quanto aos critérios de reconhecimento jurídico para
esta categoria de obras, que para gozarem da dupla
proteção, dependem da afirmação do componente
puramente artístico conectado à obra, absolutamente afinada com o registro de desenho industrial
requerido e obtido no INPI, nas formas, termos e
prazos legais.
A partir deste entendimento será possível conferir
aos desenhos industriais a importância, o crédito e a
valia merecida, como autênticos títulos de propriedade
industrial a serem respeitados por toda a sociedade,
como instrumentos indutores do desenvolvimento
econômico e tecnológico da sociedade brasileira, a
exemplo das marcas e das patentes.
REFERÊNCIAS
BITTAR, Carlos. Direito de Autor. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2007.
CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da propriedade industrial. Rio de
Janeiro: Lumen Juris, 2010, v.1.
___. Tratado da propriedade industrial. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010,
v.2, tomo 1.
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LABRUNIE, J. COLOMBO, M. Proteção e importância dos desenhos industriais.
Revista da Associação Brasileira da Propriedade Industrial. São Paulo,
n. 102, p. 54-67, set./out. 2009.
LIMA, João Ademar. Notas introdutórias sobre direito de propriedade intelectual. Campina Grande: s.e., 2008
MORO. Maitê. Cumulação de regimes protetivos para as criações técnicas.
In: JABUR, Wilson; SANTOS, M. (Orgs.). Criações industriais, segredos
de negócio e concorrência desleal. São Paulo: Saraiva, 2007.
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Disponível em: <http://www.pucrs.br/direito/graduacao/tc/tccII/
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SCHULMANN, Denis. O desenho industrial. São Paulo: Papirus, 1994.
SILVEIRA, Newton. Direito de autor no desenho industrial. São Paulo: Revista
dos Tribunais, 1982.
___. Os requisitos de novidade e originalidade para a proteção do desenho
industrial. In: SANTOS, Manoel; JABUR, Wilson. (Orgs). Criações industriais, segredos de negócio e concorrência desleal. São Paulo: Saraiva,
2007.
QUEVEDO & PONCE
ESTUDIO JURIDICO
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Teléfonos: (593) 2 2986-570 / (593) 2 2986-575 – Fax: (593) 2 2986-579 / (593) 2 2986-580
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QUITO – ECUADOR
A
39
Artigo
Responsabilidade Civil na Internet
Gustavo Artese*
Tramita na Câmara dos Deputados o Projeto de
Lei 2.126/2011 - o Marco Civil da Internet - que
tem como objetivo regular o uso da web no Brasil.
Desde sua proposição, o projeto vem enfrentando
dificuldades para ser aprovado. A falta de consenso
não é, contudo, privilégio brasileiro.
Que o diga a atual celeuma americana, onde
recentes projetos de lei (conhecidos como Protect
IP e SOPA) trazem como temática a coibição da
reprodução de conteúdo não licenciado na rede. A
discussão principal passa pelo nível de proteção que
se conferirá aos direitos autorais na Internet.
Ali o embate traz como protagonistas de um lado, e
lutando por instrumentos mais rígidos de proteção, as
nonagenárias indústrias do cinema e entretenimento, e
de outro, as ainda adolescentes empresas de Internet.
Estas, que contam com a liberdade – de reprodução,
especialmente - como elemento importante de seu
plano de negócios, advogam a flexibilização de
direitos proprietários. Como se vê, lá, mais do que cá,
os interesses econômicos ditam o rumo da discussão.
E se nos EUA, onde o Digital Millennium
Copyright Act (DMCA) regula a matéria há mais de
uma década, discute-se novo marco legal, há quem
diga que nosso legislativo pecou pela demora. Por
outro lado, o consenso é que, graças à atuação do
judiciário, a ausência de lei não nos relegou ao limbo
da insegurança jurídica.
A aprovação do Marco Civil terá reflexos em
diversas áreas do direito, tais como: (I) o Direito
Autoral (e.g. disponibilização de músicas, vídeos
e textos); (II) Propriedade Industrial (e.g. venda
de produtos falsificados); (III) Direitos de Imagem
(e.g. publicação de material de conteúdo pessoal);
(IV) Proteção da Privacidade; (V) Liberdade de
Expressão (e sua contrapartida, e.g. material de
conteúdo ofensivo) e (vi) questões tuteladas também
pelo direito penal (e.g. hacking, malware, conteúdo
pedófilo).
Em contexto no qual a publicação de conteúdo
ilícito tem potencial lesivo, a questão de alocação da
responsabilidade aquiliana entre quem disponibiliza
os recursos de rede - provedores - e quem destes faz
uso, constitui, talvez, o principal tema de discussão.
Foi a este respeito que, em 23 de agosto de 2011,
decidiu a Terceira Turma do STJ ao julgar o Recurso
Especial no 1.186.616.
A decisão, que por sua extensão e amplitude, tende
a orientar novos julgados a respeito do tema, concluiu
que “os provedores de conteúdo: (I) não respondem
objetivamente pela inserção no site, por terceiros, de
informações ilegais; (II) não podem ser obrigados
a exercer um controle prévio de conteúdo das
informações postadas no site por seus usuários; (III)
devem, assim que tiverem conhecimento inequívoco
da existência de dados ilegais no site, removê-los
imediatamente, sob pena de responderem pelos
danos respectivos; (IV) devem manter um sistema
40
A
minimamente eficaz de identificação de seus usuários,
cuja efetividade será avaliada caso a caso.”.
Muito embora não seja pioneira, a decisão
teve o mérito de sedimentar, de forma muito
bem fundamentada, o que já era consenso entre
especialistas. Contudo, em relação ao item (III), que
diz respeito à possibilidade de responsabilização dos
provedores por conteúdo de terceiros, a polêmica
persiste.
A posição do STJ carrega consigo notável
afinidade com o sistema estadunidense do Notice
and Takedown. Neste, o provedor não é, a priori,
responsável pelo conteúdo ilícito. Passará a sê-lo, ou
melhor, passará a ser passível de responsabilização,
na medida em que, notificado de sua existência, optar
por não retirá-lo do ar.
A proposta de Marco Civil (artigos 14 a 16) aloca
as responsabilidades de modo diferente. Nesta, a
responsabilização do provedor somente se efetiva
caso este se recuse a cumprir ordem judicial que
especificamente determine o takedown.
Cada uma das abordagens traz em si vantagens e
desvantagens. Se por um lado o Notice and Takedown
tira proveito dos benefícios da autoregulação, por
outro - e a experiência americana comprova esta
hipótese - dá margem ao exercício abusivo do direito
de notificar.
Isto porque, no Notice, ao se punir a opção
de manter o conteúdo potencialmente lesivo com
eventual responsabilização, cria-se para o provedor
o incentivo de realizar o takedown independente
da credibilidade da notificação. Entre correr o risco
de prever mal os rumos de eventual decisão judicial
na qual será coresponsável, e realizar o takedown
preventivo, opta, o provedor, invariavelmente, pela
segunda via.
Nesta dicotomia entre o direito de postar - e manter
postado - e o dever de retirada, vislumbra-se solução
de compromisso. A partir da notificação, abusiva ou
não, o provedor seria obrigado, sob pena de incidir
a coresponsabilidade, a realizar o imediato takedown
preventivo. Contudo, referido takedown teria validade
por prazo definido em lei como razoável para a
obtenção de medida acauteladora (e.g. 72 a 96 horas).
Passado o prazo sem que o notificante tenha
obtido ordem judicial confirmando a adequação do
takedown, a retomada do conteúdo pelo provedor
não importaria em qualquer tipo de responsabilidade.
Os eventos das próximas semanas descortinarão as
composições que levarão à redação final da proposta
de Marco Civil. É de se ver para qual direção a nova
lei nos apontará.
* Gustavo Artese é Master of Laws (LL.M.) pela Universidade de Chicago e advogado responsável
pelas práticas de Propriedade Intelectual e TICs do escritório VPBG Advogados.
Jurisprudência
Coordenador: André Zonaro Giacchetta
[email protected]
DIREITO MARCÁRIO. RECURSOS ESPECIAIS.
MARCA. BEM IMATERIAL COMPONENTE DO ESTABELECIMENTO. USO SEM A ANUÊNCIA DO TITULAR. IMPOSSIBILIDADE. CONCORRÊNCIA DESLEAL.
RECONHECIMENTO DA VIOLAÇÃO DO DIREITO DE
PROPRIEDADE INDUSTRIAL. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. APURAÇÃO DA EXTENSÃO DOS DANOS
EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE.
IMPORTAÇÃO PARALELA E RECONDICIONAMENTO
DOS PRODUTOS SEM A ANUÊNCIA DO TITULAR
DA MARCA. IMPOSSIBILIDADE.
1. A marca é importante elemento do aviamento,
sendo bem imaterial, componente do estabelecimento
do empresário, de indiscutível feição econômica.
2. Como o Tribunal de origem reconhece a existência de violação do direito de uso da marca, em
observância ao artigo 209 da Lei 9.279/96, independentemente de ter sido demonstrada a exata extensão
dos prejuízos experimentados pela autora, descabe o
julgamento de improcedência dos pedidos exordiais,
pois a apuração pode ser realizada em liquidação de
sentença. Precedentes.
3. A marca é fundamental instrumento para garantia
da higidez das relações de consumo. Desse modo,
outra noção importante a ser observada quanto à
marca é o seu elemento subjetivo, que permite ao
consumidor correlacionar a marca ao produto ou
serviço, evitando, por outro lado, o desleal desvio
de clientela.
4. As importações paralelas lícitas são contratos
firmados com o titular da marca no exterior, ou com
quem tem o consentimento deste para comercializar
o produto. Tendo o Tribunal de origem apurado
não haver autorização, pela titular da marca, para a
importação dos produtos, o artigo 132, inciso III, da
Lei 9.279/96, não socorre a recorrente.
5. Tolerar que se possa recondicionar produtos,
sem submissão ao controle e aos padrões adotados
pelo titular da marca - que também comercializa o produto no mercado -, significaria admitir a inequívoca
confusão ocasionada ao consumidor que, ao adquirir
produto da marca, espera obter bem de consumo
que atenda a determinado padrão de qualidade e
confiabilidade que associa ao signo.
6. Conduta que, por outro lado, não atende aos objetivos da Política Nacional de Relações de Consumo,
consoante disposto no artigo 4º, incisos I, III e VI, do
Código de Defesa do Consumidor, que sobrelevam
aos interesses da parte.
7. Recursos especiais parcialmente conhecidos
para, na extensão, dar parcial provimento apenas ao
da autora, para restabelecer o decidido na sentença,
inclusive no que tange aos ônus sucumbenciais,
devendo a extensão dos danos ser apurada em liquiA
dação por artigos. Negado provimento ao recurso da
ré. (STJ, REsp 1207952/AM. Quarta Turma, Rel. Min.
Luis Felipe Salomão, publicado em 1.2.2012)
***
AGRAVO REGIMENTAL. DIREITOS AUTORAIS.
ESPETÁCULO AO VIVO. ECAD. INDICAÇÃO DAS
OBRAS TIDAS POR VIOLADAS. DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO.
1. Cabível é o pagamento de direitos autorais relativos aos espetáculos realizados ao vivo, podendo
o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição
- ECAD cobrá-los, independentemente do cachê recebido pelos artistas e da prova da filiação.
2. Não é necessário que seja feita identificação das
músicas e dos respectivos autores para a cobrança
dos direitos autorais devidos. Precedentes.
3. Agravo Regimental improvido.” (STJ, AgRg no
REsp 1174097/RS – Terceira turma, Rel. Min. Sidnei
Beneti, publicado em 7.11.2011)
***
COMPETÊNCIA JURISDICIONAL - É COMPETENTE
A JUSTIÇA BRASILEIRA PARA DETERMINAR QUE O
RÉU, DOMICILIADO NO BRASIL, SEJA COMPELIDO
A PROCEDER O CANCELAMENTO DE REGISTRO
DE DOMÍNIO DE SÍTIO ELETRÔNICO REALIZADO
NO ESTRANGEIRO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL.
O PRINCÍPIO DA PRECEDÊNCIA E O REGISTRO
DA MARCA NOMINATIVA PERANTE O INPI ASSEGURAM A EXCLUSIVIDADE DA EXPLORAÇÃO DO
DOMÍNIO, SENDO INADMISSÍVEL PERMITIR QUE O
RÉU ATUE POR MEIO DE DOMÍNIO IDÊNTICO, À
EXCEÇÃO DA TERMINAÇÃO.COM.BR, EM ESPECIAL,
PORQUE ALMEJA ATUAR NO MESMO RAMO DE ATIVIDADE DA AUTORA SENTENÇA MANTIDA APELO
DESPROVIDO. (TJ/SP, Apelação Cível nº. 912930720.2001.8.26.0000 8ª Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Theodureto Camargo, publicado em 17.11.2011)
***
PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Concorrência desleal. Utilização das cores verde e amarelo no posto
de gasolina da ré. Cores tradicionalmente atribuídas
à marca da bandeira BR de titularidade da autora.
As cores não podem ser objeto de registro (art. 124,
VIII), mas em conjunto com uma determinada marca
formam um padrão visual que, se utilizados de forma
indevida, por terceiros, podem vir a causar confusão
entre o público consumidor, com o nítido intuito de
desvio de clientela. É que tais cores compõem o denominado trade dress da autora. No tocante à abstenção
41
Jurisprudência
do uso das cores a ré implicitamente concordou com
a procedência do pedido, visto que não recorreu
da decisão liminar, providenciando a alteração das
cores em seu estabelecimento. Quanto à reparação
de danos, tem razão a autora. Concorrência desleal
verificada. Embora a marca da ré, Ruff, inserida na
testeira e nos rótulos em verde e amarelo seja diferente da marca BR da autora, a simples utilização das
cores verde e amarelo tem potencial para confundir
os consumidores menos avisados. Tal situação não
caracteriza a contrafação, mas apenas a concorrência
desleal. Reparação de danos com base nos critérios
do art. 210 da Lei da Propriedade Industrial. Indenização fixada em 20% do valor dos rendimentos
líquidos do correspondente ao que se pagaria pela
utilização da marca por meio de contrato de franquia. Jurisprudência deste Tribunal. Ação de preceito
cominatório c.c. reparação de danos procedente.
Recurso da autora provido; desprovido o da ré. (TJ/
SP, Apelação Cível nº. 0129320-31.2008.8.26.0000 5ª
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Mereira Viegas,
julgado em 21.1.2012)
***
APELAÇÃO - PROPRIEDADEINDUSTRIAL - MARCA - REGISTRO EFETUADO NO INPI POR CONDOMÍNIO EDILÍCIO - NULIDADE DO REGISTRO POR
FALTA DE CAPACIDADE - VIOLAÇÃO DO ARTIGO
124 DA LEI 9.279/96 - RECURSO IMPROVIDO
I - Cinge-se a controvérsia em saber se condomínio
edilício é pessoa jurídica de direito privado, capaz de
adquirir signo comercial nos termos do que preceitua
o artigo 128 da LIP.
II - Em que pese a existência de jurisprudências
conferindo aos condomínios personalidade jurídica
para solução de questões como (1) movimentação de
conta corrente, (2) administração de patrimônio em
comum, (3) admissão de empregados, (4) aquisição de
prestação de serviço, (5) contratação de empresas para
administração do condomínio; (6) obtenção de CNPJ
etc - o fato é o Código Civil de 2002, ao disciplinar
constituição e funcionamento das pessoas jurídicas,
em seu art. 44, deixou de atribuir ao condomínio essa
condição, não havendo em nossa legislação nenhum
outro dispositivo que autorize sequer equiparação.
III - Sendo cediço que a falta de uso de uma marca
no mercado implica em sua perda, por caducidade,
para evitar a existência de registros abusivos ou sem
propósito, que não contribuem para designação de
verdadeira atividade comercial, como no caso dos
condomínios, cuja constituição, sabe-se, não mira o
exercício de nenhuma atividade comercial.
IV - Apelação e Remessa Necessária improvidas.
(TRF 2ª Região, Apelação/Reexame necessário nº.
200951018145621 2ª Turma Especializada, Rel. Des.
Messod Azulay Neto, publicado em 9.12.2011)
42
A
***
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
E MORAIS - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO
DO RECURSO. INTEMPESTIVIDADE NÃO VERIFICADA. DIREITO AUTORAL - CAMPANHA PUBLICITÁRIA. SUGESTÃO DE ASSOCIAR A SONORIDADE DE
UM ESPIRRO AO NOME DA CERVEJA FABRICADA
PELA RÉ. ENVIO DA CONCEPÇÃO À FABRICANTE
OU À EMPRESA DE PUBLICIDADE QUE NÃO RESTOU DEMONSTRADA - MERA IDÉIA QUE NÃO INTEGRA O ROL DE DIREITOS AUTORAIS PASSÍVEIS
DE PROTEÇÃO INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 7º E
8º, INCISOS I E VII, DA LEI Nº 9.610/98 MATERIALIZAÇÃO DAS IDÉIAS QUE SEGUIRAM ROTEIROS
TOTALMENTE DISTINTOS SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO
DESPROVIDO. Considerando que não restou demonstrado que a fabricante de cerveja e a empresa
de publicidade tiveram ciência da sugestão do autor,
considerando que a mera idéia não se enquadra no
conceito de obra intelectual, a ponto de merecer
proteção pelo direito autoral, ex vi dos artigos 7º e
8º, I e VII, da Lei n. 9.610/98 e, considerando que a
materialização das idéias seguiram roteiros totalmente
distintos, sendo possível identificar claras distinções
entre eles, é evidente que não tem o suplicante direito
a indenização pelos danos materiais e morais alegados. (TJ/PR, Apelação Cível nº. 834.058-7 10ª Câmara
Cível, Rel. Des. Luiz Lopes, publicado em 30.1.2012)
***
APELAÇÃO CÍVEL. ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA E INDENIZAÇÃO POR DANOS PATRIMONIAIS E
EXTRAPATRIMONIAIS. REGISTRO DE MARCA E DE
NOME EMPRESARIAL. ANTERIORIDADE DO NOME.
AMPLA UTILIZAÇÃO NA COMUNIDADE LOCAL. REGRAMENTO DE DIREITO INTERNO E DE DIREITO
INTERNACIONAL. DUPLA FUNCIONALIDADE DO
REGISTRO DE MARCA: PROTEÇÃO À CRIAÇÃO
INTELECTUAL E AO CONSUMIDOR. O ponto nodal
da controvérsia está assentado em se estabelecer se
o nome da empresa TRANSPAR - TRANSPORTES E
PARTICIPAÇÕES S.A., registrado com seus atos constitutivos em 1989, deve deixar de ser utilizado na sua
frota, em virtude do registro da marca TRANSPAR, pela
empresa de transporte coletivo, REIS & CIA. LTDA.,
efetuado em 2003. São relevantes para o deslinde da
questão o artigo 124, V, da Lei n. 9.279/96, o artigo
8 da Convenção de Estocolmo e o artigo 1166, do
Código Civil. De fato, o que se afere é que ambas as
empresas estão inseridas em um contexto de acirrada concorrência, que ultrapassa o âmbito comercial,
pois ambas atuam no mercado de transporte coletivo
de Taquara/RS e cidades vizinhas. É de longa data
Jurisprudência
que as recorrentes mantêm contato, seja por meio de
procedimentos licitatórios em que concorreram, seja
pela simples atuação ostensiva na comunidade local.
Portanto, não era de desconhecimento da demandante
que o nome idêntico à marca que levou a registrado
era utilizado por sua concorrente há muitos anos.
Também não se olvida que, apesar da proteção ao
uso da marca, o nome não deixa ser protegido tão-só
pela inexistência de marca a ele correspondente. Ao
contrário, há hipótese legal de âmbito internacional
determinando a proteção do nome empresarial, ainda
que sem o correspondente depósito ou registro de
marca - artigo 8 da Convenção de Estocolmo, cuja revisão se deu através da Convenção de Paris, internalizada no Direito Brasileiro pelo Decreto n. 75.572/1975.
A disciplina concernente ao direito de uso de marca,
atenta, não só para a proteção da atividade intelectual, como também para a identificação do produto
ou serviço pelo mercado consumidor. Por isso que,
determinar a abstenção do uso da marca pela titular
do nome, implicaria em confundir os consumidores
acostumados a utilizar os serviços da ré. Ante tais razões, o pedido indenizatório não encontra substrato
seja pela ausência de ato ilícito, de elemento subjetivo ou simplesmente porque o nexo causal não se
implementou. Sentença reformada. Improcedência da
pretensão veiculada. Sucumbência redimensionada.
APELO DA RÉ PROVIDO. RECURSO DA AUTORA
PREJUDICADO. UNÂNIME. (TJ/RS, Apelação Cível nº.
70045851540 9ª Câmara Cível, Rel. Des. Iris Helena
Medeiros Nogueira, publicado em 26.1.2012)
***
APELAÇÃO CÍVEL. VIOLAÇÃO DE DIREITOS
AUTORAIS. PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO. INDENIZAÇÃO. FIXAÇÃO REDUZIDA. NECESSIDADE
DE MAJORAÇÃO. Nos casos de proteção ao direito
autoral, a fixação adequada não pode se restringir à
perda patrimonial experimentada pela apelante, já que
o pagamento tão somente do valor dos programas
contrafaceados não indeniza, de forma justa, todos
os prejuízos sofridos. Nessa linha de entendimento
e em face da interpretação sistemática que deve ser
feita das normas insertas no ordenamento jurídico,
aquele que se utiliza de software sem licença deve ser
obrigado ao ressarcimento dos prejuízos econômicos
bem como indenizar o titular do direito de propriedade intelectual por ofensa ao seu direito autoral. (TJ/
MG, Apelação Cível nº. 1.0024.09.710998-7/001(1) 13ª
Câmara Cível, Rel. Des. Alberto Henrique, publicado
em 11.1.2012)
***
AÇÃO INDENIZATÓRIA. Direitos Autorais. Receitas culinárias publicadas em fascículos de revista especializada. Participação da autora como culinarista.
Pretensão de compensação pela violação do direito
de imagem e de receber o equivalente a 5% sobre o
preço de capa de cada exemplar da obra. Sentença
de improcedência. Apela a autora sustentando que a
receita é criação do espírito; que mesmo ser for considerada obra coletiva, merece proteção pela participação individual; defende o direito autoral pela tradução
de receitas argentinas; afirma que receitas criadas pela
autora foram traduzidas e publicadas na Argentina;
assevera que não autorizou o uso de sua imagem nas
revistas editadas pelas rés; argumenta que apesar da
remuneração recebida, nada percebeu pela criação de
todas as receitas formuladas. Descabimento. Receita
culinária. Representação de uma fórmula, um método
de preparo de alimentos, mediante a utilização de
uma lista de ingredientes de uso comum. Inexistência
de direito autoral. Inteligência do art. 8º, I, da Lei nº
9.610/98. Apenas a sua compilação pode ser objeto
de proteção em favor do organizador, pela forma
específica de montagem de um todo. Inteligência do
art. 7º, XIII, da Lei nº 9.610/98. Ainda que assim não
fosse, o trabalho foi de natureza coletiva, porque as
receitas passavam pela análise e aprovação de nutricionistas do Incor, enquanto a coordenação culinária
era da autora e de terceira pessoa. Despropositado
o pedido de direitos autorais sobre o conjunto da
obra, que cabe ao organizador. Inteligência do § 2º
do art. 17 da Lei nº 9.610/98. Incontroverso que a
apelante foi remunerada por sua participação conforme valor ajustado entre as partes. Vinculação da
tinoco soares & filho ltda.
marcas e patentes no brasil e exterior
José Carlos Tinoco Soares
José Carlos Tinoco Soares Junior
FILIAL:
20071-000 - Rio de Janeiro - RJ.
Av. Presidente Vargas, 482 - 5° andar - sala 514
Fone: (0xx21) 2253-0944
Fax (0xx21)2253-0944
INTERNET: http://www.tinoco.com.br
E-mail: [email protected]
A
MATRIZ:
04063-001 - São Paulo. SP.
Av. Indianópolis, 995
Tels.: (0xx11) 5O84-5330 / 5084-5331
5084-5332 / 5084-5946 / 5084-1613
Fax (Oxx11) 5084-5334
(Oxx11) 5084-5337
Caixa Postal 2737 (CEP 01060-970)
43
Jurisprudência
imagem da apelante às receitas culinárias não gera
obrigação de indenizar. Apelante não inovou o que já
havia sido exposto nos autos e rebatido na sentença.
Motivação da sentença adotada como fundamentação
do julgamento em segundo grau. Adoção do art. 252
do RITJ. Sentença mantida. Recurso improvido. (TJ/
SP, Apelação Cível nº. 0211474-05.2005.8.26.0100 5ª
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. James Siano,
publicado em 1.2.2012)
***
DIREITO CIVIL. DIREITOS AUTORAIS MUSICAIS.
LEI 9610/98. UTILIZAÇÃO DE REFRÃO MUSICAL
EM PROPAGANDA. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO. - Apelação interposta em face de sentença que
julgou improcedente o pedido, em ação ordinária,
objetivando o pagamento de indenização pela alegada
utilização ilícita da obra lítero-musical. Para Lennon e
McCartney, de autoria de Fernando Brant, Marcio Borges e Lô Borges, sob alegação de que a obra mencionada foi reproduzida pela EMBRATUR ao veicular seu
informe publicitário nos principais jornais do país nos
seguintes termos: sou do mundo sou Minas Gerais, o
que seria o verso mais significativo e identificador da
obra em apreço. - Inaplicabilidade do inciso VIII do
artigo 46 da Lei 9610/98, Lei dos Direitos Autorais, eis
que não é possível afirmar que a utilização do referido
refrão não causa prejuízo injustificado aos legítimos
interesses dos compositores. Violação ao inciso 29,
inciso I, da Lei 9610/98, que estabelece que a reprodução parcial ou integral de obra artística depende
de prévia autorização. - Utilização de trecho musical
mais marcante e significativo da obra. - A violação do
direito do autor pressupõe seja a indenização fixada
com razoabilidade, mas sem olvidar-se do caráter
punitivo, além de reparador, razão por que fixo-a
em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). Recurso provido. (TRF 2ª Região, Apelação Cível nº.
200151010088730 1ª Turma Especializada, Rel. Des.
Paulo Espirito Santo, publicado em 9.12.2011)
***
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À PROPRIEDADE
INDUSTRIAL. AÇÃO INIBITÓRIA DE USO DE MARCA
E NOME EMPRESARIAL C/C REPARAÇÃO DE DANOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REFORMA
PARCIAL. INVALIDADE DE REGISTRO DE MARCA
SIMILAR À DA DEMANDANTE DECLARADA PELA
JUSTIÇA FEDERAL. USO ILEGÍTIMO CONFIGURADO.
ART. 124, XIX DA LEI Nº 9.278/96. DANOS MATERIAIS
CARACTERIZADOS. QUANTUM REPARATÓRIO A SER
APURADO EM LIQUIDAÇÃO. INTELIGÊNCIA DOS
ARTS. 208 E 210, III, DA LPI. Pretendida suspensão
do processo ventilada em contrazões, sob a alegação
de prejudicialidade externa (art. 265, IV, a do CPC).
44
A
Descabimento. Superveniência do julgamento da causa aqui noticiada perante a Justiça federal que não dá
ensejo a suspensão deste processo. Interposição de
Recurso Especial que não tem o condão de suspender
a eficácia daquele decisum, eis que, via de regra, é
recebido somente no efeito devolutivo. Rejeição da
prejudicial de mérito de prescrição da pretensão reparatória. Qüinqüênio legal não ultrapassado. Dicção
do art. 225 da Lei nº 9.278/96. Sentença de improcedência fundada na suposta falta de comprovação do
fato constitutivo do direito invocado que não se sustenta. Vasta prova documental produzida que revela
a existência de registro anterior da marca titularizada
pela apelante (Farmoquímica). Ordenamento jurídico que adota o sistema atributivo, segundo o qual
o registro procedido junto ao INPI confere ao seu
titular o direito de propriedade e uso exclusivo da
marca, assegurada sua proteção contra a usurpação
indevida praticada por terceiros (art. 129, caput e III
da LPI). Decisão proferida nos dois graus de jurisdição da justiça federal que declara a invalidade dos
registros levados a efeito pela recorrida (Farmaquímica). Reconhecida colidência das marcas, frente à
proximidade gráfica e fonética, capaz de conduzir o
consumidor a erro ou confusão quanto à procedência
dos produtos que assinalam. Inteligência do art. 124,
XIX da Lei nº 9.278/96. Uso ilegítimo da marca que
é reflexo da própria declaração de nulidade de seu
registro, a qual opera efeitos ex tunc, retroagindo
até a data de sua apresentação perante o INPI (art.
167 da LIP) Conseqüente condenação da apelada a
cessar o seu uso, sob pena de aplicação de multa por
cada descumprimento. Não obstante tenha ocorrido
o arquivamento dos atos constitutivos dos litigantes
em unidades territoriais distintas (art. 1.166 do CC),
tal fato não é capaz de afastar as conseqüências advindas da acentuada similitude da parte essencial de
seus nomes empresariais, uma vez que suscetível de
dificultar a necessária identificação do empresário no
mercado em que atua, posto que sujeito de direitos
e obrigações em relação a terceiros. Imposição ao
apelante de abster-se do uso da expressão Farmaquímica como elemento característico de seu nome
empresarial, no prazo de 60 (sessenta dias), sob pena
de multa diária. Danos materiais caracterizados pelos benefícios que o legítimo proprietário da marca
teria auferido, acaso não ocorrida a sua usurpação,
consoante estabelece o art. 208 da LPI. Violação de
tal direito que é capaz de gerar lesão à atividade empresarial do titular, tais como, o desvio de clientela
e a confusão entre as empresas, diluindo o mercado
explorado pelo apelante. Obrigação ilíquida, cuja
apuração em sede de liquidação deve observar os
parâmetros inseridos no inciso III do artigo 210 da
LPI. Precedentes do E. STJ. Sentença que se reforma.
PROVIMENTO DO RECURSO. (TJ/RJ, Apelação Cível
nº. 0110435-24.2009.8.19.0001 2ª Câmara Cível, Rel.
Des. Leila Mariano, julgado em 7.12.2011)
Jurisprudência Administrativa
Conar
“Kodilar”
“Vem logo GVT”
Representação nº 269/10, em recurso extraordinário Representação nº 264/11
Autora: Yoki
Anunciante: M.W.A. – Kodilar
Autora: Oi
Agência: Cidade
Relatores: Conselheiros Arthur Amorim, Marisa
D’Alessandri (voto vencedor) e André Porto Alegre
Relatores: Conselheiros José Tadeu Gobbi e
André Porto Alegre
Primeira Câmara, Câmara Especial de Recursos e
Plenário do Conselho de Ética
Segunda e Quarta Câmaras
Decisão: Arquivamento
Fundamento: Artigo 27, nº 1, letra “a” do Rice
Fundamento: Artigos 1º, 4º, 23, 27, parágrafos 1º e 2º,
32, letras “a”, “b”, “c”, “f” e “g”, e 50, letra “c” do Código
A Yoki considera que há demasiada semelhança
entre as embalagens das especiarias e condimentos
comercializados por ela sob a marca Kitano e as da
concorrente Kodilar. A Yoki, presente no mercado
desde 1960, alude a semelhanças de cor, janelas,
forma de grafia da letra K e disposição do nome do
produto na embalagem. A denunciante reforça seus
argumentos lembrando o fato de os produtos de
ambas as empresas visarem exatamente o mesmo
público e serem oferecidos lado a lado nas gôndolas.
Em sua defesa, a M.W.A., proprietária da marca
Kodilar, alega tradição de mercado, no qual atua há 26
anos. Afirma que a sua marca é devidamente registrada
no Inpi, e que cores, janelas de transparência etc. são
elementos comuns às embalagens de produtos do
segmento, como comprovam amostras juntadas à defesa.
Arquivamento por unanimidade foi a recomendação
aprovada em primeira instância, seguindo voto do
relator. Para ele, a semelhança entre as embalagens
não é capaz de confundir o consumidor. “Basta olhar
para as embalagens e se reconhece cada produto
individualmente”, escreveu ele em seu voto.
Houve recurso da Yoki à Câmara Especial de
Recursos. Dessa vez, seus argumentos prevaleceram,
e a decisão inicial foi reformada por maioria de votos,
para alteração. A autora do voto vencedor considerou
que o impacto provável da embalagem de Kodilar
pelos consumidores leve sim a eventual confusão.
Como seu voto foi aprovado por maioria pela Câmara
Especial de Recursos, abriu-se a possibilidade de
recurso ao Plenário do Conselho de Ética e assim
procedeu a M.W.A.
Ela repisou seus argumentos iniciais e terminou
por convencer os conselheiros presentes à sessão.
Por maioria, eles acolheram o voto do relator, pelo
arquivamento da representação, justificando considerar
ser “assunto superado” a questão da similaridade das
embalagens de especiarias e condimentos, tamanha a
sucessão de coincidências em tipologia, cores, janelas
etc. “O fato é que o consumidor já se acostumou com
a mesmice dos produtos e suas embalagens que, em
tese, fazem parte do cenário das gôndolas.”
Campanha com o título acima, produzida pela
Cidade Propaganda & Marketing, atraiu reclamação
formulada pela Oi, que considera haver propaganda
comparativa irregular e denegrimento de imagem
nas peças.
Veiculada em jornais, outdoor e redes sociais em
Feira de Santana (BA), a campanha mostra dois pais
de santo; um deles consegue receber a entidade, o
outro não, porque seu acesso à internet é lento. A
assinatura da campanha é: “Feira é veloz, a internet
não. Vem logo GVT”. A empresa de telecomunicação
anunciou que, em breve, passará a atuas no mercado
de Feira de Santana. Para a Oi, o denegrimento é
reforçado pelo fato de seu serviço de acesso à internet
ser denominado Velox. Houve recomendação de
sustação liminar da campanha até seu julgamento.
Informada da abertura do processo pelo Conar, a
GVT manifestou-se, negando qualquer envolvimento
na campanha. Também a agência Cidade manifestouse, informando que as peças foram criadas e
veiculadas sobre a sua exclusiva responsabilidade,
expressando um protesto pelo que considera ser os
maus serviços de acesso à internet disponíveis no
momento em Feira de Santana.
Submetido ao Conselho de Ética, o parecer
do relator foi acolhido por maioria de votos. Ele
recomendou a sustação da campanha, dada a
inexistência de qualquer comprovação da pretensa
má qualidade dos serviços. Os conselheiros acolheram
ainda, por maioria, voto complementar, aceitando a
exclusão da GVT do processo.
Decisão: Sustação
A
* Decisões extraídas literalmente do repertório oficial de
Jurisprudência do Conar.
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