linhas de orientação relativas ao exame de marcas

Transcrição

Motivos absolutos de recusa
LINHAS DE ORIENTAÇÃO RELATIVAS AO
EXAME DE MARCAS COMUNITÁRIAS
EFETUADO NO INSTITUTO DE
HARMONIZAÇÃO NO MERCADO INTERNO
(MARCAS, DESENHOS E MODELOS)
PARTE B
EXAME
SECÇÃO 4
MOTIVOS ABSOLUTOS DE RECUSA
As partes da Secção 4 (Motivos absolutos de recusa) que foram revistas em 2013
são os pontos 1 a 2.5 (Princípios gerais aplicáveis ao artigo 7.º, n.º 1, alínea e).
Os pontos restantes (2.6 a 2.12 – do artigo 7.º, n.º 1, alínea f), referentes às
marcas coletivas) estão atualmente a ser revistos e serão publicados em meados
de 2014.
Linhas de orientação relativas ao exame efetuado no Instituto, Parte B, Exame
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Índice
2.6
Ordem pública ou bons costumes, artigo 7.º, n.º 1, alínea f), do CTMR.. 4
2.6.1
«Ordem pública» ............................................................................................ 4
2.6.1.1
2.6.1.2
2.6.2
2.7
Bons costumes ............................................................................................... 7
Possibilidade de induzir em erro: artigo 7.º, n.º 1, alínea g), do CTMR . 10
2.7.1
2.7.2
2.7.3
2.7.4
2.7.5
2.8
Conceito e categorias .................................................................................. 4
Denominações de variedades vegetais ....................................................... 5
Exame do caráter enganoso ........................................................................ 10
A realidade do mercado e os hábitos e perceções dos consumidores ........ 12
Marcas com conotações geográficas com a localização do requerente ou
com o local de origem dos produtos/serviços .............................................. 13
Marcas que fazem referência a uma aprovação, estatuto ou
reconhecimento «oficial» .............................................................................. 14
Relação com outras disposições do CTMR ................................................. 15
Proteção de bandeiras e outros símbolos – artigo 7.º, n.º 1, alíneas h)
e i), do CTMR ............................................................................................ 17
2.8.1. Proteção de armas, bandeiras e outros emblemas de Estado, distintivos
e sinetes oficiais de fiscalização e de garantia ao abrigo do artigo 7.º,
n.º 1, alínea h, do CTMR – artigo 6.ºter, n.º 1, alínea a), e n.º 2, da
Convenção de Paris ..................................................................................... 18
2.8.1.1
2.8.1.2.
2.8.1.3
Exame de marcas que contenham ou consistam numa bandeira de
Estado ....................................................................................................... 21
Exame de marcas que contenham ou consistam em armas e outros
emblemas de Estado ................................................................................. 24
Exame de marcas que contenham ou consistam em distintivos e
sinetes oficiais de fiscalização e de garantia ............................................. 27
2.8.2. Proteção de armas, bandeiras, outros emblemas, siglas ou
denominações de organismos internacionais intergovernamentais ao
abrigo do artigo 7.º, n.º 1, alínea h, do CTMR – artigo 6.º ter, n.º 1,
alíneas b) e c), da Convenção de Paris ....................................................... 28
2.8.3. Proteção de emblemas, insígnias ou escudos que não os abrangidos
pelo artigo 6.º ter da Convenção de Paris ao abrigo do artigo 7.º, n.º 1,
alínea i), do CTMR ....................................................................................... 35
2.9
Artigo 7.º, n.º 1, alínea j), do CTMR .......................................................... 40
2.9.1
2.9.2
Introdução ..................................................................................................... 41
Aplicação do artigo 7.º, n.º 1, alínea j), do CTMR ........................................ 43
2.9.2.1
2.9.2.2
2.9.2.3
2.9.3
DOP/IGP pertinentes ................................................................................. 43
Situações abrangidas pelo artigo 103.º do Regulamento (UE)
n.º 1308/2013 e pelo artigo 16.º do Regulamento (CE) n.º 110/2008 ....... 45
Produtos pertinentes ................................................................................. 53
DOP/IGP não protegidas pelos Regulamentos (UE) n.º 1308/2013 e (CE)
n.º 110/2008 ................................................................................................. 55
2.9.3.1
2.9.3.2
DOP/IGP protegidas a nível nacional num Estado-Membro...................... 55
DOP/IGP de países terceiros .................................................................... 56
2.10 Artigo 7.º, n.º 1, alínea k), do CTMR ............................................... 57
2.10.1 Introdução ..................................................................................................... 57
2.10.2 Aplicação do artigo 7.º, n.º 1, alínea k), do CTMR ....................................... 59
2.10.2.1 DOP/IGP pertinentes ................................................................................. 59
2.10.2.2 Situações abrangidas pelo artigo 13.º, n.º 1, do Regulamento (UE)
n.º 1151/2012 ............................................................................................ 60
2.10.2.3 Produtos pertinentes ................................................................................. 69
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2.10.3 DOP/IGP não protegidas pelo Regulamento (UE) n.º 1151/2012 ............... 72
2.10.3.1 DOP/IGP protegidas a nível nacional num Estado-Membro da União
Europeia .................................................................................................... 72
2.10.3.2 DOP/IGP de países terceiros .................................................................... 74
2.11 Marcas comunitárias coletivas ................................................................ 75
2.11.1 Caráter das marcas coletivas ....................................................................... 75
2.11.2 Titularidade ................................................................................................... 77
2.11.3 Particularidades relativas aos motivos absolutos de recusa ........................ 77
2.11.3.1 Sinais descritivos ....................................................................................... 78
2.11.3.2 Caráter enganoso quanto à sua natureza ................................................. 78
2.11.3.3 Regulamentos de utilização contrários à ordem pública e aos bons
costumes ................................................................................................... 79
2.12 Caráter distintivo adquirido ............................................................ 79
2.12.1 Introdução ..................................................................................................... 79
2.12.2 Pedido 80
2.12.3 O período que os elementos de prova devem cobrir ................................... 80
2.12.3.1 Processo de exame ................................................................................... 80
2.12.3.2 Processo de anulação ............................................................................... 80
2.12.4 Consumidor .................................................................................................. 80
2.12.5 Produtos e serviços ...................................................................................... 81
2.12.6 Aspetos territoriais ........................................................................................ 81
2.12.6.1
2.12.6.2
2.12.6.3






Disposições especiais relativas à adesão de novos Estados-Membros .... 82
Marcas tridimensionais, cores per se e marcas figurativas ....................... 82
Zona linguística ......................................................................................... 82
Alemão ...................................................................................................... 82
Grego ........................................................................................................ 83
Inglês ......................................................................................................... 83
Francês ..................................................................................................... 83
Neerlandês ................................................................................................ 83
Sueco ........................................................................................................ 83
2.12.7 O que é necessário demonstrar ................................................................... 84
2.12.8 As provas e a respetiva avaliação ................................................................ 85
2.12.8.1 Tipos de provas que podem ser apresentados ......................................... 85
2.12.8.2 Avaliação de provas no seu conjunto ........................................................ 86
2.12.8.3 Quota de mercado ..................................................................................... 86
2.12.8.4 Inquéritos e sondagens de opinião............................................................ 86
2.12.8.5 Volume de negócios e publicidade ............................................................ 87
2.12.8.6 Prova indireta de utilização ....................................................................... 88
2.12.8.7 Extrapolação ............................................................................................. 88
2.12.8.8 Modo de utilização .................................................................................... 89
2.12.8.9 Duração da utilização ................................................................................ 89
2.12.8.10 Provas posteriores à data de depósito ...................................................... 89
2.12.9 Consequências do caráter distintivo adquirido ............................................. 89
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2.6
Ordem pública ou bons costumes, artigo 7.º, n.º 1, alínea f),
do CTMR
O artigo 7.º, n.º 1, alínea f), do CTMR determina que não sejam registadas marcas
contrárias à ordem pública ou aos bons costumes. Esta disposição tem por objetivo
impedir o registo de marcas no caso de a concessão de um monopólio constituir uma
infração à legislação ou ser apreendido pelo público pertinente como diretamente
contrário às normas morais básicas da sociedade.
O Instituto considera que «ordem pública» e «bons costumes» são dois conceitos
distintos que se sobrepõem com frequência.
A questão de saber se os produtos ou serviços para os quais a marca é pedida podem
ser legalmente comercializados no mercado de um dado Estado-Membro é irrelevante
para determinar se o artigo 7.º, n.º 1, alínea f), é aplicável ao sinal em causa (acórdão
do Tribunal Geral de 13/09/2005, T-140/02, «Intertops», n.º 33). Se uma marca é ou
não contrária à ordem pública e aos bons costumes deve ser determinado com base
nas qualidades intrínsecas da marca pedida e não nas circunstâncias relativas ao
comportamento da pessoa do requerente da marca (acórdão do Tribunal Geral de
13/09/2005, T-140/02, «Intertops», n.º 28). No seu acórdão de 20/09/2011, T-232/10,
«Soviet Coat of Arms», o Tribunal Geral sustentou que para apreciar os conceitos de
«ordem pública» e «bons costumes» há que ter em consideração não apenas as
circunstâncias comuns a todos os Estados-Membros da União, mas igualmente «as
circunstâncias particulares de cada Estado-Membro, individualmente considerado,
suscetíveis de influenciar a perceção do público relevante situado no seu território»
(n.º 34).
A legislação e a prática administrativa de determinados Estados-Membros podem
igualmente ser tidos em conta neste contexto (ou seja, para apreciar valores
subjetivos), não devido ao seu valor normativo, mas enquanto provas de factos que
permitem avaliar a perceção do público pertinente nesses Estados-Membros (acórdão
do Tribunal Geral de 20/09/2011, T-232/10, «Soviet Coat of Arms», n.º 57). Nesse
caso, a ilegalidade da marca comunitária objeto de pedido não é o fator determinante
para a aplicação do artigo 7.º, n.º 1, alínea f), do CTMR, tendo antes valor probatório
no que respeita à perceção do público pertinente do(s) Estado(s)-Membro(s) em
causa.
Atento o facto de as circunstâncias específicas dos Estados-Membros individuais
poderem não ser conhecidas em todo o território europeu, a carta de objeção deve
explicar claramente essas circunstâncias, de modo a garantir que o requerente
compreende perfeitamente as razões que motivaram a objeção e está em condições
de responder em conformidade.
2.6.1
«Ordem pública»
2.6.1.1 Conceito e categorias
Esta objeção resulta de uma avaliação baseada em critérios objetivos. A «ordem
pública» remete para o conjunto da legislação da União aplicável num determinado
domínio, bem como para a ordem jurídica e o estado do direito, tal como definidos
pelos Tratados e pelo direito derivado da União, que refletem um entendimento
comum de determinados princípios e valores essenciais, como os direitos humanos.
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Apresenta-se em seguida uma lista não exaustiva de exemplos de casos de sinais a
que se aplica esta proibição.
1.
Em 27 de dezembro de 2001, o Conselho da União Europeia adotou a Posição
Comum 2001/931/PESC relativa à aplicação de medidas específicas de combate
ao terrorismo (JO L 344 de 28.12.2001, p. 93), atualizada pela Posição Comum
2009/64/PESC do Conselho (JO L 23 de 27.01.2009, p. 37, e disponível em linha
em http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:023:0025:
0029:PT:PDF), que contém uma lista de indivíduos e grupos que tentam praticar,
praticam ou facilitam a prática de atos terroristas no território da UE. Qualquer
marca comunitária objeto de pedido que possa ser considerada como apoiando
ou beneficiando um indivíduo ou um grupo constante dessa lista será rejeitada
por ser contrária à ordem pública.
2.
A utilização de símbolos e nomes de organizações nazis é proibida na Alemanha
(§ 86a dt. StGB (código penal alemão), BGBl. Nr. I 75/1998) e na Áustria (§ 1
öst. Abzeichengesetz (lei austríaca relativa a insígnias), BGBl. Nr. 84/1960 em
conjunção com o § 1 öst. Verbotsgesetz (lei de proibição austríaca), BGBl. Nr.
25/1947). Qualquer marca comunitária objeto de pedido que utilize símbolos ou
nomes desse tipo será recusada por ser contrária à ordem pública.
3.
Atento o facto de a noção de «ordem pública» abranger igualmente legislação
específica da UE em vigor num determinado domínio, e na medida em que
existem tanto um regulamento da UE como uma convenção internacional
vinculativa para a União Europeia que impedem a concessão de direitos
exclusivos em relação ao nome de uma variedade vegetal registada na União
Europeia, é contrária à ordem pública europeia a concessão de direitos
exclusivos de marca sobre o nome de uma variedade vegetal registada na União
Europeia, que é, por conseguinte, legalmente considerado descritivo.
2.6.1.2 Denominações de variedades vegetais
Os nomes das variedades vegetais descrevem variedades cultivadas ou subespécies
de plantas vivas ou sementes agrícolas. O Regulamento (CE) n.º 2100/94 do
Conselho, relativo ao regime comunitário de proteção das variedades vegetais
(RRCPVV), institui um regime comunitário de proteção das variedades vegetais
(RCPVV), como forma única e exclusiva de proteção comunitária dos direitos de
propriedade industrial relativos às variedades vegetais. A denominação de uma
variedade deve garantir a identificação clara e inequívoca da variedade em causa e
satisfazer diversos critérios (artigo 63.º do RRCPVV). O requerente de um direito de
proteção de uma variedade vegetal deve atribuir-lhe uma denominação que possa ser
utilizada por qualquer pessoa que comercialize essa variedade no território de um
membro da União Internacional para a Proteção das Obtenções Vegetais (UPOV),
mesmo após a extinção dos direitos do titular (artigo 17.º do RRCPVV).
A União Europeia é, desde 2005, parte na Convenção Internacional para a Proteção
das Obtenções Vegetais (Convenção UPOV), que se tornou parte integrante da
ordem jurídica da União. Nos termos do artigo 20.º, n.º 1, da Convenção UPOV, a
variedade será designada por uma denominação destinada a ser a sua designação
genérica. Mesmo após a extinção dos direitos do reprodutor, cada parte contratante
deve certificar-se de que os direitos concedidos relativamente a uma designação
registada como denominação varietal não impedem a livre utilização dessa
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denominação em relação à variedade.
Em consequência, tanto o RRCPVV como a Convenção UPOV impõem a obrigação
da utilização das denominações varietais na comercialização de variedades
protegidas ou de variedades cuja proteção tenha terminado.
A utilização de denominações varietais permite que a pessoa interessada conheça a
variedade que está a utilizar ou a comprar e, eventualmente, o reprodutor e a
origem da variedade. A obrigação de utilizar as denominações da variedade
contribui para a regulação do mercado e para a segurança das transações no setor
agroalimentar, evitando situações suscetíveis de induzir o público em erro e
contrafações. A utilização da denominação varietal adequada em relação a uma
variedade é, por conseguinte, uma questão de interesse público e de segurança
pública.
Nos termos do artigo 18.º, n.º 2, do RRCPVV, um terceiro apenas pode impedir a livre
utilização de uma denominação varietal se o direito relativo a uma designação idêntica
à denominação varietal lhe tiver sido concedido antes de a denominação varietal ser
designada nos termos do artigo 63.º do RRCPVV.
Contrariamente, o artigo 18.º, n.º 2, do RRCPVV indica que não deve ser concedido
qualquer direito exclusivo relativamente a uma designação idêntica à denominação
varietal depois de essa denominação varietal ter sido designada nos termos do
artigo 63.º do RRCPVV.
Nestas circunstâncias, o IHMI entende que o registo de uma marca comunitária que
impeça a livre utilização de uma denominação varietal após a concessão do direito
de proteção à variedade vegetal em causa é contrário à ordem pública.
Em consequência, os pedidos de marcas comunitárias que contenham ou sejam
compostas por sinais e que, se forem registadas, deem origem a uma monopolização
indevida de uma denominação varietal que designe uma variedade protegida por um
direito de proteção ou uma variedade que deixou de estar protegida por um direito
deste tipo, levantarão objeções por serem contrários à ordem pública, nos termos do
artigo 7.º, n.º 1.º, alínea f), do CTMR em conjunção com o artigo 18.º, n.º 2, do
RRCPVV, que prevê a livre utilização por terceiros da denominação de uma
variedade vegetal relativamente a essa variedade (utilização descritiva).
O Instituto Comunitário das Variedades Vegetais (ICVV), sedeado em Angers
(França), é a agência da União Europeia responsável pela implementação de um
sistema de proteção dos direitos das variedades vegetais.
O ICVV mantém um registo das variedades vegetais protegidas. As variedades
protegidas e as variedades cujo direito de proteção tenha caducado podem ser
procuradas com base na sua denominação varietal e/ou noutros critérios de pesquisa
no Variety Finder1 do ICVV, disponível na Intranet do Instituto, que deve ser
consultado pelos examinadores como ferramenta de referência sempre que o tipo de
produtos e/ou serviços abrangidos pelo pedido de marca comunitária o exija.
Em particular, sempre que a especificação de um pedido de marca comunitária fizer
referência a plantas vivas, sementes agrícolas, frutas frescas, produtos hortícolas
1
http://www.cpvo.europa.eu/main/en/home/databases/cpvo-variety-finder.
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frescos ou afins, o examinador deve certificar-se de que o termo ou termos que
compõem a marca não coincidem com uma denominação varietal registada ou com a
denominação de uma variedade cuja proteção tenha sido objeto de renúncia, tenha
caducado ou terminado. O examinador deve consultar a base do ICVV para verificar
se o termo ou termos que compõem a marca objeto de pedido coincidem com uma
denominação varietal já constante do registo do ICVV supramencionado. A pesquisa
deve restringir-se às denominações varietais registadas para a União Europeia.
Se a verificação revelar que a marca comunitária objeto de pedido contém ou consiste
numa reprodução idêntica à denominação varietal (quer se trate de uma marca
nominativa ou figurativa), o examinador deve levantar uma objeção ao abrigo do
artigo 7.º, n.º 1, alínea f), do CTMR em relação aos vegetais, sementes e frutas
pertinentes, bem como em relação às frutas secas, em conserva e congeladas,
porquanto o registo de uma marca comunitária que corresponde a uma denominação
varietal inscrita no registo da UE supramencionado é contrário à ordem pública. Se,
por exemplo, uma marca comunitária pedida para «flores» contiver uma denominação
varietal para um tipo de rosa, a lista de produtos abrangidos terá de ser limitada de
forma a excluir «rosas». Além disso, se uma marca comunitária objeto de pedido
contiver mais de uma denominação varietal — por exemplo, uma denominação varietal
para «maçãs» e outra para «morangos» —, a lista de produtos terá de ser limitada de
modo a excluir os produtos abrangidos pelas denominações varietais em causa, a
saber, maçãs e morangos.
Por último, no caso de ser utilizada no mercado uma denominação varietal que não
tenha sido registada ou publicada no ICVV, ou no caso de denominações varietais
nacionais, pode ser aplicável o artigo 7.º, n.º 1, alíneas c) e d) (ver pontos 2.3 e 2.4).
2.6.2
Bons costumes
Esta objeção prende-se com valores subjetivos, que, não obstante, o examinador deve
aplicar tão objetivamente quanto possível. A disposição proíbe o registo como marca
comunitária de palavras ou expressões blasfemas, racistas ou discriminatórias, mas
apenas se a marca objeto de pedido transmitir esse significado de forma clara e
inequívoca; esta avaliação deve ser feita com base nos critérios de um consumidor
razoável, com limiares médios de sensibilidade e tolerância (acórdão do Tribunal Geral
de 09/03/2012, T-417/10, «¡Que buenu ye! Hijoputa», n.º 21).
Normalmente, é necessário ter em devida conta os produtos e serviços que se
pretende proteger com a marca, porquanto o público pertinente pode variar em função
dos produtos e serviços em causa e, por conseguinte, pode ter diferentes limiares de
tolerância em relação àquilo que é inaceitavelmente ofensivo. Por exemplo, como a
Grande Câmara de Recurso sustentou na sua decisão de 06/07/2006, R 0495/2005-G
– «SCREW YOU», n.º 29, «é pouco provável que uma pessoa que esteja
suficientemente interessada em [brinquedos sexuais] para reparar nas marcas sob as
quais são comercializados se sinta ofendida com conotações sexuais rudes» [tradução
não oficial]. Contudo, embora tenha sustentado que os produtos e serviços protegidos
pela marca objeto de pedido são importantes para identificar o público pertinente cuja
perceção deve ser apreciada, o Tribunal Geral salientou igualmente que o público
pertinente não é necessariamente apenas aquele que compra os produtos e serviços
protegidos pela marca, mas um público mais vasto do que o público-alvo, que,
acidentalmente, será confrontado com a marca (acórdão do Tribunal Geral de
05/10/2011, T-526/09, «Paki», n.os 17 e 18, respetivamente). Acresce que o contexto
comercial de uma marca, na aceção do público-alvo dos produtos e serviços, nem
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sempre é o fator que determina se uma marca é contrária aos bons costumes
(acórdão do Tribunal Geral de 09/03/2012, T-417/10, «¡Que buenu ye! Hijoputa»,
n.º 24). Ver igualmente decisão de 15/03/2013, R 2073/2012-4, «CURVE», n.os 17-18
(processo T—266/13 pendente).
Mas não são apenas os sinais com uma conotação «negativa» que podem ser
ofensivos. A banalização do uso de alguns sinais com uma conotação altamente
positiva pode igualmente ser ofensiva (por exemplo, termos com significado religioso
ou símbolos nacionais com valor espiritual e político, como «ATATURK» para o
público europeu de origem turca (decisão de 17/09/2012, R 2613/2011-2 –
«ATATURK», n.º 31)).
Não é necessário que exista ilegalidade para que esta parte do artigo 7.º, n.º 1,
alínea f), do CTMR seja aplicada: há palavras ou sinais que, sem justificarem um
processo perante as autoridades administrativas ou judiciais competentes, são
suficientemente ofensivos para o grande público para não serem registados como
marcas (decisão de 01/09/2011, R 0168/2011-1 – «fucking freezing! by TÜRPITZ»,
n.º 16). Por outro lado, importa velar por que as crianças e os jovens, mesmo que não
sejam os destinatários dos produtos e serviços em causa, não se deparem com
palavras ofensivas em lojas acessíveis ao grande público. As definições constantes
dos dicionários fornecem, em princípio, uma primeira indicação quanto ao facto de a
palavra em questão ter ou não um significado ofensivo na língua em causa (decisão
de 01/09/2011, R 0168/2011-1 – «fucking freezing! by TÜRPITZ», n.º 25), mas o fator
determinante deve ser a perceção do público pertinente no contexto específico —
como e onde — em que se inscreverão os produtos ou serviços.
Por outro lado, a Câmara de Recurso considerou que a palavra KURO não transmite
ao público húngaro o significado ofensivo da palavra «kúró» («filho da puta» em
português), na medida em que as vogais «ó» e «ú» são letras distintas de «o» e «u» e
pronunciam-se de maneira diferente (decisão 22/12/2012, R 482/2012-1 – «kuro»,
n.os 12 e seguintes).
Existe um risco evidente de o artigo 7.º, n.º 1, alínea f), do CTMR ser aplicado de
forma subjetiva para excluir marcas que não agradem pessoalmente ao examinador.
No entanto, para suscitar objeções, a(s) palavra(s) deve(m) ofender de forma
inequívoca as pessoas com um grau de sensibilidade normal (acórdão do Tribunal
Geral de 09/03/2012, T-417/10, «¡Que buenu ye! Hijoputa», n.º 21).
O conceito de bons costumes do artigo 7.º, n.º 1, alínea f), do CTMR nada tem a ver
com mau gosto ou com proteção de sentimentos pessoais. Para ser abrangida pelo
artigo 7.º, n.º 1, alínea f), do CTMR, uma marca deve ser apreendida pelo público
pertinente, ou, pelo menos, por uma parte significativa desse público, como
diretamente contrária às normas morais básicas da sociedade.
Não é necessário estabelecer que o requerente pretende chocar ou insultar o público
em causa; basta o facto objetivo de a marca comunitária pedida poder ser considerada
chocante ou insultuosa (decisão de 23/10/2009, R 1805/2007-1, «Paki», n.º 27,
confirmada por acórdão do Tribunal Geral de 05/10/2011, T-526/09, «Paki», n.os 20 e
seguintes).
Por último, a aplicação do artigo 7.º, n.º 1, alínea f), do CTMR não é limitada pelo
princípio da liberdade de expressão (artigo 10.º da Convenção Europeia dos Direitos
do Homem), porquanto a recusa de registo significa que o sinal não beneficia de
proteção ao abrigo do direito das marcas, mas não impede a sua utilização, mesmo
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comercial (acórdão do Tribunal Geral de 09/03/2012, T-417/10, «¡Que buenu ye!
Hijoputa», n.º 26).
Exemplos de pedidos de marcas comunitárias recusados (ordem pública e/ou bons
costumes)
Sinal
Público pertinente
Ordem pública / bons costumes
Processo n.º
R 0176/2004-2
BIN LADIN
Grande público
Bons costumes e ordem pública – a
marca objeto de pedido seria
compreendida pelo grande público
como o nome do líder da conhecida
organização terrorista Al Qaeda; os
crimes terroristas constituem uma
violação da ordem pública e dos bons
costumes (n.º 17).
CURVE 300
Grande público
Bons costumes – em romeno, a
palavra «curve» é ofensiva e grosseira
(significa «putas»).
R 0288/2012-2
Grande público
Bons costumes – em romeno, a
palavra «curve» é ofensiva e grosseira
(significa «putas»).
R 2073/2012-4
(recurso
pendente no
Tribunal Geral
sob o
n.º T-266/13)
Grande público
Bons costumes – em inglês, a palavra
«fucking» é ofensiva e grosseira.
R 0168/2011-1
Grande público
Bons costumes – em espanhol, a
palavra «hijoputa» é ofensiva e
grosseira.
T-417/10
Grande público
Ordem pública – o código penal
húngaro proíbe certos «símbolos de
despotismo», nomeadamente a foice e
o martelo e a estrela vermelha de
cinco pontas que simbolizavam a
antiga URSS. Esta legislação não é
aplicável devido ao seu valor
normativo, mas antes por refletir a
perceção
do
público
pertinente
os
(n. 59-63).
T-232/10
Grande público
Bons costumes – em inglês, a palavra
«paki» é um insulto racista.
T-526/09
Grande público
(exceto para os
produtos sexuais)
Bons
costumes
–
uma
parte
considerável dos cidadãos comuns da
Grã-Bretanha
e
da
Irlanda R 0495/2005-G
considerariam a expressão «screw
you» ofensiva e objetável (n.º 26).
Grande público
Bons costumes – em alemão, a
palavra «ficken» é ofensiva e grosseira
(significa «foder»).
CURVE
PAKI
SCREW YOU
FICKEN
DRAFT
VERSION 1.0
T-52/13
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Sinal
ATATURK
Público pertinente
Consumidor médio
do grande público
europeu de origem
turca
Processo n.º
A banalização do uso de sinais com
uma conotação altamente positiva
pode ser ofensiva ao abrigo do
artigo 7.º, n.º 1, alínea f), do CTMR.
Ataturk é um símbolo nacional com
valor espiritual e político para o grande
público europeu de origem turca.
R 2613/2011-2
Exemplos de pedidos de marcas comunitárias aceites
Sinal
KURO
SCREW YOU
DE PUTA MADRE
Público pertinente
Processo n.º
O facto de uma palavra, nome ou
abreviatura estrangeira apresentar
certas semelhanças com uma palavra
ofensiva (como «kúró») não é, por si
só, motivo suficiente para justificar a
recusa da marca comunitária objeto de
pedido. Em húngaro, as vogais «ó» e
«ú» são claramente diferentes das
vogais «o» e «u» sem acento. Além
disso, nesta língua, as palavras nunca
os
terminam em «o» sem acento (n.
15-18).
R 482/2012-1
É pouco provável que uma pessoa que
entra numa sex shop se sinta ofendida
Grande público (para
por uma marca que utilize uma
produtos sexuais)
linguagem rude e com forte conotação
sexual (n.º 26).
R 495/2005-G
Grande público
Grande público
Embora em espanhol «puta» signifique
CTM 3 798 469
«puta», a expressão «de puta madre»
CTM 4 781 662
significa «muito bom» num nível de
CTM 5 028 477
língua coloquial.
2.7
Possibilidade de induzir em erro: artigo 7.º, n.º 1, alínea g), do
CTMR
2.7.1
Exame do caráter enganoso
O artigo 7.º, n.º 1, alínea g), do CTMR estipula que será recusado o registo de marcas
suscetíveis de enganar o público, por exemplo, sobre a natureza, a qualidade ou a
proveniência geográfica dos produtos ou serviços.
De acordo com a jurisprudência relativa ao artigo 3.º, n.º 1, alínea g), da Primeira
Diretiva respeitante às marcas, cuja redação é idêntica à do artigo 7.º, n.º 1, alínea g),
do CTMR, os casos de recusa de registo referidos no artigo 7.º, n.º 1, alínea g), do
CTMR pressupõem que se possa considerar provada a existência de um engano
efetivo ou de um risco suficientemente grave de engano do consumidor (ver
acórdão do Tribunal de Justiça de 30/05/2006, C-259/04, «Elizabeth Emanuel», n.º 47,
e jurisprudência citada).
Em conformidade com o que precede, o Instituto, por norma, parte dos dois seguintes
pressupostos:
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VERSION 1.0
1.
Não há motivos para presumir que uma marca é pedida com a intenção
expressa de enganar os consumidores. Não deve ser levantada qualquer
objeção devido à possibilidade de a marca induzir em erro se a marca puder ser
utilizada de forma não enganosa para os produtos e serviços especificados; por
outras palavras, parte-se do princípio de que, se for possível, o sinal será
utilizado de forma não enganosa.
2.
O consumidor médio é razoavelmente atento e não deve ser considerado
particularmente vulnerável ao engano. Em princípio, só será levantada uma
objeção se a marca gerar uma expectativa clara que seja manifestamente
contraditória com, por exemplo, a natureza, a qualidade ou a origem geográfica
dos produtos.
Deve ser levantada uma objeção sempre que a lista de produtos/serviços esteja
redigida de forma que inviabilize qualquer utilização não enganosa da marca.
Apresentam-se em seguida dois exemplos de marcas que foram consideradas
enganosas em relação à totalidade ou a parte dos produtos reivindicados2.
Marca e produtos
LACTOFREE
para lactose da classe 5
TITAN
(termo alemão para «titânio»)
para
construções
transportáveis,
construções modulares transportáveis
para uso na construção de edifícios
prefabricados
móveis;
edifícios
prefabricados móveis construídos com
unidades de construção modulares
portáteis das classes 6 e 19, não
contendo nem sendo feito de titânio
qualquer
dos
produtos
supramencionados [tradução não
oficial].
Fundamentação
Processo
A natureza do sinal levaria imediatamente
o consumidor pertinente a acreditar que o
produto em causa, a saber, «lactose»,
não contém lactose. É evidente que se o
produto comercializado sob o sinal
«LACTOFREE» é, na realidade, lactose, a
marca é manifestamente enganosa.
NB: a marca é igualmente objetável ao
abrigo do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do
CTMR.
R 892/2009-1
Numa tentativa de eliminar uma objeção
respeitante à descrição, o requerente
disponibilizou-se, durante o processo de
recurso, para restringir as especificações
de ambas as classes, acrescentando, no
final, a indicação: não contendo nem
sendo feito de titânio qualquer dos
produtos supramencionados. A Câmara
de Recurso sustentou que esta restrição,
caso fosse aceite, apenas tornaria a
marca enganosa para o público
germanófono, que iria presumir que os
produtos eram feitos de titânio, quando,
na realidade, tal não era o caso.
R 789/2001-3
Deve ser levantada uma objeção sempre que a lista exaustiva de
produtos/serviços contenha produtos/serviços em relação aos quais seja
impossível uma utilização não enganosa da marca.
2
Estes exemplos ilustram apenas a questão de saber se deve ou não ser levantada uma objeção devido
à possibilidade de a marca induzir em erro. Este ponto não aborda outras possíveis objeções
relacionadas com outros motivos absolutos de recusa. Por conseguinte, não contempla a possibilidade
de uma dada marca se afigurar, à primeira vista, objetável ao abrigo do artigo 7.º, n.º 1, alínea b)
e/ou c), do CTMR (ou de outras disposições sobre a matéria).
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No caso (inventado) de sob a marca «KODAK VODKA» se pretender comercializar
vodka, rum, gin e whisky, deveria ser levantada uma objeção respeitante aos produtos
relativamente aos quais não é possível uma utilização não enganosa da marca, a
saber, rum, gin e whisky. Estes casos são substancialmente diferentes daqueles (ver
infra) em que são utilizados termos/categorias abrangentes e em que é possível uma
utilização não enganosa do sinal. Por exemplo, não seria levantada qualquer objeção
se a marca «KODAK VODKA» tivesse sido pedida para bebidas alcoólicas, dado que
esta vasta categoria inclui a vodka, relativamente à qual a marca não é enganosa.
Não deve ser levantada qualquer objeção quando a lista de produtos/serviços
estiver redigida de forma suficientemente abrangente para permitir a utilização
não enganosa da marca.
Quando se utilizam categorias vastas na lista de produtos/serviços, coloca-se a
questão de saber se deve ser levantada uma objeção a respeito de toda uma
categoria devido ao facto de a marca ser enganosa em relação a apenas alguns
produtos/serviços dessa categoria. A política do Instituto é a de, nestas circunstâncias,
não levantar objeções. O examinador deve presumir que a marca será utilizada de
forma não enganosa. Por outras palavras, não será levantada qualquer objeção por
existir a possibilidade de a marca induzir em erro se for possível identificar (numa
categoria) uma utilização não enganosa.
Em consequência, o artigo 7.º, n.º 1, alínea g), do CTMR não é, por norma, aplicável
se a especificação consistir em categorias vastas que incluam
produtos/serviços em relação aos quais a utilização da marca não induza em
erro. Por exemplo, no caso de uma marca «ARCADIA» pedida para «vinhos», não
seria pertinente uma objeção levantada ao abrigo do artigo 7.º, n.º 1, alínea g), do
CTMR, uma vez que a vasta categoria dos «vinhos» abrange naturalmente os vinhos
originários da Arcádia (e não sendo a «Arcádia» — que é uma região vinícola da
Grécia — uma indicação geográfica protegida a nível da União, o requerente não tem
qualquer obrigação de limitar a especificação aos vinhos originários da Arcádia).
2.7.2
A realidade do mercado e os hábitos e perceções dos consumidores
Quando se avalia se uma dada marca induz ou não em erro, deve ser tida em conta
a realidade do mercado e os hábitos e perceções dos consumidores.
Para avaliar a possibilidade de uma marca induzir em erro, na aceção do artigo 7.º,
n.º 1, alínea g), do CTMR, deve ser tida em conta a realidade do mercado (ou seja, a
forma como os produtos e serviços são normalmente distribuídos/vendidos, prestados,
etc.), bem como os hábitos de consumo e a perceção do público pertinente, que é
normalmente composto por pessoas normalmente informadas e razoavelmente
atentas e avisadas.
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Por exemplo, na marca (inventada) «ELDORADO CAFÈ LATINO», que abrange café,
chocolate, sucedâneos do chocolate; chá, cacau, açúcar, arroz, tapioca, sagu; farinhas
e preparações feitas de cereais, pão, pastelaria e confeitaria, gelados comestíveis;
mel, xarope de melaço; levedura, fermento em pó; sal, mostarda; vinagre, molhos
(condimentos); especiarias; gelo para refrescar da classe 30, o exame deve conduzir
às seguintes conclusões:

Justificar-se-ia uma objeção ao abrigo do artigo 7.º, n.º 1, alínea g), do CTMR
em relação a sucedâneos do café, café artificial, chicória, aromatizantes de
chicória, porquanto a utilização da marca para estes produtos seria
necessariamente enganosa, na medida em que os consumidores presumiriam
estar a comprar café e que tal não seria o caso.

Justificar-se-ia igualmente uma objeção ao abrigo do artigo 7.º, n.º 1, alínea g),
do CTMR em relação a chocolate, chá e cacau (partindo do pressuposto de que
estes produtos não contêm café). Com efeito, atento o facto de estes produtos
poderem ser vendidos em embalagens muito similares às utilizadas para café e
de serem frequentemente comprados com grande rapidez, é provável que
muitos consumidores não se detenham a ler o texto na embalagem e se limitem
a retirar estes produtos da prateleira (erradamente) convencidos de que se trata
de café.

No entanto, no que respeita ao café, não existe qualquer «manifesta
contradição» entre a reivindicação de café e a expressão «CAFÈ LATINO», uma
vez que a categoria geral «café» pode incluir igualmente café originário da
América Latina. Portanto, não é levantada qualquer objeção ao abrigo do
artigo 7.º, n.º 1, alínea g), do CTMR em relação à categoria «café». A mesma
lógica se aplica em relação aos produtos que podem ser aromatizados com café
(como o chocolate, gelados comestíveis, pastelaria e confeitaria). Deve
presumir-se que não é feita qualquer utilização enganosa e que não há
necessariamente uma contradição entre o texto e os produtos.

Por último, quanto aos restantes produtos em causa, a saber, mel, pão, vinagre,
etc., a expressão «CAFÈ LATINO» não cria quaisquer expectativas.
Relativamente a esses produtos, esta expressão será considerada claramente
não descritiva, pelo que não poderá induzir em erro. No mercado «real», o café
não é apresentado nas mesmas prateleiras ou nas mesmas secções dos
estabelecimentos que o pão, o mel ou o vinagre. Além disso, os produtos em
causa têm aparências e sabores diferentes e são normalmente distribuídos em
embalagens diferentes.
2.7.3
Marcas com conotações geográficas com a localização do requerente
ou com o local de origem dos produtos/serviços
No que respeita a marcas com certas conotações «geográficas» relacionadas com a
localização do requerente ou com o local de origem dos produtos/serviços, importa ter
em conta os aspetos a seguir enunciados.
Em geral, o Instituto não levanta objeções relacionadas com a possibilidade de a
marca induzir em erro devido à localização geográfica do requerente (endereço). Com
efeito, tal localização geográfica não tem, em princípio, qualquer relação com a origem
geográfica dos produtos e serviços, ou seja, com o local de produção/oferta dos
produtos e serviços abrangidos pela marca.
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Por exemplo, não pode ser levantada qualquer objeção ao abrigo do artigo 7.º, n.º 1,
alínea g), do CTMR a um pedido de marca figurativa para vestuário da classe 25 que
contenha as palavras «MADE IN USA» e tenha sido apresentado por uma empresa
estabelecida na Suécia. Neste tipo de casos, o Instituto parte do pressuposto de que o
titular da marca não a irá utilizar de forma enganosa.
Não obstante, a possibilidade de induzir os consumidores em erro colocar-se-ia na
eventualidade de uma empresa estabelecida nos Estados Unidos da América pedir o
registo de uma marca que contivesse a expressão «MADE IN USA» para uma lista
específica de produtos: artigos de vestuário fabricados no Vietname. Naturalmente, na
prática, este tipo de situação afigura-se altamente improvável.
Em determinados casos, o sinal pode suscitar nos consumidores certas
impressões/expectativas quanto à origem geográfica dos produtos ou do seu criador
que não correspondam à realidade. Por exemplo, marcas como «ALESSANDRO
PERETTI» ou «GIUSEPPE LANARO» (exemplos inventados), que abrangem artigos
de vestuário ou produtos de moda em geral, podem sugerir ao público pertinente que
estes produtos são criados e produzidos por um estilista italiano, o que pode não ser o
caso.
No entanto, esta circunstância não é, por si só, suficiente para que as marcas sejam
consideradas enganosas. Com efeito, «falsas impressões/expectativas» causadas
pela marca não equivalem a considerar esta última enganosa, sobretudo quando o
sinal é meramente evocativo. Neste tipo de casos, não existe um contraste evidente
entre a impressão/expectativa gerada por um sinal e as características/qualidades dos
produtos/serviços que este protege.
2.7.4
Marcas que fazem referência a uma aprovação, estatuto ou
reconhecimento «oficial»
Importa notar que, de acordo com a prática do Instituto, são admissíveis marcas que
façam referência a uma aprovação, estatuto ou reconhecimento oficial, sem, contudo,
darem a clara impressão de que os produtos/serviços em causa provêm ou estão
aprovados por um organismo público ou por uma organização reconhecida.
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Apresentam-se em seguida dois exemplos de marcas que, apesar de alusivas ou
sugestivas, não foram consideradas enganosas:
Marca e serviços
THE ECOMMERCE AUTHORITY
para
serviços
comerciais,
especificamente fornecimento de
classificações (posição no mercado)
e de outras informações respeitantes
a
fornecedores
(vendedores),
produtos e serviços de comércio
eletrónico através da Internet,
incluídos na classe 35 e prestação
de serviços de investigação e
assessoria, bem como fornecimento
de informações no domínio do
comércio eletrónico, incluídos na
classe 42.
para, entre outras coisas,
ensino do esqui, incluído na
classe 41.
2.7.5
Fundamentação
Processo
A Câmara de Recurso considerou
que a marca não era enganosa, na
medida em que não transmitia a
clara impressão de que os serviços
provinham de uma organização
governamental ou reconhecida (em
contrapartida, a Câmara confirmou a
recusa ao abrigo do artigo 7.º, n.º 1,
alínea b), do CTMR, considerando
que a marca era desprovida de
caráter distintivo, porquanto poderia
ser
apreendida
pelo
público
anglófono
como
uma
mera
declaração
de
autopromoção,
reivindicando algo acerca do nível de
competência dos prestadores dos
serviços).
R 803/2000-1
A Câmara de Recurso sustentou que
os
consumidores
franceses
compreenderiam que a marca
registada alude ao facto de os
serviços serem prestados em
França, por um centro de ensino
francês, e de o esqui ser ensinado «à
francesa». A Câmara acrescentou
ainda que o público francês não tem
motivo para acreditar, unicamente
devido à presença de um logótipo
tricolor (que não reproduz a bandeira
francesa), que os serviços são
prestados por entidades públicas ou
que estão sequer autorizados por
essas entidades.
R 235/2009-1
confirmado pelo acórdão
do Tribunal Geral no
processo T-41/10
Relação com outras disposições do CTMR
As explicações supra visam definir o âmbito de aplicação do artigo 7.º, n.º 1, alínea g),
do CTMR. Embora sejam tratadas nas secções correspondentes das Linhas de
orientação, as disposições seguintes podem assumir particular importância no
contexto do exame dos motivos absolutos de recusa e de possíveis cenários
enganosos.
Artigo 7.º, n.º 1, alíneas b) e c), do CTMR
De acordo com a prática atual do Instituto, se, na sequência de uma objeção relativa
ao caráter descritivo e/ou à falta de caráter distintivo, o requerente da marca
comunitária, numa tentativa de eliminar a objeção, propuser uma limitação e a
limitação proposta cumprir os requisitos aplicáveis (pedido incondicional e
convenientemente formulado), a lista de produtos e/ou serviços original será limitada
em conformidade. No entanto, se a limitação em causa (apesar de eliminar a objeção
inicial) tiver o efeito de tornar a marca objeto de pedido enganosa, o examinador terá
de levantar uma objeção com base na possibilidade de a marca induzir em erro, ao
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abrigo do artigo 7.º, n.º 1, alínea g), do CTMR. O exemplo seguinte ilustra esse
cenário:
A marca «ARCADIA» foi originalmente pedida para vinhos, bebidas espirituosas e
licores da classe 33. O examinador levantou uma objeção devido ao facto de a marca
ser descritiva da origem geográfica de vinhos, dado que a Arcádia é uma região da
Grécia conhecida pela sua produção vinícola (importa, contudo, sublinhar que
«Arcadia» não é uma indicação geográfica protegida). O requerente ofereceu-se para
excluir da especificação de produtos vinhos produzidos na Grécia ou, se assim o
preferissem, para incluir unicamente vinhos produzidos em Itália. O examinador
sustentou que a limitação proposta tornaria a marca enganosa, na medida em que a
mesma passaria a veicular informações falsas sobre a origem dos produtos. Em
recurso, a Câmara confirmou o raciocínio do examinador (ver decisão de 27/03/2000,
v, «ARCADIA», n.º 14).
Artigo 7.º, n.º 1, alínea h), do CTMR
Esta disposição inviabiliza o registo de marcas comunitárias que contenham ou sejam
compostas por bandeiras e outros símbolos de Estados, por um lado, e bandeiras e
outros símbolos de organismos internacionais intergovernamentais, por outro, que
estejam protegidos nos termos do artigo 6.ºter da Convenção de Paris e cuja inclusão
na marca não tenha sido expressamente autorizada pelas autoridades competentes.
No que respeita a bandeiras e outros símbolos de organismos internacionais
intergovernamentais, o problema que se coloca é o de o público poder acreditar,
erradamente, que, face aos produtos/serviços em causa, existe uma ligação entre o
requerente da marca comunitária e o organismo internacional cuja bandeira ou
símbolo a marca ostenta.
Artigo 7.º, n.º 1, alíneas j) e k), do CTMR (indicações geográficas protegidas)
Estas disposições excluem marcas de vinhos ou bebidas espirituosas, por um lado, e
de produtos agrícolas e géneros alimentícios, por outro, que contenham ou consistam
em indicações geográficas protegidas (IGP) ou denominações de origem protegidas
(DOP), no caso de as respetivas listas de produtos não especificarem que esses
produtos têm efetivamente a origem geográfica referida. De acordo com as regras
diretamente aplicáveis da regulamentação específica da União subjacente a estas
disposições, o Instituto deve levantar objeções aos pedidos de marca comunitária
sempre que a indicação geográfica protegida for utilizada de forma abusiva ou
transmita qualquer outra indicação falsa ou falaciosa quanto à proveniência, origem,
natureza ou qualidades essenciais dos produtos em causa.
Artigo 17.º, n.º 4, do CTMR (transmissão)
Nos termos desta disposição, se dos documentos que estabelecem a transmissão
resultar manifestamente que, devido a essa transmissão, a marca comunitária poderá
induzir o público em erro, nomeadamente sobre a natureza, a qualidade ou a
proveniência geográfica dos produtos ou serviços para os quais foi registada, o
Instituto recusará o registo da transmissão, a menos que o interessado aceite limitar o
registo da marca comunitária aos produtos ou serviços em relação aos quais a marca
não seja enganosa (ver igualmente Parte E, Secção 3, Capítulo 1, ponto 3.6).
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Artigo 51.º, n.º 1, alínea c), do CTMR (causas de extinção)
Enquanto ao examinar uma marca à luz do artigo 7.º, n.º 1, alínea g), do CTMR um
examinador deve limitar a avaliação à mensagem transmitida pelo sinal acerca dos
produtos/serviços abrangidos (não sendo relevante a forma como o sinal é
efetivamente utilizado), quando examina uma marca à luz do artigo 51.º, n.º 1,
alínea c), do CTMR, a forma como o sinal é utilizado é decisiva, porquanto, nos termos
desta disposição, pode ser declarada a perda dos direitos do titular da marca
comunitária se, na sequência da utilização feita pelo titular da marca ou com o seu
consentimento, a marca puder induzir o público em erro, nomeadamente acerca da
natureza, da qualidade ou da proveniência geográfica dos produtos ou serviços em
causa.
2.8
Proteção de bandeiras e outros símbolos – artigo 7.º, n.º 1,
alíneas h) e i), do CTMR
O artigo 6.ºter da Convenção de Paris tem por objetivo excluir o registo e a utilização
de marcas que sejam idênticas ou de alguma forma similares a emblemas de Estado
ou a emblemas, siglas ou denominações de organismos internacionais
intergovernamentais.
«O motivo desta exclusão reside no facto de tal registo ou utilização constituir uma
violação do direito desse Estado de controlar o uso dos símbolos da sua soberania e
poder ainda induzir o público em erro quanto à origem dos produtos protegidos pelas
marcas em causa.» [Tradução não oficial] (G.H.C. Bodenhausen, Guide to the
application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property as revised
in Stockholm in 1967 [Guia para a aplicação da Convenção de Paris para a Proteção
da Propriedade Industrial, conforme revista em Estocolmo em 1967], página 96.).
Neste contexto, «origem» deve ser entendida como proveniência ou aprovação pela
administração pertinente e não como produção no território do Estado em causa ou,
no caso da UE, no território da União Europeia.
Por conseguinte, o artigo 7.º, n.º 1, alínea h), do CTMR, refere-se aos seguintes
símbolos:


Armas, bandeiras e outros emblemas, distintivos e sinetes oficiais que
pertençam a Estados e tenham sido comunicados à OMPI, embora no caso das
bandeiras essa comunicação não seja obrigatória.
Armas, bandeiras e outros emblemas, siglas ou denominações de organismos
internacionais intergovernamentais que tenham sido comunicados à OMPI, com
exceção daqueles que já tenham sido objeto de acordos internacionais
destinados a assegurar a sua proteção (ver, por exemplo, a Convenção de
Genebra para Melhorar a Situação dos Feridos e Doentes das Forças Armadas
em Campanha, de 12/08/1949, cujo artigo 44.º protege o emblema da cruz
vermelha sobre o fundo branco e as expressões «cruz vermelha» ou «cruz de
Genebra» e emblemas análogos).
O Tribunal de Justiça deixou claro que estas disposições se aplicam indistintamente,
quer o pedido respeite a uma marca de produtos ou de serviços, e que o âmbito de
aplicação do artigo 7.º, n.º 1, alínea h), do CTMR e do artigo 7.º, n.º 1, alínea i), do
CTMR é análogo. Deve, pois, presumir-se que ambas as disposições concedem um
nível de proteção, no mínimo, equivalente, dado que têm o mesmo objetivo, a saber,
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proibir a utilização de emblemas específicos de interesse público sem a autorização
das autoridades competentes (ver acórdão do Tribunal de Justiça de 16/07/2009
C-202/08 P e C-208/08 P, «RW feuille d’érable», n.os 78, 79 e 80).
2.8.1.
Proteção de armas, bandeiras e outros emblemas de Estado,
distintivos e sinetes oficiais de fiscalização e de garantia ao abrigo do
artigo 7.º, n.º 1, alínea h, do CTMR – artigo 6.ºter, n.º 1, alínea a), e
n.º 2, da Convenção de Paris
Nos termos do artigo 6.ºter, n.º 1, alínea a), da Convenção de Paris, será recusado o
registo, sem autorização das autoridades competentes, quer como marcas, quer como
elementos dessas marcas, de armas, bandeiras e outros emblemas de Estado dos
países da União (ou seja, os países em que a Convenção de Paris é aplicável), de
distintivos e sinetes oficiais de fiscalização e de garantia por eles adotados, bem como
qualquer imitação do ponto de vista heráldico.
Os membros da Organização Mundial de Comércio (OMC) beneficiam da mesma
proteção ao abrigo do artigo 2.º, n.º 1, do Acordo TRIPS, nos termos do qual os
membros devem observar o disposto nos artigos 1.º a 12.º e no artigo 19.º da
Convenção de Paris.
Em consequência, para ver o seu registo recusado ao abrigo do artigo 7.º, n.º 1,
alínea h), do CTMR, uma marca:

deve consistir unicamente numa reprodução idêntica ou numa «imitação do
ponto de vista heráldico» dos símbolos supramencionados;

deve conter uma reprodução idêntica ou uma «imitação do ponto de vista
heráldico» dos símbolos supramencionados.
Além disso, a autoridade competente não deve ter dado a sua autorização.
As armas consistem num desenho ou imagem representado sobre um escudo. Veja-se
o exemplo seguinte:
Armas da Bulgária – base de dados do artigo 6.ºter n.º BG2
As bandeiras de Estado normalmente são constituídas por um desenho distintivo de
forma retangular que é utilizado como símbolo de uma nação. Veja-se o seguinte
exemplo:
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Bandeira da Croácia
A expressão «outros emblemas de Estado» é bastante vaga. Refere-se, normalmente,
a emblemas que constituem símbolos da soberania de um Estado, incluindo os
escudos das casas reais e os emblemas dos Estados que fazem parte de um Estado
federativo que seja parte na Convenção de Paris. Veja-se o seguinte exemplo:
Emblema do Estado dinamarquês – base de dados do artigo 6.ºter n.º DK3
Os distintivos e sinetes oficiais de fiscalização e de garantia destinam-se a certificar
que um Estado ou uma organização devidamente designada por um Estado para o
efeito verificou que determinados produtos satisfazem normas específicas ou possuem
um dado nível de qualidade. Vários Estados possuem distintivos e sinetes oficiais de
fiscalização e de garantia para metais preciosos ou para produtos como manteiga,
queijo, carne, equipamento elétrico, etc. Os distintivos e sinetes oficiais podem
igualmente ser utilizados para serviços, por exemplo, na área da educação, do
turismo, etc. Vejam-se os seguintes exemplos:
Distintivo oficial espanhol para a promoção das exportações n.º ES1
Sinete britânico para artigos de platina n.º GB 40
Importa notar que o artigo 6.º ter da Convenção de Paris não protege os símbolos
supramencionados contra todas as imitações, mas apenas contra «imitações
heráldicas». A noção de «imitação heráldica» deve ser interpretada à luz do seguinte:
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«[a] proibição de imitação de um emblema refere-se, contudo, às suas imitações do
ponto de vista heráldico, ou seja, as que reúnem as conotações heráldicas que
distinguem o emblema dos outros sinais. Assim, a proteção contra toda e qualquer
imitação do ponto de vista heráldico não se refere à imagem enquanto tal, mas à sua
expressão heráldica. Para determinar se a marca inclui uma imitação do ponto de vista
heráldico, há que considerar a descrição heráldica do emblema em causa» (ver
acórdão do Tribunal de Justiça de 16/07/2009, C-202/08 P e C-208/08 P, n.º 48).
Em consequência, na comparação do «ponto de vista heráldico», na aceção do artigo
6.ºter da Convenção de Paris, há que ter em conta a descrição heráldica do emblema
em causa e não qualquer descrição geométrica deste, que é, por natureza, bem mais
pormenorizada. Com efeito, se fosse tida em conta a descrição geométrica do
emblema, seria recusada «a proteção do artigo 6.º ter, n.º 1, alínea a), da Convenção
de Paris ao emblema perante a mínima discrepância entre as duas descrições. Por
outro lado, a hipótese da conformidade gráfica com o emblema utilizado pela marca já
está coberta pela primeira parte desta disposição, pelo que a expressão «qualquer
imitação do ponto de vista heráldico» deve ser entendida como tendo um alcance
adicional» (ver ibidem, n.º 49).
Por exemplo, um examinador deveria ter em conta a descrição heráldica do emblema
europeu
— «sobre fundo azul-marinho, um círculo definido por doze
estrelas douradas de cinco raios, cujas pontas não se tocam» — e não a sua
descrição geométrica: «O emblema tem a forma de uma bandeira retangular de cor
azul, cujo comprimento é uma vez e meia superior à altura. Doze estrelas douradas,
colocadas a intervalos regulares, formam uma circunferência invisível, cujo centro é o
ponto de intersecção das diagonais do retângulo. O raio da circunferência é igual a um
terço da altura do retângulo. Cada estrela tem cinco pontas, situadas numa
circunferência invisível de raio igual a 1/18 da altura do retângulo. Todas as estrelas
estão ao alto, ou seja, com uma ponta na vertical e duas pontas numa reta
perpendicular à haste. Na circunferência, as estrelas são dispostas na posição das
horas no mostrador de um relógio. O seu número é invariável.»
Acresce que as armas e outros emblemas heráldicos são desenhados a partir de uma
descrição relativamente simples, que comporta indicações quanto à organização e à
cor do fundo, bem como a enumeração dos diferentes elementos (como um leão, uma
águia, uma flor, etc.) que constituem o emblema, com a menção das respetivas cores
e posições no emblema. No entanto, esta descrição heráldica não comporta
indicações pormenorizadas quanto ao desenho do emblema e aos elementos
particulares que o constituem, sendo possíveis várias interpretações artísticas de um
só e mesmo emblema a partir da mesma descrição heráldica. Embora cada uma
destas interpretações possa apresentar diferenças de pormenor relativamente às
outras, não é menos verdade que serão todas imitações «do ponto de vista heráldico»
do emblema em causa (acórdão do Tribunal Geral de 28/02/2008, T-215/06, n.os 71 e
72).
Assim, uma marca que não reproduza exatamente um emblema de Estado pode, não
obstante, ser visada pelo artigo 6.º ter, n.º 1, alínea a), da Convenção de Paris se for
apreendida pelo público em causa, no caso concreto, o consumidor comum, como
uma imitação desse emblema. A respeito da expressão «imitação do ponto de vista
heráldico» enunciada na referida disposição, há contudo que esclarecer que qualquer
diferença entre a marca cujo registo é pedido e o emblema de Estado, detetada por
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um especialista de arte heráldica, não será necessariamente apreendida pelo
consumidor médio que, apesar das diferenças ao nível de determinados detalhes
heráldicos, pode ver na marca uma imitação do emblema em questão (ver acórdão do
Tribunal de Justiça de 16/07/2009, C-202/08 P e C-208/08 P, n.os 50 e 51).
Além disso, para que o artigo 6.º ter, n.º 1, alínea a), da Convenção de Paris seja
aplicável, não é necessário examinar a impressão de conjunto produzida pela marca
tomando igualmente em consideração os seus outros elementos constitutivos
(palavras, dispositivos, etc.).
Com efeito, o artigo 6.º ter, n.º 1, alínea a), da Convenção de Paris aplica-se não
apenas às marcas, mas também a elementos de marcas que retomem ou imitem
emblemas de Estado. Consequentemente, basta que um único elemento da marca
pedida represente um emblema desse tipo ou uma sua imitação para que o registo da
marca como marca comunitária seja recusado (ver igualmente acórdão do Tribunal
Geral de 21/04/2004, T-127/02, «ECA», n.os 40 e 41).
2.8.1.1 Exame de marcas que contenham ou consistam numa bandeira de Estado
O exame de marcas que contenham ou consistam numa bandeira de Estado comporta
três etapas:
1
2
3
1
Encontrar uma reprodução oficial da bandeira protegida.
Comparar a bandeira com a marca objeto de pedido. A marca objeto de pedido é
composta exclusivamente pela bandeira (b) ou contém uma reprodução idêntica
dessa bandeira? A marca objeto de pedido é composta exclusivamente por uma
imitação heráldica da bandeira (b) ou contém uma imitação heráldica dessa
bandeira?
Verificar se o processo contém algum elemento que comprove que o registo da
bandeira foi autorizado pela autoridade competente.
Encontrar uma reprodução oficial da bandeira protegida
Conforme já se verificou, os Estados não são obrigados a incluir as bandeiras na lista
de emblemas a comunicar à OMPI, devido ao facto de, em princípio, as bandeiras
serem bem conhecidas.
Não obstante, algumas bandeiras foram incluídas na lista, que pode ser acedida
através da ferramenta «Article 6ter Structured Search» («Pesquisa estruturada do
artigo 6.º ter»), disponibilizada pela OMPI. Se as bandeiras não constarem da lista, os
examinadores devem consultar os sítios Web oficiais dos governos em causa,
enciclopédias e/ou dicionários para obter uma reprodução rigorosa da bandeira de
Estado em apreço.
2
Comparar a bandeira com a marca objeto de pedido
a)
A marca objeto de pedido é composta exclusivamente por uma bandeira ou
contém uma reprodução idêntica dessa bandeira? Em caso afirmativo, avance
para a etapa seguinte.
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b)
A marca objeto de pedido é composta exclusivamente por uma imitação
heráldica de uma bandeira ou contém uma imitação heráldica dessa bandeira?
No caso de bandeiras, a marca deve ser comparada com a descrição heráldica da
bandeira em causa. Por exemplo, no acórdão proferido 05/05/2011, T-41/10 (ESF,
Ecole du ski français), o Tribunal Geral descreve a bandeira francesa como uma
bandeira retangular ou quadrada, formada por três faixas verticais iguais de cor azul,
branca e vermelha.
O examinador irá utilizar a descrição heráldica, que fornece indicações quanto à
organização e à cor do fundo, bem como a enumeração dos diferentes elementos
(como um leão, uma águia, uma flor, etc.) que constituem a bandeira, e especifica as
cores, posições e proporções destes elementos para extrair uma conclusão acerca da
imitação heráldica.
Por norma, a bandeira e a marca (ou a parte da marca em que a bandeira é
reproduzida) devem ser bastante semelhantes para se poder concluir pela existência
de imitação heráldica.
Veja-se o exemplo seguinte, em que se concluiu pela existência de «imitação
heráldica»:
Bandeira
Pedido de marca comunitária recusado
Bandeira da Suíça
Pedido de marca comunitária n.º 8 426 876
A utilização de uma bandeira a preto e branco pode ser considerada imitação
heráldica se a bandeira contiver ou for composta por características heráldicas únicas.
Por exemplo, a representação a preto e branco da bandeira do Canadá, no exemplo
seguinte, é considerada uma imitação heráldica.
Bandeira
Bandeira do Canadá
Em contrapartida, no caso de bandeiras compostas exclusivamente por faixas de três
cores (verticais ou horizontais) uma reprodução a preto e branco não é considerada
uma imitação heráldica, devido ao facto de este tipo de bandeira ser bastante comum.
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Conforme já se viu, a presença de outros elementos nas marcas é irrelevante.
Se um elemento tiver uma forma diferente da de uma bandeira (por exemplo, se for
circular), não é considerado uma imitação heráldica. Os exemplos seguintes
apresentam outras formas diferentes que não são imitações heráldicas:
Bandeira
Pedido de marca comunitária aceite
Bandeira de Itália
Bandeira da Suíça
Bandeira da Finlândia
Bandeira
Bandeira da Suécia
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Bandeira da Dinamarca
Bandeira de França
Pedido de marca comunitária n.º 4 624 987, Processo T-41/10
É importante sublinhar as diferenças entre o pedido de marca comunitária
n.º 8 426 876 (que levantou objeções) e o pedido de marca comunitária n.º 6 015 473
(que não levantou objeções). No caso deste último, foi decidido não levantar objeções
devido ao elevado número de alterações: alteração do formato (de um quadrado para
um círculo), alteração de proporções (as linhas brancas da cruz do pedido de marca
comunitária n.º 6 015 473 são mais longas e mais finas do que as da bandeira) e
alteração da cor, dado que a cor do pedido de marca comunitária n.º 6 015 473 é
sombreada.
3
Verificar se o registo foi autorizado
Depois de ter determinado se a marca contém ou consiste numa bandeira ou numa
imitação heráldica dessa bandeira, o examinador deve verificar se do processo consta
algum elemento que comprove que o registo foi autorizado pela autoridade
competente.
Se não constar qualquer comprovativo dessa natureza, o examinador levantará uma
objeção ao registo da marca objeto de pedido. A objeção reproduzirá a cores a
bandeira oficial e indicará a fonte da reprodução.
Esta objeção só poderá ser retirada se o requerente produzir uma prova de que a
autoridade competente do Estado em causa autorizou o registo da marca.
Amplitude da recusa No caso de bandeiras de Estado, as marcas não conformes
com o artigo 7.º, n.º 1, alínea h), do CTMR devem ser recusadas em relação a todos
os produtos e serviços para que tenham sido pedidas.
2.8.1.2. Exame de marcas que contenham ou consistam em armas e outros
emblemas de Estado
No exame de marcas que contenham ou consistam em armas e outros emblemas de
Estado são seguidas as mesmas etapas que no exame das bandeiras de Estado.
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Todavia, para poderem ser protegidas, as armas e os outros símbolos de Estado
devem constar da «lista de armas e emblemas de Estado», que está acessível através
da ferramenta ««Article 6ter Structured Search» («Pesquisa estruturada do
artigo 6.º ter»), disponibilizada pela OMPI em http://www.wipo.int/ipdl/en/6ter/.
A base de dados do artigo 6.º ter da OMPI fornece pormenores de elementos escritos
e contém referências às categorias do código da Classificação de Viena, pelo que a
melhor forma de pesquisar é utilizando esse código.
Nestes casos, o símbolo protegido, que frequentemente contém ou consiste em
elementos como coroas, unicórnios, águias, leões, etc., e a marca (ou a parte da
marca que reproduz o símbolo) devem ser muito semelhantes.
Para mais informações sobre esta e outras descrições heráldicas, consulte a
explicação fornecida no ponto 2.8.1.1, Exame de marcas que contenham ou consistam
numa bandeira de Estado.
Apresentam-se em seguida dois exemplos em que se concluiu pela existência de
«imitação heráldica» de um símbolo de Estado:
Emblema protegido
Emblema britânico: número do artigo 6.º ter: GB4
Pedido de marca comunitária n.º 5 627 245;
processo no Tribunal Geral T-397/09
.
Emblema canadiano: número do artigo 6.º ter:
CA2
Pedido de marca comunitária n.º 2 785 368;
processo no Tribunal de Justiça C-202/08
O Tribunal Geral sublinhou que os suportes constantes do pedido de marca
comunitária n.º 5 627 245 eram quase idênticos aos do emblema protegido sob o
sinal GB4. A única diferença residia nas coroas que faziam igualmente parte de ambos
os sinais. Nestas circunstâncias, o Tribunal Geral determinou que uma diferença entre
a marca objeto de pedido e o emblema de Estado detetada por um perito em heráldica
não seria necessariamente apreendida pelo consumidor médio, que, apesar de
algumas diferenças em pormenores heráldicos, poderia ver na marca uma imitação do
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emblema em causa. Atento o que precede, o Tribunal concluiu que fora com justeza
que a Câmara de Recurso determinara que a marca objeto de pedido continha uma
imitação, do ponto de vista heráldico, do emblema GB4, protegido ao abrigo do
artigo 6.º ter da Convenção de Paris (acórdão do Tribunal Geral no processo T-397/09,
n.os 24-25).
Por outro lado, considerou-se que a marca seguinte (marca comunitária n.º 6 832 571)
não continha uma imitação heráldica do emblema britânico supramencionado.
Conforme já se referiu, os leões e os unicórnios são frequentemente utilizados neste
tipo de símbolos.
Importa ainda notar que reproduções a preto e branco de armas e de outros emblemas
de Estado podem igualmente ser consideradas imitações heráldicas se o símbolo
protegido contiver ou for composto por características heráldicas únicas.
Acresce que a presença de outros elementos nas marcas recusadas é irrelevante.
Também existe imitação heráldica no caso de o símbolo protegido ser apenas
parcialmente reproduzido, se a parte reproduzida incluir o(s) elemento(s)
significativo(s) do símbolo protegido e (uma) característica(s) heráldica(s) única(s).
Apresenta-se em seguida um exemplo de uma imitação heráldica parcial, devido ao
facto de o elemento significativo do símbolo protegido, a águia com as flechas sobre o
emblema, ser um elemento heráldico único e as suas características heráldicas serem
imitadas no pedido de marca comunitária:
Emblema protegido
Emblema do Departamento de
Justiça dos EUA; número do
artigo 6.º ter: US40
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No exemplo seguinte, não há qualquer imitação heráldica de um emblema de Estado:
Emblema protegido
Número do artigo 6.º ter: AT10
O pedido de marca comunitária n.º 8 298 077 não é uma imitação heráldica do
símbolo austríaco na medida em que a sua forma é diferente e as linhas que se
encontram no interior do símbolo austríaco não estão presentes no pedido de marca
comunitária.
Depois de ter determinado que a marca reproduz um símbolo (ou é uma
representação heráldica de um símbolo), o examinador deve verificar se do processo
consta algum elemento que comprove que o registo foi autorizado pela autoridade
competente.
Se não constar qualquer comprovativo dessa natureza, o examinador objetará ao
registo da marca pedida. A objeção deve reproduzir o símbolo protegido e indicar o
número sob o qual está protegido ao abrigo do artigo 6.º ter da Convenção de Paris.
autoridade competente do Estado em causa autorizou o registo da marca.
Amplitude da recusa: no caso de símbolos de Estado, as marcas não conformes com
o artigo 7.º, n.º 1, alínea h), do CTMR devem ser recusadas em relação a todos os
produtos e serviços para que foram pedidas.
2.8.1.3 Exame de marcas que contenham ou consistam em distintivos e sinetes
oficiais de fiscalização e de garantia
O examinador deve seguir as mesmas etapas que no exame das bandeiras de Estado
e de armas e outros emblemas de Estado protegidos supramencionados.
No entanto, a amplitude da recusa é limitada. As marcas que contêm ou consistem
numa reprodução idêntica / imitação heráldica de distintivos e sinetes oficiais de
fiscalização e de garantia apenas serão recusadas caso se destinem a produtos
idênticos ou semelhantes àqueles a que os símbolos em causa são aplicáveis
(artigo 6.º ter, n.º 2, da Convenção de Paris).
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2.8.2.
Proteção de armas, bandeiras, outros emblemas, siglas ou
denominações de organismos internacionais intergovernamentais ao
abrigo do artigo 7.º, n.º 1, alínea h, do CTMR – artigo 6.º ter, n.º 1,
alíneas b) e c), da Convenção de Paris
Nos termos do artigo 6.º ter, n.º 1, alíneas b) e c), da Convenção de Paris, será
recusado o registo, sem autorização das autoridades competentes, quer como marcas,
quer como elementos de marcas, de armas, bandeiras e outros emblemas, siglas ou
denominações de organismos internacionais intergovernamentais (de que sejam
membros um ou mais países da União de Paris), bem como qualquer imitação do
ponto de vista heráldico.
Os membros da Organização Mundial de Comércio (OMC) beneficiam da mesma
proteção ao abrigo do artigo 2.º, n.º 1, do Acordo TRIPS, nos termos do qual os
membros devem observar o disposto nos artigos 1.º a 12.º e no artigo 19.º da
Convenção de Paris.
Além disso, a marca deve ser de natureza a sugerir, no espírito do público, um elo
entre a organização em causa e as armas, bandeiras, emblemas, siglas ou
denominações, ou a induzir o público em erro acerca da existência de uma ligação
entre o titular da marca e a organização.
Os organismos internacionais intergovernamentais (OIG) incluem entidades como as
Nações Unidas, a União Postal Universal, a Organização Mundial do Turismo, a
Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), etc.
Neste contexto, a União Europeia não deve ser considerada nem um organismo
internacional, na aceção tradicional, nem uma associação de Estados, mas antes uma
«organização supranacional», ou seja, uma entidade autónoma, com direitos
soberanos próprios e uma ordem jurídica independente das dos Estados-Membros, à
qual tanto os Estados-Membros como os respetivos cidadãos se devem conformar nos
domínios que são da competência da União Europeia.
Por um lado, os Tratados determinaram a criação de uma União independente à qual
os Estados-Membros cederam alguns dos seus poderes soberanos. A missão da
União Europeia tem uma natureza muito diferente da missão de qualquer outro
organismo internacional. Enquanto estes últimos executam tarefas de caráter técnico
claramente definidas, a UE tem domínios de responsabilidade que, no seu conjunto,
constituem, sem sombra de dúvida, responsabilidades típicas de um Estado.
Por outro lado, às instituições da União apenas foram conferidas competências em
determinados domínios, para realizar os objetivos especificados nos Tratados. Ou
seja, as instituições não podem escolher livremente os seus objetivos, ao contrário do
que acontece com um Estado soberano. Além disso, a UE não tem a plena jurisdição
dos Estados soberanos nem tão-pouco competências para definir novos domínios de
responsabilidade («competência sobre a jurisdição»).
Sem prejuízo da natureza jurídica específica da União Europeia, e exclusivamente
para efeitos da aplicação do artigo 7.º, n.º 1, alínea h), do CTMR, a União Europeia é
equiparada a uma organização internacional. Na prática, será tido em conta o facto de
o domínio de atividade da UE ser tão vasto (ver acórdão do Tribunal Geral de
15/01/2013, T-413/11, «EUROPEAN DRIVESHAFT SERVICES», n.º 69) que é muito
provável que o examinador consiga estabelecer uma ligação entre os produtos e
serviços em causa e as atividades da UE.
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Apresentamos em seguida as mais importantes bandeiras e símbolos da União
Europeia, protegidos pelo Conselho da Europa:
Número do artigo 6.º ter: QO188
Os símbolos seguintes foram protegidos para a Comissão Europeia:
Número do artigo 6.º ter:
QO245
Número do artigo 6.º ter:
QO246
Os símbolos seguintes foram protegidos para o Banco Central Europeu:
O exame de marcas que contêm armas, bandeiras ou outros símbolos de um
organismo internacional intergovernamental compreende quatro etapas:
1
Encontrar uma reprodução oficial do símbolo protegido (que pode ser uma sigla
ou uma denominação).
2
Comparar o símbolo com a marca objeto de pedido.
3
Verificar se a marca objeto de pedido sugere ao público pertinente a existência
de um elo entre o titular da marca e o organismo internacional em causa ou
induz o público em erro sobre a existência desse elo.
4
Verificar se o processo contém algum elemento que comprove que o registo foi
autorizado pela autoridade competente.
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1
Encontrar o símbolo protegido (ou sigla ou denominação)
Para estarem protegidos, os símbolos de organismos internacionais
intergovernamentais devem constar da lista pertinente. Ao contrário do que acontece
com as bandeiras de Estado, este requisito é igualmente aplicável às bandeiras das
organizações internacionais.
A base de dados pertinente é acessível através da ferramenta «Article 6ter Structured
Search» («Pesquisa estruturada do artigo 6.º ter»), disponibilizada pela OMPI.
Também neste caso, a melhor forma de pesquisar é através dos códigos da
Classificação de Viena.
2
Comparar o símbolo com a marca objeto de pedido
A marca objeto de pedido é composta exclusivamente ou contém uma reprodução
idêntica do símbolo protegido de um organismo internacional intergovernamental OU a
marca objeto de pedido contém ou consiste numa imitação heráldica desse símbolo?
a)
A marca objeto de pedido contém ou é composta exclusivamente por uma
reprodução idêntica do símbolo protegido? Em caso afirmativo, avance para a
etapa seguinte.
b)
imitação heráldica do símbolo protegido?
O teste é o mesmo realizado para as bandeiras e símbolos de Estado, ou seja, o
símbolo protegido e a marca (ou a parte da marca em que o símbolo protegido está
reproduzido) devem ser muito semelhantes. O mesmo se aplica a siglas e
denominações de organismos internacionais intergovernamentais (ver decisão da
Câmara de Recurso no processo R 1414/2007-1, «ESA»).
As marcas apresentadas em seguida foram recusadas por ter sido considerado que
continham «imitações heráldicas» da bandeira da União Europeia, protegida sob o
n.º QO188:
Pedido de marca comunitária
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n.º 2 305 399
n.º 448 266
n.º 6 449 524
n.º 7 117 658
n.º 1 106 442 (Processo T-127/02)
n.º 4 081 014 (1640 C)
n.º 2 180 800 (Processo
T-413/11)
No que respeita às imitações heráldicas da bandeira da União Europeia (QO188
supra), considera-se relevante que (a) tenham 12 estrelas de 5 pontas, (b) as estrelas
estejam dispostas em círculo e não se toquem e (c) as estrelas contrastem com um
fundo mais escuro.
Há que ter em conta, nomeadamente, o facto de o «conjunto das doze estrelas
dispostas em círculo constituir o elemento mais importante do emblema da União
Europeia (o “emblema”), porquanto transmite mensagens inequívocas: a) o círculo de
estrelas douradas simboliza a solidariedade e a harmonia entre os povos da Europa e
b) o número doze evoca a perfeição, a plenitude e a unidade. O outro elemento do
emblema é um fundo numa cor adequada para realçar o conjunto das doze estrelas»
[tradução não oficial] (ver decisão da Câmara de Recurso no processo R 1401/2011-1,
n.º 21).
Resulta do que precede que a representação da bandeira da UE a preto e branco
pode ser considerada uma imitação heráldica, no caso de as estrelas contrastarem
com um fundo escuro de forma que dê a impressão de se tratar de uma reprodução a
preto e branco da bandeira da UE (ver pedido de marca comunitária n.º 1 106 442
supra).
Em contrapartida, no exemplo seguinte, a reprodução a preto e branco de um círculo
de estrelas não dá a impressão de se tratar de uma reprodução a preto e branco da
bandeira da UE:
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Os três casos apresentados em seguida não são considerados imitações heráldicas
da bandeira da União Europeia devido ao facto de não reproduzirem doze estrelas
num círculo (o que significa que os três pedidos de marca foram aceites):
n.º 7 142 731
n.º 5 639 984
Pedido de marca
comunitária n.º 6 156 624
O símbolo a seguir apresentado também não constitui uma imitação heráldica devido
ao facto de, apesar de as estrelas serem amarelas, não exibir um fundo azul (ou de
cor escura):
3
Verificar se a marca objeto de pedido sugere ao público pertinente que existe um
elo entre o titular da marca e a organização internacional em causa ou induz o
público em erro sobre a existência desse elo.
Um elo não é sugerido unicamente quando o público é levado a acreditar que os
produtos ou serviços provêm da organização em causa, mas também quando se
permite que o público acredite que os produtos ou serviços foram aprovados ou são
garantidos pela organização em causa, ou estão ligados a esta de qualquer outra
forma (ver acórdão do Tribunal Geral de 15/01/2013, T-413/11, «EUROPEAN
DRIVESHAFT SERVICES», n.º 61).
Para avaliar corretamente as circunstâncias, o examinador deve ter em conta o
seguinte:
-
os produtos e/ou serviços abrangidos pelo pedido de marca comunitária;
-
o público pertinente;
-
a impressão geral transmitida pela marca.
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VERSION 1.0
No que respeita à bandeira da União Europeia, o examinador deve avaliar se existe
alguma sobreposição entre os produtos e/ou serviços a proteger pela marca e as
atividades da União Europeia, tendo em conta o facto de que a União Europeia está
ativa em numerosos setores e regulamenta produtos e serviços em todos os setores
da indústria e do comércio, conforme ressalta claramente da grande diversidade de
diretivas por esta adotadas. O examinador deve ainda ter em conta o facto de que
mesmo o consumidor médio pode estar ciente dessas atividades, o que significa, na
prática, que é provável que na maior parte nos casos o examinador encontre algum
tipo de ligação.
Por último, contrariamente ao artigo 6.º ter, n.º 1, alínea a), da Convenção de Paris,
nos termos da qual basta que o sinal contenha ou consista no emblema ou numa
imitação heráldica desse emblema, o artigo 6.º ter, n.º 1, alínea c), da Convenção de
Paris exige uma avaliação geral.
Daqui resulta que, contrariamente ao que acontece em relação aos emblemas e
bandeiras de Estado, o examinador deve igualmente ter em conta os demais
elementos que compõem a marca, porquanto não pode excluir-se a possibilidade de
todos os outros elementos do sinal permitirem concluir que o público não liga o sinal a
um organismo internacional intergovernamental (ver acórdão do Tribunal Geral de
15/01/2013, T-413/11, «EUROPEAN DRIVESHAFT SERVICES», n.º 59).
Ainda no que respeita à bandeira da UE, importa notar que, por norma, a ocorrência
de elementos nominativos, como «EURO»/«EUROPEU», num pedido de marca
comunitária aumenta a probabilidade de ligação no espírito do público, porquanto
esses elementos podem ser apreendidos como indicadores da aprovação, do controlo
de qualidade ou da garantia dos produtos ou serviços em causa por uma agência
oficial da UE.
Apresentam-se em seguida dois exemplos em que se concluiu pela existência de
ligação com a União Europeia:
P&S:
Classe 16: Periódicos e outras publicações
Classe 42: Elaboração de relatórios ou estudos relacionados com automóveis,
motociclos e bicicletas
Fundamentação
A marca foi recusada para todos os produtos e serviços pelos seguintes motivos:
(26) Os consumidores deste mercado sabem que é essencial que as empresas
que realizam inquéritos e relatórios sobre produtos caros e potencialmente
perigosos, como veículos, sejam credíveis. Os consumidores sabem igualmente
que a própria União Europeia está envolvida nestas atividades através da sua
associação Euro E.N.C.A.P, que disponibiliza aos consumidores de veículos
motorizados avaliações independentes da segurança e do desempenho dos
automóveis comercializados no mercado europeu. Atento o que precede e o facto
de a marca objeto de pedido conter um elemento heráldico reconhecível do
emblema europeu, era elevada a probabilidade de o público partir do pressuposto
de que a inclusão das doze estrelas no emblema da UE na marca comunitária
indicava uma relação entre o titular da marca e a UE.
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Classe 9: Hardware, software, suportes de dados gravados.
Classe 41: Organização e realização de colóquios, seminários, simpósios,
congressos e conferências; ensino, formação; consultadoria em matéria de
formação e aperfeiçoamento profissional.
Classe 42: Elaboração, atualização e assistência a programas de computador;
conceção de programas de computador; consultoria em matéria de
computadores; aluguer de hardware e software; aluguer de tempo de acesso a
bases de dados.
P&S:
Fundamentação
4
A marca foi recusada para todos os produtos e serviços pelos seguintes motivos:
A Câmara de Recurso considerou, contrariamente ao que alegava a recorrente,
que existiam algumas sobreposições entre os produtos e serviços por esta
oferecidos e as atividades do Conselho da Europa e da União Europeia. A
Câmara de Recurso referiu, nomeadamente, o Jornal Oficial da União Europeia,
disponível em CD-ROM (isto é, num suporte de dados registado) para
seminários, programas de formação e conferências propostos pelo Conselho da
Europa e a União Europeia nas áreas mais diversas, bem como um grande
número de bases de dados postas à disposição do público por estas instituições,
em particular, o EUR-Lex.
Importa observar que, dada a grande variedade de serviços e de produtos que o
Conselho da Europa e a União Europeia podem oferecer, a natureza dos
produtos e serviços para os quais o registo é pedido não exclui a possibilidade de
o público interessado acreditar que existe uma ligação entre o requerente e essas
instituições. Logo, foi corretamente que a Câmara de Recurso concluiu que o
registo da marca pedida era suscetível de suscitar no espírito do público a
impressão de que existia uma ligação entre a marca pedida e as instituições em
questão.
Se não for produzido qualquer comprovativo de que o registo da marca objeto de
pedido foi autorizado, o examinador objetará ao seu registo. A objeção deve reproduzir
o símbolo protegido e indicar o número sob o qual o mesmo está protegido ao abrigo
do artigo 6.º ter da Convenção de Paris.
O examinador deve ainda enunciar claramente os produtos e serviços recusados e
indicar os motivos por que a marca sugere ao público uma ligação com a organização
em causa.
Esta objeção só poderá ser retirada se o requerente fizer prova de que a autoridade
competente autorizou o registo da marca.
Amplitude da recusa: no caso de bandeiras e símbolos de organismos internacionais
intergovernamentais, a recusa deve indicar os produtos e/ou serviços afetados, ou
seja, aqueles que, segundo o examinador, levariam o público a estabelecer uma
relação entre a marca e a organização.
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2.8.3.
Proteção de emblemas, insígnias ou escudos que não os abrangidos
pelo artigo 6.º ter da Convenção de Paris ao abrigo do artigo 7.º, n.º 1,
alínea i), do CTMR
Nos termos do artigo 7.º, n.º 1, alínea i), do CTMR, as marcas que incluam emblemas,
insígnias ou escudos que não os abrangidos pelo artigo 6.º ter da Convenção de Paris
e que apresentem um interesse público particular não podem ser registadas, a não ser
que as entidades competentes tenham autorizado o respetivo registo.
Conforme já se viu, o artigo 7.º, n.º 1, alínea i), do CTMR abrange todos os emblemas,
insígnias ou escudos que não tenham sido comunicados nos termos do artigo 6.º ter,
n.º 3, alínea a), da Convenção de Paris, independentemente do facto de se tratar de
emblemas de Estado ou de organismos internacionais intergovernamentais, na aceção
do artigo 6.º ter, n.º 1, alíneas a) ou b), da Convenção de Paris, ou de organismos ou
administrações públicas não abrangidos pelo artigo 6.º ter da Convenção de Paris,
como províncias ou municípios.
Acresce que, de acordo com a jurisprudência, o âmbito de aplicação do artigo 7.º,
n.º 1, alínea h), e do artigo 7.º, n.º 1, alínea i), do CTMR é similar e ambas as
disposições conferem níveis de proteção, no mínimo, equivalentes.
Isto significa que o artigo 7.º, n.º 1, alínea i), do CTMR é aplicável não só quando os
símbolos supramencionados são reproduzidos de forma idêntica como marca ou parte
de uma marca, mas também quando a marca contém ou consiste numa imitação
heráldica desses símbolos. Qualquer outra interpretação desta disposição teria como
consequência uma menor proteção pelo artigo 7.º, n.º 1, alínea i), do CTMR do que
pelo artigo 7.º, n.º 1, alínea h), do mesmo regulamento. Seguindo a mesma linha de
raciocínio, o artigo 7.º, n.º 1, alínea i), do CTMR é aplicável no caso de a marca ser
suscetível de induzir o público em erro quanto à existência de uma ligação entre o
titular da marca e a entidade para que os símbolos supramencionados remetem. Por
outras palavras, a proteção conferida pelo artigo 7.º, n.º 1, alínea i), do CTMR está
subordinada à existência de um elo entre a marca e o símbolo. Sem esse elo, as
marcas a que o artigo 7.º, n.º 1, alínea i), do CTMR é aplicável poderiam beneficiar de
uma proteção mais ampla ao abrigo do artigo 7.º, n.º 1, alínea h), do CTMR (ver
acórdão do Tribunal Geral de 10/07/2013, T-3/12, «MEMBER OF EURO EXPERTS»).
O artigo 7.º, n.º 1, alínea i), do CTMR não define símbolos de «interesse público
particular». Todavia, é razoável pressupor que a natureza destes símbolos pode variar
e estes podem incluir, por exemplo, símbolos religiosos, símbolos políticos ou
símbolos de entidades ou administrações públicas não abrangidas pelo artigo 6.º ter
da Convenção de Paris, como províncias ou municípios. De qualquer forma, o seu
«interesse público particular» deve refletir-se num documento público, por exemplo,
um instrumento jurídico nacional ou internacional, um regulamento ou outro ato
normativo.
O Tribunal Geral estatuiu que existe «interesse público particular» quando o emblema
apresenta uma ligação especial com uma das atividades de um organismo
internacional intergovernamental (acórdão de 10/07/2013, T-3/12, «MEMBER OF
EURO EXPERTS», n.º 44). Em particular, o Tribunal especificou que o artigo 7.º, n.º 1,
alínea i), do CTMR é igualmente aplicável quando o emblema se limita a evocar um
dos domínios de ação da União Europeia e mesmo que essa ação apenas diga
respeito a alguns Estados-Membros da UE (ibidem, n.os 45 e 46).
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O que precede confirma que a proteção conferida pelo artigo 7.º, n.º 1, alínea i), do
CTMR é igualmente aplicável a símbolos que tenham interesse público particular
apenas num Estado-Membro ou em parte de um Estado-Membro (artigo 7.º, n.º 2, do
CTMR).
O exame de marcas que contenham emblemas, insígnias ou escudos de interesse
público particular comporta quatro etapas:
1
Encontrar o símbolo de interesse público particular.
2
Comparar o símbolo com a marca objeto de pedido.
3
de um elo entre o titular da marca e a entidade para a qual o símbolo remete ou
induz o público em erro acerca da existência desse elo.
4
Verificar se o processo contém algum elemento que comprove que o registo foi
autorizado pela autoridade competente.
1
Encontrar o símbolo de interesse público particular
Presentemente, não existe qualquer lista ou base de dados que permita aos
examinadores identificar os símbolos com interesse público particular num
Estado-Membro ou em parte de um Estado-Membro. Em consequência, é provável
que as observações de terceiros continuem a ser a fonte de muitas objeções a esses
símbolos.
Um exemplo de um símbolo de interesse público especial é a Cruz Vermelha, que é
protegida pela Convenção de Genebra para Melhorar a Situação dos Feridos e
Doentes
das Forças Armadas em Campanha (http://www.icrc.org/ e
http://www.icrc.org/Web/Eng/siteeng0.nsf/htmlall/genevaconventions).
No âmbito da Convenção de Genebra, estão protegidos os seguintes símbolos:
Para além destes símbolos, estão igualmente protegidas as suas denominações, que
são as seguintes (da esquerda para a direita): «Cruz Vermelha», «Crescente
Vermelho» e «Cristal Vermelho».
Outro símbolo de interesse público particular é o símbolo olímpico, definido no Tratado
de Nairóbi sobre a Proteção do Símbolo Olímpico. Segundo a definição constante do
Tratado de Nairóbi, «o símbolo olímpico consiste em cinco anéis entrelaçados, nas
cores azul, amarela, preta, verde e vermelha, dispostos por essa ordem, da esquerda
para a direita. Consiste unicamente nos anéis olímpicos, numa só cor ou em cores
diferentes.» [Tradução não oficial]
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O símbolo seguinte não foi considerado de interesse público particular:
RECICLAGEM RESPONSÁVEL DE EMBALAGENS
SEPARE O VIDRO DO PLÁSTICO
Considerou-se que o símbolo da reciclagem (à esquerda) não deveria ser protegido ao
abrigo desta disposição por se tratar de um símbolo comercial.
2
Comparar o símbolo com a marca objeto de pedido
A marca objeto de pedido contém ou é composta exclusivamente por uma reprodução
idêntica do símbolo de interesse público particular? Ou a marca objeto de pedido
contém ou consiste numa imitação heráldica desse símbolo?
a)
reprodução idêntica do símbolo? Em caso afirmativo, avance para a etapa
seguinte.
b)
imitação heráldica do símbolo?
O teste é o mesmo realizado para as bandeiras e símbolos de organismos
internacionais intergovernamentais, ou seja, o símbolo e a marca (ou a parte da marca
em que o símbolo está reproduzido) devem ser muito semelhantes.
Apresentam-se em seguida exemplos de marcas que foram recusadas por conterem o
símbolo da Cruz Vermelha ou uma imitação heráldica deste símbolo.
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Pedidos de marca comunitária recusados
Notificação escrita n.º 964 979
n.º 2 966 265
n.º 5 988 985
Por outro lado, têm sido tradicionalmente utilizadas — e continuam a sê-lo — uma
série de cruzes vermelhas bem conhecidas, cuja integração numa marca não seria
considerada uma reprodução da «Cruz Vermelha». Eis alguns exemplos dessas
famosas cruzes vermelhas:
Cruz dos templários
Cruz de S. Jorge
Cruz de Malta
A marca seguinte foi aceite por conter duas reproduções da cruz dos templários.
Marca comunitária n.º 5 832 373
Não é possível levantar objeções a uma marca que contém uma cruz a preto e branco
(ou em vários tons de cinzentos), do mesmo modo que não é possível levantar
objeções ao abrigo do artigo 7.º, n.º 1, alínea i), do CTMR a uma cruz que não seja
vermelha.
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Pedidos de marca comunitária aceites
n.º 8 986 069
3
n.º 9 019 647
n.º 9 025 768
de um elo entre o titular da marca e a entidade para a qual o símbolo remete ou
induz o público em erro acerca da existência desse elo.
Um elo não é sugerido unicamente quando o público é levado a acreditar que os
produtos ou serviços provêm da entidade em causa, mas também quando há o risco
de o público pensar que os produtos ou serviços beneficiam da aprovação ou da
garantia da entidade em causa, ou a esta estão de qualquer outra forma ligados
(ver acórdão do Tribunal Geral de 10/07/2013, T-3/12, «MEMBER OF EURO
EXPERTS», n.º 78).
Para avaliar corretamente as circunstâncias, o examinador deve ter em conta o
seguinte:
-
os produtos e/ou serviços abrangidos pelo pedido de marca comunitária;
-
o público pertinente;
-
a impressão geral transmitida pela marca.
O examinador deve avaliar se existe sobreposição entre os produtos e/ou serviços
protegidos pela marca objeto de pedido e as atividades da entidade em causa e se o
público pertinente se pode aperceber dessa sobreposição.
Em particular, no que respeita à União Europeia, o examinador deve ter em conta o
facto de esta estar ativa em numerosos setores, como ressalta claramente da grande
diversidade de diretivas pela mesma adotadas.
O examinador deve igualmente ter em conta os demais elementos que compõem a
marca, porquanto não se pode excluir a possibilidade de todos os outros elementos do
sinal permitirem concluir que o público não liga o sinal à entidade em causa (ver
acórdão do Tribunal Geral de 10/07/2013, T-3/12, «MEMBER OF EURO EXPERTS»,
n.º 107).
Ainda no que respeita à UE, importa notar que, por norma, a ocorrência de elementos
nominativos, como «EURO»/«EUROPEU», num pedido de marca comunitária
aumenta a probabilidade de ligação no espírito do público, porquanto esses elementos
podem ser apreendidos como indicadores da aprovação da UE (ver acórdão do
Tribunal Geral de 10/07/2013, T-3/12, «MEMBER OF EURO EXPERTS», n.º 113).
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Por exemplo, o Tribunal Geral (no processo T-3/12) confirmou que a marca seguinte
(pedido de marca comunitária n.º 6 110 423, relativa a produtos das classes 9, 16, 35,
36, 39, 41, 42, 44 e 45),
não era admissível à luz do artigo 7.º, n.º 1, alínea i), do CTMR, na medida em que
continha uma imitação (heráldica) do símbolo do «euro».
4
Consta do processo algum elemento que comprove que a autoridade competente
autorizou o registo?
Se não constar qualquer comprovativo dessa natureza, o examinador objetará ao
registo da marca pedida. A objeção reproduzirá o símbolo e fornecerá ao requerente
todas as informações necessárias, nomeadamente sobre as razões por que o símbolo
é de «interesse público particular» (por exemplo, se estiver protegido por um
instrumento internacional, deve ser feita referência a esse instrumento; no caso da
Cruz Vermelha, o instrumento é a Convenção de Genebra para Melhorar a Situação
dos Feridos e Doentes das Forças Armadas em Campanha, assinada em Genebra
(http://www.icrc.org/ e http://www.icrc.org/Web/Eng/siteeng0.nsf/htmlall/genevaconvent
ions)).
autoridade competente autorizou o registo da marca.
Amplitude da recusa: no caso de símbolos de interesse público particular, a recusa
deve indicar os produtos e/ou serviços afetados, ou seja, aqueles que, segundo o
examinador, levariam o público a estabelecer uma ligação entre a marca e a entidade.
2.9
Artigo 7.º, n.º 1, alínea j), do CTMR
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2.9.1
Introdução
O artigo 7.º, n.º 1, alínea j), do CTMR é aplicável a marcas comunitárias que estejam
em conflito com indicações geográficas que identifiquem vinhos e bebidas
espirituosas.
Mais concretamente, prevê que seja recusado o registo de marcas de vinhos que
contenham ou consistam em indicações geográficas que identifiquem vinhos ou de
marcas de bebidas espirituosas que contenham ou consistam em indicações
geográficas que identifiquem bebidas espirituosas para vinhos ou bebidas espirituosas
que não tenham essa origem.
O artigo 7.º, n.º 1, alínea j), do CTMR não refere explicitamente a legislação específica
da UE relativa à proteção de indicações geográficas de vinhos e bebidas espirituosas.
Nesta matéria, o Instituto aplica uma abordagem sistemática e interpreta o artigo 7.º,
n.º 1, alínea j), do CTMR em conformidade com o artigo 7.º, n.º 1, alínea k), do CTMR.
Ou seja, o Instituto aplica o artigo 7.º, n.º 1, alínea j), do CTMR em conjunção com as
disposições pertinentes da legislação comunitária em matéria de proteção das
indicações geográficas de vinhos e bebidas espirituosas, a saber, o Regulamento (UE)
n.º 1308/2013 do Conselho3 e o Regulamento (CE) n.º 110/2008 do Parlamento
Europeu e do Conselho4 respetivamente.
Nos termos do artigo 93.º do Regulamento (UE) n.º 1308/2013, entende-se por:
a)
«Denominação de origem», o nome de uma região, de um local determinado ou,
em casos excecionais, de um país utilizado para designar um vinho que cumpra
os seguintes requisitos:
i)
ii)
iii)
iv)
b)
«Indicação geográfica», uma indicação relativa a uma região, um local
determinado ou, em casos excecionais, um país utilizada para designar um vinho
que cumpra os seguintes requisitos:
i)
ii)
3
4
a qualidade e as características do vinho são essencial ou exclusivamente
devidas a um meio geográfico específico, com os fatores naturais e
humanos inerentes ao mesmo;
as uvas a partir das quais o vinho é produzido provêm exclusivamente
dessa zona geográfica;
a produção ocorre nessa zona geográfica; e
o vinho é obtido a partir de castas pertencentes à espécie Vitis vinifera.
possui determinada qualidade, prestígio ou outras características que
podem ser atribuídas a essa origem geográfica;
pelo menos 85 % das uvas utilizadas para a sua produção provêm
exclusivamente dessa zona geográfica;
Regulamento (UE) n.º 1308/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de dezembro de
2013, que estabelece uma organização comum dos mercados dos produtos agrícolas e que revoga os
Regulamentos (CEE) n.º 922/72, (CEE) n.º 234/79, (CE) n.º 103797/2001, (CE) n.º 1234/2007 do
Conselho.
Regulamento (CE) n.º 110/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de janeiro de 2008,
relativo à definição, designação, apresentação, rotulagem e proteção das indicações geográficas das
bebidas espirituosas e que revoga o Regulamento (CEE) n.º 1576/89 do Conselho.
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iii)
iv)
a sua produção ocorre nessa zona geográfica; e
é obtido a partir de castas pertencentes à espécie Vitis vinifera ou
provenientes de um cruzamento entre a espécie Vitis vinifera e outra
espécie do género Vitis.
Nos termos do artigo 15.º, n.º 1, do Regulamento (CE) n.º 110/2008, uma «indicação
geográfica» é uma indicação que identifica uma bebida espirituosa como sendo
originária do território de um país, ou de uma região ou lugar desse território, sempre
que determinada qualidade, prestígio ou outra característica sejam essencialmente
imputáveis à sua origem geográfica.
Por conseguinte, as denominações de origem protegidas (DOP) têm uma estreita
ligação com o local de origem. Contudo, esta distinção não afeta o âmbito de proteção,
que é o mesmo para as indicações geográficas protegidas (IGP) e as denominações
de origem protegidas (DOP). Por outras palavras, o artigo 7.º, n.º 1, alínea j), do CTMR
é aplicável do mesmo modo a todas as designações abrangidas pelo Regulamento
(UE) n.º 1308/2013, independentemente do facto de estarem registadas como DOP ou
como IGP. Por seu turno, o Regulamento (CE) n.º 110/2008 abrange as IGP, mas não
as DOP.
É concedida proteção às DOP/IGP no intuito, nomeadamente, de proteger os legítimos
interesses dos consumidores e dos produtores.
Neste contexto, importa igualmente sublinhar que os conceitos de DOP e de IGP não
são uma «indicação de proveniência geográfica simples». No que respeita à última,
não existe uma conexão direta entre uma qualidade específica, o prestígio ou outra
característica do produto e a sua origem geográfica específica, pelo que não se
inscreve no âmbito de aplicação do artigo 93.º do Regulamento (UE) n.º 1308/2013 ou
do artigo 15.º, n.º 1, do Regulamento (CE) n.º 110/2008 (ver, por analogia, o acórdão
do Tribunal de Justiça de 07/11/2000, C-312/98, «Warsteiner Brauerei», n.os 43 e 44).
Por exemplo, «Rioja» é uma DOP para vinhos que designa vinhos com características
específicas que correspondem à definição de uma DOP. Contudo, os vinhos
produzidos em «Tabarca» (uma «indicação de proveniência geográfica simples» que
designa uma pequena ilha próxima de Alicante) só podem ser protegidos por uma
DOP/IGP se satisfizerem certos requisitos específicos.
Nos termos do artigo 102.º, n.º 1, do Regulamento (UE) n.º 1308/2013, o registo de
uma marca que contenha ou consista numa denominação de origem protegida ou
numa indicação geográfica protegida e que não esteja conforme com o caderno de
especificações do produto em causa, ou cuja utilização seja abrangida pelo artigo
103.º, n.º 2, do mesmo regulamento e diga respeito a um produto de uma das
categorias enumeradas no Anexo VII, Parte II, é recusado se o pedido de registo da
marca for apresentado após a data de apresentação à Comissão do pedido de
proteção da denominação de origem ou da indicação geográfica e se a denominação
de origem ou a indicação geográfica for subsequentemente protegida.
Além disso, nos termos do artigo 23.º, n.º 1, do Regulamento (CE) n.º 110/2008, «o
registo de uma marca que contenha ou consista numa indicação geográfica registada
no anexo III deve ser recusado ou invalidado se a sua utilização conduzir a qualquer
das situações referidas no artigo 16.º».
O artigo 103.º, n.º 2, do Regulamento (UE) n.º 1308/2013 e o artigo 16.º do
Regulamento (CE) n.º 110/2008 enunciam as situações que infringem os direitos
decorrentes de uma DOP/IGP: i) qualquer utilização comercial direta ou indireta da
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DOP/IGP; ii) qualquer utilização abusiva, imitação ou evocação; iii) qualquer outra
prática falsa ou falaciosa.
É necessário satisfazer cumulativamente três condições para que o artigo 7.º, n.º 1,
alínea j), do CTMR seja aplicável:
1.
A DOP/IGP em causa deve estar registada a nível da UE (ver ponto 2.9.2.1
infra).
2.
A utilização da marca comunitária que consiste ou contém uma DOP/IGP de
vinhos ou uma IGP de bebidas espirituosas deve constituir uma das situações
previstas no artigo 103.º , n.º 2, do Regulamento (UE) n.º 1308/2013 ou no
artigo 16.º do Regulamento (CE) n.º 110/2008 (ver ponto 2.9.2.2. infra).
3.
O pedido de marca comunitária deve incluir produtos idênticos ou
«comparáveis» aos produtos abrangidos pela DOP/IGP (ver ponto 2.9.2.3 infra).
No que respeita a estas condições, é em seguida feita referência: (i) às DOP/IGP que
podem suscitar objeções ao abrigo do artigo 7.º, n.º 1, alínea j), do CTMR; (ii) às
circunstâncias em que uma marca comunitária que contém ou consiste numa
DOP/IGP pode ser abrangida pelo artigo 103.º, n.º 2, do Regulamento (UE)
n.º 1308/2013 ou pelo artigo 16.º do Regulamento (CE) n.º 110/2008; (iii) aos produtos
abrangidos pelo pedido de marca comunitária afetados pela proteção conferida pela
DOP/IGP. Por último, é igualmente feita referência à forma como os produtos podem
ser limitados para que uma objeção seja retirada.
2.9.2
Aplicação do artigo 7.º, n.º 1, alínea j), do CTMR
2.9.2.1 DOP/IGP pertinentes
O artigo 7.º, n.º 1. alínea j), do CTMR é aplicável sempre que DOP/IGP (tanto de
Estados-Membros da União Europeia como de países terceiros) tenham sido
registados em conformidade com o procedimento previsto nos Regulamentos (UE)
n.º 1308/2013 e (CE) n.º 110/2008.
Sobre DOP/IGP de países terceiros que beneficiam de proteção na União Europeia
graças a acordos concluídos entre a União Europeia e países terceiros, consultar o
ponto 2.9.3.2 infra.
Da base de dados «E-Bacchus» da Comissão, que pode ser acedida através da
Internet,
no
endereço
http://ec.europa.eu/agriculture/markets/wine/e-bacchus/,
constam informações importantes sobre DOP/IGP de vinhos. As IGP de bebidas
espirituosas estão enumeradas no anexo III do Regulamento (CE) n.º 110/2008
(artigo 15.º, n.º 2, do Regulamento (CE) n.º 110/2008), tal como alterado, acessível no
endereço
http://eurlex.europa.eu/Notice.do?val=464638:cs&lang=en&list=531377:cs,500631:cs,500623:c
s,500621:cs,464638:cs,&pos=5&page=1&nbl=5&pgs=10&hwords=.
A
Comissão
mantém igualmente uma base de dados sobre bebidas espirituosas —
«E-Spirit-Drinks» — acessível no endereço http://ec.europa.eu/agriculture/spirits/.
Todavia, esta base não constitui um registo oficial, tendo um caráter meramente
informativo.
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A proteção é conferida exclusivamente ao nome de uma DOP/IGP e não é extensível
ipso iure às denominações de sub-regiões, a subdenominações, a circunscrições
administrativas locais ou a localidades situadas na zona abrangida pela DOP/IGP em
causa. Neste contexto, importa estabelecer uma distinção entre a doutrina do Tribunal
Geral no seu acórdão de 11/05/2010, T-237/08, «Cuvée Palomar» e o atual quadro
jurídico. Este acórdão remete para um sistema de competências dos EstadosMembros na designação de indicações geográficas para vinhos que existia nos termos
do Regulamento (CE) n.º 1493/1999, que, entretanto, foi revogado. Nos termos do
artigo 67.º do Regulamento (CE) n.º 607/2009 da Comissão (ver igualmente
artigo 120.º, n.º 1, alínea g), do Regulamento (UE) n.º 1308/2013), a indicação dos
nomes dessas unidades geográficas menores nos rótulos é agora facultativa.
Por outro lado, dos acordos comerciais concluídos entre a UE e países terceiros
consta, por norma, em anexo uma lista das DOP/IGP registadas a nível da UE que são
igualmente protegidas nos países terceiros em casa (ver acórdão do Tribunal Geral
11/05/2010, T-237/08, «Cuvée Palomar», n.os 104-108, e decisão de 19/06/2013,
R 1546/2011-4 – «FONT DE LA FIGUERA»). Contudo, os examinadores não devem
utilizar essas listas como fonte de informação sobre as DOP/IGP da UE, devendo
antes recorrer às bases de dados supramencionadas. Em primeiro lugar, as listas das
DOP/IGP da UE a proteger por países terceiros podem variar consoante os acordos,
em função das especificidades das negociações. Em segundo lugar, os anexos dos
acordos são, por regra, alterados e atualizados por «troca de cartas».
O artigo 7.º, n.º 1, alínea j), do CTMR é aplicável unicamente a DOP/IGP pedidas
antes da marca e já registadas aquando do exame do pedido de marca. As datas
pertinentes para o estabelecimento da prioridade de uma marca e de uma DOP/IGP
são, respetivamente, a data do pedido de marca (a chamada prioridade da Convenção
de Paris, se reivindicada) e a data de apresentação do pedido de proteção de uma
DOP/IGP à Comissão.
Em consequência, não será levantada qualquer objeção ao abrigo do artigo 7.º,
n.º 1, alínea j), do CTMR se a DOP/IGP tiver sido pedida depois da data de
apresentação (ou data de prioridade, se for caso disso) do pedido de marca
comunitária. No caso dos vinhos, se da base «E-Bacchus» não constar qualquer
informação relativa à data, tal significa que a DOP/IGP em causa é anterior a 1 de
agosto de 2009, data da criação do registo. Relativamente a todas as DOP/IGP de
vinhos acrescentadas posteriormente, a «E-Bacchus» faz referência à correspondente
publicação no Jornal Oficial, de que constam todas as informações pertinentes. No
que respeita às bebidas espirituosas, a publicação inicial do anexo III do Regulamento
(CE) n.º 110/2008 incluía todas as IGP para bebidas espirituosas que existiam em 20
de fevereiro de 2008, data de entrada em vigor deste regulamento. Relativamente às
IGP de bebidas espirituosas acrescentadas posteriormente, os regulamentos de
alteração correspondentes contêm as informações pertinentes.
Sem prejuízo do que precede, e atento o facto de a esmagadora maioria dos pedidos
de DOP/IGP dar origem a registo, será levantada objeção no caso de a DOP/IGP ter
sido pedida antes da data de apresentação do pedido de marca comunitária (ou da
data de prioridade, se for caso disso), mas ainda não ter sido registada aquando do
exame do pedido de marca comunitária. No entanto, se o requerente da marca
comunitária alegar que a DOP/IGP em causa ainda não foi registada, o processo será
suspenso até à conclusão do processo de registo da DOP/IGP.
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2.9.2.2 Situações abrangidas pelo artigo 103.º do Regulamento (UE) n.º 1308/2013 e
pelo artigo 16.º do Regulamento (CE) n.º 110/2008
O artigo 7.º, n.º 1, alínea j), do CTMR é aplicável (desde que as demais condições se
apliquem igualmente) em todas as seguintes situações:
1.
2.
3.
4.
5.
a marca comunitária consiste exclusivamente numa DOP/IGP completa
(«utilização direta»);
a marca comunitária contém uma DOP/IGP para além de outros elementos
nominativos ou figurativos («utilização direta ou indireta»);
a marca comunitária contém ou consiste numa imitação ou evocação de uma
DOP/IGP;
outras indicações e práticas falaciosas;
o prestígio das DOP/IGP.
A marca comunitária consiste exclusivamente numa DOP/IGP completa («utilização
direta»)
Esta situação corresponde à «utilização direta» de uma DOP/IGP como marca
comunitária, ou seja, a marca consiste exclusivamente no nome da DOP/IGP.
Exemplos
DOP/IGP
Marca comunitária
MADEIRA
MADEIRA
(PDO-PT-A0038)
(Marca comunitária coletiva n.º 3 540 911)
MANZANILLA
MANZANILLA
(PDO-ES-A1482)
Se a marca consiste exclusivamente na DOP/IGP, a marca comunitária é abrangida
pelo artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do CTMR, porquanto é considerada descritiva da
origem geográfica dos produtos em causa. Isto significa que a objeção do examinador
irá suscitar motivos absolutos de recusa ao abrigo tanto do artigo 7.º, n.º 1, alínea j),
como do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do CTMR. O artigo 66.º, n.º 2, do CTMR prevê uma
exceção a esta regra no caso de a marca comunitária ser uma marca coletiva e de o
respetivo regulamento de utilização incluir os elementos previstos no artigo 67.º, n.º 2,
do mesmo regulamento (sobre a situação inversa, no caso de a marca ter sido pedida
como marca individual, ver decisão de 07/03/2006, R 1073/2005-1, «TEQUILA»,
n.º 15).
Embora a limitação dos produtos abrangidos (de modo a respeitar o caderno de
especificações da DOP/IGP) seja um meio normalmente utilizado para retirar as
objeções levantadas ao abrigo do artigo 7.º, n.º 1, alínea j), do CTMR (ver ponto
2.9.2.3 infra), essa limitação é irrelevante para efeitos do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do
CTMR.
Por exemplo, a um pedido de marca nominativa «Bergerac» para vinhos serão
levantadas objeções ao abrigo tanto do artigo 7.º, n.º 1, alínea j), como do artigo 7.º,
n.º 1, alínea c), do CTMR: com efeito, a marca consiste exclusivamente na DOP
«Bergerac», pelo que é descritiva. Se, subsequentemente, os produtos forem limitados
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a vinhos conformes com o caderno de especificações da DOP «Bergerac», a objeção
nos termos do artigo 7.º, n.º 1, alínea j), do CTMR será retirada, mas a marca
permanecerá descritiva e, por conseguinte, suscetível de levantar objeções por força
do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do CTMR, a menos que tenha sido objeto de um pedido
de marca coletiva em conformidade com o artigo 67.º, n.º 2, do CTMR.
A marca comunitária contém uma DOP/IGP para além de outros elementos
nominativos ou figurativos («utilização direta ou indireta»)
Esta situação abrange igualmente a «utilização direta» de uma DOP/IGP numa marca
comunitária, através da reprodução do nome da DOP/IGP juntamente com outros
elementos.
Considera-se que, devido ao facto de conterem na íntegra o nome da DOP/IGP, as
marcas comunitárias seguintes são abrangidas pelo artigo 7.º, n.º 1. alínea j), do
CTMR.
DOP/IGP
Marca comunitária
BEAUJOLAIS
BEAUX JOURS BEAUJOLAIS
(PDO-FR-A0934)
(Marca comunitária n.º 1 503 259)
CHAMPAGNE
CHAMPAGNE VEUVE DEVANLAY
(PDO-FR-A1359)
BEAUJOLAIS
(PDO-FR-A0934)
Nos termos do artigo 7.º, n.º 1, alínea j), do CTMR, é irrelevante o facto de os outros
elementos nominativos ou figurativos poderem conferir caráter distintivo à marca. O
sinal pode ser aceitável como um todo nos termos do artigo 7.º, n.º 1, alíneas b) e c),
do CTMR e mesmo assim levantar objeções nos termos do artigo 7.º, n.º 1, alínea j),
do CTMR, como é o caso nos exemplos apresentados supra.
Existe «utilização indireta» de uma DOP/IGP, por exemplo, quando a DOP/IGP ocorre
numa marca complexa (como a representação de um rótulo), em carateres mais
pequenos, como informação sobre a origem ou tipo do produto ou como parte do
endereço do produtor. Nestes casos, a marca levantará objeções, independentemente
da posição ou da dimensão da DOP/IGP no conjunto da marca, desde que seja visível.
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DOP/IGP
Marca comunitária
PORTO
(PDO-PT-A1540)
Marcas comunitárias n.º 11 907 334 e n.º 2 281 970)
A marca comunitária contém ou consiste numa imitação ou evocação de uma
DOP/IGP
Nem o CTMR nem os Regulamentos (UE) n.º 1308/2013 e (CE) n.º 110/2008 definem
os conceitos de «imitação» e «evocação», que, aliás, estão estreitamente
relacionados.
Segundo o Tribunal de Justiça, «a noção de evocação (...) abrange a hipótese de um
termo utilizado para designar um produto incorporar uma parte de uma denominação
protegida, de modo que o consumidor, perante o nome do produto, é levado a ter em
mente, como imagem de referência, a mercadoria que beneficia da denominação»
(acórdãos do Tribunal de Justiça de 04/03/1999, C-87/97, «Cambozola», n.º 25, e de
26/02/2008, C-132/05, n.º 44).
Ora, o que precede significa que pode existir evocação quando a marca comunitária
reproduz parte de uma DOP/IGP, como, por exemplo, (um dos seus) elemento(s)
nominativo(s) geograficamente significativo(s) (no sentido em que não se trata de um
elemento genérico, como «cabernet» e «ron» nas DOP/IGP «Cabernet d’Anjou» ou
«Ron de Granada»), ou mesmo parte de um termo, como uma raiz ou terminação
característica (ver exemplos infra).
Além disso, o artigo 103.º, n.º 2, alínea b), do Regulamento (UE) n.º 1308/2013 e o
artigo 16.º do Regulamento (CE) n.º 110/2008 protegem as DOP/IGP contra qualquer
utilização abusiva, imitação ou evocação, «mesmo que a verdadeira origem do
produto ou serviço seja indicada ou que o nome protegido seja traduzido, transcrito ou
transliterado ou acompanhado de termos tais como “género”, “tipo”, “método”, “estilo”,
“imitação”, (...) ou similares», ainda que os consumidores não sejam induzidos em
erro.
De acordo com o Advogado-Geral (Conclusões de 17/12/1998, C-87/97,
«Cambozola», n.º 33), «o termo “evocação” é objetivo, de modo que não é necessário
demonstrar que o titular da marca pretendia evocar a denominação protegida».
A este propósito, e para efeitos do artigo 7.º, n.º 1, alínea j), do CTMR, o Instituto
procederá à avaliação, também com a máxima objetividade, das situações descritas
infra, sem ter em conta a intenção do requerente da marca comunitária.
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Acresce que o Instituto considera que os termos «imitação» e «evocação» traduzem
basicamente o mesmo conceito. A marca «imita» (assemelha-se, reproduz elementos
de, etc.) o produto designado pela DOP/IGP, que, dessa forma, é «evocado» (trazido à
lembrança).
Atento o que precede, o Instituto considera que existe evocação ou imitação de uma
DOP sempre que:
a)
b)
c)
d)
a marca comunitária incorpora a parte geograficamente significativa (no sentido
em que não se trata do elemento genérico) da DOP/IGP;
a marca comunitária contém um adjetivo/substantivo equivalente que indica a
mesma origem geográfica;
a DOP/IGP está traduzida;
a marca comunitária inclui uma expressão de «deslocalização» para além da
DOP/IGP ou da sua evocação.
A marca comunitária incorpora parte da DOP/IGP
Segundo o Tribunal de Justiça (acórdãos de 04/03/1999, C-87/97, «Cambozola», e de
26/02/2008, C-132/05 supramencionados), a marca comunitária deve trazer ao espírito
do consumidor a imagem do produto cuja denominação está protegida.
O Tribunal determina ainda que «Pode (...) existir evocação de uma denominação
protegida sem que haja qualquer risco de confusão entre os produtos em causa»
(acórdão do Tribunal de Justiça de 04/03/1999, C-87/97, «Cambozola», n.º 26).
Significativamente, a evocação não é avaliada da mesma forma que o risco de
confusão (ver Conclusões do Advogado-Geral de 17/12/1998, C-87/97, «Cambozola»,
n.º 37). É necessário estabelecer um elo com o produto cuja denominação está
protegida. Em consequência, a existência ou não de evocação não será analisada em
conformidade com os princípios estabelecidos pelo Tribunal de Justiça no acórdão
proferido em 11/11/1997, C-251/95, «Sabèl».
Conforme já se referiu, considera-se que existe evocação quando a marca comunitária
incorpora (um dos) elemento(s) nominativo(s) geograficamente significativo(s) (por
oposição ao(s) elemento(s) genérico(s) de uma DOP/IGP, mas também quando a
marca comunitária reproduz outras partes dessa DOP/IGP, como uma raiz ou
terminação característica.
Embora digam respeito a géneros alimentícios, os exemplos seguintes servem
igualmente para demonstrar o que se entende por «imitação» e «evocação» no caso
de vinhos e bebidas espirituosas.
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DOP/IGP
Marca
Explicação
O termo «chianti» evoca a DOP
«Chianti Classico».
CHIANTI CLASSICO
(Processo R 1474/2011-2,
«AZIENDA OLEARIA CHIANTI»,
os
n. 14-15)
(IT/PDO/0005/0108)
GORGONZOLA
CAMBOZOLA
(IT/PDO/0017/0010)
«(...) há evocação de uma
denominação protegida quando o
termo utilizado para o designar [o
queijo] termina pelas mesmas
duas
sílabas
que
esta
denominação e comporta o
mesmo número de sílabas que
esta,
de
que
resulta
um
parentesco fonético e ótico
manifesto entre os dois termos».
(Acórdão do Tribunal de Justiça
no processo C-87/97, n.º 27).
Se uma DOP/IGP contiver ou evocar o nome de um produto considerado genérico, a
proteção não é extensiva ao elemento genérico. Por exemplo, na IGP «Ron de
Málaga», não há qualquer dúvida de que o termo «ron» (rum em espanhol) é um
termo genérico, pelo que não deve ser protegido. Por esse motivo, não será levantada
qualquer objeção pelo facto de uma marca comunitária conter um termo genérico que
faz parte de uma DOP/IGP.
Se o caráter genérico de um elemento de uma DOP/IGP puder ser estabelecido
através das definições dos dicionários, a perspetiva do público do país de origem da
DOP/IGP é determinante. Nos exemplos supramencionados, por exemplo, basta que
os consumidores espanhóis considerem o termo «ron» genérico para que seja forçoso
concluir que este termo é genérico, independentemente do facto de ser ou não
compreendido por outros segmentos do público da União Europeia.
Em contrapartida, caso não seja possível encontrar uma definição num dicionário de
uso corrente, o caráter genérico do termo em causa deve ser avaliado à luz dos
critérios definidos pelo Tribunal (ver acórdão do Tribunal de Justiça de 26/02/2008,
C-132/05 e acórdão do Tribunal Geral de 12/09/2007, T-291/03, «Grana Biraghi»),
nomeadamente, as legislações nacionais e da União pertinentes, a perceção que o
público tem do termo e as circunstâncias da comercialização do produto em causa.
Por último, em alguns casos, uma marca comunitária pode constituir utilização
direta/indireta ou evocação de mais do que uma DOP/IGP ao mesmo tempo. Existe
mesmo uma forte probabilidade de tal acontecer quando a marca comunitária contém
um elemento (não genérico) que ocorre em mais do que uma DOP/IGP.
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RIOJA (DOP-ES-A0117)
DOP/IGP
SANTIAGO (IGP chilena)
Marca comunitária RIOJA SANTIAGO
A marca objeto de pedido é composta pelos termos «RIOJA» e «SANTIAGO»,
cada um dos quais coincide com uma denominação de origem protegida de
vinhos, correspondendo o termo «RIOJA» a uma denominação de origem
protegida na União Europeia e o termo «SANTIAGO» a uma indicação
geográfica de um vinho originário do Chile, protegido no âmbito de um acordo
bilateral entre a União Europeia e a República do Chile (...).
Não é possível aceitar qualquer limitação que inclua um «vinho» originário do
território de uma das duas denominações de origem, posto que tal limitação
exclui automaticamente os vinhos originários da outra denominação de origem,
Explicação o que significa inevitavelmente que a marca objeto de pedido gerará confusão.
Pelo mesmo motivo, uma hipotética limitação da lista de produtos ao vinho
originário da zona geográfica objeto de uma das denominações de origem (ou
seja, «vinhos com a denominação de origem “Rioja” e vinhos com a
denominação de origem “Santiago”») da classe 33 seria proibida por força do
artigo 7.º, n.º 1, alínea j), do CTMR, na medida em que a marca identifica —
inevitável e confusamente — vinhos com uma origem geográfica diferente da
das respetivas denominações de origem incluídas na marca. Ora, o principal
objetivo da disposição supramencionada consiste, justamente, em evitar essa
possibilidade.
(Processo R 0053/2010-2, «RIOJA SANTIAGO»)
Sempre que a marca comunitária abranja os produtos pertinentes, deve ser levantada
uma objeção relativamente a todas as DOP/IGP em causa. No entanto, o examinador
deve indicar que a objeção não poderá ser retirada, porquanto a limitação dos
produtos àqueles que são abrangidos por uma ou pela totalidade das DOP/IGP daria
necessariamente origem a outra objeção por força do artigo 7.º, n.º 1, alínea j), do
CTMR, uma vez que tal limitação identificaria — inevitável e confusamente — vinhos
com uma origem geográfica distinta da DOP/IGP em causa.
Adjetivos/substantivos equivalentes
A utilização de um adjetivo/substantivo equivalente para indicar a mesma origem
constitui uma evocação de uma DOP/IGP.
DOP/IGP
Marca comunitária
(exemplos inventados)
Explicação
IBICENCO
Substantivo na DOP → adjetivo na marca
comunitária
AÇORIANO
comunitária
BORDELAIS
comunitária
IBIZA
(IGP-ES-A0110)
AÇORES
(IGP-PT-A1447)
BORDEAUX
(DOP-FR-A0821)
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DOP/IGP traduzidas
Do mesmo modo, existe evocação ou imitação da DOP/IGP quando a marca
comunitária contém ou consiste numa tradução da totalidade ou de parte de uma
DOP/IGP para uma das línguas da UE.
DOP/IGP
COGNAC
Marca comunitária
KONJAKKI
(exemplo inventado)
Explicação
Considera-se que uma marca comunitária
que contenha o termo «Konjakki» evoca
«Cognac» em finlandês.
«Borgoña» é a tradução espanhola da
DOP francesa «Bourgogne»
BOURGOGNE
Marca comunitária
n.º 2 417 269
Os pedidos de marcas que consistam nestes termos podem ser recusados ao abrigo
do artigo 7.º, n.º 1, alínea j), e do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do CTMR ou unicamente
ao abrigo do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do CTMR.
Expressões utilizadas como «deslocalizadores»
Nos termos do artigo 103.º, n.º 2, alínea b), do Regulamento (UE) n.º 1308/2013 e do
artigo 16.º do Regulamento (CE) n.º 110/2008, as DOP/IGP estão protegidas «mesmo
que a verdadeira origem do produto (...) seja indicada ou que o nome protegido seja
(...) acompanhado de termos tais como “género”, “tipo”, “método”, “estilo", "imitação",
(...) ou similares».
Por conseguinte, o facto de a DOP/IGP reproduzida ou evocada na marca comunitária
ser acompanhada destas expressões não prejudica a aplicação do artigo 7.º, n.º 1,
alínea j), do CTMR. Por outras palavras, mesmo que as expressões em causa
informem o público acerca da verdadeira origem do produto, não deixará de ser
levantada uma objeção ao abrigo do artigo 7.º, n.º 1, alínea j), do CTMR. Com efeito, a
marca é enganosa, na aceção do artigo 7.º, n.º 1, alínea g), do CTMR, dado que existe
uma contradição entre os produtos (limitados à DOP/IGP específica) e a mensagem
transmitida pela marca (de que os produtos não são produtos DOP/IGP «autênticos»),
que levantará necessariamente uma nova objeção ao abrigo deste artigo.
DOP/IGP
Marca comunitária
(exemplo inventado)
RIOJA
RIOJA STYLE RED WINE
(DOP-ES-A0117)
Explicação
Considera-se que uma marca comunitária
que contenha uma expressão como «Rioja
Style Red Wine» evoca a DOP «Rioja»,
mesmo quando transmite a ideia de que o
produto em causa não é um vinho DOP
Rioja «autêntico».
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O local em que se encontra a sede social do requerente é irrelevante para avaliar da
pertinência da aplicação do artigo 7.º, n.º 1, alínea j), do CTMR. O artigo 103.º, n.º 1,
do Regulamento (UE) n.º 1308/2013 estipula que as denominações de origem
protegidas e as indicações geográficas protegidas podem ser utilizadas por qualquer
operador que comercialize um vinho produzido em conformidade com o caderno de
especificações correspondente. Assim, desde que os produtos sejam conformes com
o caderno de especificações da DOP/IGP em causa (o que se garante com a limitação
dos produtos), a localização da sede social do requerente indicada no pedido de
marca comunitária é irrelevante. Por exemplo, uma empresa que tenha a sua sede
social na Polónia pode possuir vinhas em Espanha que produzam vinhos conformes
com o caderno de especificações da DOP «Ribera del Duero».
Outras indicações e práticas falaciosas
O artigo 103.º, n.º 2. alíneas c) e d), do Regulamento (UE) n.º 1308/2013 e o
artigo 16.º, alíneas c) e d), do Regulamento (CE) n.º 110/2008 protegem as DOP/IGP
contra uma série de indicações falsas ou falaciosas quanto à proveniência, origem,
natureza ou qualidades essenciais do produto.
Embora dependa muito das especificidades de cada caso, devendo cada caso ser
avaliado individualmente, pode considerar-se enganosa uma marca comunitária que,
por exemplo, contenha elementos figurativos que sejam normalmente associados à
zona geográfica em causa (como monumentos históricos sobejamente conhecidos).
O que precede deve ser interpretado de forma restritiva: é aplicável unicamente a
marcas comunitárias que exibam imagens singulares e bem conhecidas que sejam
habitualmente consideradas como símbolos do local de origem dos produtos
abrangidos pela DOP/IGP.
DOP/IGP
PORTO
(DOP-PT-A1540)
Marca comunitária
(exemplo inventado)
Explicação
Marca comunitária que
exibe a imagem da ponte
de D. Luís I na cidade do
Porto
A imagem da ponte de D. Luís I e das
margens do rio é um dos ex libris da cidade
do Porto. A utilização desta imagem para
vinhos não abrangidos pela DOP «Porto»
implicaria a aplicação do disposto no
artigo 103.º , n.º 2, alíneas c) e d), do
Regulamento (UE) n.º 1308/2013.
Dada a dificuldade inerente à identificação de elementos figurativos evocativos,
sobretudo dos menos óbvios, o Instituto baseia-se, nestes casos, essencialmente, nas
objeções levantadas por terceiros.
O prestígio das DOP/IGP
Nos termos do artigo 103.º, n.º 2, alínea a), do Regulamento (UE) n.º 1308/2013 e do
artigo 16.º, alínea a), do Regulamento (CE) n.º 110/2008, os nomes registados estão
protegidos contra utilizações que explorem o prestígio da denominação protegida. Esta
proteção é extensiva a diferentes produtos (ver, por analogia, acórdão do Tribunal
Geral de 12/06/2007, T-53/04 a T-56/04, T-58/04 e T-59/04, «Budweiser», n.º 176).
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Não obstante, o âmbito desta proteção deve ser apreciado à luz do mandato constante
do artigo 102.º do Regulamento (UE) n.º 1308/2013, que limita a recusa de marca aos
produtos das categorias enumeradas no seu anexo VII, parte II.
Em consequência, o Instituto considera que, no contexto do exame dos motivos
absolutos de recusa, a proteção de uma DOP/IGP se limita a produtos idênticos ou
comparáveis.
No entanto, o âmbito de proteção alargado de uma DOP/IGP prestigiada pode ser
invocado no contexto do artigo 8.º, n.º 4, do CTMR (ver Linhas de orientação, Parte C,
Oposição, Secção 4, Direitos ao abrigo do artigo 8.º, n.º 4, do CTMR).
2.9.2.3 Produtos pertinentes
Produtos comparáveis
Apenas podem ser levantadas objeções com base no artigo 7.º, n.º 1, alínea j), do
CTMR em relação a produtos específicos constantes do pedido de marca comunitária,
a saber, a produtos idênticos ou «comparáveis» a produtos abrangidos pela DOP/IGP.
As diferentes expressões utilizadas no artigo 102.º, n.º 1, e no artigo 103.º, n.º 2, do
Regulamento (UE) n.º 1308/2013 («produto de uma das categorias enumeradas no
Anexo VII, Parte II» e «produtos comparáveis», respetivamente) são interpretadas pelo
Instituto como sinónimos que remetem para o mesmo conceito.
Para facilitar a consulta, as categorias enumeradas no anexo VII, parte II, do
regulamento supramencionado podem ser agrupadas em: (i) vinho; (ii) vinho
espumante; (iii) mosto de uvas; (iv) vinagres de vinho.
A noção de produtos comparáveis deve ser objeto de uma interpretação restritiva e é
independente da análise de similaridade entre produtos no direito das marcas. Nestas
circunstâncias, não deverão necessariamente ser observados os critérios enunciados
pelo Tribunal de Justiça no acórdão proferido em 29/09/1998, C-39/97, «Canon»,
embora alguns deles se possam revelar úteis. Por exemplo, dado que uma DOP/IGP
serve para indicar a origem geográfica e as qualidades específicas de um produto,
critérios como a natureza ou a composição desse produto são mais importantes do
que, por exemplo, o facto de os produtos serem ou não complementares.
Aliás, o Tribunal de Justiça (no acórdão proferido em 14/07/2011, C-4/10 e C-27/10,
«BNI Cognac», n.º 54) definiu os seguintes critérios para determinar se os produtos
são comparáveis:

apresentam ou não características objetivas comuns (como método de
elaboração, aparência física do produto ou utilização das mesmas
matérias-primas);

correspondem ou não, do ponto de vista do público em causa, a ocasiões de
consumo amplamente idênticas;

são ou não distribuídos pelas mesmas redes e estão sujeitos a regras de
comercialização semelhantes.
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Embora não seja possível enumerar nas presentes Linhas de orientação todos os
cenários possíveis, apresentam-se em seguida alguns exemplos de produtos
comparáveis.
Produtos abrangidos pela DOP/IGP
Vinho
Todos os tipos de vinho (incluindo vinho
espumante); mosto de uvas; vinagres de vinho;
bebidas à base de vinho (por exemplo, «sangria»)
Bebidas espirituosas
Todos os tipos de bebidas espirituosas, bebidas à
base de bebidas espirituosas
Limitação da lista de produtos
Nos termos do artigo 103.º, n.º 1, do Regulamento (UE) n.º 1308/2013, as
denominações de origem protegidas e as indicações geográficas protegidas podem
ser utilizadas por qualquer operador que comercialize um vinho produzido em
conformidade com o caderno de especificações correspondente.
As objeções levantadas ao abrigo do artigo 7.º, n.º 1, alínea j), do CTMR podem ser
retiradas se os produtos pertinentes forem limitados, de modo a que seja respeitado o
caderno de especificações da DOP/IGP em causa.
A limitação dos produtos pode ser uma tarefa complexa, dependente, em larga
medida, de um exame caso a caso.

Os produtos do mesmo tipo que os abrangidos pela DOP/IGP devem ser
limitados àqueles que são conformes com o caderno de especificações da
DOP/IGP. A redação correta é «[nome do produto] conforme com o caderno de
especificações da [DOP/IGP «X»]». Não deve ser proposta nem admitida
qualquer outra redação. Não são admissíveis limitações como «[nome do
produto] com a [DOP/IGP «X»]» ou «[nome do produto] originário de [nome de
um local]».
DOP/IGP na marca comunitária
Lista de produtos admissível
Slovácká
Vinho conforme com o caderno de especificações
da DOP «Slovácká»
(DOP-CZ-A0890)

A categoria de produtos que inclui os abrangidos pela DOP/IGP deve ser
limitada de modo a designar «vinhos» conformes com o caderno de
especificações da DOP/IGP. No que respeita às bebidas espirituosas, a limitação
deve designar a categoria exata do produto (por exemplo, «whisky», «rum»,
«aguardente de frutos», em conformidade com o anexo III do Regulamento (CE)
n.º 110/2008) conforme com o caderno de especificações da DOP/IGP.
DOP/IGP na marca
comunitária
Especificação original
(não admissível)
Lista de produtos
admissível
Explicação
Vinhos
Vinho conforme com o
caderno
de
especificações da DOP
«Tokaji»
A marca comunitária
pode
ser
registada
unicamente para vinhos
abrangidos pela DOP
TOKAJI
(DOP-HU-A1254)
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
Os produtos comparáveis são unicamente aqueles que, dentro da categoria de
produtos comparáveis, são abrangidos pela DOP/IGP.
DOP/IGP na marca
comunitária
MOSLAVINA
(DOP-HR-A1653)
(não admissível)
Lista de produtos
admissível
Explicação
Bebidas alcoólicas
(com exceção das
cervejas)
Vinho conforme com o
caderno
de
especificações da DOP
«Moslavina»;
outras
bebidas alcoólicas
A marca comunitária
pode
ser
registada
unicamente para vinhos
abrangidos pela DOP e
para outras bebidas
alcoólicas.
Em certas situações, uma limitação poderá não ser suficiente para que a objeção seja
retirada; por exemplo, no caso de os produtos abrangidos pela marca objeto de
pedido, embora «comparáveis», não incluírem o produto abrangido pela DOP/IGP
(por exemplo, se a IGP abranger «whisky» e os produtos abrangidos pela marca
objeto de pedido forem «rum»).
2.9.3
DOP/IGP não protegidas pelos Regulamentos (UE) n.º 1308/2013 e
(CE) n.º 110/2008
2.9.3.1 DOP/IGP protegidas a nível nacional num Estado-Membro
O Tribunal de Justiça estabeleceu (no acórdão proferido em 08/09/2009, C-478/07,
«Bud») que o regime de proteção das DOP/IGP dos produtos agrícolas e dos géneros
alimentícios previsto pelo Regulamento (CE) n.º 510/2006 [então em vigor] tinha
«caráter exaustivo». O Instituto aplica uma abordagem análoga em relação às
DOP/IGP de vinhos e bebidas espirituosas pelas razões que a seguir se enunciam.
A anterior proteção a nível nacional de indicações geográficas de vinhos e bebidas
espirituosas que passaram a reunir as condições para obter uma DOP/IGP ao abrigo
do Regulamento (UE) n.º 1308/2013 e do Regulamento (CE) n.º 110/2008,
respetivamente, foi cancelada quando as indicações geográficas em causa foram
registadas a nível da UE (ver artigo 107.º do Regulamento (UE) n.º 1308/2013 e
artigos 15.º, n.º 1, e 20.º, n.º 1, do Regulamento (CE) n.º 110/2008).
As indicações geográficas de vinhos que passaram a reunir as condições para obter
uma DOP/IGP ao abrigo do Regulamento (UE) n.º 1308/2013 e que no passado
estavam protegidas pela legislação nacional não se inserem no âmbito de aplicação
do artigo 7.º, n.º 1, alínea j), do CTMR. Assim, não constituem enquanto tal, e apenas
por essa razão, um motivo de recusa ao abrigo do artigo 7.º, n.º 1, alínea j), do CTMR,
a menos que tenham igualmente sido registados a nível da UE. Em consequência, se,
por exemplo, um terceiro argumentar que uma marca comunitária contém ou consiste
numa indicação geográfica de vinhos que no passado estava registada a nível
nacional num Estado-Membro da UE, o examinador irá verificar se essa indicação
geográfica está igualmente registada a nível da UE como DOP/IGP. Se não estiver,
considerar-se-á que as observações do terceiro não levantam sérias dúvidas no que
respeita ao artigo 7.º, n.º 1, alínea j), do CTMR.
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2.9.3.2 DOP/IGP de países terceiros
As situações apresentadas em seguida dizem respeito a DOP/IGP de países terceiros
que não estão simultaneamente registadas a nível da UE.
A indicação geográfica está protegida unicamente no país de origem, ao abrigo da
legislação nacional.
O artigo 7.º, n.º 1, alínea j), do CTMR não é aplicável, porquanto a indicação
geográfica do país terceiro não é expressamente reconhecida e protegida pela
legislação da UE. A este propósito, importa notar que as disposições do Acordo TRIPS
não são suscetíveis de criar para os particulares direitos que estes possam invocar
diretamente num tribunal por força do direito da UE (acórdão do Tribunal de Justiça de
14/12/2000, C-300/98 e C-392/98, n.º 44).
No entanto, quando a marca comunitária contém ou consiste numa indicação
geográfica protegida desse tipo, é igualmente necessário avaliar se a marca pode ou
não ser considerada descritiva e/ou enganosa, na aceção do artigo 7.º, n.º 1,
alíneas c) e g), do CTMR, em conformidade com as regras gerais estabelecidas nas
presentes Linhas de orientação. Por exemplo, no caso de um terceiro observar que
uma marca comunitária consiste no termo «Murakami» (exemplo inventado), que, nos
termos da legislação do país X, é uma IGP para bebidas espirituosas, o artigo 7.º,
n.º 1, alínea j), do CTMR não é aplicável pelas razões já apontadas, mas será
necessário examinar se a marca comunitária em causa será ou não apreendida como
um sinal descritivo e/ou enganoso pelos consumidores pertinentes da UE.
A indicação geográfica está protegida ao abrigo de um acordo de que a União
Europeia é parte contratante
A UE assinou com países terceiros uma série de acordos comerciais que protegem
indicações geográficas. Por norma, estes instrumentos incluem uma lista de
indicações geográficas, bem como disposições relativas a eventuais conflitos destas
indicações com marcas. Todavia, o conteúdo e o grau de precisão podem variar de
acordo para acordo. As indicações geográficas de países terceiros ficam protegidas na
UE após a entrada em vigor do acordo pertinente.
Nesta matéria, é jurisprudência constante que uma disposição de um acordo concluído
pela União Europeia com países terceiros deve ser considerada como sendo
diretamente aplicável sempre que, atendendo aos seus termos bem como ao objeto e
à natureza do acordo, se puder concluir que engloba uma obrigação clara, precisa e
incondicional que não esteja subordinada, na sua execução ou nos seus efeitos, à
intervenção de qualquer ato posterior (acórdão do Tribunal de Justiça de 14/12/2000,
C-300/98 e C-392/98, n.º 42).
O âmbito da proteção conferida a estas IGP por países terceiros é definido pelas
disposições substantivas do acordo em causa. Enquanto os acordos mais antigos
contêm, por norma, apenas disposições de caráter geral, a «última geração» de
acordos de comércio livre fazem referência à relação entre marcas e IGP em termos
similares aos dos artigos 102.º e 103.º do Regulamento (UE) n.º 1308/2013 (ver, por
exemplo, os artigos 210.º e 211.º do «Acordo Comercial entre a União Europeia e os
seus Estados-Membros, por um lado, e a Colômbia e o Peru, por outro», JO L 354 de
21/12/2012).
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Atento o que precede, as marcas comunitárias que contêm ou consistem numa
DOP/IGP de um país terceiro que está protegida por um acordo de que a UE é parte
contratante (e não está simultaneamente registada ao abrigo do Regulamento (UE)
n.º 1308/2013) são examinadas, caso a caso, à luz das disposições substantivas
específicas do acordo em causa relativas à recusa de marcas em conflito, tendo em
conta a jurisprudência supramencionada. O simples facto de uma DOP/IGP de um
país terceiro estar protegida por esses instrumentos não implica automaticamente que
uma marca comunitária que contenha ou consista nessa DOP/IGP deva ser recusada:
tal dependerá do teor e do âmbito de aplicação das disposições pertinentes do acordo.
A indicação geográfica está protegida por um acordo internacional assinado
unicamente por Estados-Membros
A proteção de indicações geográficas no âmbito de acordos concluídos entre dois
Estados-Membros não é permitida nos termos da legislação da UE aplicável em
matéria de DOP/IGP (veja-se a doutrina no acórdão do Tribunal de Justiça de
08/09/2009, C-478/07, «Bud», aplicada pelo Instituto, por analogia, para DOP/IGP de
vinhos e bebidas espirituosas. Os acordos deste tipo são redundantes e não produzem
efeitos jurídicos.
Quanto aos acordos internacionais assinados exclusivamente por Estados-Membros
com países terceiros (em particular, o Acordo de Lisboa Relativo à Proteção das
Denominações de Origem e ao seu Registo Internacional) — e unicamente para
efeitos de exame de motivos absolutos de recusa —, a UE não é parte contratante
nestes acordos, pelo que os mesmos não lhe impõem qualquer obrigação (ver, por
analogia, acórdão do Tribunal de Justiça de 14/10/1980, C-812/79, n.º 9).
2.10
Artigo 7.º, n.º 1, alínea k), do CTMR
2.10.1 Introdução
O artigo 7.º, n.º 1, alínea k), é aplicável a marcas comunitárias que estejam em conflito
com denominações de origem protegidas/indicações geográficas protegidas
(DOP/IGP) de produtos agrícolas e géneros alimentícios registadas a nível da União
Europeia.
Mais concretamente, prevê a recusa de marcas comunitárias que contenham ou sejam
compostas por uma DOP/IGP de produtos agrícolas e/ou de géneros alimentícios que
tenha sido registada ao abrigo do Regulamento (UE) n.º 1151/20125, sempre que a
situação corresponda a uma das situações previstas nesse regulamento.
Nos termos do Regulamento (UE) n.º 1151/2012, as DOP/IGP abrangem produtos ou
géneros alimentícios cujas características estejam intrinsecamente relacionadas com a
origem geográfica.
Mais concretamente, entende-se por:
5
Regulamento (UE) n.º 1151/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de novembro de
2012, relativo aos regimes de qualidade dos produtos agrícolas e dos géneros alimentícios. Este
regulamento substituiu e revogou o Regulamento (CE) n.º 510/2006.
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«Denominação de origem» um nome que identifica um produto:
1.
2.
3.
Originário de um local ou região determinados, ou, em casos excecionais, de um
país;
Cuja qualidade ou características se devam essencial ou exclusivamente a um
meio geográfico específico, incluindo os seus fatores naturais e humanos; e
Cujas fases de produção tenham todas lugar na área geográfica delimitada.
«Indicação geográfica» um nome que identifica um produto:
1.
2.
3.
Originário de um local ou região determinados, ou de um país;
Que possua determinada qualidade, prestígio ou outras características que
possam ser essencialmente atribuídas à sua origem geográfica; e
Em relação ao qual pelo menos uma das fases de produção tenha lugar na área
geográfica delimitada.
DOP é o termo utilizado para descrever géneros alimentícios produzidos,
transformados e preparados numa zona geográfica determinada, com recurso a
técnicas reconhecidas. Uma IGP indica um vínculo com a zona em, no mínimo, uma
das fases de produção, transformação ou preparação. As DOP têm, por conseguinte,
uma maior ligação com a zona geográfica em causa.
Contudo, esta distinção não afeta o âmbito de proteção, que é o mesmo para as IGP e
as DOP. Por outras palavras, o artigo 7.º, n.º 1, alínea k), do CTMR é aplicável
indistintamente a todas as denominações abrangidas pelo Regulamento (UE)
n.º 1151/2012, independentemente do facto de estarem registadas como DOP ou
como IGP.
É conferida proteção às DOP/IGP com o objetivo de assegurar a sua utilização
adequada e de impedir práticas suscetíveis de induzir em erro os consumidores (ver
considerando 29 do Regulamento (UE) n.º 1151/2012).
Neste contexto, importa igualmente sublinhar que os conceitos de DOP e de IGP não
são uma «indicação de proveniência geográfica simples». No que respeita ao último,
não existe uma conexão direta entre uma qualidade específica, o prestígio ou outra
característica do produto e a sua origem geográfica específica, pelo que não se
inscreve no âmbito de aplicação do artigo 5.º, n.º 2, do Regulamento (UE)
n.º 1151/2012 (acórdão do Tribunal de Justiça de 07/11/2000, C-312/98, «Haus
Cramer», n.os 43 e 44). Por exemplo, «Queso Manchego» é uma DOP para queijo que
designa um produto com características específicas que correspondem à definição de
uma DOP. No entanto, «Queso de Alicante» (uma «indicação geográfica simples»)
não pode obter uma DOP/IGP, porquanto não reúne essas características nem
satisfaz esses requisitos.
Nos termos do artigo 14.º, n.º 1, do Regulamento (UE) n.º 1151/2012:
«Sempre que uma denominação de origem ou uma indicação geográfica
seja registada ao abrigo do presente regulamento, o registo de uma marca
cuja utilização violaria o disposto no artigo 13.º, n.º 1, e que diga respeito a
um produto do mesmo tipo é recusado, caso o pedido de registo da marca
seja apresentado após a data de apresentação, à Comissão, do pedido de
registo respeitante à denominação de origem ou à indicação geográfica.»
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O artigo 13.º, n.º 1, do Regulamento (UE) n.º 1151/2012 enuncia as situações que
infringem os direitos decorrentes de uma DOP/IGP: i) qualquer utilização comercial
direta ou indireta da DOP/IGP; ii) qualquer utilização abusiva, imitação ou evocação;
iii) qualquer outra prática falsa ou falaciosa.
É necessário reunir cumulativamente três condições para que o artigo 7.º, n.º 1,
alínea k), do CTMR seja aplicável:

A DOP/IGP em causa deve ser registada a nível da UE de acordo com o
processo previsto no Regulamento (CE) n.º 1151/2012 (ver ponto 2.10.2.1 infra);

A utilização da marca comunitária que contém ou consiste numa DOP/IGP de
produtos agrícolas e/ou géneros alimentícios deve corresponder a uma das
situações previstas no artigo 13.º , n.º 1, do Regulamento (UE) n.º 1151/2012
(ver ponto 2.10.2.2. infra);

O pedido de marca comunitária deve incluir produtos idênticos ou
«comparáveis» com os produtos abrangidos pela DOP/IGP (ver ponto 2.10.2.3
infra).
No que respeita a estas três condições, é em seguida feita referência: (i) às DOP/IGP
que podem suscitar objeções ao abrigo do artigo 7.º, n.º 1, alínea k), do CTMR; (ii) às
circunstâncias em que uma marca comunitária contém ou consiste numa DOP/IGP de
modo a que lhe seja aplicável o artigo 13.º, n.º 1, do Regulamento (UE) n.º 1151/2012;
iii) aos produtos abrangidos pelo pedido de marca comunitária afetados pela proteção
conferida pela DOP/IGP. Por último, é igualmente feita referência à forma como os
produtos podem ser limitados para que uma objeção seja retirada.
2.10.2 Aplicação do artigo 7.º, n.º 1, alínea k), do CTMR
2.10.2.1 DOP/IGP pertinentes
O artigo 7.º, n.º 1. alínea k), do CTMR é aplicável sempre que DOP/IGP (tanto de
Estados-Membros da União Europeia como de países terceiros) tenham sido
registadas em conformidade com o procedimento previsto no Regulamento (UE)
n.º 1151/2012.
Sobre DOP/IGP de países terceiros que beneficiam de proteção na União Europeia
graças a acordos concluídos entre a União Europeia e países terceiros, ver ponto
2.10.3.2 infra.
Da base de dados «DOOR» da Comissão, que pode ser acedida através da Internet,
no endereço http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html, constam informações
importantes sobre DOP/IGP registadas ao abrigo do Regulamento (UE) n.º 1151/2012.
A proteção é conferida exclusivamente ao nome de uma DOP/IGP tal como registado
(ver artigo 13.º, n.º 1, do Regulamento (UE) n.º 1151/2012) e não é extensiva ipso iure
às denominações de sub-regiões, a subdenominações, a circunscrições
administrativas locais ou a localidades situadas na zona abrangida pela DOP/IGP em
causa. Neste contexto, importa estabelecer uma distinção entre a doutrina do Tribunal
Geral no seu acórdão de 11/05/2010, T-237/08, «Cuvée Palomar» e o atual quadro
jurídico. Este acórdão remete para um sistema de competências dos Estados-
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Membros na designação de indicações geográficas de vinhos que existia ao abrigo do
Regulamento (CE) n.º 1493/1999, que entretanto foi revogado.
Por outro lado, dos acordos comerciais concluídos entre a UE e países terceiros
consta, por norma, em anexo uma lista das DOP/IGP registadas a nível da UE que são
igualmente protegidas nos países terceiros em causa (ver acórdão do Tribunal Geral
de 11/05/2010, T-237/08, «Cuvée Palomar», n.os 104-108, e decisão de 19/06/2013,
R 1546/2011-4 – «FONT DE LA FIGUERA»). Contudo, os examinadores não devem
utilizar essas listas como fonte de informação sobre as DOP/IGP da UE, devendo
antes recorrer à base de dados supramencionada. Em primeiro lugar, as listas das
DOP/IGP da UE a proteger por países terceiros podem variar consoante os acordos,
em função das especificidades das negociações. Em segundo lugar, os anexos dos
acordos são, por regra, alterados e atualizados por «troca de cartas».
O artigo 7.º, n.º 1, alínea k), do CTMR é aplicável unicamente a DOP/IGP pedidas
antes da marca e já registadas aquando do exame do pedido de marca. As datas
pertinentes para o estabelecimento da prioridade de uma marca e de uma DOP/IGP
são, respetivamente, a data do pedido da marca comunitária (a chamada prioridade da
Convenção de Paris, se reivindicada) e a data de apresentação do pedido de proteção
de uma DOP/IGP à Comissão.
Em consequência, não será levantada qualquer objeção ao abrigo do artigo 7.º, n.º 1,
alínea k), do CTMR se a DOP/IGP tiver sido pedida depois da data de apresentação
(ou data de prioridade, se for caso disso) do pedido de marca comunitária. Da base de
dados «DOOR» consta a data do pedido da DOP/IGP.
Sem prejuízo do que precede, e atento o facto de a esmagadora maioria dos pedidos
de DOP/IGP dar origem a registo, será levantada objeção no caso de a DOP/IGP ter
sido pedida antes da data de apresentação do pedido de marca comunitária (ou da
data de prioridade, se for caso disso), mas ainda não ter sido registada aquando do
exame do pedido de marca comunitária. No entanto, se o requerente da marca
comunitária alegar que a DOP/IGP em causa ainda não foi registada, o processo será
suspenso até à conclusão do processo de registo da DOP/IGP.
2.10.2.2 Situações abrangidas
n.º 1151/2012
pelo
artigo 13.º,
n.º 1,
do
Regulamento
(UE)
O artigo 7.º, n.º 1, alínea k), do CTMR é aplicável (desde que as demais condições se
apliquem igualmente) em todas as seguintes situações:
1.
2.
3.
4.
5.
a marca comunitária consiste exclusivamente numa DOP/IGP completa
(«utilização direta»);
a marca comunitária contém uma DOP/IGP completa para além de outros
elementos nominativos ou figurativos («utilização direta ou indireta»);
a marca comunitária contém ou consiste numa imitação ou evocação de uma
DOP/IGP;
outras indicações e práticas falaciosas;
o prestígio das DOP/IGP.
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A marca comunitária consiste exclusivamente numa DOP/IGP completa («utilização
direta»)
Esta situação corresponde à «utilização direta» de uma DOP/IGP como marca
comunitária, ou seja, a marca consiste exclusivamente no nome da DOP/IGP.
Exemplos
DOP/IGP
Marca comunitária
DRESDNER CHRISTSTOLLEN
(DE/IGP/005/0704)
(Marca comunitária coletiva n.º 262 949)
PROSCIUTTO DI PARMA
(IT/DOP/0117/0067)
PROSCIUTTO DI PARMA
Se consistir exclusivamente na DOP/IGP, a marca comunitária é abrangida pelo
artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do CTMR, porquanto é considerada descritiva da origem
geográfica dos produtos em causa. Isto significa que a objeção do examinador irá
suscitar motivos absolutos de recusa ao abrigo tanto do artigo 7.º, n.º 1, alínea k),
como do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do CTMR. O artigo 66.º, n.º 2, do CTMR prevê uma
exceção a esta regra no caso de a marca comunitária ser uma marca coletiva e de o
respetivo regulamento de utilização incluir os elementos previstos no artigo 67.º, n.º 2,
do mesmo regulamento (sobre a situação inversa, no caso de a marca ter sido pedida
como marca individual, ver decisão de 07/03/2006, R 1073/2005-1, «TEQUILA»,
n.º 15).
Embora a limitação dos produtos abrangidos (de modo a respeitar o caderno de
especificações da DOP/IGP) seja um meio normalmente utilizado para eliminar as
objeções levantadas ao abrigo do artigo 7.º, n.º 1, alínea k), do CTMR (ver ponto
2.10.2.3 infra), essa limitação é irrelevante para efeitos do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do
CTMR.
Por exemplo, uma marca comunitária composta pela expressão «PROSCIUTTO DI
PARMA» para carne levantará objeções ao abrigo tanto do artigo 7.º, n.º 1, alínea k),
como do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do CTMR: é composta unicamente pela DOP
«Prosciutto di Parma», que garante proteção para produtos de carne, a saber, para um
tipo específico de presunto, sendo, portanto, descritiva. Se, subsequentemente, os
produtos forem limitados a presunto conforme com o caderno de especificações da
DOP «Prosciutto di Parma», a objeção nos termos do artigo 7.º, n.º 1, alínea k), do
CTMR será retirada, mas a marca permanecerá descritiva e, por conseguinte,
suscetível de levantar objeções nos termos do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do CTMR, a
menos que tenha sido objeto de um pedido de marca coletiva em conformidade com o
artigo 67.º, n.º 2, do CTMR.
A marca comunitária contém uma DOP/IGP completa para além de outros elementos
nominativos ou figurativos («utilização direta ou indireta»)
Esta situação abrange igualmente a «utilização direta» de uma DOP/IGP numa marca
comunitária, através da reprodução do nome da DOP/IGP juntamente com outros
elementos.
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Considera-se que, devido ao facto de conterem o nome da DOP/IGP completa, as
marcas comunitárias seguintes são abrangidas pelo artigo 7.º, n.º 1. alínea k), do
CTMR:
DOP/IGP
Marca comunitária
PROSCIUTTO DI PARMA
CONSORZIO DEL PROSCIUTTO DI PARMA
(IT/DOP/0117/0067)
(DE/IGP/005/0704)
PARMIGIANO REGGIANO
(IT/DOP/0117/0016)
WELSH BEEF
(UK/IGP/0005/0057)
Nos termos do artigo 7.º, n.º 1, alínea k), do CTMR, é irrelevante o facto de os outros
elementos nominativos ou figurativos poderem conferir caráter distintivo à marca. O
sinal pode ser admissível como um todo nos termos do artigo 7.º, n.º 1, alíneas b) e c),
do CTMR e mesmo assim levantar objeções nos termos do artigo 7.º, n.º 1, alínea k),
do mesmo regulamento, como é o caso nos exemplos apresentados supra.
Existe «utilização indireta» de uma DOP/IGP, por exemplo, quando a DOP/IGP ocorre
numa marca complexa (como a representação de um rótulo), em carateres mais
pequenos, a título de informação sobre a origem ou tipo do produto ou como parte do
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endereço do produtor. Nestes casos, a marca levantará objeções, independentemente
da posição ou da dimensão da DOP/IGP no conjunto da marca, desde que seja visível.
DOP/IGP
Marca comunitária
WELSH LAMB
(UK/IGP/0005/0081)
QUESO MANCHEGO
(ES/DOP/0117/0087)
A marca comunitária contém ou consiste numa imitação ou evocação de uma
DOP/IGP
Nem o CTMR nem o Regulamento (UE) n.º 1151/2012 definem os conceitos de
«imitação» e «evocação», que estão, aliás, estreitamente relacionados.
Segundo o Tribunal de Justiça, «a noção de evocação (...) abrange a hipótese de um
termo utilizado para designar um produto incorporar uma parte de uma denominação
protegida, de modo que o consumidor, perante o nome do produto, é levado a ter em
mente, como imagem de referência, a mercadoria que beneficia da denominação»
(acórdãos do Tribunal de Justiça de 04/03/1999, C-87/97, «Cambozola», n.º 25, e de
26/02/2008, C-132/05, n.º 44).
Ora, o que precede significa que pode existir evocação quando a marca comunitária
reproduz parte de uma DOP/IGP, como, por exemplo, (um dos seus) elemento(s)
nominativo(s) geograficamente significativo(s) (no sentido em que não se trata de um
elemento genérico), ou mesmo parte de um termo, como uma raiz ou terminação
característica (ver exemplos infra).
Além disso, o artigo 13.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento (UE) n.º 1151/2012 protege
as DOP/IGP contra «Qualquer utilização abusiva, imitação ou evocação, ainda que a
verdadeira origem dos produtos ou serviços seja indicada, ou que a
denominação protegida seja traduzida ou acompanhada por termos como
"género", "tipo", "método", "estilo" ou "imitação", ou similares» (sublinhado
nosso), mesmo que os consumidores não sejam induzidos em erro.
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De acordo com o Advogado-Geral (Conclusões de 17/12/1998, C-87/97,
«Cambozola», n.º 33), «o termo “evocação” é objetivo, de modo que não é necessário
demonstrar que o titular da marca pretendia evocar a denominação protegida».
Neste contexto, e para efeitos do artigo 7.º, n.º 1, alínea k), do CTMR, o Instituto
procederá à avaliação, também com a máxima objetividade, das situações descritas
infra, sem ter em conta a intenção do requerente da marca comunitária.
Acresce que o Instituto considera que os termos «imitação» e «evocação» traduzem
basicamente o mesmo conceito. A marca «imita» (assemelha-se, reproduz elementos
de, etc.) os produtos designados pela DOP/IGP, que, dessa forma, são «evocados»
(trazidos à lembrança).
Atento o que precede, existe evocação ou imitação de uma DOP/IGP sempre que:
a)
b)
c)
d)
a marca comunitária incorpora a parte geograficamente significativa (no sentido
em que não se trata do elemento genérico) da DOP/IGP;
a marca comunitária contém um adjetivo/substantivo equivalente que indica a
mesma origem geográfica;
a DOP/IGP está traduzida;
a marca comunitária inclui uma expressão de «deslocalização» para além da
DOP/IGP ou da sua evocação.
A marca comunitária incorpora parte da DOP/IGP
Segundo o Tribunal de Justiça (acórdãos de 04/03/1999, C-87/97, «Cambozola», e de
26/02/2008, C-132/05 supramencionados), a marca comunitária deve trazer ao espírito
do consumidor a imagem do produto cuja denominação está protegida.
O Tribunal determinou ainda que «Pode [...] existir evocação de uma denominação
protegida sem que haja qualquer risco de confusão entre os produtos em causa»
(acórdão do Tribunal de Justiça de 04/03/1999, C-87/97, «Cambozola», n.º 26).
Significativamente, a evocação não é avaliada da mesma forma que o risco de
confusão (ver Conclusões do Advogado-Geral de 17/12/1998, C-87/97, «Cambozola»,
n.º 37). É necessário estabelecer um elo com o produto cuja denominação está
protegida. Em consequência, a existência ou não de evocação não será analisada à
luz dos princípios estabelecidos pelo Tribunal de Justiça no acórdão proferido em
11/11/1997, C-251/95, «Sabèl».
Conforme já se referiu, considera-se que existe evocação quando a marca comunitária
incorpora (um dos) elemento(s) nominativo(s) geograficamente significativo(s) (por
oposição aos elementos genéricos) de uma DOP/IGP, mas também quando a marca
comunitária reproduz outras partes dessa DOP/IGP, como uma raiz ou terminação
característica.
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DOP/IGP
Marca
Explicação
O termo «chianti»
«Chianti Classico»
CHIANTI CLASSICO
(IT/DOP/0005/0108)
evoca
a
DOP
(Processo R 1474/2011-2, «AZIENDA
os
OLEARIA CHIANTI», n. 14-15)
(Marca comunitária
n.º 9 567 851)
GORGONZOLA
CAMBOZOLA
(IT/DOP/0017/0010)
«(...)
há
evocação
de
uma
denominação protegida quando o termo
utilizado para o designar [o queijo]
termina pelas mesmas duas sílabas
que esta denominação e comporta o
mesmo número de sílabas que esta, de
que resulta um parentesco fonético e
ótico manifesto entre os dois termos».
(acórdão do Tribunal de Justiça no
processo C-87/97, n.º 27)
NÜRNBERGER
BRATWÜRSTE/NÜ (DE/IGP/000
RNBERGER
5/0184)
ROSTBRATWÜRS
TE
NUERNBERGA
(Marca comunitária
n.º 9 691 577)
«por
se
tratar
de
palavras
foneticamente
idênticas,
«NUERNBERGA» é confundida com a
indicação geográfica «Nürnberger»
(Processo R 1331/2011-4,
«NUERNBERGA», n.º 12)
Se uma DOP/IGP contiver ou evocar o nome de um produto considerado genérico, a
proteção não é extensiva ao elemento genérico (ver artigo 13.º, n.º 1, do Regulamento
(CE) n.º 1151/2012, in fine, e acórdão do Tribunal Geral de 12/09/2007, T-291/03,
«Grana Biraghi», n.os 58 e 60). Por exemplo, nas IGP «Maçã de Alcobaça» e «Jambon
d'Ardenne» é irrefutável que os termos «maçã» e «jambon» (presunto em francês) são
genéricos, pelo que não devem ser protegidos. Nestas circunstâncias, não será
levantada qualquer objeção pelo facto de uma marca comunitária conter termos
genéricos que fazem parte de uma DOP/IGP.
Aliás, importa referir que os termos «camembert» e «brie» são igualmente genéricos
(ver acórdão do Tribunal de Justiça de 26/02/2008, C-132/05, n.º 36). Outros exemplos
de termos genéricos são «cheddar» ou «gouda» (ver Regulamento (CE) n.º 1107/96,
notas de pé-de-página das DOP «West Country farmhouse Cheddar» e «NoordHollandse Gouda»). Por conseguinte, não foi levantada qualquer objeção no seguinte
caso:
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DOP/IGP
Marca comunitária
(nenhuma, posto que «camembert» não é uma
indicação geográfica, mas um termo genérico)
Se o caráter genérico de um elemento de uma DOP/IGP puder ser estabelecido
através das definições de um dicionário de uso corrente, a perspetiva do público do
país de origem da DOP/IGP é determinante. Nos exemplos supramencionados, por
exemplo, basta que os consumidores portugueses e franceses, respetivamente,
considerem os termos «maçã» e «jambon» genéricos para que se conclua que estes
são genéricos, independentemente do facto de serem ou não compreendidos por
outros segmentos do público da União Europeia.
Em contrapartida, caso não seja possível encontrar uma definição num dicionário de
uso corrente, o caráter genérico do termo em causa deve ser determinado à luz dos
critérios definidos pelo Tribunal (ver acórdão do Tribunal de Justiça de 26/02/2008,
C-132/05 e acórdão do Tribunal Geral de 12/09/2007, T--291/03, «Grana Biraghi»), a
saber, as legislações nacionais e da União pertinentes, a perceção que o público tem
do termo e as circunstâncias da comercialização do produto em causa.
Por último, em alguns casos, uma marca comunitária pode constituir utilização
direta/indireta ou evocação de mais do que uma DOP/IGP ao mesmo tempo. Existe
uma forte probabilidade de tal acontecer quando a marca comunitária contém um
elemento (não genérico) que ocorre em mais do que uma DOP/IGP.
DOP/IGP
Marca comunitária
Explicação
Amarene Brusche di Modena
Aceto Balsamico di Modena
A marca comunitária contém o
elemento «MODENA», que
evoca todas as DOP/IGP que
incluem «MODENA»
Aceto balsamico tradizionale di
Modena
Cotechino Modena
Zampone Modena
Prosciutto di Modena
Sempre que a marca comunitária abranja os produtos pertinentes, deve ser levantada
uma objeção relativamente a todas as DOP/IGP em causa. No entanto, o examinador
deve indicar que a objeção não poderá ser retirada, porquanto a limitação dos
produtos àqueles que são abrangidos por uma ou pela totalidade das DOP/IGP
levantaria necessariamente uma nova objeção ao abrigo do artigo 7.º, n.º 1, alínea k),
do CTMR, uma vez que tal limitação identificaria — inevitável e confusamente —
produtos com uma origem geográfica diversa da DOP/IGP em causa.
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Adjetivos/substantivos equivalentes
A utilização de um adjetivo/substantivo equivalente para indicar a mesma origem
constitui evocação de uma DOP/IGP.
DOP/IGP
JAGNIĘCINA
PODHALAŃSKA
Marca comunitária
Explicação
JAGNIĘCINA Z PODHALA
Adjetivo na IGP → substantivo na marca
comunitária
MEL ALENTEJANO
comunitária
WILD SALMON
FROM SCOTLAND
Adjetivo na IGP → substantivo na marca
comunitária
(PL/IGP/0005/00837)
MEL DO ALENTEJO
(PT/DOP/0017/0252)
SCOTTISH WILD SALMON
(GB/IGP/0005/00863)
DOP/IGP traduzidas
Do mesmo modo, existe evocação ou imitação da DOP/IGP quando a marca
comunitária contém ou consiste numa tradução da totalidade ou de parte de uma
DOP/IGP para uma das línguas da UE.
DOP/IGP
Marca comunitária
(exemplo inventado)
Explicação
ALSATIAN PASTA
Considera-se
que
uma
marca
comunitária que contenha a expressão
«Alsatian Pasta» evoca a IGP «Pâtes
d'Alsace».
PÂTES D'ALSACE
(FR/PGI/0005/0324)
Os pedidos de marcas que consistam nestes termos devem ser recusados por força
do artigo 7.º, n.º 1, alínea k), e do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do CTMR e não
unicamente por força do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do CTMR.
Expressões utilizadas como «deslocalizadores»
Nos termos do artigo 13.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento (UE) n.º 1151/2012, as
DOP/IGP estão protegidas «ainda que a verdadeira origem dos produtos ou serviços
seja indicada, ou que a denominação protegida seja [...] acompanhada por termos
como "género", "tipo", "método", "estilo" ou "imitação", ou similares».
Por conseguinte, o facto de a DOP/IGP reproduzida ou evocada na marca comunitária
ser acompanhada destas expressões não prejudica a aplicação do artigo 7.º, n.º 1,
alínea k), do CTMR. Por outras palavras, mesmo que as expressões em causa
informem o público acerca da verdadeira origem do produto, não deixará de ser
levantada uma objeção ao abrigo do artigo 7.º, n.º 1, alínea k), do CTMR. Com efeito,
a marca será enganosa na aceção do artigo 7.º, n.º 1, alínea g), do CTMR, dado que
existe uma contradição entre os produtos (limitados à DOP/IGP específica) e a
mensagem transmitida pela marca (de que os produtos não são produtos DOP/IGP
«autênticos»), que levantará necessariamente uma nova objeção por força desta
disposição.
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DOP/IGP
FETA
(EL/DOP/0017/0427)
Marca comunitária
(exemplo inventado)
Explicação
Considera-se
que
uma
marca
comunitária que contenha expressões
GREEK STYLE PLAIN FETA como «Greek Style Plain Feta» ou
«Arabian Feta» evoca a DOP «Feta»,
ARABIAN FETA
mesmo quando transmite a ideia de que
o produto em causa não é um queijo
«autêntico» protegido pela DOP «Feta».
O local em que se encontra a sede social do requerente é irrelevante para avaliar da
aplicação do artigo 7.º, n.º 1, alínea k), do CTMR. O artigo 12.º, n.º 1, do Regulamento
(UE) n.º 1151/2012 estipula que as denominações de origem protegidas e as
indicações geográficas protegidas podem ser utilizadas por qualquer operador que
comercialize um produto obtido em conformidade com o caderno de especificações
correspondente. Assim, desde que os produtos sejam conformes com o caderno de
especificações da DOP/IGP em causa (o que se garante com a limitação dos
produtos), a localização da sede social do requerente indicada no pedido de marca
comunitária é irrelevante. Por exemplo, uma empresa que tenha a sua sede social na
Lituânia pode possuir uma fábrica em Espanha que prepare produtos conformes com
o caderno de especificações da IGP «Chorizo de Cantimpalos».
Outras indicações e práticas falaciosas
O artigo 13.º, n.º 1, alíneas c) e d), do Regulamento (UE) n.º 1151/2012 protege as
DOP/IGP contra uma série de indicações falsas ou falaciosas quanto à origem,
natureza ou qualidades essenciais do produto.
Embora dependa muito das especificidades de cada caso, devendo cada caso ser
avaliado individualmente, pode considerar-se enganosa uma marca comunitária que,
por exemplo, contenha elementos figurativos que sejam normalmente associados à
zona geográfica em causa (como monumentos históricos sobejamente conhecidos) ou
reproduza um formato específico do produto.
O que precede deve ser interpretado de forma restritiva: é aplicável unicamente a
marcas comunitárias que contenham imagem singulares e bem conhecidas que sejam
habitualmente consideradas como símbolos do local de origem dos produtos
abrangidos pela DOP/IGP ou a formatos singulares de produtos que estejam descritos
no caderno de especificações da DOP/IGP em causa.
DOP/IGP
MOULES DE BOUCHOT DE
LA BAIE DU MONT-SAINTMICHEL
Marca comunitária
Explicação
Uma marca comunitária que
contém uma imagem da
abadia do Mont-Saint-Michel
A imagem da abadia do Mont-SaintMichel é um ex libris da cidade e da ilha
do Mont-Saint-Michel, na Normandia. A
utilização desta imagem para mariscos
não abrangidos pela DOP «Moules de
Bouchot
de
la
Baie
du
Mont-Saint-Michel» desencadearia a
aplicação do disposto no artigo 13.º ,
n.º 1, alíneas c) e d), do Regulamento
(UE) n.º 1151/2012
(FR/DOP/0005/0547)
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DOP/IGP
QUESO TETILLA
(ES/DOP/0017/0088)
Marca comunitária
Explicação
Uma marca comunitária que
protege um queijo de forma
cónica
O formato singular do produto está
descrito no caderno de especificações da
DOP «Queso Tetilla».
Dada a dificuldade inerente à identificação de elementos figurativos evocativos,
sobretudo dos menos óbvios, o Instituto baseia-se, nestes casos, essencialmente, nas
objeções levantadas por terceiros.
A reputação das DOP/IGP
Nos termos do artigo 13.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento (UE) n.º 1151/2012, as
denominações registadas estão protegidos contra utilizações que explorem o prestígio
da denominação protegida. Esta proteção é, em princípio, extensiva a diferentes
produtos (ver por analogia, acórdão do Tribunal Geral de 12/06/2007, T-53/04 a
T-56/04, T-58/04 e T-59/04, «Budweiser», n.º 176).
Não obstante, o âmbito desta proteção deve ser apreciado à luz do mandato constante
do artigo 14.º do mesmo regulamento, que limita a recusa do registo de marca a
produtos «do mesmo tipo».
Em consequência, o Instituto considera que, no contexto do exame dos motivos
absolutos de recusa, a proteção de uma DOP/IGP se limita a produtos idênticos ou
comparáveis.
No entanto, o âmbito de proteção alargado de uma DOP/IGP prestigiada pode ser
invocado no contexto do artigo 8.º, n.º 4, do CTMR (ver Linhas de orientação, Parte C,
Oposição, Secção 4, Direitos ao abrigo do artigo 8.º, n.º 4, do CTMR).
2.10.2.3 Produtos pertinentes
Apenas podem ser levantadas objeções com base no artigo 7.º, n.º 1, alínea k), do
CTMR em relação a produtos específicos abrangidos pelo pedido de marca
comunitária, ou seja, produtos idênticos ou «comparáveis» a produtos abrangidos pela
DOP/IGP.
As diferentes expressões utilizadas nos artigos 13.º e 14.º do Regulamento (CE)
n.º 1151/2012 («produtos comparáveis» e «produto do mesmo tipo», respetivamente)
são interpretadas pelo Instituto como sinónimas e remetendo para o mesmo conceito.
A noção de produtos comparáveis deve ser interpretada de forma restritiva e é
independente da análise de similaridade entre produtos no direito das marcas. Nestas
circunstâncias, não deverão necessariamente ser observados os critérios enunciados
pelo Tribunal de Justiça no acórdão proferido em 29/09/1998, C-39/97, «Canon»,
embora alguns deles se possam revelar úteis. Por exemplo, dado que uma DOP/IGP
serve para indicar a origem geográfica e as qualidades específicas de um produto,
critérios como a natureza ou a composição desse produto são mais importantes do
que, por exemplo, o facto de os produtos serem ou não complementares.
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Aliás, o Tribunal de Justiça (no acórdão proferido em 14/07/2011, C-4/10 e C-27/10,
«BNI Cognac», n.º 54) definiu os seguintes critérios para determinar se os produtos
são comparáveis:

se apresentam ou não características objetivas comuns (como método de
elaboração, aparência física do produto ou utilização das mesmas
matérias-primas);

se correspondem ou não, do ponto de vista do público em causa, a ocasiões de
consumo amplamente idênticas;

se são ou não distribuídos pelas mesmas redes e estão sujeitos a regras de
comercialização semelhantes.
Embora não seja possível enumerar nas presentes Linhas de orientação todos os
cenários possíveis, apresentam-se em seguida alguns exemplos de produtos
comparáveis.
Produtos abrangidos pela DOP/IGP
Produtos de carne específicos e preparações à base de Qualquer carne e qualquer preparação à base de carne
os
carne específicas
(Processo R 659/2012-5, n. 14-17)
Leite
Queijo e outros produtos lácteos
Frutos frescos
Frutos em conserva, congelados, secos e cozidos
(geleias, doces e compotas não são «produtos
comparáveis», mas os frutos abrangidos pela DOP/IGP
podem
constituir
ingredientes
comercialmente
importantes; ver infra, sob a rubrica «Produtos utilizados
como ingredientes»)
Produtos hortícolas frescos
Produtos hortícolas em conserva, congelados, secos e
cozidos (geleias e doces não são «produtos
comparáveis», mas os produtos hortícolas abrangidos
pela
DOP/IGP
podem
constituir
ingredientes
comercialmente importantes; ver infra, sob a rubrica
«Produtos utilizados como ingredientes»)
Limitação da lista de produtos
Nos termos do artigo 12.º, n.º 1, do Regulamento (UE) n.º 1151/2012, as
«denominações de origem protegidas e as indicações geográficas protegidas podem
ser utilizadas por qualquer operador que comercialize um produto conforme com o
caderno de especificações correspondente».
As objeções levantadas ao abrigo do artigo 7.º, n.º 1, alínea k), do CTMR podem ser
retiradas se os produtos pertinentes forem limitados àqueles que se conformam com o
caderno de especificações da DOP/IGP em causa.
A limitação dos produtos pode ser uma tarefa complexa, que depende, em larga
medida, de um exame caso a caso.

Os produtos do mesmo tipo que os abrangidos pela DOP/IGP devem ser
limitados àqueles que se conformam com o caderno de especificações da
DOP/IGP. A redação correta é «[nome do produto] conforme com o caderno de
especificações da [DOP/IGP «X»]». Não deve ser proposta nem admitida
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qualquer outra redação. Não são admissíveis limitações como «[nome do
produto] com a [DOP/IGP «X»]» ou «[nome do produto] originário de [nome de
um local]».
DOP/IGP na marca comunitária
Lista de produtos admissível
WELSH BEEF
Carne de bovino conforme com o caderno de
especificações da IGP «Welsh Beef»
(UK/IGP/0005/0057)
A categoria de produtos que inclui os abrangidos pela DOP/IGP em causa pode ser
consultada na base de dados «DOOR». O produto exato que é abrangido consta do
documento de pedido anexo à publicação no Jornal Oficial, igualmente acessível
através da base de dados «DOOR».

A categoria de produtos que inclui os abrangidos pela DOP/IGP deve ser
limitada de modo a designar exatamente os produtos abrangidos pela DOP/IGP
que estão conformes com o caderno de especificações correspondente.
DOP/IGP na marca
comunitária
(não admissível)
Explicação
Carne
A designação «carne» inclui
produtos (por exemplo,
Carne de bovino carne de suíno) que não
conforme com o podem ser conformes com
caderno de
o
caderno
de
especificações da especificações de uma
IGP «Welsh Beef» DOP/IGP
que
protege
especificamente «carne de
bovino»
Frutos
Maçãs conformes
com o caderno de
especificações da
DOP «Pomme du
Limousin»
WELSH BEEF
(UK/IGP/0005/0057)
POMME DU LIMOUSIN
(FR/DOP/0005/0442)

Lista de produtos
admissível
A categoria «frutos» inclui
produtos, como peras ou
pêssegos, que não podem
ser conformes com o
caderno de especificações
de uma DOP que abrange
exclusivamente maçãs
Os produtos comparáveis são apenas aqueles que, dentro da categoria de
produtos comparáveis, são abrangidos pela DOP/IGP:
DOP/IGP na marca
comunitária
POMME DU LIMOUSIN
(FR/DOP/0005/0442)
(não admissível)
Frutos em conserva,
congelados, secos e
cozidos
Lista de produtos
admissível
Explicação
A especificação «frutos em
conserva,
congelados,
secos e cozidos» inclui
Maçãs em conserva, produtos preparados com
congeladas, secas e outros frutos, que não
cozidas, conformes podem ser conformes com
com o caderno de o
caderno
de
especificações da especificações de uma
DOP «Pomme du
DOP
que
abrange
Limousin»
exclusivamente
maçãs.
Importa igualmente notar
que a limitação não deve
abranger «maçãs».
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Em certas situações, uma limitação poderá não ser suficiente para que a objeção seja
retirada, por exemplo, no caso de os produtos abrangidos pela marca objeto de
pedido, embora «comparáveis», não incluírem o produto abrangido pela DOP/IGP (por
exemplo, se a DOP abranger «queijo» e os produtos abrangidos pela marca objeto de
pedido forem «leite»).

Produtos utilizados como ingredientes: se os produtos abrangidos pela
DOP/IGP puderem ser utilizados como um ingrediente comercialmente
importante (no sentido em que podem determinar a escolha do produto principal)
de qualquer dos produtos abrangidos pela marca objeto de pedido, será
requerida uma limitação. Com efeito, o artigo 13.º, n.º 1, alíneas a) e b), do
Regulamento (UE) n.º 1151/2012 alarga expressamente o âmbito de proteção de
uma DOP/IGP registada para um dado produto, «se os produtos forem utilizados
como ingredientes».
DOP/IGP na marca
comunitária
(não admissível)
Explicação
Doces e compotas
de maçãs conformes
O fruto é o principal
com o caderno de
ingrediente dos doces e
especificações da
compotas
DOP «Pomme du
Limousin»
POMME DU LIMOUSIN
Doces e compotas
(FR/DOP/0005/0442)
PROSCIUTTO DI
PARMA
Lista de produtos
admissível
Pizzas preparadas
com presunto
conforme com o
caderno de
especificações da
DOP «Prosciutto di
Parma»
Pizzas
(IT/DOP/0117/0067)
Esta cobertura é o principal
ingrediente de uma pizza e
aquele que determina a
escolha do consumidor
Não é necessária qualquer limitação se os produtos abrangidos pela DOP/IGP forem
utilizados como ingredientes secundários e não comercialmente significativos dos
produtos reivindicados.
DOP/IGP na marca
comunitária
ACEITE DE LA
ALCARRIA
Pastelaria
Lista de produtos
admissível
Explicação
Pastelaria
Os
produtos
não
necessitam
de
ser
limitados pelo simples facto
de ser utilizado azeite na
sua
preparação.
O
«azeite» é um ingrediente
secundário que não é
comercialmente
significativo
(ES/DOP/0005/0562)
2.10.3 DOP/IGP não protegidas pelo Regulamento (UE) n.º 1151/2012
2.10.3.1 DOP/IGP protegidas a nível nacional num Estado-Membro da União Europeia
O Tribunal de Justiça estabeleceu (no acórdão proferido em 08/09/2009, C-478/07,
«Bud») que o regime de proteção das DOP/IGP dos produtos agrícolas e dos géneros
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alimentícios previsto pelo Regulamento (CE) n.º 510/2006 [então em vigor] tinha
«caráter exaustivo».
O artigo 9.º do Regulamento (UE) n.º 1151/2012 estipula que:
«Os Estados-Membros podem, ao abrigo do presente regulamento e
apenas a título transitório, conferir, a nível nacional, proteção a uma
denominação, com efeitos a partir da data de apresentação do pedido à
Comissão. A proteção nacional transitória cessa na data em que for
tomada uma decisão sobre o registo nos termos do presente regulamento,
ou em que o pedido for retirado.» As medidas adotadas pelos EstadosMembros «só produzem efeitos ao nível nacional e não podem afetar as
trocas comerciais no interior da União ou internacionais».
Esta disposição está em conformidade com o considerando 24 do mesmo
regulamento, em que se afirma que
«Para poderem beneficiar de proteção nos territórios dos
Estados-Membros, as denominações de origem e as indicações
geográficas deverão ser registadas unicamente a nível da União. Com
efeitos a partir da data do pedido de registo ao nível da União, os EstadosMembros deverão poder conceder uma proteção provisória ao nível
nacional sem prejudicar o comércio interno da União ou o comércio
internacional».
Importa igualmente referir o Regulamento (CEE) nº 2081/92 do Conselho, relativo à
proteção das indicações geográficas e denominações de origem dos produtos
agrícolas e dos géneros alimentícios. Com efeito, este regulamento (que precedeu e
foi revogado pelo Regulamento (CE) n.º 510/2006) estabelecia, no seu artigo 17.º,
n.º 1, que os Estados-Membros «comunicarão à Comissão quais são, de entre as suas
denominações legalmente protegidas [...], as que desejam registar ao abrigo do
presente regulamento». O n.º 3 da mesma disposição acrescentava que os EstadosMembros podiam «manter a proteção nacional das denominações comunicadas em
conformidade com o n.º 1 até à data em que for tomada uma decisão sobre o registo»
(veja-se, a este propósito, o acórdão do Tribunal de Justiça de 04/03/1999, C-87/97,
«Cambozola», n.º 18).
Em consequência, a anterior proteção a nível nacional de indicações geográficas de
produtos agrícolas e géneros alimentícios foi suspensa quando as indicações
geográficas em causa foram registadas a nível da UE.
As indicações geográficas destes tipos de produtos que no passado estavam
protegidas pela legislação nacional não se inserem no âmbito de aplicação do
artigo 7.º, n.º 1, alínea k), do CTMR. Em consequência, não constituem enquanto tal, e
apenas por essa razão, um motivo de recusa ao abrigo do artigo 7.º, n.º 1, alínea k),
do CTMR, a menos que tenham igualmente sido registados a nível da UE. Assim, se,
por exemplo, um terceiro argumentar que uma marca comunitária contém ou consiste
numa indicação geográfica de produtos agrícolas e géneros alimentícios que no
passado estava registada a nível nacional num Estado-Membro da UE, o examinador
irá verificar se essa indicação geográfica está igualmente registada a nível da UE
como DOP/IGP. Se não estiver, considerar-se-á que as observações do terceiro não
levantam sérias dúvidas no que respeita ao artigo 7.º, n.º 1, alínea k), do CTMR.
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2.10.3.2 DOP/IGP de países terceiros
As situações apresentadas em seguida dizem respeito a DOP/IGP de países terceiros
que não estão simultaneamente registadas a nível da UE.
A indicação geográfica está protegida unicamente no país de origem, ao abrigo da
legislação nacional
O artigo 7.º, n.º 1, alínea k), do CTMR não é aplicável, porquanto a indicação
geográfica do país terceiro não é expressamente reconhecida e protegida pela
legislação da UE. A este propósito, importa notar que as disposições do Acordo TRIPS
não são suscetíveis de criar para os particulares direitos que estes possam invocar
diretamente num tribunal por força do direito da UE (acórdão do Tribunal de Justiça de
14/12/2000, C-300/98 e C-392/98, n.º 44).
No entanto, quando a marca comunitária contém ou consiste numa indicação
geográfica protegida desse tipo, é igualmente necessário avaliar se a marca pode ou
não ser considerada descritiva e/ou enganosa, na aceção do artigo 7.º, n.º 1,
alíneas c) e g), do CTMR, em conformidade com as regras gerais estabelecidas nas
presentes Linhas de orientação. Por exemplo, no caso de um terceiro observar que
uma marca comunitária consiste na expressão «Tea Murakami» (exemplo inventado),
que é uma IGP nos termos da legislação do país X, o artigo 7.º, n.º 1, alínea k), do
CTMR não é aplicável pelas razões já indicadas, mas será necessário examinar se a
marca comunitária em causa será ou não apreendida como um sinal descritivo e/ou
enganoso pelos consumidores pertinentes da UE.
A indicação geográfica está protegida ao abrigo de um acordo de que a União
Europeia é parte contratante
A UE assinou uma série de acordos comerciais com países terceiros que protegem
indicações geográficas. Por norma, estes instrumentos incluem uma lista de
indicações geográficas, bem como disposições relativas a eventuais conflitos destas
indicações com marcas. Todavia, o conteúdo e o grau de precisão podem variar de
acordo para acordo. As indicações geográficas de países terceiros ficam protegidas ao
nível da UE após a entrada em vigor do acordo pertinente.
Nesta matéria, é jurisprudência constante que uma disposição de um acordo concluído
pela União Europeia com países terceiros deve ser considerada como sendo
diretamente aplicável sempre que, atendendo aos seus termos bem como ao objeto e
à natureza do acordo, se puder concluir que engloba uma obrigação clara, precisa e
incondicional que não esteja subordinada, na sua execução ou nos seus efeitos, à
intervenção de qualquer ato posterior (acórdão do Tribunal de Justiça de 14/12/2000,
C-300/98 e C-392/98, n.º 42).
O âmbito da proteção conferida a estas IGP de países terceiros é definido pelas
disposições substantivas do acordo em causa. Enquanto os acordos mais antigos
(sobretudo no domínio dos vinhos e das bebidas espirituosas) contêm, por norma,
apenas disposições de caráter geral, a «última geração» de acordos de comércio livre
fazem referência à relação entre marcas e IGP em termos similares aos dos
artigos 13.º e 14.º do Regulamento (UE) n.º 1151/2012 (ver, por exemplo, os
artigos 210.º e 211.º do «Acordo Comercial entre a União Europeia e os seus EstadosMembros, por um lado, e a Colômbia e o Peru, por outro», JO L 354 de 21.12.2012).
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Atento o que precede, as marcas comunitárias que contêm ou consistem numa
DOP/IGP de um país terceiro que está protegida por um acordo de que a UE é parte
contratante (e não está simultaneamente registada ao abrigo do Regulamento (UE)
n.º 1151/2012) são examinadas, caso a caso, à luz das disposições substantivas
específicas do acordo pertinente em matéria de recusa de marcas em conflito, tendo
em conta a jurisprudência supramencionada. O simples facto de uma DOP/IGP de um
país terceiro estar protegida por esses instrumentos não implica automaticamente que
uma marca comunitária que contenha ou consista nessa DOP/IGP deva ser recusada:
tal dependerá do teor e do âmbito de aplicação das disposições pertinentes do acordo.
A indicação geográfica está protegida por um acordo internacional assinado
unicamente por Estados-Membros
A proteção de indicações geográficas no âmbito de acordos concluídos entre dois
Estados-Membros não é permitida nos termos da legislação da UE aplicável em
matéria de DOP/IGP de produtos agrícolas e géneros alimentícios (acórdão do Tribunal
de Justiça de 08/09/2009, C-478/07, «Bud»). Os acordos deste tipo são redundantes e
não produzem efeitos jurídicos.
Quanto aos acordos internacionais assinados exclusivamente por Estados-Membros
com países terceiros (em particular, o Acordo de Lisboa Relativo à Proteção das
Denominações de Origem e ao seu Registo Internacional) e unicamente para efeitos
de exame de motivos absolutos de recusa, a UE não é parte contratante nestes
acordos, pelo que estes não lhe impõem qualquer obrigação (ver, por analogia,
acórdão do Tribunal de Justiça de 14/10/1980, C-812/79, n.º 9).
2.11
Marcas comunitárias coletivas
2.11.1 Caráter das marcas coletivas
Nos termos do artigo 66.º, n.º 1, do CTMR, podem constituir uma marca comunitária
coletiva, que é um tipo específico de marca comunitária, as marcas comunitárias
«assim designadas aquando do seu depósito e próprias para distinguir os produtos ou
os serviços dos membros da associação que delas é titular dos de outras empresas».
Uma marca comunitária coletiva visa distinguir os produtos e os serviços dos membros
da associação que dela é titular dos de outras empresas que não pertencem à
associação. Por conseguinte, a marca comunitária coletiva identifica a origem
comercial de determinados produtos e serviços, informando o consumidor de que o
fabricante dos produtos ou o prestador dos serviços pertence a uma determinada
associação e, por esse motivo, tem o direito de utilizar a marca.
Por norma, a marca comunitária coletiva é utilizada por empresas, em conjunto com as
suas próprias marcas individuais, para indicar que o seu titular é membro de uma dada
associação. Por exemplo, a Associação Espanhola de Fabricantes de Calçado pode
querer pedir a marca comunitária coletiva «Asociación Española de Fabricantes de
Calzado», que, embora pertença à associação, será utilizada por todos os seus
membros. Qualquer membro da associação pode utilizar a marca coletiva a par da sua
própria marca individual, por exemplo, «Calzados Luis».
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As marcas coletivas não certificam necessariamente a qualidade dos produtos,
embora tal possa acontecer. Por exemplo, os regulamentos de utilização incluem
frequentemente disposições destinadas a certificar a qualidade dos produtos e
serviços dos membros da associação, o que é admissível (ver decisão de 10/05/2012,
R 1007/2011-2, n.º 13).
Incumbe ao requerente decidir se a marca satisfaz os requisitos de uma marca
coletiva ou de uma marca individual. Isto significa que, em princípio, o mesmo sinal
pode ser utilizado como marca individual ou, se as condições enunciadas no presente
capítulo estiverem reunidas, como marca coletiva. As diferenças entre as marcas
individuais e as marcas coletivas não dependem dos sinais per se, mas de outras
características, como a titularidade ou as condições de utilização da marca.
Por exemplo, uma associação pode apresentar um pedido para a marca nominativa
«Tamaki» quer como marca individual, quer como marca coletiva, consoante a
utilização pretendida para a marca (unicamente pela própria associação ou também
pelos seus membros). Se for pedida a marca coletiva, devem ser cumpridas algumas
formalidades adicionais, como a apresentação de um regulamento de utilização, etc.
Após a apresentação do pedido, apenas são admitidas alterações do tipo de marca
pedido (de coletivo para individual ou vice-versa) em determinadas circunstâncias (ver
Linhas de orientação, Parte B, Exame, Secção 2, Exame de formalidades, ponto
8.2.5.).
O CTMR é aplicável às marcas coletivas, salvo disposição em contrário nos
artigos 67.º-74.º do mesmo regulamento. As marcas comunitárias coletivas estão,
pois, sujeitas, por um lado, ao regime geral aplicável às marcas comunitárias e, por
outro, a algumas exceções e particularidades.
Em primeiro lugar, uma marca comunitária coletiva está sujeita essencialmente ao
mesmo procedimento e requisitos de exame que uma marca individual. Em geral, a
classificação dos produtos e serviços, e o exame das formalidades e dos motivos
absolutos de recusa são efetuados segundo os procedimentos utilizados para as
marcas individuais.
Por exemplo, os examinadores verificam a lista de produtos e serviços ou os requisitos
linguísticos exatamente da mesma forma como o fazem em relação às marcas
individuais. Será igualmente examinado se a marca comunitária coletiva é abrangida
por um dos motivos de recusa previstos no artigo 7.º do CTMR.
Em segundo lugar, o exame de uma marca comunitária coletiva terá igualmente em
conta as exceções e particularidades deste tipo de marca. Estas exceções e
particularidades prendem-se tanto com as disposições formais como com as
substantivas. No que respeita às formalidades, o requisito de apresentação de
regulamentos de utilização da marca é, por exemplo, uma característica específica de
uma marca comunitária coletiva. (Para mais informações sobre a análise das
formalidades aplicáveis às marcas comunitárias coletivas, incluindo dos regulamentos
de utilização da marca, consultar Linhas de orientação, Parte B, Exame, Secção 2,
Exame de formalidades, n.º 8.2, Marcas coletivas.
Enunciam-se em seguida as exceções e particularidades substantivas aplicáveis às
marcas comunitárias coletivas.
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2.11.2 Titularidade
A titularidade de marcas comunitárias coletivas está limitada (i) a associações de
fabricantes, de produtores, de prestadores de serviços ou de comerciantes que, nos
termos da legislação que lhes seja aplicável, tenham capacidade, em seu próprio
nome, para serem titulares de direitos e obrigações de qualquer natureza, para
celebrar contratos ou realizar outros atos jurídicos e para comparecer em juízo, e (ii) a
pessoas coletivas de direito público.
O primeiro tipo de titulares inclui, normalmente, associações privadas com interesses
ou objetivos comuns. Devem ter personalidade jurídica própria e capacidade para agir.
Em consequência, empresas privadas, como sociedades anónimas, Gesellschaften
mit beschränkter Haftung, etc., múltiplos requerentes com personalidades jurídicas
independentes ou uniões temporárias de empresas não podem ser titulares de marcas
comunitárias coletivas. Conforme estipulado em Linhas de orientação, Parte B,
Exame, Secção 2, Exame de formalidades, n.º 8.2.1, «coletivo não significa que a
marca pertença a diversas pessoas (correquerentes/cotitulares) nem que a marca
designe/abranja mais do que um país».
Quanto ao segundo tipo de titulares, o conceito de «pessoas coletivas de direito
público» deve ser interpretado em sentido lato. Com efeito, este conceito abrange, por
um lado, associações, corporações e outras entidades de direito público, como é o
caso, por exemplo, dos «Consejos Reguladores» ou dos «Colegios Profesionales»
contemplados no direito espanhol. Por outro lado, inclui outras pessoas coletivas de
direito público, por exemplo, a União Europeia, Estados ou municípios, que não
possuem necessariamente uma estrutura corporativa ou associativa, mas que podem,
não obstante, ser titulares de marcas comunitárias coletivas. Nestes casos, não é
aplicável o requisito respeitante às condições de filiação previsto no artigo 67.º, n.º 2,
do CTMR (ver decisão de 22/11/2011, R 828/2011-1, n.º 18, e decisão de 10/05/2012,
R 1007/2011-2, n.os 17 e 18). Isto significa que, se o requerente de uma marca
comunitária coletiva for uma pessoa coletiva de direito público que não possui
necessariamente uma estrutura corporativa ou associativa, como a União Europeia,
um Estado ou um município, o regulamento de utilização da marca não tem de incluir
informações sobre as condições de filiação.
2.11.3 Particularidades relativas aos motivos absolutos de recusa
Os motivos absolutos de recusa enumerados no artigo 7.º, n.º 1, do CTMR são
aplicáveis às marcas comunitárias coletivas, o que significa que, antes de mais, estas
marcas serão examinadas à luz destas disposições para determinar se têm ou não
caráter distintivo, se são enganosas ou se se tornaram um sinal usual. Por exemplo,
será recusado o registo de marcas desprovidas de caráter distintivo, na aceção do
artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do CTMR (ver decisão de 18/07/2008, R 229/2006-4, n.º 7).
No entanto, no exame dos motivos absolutos de recusa das marcas comunitárias
coletivas há igualmente que ter em conta algumas exceções e particularidades. Para
além dos motivos de recusa de um pedido de marca comunitária previstos no
artigo 7.º, n.º 1, do CTMR, os examinadores avaliam igualmente os seguintes motivos
específicos:



sinais descritivos;
caráter enganoso quanto à sua natureza;
regulamento de utilização contrário à ordem pública e aos bons costumes.
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Estes motivos específicos de recusa podem igualmente ser objeto de observações
formuladas por terceiros.
2.11.3.1 Sinais descritivos
Podem constituir marcas comunitárias coletivas sinais ou indicações que possam
servir para designar a proveniência geográfica do produto ou serviço no comércio (ver
acórdãos do Tribunal Geral de 15/10/2003, T-295/01, n.º 32, e de 25/10/2005,
T-379/03, n.º 35).
Em consequência, um sinal que descreva exclusivamente a origem geográfica dos
produtos ou serviços (e que deverá ser recusado se for pedido como marca
comunitária individual) pode ser aceite se (i) for objeto de um pedido válido de marca
comunitária coletiva e (ii) estiver em conformidade com a autorização prevista no
artigo 67.º, n.º 2, do CTMR (ver decisão de 05/10/2006, R 280/2006-1, n.os 16 e 17).
De acordo com esta disposição, o regulamento de utilização de uma marca
comunitária coletiva descritiva deve autorizar qualquer pessoa cujos produtos ou
serviços provenham da zona geográfica em causa a tornar-se membro da associação
que é titular da marca.
Por exemplo, um pedido para a marca comunitária individual nominativa «Alicante»
com a especificação de serviços turísticos deve ser recusado por força do artigo 7.º,
n.º 1, alínea c), do CTMR, porquanto descreve a origem geográfica dos serviços.
Contudo, a título excecional, se for apresentado um pedido válido de marca
comunitária coletiva (ou seja, se o pedido for apresentado por uma associação ou uma
pessoa coletiva de direito público e satisfizer os demais requisitos aplicáveis às
marcas comunitárias coletivas) e o regulamento de utilização da marca contiver a
autorização prevista no artigo 67.º, n.º 2, do CTMR, esse pedido será aceite ao abrigo
do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do CTMR.
Esta exceção é aplicável exclusivamente aos sinais descritivos da origem geográfica
dos produtos e serviços. Se a marca comunitária coletiva for descritiva de outras
características dos produtos ou serviços, esta exceção não é aplicável e o pedido será
recusado por força do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do CTMR.
Por exemplo, se a marca nominativa «Faça você mesmo» for pedida como marca
comunitária coletiva para ferramentas da classe 7, será considerada descritiva da
finalidade dos produtos. Dado que o sinal é descritivo de determinadas características
dos produtos e não da sua origem geográfica, o sinal será recusado por força do
artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do CTMR, apesar de ter sido pedido como marca
comunitária coletiva (ver decisão de 08/07/2010, R 934/2010-1, n.º 35).
2.11.3.2 Caráter enganoso quanto à sua natureza
O examinador deve recusar o pedido se o público puder ser induzido em erro acerca
do caráter ou do significado da marca, em particular, no caso de esta ser suscetível de
ser apreendida como algo de natureza diferente de uma marca coletiva.
Uma marca coletiva que apenas pode ser utilizada pelos membros da associação
titular da marca pode induzir em erro se der a impressão de que pode ser utilizada por
qualquer pessoa que satisfaça determinados critérios objetivos.
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2.11.3.3 Regulamentos de utilização contrários à ordem pública e aos bons costumes
Se o regulamento de utilização da marca for contrário à ordem pública ou aos bons
costumes, o pedido de marca comunitária coletiva deve ser recusado.
Importa distinguir este motivo de recusa do previsto no artigo 7.º, n.º 1, alínea f), do
CTMR, que proíbe o registo de marcas que sejam, por si, contrárias à ordem pública
ou aos bons costumes.
A recusa prevista no artigo 68.º, n.º 1, do CTMR é aplicável a situações em que,
independentemente da marca, o regulamento de utilização da marca contenha
disposições contrárias à ordem pública ou aos bons costumes, por exemplo,
disposições discriminatórias em razão do sexo, da religião ou da raça. Por exemplo, se
o regulamento contiver uma disposição que proíba a utilização da marca pelas
mulheres, o pedido de marca comunitária coletiva será recusado, mesmo que a marca
não seja abrangida pelo artigo 7.º, n.º 1, alínea f), do CTMR.
A objeção levantada pelo examinador poderá ser retirada se o regulamento for
alterado e a disposição inadmissível for suprimida. No exemplo anterior, o pedido de
marca comunitário coletiva seria aceite logo que a disposição do regulamento que
proibia a utilização da marca por mulheres fosse suprimida.
2.12
Caráter distintivo adquirido
2.12.1 Introdução
Nos termos do artigo 7.º, n.º 3, do CTMR, uma marca pode ser registada mesmo que
não seja conforme ao artigo 7.º, n.º 1, alíneas b), c) ou d), do CTMR, «se, na
sequência da utilização da marca, esta tiver adquirido um caráter distintivo para os
produtos ou serviços para os quais foi pedido o registo».
O artigo 7.º, n.º 3, do CTMR prevê uma exceção à regra estabelecida no artigo 7.º,
n.º 1, alíneas b), c) ou d), do CTMR, segundo a qual será recusado o registo de
marcas desprovidas de caráter distintivo, de marcas descritivas e de marcas
constituídas exclusivamente por sinais ou indicações que se tenham tornado habituais
na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio.
O caráter distintivo adquirido pelo uso é o caráter distintivo de uma marca que, apesar
de inicialmente ser desprovida de caráter distintivo em relação aos produtos e serviços
reivindicados, o público pertinente, graças à utilização que dela foi feita no mercado,
acaba por considerar que identifica os produtos e serviços reivindicados no pedido de
marca comunitária como originários de uma determinada empresa. Assim, o facto de
os produtos e serviços protegidos pelo sinal serem apreendidos como sendo
provenientes de uma determinada empresa significa que o sinal adquiriu a capacidade
de distinguir os seus produtos e serviços dos de outras empresas. Deste modo, um
sinal que, à partida, por força do artigo 7.º, n.º 1, alíneas b), c) ou d), do CTMR, não
poderia ser registado, pode adquirir um novo significado e passar a ter uma conotação
que, ao deixar de ser puramente descritiva ou não distintiva, lhe permite superar estes
três motivos absolutos de recusa de registo como marca, que, noutras condições,
impediriam o seu registo.
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2.12.2 Pedido
O Instituto apenas examina o caráter distintivo adquirido na sequência de um pedido
do requerente da marca comunitária, que pode ser apresentado a qualquer momento,
no decurso do processo de exame.
2.12.3 O período que os elementos de prova devem cobrir
Os elementos de prova devem demonstrar que o caráter distintivo foi adquirido pelo
uso antes da data de apresentação do pedido de marca comunitária. No caso de um
registo internacional, a data pertinente é a data de registo pelo Secretariado
Internacional. Se for reivindicada prioridade, a data pertinente é a data de prioridade.
Em seguida, todas estas datas passarão a ser referidas por «data de depósito».
2.12.3.1 Processo de exame
Dado que uma marca beneficia de proteção a partir da data de depósito e que a data
de depósito do pedido de registo determina a prioridade de uma marca em relação a
outra, uma marca deve poder ser registada nessa data. Para o efeito, o requerente
deve provar que o caráter distintivo foi adquirido através de uma utilização da marca
anterior à data do pedido de registo (acórdãos do Tribunal de Justiça de 11/06/2009,
C-542/07-P, «Pure Digital», n.os 49 e 51, e de 07/09/2006, C-108/05, «Europolis»,
n.º 22). Não obstante, os elementos comprovativos da utilização da marca após esta
data não devem ser automaticamente excluídos, na medida em que podem fornecer
indicações acerca da situação anterior à data do pedido (acórdão do Tribunal Geral de
28/10/2009, T-137/08, «Green/Yellow», n.º 49).
2.12.3.2 Processo de anulação
Nos processos de anulação, uma marca comunitária que tenha sido registada
contrariamente ao disposto no artigo 7.º, n.º 1, alíneas b), c) ou d), do RCM deixa de
poder ser declarada nula se, pela utilização que dela tiver sido feita, tiver adquirido,
depois do registo, um caráter distintivo para os produtos ou serviços para que foi
registada (artigo 52.º, n.º 2, do CTMR).
Esta disposição tem como objetivo, precisamente, manter o registo das marcas que,
em virtude do uso que delas foi feito, adquiriram entretanto, isto é, após o seu registo,
caráter distintivo para os produtos e serviços para os quais foram registadas, pese
embora a circunstância de esse registo, no momento em que ocorreu, ser contrário ao
artigo 7.º do CTMR (acórdãos do Tribunal Geral de 114/12/2011, T-237/10, «Louis
Vuitton», n.º 86, e de 15/10/2008, T-405/05, «Manpower», n.º 127).
2.12.4 Consumidor
O caráter distintivo de um sinal, incluindo o adquirido pelo uso, deve ser avaliado à luz
da perceção que se presume que o consumidor médio da categoria de produtos ou
serviços em causa dele tem. Para o efeito, parte-se do pressuposto de que esse
consumidor médio está normalmente informado e razoavelmente atento e advertido. A
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definição de público pertinente está ligada ao exame dos destinatários dos produtos ou
serviços em causa, dado que é em relação a esses que a marca deve realizar a sua
função essencial. Assim, tal definição deve ser efetuada à luz da função essencial das
marcas, a saber, garantir ao consumidor ou ao utilizador final a identidade da origem
dos produtos ou serviços designados pela marca, permitindo-lhe distinguir, sem
confusão possível, estes produtos ou serviços dos que tenham proveniência diversa
(acórdão do Tribunal Geral de 29/09/2010, T-378/07, «RED/BLACK/GREY (Surface of
a tractor)», n.os 33 e 38).
Em consequência, os consumidores pertinentes incluem não apenas as pessoas que
adquiriram efetivamente produtos e serviços, mas também qualquer pessoa
potencialmente interessada, no sentido estrito de compradores potenciais (acórdão do
Tribunal Geral de 29/09/2010, T-378/07, «RED/BLACK/GREY (Surface of a tractor)»,
n.os 41 e seguintes).
Os compradores potenciais são definidos pelo produto ou serviço que se pretende
registar. Se os produtos ou serviços reivindicados fizerem parte de uma categoria
vasta (por exemplo, malas ou relógios), é irrelevante o facto de os produtos oferecidos
sob o sinal serem produtos de luxo extremamente caros — o público inclui todos os
compradores potenciais dos produtos reivindicados no pedido de marca comunitária,
incluindo artigos que não são de luxo e que são mais baratos, mas que, não obstante,
pertencem à categoria reivindicada, no caso de esta ser vasta.
2.12.5 Produtos e serviços
Dado que uma das principais funções de uma marca consiste em garantir a origem
dos produtos e serviços, o caráter distintivo adquirido deve ser avaliado em relação
aos produtos e serviços em causa. Em consequência, os elementos de prova do
requerente devem demonstrar a existência de uma ligação entre o sinal e os produtos
e serviços para que este foi pedido e estabelecer que a categoria pertinente de
pessoas ou, pelo menos, uma fração significativa desta identifica, graças à marca, os
produtos como provenientes de uma empresa determinada (acórdão do Tribunal de
Justiça de 04/05/1999, C-108/97 e C-109/97, «Chiemsee», n.º 52, e acórdão do
Tribunal Geral de 19/05/2009, T-211/06, «Cybercrédit et al.», n.º 51).
2.12.6 Aspetos territoriais
Nos termos do artigo 1.º do CTMR, a marca comunitária tem caráter unitário e produz
os mesmos efeitos em toda a União Europeia. O artigo 7.º, n.º 2, do CTMR estipula
que será recusado o registo de uma marca comunitária mesmo que os motivos
absolutos de recusa apenas existam numa parte da União Europeia.
Como consequência lógica destas disposições, deve ser feita prova de que a marca
adquiriu, através da utilização que dela foi feita, caráter distintivo na parte da União
Europeia em que não tinha, ab initio, esse caráter (acórdão do Tribunal de Justiça de
22/06/2006, C-25/05-P, «Sweet wrapper», n.os 83 e 86, e acórdão do Tribunal Geral de
29/09/2010, T-378/07, «RED/BLACK/GREY (Surface of a tractor)», n.º 30).
Tal acontece na medida em que resulta do caráter unitário da marca comunitária que,
para ser registado, um sinal deve possuir caráter distintivo — intrínseco ou adquirido
pelo uso — em toda a União Europeia (acórdão do Tribunal Geral de 17/05/2011,
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T-7/10, «υγεία», n.º 40). Seria paradoxal aceitar que, por um lado, nos termos do
artigo 3.º, n.º 1, alínea b), da Diretiva relativa às marcas, um Estado-Membro tivesse
de recusar o registo, enquanto marca nacional, de um sinal desprovido de caráter
distintivo no seu território e, por outro, o mesmo Estado-Membro tivesse de respeitar
uma marca comunitária associada a esse sinal pela simples razão de que este
adquiriu caráter distintivo no território de outro Estado-Membro (acórdão do Tribunal
Geral de 14/12/2011, T-237/10, «Louis Vuitton», n.º 100).
2.12.6.1 Disposições especiais relativas à adesão de novos Estados-Membros
Em conformidade com as disposições dos Tratados de Adesão à União Europeia, uma
marca comunitária que seja pedida antes da data de adesão de um dado
Estado-Membro apenas pode ser recusada por motivos que existissem antes da data
da adesão desse Estado-Membro. Nestas circunstâncias, nos processos de exame do
Instituto, o caráter distintivo adquirido deve ser demonstrado unicamente em relação
aos Estados-Membros que já faziam parte da UE à data da apresentação do pedido e
não em relação àqueles que aderiram à UE após essa data.
2.12.6.2 Marcas tridimensionais, cores per se e marcas figurativas
Se existir uma objeção em toda a União Europeia, como acontece normalmente com
as marcas tridimensionais, com as cores per se e com as marcas figurativas que
consistem, exclusivamente, na representação dos produtos em causa, o caráter
distintivo adquirido deve ser provado em relação a todo o território da União Europeia.
Sobre a possibilidade de extrapolação da prova, consultar o ponto 2.12.8.7, infra.
2.12.6.3 Zona linguística
No caso de a marca comunitária objeto de pedido ser recusada devido ao seu
significado numa dada língua, o caráter distintivo adquirido pelo uso deve ser
demonstrado pelo menos em relação aos Estados-Membros em que essa língua é
uma língua oficial.
Deve ser prestada especial atenção sempre que a língua em causa seja uma língua
oficial em mais do que um Estado-Membro. Nesses casos, se se tratar de uma
objeção resultante de um motivo absoluto de recusa baseado no significado de uma
expressão numa dada língua, o caráter distintivo adquirido pelo uso deve ser provado
em relação a cada um dos Estados-Membros de que a língua em causa é uma língua
oficial (bem como em relação a quaisquer outros Estados-Membros ou mercados em
que essa língua seja compreendida).
(a)
Entre as línguas que são línguas oficiais em mais do que um Estado-Membro da
UE contam-se as seguintes:

Alemão
O alemão é língua oficial na Alemanha e na Áustria, bem como no
Luxemburgo e na Bélgica. Qualquer alegação de que o caráter distintivo
adquirido pelo uso permite que o sinal pedido supere uma objeção
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resultante de um motivo absoluto de recusa baseado no significado de
uma expressão em língua alemã deve automaticamente ser examinada em
relação a estes quatro países.

Grego
O grego é língua oficial tanto na Grécia como em Chipre. Qualquer
alegação de que o caráter distintivo adquirido pelo uso permite que o sinal
pedido supere uma objeção resultante de um motivo absoluto de recusa
baseado no significado de uma expressão em língua grega deve
automaticamente ser examinada em relação a estes dois países.

Inglês
O inglês é língua oficial no Reino Unido, na Irlanda e em Malta. Qualquer
baseado no significado de uma expressão em língua inglesa deve
automaticamente ser examinada em relação a estes três países.

Francês
O francês é língua oficial tanto em França como na Bélgica e no
Luxemburgo. Qualquer alegação de que o caráter distintivo adquirido pelo
uso permite que o sinal pedido supere uma objeção resultante de um
motivo absoluto de recusa baseado no significado de uma expressão em
língua francesa deve automaticamente ser examinada em relação a estes
três países.

Neerlandês
O neerlandês é língua oficial tanto nos Países Baixos como na Bélgica.
Qualquer alegação de que o caráter distintivo adquirido pelo uso permite
que o sinal pedido supere uma objeção resultante de um motivo absoluto
de recusa baseado no significado de uma expressão em língua
neerlandesa deve automaticamente ser examinada em relação a estes
dois países.

Sueco
O sueco é língua oficial tanto na Suécia como na Finlândia. Qualquer
baseado no significado de uma expressão em língua sueca deve
automaticamente ser examinada em relação a estes dois países.
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(b)
Compreensão da língua de um Estado-Membro em Estados-Membros em que
esta não é língua oficial
Para além dos Estados-Membros de que a língua em que um sinal está redigido é
uma língua oficial, importa igualmente considerar se uma dada língua oficial da UE é
também compreendida em Estados-Membros de que não é língua oficial. Tal pode
acontecer devido ao facto de, consoante os produtos e serviços reivindicados no
pedido de marca comunitária, o público pertinente desse Estado-Membro ter um
conhecimento elementar da língua em causa ou de o público pertinente ser composto
por especialistas que compreendem certos termos técnicos em línguas oficiais de
outros Estados-Membros. Nesse caso, o caráter distintivo adquirido deve ser
igualmente provado em relação ao público pertinente destes outros Estados-Membros
e não apenas em relação aos Estados-Membros em que a língua é oficial.
Por exemplo, o Tribunal Geral sustentou que uma elevada percentagem dos
consumidores e profissionais europeus possui um conhecimento elementar de inglês
(acórdão do Tribunal Geral de 26/09/2012, T-301/09, «Citigate», n.º 41). Do mesmo
modo, em função dos consumidores pertinentes dos produtos e serviços em causa e
do facto de o sinal consistir ou não numa palavra do inglês elementar, o caráter
distintivo adquirido poderá ter de ser avaliado em relação a outros Estados-Membros.
Passando do grande público para um público mais especializado de produtos e
serviços, o Tribunal Geral sustentou que determinados termos ingleses do domínio
médico (acórdão de 29/03/2012, T-242/11, «3D eXam», n.º 26), de domínios técnicos
(acórdão de 09/03/2012, T-172/10, «Base-seal», n.º 54) e de assuntos financeiros
(acórdão de 26/09/2012, T-301/09, «Citigate», n.º 41) serão compreendidos pelos
profissionais pertinentes de toda a União Europeia, dado que o inglês é a língua
profissional de uso corrente nestes domínios.
Por outro lado, dado que a compreensão das línguas não está rigorosamente limitada
pelas fronteiras geográficas, pode perfeitamente acontecer que, por razões históricas,
culturais ou de mercado transfronteiriço, algum vocabulário (normalmente elementar)
de uma dada língua possa disseminar-se e ser compreendido pela população de
outros Estados-Membros, sobretudo daqueles com que o Estado-Membro da língua
em causa tem fronteiras terrestres. Por exemplo, o alemão e o francês são
correntemente utilizados nas regiões italianas de Trentino-Alto Adige e Valle d’Aosta,
respetivamente.
2.12.7 O que é necessário demonstrar
O Tribunal de Justiça formulou Linhas de orientação quanto às condições que devem
conduzir à conclusão de que uma marca adquiriu caráter distintivo pelo uso: «se a
autoridade competente considerar que uma fração significativa dos meios interessados
identifica, graças à marca, um produto como proveniente de uma empresa
determinada, deve, em todo o caso, daí concluir que a condição imposta para o registo
da marca está preenchida.» (acórdão do Tribunal de Justiça de 04/05/1999, C‑108/97
e C‑109/97, «Chiemsee», n.º 52 e seguintes).
Assim, a prova deve igualmente demonstrar que uma fração significativa dos meios
interessados para os produtos e serviços reivindicados no território pertinente
considera que a marca identifica os produtos e serviços de uma empresa determinada;
por outras palavras, que o uso feito da marca estabeleceu uma ligação no espírito do
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público pertinente com os produtos ou serviços de uma empresa específica,
independentemente do facto de, sem esse uso, a marca em causa não possuir o
caráter distintivo necessário para estabelecer essa ligação.
No que respeita ao grau de penetração no mercado e ao reconhecimento por parte do
público pertinente que uma marca deve alcançar para poder reivindicar a aquisição de
caráter distintivo pelo uso, na medida em que distingue os produtos e serviços de uma
empresa dos das demais aos olhos do público pertinente, a jurisprudência não prevê
quaisquer percentagens de reconhecimento de mercado para o público pertinente.
Mais do que recorrer a uma percentagem fixa do público pertinente de um dado
mercado, a prova deve demonstrar que uma proporção significativa do público
considera que a marca identifica produtos ou serviços específicos.
Por último, a prova deve fazer referência a cada um dos produtos e serviços
reivindicados no pedido de marca comunitária. Após uma objeção por motivo absoluto
de recusa por força do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), c) ou d), do CTMR, apenas poderão
ser registados os produtos e serviços reivindicados no pedido em relação aos quais
tenha sido provada a aquisição de caráter distintivo pelo uso.
2.12.8 As provas e a respetiva avaliação
Para determinar o caráter distintivo adquirido, podem ser tidas em conta provas dos
seguintes elementos: a parte de mercado detida pela marca, a intensidade, a área
geográfica e a duração do uso da marca, a importância dos investimentos feitos pela
empresa para a promover, a proporção dos meios interessados que identificam o
produto como proveniente de uma empresa determinada graças à marca e
declarações das câmaras de comércio e de indústria ou de outras associações
profissionais (acórdão do Tribunal de Justiça 04/05/1999, C-108/97 e C-109/97,
«Chiemsee», n.º 51, e acórdão do Tribunal Geral de 29/09/2010, T-378/07,
«RED/BLACK/GREY (Surface of a tractor)», n.º 32).
O Instituto só está obrigado a examinar factos suscetíveis de conferir à marca pedida
um caráter distintivo adquirido pelo uso, na aceção do artigo 7.º, n.º 3, do CTMR, se o
requerente os tiver invocado (acórdão do Tribunal Geral de 12/12/2002, T-247/01,
«Ecopy», n.º 47).
2.12.8.1 Tipos de provas que podem ser apresentados
Entre os exemplos de provas que podem servir para indicar alguns ou todos os fatores
supramencionados que podem demonstrar o caráter distintivo adquirido contam-se
elementos como folhetos de vendas, catálogos, preçários, faturas, relatórios anuais,
valores de volumes de negócios, valores e relatórios de investimentos em publicidade,
anúncios (recortes de imprensa, cartazes, anúncios de televisão), bem como
elementos comprovativos da sua intensidade e alcance, e inquéritos aos
consumidores e/ou estudos de mercado.
Os requerentes devem procurar certificar-se de que as provas apresentadas não só
demonstram a utilização da marca objeto do pedido como também são suficientes
para identificar as datas dessa utilização e o território geográfico específico de
utilização na União Europeia. Por norma, provas não datadas são insuficientes para
demonstrar que o caráter distintivo foi adquirido pelo uso antes da data do depósito,
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enquanto provas de utilização no exterior da União não demonstram o necessário
reconhecimento no mercado por parte do público pertinente da UE. Acresce que, se as
provas misturarem material relativo a territórios da UE e a territórios exteriores à UE,
não permitindo que o Instituto identifique a extensão da utilização da marca
unicamente na UE, as provas serão consideradas isentas de valor probatório
relativamente ao público pertinente da UE.
Do artigo 78.º do CTMR consta uma lista não exaustiva de meios de produção ou
obtenção de provas a utilizar em processos perante o Instituto, que pode orientar os
requerentes.
2.12.8.2 Avaliação de provas no seu conjunto
Dado que o Instituto deve avaliar as provas como um todo (processo R 0159/2005-4,
«Metavit/MEXA-VIT C et al», n.º 37), não é necessário que um único elemento de
prova demonstre, por si só, a questão em apreço. Com efeito, a prova pode resultar da
avaliação global de todos os elementos de prova apresentados (acórdão do Tribunal
Geral de 07/06/2005, T-303/03, «Salvita», n.º 42, e de08/03/2006, R 0358/2004-4,
«MediQi/MEDICE», n.º 34). Para determinar o valor probatório de um documento, há
que atentar na sua credibilidade. É igualmente necessário ter em conta a origem do
documento, as circunstâncias da sua elaboração, o seu destinatário e questionar se o
documento se afigura razoável e fidedigno (acórdãos do Tribunal Geral de 07/06/2005,
T-303/03, «SALVITA», n.º 42, e de 16/12/2008, T-86/07, «DEITECH» [Marca
figurativa], n.os 46 e seguintes).
2.12.8.3 Quota de mercado
A quota de mercado detida pela marca pode ser relevante para avaliar se esta última
adquiriu caráter distintivo pelo uso, na medida em que sua penetração no mercado
possa permitir ao Instituto inferir que o público relevante reconheceria a marca como
identificando os produtos ou serviços de uma empresa específica e, assim, distinguir
esses produtos e serviços dos de outras empresas.
O volume de publicidade no mercado pertinente dos produtos ou serviços
reivindicados (representado pelo investimento em publicidade para promover uma
marca) pode igualmente ser importante para avaliar se a marca adquiriu caráter
distintivo pelo uso (acórdão do Tribunal de Justiça de 22/06/2006, C-25/05-P, «Sweet
wrapper», n.os 76 e seguintes). Todavia, já muitas tentativas de provar o caráter
distintivo adquirido pelo uso fracassaram devido ao facto de os elementos de prova
apresentados pelo requerente não serem suficientes para demonstrar a existência de
uma ligação entre a quota de mercado e a publicidade, por um lado, e a perceção dos
consumidores, por outro.
2.12.8.4 Inquéritos e sondagens de opinião
As sondagens de opinião sobre o nível de reconhecimento da marca pelo público
pertinente no mercado em causa podem, se realizadas corretamente, constituir um
dos tipos de prova mais diretos, na medida em que podem mostrar qual é
efetivamente a perceção do público pertinente. Contudo, não é fácil formular e
conduzir corretamente uma sondagem de opinião que possa ser considerada
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verdadeiramente neutra e representativa. Devem evitar-se perguntas capciosas,
amostras não representativas do público e edição indevida das respostas, que podem
comprometer o valor probatório das sondagens.
O Tribunal Geral considerou que, em princípio, não é inconcebível que um inquérito
realizado algum tempo antes ou depois da data de depósito possa conter indicações
úteis, embora seja óbvio que o seu valor probatório pode variar em função do facto de
o período abrangido ser mais ou menos próximo da data de depósito ou da data de
prioridade do pedido de marca em causa. Além disso, o seu valor probatório depende
igualmente do método de inquérito utilizado (acórdão do Tribunal Geral de 12/07/2006,
T-277/04, «Vitacoat», n.os 38 e 39).
Também as provas constituídas por sondagens de opinião devem ser cuidadosamente
avaliadas. É importante que as perguntas colocadas sejam pertinentes e não sejam
capciosas. Os critérios de seleção do público entrevistado devem igualmente ser
atentamente ponderados. A amostra deve ser representativa de todo o público
pertinente e, para tal, deve ser selecionada aleatoriamente.
Devem igualmente ser tidos em devida conta elementos de prova de associações
comerciais independentes, de organizações de consumidores e de concorrentes. Já
aos elementos de prova oriundos dos fornecedores ou distribuidores deve, por regra,
ser conferido menor valor, na medida em que é menos provável que estes adotem a
perspetiva de um terceiro independente. Aliás, o grau de independência do terceiro
influencia o valor atribuído ao elemento de prova pelo Instituto (acórdão do Tribunal
Geral de 28/10/2009, T-137/08, «Green/Yellow»).
2.12.8.5 Volume de negócios e publicidade
A informação sobre o volume de negócios é uma das formas de prova a que as
empresas podem aceder com maior facilidade. O mesmo se verifica com as despesas
com publicidade.
Estes valores podem ter um impacto significativo na avaliação das provas, embora, na
esmagadora maioria dos casos, não bastem, por si só, para provar o caráter distintivo
adquirido pelo uso de uma marca, porque o volume de negócios e as despesas com
publicidade, sem dados corroborativos adicionais, são, muitas vezes, demasiado
genéricos para permitirem extrair conclusões sobre a utilização de uma marca
específica: deve ser possível identificar com precisão o volume de negócios e as
despesas com publicidade relacionados com a marca objeto de pedido, bem como
com os produtos e serviços em causa.
Os produtos e serviços são frequentemente comercializados sob diversas marcas, o
que dificulta a tarefa de determinar qual é a perceção que o consumidor pertinente tem
da marca pedida em concreto; por outro lado, o volume de negócios e as despesas
com publicidade incluem com frequência saldos ou promoções de outras marcas ou de
formas significativamente diferentes da marca em causa (por exemplo, marcas
figurativas em vez de marcas nominativas ou elementos nominativos diferentes numa
marca figurativa), ou são demasiado genéricos para permitirem identificar os mercados
específicos em causa. Resulta do que precede que volumes de negócios ou despesas
com publicidade consolidados podem não ser suficientes para provar se o público
apreende ou não a marca em causa como uma indicação de origem.
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Quando são fornecidos valores respeitantes ao volume de negócios ou às despesas
com publicidade, estes devem dizer respeito não apenas à marca cujo registo foi
pedido, mas também aos produtos e serviços abrangidos por essa marca. É desejável
que os valores relativos ao volume de negócios sejam discriminados por ano e por
mercado. O(s) período(s) específico(s) de utilização (incluindo a informação de quando
a utilização foi iniciada) devem ser comprovados pelas provas produzidas, de modo a
que o Instituto possa certificar-se de que os elementos apresentados provam que a
marca adquiriu caráter distintivo antes da data de depósito.
2.12.8.6 Prova indireta de utilização
A prova pode incluir ou consistir em registos dos Estados-Membros obtidos com base
no caráter distintivo adquirido.
A data a que as provas apresentadas a nível nacional fazem referência é, em
princípio, diferente da data de depósito do pedido de marca comunitária. Estes
registos podem ser tidos em conta, ainda que sem caráter vinculativo, quando o
examinador puder examinar as provas que foram apresentadas ao instituto de PI
nacional.
2.12.8.7 Extrapolação
Outro aspeto importante da avaliação das provas é a questão de saber se o Instituto
pode extrapolar de provas seletivas para conclusões mais amplas. Esta questão
prende-se com a possibilidade de utilizar as provas que demonstram o caráter
distintivo adquirido pelo uso em determinados Estados-Membros para extrair
conclusões relativas à situação do mercado em Estados-Membros a que as provas
não dizem respeito.
O recurso a este tipo de extrapolação para extrair conclusões mais gerais reveste-se
de particular importância numa União Europeia alargada que conta muitos
Estados-Membros, na medida em que é altamente improvável que uma parte esteja
em condições de apresentar provas respeitantes a toda a União Europeia, sendo mais
normal que tenda a concentrar-se em determinadas zonas.
A extrapolação é possível se o mercado for homogéneo e se forem apresentadas pelo
menos algumas provas. As condições de mercado e os hábitos de consumo têm de
ser comparáveis. Em consequência, é particularmente importante que o requerente
apresente dados relativos à dimensão do mercado, à sua quota de mercado e, se
possível, à dos seus principais concorrentes, bem como às suas despesas de
comercialização. Apenas se todos os dados forem comparáveis, o Instituto pode
extrapolar os resultados de um território para outro. Por exemplo, se a marca
comunitária for utilizada em todo o território pertinente, mas os elementos de prova
apenas disserem respeito a uma parte desse território, a extrapolação é possível se as
circunstâncias forem comparáveis. Todavia, se a marca comunitária for utilizada
unicamente em parte do território pertinente (e os elementos de prova disserem
respeito a essa parte), será, em princípio, difícil extrapolar esses factos para outras
partes do território.
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2.12.8.8 Modo de utilização
Os elementos de prova devem apresentar exemplos da forma como a marca é
utilizada (folhetos, embalagens, amostras dos produtos, etc.). Não deve ser atribuída
qualquer importância à utilização de uma marca substancialmente diferente.
Pode acontecer que a utilização mostrada seja de um sinal que, apesar de similar à
marca objeto de pedido, é por si só distintivo. Nestes casos, as provas devem ser
ignoradas. É necessário demonstrar o caráter distintivo adquirido do sinal objeto de
pedido. No entanto, nos termos do artigo 15.º, n.º 1, alínea a), do CTMR, podem ser
permitidas alterações menores que não afetem o caráter distintivo do sinal (decisão de
15/01/2010, R 0735/2009-2, «PLAYNOW», e decisão de 09/02/2010, R 1291/2009-2,
«EUROFLORIST»).
É possível provar o caráter distintivo adquirido de um sinal que foi utilizado juntamente
com outras marcas (acórdão do Tribunal Geral de 28/10/2009, T-137/08,
«Green/Yellow», n.º 27), desde que o consumidor pertinente atribua ao sinal em causa
a função de identificação (acórdão do Tribunal de Justiça de 07/07/2005, C-353/03,
«Have a break», e acórdãos do Tribunal Geral de 30/09/2009, T-75/08, «!» [marca
figurativa], n.º 43, e de 28/10/2009, T-137/08, «Green/Yellow», n.º 46).
2.12.8.9 Duração da utilização
As provas devem indicar a data do início da utilização e demonstrar que esta foi
contínua ou, caso tenham existido interrupções no período de utilização, indicar os
motivos dessas interrupções.
2.12.8.10
Provas posteriores à data de depósito
As provas devem demonstrar que, antes da data de depósito, a marca havia adquirido
caráter distintivo pelo uso.
No entanto, não podem ser rejeitadas provas pelo simples facto de terem sido
apresentadas após a data de depósito, porquanto podem fornecer indicações sobre a
situação prevalecente antes dessa data. Por esse motivo, tais provas devem ser
avaliadas e devidamente apreciadas.
Por exemplo, uma marca registada que desfrute de particular reconhecimento no
mercado ou de uma quota de mercado bastante significativa alguns meses após a
data de depósito pode ter adquirido caráter distintivo após essa data.
2.12.9 Consequências do caráter distintivo adquirido
Uma marca registada ao abrigo do artigo 7.º, n.º 3, do CTMR beneficia da mesma
proteção que qualquer outra marca que tenha sido considerada apta a ser registada
após exame.
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Se o pedido de marca comunitária for aceite com base no artigo 7.º, n.º 3, do CTMR,
esta informação é publicada no Boletim de Marcas Comunitárias, com o código
INID 521.
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linhas de orientação relativas ao exame de marcas

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