(trade marks and designs) on community trade m

Identidade e risco de confusão
LINHAS DE ORIENTAÇÃO RELATIVAS AO
EXAME DE MARCAS COMUNITÁRIAS
EFETUADO NO INSTITUTO DE
HARMONIZAÇÃO NO MERCADO INTERNO
(MARCAS, DESENHOS E MODELOS)
PARTE C
OPOSIÇÃO
SECÇÃO 2
IDENTIDADE E
RISCO DE CONFUSÃO
CAPÍTULO 5
CARÁTER DOMINANTE
Linhas de orientação relativas ao exame efetuado no Instituto, Parte C, Oposição
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DATE 02/01/2014
Identidade e risco de confusão
Índice
1
Observações gerais ................................................................................... 3
2
Apreciação do caráter dominante ............................................................. 3
Linhas de orientação relativas ao exame efetuado no Instituto, Parte C, Oposição
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Identidade e risco de confusão
1
Observações gerais
Existe risco de confusão (incluindo um risco de associação) se existir a possibilidade
de o público considerar que os produtos ou serviços em causa, presumindo que
ostentam a marca em questão, provêm da mesma empresa ou de empresas
economicamente ligadas, consoante o caso.
A existência ou não de risco de confusão depende de uma apreciação global de vários
fatores interdependentes, incluindo: (i) a semelhança dos produtos e serviços, (ii) a
semelhança dos sinais, (iii) os elementos distintivos e dominantes dos sinais em
situação de conflito, (iv) o carácter distintivo da marca anterior, e (v) o público
relevante.
O primeiro passo para avaliar se existe risco de confusão é examinar esses cinco
fatores. O segundo passo consiste em determinar a sua relevância.
O presente capítulo visa explicar como determinar se algum dos sinais em conflito
possui um ou vários componentes dominantes.
2
Apreciação do caráter dominante
É prática do Instituto limitar a noção de elemento dominante ao impacto visual dos
elementos de um sinal, ou seja, de a utilizar exclusivamente como sinónimo de
«visualmente destacado».
Para se concluir que um sinal possui um elemento dominante, é necessário que o sinal
em causa tenha, no mínimo, dois componentes identificáveis 1. Em consequência, o
primeiro passo consiste em identificar os componentes do sinal.
O Tribunal de Justiça da União Europeia (o «Tribunal») não definiu aquilo que deve
ser considerado como «componente» de um sinal, mas forneceu algumas indicações.
Indicações visuais, como travessões ou a utilização de carateres de diferentes
tamanhos e/ou tipos ou cores, podem ser considerados «componentes» 2. Neste
contexto, o que é decisivo é a perceção que o público pertinente tem do sinal e não
determinar se o sinal pode ser visualmente dividido em várias partes.
O segundo passo consiste em identificar qual dos componentes do sinal é o
dominante. Como afirmou o Tribunal Geral:
«Quanto à apreciação do caráter dominante de uma ou de várias
componentes determinadas de uma marca complexa, há que ter em conta,
designadamente, as qualidades intrínsecas de cada componente e
compará-las com as das outras componentes. Além disso, e a título
acessório, pode ser tida em conta a posição relativa das diferentes
componentes na configuração da marca complexa.»
(Acórdão do Tribunal Geral de 23/10/2002, T-6/01, «MATRATZEN», n.º 35, confirmado
por despacho do Tribunal de Justiça de 28/04/2004, C-3/03 P).
1
No presente texto, os termos «componente» e «elemento» são utilizados indistintamente.
Para exemplos, consultar Linhas de orientação relativas ao processo de oposição, Secção 2, Identidade
e risco de confusão, Capítulo 3, Comparação de sinais.
2
Linhas de orientação relativas ao exame efetuado no Instituto, Parte C, Oposição
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Identidade e risco de confusão
Embora, de acordo com a jurisprudência assente do Tribunal, outros aspetos para
além do visual (como o eventual significado semântico de parte de um sinal composto
por uma palavra) possam ser tidos em conta na definição da noção de elemento
dominante de um sinal, é prática do Instituto limitar a noção de elemento dominante ao
impacto visual dos elementos de um sinal, ou seja, de a utilizar exclusivamente como
sinónimo de «visualmente destacado», deixando outras considerações para a
apreciação global. Em consequência, de acordo com a prática do Instituto, o caráter
dominante de um componente de um sinal é determinado, essencialmente, pela sua
posição, dimensão e/ou utilização de cores, na medida em que estes aspetos afetam o
seu impacto visual.
Ademais, o Tribunal Geral sustentou que:
«(...) o fraco caráter distintivo de um elemento de uma marca complexa
não implica necessariamente que este não possa constituir um elemento
dominante, quando, nomeadamente, devido à sua posição no sinal ou à
sua dimensão, seja suscetível de se impor à perceção do consumidor e ser
retido na memória deste (…)».
(Acórdão do Tribunal Geral de 13/06/2006, T-153/03, «Representation of a cowhide in
black and white», n. º 32.)
Em consequência, o facto de um componente de uma marca poder ou não ser
considerado como não distintivo (ou como tendo um fraco caráter distintivo) não
influencia a apreciação do caráter dominante.
Por norma, deve ser tido em conta o seguinte:
•
•
•
•
•
•
A apreciação do caráter dominante é aplicável a ambos os sinais objeto da
comparação.
Para se concluir que um sinal possui um componente dominante, é necessário que
o sinal em causa tenha, no mínimo, dois componentes identificáveis.
As marcas nominativas não têm elementos dominantes na medida em que, por
definição, são escritas com carateres normais. O tamanho ou o número de letras
das palavras não é relevante para o caráter dominante, mas sim para a apreciação
global 3.
Os elementos figurativos podem ser dominantes em sinais que incluam igualmente
elementos verbais.
A questão de saber se um elemento é ou não visualmente destacado pode ser
determinada através da comparação visual dos sinais; se tal for o caso, é
necessário assegurar a coerência com a subsequente avaliação do caráter
dominante.
Por último, caso seja difícil decidir qual dos dois (no mínimo) componentes é
dominante, essa dificuldade pode constituir uma indicação da ausência de
elemento dominante. O estabelecimento de caráter dominante implica que um
componente se destaque visualmente em relação ao(s) outro(s) componente(s) da
marca; a dificuldade em identificar o elemento que se destaca significa que não
existe elemento dominante.
3
Ver Linhas de orientação relativas ao processo de oposição. Risco de confusão. Secção 8, Avaliação
global. Sinais curtos.
Linhas de orientação relativas ao exame efetuado no Instituto, Parte C, Oposição
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Identidade e risco de confusão
Exemplos de processos:
Sinal
(by missako)
Componente dominante e fundamentação
RPT: «o elemento dominante das marcas anteriores é o
acrónimo RPT, no qual a letra «p» é predominante»
[tradução não oficial] (n.º 33).
T-168/07
Free: «a palavra «free» domina a impressão visual criada
pela marca de que faz parte, devido ao facto de ser
consideravelmente maior do que as demais componentes
e de ser muito mais fácil de recordar e pronunciar do que
o slogan em causa» [tradução não oficial] (n.º 39).
T-365/09
Xtreme: «A nível visual, há que concluir que, na marca
solicitada, o termo «XTREME» ocupa uma posição
central. Com efeito, os carateres utilizados são maiores do
que os dos outros elementos verbais e a palavra é
destacada com um contorno a branco (...). Os demais
componentes verbais - «RIGHT GUARD» e «SPORT»,
estão escritos com carateres muito mais pequenos e
colocadas à direita, perto da extremidade do sinal»
[tradução não oficial] n.º 55).
T-286/03
GREEN by missako: «Importa notar, antes de mais, que
a representação do sol ocupa um lugar importante na
marca pedida, porquanto ocupa uma posição central e
cobre quase dois terços da superfície. Em segundo lugar,
a posição ocupada pela palavra «green» é igualmente
importante na marca, dado que a palavra é representada
em carateres grandes e com letras maiúsculas, estilizadas
e a preto, que ocupam cerca de um terço da superfície.
Conforme observou a Câmara de Recurso no ponto 28 da
decisão contestada, estes dois elementos ocupam a maior
parte da marca solicitada, pelo que se destacam na
impressão geral da marca. (…) Por último, no que respeita
ao elemento verbal «by missako», a Câmara de Recurso
sustentou, acertadamente, no ponto 28, que estas
palavras eram quase ilegíveis, dado que a sua dimensão
e o facto de estarem manuscritas as tornava difíceis de
decifrar. Decorre do que precede, em primeiro lugar, que o
caráter dominante da palavra «green» e da representação
do sol é assim reforçado e, em segundo lugar, que o
elemento verbal «by missako» é negligenciável» [tradução
os
não oficial] (n. 37 e 39)
T-162/08
BÜRGER: O elemento dominante da marca solicitada é,
inquestionavelmente, o elemento verbal representado em
maiúsculas, que se destaca, por força da posição que
ocupa e da dimensão dos carateres utilizados, de todos os
outros elementos que compõem o rótulo (n.º 38).
T-460/11
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Processo
n.º
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