(trade marks and designs) on community trade m

Identidade e risco de confusão
LINHAS DE ORIENTAÇÃO RELATIVAS AO
EXAME DE MARCAS COMUNITÁRIAS
EFETUADO NO INSTITUTO DE
HARMONIZAÇÃO NO MERCADO INTERNO
(MARCAS, DESENHOS E MODELOS)
PARTE C
OPOSIÇÃO
SECÇÃO 2
IDENTIDADE E
RISCO DE CONFUSÃO
CAPÍTULO 7
OUTROS FATORES
Linhas de orientação relativas ao exame efetuado no Instituto, Parte C, Oposição
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Identidade e risco de confusão
Índice
1.
Introdução .................................................................................................. 3
2.
Família de marcas/série de marcas ........................................................... 3
3.
Coexistência das marcas em conflito no mercado do mesmo
território ...................................................................................................... 6
3.1.
Coexistência entre as marcas envolvidas na oposição ................................. 6
4.
Ocorrência de confusão efetiva ................................................................ 9
5.
Decisões anteriores de autoridades nacionais ou comunitárias
relativas a conflitos entre marcas idênticas (ou semelhantes) ............... 9
5.1.
5.2.
6.
Decisões anteriores do Instituto ..................................................................... 9
Decisões e acórdãos nacionais anteriores ................................................... 10
Argumentos irrelevantes para a avaliação do risco de confusão ......... 12
6.1.
6.2.
Estratégias de marketing específicas ........................................................... 12
Prestígio do pedido de marca comunitária ................................................... 12
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Identidade e risco de confusão
1.
Introdução
Em princípio, o Instituto avalia separadamente os fatores mais destacados e
habitualmente mais importantes relacionados com o risco de confusão 1, antes da
secção de que consta a apreciação global. Estes fatores foram objeto dos capítulos
anteriores das presentes linhas de orientação.
Contudo, com base nas alegações e elementos de prova apresentados pelas
partes, a apreciação global tem igualmente em conta outros fatores que se afigurem
importantes para decidir sobre o risco de confusão. O presente capítulo aborda os
argumentos/alegações mais frequentemente avançados pelas partes.
2.
Família de marcas/série de marcas
Quando uma oposição a um pedido de marca comunitária tem como fundamento
várias marcas anteriores e essas marcas apresentam características que justifiquem
que sejam consideradas como fazendo parte de uma única «série» ou «família», o
risco de confusão pode advir da possibilidade de associação entre a marca
controvertida e as marcas anteriores que fazem parte da série. Os tribunais deram
indicações claras acerca das duas condições que têm de estar cumulativamente
reunidas (acórdão do Tribunal Geral de 23/02/2006, T-194/03, «Bainbridge»,
n.os 123-127, confirmado pelo acórdão do Tribunal de Justiça de 13/09/2007,
C-234/06 P, «Bainbridge», n.º 63).
•
Em primeiro lugar, o titular de uma série de registos anteriores deve fazer prova
da utilização de todas as marcas que pertencem à série ou, pelo menos, de um
número de marcas suscetível de constituir uma «série».
•
Em segundo lugar, a marca requerida não deve apenas ser semelhante às
marcas que pertencem à série mas ainda apresentar características suscetíveis
de associá-la à série. A associação pode levar o público a acreditar que a marca
controvertida faz igualmente parte da série, ou seja, que os produtos e serviços
provêm da mesma empresa ou de empresas ligadas. Tal pode não ser o caso
quando, por exemplo, o elemento comum às marcas seriais anteriores é utilizado
na marca controvertida numa posição diferente daquela em que figura
habitualmente nas marcas que pertencem à série ou com um conteúdo
semântico distinto.
Daqui resulta que, para que uma oposição baseada na existência de uma família de
marcas seja admissível, o oponente deve provar que utilizou as marcas, que
formam a alegada família no mercado, o suficiente para que o público relevante
conheça a família de marcas em causa. Tal não significa que o oponente tenha de
provar que a sua família de marcas goza de prestígio: basta provar uma utilização
normal, desde que essa utilização tenha sido suficiente para afirmar a família de
marcas no mercado. Como é evidente, a constatação de prestígio apenas reforça a
contestação baseada na existência de uma família de marcas.
1
(i) Semelhança entre os produtos e serviços, (ii) semelhança entre os sinais, (iii) elementos distintivos e
dominantes dos sinais em conflito, (iv) caráter distintivo da marca anterior e (v) público relevante e grau
de atenção.
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No caso de o oponente provar a existência de uma família de marcas, não é pertinente
comparar o pedido objeto de oposição, individualmente, com cada uma das marcas
anteriores que formam a família de marcas. Pelo contrário, a comparação deve ser
feita entre a marca objeto da oposição e a família de marcas no seu conjunto, a
fim de determinar se o sinal controvertido apresenta características suscetíveis de
desencadear, no espírito do consumidor, a associação com a família de marcas do
oponente. Com efeito, uma comparação individual entre os sinais em conflito poderia
mesmo levar à conclusão de que os sinais eram globalmente diferentes, enquanto a
associação do sinal controvertido com a família de marcas anterior pode ser decisiva
para constatar o risco de confusão.
Para que seja reconhecido que o oponente possui uma família de marcas, este deve
utilizar pelo menos três marcas, o número mínimo para que esse argumento seja
tomado em consideração. A prova de utilização de apenas duas marcas não comprova
a existência de uma série de marcas.
Para o público pressupor que se trata de marcas da mesma família é necessário que o
denominador comum entre a marca controvertida e a anterior família de marcas tenha
um caráter distintivo, quer intrínseco, quer adquirido através da utilização, que
permita uma associação direta entre todos os sinais. Do mesmo modo, se as demais
componentes dos sinais anteriores são prevalecentes na impressão de conjunto
desses sinais, não pode pressupor-se que se trata da mesma família de marcas.
Sinais anteriores
Sinal controvertido
Processo n.º
Ophtal, Crom-Ophtal, ViscOphtal, Pan-Ophtal
ALERGOFTAL
R 0838/2001-1
P&S: classe 5
Território: Alemanha
Apreciação: A Câmara de Recurso sustentou que as diferenças entre os sinais eram suficientes para
excluir o risco de a marca controvertida ser apreendida como pertencendo à família de marcas do
oponente (partindo do princípio de que fora estabelecida a existência de uma família de marcas).
Nomeadamente, a Câmara considerou que, enquanto a alegada «série» se caracterizava pela presença
sistemática do sufixo «-ophtal» (e não «oftal») precedido de um hífen, o sinal controvertido não continha
exatamente o mesmo sufixo nem observava exatamente os mesmos princípios de construção. Quando
«ophtal» é combinado com «Pan-», «Crom-» e «Visc-», estes prefixos parcialmente incoerentes
assumem maior valor distintivo e afetam de forma muito significativa a impressão global de cada uma
das marcas; em todos os casos, os elementos iniciais são muito diferentes da primeira
metade - «Alerg» - da marca pedida. Quando o consumidor alemão vê «Alergoftal», não pensa em
dividir o termo em dois elementos, contrariamente ao que acontece quando se depara com marcas
os
formadas por dois elementos separados por um hífen (n. 14 e 18).
Sinais anteriores
Sinal controvertido
Processo n.º
TIM OPHTAL, SIC OPHTAL,
LAC OPHTAL, etc.
OFTAL CUSI
T-160/09
P&S: classe 5
Território: União Europeia
Apreciação: O elemento «Ophtal», que remete para medicamentos oftalmológicos, é um elemento fraco
os
na família de marcas. Os elementos distintivos são os elementos TIM, SIC e LAC (n. 92-93).
Em geral, as marcas que constituem uma «família» e são utilizadas como tal são todas
marcas registadas. Todavia, não pode excluir-se a possibilidade de a doutrina da
«família de marcas» incluir igualmente marcas não registadas, se tal for compatível
com a legislação nacional aplicável.
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A conjetura de que uma dada marca faz parte de uma família de marcas pressupõe
que a componente comum dos sinais seja idêntica ou muito semelhante. A
existência de diferenças gráficas insignificantes na componente comum pode não
excluir a presunção de que se trata de uma série de marcas, se tais diferenças forem
apreendidas pelo público como uma apresentação moderna da mesma linha de
produtos. Em contrapartida, a utilização de letras diferentes das da componente
comum ou adicionais a esta excluem, em princípio, a presunção de uma família de
marcas.
Normalmente, o elemento comum que caracteriza a família ocupa a mesma
posição em todas as marcas. Em consequência, o mesmo elemento (ou um
elemento muito semelhante) na mesma posição no sinal controvertido constitui um
forte indicador de que a marca mais recente pode ser associada à família de marcas
do oponente. Por outro lado, a ocorrência do elemento comum numa posição diferente
no sinal controvertido pesa fortemente contra o estabelecimento de uma associação
entre as marcas no espírito do consumidor. Por exemplo, o sinal controvertido
ISENBECK não é suscetível de ser associado a uma família de marcas BECK-, em
que o elemento BECK se encontra no início dos sinais que pertencem à família.
Por último, não é necessário utilizar no processo, como fundamento da oposição,
o argumento de que existe uma «família de marcas», embora tal possa ser
considerado como facto adicional. Deste modo, o oponente que basear a sua oposição
numa única marca anterior (registada ou não) pode avançar no processo o argumento
– e os elementos comprovativos correspondentes – de que a sua marca anterior é
usada conjuntamente com outras marcas, formando uma famílias de marcas de
acordo com as condições supramencionadas.
Exemplos de processos em que a Câmara de Recurso considerou estabelecida a
existência de uma família de marcas:
Sinais anteriores
Sinal controvertido
Processo n.º
uni-gateway
R 31/2007-1
UniSECTOR
P&S: classe 36 (serviços financeiros)
Território: Alemanha
Apreciação: A Câmara de Recurso considerou que o oponente tinha efetivamente fornecido provas
suficientes para demonstrar que utiliza o prefixo «UNI» para uma série de fundos de investimento
bastante conhecidos, nomeadamente ao apresentar referências da imprensa especializada
pertinente, como a FINANZtest, e ao indicar a quota de mercado de 17,6 % dos fundos de
investimento «Uni» entre as empresas de gestão de fundos alemãs. Do ponto de vista da família de
marcas, existe risco de confusão, na medida em que os círculos comerciais pertinentes incluiriam na
.os
série a marca pedida, que é construída segundo um princípio comparável (n 43-44).
Sinais anteriores
Sinal controvertido
Processo n.º
UNIFIX, BRICOFIX, MULTIFIX,
CONSTRUFIX, TRABAFIX, etc.
ZENTRIFIX
R 1514/2007-1
P&S: classes 1, 17 e 19 (adesivos)
Território: Espanha
Apreciação: A Câmara de Recurso considerou que o oponente tinha provado a existência de uma
família de marcas. Em primeiro lugar, o oponente provou que todas as marcas que formam a família
estão a ser utilizadas. Com efeito, faturas e material promocional demonstraram que se encontram no
mercado, à disposição dos consumidores, produtos que ostentam estas marcas. Em consequência,
os consumidores estão cientes de que existe uma família de marcas. Em segundo lugar, a marca
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«ZENTRIFIX» pedida apresenta características que reproduzem as das marcas da família. O
elemento «FIX» figura no final da palavra, enquanto o elemento que o precede faz alusão a algo que
é importante para as colas; os dois elementos são justapostos sem qualquer sinal de pontuação,
traço ou separação física; o tipo de carateres utilizados para os dois elementos é o mesmo
os
(n. 43-44).
Sinais anteriores
Sinal controvertido
Processo n.º
CITIBANK, CITIGOLD,
CITICORP, CITIBOND,
CITICARD, CITIEQUITY, etc.
CITIGATE
R 821/2005-1
(recurso interposto no TG,
T-301/09)
P&S: classes 9 e 16 (produtos potencialmente financeiros)
Território: União Europeia
Apreciação: A Câmara de Recurso considerou que os elementos de prova apresentados –
nomeadamente extratos dos sítios Web, relatórios anuais, anúncios de imprensa, etc., dos oponentes
– estão repletos de referências às marcas CITICORP, CITIGROUP, CITICARD, CITIGOLD,
CITIEQUITY. Os elementos de prova demonstram ainda que a marca «CITIBANK» é, por natureza,
uma «marca da casa» ou uma marca de base e que os oponentes desenvolveram toda uma série de
submarcas baseadas no conceito CITI. A marca controvertida, «CITIGATE», é o tipo de marca que os
oponentes podem acrescentar à sua carteira de marcas CITI, nomeadamente se pretenderem
os
oferecer aos seus clientes um novo serviço e colocar a ênfase na ideia de acesso (n. 23-24).
3.
Coexistência das marcas em conflito no mercado do
mesmo território
O requerente de marca comunitária pode alegar que as marcas em conflito coexistem
no território relevante. Normalmente, o argumento da coexistência é avançado quando
o requerente é titular de uma marca nacional correspondente à marca comunitária
pedida no território em que a marca oponível se encontra protegida. O requerente
pode igualmente invocar a coexistência com uma marca de que é titular um terceiro.
Importa, pois, distinguir duas
«coexistência» pelas partes:
situações
diferentes,
ambas
referidas
como
•
a coexistência entre as duas marcas envolvidas no processo de oposição, que
pode ser persuasiva da ausência de risco de confusão no espírito do público
pertinente (ver infra).
•
a coexistência entre muitas marcas semelhantes (que não as duas envolvidas no
processo de oposição) de vários concorrentes, que pode afetar o âmbito de
proteção do direito anterior. Ver Linhas de orientação relativas ao processo de
oposição, Secção 2, Capítulo 4, Caráter distintivo.
3.1.
Coexistência entre as marcas envolvidas na oposição
Em processos de oposição, o requerente de marca comunitária alega frequentemente
que as marcas em conflito coexistem a nível nacional e que essa coexistência é
tolerada pelo oponente. Ocasionalmente alega que a coexistência é aceite pelas
partes num acordo de coexistência.
Não pode excluir-se que a coexistência de duas marcas num mercado determinado
possa eventualmente contribuir, juntamente com outros elementos, para diminuir o
risco de confusão entre essas marcas no espírito do público pertinente (acórdão do
Tribunal de Justiça de 03/09/2009, C-498/07 P, «La Española», n.º 82). Em
determinados casos, a coexistência de marcas anteriores no mercado pode,
eventualmente, diminuir o risco de confusão entre duas marcas em conflito constatado
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Identidade e risco de confusão
pelas instâncias do IHMI (acórdão do Tribunal Geral de 11/05/2005, T-31/03, «Grupo
Sada», n.º 86).
Contudo, o valor indicativo da coexistência deve ser tratado com precaução. Podem
ser várias as razões por que os dois sinais coexistem a nível nacional, por exemplo,
uma situação legal ou factual diferente no passado ou acordos anteriores entre as
partes relativamente aos direitos.
Por conseguinte, embora o impacto da coexistência na constatação de risco de
confusão seja teoricamente aceite, as condições para que esta coexistência seja
persuasiva da ausência de risco de confusão são, na prática, muito difíceis de
estabelecer e raramente prevalecem.
Para provar que a coexistência se baseava na ausência de risco de confusão no
espírito do público relevante, o requerente de marca comunitária deve satisfazer
determinadas condições:
•
Situação comparável. As marcas anteriores («coexistentes») e as marcas em
causa são idênticas às marcas envolvidas no processo de oposição perante o
Instituto (acórdãos do Tribunal Geral de 11/05/2005, T-31/03, «Grupo Sada»,
n.º 86, e de 18/09/2012, T-460/11, «BÜRGER», n.os 60-61) e cobrem produtos
ou serviços iguais ao objeto do conflito (decisão de 30/03/2010, R 1021/2009-1,
«Eclipse», n.º 14).
•
A coexistência ocorre nos países em causa no processo (por exemplo, a
alegada coexistência na Dinamarca é irrelevante se a oposição se basear numa
marca espanhola – acórdão do Tribunal Geral de 13/07/2005, T-40/03, «Julián
Murúa Entrena», n.º 85). Se a marca anterior for uma marca comunitária, o
requerente da marca comunitária deve demonstrar a coexistência em todo o
território da União Europeia.
•
Apenas é tida em conta a coexistência no mercado: o simples facto de ambas
as marcas existirem no registo nacional (coexistência formal) não é suficiente. O
requerente de marca comunitária tem de provar que as marcas são
efetivamente utilizadas (decisão de 13/04/2010, R 1094/2009-2, «Business
Royals», n.º 34). A coexistência deve ser entendida como a «coutilização» de
marcas concorrentes e, à partida, em conflito (decisões de 08/01/2002,
R 360/2000-4, «No Limits», n.º 13, e de 05/09/2002, R 0001/2002-3,
«Chee.Tos», n.º 22).
•
O período de coexistência deve ser tomado em consideração: no acórdão
proferido a 01/03/2005, T-185/03, «Enzo Fusco», o Tribunal Geral considerou,
obviamente, demasiado curto o alegado período de coexistência de apenas
quatro meses. Acresce que a coexistência das marcas tem de verificar-se
durante um período próximo da data de apresentação do pedido de marca
comunitária (decisão de 12/05/2010, R 607/2009-1, «Elsa Zanella», n.º 39).
•
A inexistência de risco de confusão apenas pode ser inferida do caráter
«pacífico» da coexistência das marcas em conflito no mercado em causa
(ver acórdão do Tribunal de Justiça de 03/09/2009, C-498/07P, «La Española»,
n.º 82, e acórdãos do Tribunal Geral de 08/12/2005, T-29/04, «Cristal
Castellblanch», n.º 74, e de 24/11/2005, T-346/04, «Arthur et Felicie», n.º 64).
Tal não é o caso quando o conflito foi objeto de processo perante os tribunais ou
órgãos administrativos nacionais (processos por infração, oposição ou pedido de
anulação de uma marca).
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•
Além disso, a coexistência pacífica das marcas no mercado nacional pertinente
não prevalece sobre o risco de confusão se essa coexistência pacífica for
baseada em acordos anteriores entre as partes relativos a direitos, incluindo
acordos de resolução de litígios nos tribunais nacionais, porquanto tais acordos,
mesmo que baseados numa apreciação da situação jurídica levada a cabo pelas
partes, podem ter motivos puramente económicos ou estratégicos.
Podem, todavia, ocorrer situações excecionais. No acórdão proferido a título
prejudicial a 22/09/2011, C-482/09, «BUD», o Tribunal de Justiça determinou que duas
marcas idênticas que designam produtos idênticos podem coexistir no mercado desde
que se tenha verificado o uso honesto simultâneo e por um longo período dessas
marcas e que esse uso não tenha prejudicado nem seja suscetível de prejudicar a
função essencial da marca, que é a de garantir aos consumidores a proveniência dos
produtos e serviços.
Quanto aos acordos de coexistência concluídos entre as partes, é política do
Instituto considerar, na avaliação do risco de confusão, que esses acordos podem ser
tidos em conta como qualquer outro fator pertinente, mas não são, de forma alguma,
vinculativos para o Instituto. Tal é o caso, nomeadamente, quando a aplicação das
disposições pertinentes do CTMR e da jurisprudência assente ditam uma conclusão
que não é compatível com o teor do acordo.
Por exemplo, se os sinais e os produtos/serviços objeto de comparação são
suficientemente semelhantes para se concluir pelo risco de confusão, um acordo
privado entre as partes com um teor diferente, ou seja, que não tenha em conta o risco
de confusão, não pode prevalecer sobre a avaliação do Instituto. Não existe base
jurídica para a aceitação dessa abordagem nem o CTMR atribuiu ao Instituto essas
competências.
Se um acordo for objeto de litígio perante instâncias nacionais ou se existirem
processos pendentes em tribunal cujo resultado o Instituto entenda poder ser
importante para o processo em causa, o Instituto pode decidir suspender o processo.
Além disso, por regra, nada impede o oponente de deduzir oposição contra um pedido
de marca comunitária, nem sequer o facto de anteriormente ter ou não ter deduzido
oposição contra outras marcas (nacionais) do requerente. Tal não pode ser
considerado «comportamento contraditório» e ser utilizado contra o oponente,
nomeadamente devido ao facto de em processos de oposição, contrariamente ao que
acontece em processos de anulação, não estar prevista a utilização da «tolerância»
como defesa (as regras aplicáveis aos processos de oposição não preveem uma
disposição equivalente ao artigo 54.º do CTMR, nos termos do qual um titular de
marca comunitária pode invocar como defesa o facto de o requerente da anulação ter
tolerado a utilização da marca comunitária durante mais de cinco anos).
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4.
Ocorrência de confusão efetiva
Risco de confusão significa probabilidade de confusão no espírito do consumidor
relevante e é independente do facto de existir confusão efetiva. Como o Tribunal Geral
confirmou expressamente: «(...) não é necessário demonstrar a existência de uma
confusão efetiva, bastando a existência de risco de confusão» (acórdão de
24/11/2005, T-346/04, «Arthur et Felicie», n.º 69).
Na avaliação global do risco de confusão há que ter em conta todos os fatores
pertinentes. Provas da existência de confusão efetiva são um fator que pode pesar a
favor do risco de confusão; porém, o seu valor indicativo não deve ser sobrestimado
pelas seguintes razões:
•
Importa ter presente que, na realidade, haverá sempre pessoas que confundem
e interpretam mal tudo e outras que são extremamente observadoras e
conhecem perfeitamente todas as marcas; por conseguinte, a indicação da
existência destes dois tipos de pessoas não tem qualquer valor jurídico, na
medida em que conduziria a resultados subjetivos.
•
No que respeita à perceção dos consumidores-alvo, a avaliação é normativa.
Parte-se do princípio de que o consumidor médio é «normalmente informado e
razoavelmente atento e avisado», embora, em termos puramente factuais,
alguns consumidores sejam
extremamente atentos
e informados
enquanto outros são descuidados e crédulos (decisão de 10/07/20007,
R 0040/2006-4 – SDZ, «Direct World», n.º 32).
Nestas circunstâncias, a ocorrência de confusão efetiva apenas pode influenciar a
constatação de risco de confusão se se provar que essa ocorrência acompanha
normalmente a existência das marcas em conflito no mercado, em condições normais
de comercialização dos produtos e/ou serviços em causa.
Para avaliar convenientemente o significado das provas relativas ao número
ocasiões em que ocorreu confusão efetiva, há que ter em conta o número
oportunidades de confusão. Se as transações comerciais são volumosas, mas
casos de confusão são esporádicos, essas provas devem ser pouco valorizadas
avaliação do risco de confusão.
de
de
os
na
A inexistência de confusão efetiva deve ser tratada no contexto da coexistência
supramencionada.
5.
Decisões anteriores de autoridades nacionais ou
comunitárias relativas a conflitos entre marcas idênticas
(ou semelhantes)
5.1.
Decisões anteriores do Instituto
Relativamente a decisões anteriores do Instituto em conflitos entre marcas idênticas ou
semelhantes, o Tribunal Geral estatuiu que:
«(...) segundo jurisprudência assente, (...) a legalidade das decisões [do
Instituto] é apreciada apenas com base no [CTMR], e não com base numa
prática decisória anterior do IHMI (...)».
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(Acórdão do Tribunal Geral de 30/06/2004, T-281/02, «Mehr für Ihr Geld», n.º 35.)
Assim, o Instituto não está vinculado pelas suas decisões anteriores, devendo
cada processo ser tratado separadamente e tendo em conta as suas especificidades.
Sem prejuízo do facto de as anteriores decisões do Instituto não serem vinculativas, o
seu fundamento e o seu resultado devem, não obstante, ser tidos em devida conta
na decisão do processo em causa. Este princípio foi reforçado no acórdão do Tribunal
de Justiça de 10/03/2011, C-51/10 P, «1000», n.os 73-75:
«(...) o IHMI é obrigado a exercer as suas competências em conformidade
com os princípios gerais do direito da União, como o princípio da igualdade
de tratamento e o princípio da boa administração.
Tendo em conta estes dois princípios, o IHMI deve, no âmbito da instrução
de um pedido de registo de uma marca comunitária, ter em conta as
decisões já tomadas sobre pedidos similares e tratar com especial atenção
a questão de saber se há ou não que decidir no mesmo sentido. (...)
Sendo assim, os princípios da igualdade de tratamento e da boa
administração devem ser conciliados com o cumprimento da legalidade.».
O valor indicativo das decisões anteriores fica, em princípio, limitado aos processos
que apresentam fortes similitudes com o processo em causa. Contudo, nos termos do
artigo 76.º, n.º 1, do CTMR, em processos de oposição, o exame do Instituto limita-se
às alegações de facto e aos pedidos apresentados pelas partes. Por esse motivo,
mesmo em processos baseados em factos comparáveis e que levantam problemas
jurídicos semelhantes, o resultado pode variar devido às alegações e às provas
apresentadas pelas partes.
5.2.
Decisões e acórdãos nacionais anteriores
As decisões dos tribunais nacionais e dos institutos nacionais em processos
respeitantes a conflitos entre marcas idênticas ou semelhantes a nível nacional não
são vinculativas para o Instituto. De acordo com a jurisprudência, o regime
comunitário das marcas é um sistema autónomo com objetivos e regras próprias, cuja
aplicação é independente de qualquer sistema nacional. Por conseguinte, a viabilidade
do registo de um sinal como marca comunitária deve ser apreciada apenas com base
na regulamentação pertinente (acórdãos do Tribunal Geral de 13/09/2010, T-292/08,
«Often», n.º 84, e de 25/10/2006, T-13/05, «Oda», n.º 59).
Assim, as decisões adotadas num Estado-Membro da União Europeia ou num Estado
terceiro não são vinculativas para o Instituto (ver acórdão de 24/03/2010, T-363/08,
«Nollie», n.º 52).
Não obstante, a fundamentação e o resultado dessas decisões deve ser tido em
devida conta, sobretudo no caso das decisões tomadas no Estado-Membro em causa
no processo. Os tribunais nacionais possuem um conhecimento exaustivo das
características específicas do respetivo Estado-Membro, nomeadamente no que
respeita à realidade do mercado em que os produtos e serviços são comercializados e
à perceção que o consumidor tem dos sinais. Em determinados casos, estes aspetos
podem ser importantes para a avaliação feita pelo Instituto.
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Identidade e risco de confusão
Sinal anterior
Sinal controvertido
MURUA
Processo n.º
T-40/03
P&S: classe 33
Território: Espanha
Apreciação: O Tribunal Geral teve em conta a fundamentação de um acórdão do tribunal nacional que
explica a perceção das famílias de nomes por parte do público no país em causa: Quanto à questão de
saber se, em Espanha, o público relevante atribui geralmente mais atenção ao apelido «Murúa» que ao
apelido «Entrena» na marca pedida, o Tribunal considera que a jurisprudência deste Estado, ainda que
não vinculativa para as instâncias comunitárias, pode fornecer indicações úteis (n.º 69).
Sinal anterior
Sinal controvertido
Processo n.º
OFTEN
T-292/08
P&S: classe 14
Território: Espanha
Apreciação: O Tribunal Geral não considerou pertinente para a apreciação deste caso concreto a
jurisprudência espanhola, segundo a qual um membro médio do público espanhol possui algum
conhecimento de inglês:
«(...) no caso em apreço, a recorrente não invoca nenhuma consideração factual ou jurídica,
extraída da jurisprudência nacional invocada, suscetível de fornecer uma indicação útil para a
solução do caso concreto (...). Com efeito, a consideração de que certos vocábulos ingleses,
como «master», «easy» e «food», são conhecidos do consumidor espanhol, mesmo que
resulte da jurisprudência nacional em causa, não permite tirar a mesma conclusão no que
respeita ao vocábulo «often» (n.º 85)».
Embora o Instituto possa, em princípio, ter em conta decisões dos tribunais e
autoridades nacionais, essas decisões devem ser examinadas com todo o cuidado
exigido e de forma diligente (acórdão do Tribunal Geral de 15/07/2011, T-108/08,
«Good Life», n.º 23). Normalmente, a compreensão destas decisões requer a
obtenção de informações suficientes, nomeadamente sobre os factos em que a
decisão se fundamentou. Em consequência, estas decisões apenas têm valor
indicativo nos raros casos em que o contexto factual e jurídico do caso foi
integralmente apresentado no processo de oposição, é conclusivo e claro e não é
contestado pelas partes.
As orientações supra não prejudicam os efeitos dos acórdãos dos tribunais que
conhecem dos pedidos reconvencionais de extinção ou de nulidade de marcas
comunitárias.
Linhas de orientação relativas ao exame efetuado no Instituto, Parte C, Oposição
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Identidade e risco de confusão
6.
Argumentos irrelevantes para a avaliação do risco de
confusão
6.1.
Estratégias de marketing específicas
A avaliação do risco de confusão levada a cabo pelo Instituto é uma avaliação
prospetiva. Contrariamente ao que acontece em situações de infração de marcas – em
que os tribunais deliberam sobre circunstâncias específicas em que os factos
concretos e a natureza específica da marca são cruciais – as deliberações do Instituto
sobre o risco de confusão são realizadas de forma mais abstrata.
Por esse motivo, estratégias de marketing específicas são irrelevantes. O Instituto
deve tomar como referência as circunstâncias normais em que os produtos abrangidos
pelas marcas são comercializados, ou seja, aquilo que é normal esperar para a
categoria de produtos abrangidos pelas marcas. As circunstâncias concretas em que
os produtos abrangidos pelas marcas são comercializados não têm, em princípio,
qualquer impacto na avaliação do risco de confusão, porquanto podem variar ao longo
do tempo, em função da vontade dos titulares das marcas (acórdãos do Tribunal de
Justiça de 15/03/2007, C-171/06 P, «Quantum», n.º 59, e de 22/03/2012,
C-354/11 P, «G», n.º 73, e acórdão do Tribunal Geral de 21/06/2012, T-276/09,
«Yakut», n.º 58).
Por exemplo, o facto de uma parte colocar os seus produtos de consumo corrente
(vinhos) à venda a um preço mais elevado do que o da concorrência é um fator de
marketing puramente subjetivo e, nessa qualidade, é irrelevante para a avaliação do
risco de confusão (acórdão do Tribunal Geral de 14/11/2007, T-101/06, «Castell del
Remei Oda», n.º 52).
6.2.
Prestígio do pedido de marca comunitária
Os requerentes alegam frequentemente que não há risco de confusão com a marca
anterior porque a marca comunitária pedida tem prestígio. Este argumento não pode
colher, na medida em que o direito a uma marca comunitária tem início na data em
que o seu pedido é apresentado e não antes, sendo a partir dessa data que a marca
pode ser objeto de processos de oposição. Em consequência, para determinar se uma
marca comunitária é abrangida por algum dos motivos relativos de recusa,
acontecimentos ou factos ocorridos antes da data de apresentação do pedido de
marca comunitária são irrelevantes, porquanto os direitos do oponente – que existiam
antes da marca comunitária – são anteriores à marca comunitária do requerente.
Linhas de orientação relativas ao exame efetuado no Instituto, Parte C, Oposição
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