orientações relativas à analise efetuada no instituto de

Transcrição

Disposições substantivas
LINHAS DE ORIENTAÇÃO RELATIVAS AO
EXAME DE MARCAS COMUNITÁRIAS
EFETUADO NO INSTITUTO DE
HARMONIZAÇÃO NO MERCADO INTERNO
(MARCAS, DESENHOS E MODELOS)
PARTE D
ANULAÇÃO
SECÇÃO 2
DISPOSIÇÕES SUBSTANTIVAS
Alguns dos pontos da presente parte das Linhas de orientação foram
revistos e atualizados, nomeadamente as Observações gerais
(ponto 1), Extinção devido à não utilização da marca comunitária
(pontos 2.1 e 2.2), ponto 3.3 (A má fé como causa de nulidade
absoluta) e causas de nulidade relativa (ponto 4). Foi ainda revista a
Res Judicata, no que respeita às causas relativas (ponto 5).
Os restantes pontos relacionados com a Extinção pelo facto de a
marca se ter transformado na designação comercial usual ou induzir o
público em erro (pontos 2.3. e 2.4) e as causas de nulidade absoluta
(ponto 3, à exceção do ponto 3.3) serão revistos no âmbito do
Pacote de Trabalho (WP) 2.
Linhas de orientação relativas ao exame efetuado no Instituto, Parte D, Anulação
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Índice
1
2
Observações Gerais .................................................................................. 4
1.1
Causas de anulação ................................................................................... 4
1.2
Processos inter partes ............................................................................... 4
1.3
As consequências da extinção e da nulidade .......................................... 4
Extinção...................................................................................................... 5
2.1
Introdução................................................................................................... 5
2.2
Não utilização ............................................................................................. 5
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
Ónus da prova ................................................................................................ 5
Utilização séria ............................................................................................... 6
Período a ter em conta ................................................................................... 6
Motivos justos para a não utilização .............................................................. 7
Exemplos ........................................................................................................ 8
2.2.5.1
2.2.5.2
3
Exemplos de processos de extinção em que o pedido de extinção foi
procedente .................................................................................................. 8
Exemplos de processos de extinção em que o pedido de extinção foi
rejeitado....................................................................................................... 9
2.3
Marca comunitária transformada na designação comercial usual do
produto ou serviço para que foi registada ............................................. 10
2.4
Marca comunitária que induz o público em erro .................................... 10
Causas de nulidade absoluta ................................................................. 10
3.1
Marca comunitária registada em violação do artigo 7.º......................... 10
3.2
Defesa contra uma reivindicação de ausência de caráter distintivo .... 10
3.3. Má-fé 10
3.3.1
3.3.2
Momento relevante ....................................................................................... 10
Conceito de má-fé ........................................................................................ 11
3.3.2.1
3.3.2.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5
4
Elementos que possam ser indicadores da existência de má-fé ............... 11
Fatores não suscetíveis de determinar a existência de má-fé................... 14
Prova de má-fé ............................................................................................. 15
Relação com outras disposições do CTMR ................................................. 16
Âmbito da nulidade ....................................................................................... 16
Causas de nulidade relativa ................................................................... 16
4.1
Introdução................................................................................................. 16
4.2
Causas ao abrigo do artigo 53.º, n.º 1, do CTMR.................................... 17
4.2.1
Especificidades dos processos de nulidade – momento relevante.............. 18
4.2.1.1.
4.2.1.2.
4.2.2
Para a avaliação do caráter distintivo acrescido ou do prestígio ............... 18
Pedido com base no artigo 53.º, n.º 1, alínea c), conjugado com o
artigo 8.º, n.º 4, do CTMR.......................................................................... 18
Exemplos ...................................................................................................... 19
4.2.2.1
4.2.2.2
4.2.2.3
Artigo 53.º, n.º 1, alínea a) do CTMR conjugado com o artigo 8, nº 1,
alíneas a) e b), do CTMR .......................................................................... 19
Artigo 53.º, n.º 1, alínea a), do CTMR conjugado com o artigo 8.º, n.º 5, do
CTMR ........................................................................................................ 20
Artigo 53.º, n.º 1, alínea b), do CTMR conjugado com o artigo 8.º, n.º 3, do
CTMR ........................................................................................................ 21
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4.2.2.4
4.3
Causas ao abrigo do artigo 53.º, n.º 2, do CTMR – outros direitos
anteriores .................................................................................................. 22
4.3.1
4.3.2
4.3.3
O direito ao nome/direito à imagem ............................................................. 23
Um direito de autor ....................................................................................... 24
Outros direitos de propriedade industrial ..................................................... 26
4.4
Não utilização da marca anterior............................................................. 27
4.5
Defesas contra um pedido de anulação com base em causas relativas
................................................................................................................... 28
4.5.1
4.5.2
4.5.3
Consentimento para o registo ...................................................................... 28
Pedidos de nulidade ou pedidos reconvencionais anteriores ...................... 29
Tolerância ..................................................................................................... 29
4.5.3.1
4.5.3.2
5
Artigo 53.º, n.º 1, alínea c), do CTMR conjugado com o artigo 8.º, n.º 4, do
CTMR ........................................................................................................ 22
Exemplos de rejeição da alegação de tolerância ...................................... 30
Exemplos de aceitação (parcial) da alegação de tolerância...................... 31
Res Judicata ............................................................................................ 32
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1.1
Observações Gerais
Causas de anulação
Nos termos do artigo 56.º, n.º 1 do CTMR, a expressão «processos de anulação»
abrange pedidos de extinção ou de anulação da marca comunitária.
As causas de extinção encontram-se definidas no artigo 51.º do CTMR. As causas de
nulidade encontram-se estabelecidas no artigo 52.º do CTMR (causas de nulidade
absoluta) e no artigo 53.º do CTMR (causas de nulidade relativa). O CTMIR refere-se
à extinção e à nulidade nas suas Regras 37 a 41.
1.2
Processos inter partes
Os processos de anulação nunca são iniciados pelo próprio Instituto. Essa iniciativa
cabe ao requerente da anulação, mesmo nos casos em que assente em causas de
nulidade absoluta.
O artigo 56.º, n.º 1, do CTMR estabelece o locus standi do requerente para apresentar
um pedido de extinção ou nulidade. Para informações adicionais, consultar as Linhas
de orientação relativas às práticas aplicáveis às marcas, Parte D, Secção 1 Processos
de anulação, pontos 2.1. e 4.1.
1.3
As consequências da extinção e da nulidade
Nos termos do artigo 55.º, n.º 1, do CTMR, no caso da extinção, e na medida em que
o titular tenha sido privado dos seus direitos, considera-se que a marca comunitária
deixa de produzir os efeitos previstos no CTMR a contar da data do pedido de
extinção.
Pode ser fixada pelo Instituto uma data anterior, na qual uma das causas de extinção
se tenha manifestado, mediante pedido nesse sentido por uma das partes, desde que
essa parte demonstre um interesse jurídico legítimo a esse respeito. Deverá ser
possível, com base na informação disponível no respetivo processo, determinar com
exatidão essa data anterior. A data anterior deve, em qualquer caso, ser fixada antes
do «período de carência» de cinco anos de que o titular dispõe após o registo da
marca comunitária nos termos do artigo 15.º do CTMR (ver Decisão 3349C
«ALPHATRAD»).
Nos termos do artigo 55.º, n.º 2 do CTMR, no caso de uma declaração de nulidade,
considera-se que a marca comunitária não produziu, desde o início, os efeitos
previstos no CTMR.
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2.1
Extinção
Introdução
Nos termos do artigo 51.º, n.º 1 do CTMR, existem três causas de extinção:
•
•
•
a marca não ter sido objeto de uma utilização séria, durante um período
ininterrupto de cinco anos;
a marca ter sido transformada na designação comercial usual do produto ou
serviço para que foi registada, por motivo de atividade ou inatividade do seu
titular;
a marca poder induzir o público em erro, na sequência da utilização dada pelo
seu titular ou com o seu consentimento.
Estas causas são analisadas de forma mais circunstanciada nos próximos pontos. Nos
termos do artigo 51.º, n.º 2, do CTMR, se a causa de extinção só se verificar em
relação a uma parte dos produtos e serviços para os quais a marca comunitária foi
registada, a perda dos direitos do titular só será declarada em relação aos produtos e
serviços em causa.
2.2
Não utilização
Nos termos do artigo 51.º, n.º 1, alínea a), do CTMR, no caso de a marca não ter sido
objeto de utilização séria, na aceção do artigo 15.º do CTMR, durante um período
ininterrupto de cinco anos e antes da apresentação de um pedido de anulação, esta
deverá ser extinta, exceto se existirem motivos justos para a sua não utilização.
Nos termos do artigo 51.º, n.º 2, do CTMR, se a marca comunitária apenas for utilizada
para uma parte dos produtos e serviços para os quais foi registada, a extinção só será
declarada em relação aos produtos e serviços em causa.
Quanto aos aspetos processuais da apresentação de comprovativos (prazos para a
apresentação dos comprovativos, novas fases de apresentação de observações e de
apresentação de comprovativos suplementares relevantes, tradução de
comprovativos, etc.), ver Linhas de orientação relativas às práticas aplicáveis às
marcas, Parte D, Secção 1 Processos de anulação.
As normas relativas às práticas aplicáveis às avaliações substantivas dos
comprovativos de direitos anteriores nos processos de oposição aplicam-se à
avaliação dos pedidos de extinção com base na não utilização (ver Linhas de
orientação relativas à Oposição, Prova de utilização, Secção 6, Ponto 2 Direito
substantivo). Contudo, no contexto dos processos de extinção, cumpre ter em conta
uma série de especificidades. O presente ponto centra-se nessas especificidades.
2.2.1
Ónus da prova
Nos termos da Regra 40, n.º 5, do CTMIR, o ónus da prova cumpre ao titular da marca
comunitária.
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O papel do Instituto é avaliar as provas que lhe são apresentadas à luz das pretensões
das partes. O Instituto não pode determinar ex officio a utilização séria de marcas
anteriores. Não é responsável pela recolha da prova propriamente dita. Mesmo os
titulares de marcas presumivelmente bem conhecidas devem apresentar prova de uma
utilização séria das mesmas.
2.2.2
Utilização séria
Nos termos da Regra 40, n.º 5, em concomitância com a Regra 22, n.º 3, do CTMIR,
as indicações e comprovativos que demonstrem a prova da utilização devem consistir
em indicações relativas ao local, período, extensão e natureza da utilização da marca
oponível em relação aos produtos e serviços para os quais se encontra registada.
Tal como supramencionado, a avaliação da utilização séria (incluindo local, período,
extensão e natureza da utilização) é idêntica nos processos de anulação e de
oposição. Devem ser seguidas as considerações circunstanciadas constantes das
Linhas de orientação relativas à Oposição, Prova de utilização, Parte 6, Ponto 2 Direito
substantivo.
A não utilização séria de alguns dos produtos/serviços objeto de impugnação no
âmbito de um processo de extinção implica a extinção da marca comunitária registada
para esses produtos/serviços. Consequentemente, deve usar-se de extrema cautela
ao avaliar os comprovativos da utilização nos processos de extinção com base na
utilização de produtos/serviços registados (e objeto de impugnação).
Processo n.º
Observação
R 1857/2011-4
AQUOS
A marca está registada para artigos de pesca e equipamento e
acessórios de pesca na classe 28. A Câmara confirmou a decisão
da Divisão de Anulação e manteve a marca comunitária para
canas de pesca e as linhas de pesca não impugnadas na classe
28. À semelhança da Divisão de Anulação, a Câmara considerou
que os comprovativos apresentados para atestar da utilização da
marca comunitária impugnada demonstravam uma utilização séria
no que se refere às «canas de pesca» e que os referidos produtos
são suficientemente distintos das grandes categorias relacionadas
com artigos e equipamentos de pesca para formarem
subcategorias coerentes. Esta conclusão não foi contestada pela
recorrente.
2.2.3
Período a ter em conta
A data relevante é a data em que é apresentado o pedido de extinção.
•
•
A marca comunitária só se encontra sujeita a extinção se, à data em causa, já
tiver sido registada há mais de cinco anos.
Observada esta condição, a marca comunitária deve ter sido alvo de utilização
séria nos cinco anos anteriores a essa data (ou seja, o período de cinco anos é
sempre contado regressivamente a partir da data relevante).
Está prevista uma exceção: sempre que a marca tenha sido objeto de um início ou
reinício de utilização séria nos três meses anteriores à data de apresentação do
pedido de extinção, essa utilização não será tida em consideração se os preparativos
para o início ou reinício da utilização apenas começarem depois de o titular ter tido
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conhecimento da possibilidade de vir a ser apresentado o pedido de extinção
(artigo 51.º, n.º 1, alínea a), do CTMR).
O ónus da prova para essa exceção cabe ao requerente da extinção, que deve
apresentar prova de que informou o titular da marca comunitária da sua intenção de
apresentar um pedido de extinção.
2.2.4
Motivos justos para a não utilização
Devem ser seguidas as considerações circunstanciadas constantes das Linhas de
orientação relativas à Oposição, Prova de utilização, Secção 6 – Ponto 2 Direito
substantivo e, em particular, o ponto 11.
Processo n.º
Observação
R 920/2009-1
ZATAMIL
O processo de aprovação perante a Associação Australiana de
Produtos Terapêuticos na sequência da Lei Australiana de
Produtos
Terapêuticos
(AGTA)
constitui
um
entrave
administrativo com uma relação suficientemente direta com uma
marca, tornando a sua utilização impossível ou pouco
razoável, criado independentemente da vontade do titular da
marca em causa. O titular solicitou à AGTA que reclassificasse o
produto «ZATAMIL» como um medicamento de venda livre, porém
o pedido foi rejeitado por a AGTA entender que o produto era um
esteroide relativamente potente podendo produzir efeitos
secundários adversos sistemáticos. O titular afirma a sua intenção
de, uma vez obtida aprovação, comercializar uma preparação
dermatológica tópica sob a marca ZATAMIL. A totalidade dos
documentos relacionados com o processo de aprovação mostra
que a aprovação apenas foi solicitada para essa preparação. De
igual modo, considerou-se terem sido apresentados motivos justos
para a não utilização dos produtos que incluem preparações
dermatológicas. Foram excluídos os motivos para a não utilização
os
dos produtos que não incluem preparações dermatológicas (n. 19
e seg.).
Processo n.º
Observação
R 2412/2010-1
Lifebeam
A Câmara de Recurso reitera que o conceito de motivos justos
deve remeter para circunstâncias não relacionadas com o titular da
marca que o impeçam de utilizar a marca, e não para
circunstâncias associadas com as dificuldades comerciais que
atravessa. Por conseguinte, as dificuldades financeiras da parte do
titular da marca e a recessão económica de 2001 não podem
justificar a não utilização, pois constituem riscos normais
os
inerentes à operação comercial de uma empresa (n. 24-25).
O titular da marca argumenta que o desenvolvimento de um
«centro de terapias de protões» só pode ser concluído num prazo
mínimo de dez anos (pág. 3 da respetiva declaração à Divisão de
Anulação datada de 31/03/2010). Esta declaração é contrariada
pelo próprio titular da marca […]. Seja como for, esta é, uma vez
mais, uma atividade de risco que não constitui uma justificação
os
válida (n. 26-27).
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2.2.5
Exemplos
2.2.5.1 Exemplos de processos de extinção em que o pedido de extinção foi
procedente
Processo n.º
Observação
A fim de demonstrar a utilização séria da marca, o seu titular
apresentou uma declaração sob juramento do seu gestor, quatro
faturas e catorze fotografias digitais. O Tribunal referiu ser a
interação entre o valor probatório das fotografias e das quatro
faturas que levou a Câmara de Recurso a considerar provada a
utilização séria da marca CENTROTHERM. O Tribunal verificou se
a apreciação global das fotografias e das quatro faturas leva a
concluir da utilização séria da marca em questão.
T-427/09 CENTROTHERM
(Confirmado por
C-609/11P)
O Tribunal concluiu que «Com efeito, as modalidades e os meios
de prova da utilização séria de uma marca não são limitados. A
conclusão do Tribunal de que a utilização séria não foi
demonstrada no caso vertente não se deve à exigência de um
nível de prova excessivamente elevado, mas ao facto [de a]
interveniente ter optado por restringir a produção de provas [….] A
Divisão de Anulação recebeu fotografias de qualidade inferior
sobre objetos cujos números de artigos não correspondem aos
artigos que, segundo as raras faturas apresentadas, foram
vendidos. Além disso, as referidas faturas cobrem um breve
período e mencionam vendas de um valor insignificante quando
comparado com aquele que a interveniente afirma ter realizado.
Importa igualmente referir que a interveniente confirmou na
audiência que não existia qualquer relação direta entre as faturas e
as fotografias que apresentou ao IHMI» (n.º. 46).
Processo n.
Observação
R 1211/2010-1
BREEZE
O titular da marca comunitária não apresentou quaisquer
documentos conclusivos relativamente à utilização da marca
«BREEZE» para os serviços de transporte impugnados;
Transporte; embalagem e entreposto de mercadorias; organização
de viagens na classe 39. A fim de provar a utilização da marca
para este tipo de serviços, seria de esperar a apresentação de
documentos como cópias de reservas, horários de voos, cartões
de embarque, recibos relativos à entrada e saída de mercadorias,
o aluguer de helicópteros, cópias de seguros, contratos com
pessoal de voo, publicidade, etc. No entanto, nenhum desses
documentos foi apresentado. Assim sendo, a Câmara corroborou
as conclusões da Divisão de Anulação de que os comprovativos
apresentados não provam que a marca comunitária impugnada
tenha sido alvo de uma utilização séria na União Europeia. Os
comprovativos mostram a utilização do termo como abreviatura da
designação de uma empresa e não como uma indicação de origem
relativa aos serviços impugnados da classe 39. Não demonstra a
criação de uma quota de mercado relativa aos serviços
impugnados com os quais, na sua essência, os comprovativos
nem sequer se relacionam. Os comprovativos não mostram essa
atividade relacionada com a marca «BREEZE» nem que o público
europeu relevante tenha alguma vez sido exposto à marca
os
comunitária (n. 33-34).
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Processo n.º
Observação
R 1924/2010-2
LITTLE BUDDHA CAFÉ
«(…) não basta que a utilização séria da marca pareça provável ou
credível; é preciso que sejam apresentadas provas cabais dessa
utilização. No caso vertente (...) concluir que a marca comunitária
em questão tem sido utilizada como marca para os produtos e
serviços em causa e, em particular, para serviços de restauração
relacionados com a função essencial da marca, ou seja, com o
intuito de garantir a identidade da origem dos produtos ou serviços
através da criação ou preservação de um mercado para esses
produtos ou serviços, exige que se proceda a assunções que pura
e simplesmente não são corroboradas por comprovativos.»
«(…) os comprovativos apresentados à Divisão de Anulação
possuem um valor probatório claramente insuficiente, em especial
no que diz respeito à extensão da utilização em causa, não
podendo, portanto, sustentar a conclusão de que a marca
comunitária foi utilizada de forma séria durante o período relevante
no que respeita a qualquer dos respetivos produtos e serviços »
os
(n. 27-28).
2.2.5.2 Exemplos de processos de extinção em que o pedido de extinção foi rejeitado
Processo n.º
Observação
R 564/2010-4
STORM
«(…) o titular da marca comunitária explicou que os casacos e
calças de cabedal foram comercializados na República Checa sob
a marca impugnada, com o seu consentimento, pelo distribuidor
local, em troca do pagamento de direitos de autor proporcionais
(documentados por faturas emitidas pelo titular da marca
comunitária ao distribuidor em 2004, 2005, 2006 e 2007). Os
comprovativos incluem também faturas manuscritas emitidas pelo
distribuidor Checo exibindo a marca, as fotos dos produtos em
causa (as calças e casacos parecem todos feitos de cabedal) com
a marca aposta, bem como uma carta do distribuidor que indica
«casacos de cabedal, calças de cabedal, coletes e saias de
cabedal» como produtos vendidos sob as marcas impugnadas na
República Checa e ainda uma lista de três lojas em Praga. Os
comprovativos apresentados são suficientes para provar a
utilização séria da marca no que respeita a casacos e calças de
couro na República Checa durante o período de tempo relevante»
os
(n. 19-20).
Processo n.º
Observação
R 1246/2010-1
LOUIS BOSTON
A Câmara analisou circunstanciadamente cada um dos critérios
para a determinação de uma utilização séria: lugar, prazo,
extensão e natureza da utilização da marca anterior. A Câmara
concluiu que o titular da marca comunitária havia provado a
utilização séria da sua marca dentro do período relevante para o
calçado. As condições definidas pela jurisprudência que define o
que deve ser entendido como «utilização séria» foram cumpridas
pelo titular da marca comunitária. Em concreto, a marca foi
utilizada pública e externamente, e essa utilização não constitui a
utilização de um símbolo com o único propósito de preservar os
direitos conferidos pela marca (n.º 33).
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2.3
Marca comunitária transformada na designação comercial
usual do produto ou serviço para que foi registada
Revisão no âmbito do WP2
2.4
Marca comunitária que induz o público em erro
Revisão ao abrigo do WP2
3
3.1
Causas de nulidade absoluta
Marca comunitária registada em violação do artigo 7.º
3.2
Defesa contra uma reivindicação de ausência de caráter
distintivo
3.3.
Má-fé
O CTMR apenas considera a má-fé como causa absoluta de nulidade de uma marca
comunitária a invocar perante o IHMI ou por meio de um pedido reconvencional no
âmbito de uma ação de contrafação. Por conseguinte, a má-fé não é relevante
aquando dos processos de exame ou oposição (no que se refere aos processos de
oposição, ver o acórdão de 17/12/2010, T-192/09, «Seve Trophy», n.º 50).
3.3.1
Momento relevante
O momento relevante para a determinar se existiu má-fé por parte do titular de uma
marca comunitária é o momento do depósito do pedido de registo. No entanto, cumpre
referir que:
•
os factos e provas com data anterior ao depósito podem ser tidos em conta na
interpretação da intenção do titular no momento do depósito da marca
comunitária. Entre esses factos incluem-se, em particular, a existência anterior
de um registo da marca num dos Estados-Membros, as circunstâncias em que
essa marca foi criada e a utilização desde a sua criação (ver ponto 3.3.2.1 infra).
•
os factos e as provas com data posterior ao depósito podem, por vezes, ser
utilizados para interpretar a intenção do titular no momento do depósito da marca
comercial, em especial os relacionados coma utilização que o titular fez da
marca desde o seu registo (ver ponto 3.3.2.1 infra).
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3.3.2
Conceito de má-fé
Tal como observado pela Advogada-Geral Eleanor Sharpston (conclusões de
12/03/2009, C-529/07, «Chocoladenfabriken Lindt & Sprüngli»), o conceito de má-fé
referido no artigo 52.º, n.º 1, alínea b), do CTMR não está definido, delimitado, nem
sequer descrito de modo algum, na legislação. Porém, o Tribunal de Justiça fornece
algumas orientações quanto à interpretação deste conceito no seu acórdão no mesmo
processo, assim como o fez o Tribunal Geral em diversos outros (acórdãos de
01/02/2012, T-291/09, «Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL», de 14/02/2012,
T-33/11, «BIGAB» e acórdão de 13/12/2012, T-136/11, «Pelikan»).
Uma das formas de descrever má-fé é «uma conduta que se afasta de princípios
aceites de comportamento ético ou de usos honestos em matéria industrial ou
comercial» (conclusões da Advogada-Geral Eleanor Sharpston de 12/03/2009,
C-529/07, «Chocoladenfabriken Lindt & Sprüngli», n.º 60; e decisão semelhante de
01/04/2009, R 529/2008-4 – «FS», n.º 14).
A fim de se determinar a existência ou não de má-fé por parte do titular no momento
do depósito do pedido, deverá proceder-se a uma apreciação global que tenha em
consideração todos os elementos relevantes do caso em apreço. Apresenta-se em
seguida uma lista não exaustiva desses elementos.
3.3.2.1 Elementos que possam ser indicadores da existência de má-fé
A jurisprudência revela como sendo particularmente relevantes três elementos
cumulativos:
1.
Identidade/sinais semelhantes suscetíveis de confusão: A marca comercial
alegadamente registada de má-fé deve ser idêntica ou suscetível de confusão
com o sinal a que o requerente de nulidade se refere. Embora o facto de as
marcas serem idênticas ou suscetíveis de confusão pela semelhança não seja
suficiente para demonstrar má-fé (quanto à identidade, ver acórdão de
01/02/2012, T-291/09, «Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL», n.º 90), uma
marca não semelhante ou não passível de confusão não corroborará uma
conclusão de má-fé.
2.
Conhecimento da utilização de um sinal idêntico ou semelhante suscetível de
confusão: circunstâncias em que o titular da marca comunitária soubesse ou
devesse saber da utilização de um sinal idêntico ou semelhante suscetível de
confusão por parte de um terceiro para produtos ou serviços semelhantes.
Existe conhecimento, por exemplo, quando as partes mantiveram relações
comerciais recíprocas, sendo que uma presunção de conhecimento (que
«devesse saber»), que resulte, inter alia, de um conhecimento geral, no setor
económico em causa, ou da duração dessa utilização. Quanto mais antiga é
essa utilização, mais verosímil é que o titular da marca comunitária dela tenha
tido conhecimento (acórdão de 11/06/2009, C-529/ 07, «Chocoladenfabriken
Lindt & Sprüngli», n.º 39). Por outro lado, será menos provável presumir a
existência desse conhecimento nas situações em que o sinal tenha sido
registado num país terceiro e apenas tenha decorrido um curto espaço de tempo
entre o pedido de registo nesse país terceiro e o pedido de registo num
Estado-Membro da UE (acórdão de 01/02/2012, T-291/09, «Pollo Tropical
CHICKEN ON THE GRILL», n.º 61).
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A constatação da má-fé com base no conhecimento da existência de um sinal
anterior pode igualmente ser justificada nas situações em que a marca
comunitária tenha sido pedida em relação a produtos ou serviços que, apesar de
dissemelhantes (ou seja, com referência aos critérios Canon) dos abrangidos
pelo sinal do requerente da nulidade, possam ser considerados como
pertencente a um mercado vizinho/adjacente e, desse modo, a uma área à qual
se possa esperar, com razoabilidade, que o sinal do requerente da nulidade seja
alargado. Por outro lado, quanto mais afastados estiverem os produtos ou
serviços abrangidos pela marca comunitária daqueles em relação aos quais o
sinal do requerente da nulidade é utilizado, menos provável será a constatação
de conduta desonesta e, por conseguinte, de má-fé (embora, dependendo das
circunstâncias gerais do caso, se possa prever uma conclusão de má-fé
relativamente a produtos ou serviços muito distantes daqueles em relação aos
quais o sinal do requerente da nulidade é usado e sempre que se demonstre que
o sinal do requerente da nulidade possua notoriedade e que o objetivo do titular
da marca comunitária tenha sido beneficiar indevidamente dessa notoriedade).
O conhecimento não basta, só por si, para que fique demonstrada a existência
de má-fé (acórdão de 11/06/2009, C-529/07, «Chocoladenfabriken Lindt &
Sprüngli», n.os 40, 48 e 49). Por exemplo, não se pode excluir que, quando
vários produtores utilizam, no mercado, sinais idênticos ou semelhantes para
produtos idênticos ou semelhantes, suscetíveis de gerar confusão com o sinal
cujo registo é pedido, o requerente prossiga, ao registar este sinal, um objetivo
legítimo. É o que pode acontecer, nomeadamente, quando o requerente, no
momento do depósito do pedido de registo, sabe que uma empresa terceira
utiliza a marca apresentada a registo, criando na sua clientela a ilusão de que
distribui oficialmente os produtos vendidos com essa marca, embora não tenha
autorização para isso (acórdão de 14/02/2012, T-33/11, «BIGAB», n.º 27).
Não é exigido o conhecimento ou presunção de conhecimento de um sinal
existente quando o titular da marca comunitária faz uso indevido do sistema com
a intenção de evitar que qualquer sinal semelhante entre no mercado (ver, por
exemplo, a extensão artificial do período de graça relativamente à não utilização
no 3.3.2.1, ponto 3, alínea b), infra).
3.
Intenção desonesta da parte do titular da marca comunitária: trata-se de um
elemento subjetivo que deve ser determinado por referência às circunstâncias
objetivas do caso concreto (acórdão de 11/06/2009, C-529/07,
«Chocoladenfabriken Lindt & Sprüngli», n.º 42). Mais uma vez, podem ser
relevantes vários elementos. Ver, por exemplo, os seguintes cenários:
(a)
Embora não constitua um requisito do sistema das marcas comunitárias
que um titular de marca comunitária deva, no momento do depósito de um
pedido de marca, ter igualmente a intenção de a utilizar, a verdade é que,
quando se afigura, posteriormente, que o único objetivo do requerente é
impedir a entrada de um terceiro no mercado, isso poderá ser visto como
uma indicação de má-fé por parte do requerente (acórdão de 11/06/2009,
C-529/ 07, «Chocoladenfabriken Lindt & Sprüngli», n.º 44).
Por outro lado, o facto de existir uma lógica comercial no depósito de um
pedido de marca comunitária e de se poder presumir que o titular de uma
marca comunitária tencionava utilizar o sinal como marca, será indicador
de que não houve má-fé. Poderá ser o caso, por exemplo, sempre que se
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verifique uma «trajetória comercial», como o registo de uma marca
comunitária depois do registo da marca num dos Estados-Membros
(acórdão de 01/02/2012, T-291/09, «Pollo Tropical CHICKEN ON THE
GRILL», n.º 58), se existirem provas da vontade do titular da marca
comunitária de desenvolver a sua atividade comercial, por exemplo através
de um contrato de licença (acórdão de 01/02/2012, T-291/09, «Pollo
Tropical CHICKEN ON THE GRILL», n.º 67) ou se o titular da marca
comunitária tiver um incentivo comercial para alargar a proteção da marca,
por exemplo, a um número crescente de Estados-Membros em que o
titular realiza o seu volume de negócios com base nos produtos
comercializados ao abrigo da marca (acórdão de 14/02/2012, T-33/11,
«BIGAB», n.os 20, 23).
A existência de relações diretas ou indiretas entre as partes antes do
depósito da marca comunitária, por exemplo, uma relação pré-contratual,
contratual ou pós-contratual (residual) também pode ser um indicador de
má-fé por parte do titular da marca (acórdão de 01/02/2012, T-291/09,
«Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL», n.os 85 a 87). Nestes casos, o
registo do sinal em seu nome por parte do titular da marca comunitária
pode, dependendo das circunstâncias, ser considerado uma violação de
práticas comerciais e empresariais honestas.
(b)
Um exemplo de uma situação que pode ser tida em consideração para
avaliar da má-fé do titular é aquela em que este tenta alargar
artificialmente o período de graça da não utilização, por exemplo
depositando reiteradamente o pedido de uma marca comunitária a fim de
evitar a perda de um direito em resultado da não utilização (acórdão de
13/02/2012, T-136/11, «Pelikan», n.º 27).
É preciso distinguir esta situação daquela em que o titular da marca
comunitária, de acordo com as práticas comerciais normais, procura
proteger variações do seu sinal, por exemplo sempre que se procede a
uma atualização do logótipo (acórdão de 13/02/2012, T-136/11, «Pelikan»,
n.os 36 e seguintes.).
Entre os outros fatores relevantes identificados na jurisprudência e/ou na
prática do Instituto que permitem determinar a existência de má-fé
contam-se:
(i)
as circunstâncias em que o sinal contestado foi criado, a utilização
que teve desde a sua criação e a lógica comercial subjacente ao
depósito do pedido de registo do sinal como marca comunitária
(acórdão de 14/02/2012, T-33/11, «BIGAB», n.os 21 e seguintes.).
(ii)
a natureza da marca objeto do pedido. Quando o sinal objeto de
pedido de registo consiste numa forma e apresentação completas do
produto, o facto de o titular da marca comunitária ter agido de má-fé
no momento do depósito pode ser mais facilmente determinado
numa situação em que a liberdade de escolha dos concorrentes
relativamente à forma e apresentação de um produto é restringida
por fatores técnicos ou comerciais, tendo como resultado a
possibilidade de o titular da marca comunitária impedir os seus
concorrentes, não só de utilizarem um sinal idêntico ou semelhante,
como também de comercializarem produtos comparáveis (acórdão
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de 11/06/2009, C-529/07, «Chocoladenfabriken Lindt & Sprüngli»,
n.º 50).
(iii)
o caráter distintivo intrínseco ou adquirido de que goza o sinal do
requerente da nulidade e o sinal do titular da marca comunitária.
(iv)
o facto de a marca nacional em que o titular da marca comunitária
baseou a sua reivindicação de prioridade ter sido declarada nula
devido a má-fé (decisão de 30/07/2009, R 1203/2005-1 – «BRUTT»).
3.3.2.2 Fatores não suscetíveis de determinar a existência de má-fé
A jurisprudência tem identificado vários fatores que, em geral, não são suscetíveis de
provar a má-fé. No entanto, não se pode excluir que, quando combinados com outros
fatores, o resultado da apreciação global possa ser uma conclusão de má-fé:
•
estender a proteção de uma marca nacional, registando-a como marca
comunitária insere-se na estratégia comercial normal de uma empresa (acórdão
de 14/02/2012, T-33/11, «BIGAB», n.º 23, acórdão de 01/02/2012, T-291/09,
«Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL», n.º 58).
•
a má-fé não pode ser determinada com base na extensão da lista de produtos e
serviços constantes do pedido de registo (acórdão de 07/06/2011, T-507/08,
«16PF», n.º 88). Como regra, é legítimo que uma empresa solicite o registo de
uma marca, não só para as categorias de produtos e de serviços que
comercializa no momento da apresentação do pedido mas também para outras
categorias de produtos e de serviços que tem a intenção de comercializar no
futuro (acórdão de 14/02/2012, T-33/11, «BIGAB», n.º 25; acórdão de
07/06/2011, T-507/08, «16PF», n.º 88).
•
o facto de o titular de várias marcas nacionais decidir depositar um pedido de
marca comunitária para apenas uma delas e não a totalidade não pode constituir
indicação de má-fé. A decisão de proteger uma marca a nível simultaneamente
nacional e comunitário é uma escolha ditada pela estratégia comercial do titular.
Não compete nem ao IHMI nem ao Tribunal interferir nessa escolha (acórdão de
14/02/2012, T-33/11, «BIGAB», n.º 29).
•
caso um sinal goze de notoriedade a nível nacional e o titular depositar um
pedido de marca comunitária, o grau de notoriedade do sinal pode justificar o
interesse do titular em assegurar uma proteção jurídica mais alargada (acórdão
de 11/06/2009, C-529/07, «Chocoladenfabriken Lindt & Sprüngli», n.os 51 e 52).
•
o facto de, depois de obtido o registo da marca comunitária em causa, o titular
da marca comunitária ter notificado formalmente outras partes no sentido de
cessarem de utilizar um sinal semelhante nas suas relações comerciais não
constitui indicação de má-fé. Essa exigência faz parte das prerrogativas ligadas
ao registo de uma marca comunitária; ver artigo 9.º do CTMR (acórdão de
14/02/2012, T-33/11, «BIGAB», n.º 33).
•
o simples facto de as diferenças entre a marca comunitária em questão e o sinal
do requerente da nulidade serem tão insignificantes ao ponto de não serem
notadas pelo consumidor médio não pode demonstrar que a marca comunitária
contestada constitua um mero pedido apresentado de má-fé (acórdão de
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13/02/2012, T-136/11, «Pelikan», n.º 34). A evolução ao longo do tempo de um
logótipo destinado a ser a representação gráfica de uma marca constitui uma
prática comercial normal (acórdão de 13/02/2012, T-136/11, «Pelikan», n.º 36).
•
o facto de uma marca comunitária anterior, muito semelhante, ter sido declarada
nula para produtos ou serviços numa série de classes não é, por si só, suficiente
para permitir retirar quaisquer conclusões quanto às intenções do titular da
marca comunitária no momento do depósito do pedido de marca comunitária
para os mesmos produtos e serviços (acórdão de 13/02/2012, T-136/11,
«Pelikan», n.º 46), uma vez que foi depositado cinco anos antes de ter sido
lançado o processo de extinção.
•
o facto de o pedido de registo da marca comunitária contestada ter sido
depositado três meses antes de expirado o período de graça referente à marca
comunitária anterior não é suficiente para anular os fatores que mostram que a
intenção do titular da marca comunitária era depositar um pedido de
modernização de uma marca comunitária abrangendo uma lista de serviços
(acórdão de 13/02/2012, T-136/11, «Pelikan», n.º 50 e 51).
•
o depósito de pedidos de declaração de nulidade das marcas do requerente
constitui um exercício legítimo do direito exclusivo do titular da marca
comunitária e não pode por si provar qualquer má-fé da sua parte (acórdão de
13/02/2012, T-136/11, «Pelikan», n.º 66).
•
um pedido de compensação financeira efetuado pelo titular de uma marca
comunitária ao requerente de nulidade (mesmo que esse pedido de
compensação seja desproporcionado) não determina por si só a existência de
má-fé (acórdão de 01/02/2012, T-291/09, «Pollo Tropical CHICKEN ON THE
GRILL», n.º 88).
•
o facto de os sinais em questão serem idênticos não determina a existência de
má-fé sempre que não existam outros fatores relevantes (acórdão de
01/02/2012, T-291/09, «Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL», n.º 90).
•
o uso concomitante das marcas por um longo período (vários anos) antes do
pedido impugnado sem quaisquer tentativas, por parte do requerente da
nulidade, que tinha conhecimento da utilização pelo titular da marca comunitária,
de impedir essa utilização pode ser um indicador de que o titular da marca
comunitária não agia de má-fé.
3.3.3
Prova de má-fé
Presume-se a boa-fé até que seja aduzida prova em contrário (acórdão de 13/02/2012,
T-136/11, «Pelikan», n.º 57). É preciso que o requerente de nulidade prove a
existência de má-fé por parte do titular da marca comunitária no momento do depósito
da marca comunitária, por exemplo, que o titular da marca comunitária não tinha
intenção de a utilizar ou que a sua intenção era evitar que um terceiro entrasse no
mercado.
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3.3.4
Relação com outras disposições do CTMR
Enquanto o artigo 8.º, n.º 3, do CTMR é uma expressão do princípio segundo o qual as
transações comerciais devem ser realizadas de boa-fé, o artigo 52.º, n.º 1, alínea b),
do CTMR é a expressão geral do referido princípio (ver página 4 e seguintes. das
Linhas de orientação sobre o artigo 8.º, n.º 3 do CTMR).
3.3.5
Âmbito da nulidade
Sempre que seja comprovada a má-fé do titular da marca comunitária, esta é
declarada nula na sua totalidade, inclusivamente no que se refere aos produtos e
serviços que não estejam relacionados com os protegidos pela marca do requerente
da nulidade.
Por exemplo, a Câmara de Recurso, na sua decisão de 21 de abril de 2010 no
processo R 219/2009-1 «GRUPPO SALINI/SALINI», tendo dado como provada a
existência de má-fé, declarou a nulidade na totalidade da marca comunitária
impugnada, também no que respeita aos serviços (ou seja, seguros; negócios
financeiros; negócios monetários; da classe 36 e serviços de hardware e software para
utilização com computadores da classe 42), diferentes dos serviços de construção,
reparações e de instalação do requerente da nulidade, inscritos na classe 37.
O Tribunal Geral, no seu acórdão de 11 de julho de 2013, no processo T-321/10,
confirmou a decisão anterior da Câmara de Recurso, comungando da visão, defendida
pelo Instituto na sua Resposta, de acordo com a qual uma conclusão no sentido da
existência de má-fé no momento do depósito da marca comunitária impugnada só
poderia conduzir à nulidade desta última na totalidade.
Embora o Tribunal não se tenha alargado quanto às razões que levaram à sua
conclusão, pode inferir-se, com segurança, que considerou que a proteção do
interesse geral em questões comerciais e empresariais perseguido de forma honesta
justifica a nulidade da marca comunitária inclusivamente no que respeita aos
produtos/serviços diferentes dos do requerente da nulidade e que nem sequer
pertencem a um mercado adjacente ou vizinho.
Considerando que é necessária mais jurisprudência do Tribunal, a fim de clarificar
determinados aspetos da má-fé e, em particular, o seu âmbito de aplicação, cumpre
notar que, na medida em que a má-fé pune condutas contrárias aos princípios éticos
aceites ou às práticas comerciais e empresariais honestas, é lógico que a nulidade,
uma vez declarada, deva estender-se a todos os produtos e/ou serviços abrangidos
pela marca comunitária impugnada, mesmo aqueles que, numa situação idêntica à
prevista no artigo 8.º, n.º 1, alínea b), fossem considerados diferentes.
4
4.1
Causas de nulidade relativa
Introdução
O artigo 53.º do CTMR permite aos titulares de direitos anteriores apresentar um
pedido de declaração de nulidade de uma marca comunitária numa série de situações
(causas) a seguir especificadas.
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•
As mesmas causas que num processo de oposição:
o
o
o
•
Uma marca anterior, na aceção do artigo 8.º, n.º 2, do CTMR, é idêntica
ou semelhante à marca comunitária contestada e abrange produtos e
serviços idênticos, ou semelhantes, ou goze de prestígio (artigo 53.º, n.º
1, alínea a), do CTMR conjugado com o artigo 8.º, n.º 1, alíneas a) e b), e
n.º 5, do CTMR).
Uma marca que tenha sido objeto de um pedido de registo sem
autorização por parte de um agente ou representante do respetivo titular
(artigo 53.º, n.º 1, alínea b), do CTMR em conjugação com o artigo 8.º, n.º
3, do CTMR).
Uma marca ou outro sinal não registados utilizados na vida comercial
podem invalidar o registo de marca comunitária caso a legislação
nacional permita que o titular do sinal anterior proíba a utilização do
registo da marca comunitária (artigo 53.º. n.º 1, alínea c) do CTMR
conjugado com o artigo 8.º, n.º 4 do CTMR).
Uma causa adicional com base num outro direito anterior, na medida em que a
legislação da UE ou nacional (incluindo os direitos decorrentes de acordos
internacionais com efeitos num Estado-Membro) permita ao seu titular proibir a
utilização da marca comunitária impugnada (artigo 53.º, n.º 2, do CTMR), em
particular:
o um direito ao nome
o um direito à imagem
o um direito de autor
o um direito de propriedade industrial
Estas causas são desenvolvidas infra (pontos 4.2. e 4.3).
À semelhança do que acontece num processo de oposição, o titular da marca
comunitária impugnada pode exigir que o requerente de nulidade apresente prova da
utilização séria da sua marca anterior. As especificidades relativas ao período
relevante para a avaliação da utilização séria são explicadas no ponto 4.4.
Por fim, o CTMR inclui uma série de disposições que podem ser invocadas pelo titular
da marca comunitária contra o pedido de nulidade, dependendo do tipo de direito
anterior invocado (por exemplo, se é ou não uma marca comunitária, ou nacional
anterior). Estas disposições são tratadas no ponto 4.5.
4.2
Causas ao abrigo do artigo 53.º, n.º 1, do CTMR
As condições de fundo para se considerar como motivo relativo para uma declaração
de nulidade um direito anterior previsto no artigo 53.º, n.º 1, do CTMR, conjugado com
o artigo 8.º do CTMR, são as mesmas que as aplicadas no processo de oposição. As
regras práticas constantes das Linhas de orientação relativas à Oposição, em
particular, Secção 2 (Identidade e risco de confusão), e das Linhas de orientação
relativas à Oposição, em particular, Secção 3 (Depósito não autorizado por um agente
do titular de uma marca, artigo 8.º, n.º 3 do CTMR), Secção 4 (Direitos ao abrigo do
artigo 8.º, n.º 4) e Secção 5 (Marcas que gozam de prestígio) devem ser aplicadas em
conformidade.
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4.2.1
Especificidades dos processos de nulidade – momento relevante
4.2.1.1. Para a avaliação do caráter distintivo acrescido ou do prestígio
À semelhança do processo de oposição, num processo de nulidade um requerente de
nulidade deve provar que o seu direito anterior adquiriu caráter distintivo acrescido
ou prestígio à data do depósito da marca comunitária impugnada, tendo em conta,
sempre que se justifique, qualquer reivindicação de prioridade. Para além disso, é
preciso que o prestígio ou o caráter distintivo acrescido da marca se mantenha à data
da decisão de nulidade.
Nos processos de oposição, devido ao curto espaço de tempo entre o depósito do
pedido de marca comunitária e a decisão de oposição, presume-se normalmente que
o caráter distintivo acrescido ou o prestígio da marca anterior continuam a existir no
momento da decisão 1. No entanto, nos processos de nulidade, esse período de tempo
pode ser considerável. Neste caso, o requerente de nulidade deve demonstrar que o
caráter distintivo acrescido ou o prestígio relativos ao seu direito anterior continuam a
manter-se no momento da decisão sobre a nulidade.
4.2.1.2. Pedido com base no artigo 53.º, n.º 1, alínea c), conjugado com o artigo 8.º,
n.º 4, do CTMR
No caso de um pedido de nulidade com base no artigo 53.º, n.º 1, alínea c), conjugado
com o artigo 8.º, n.º 4, do CTMR, o requerente da nulidade deve demonstrar a
utilização do sinal anterior na vida comercial, com um alcance que não seja
apenas local até à data de depósito da marca comunitária impugnada (ou à data de
prioridade invocada, se for caso disso), e que a utilização se manteve no tempo. Nos
processos de nulidade, o requerente também tem de provar que o sinal foi utilizado no
decurso da vida comercial com um alcance que não fosse apenas local até um outro
momento, a saber à data do depósito do pedido de nulidade. Esta condição decorre
da redação do artigo 53.º, n.º 1, alínea c), do CTMR que refere que a marca
comunitária é declarada nula «sempre que exista uma marca anterior, referida no
n.º 4 do artigo 8.º, e que se encontrem preenchidas as condições estabelecidas» no
referido ponto (ver decisão da Divisão de Anulação de, n.º 606 C, «ANKER», e
decisão R 1822/2010-2 «Baby Bambolina», n.º 15). Uma vez provado, considera-se
que este requisito continua a ser cumprido no momento em que a decisão de
nulidade é tomada exceto se existirem provas em contrário (por exemplo, quando o
nome de uma empresa é invocado mas a empresa já deixou de existir).
Além disso, existe uma série de especificidades relativamente à comprovação e à
admissibilidade que são tratadas nas Linhas de orientação relativas às práticas
aplicáveis às Marcas, Parte D, Secção 1 Processos de anulação.
1
Ver Linhas de orientação relacionadas com a Oposição, Secção 5 Marcas que gozam de prestígio.
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4.2.2
Exemplos
4.2.2.1 Artigo 53.º, n.º 1, alínea a) do CTMR conjugado com o artigo 8, nº 1,
alíneas a) e b), do CTMR
Direito anterior
Sinal impugnado
REBELLION
Biolith Rebellion
Processo n.º
R 0792/2011-4
«Os produtos em conflito são idênticos e semelhantes e os sinais são medianamente semelhantes no
plano visual, fonético e conceptual. O caráter distintivo intrínseco da marca anterior é médio. O facto de a
marca anterior estar totalmente incluída no sinal impugnado, conduz à constatação da existência de risco
de confusão. A marca comunitária impugnada pode ser vista pelo público relevante como uma mera
variante da marca «Rebellion», ou vice-versa (acórdão de 30/06/2004, T-186/02, «Dieselit», n.º 57). Por
conseguinte, a Divisão de Anulação considerou corretamente que existe um risco de confusão por parte
do público relevante (n.º 39).» Assim, a ação de nulidade teve êxito.
Direito anterior
Sinal impugnado
Processo n.º
BYGGLOV
BYGGLO
R 1442/2011-4
«Tendo em conta a semelhança entre os produtos e serviços e a elevada semelhança visual e fonética
dos sinais, a decisão impugnada defendia, com pertinência, que existe probabilidade de confusão, o que
inclui a probabilidade de associação na mente do consumidor em causa, que deve ser considerado
razoavelmente bem informado e avisado. Assim, o público relevante poderá supor que os serviços da
classe 38 e os produtos da classe 9 provêm das mesmas empresas ou de empresas ligadas
economicamente» (n.º 23). Por conseguinte, a Câmara de Recurso negou provimento ao recurso,
solicitando que a marca comunitária permanecesse registada não só para os serviços das
classes 35 e 42, mas também para a concessão de direitos de utilizador e de acesso a programas
informáticos sob a forma de motores de pesquisa para o setor da construção e do imobiliário; a
concessão de direitos de utilizador e de acesso à pesquisa nas bases de dados para o setor da
construção e do imobiliário na classe 38.
Direito anterior
Sinal impugnado
Processo n.º
ELCO
R 2561/2010-2
Tendo em conta «a identidade e semelhança parcial dos serviços relevantes abrangidos pelas marcas, a
semelhança visual e identidade fonética dos sinais, o que torna em geral os sinais muito semelhantes (...)
deve concluir-se (…) que os consumidores-alvo do Benelux, apesar de possuírem um grau de atenção
acima da média na compra dos serviços em causa, podem considerar que esses serviços contestados
provêm da empresa do requerente da anulação ou de uma empresa ligada economicamente àquela
(n.º 46). Por conseguinte, foi negado provimento ao recurso.
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4.2.2.2 Artigo 53.º, n.º 1, alínea a), do CTMR conjugado com o artigo 8.º, n.º 5, do
CTMR
Direito anterior
Sinal impugnado
Processo n.º
CAT
RAMKAT
R 0093/2009-1
«Os setores que utilizam os produtos e serviços que levam os consumidores relevantes a contactar com
as marcas em causa são idênticos, nomeadamente, os setores da construção e engenharia. Os sinais
não diferem significativamente no elemento nominativo «CAT/KAT», e o elemento «RAM», sendo
descritivo relativamente aos produtos e serviços em causa, não deve ser considerado. Assim, tendo em
conta ser provável que o consumidor relevante estabeleça uma ligação entre as marcas em causa e
tendo em conta o prestígio e o caráter distintivo das marcas «CAT» no mercado europeu, parece
extremamente plausível que a marca contestada «se aproveite» de uma marca com notoriedade, a fim
de beneficiar do poder de atração, da reputação e do prestígio dessa marca e explorar, sem pagar
qualquer compensação financeira, o esforço comercial despendido pelo titular para criar e manter a
imagem da marca» (n.º 49). Uma vez que os requisitos para a aplicação do artigo 8.º, n.º 5, do CTMR
foram observados, a saber, a existência de prejuízo para o caráter distintivo da marca anterior, a violação
desta disposição foi fundada.
Direito anterior
Sinal impugnado
Processo n.º
ROYAL SHAKESPEARE
T-60/10
RSC-ROYAL SHAKESPEARE
COMPANY
Marca nominativa não
registada
ROYAL SHAKESPEARE
COMPANY
«Uma vez que a marca impugnada é composta exclusivamente pelo elemento central e distintivo da
marca anterior, ou seja, a expressão «Royal Shakespeare», os sinais em causa são visual, fonética e
conceptualmente semelhantes. Por conseguinte, o consumidor médio estabelecerá uma ligação entre
esses sinais» (n.º 29). A Câmara de Recurso considerou, com razão, que os sinais em causa eram
semelhantes e concluiu existir risco de associação (n.ºs 29-30). O prestígio da marca comunitária anterior
no que respeita a produções de teatro, que é reconhecido e não contestado pelo requerente, é suficiente
para a aplicação do artigo 8.º, n.º 5 do CTMR (n.º 46). A Câmara de Recurso concluiu corretamente pela
os
reputação «excecional» da marca comunitária impugnada (n. 45 e 57). A Câmara de Recurso conclui,
com razão, na decisão impugnada, que a marca impugnada deveria ser declarada nula, com base no
artigo 53.º, n.º 1, alínea a), do CTMR e por referência ao artigo 8.º, n.º 5 do CTMR (n.º 70).
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4.2.2.3 Artigo 53.º, n.º 1, alínea b), do CTMR conjugado com o artigo 8.º, n.º 3, do
CTMR
Direito anterior
CLICK e.a.
Sinal impugnado
ZAPPER-CLICK
Processo n.º
R 1795/2008-4
(Despacho T-360/10 que nega
provimento ao recurso)
«O recorrido não cumpre o primeiro requisito do artigo 8º, n.º3, do CTMR, a saber, ser o titular da marca
os
registada ZAPPER-CLICK. Além disso, tal como analisado nos n. 32 e seguintes, as marcas anteriores
não são quasi idênticas à marca comunitária. Consequentemente, a ação de anulação com base nos
artigos 53.º, n.º 1, alínea b), e 8.º, n.º 3, do CTMR não deve ser considerada procedente» (n.º 50).
Direito anterior
Sinal impugnado
Processo n.º
Fagumit
R 1003/2009-1
(Recurso T-538/10)
«Para que o artigo 8.º, n.º 3), do CTMR seja aplicável, é suficiente demonstrar que o requerente da
marca comunitária desempenhou, na essência, ainda que não por escrito, o papel de «agente ou
representante» do comitente. Se a pessoa que procedeu ao depósito da marca comunitária não for a
empresa que aparece como agente ou representante, mas demonstrar ser a pessoa que toma as
decisões da empresa, não existe qualquer razão para não dever ser considerada como agente ou
representante para efeitos do artigo 8.º, n.º 3, do CTMR. Uma interpretação que exija que a pessoa seja
rigorosamente a mesma conduziria a abusos: os agentes desonestos depositariam marcas sob nomes
fictícios e facilmente contornariam o artigo 8.º, n.º 3, do CTMR. Para evitar essa situação, é necessário
ter em conta a realidade dos factos» (n.º 40).
«Como determinado anteriormente, a Adamex e a Senhora Adamowski não eram agentes ou
representantes, mas sim distribuidores, do requerente da anulação. O artigo 8.º, n.º 3, do CTMR apenas
refere «agente» e «representante», contudo, estas expressões devem ser interpretadas amplamente,
tendo em vista a finalidade da disposição. O objetivo da disposição é proteger os direitos do titular de
uma marca contra ações fraudulentas realizadas pela outra parte. Não importa se a outra parte é um
licenciado, um franqueado, um distribuidor, um agente (no sentido estrito) ou um representante. O
artigo 8.º, n.º 3, do CTMR abrange todos os tipos de relações comerciais que envolvem, direta ou
indiretamente, uma marca e que se baseiem na confiança» (n.º 42).
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4.2.2.4 Artigo 53.º, n.º 1, alínea c), do CTMR conjugado com o artigo 8.º, n.º 4, do
CTMR
Direito anterior
Sinal impugnado
Processo n.º
R 1822/2010-2
(Recurso T-581/11)
BAMBOLINA
«A Câmara confirma as conclusões da decisão impugnada, a saber, que o requisito de demonstração da
utilização do sinal não registado deve ser provado, confirmando assim a sua existência continuada entre
a data do depósito da marca comunitária impugnada e a data do depósito do pedido de nulidade. A
os
Regra 19, n. 1 e 2, alínea d) do CTMIR refere que se a oposição tiver por base um direito anterior nos
termos do artigo 8.º, n.º 4, do CTMR, devem ser apresentados elementos comprovativos, inter alia, da
sua «existência continuada» dentro do prazo dado pelo Instituto para apresentar ou completar factos,
provas ou argumentos em apoio da oposição. A não comprovação da existência, validade e âmbito de
proteção do direito ou marca anterior dentro desse prazo conduzirá a que a oposição seja julgada
improcedente (Regra 20, n.º 1, do CTMIR). No entender da Câmara, estas regras aplicam-se, mutatis
mutandis, aos processos de anulação. Por conseguinte, é crucial determinar, no presente recurso , se as
provas aduzidas relativamente ao período 2008-9 são suficientes para demonstrar que a marca foi
utilizada comercialmente e que, portanto, existia» (n.º 15). A decisão impugnada declara, com razão,
improcedente o pedido de nulidade.
Direito anterior
Sinal impugnado
Processo n.º
HOUSE DOCTOR
HOUSE DOCTOR
R 0239/2007-4
«(...) A alegação do recorrente de que Talkback Productions teve qualquer «precedência» ou mesmo
alguns direitos sobre o nome «HOUSE DOCTOR» relativamente à senhora Maurice não é corroborada
por qualquer prova. Não existe qualquer prova no processo do que foi acordado entre as partes em 1998
e 1999, não existindo, em particular, qualquer pretensão ou prova apresentada pelo recorrente de que a
Talkback Productions tinha expressamente reservados direitos relativamente ao título da série de TV ou
celebrado qualquer acordo com a senhora Maurice. Na ausência desse acordo, os direitos consagrados
na legislação relativa ao uso indevido de denominação (passing-off) permanecem no nome da pessoa
que obteve reputação junto do público em geral...o recorrente não pode contar com o seu registo no
Reino Unido... A data de depósito desse registo é 17 de setembro de 2004, que é posterior à marca
comunitária impugnada e, portanto, a fortiori face ao direito do requerente de anulação... O pedido de
anulação nos termos do artigo 8º, n.º 4, do CTMR e com base num direito ao abrigo do Regime da ação
de common law por uso indevido de denominação (action for passing off) do Reino Unido, foi
corretamente confirmado pela decisão impugnada. O recurso deve ser rejeitado no que diz respeito a
os
estes motivos no caso de uma declaração de nulidade» (n. 52-54).
4.3
Causas ao abrigo do artigo 53.º, n.º 2, do CTMR – outros
direitos anteriores
Uma marca comunitária é passível de ser declarada nula em função dos direitos
abaixo, sempre que a sua utilização possa ser proibida pela legislação comunitária ou
nacional que regula a sua proteção. A presente lista de direitos anteriores não é
exaustiva.
O artigo 53.º, n.º 2, do CTMR só se aplica quando os direitos invocados são de
natureza tal que não são considerados direitos habituais invocados em processos de
anulação nos termos do artigo 53.º, n.º 1, do CTMR (ver decisão da Divisão de
Anulação de 13/12/2011, 4033 C, n.º 12).
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4.3.1
O direito ao nome/direito à imagem
Nem todos os Estados-Membros protegem o direito ao nome ou à imagem. O âmbito
exato da proteção do direito decorre do direito nacional (por exemplo, se o direito é
protegido independentemente dos produtos e serviços abrangidos pela da marca
impugnada).
O requerente de nulidade terá de fornecer a necessária legislação nacional em vigor
e apresentar uma linha de argumentação convincente, sustentando a possibilidade
de conseguir, ao abrigo da legislação nacional em causa, evitar a utilização da marca
impugnada. Uma mera referência à legislação nacional não será considerada
suficiente: não é ao Instituto que cabe apresentar essa argumentação em nome dos
requerentes (ver, por analogia, acórdão de 05/07/2011, C-263/09, «Elio Fiorucci»).
Direito anterior
Sinal impugnado
Processo n.º
TELESIS
TELESIS
R 0134/2009-2
Direito ao nome ao abrigo da legislação austríaca
No direito austríaco (Secção 43 AGBG), «a pessoa cujo direito de utilização do seu nome tenha sido
contestado ou cujo nome tenha sido utilizado sem motivo válido em seu detrimento, infringindo os seus
interesses tuteláveis, pode solicitar ao infrator que cesse e desista de o fazer e que o compense de
quaisquer danos. Essa proteção estende-se igualmente às denominações distintivas dos comerciantes,
mesmo que se afastem do nome civil desse comerciante (...) Ainda que a Secção 43 AGBG possa
também ser aplicada ao nome de um comerciante, o âmbito de proteção não vai para além do campo de
aplicação do sinal utilizado. Os restantes serviços impugnados são diferentes dos abrangidos pelo direito
os
anterior (...) dizem respeito a diferentes ramos de atividade (n. 61-63). Assim, os requisitos previstos na
legislação austríaca não foram cumpridos e o pedido de nulidade com base no artigo 53.º, n.º 2, alínea a)
do CTMR conjugado com o direito austríaco foi rejeitado.
Direito anterior
Sinal impugnado
MARQUÉS DE BALLESTAR
Título nobiliárquico
Processo n.º
R 1288/2008-1
Direito ao nome ao abrigo da legislação espanhola
Em Espanha, os títulos nobiliárquicos estão protegidos, à semelhança dos nomes das pessoas.
Encontram-se protegidos ao abrigo da Lei 1/1982. A requerente de anulação provou que o título
nobiliárquico em causa existe e lhe pertence. A marca comunitária inclui um pequeno brasão e as
palavras MARQUÉS DE BALLESTAR em letras grandes. Não é possível identificar corretamente o vinho
numa qualquer transação comercial sem a menção das palavras MARQUÉS DE BALLESTAR. O direito
conferido pela marca comunitária consiste na utilização dessa designação nas seguintes formas:
apondo-a na embalagem do produto, colocando o produto com a marca no mercado e usando-a em
publicidade (artigo 9.º do CTMR). Consequentemente, a utilização da marca é «para publicidade, fins
comerciais ou semelhantes», na aceção do artigo 7.º, n.º 6 da Lei 1/1982. Uma vez que essas utilizações
são consideradas nesta Lei como «intromissões ilegais», a proteção conferida pelo artigo 9.º, n.º 2, da
mesma lei seria admissível. Este artigo permite a adoção de medidas para «pôr fim à intromissão ilegal».
A marca comunitária deve ser declarada nula, porque a sua utilização pode ser proibida em resultado de
um direito ao nome, de acordo com a legislação espanhola em matéria de proteção do direito à honra, à
os
intimidade pessoal e familiar e à própria imagem (n. 14 e seguintes).
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Direito anterior
Sinal impugnado
Processo n.º
R 0339/2009-4
(Recurso T-579/10)
macros Consult GmbH
Direito ao nome ao abrigo da legislação alemã
A requerente invoca o direito ao nome, que não especifica em concreto no pedido de declaração de
nulidade. O campo correspondente no formulário de pedido não foi preenchido. A declaração de motivos
apensa ao pedido refere que a requerente, a macros Consult GmbH, antes da antiguidade da marca
comunitária em questão, já havia adquirido o direito ao nome, nos termos do n.º12 do Código Civil
alemão, autorizando a requerente a proibir o uso da marca «macro». Não é, portanto claro, qual o nome
que a requerente invoca. Assim, o direito da requerente à denominação «macros Consult GmbH» não lhe
confere o direito de proibir a utilização da marca comunitária, na aceção do artigo 53.º, n.º 2, alínea a) do
CTMR. Além disso, o direito ao nome, nos termos do n.º 12 do Código Civil alemão, não foi violado. A
assunção injustificada de um nome, na aceção do segundo caso constante da primeira frase do n.º 12,
pressupõe que um terceiro utilize o mesmo nome de forma não autorizada, causando uma confusão
quanto à sua atribuição e infringindo os interesses do detentor do nome que confere a proteção. Estas
condições não estão preenchidas no presente caso, porque a marca contestada «macro» e o nome da
requerente «macros Consult GmbH» não são idênticos. Assim, a requerente não pode invocar um direito
anterior ao nome, na aceção do artigo 53.º, n.º 2, alínea a) do CTMR (n.º 29 e seguintes).
Direito anterior
Sinal impugnado
Processo n.º
DEF-TEC
DEF-TEC
R 0871/2007-4
Direito ao nome na legislação alemã
A Câmara considera que «o que poderia, eventualmente, ser protegido nos termos do n.º 12 da lei alemã
(BGB) é o nome da requerente de anulação, a saber, «DEF-TEC Defense Technology GmbH», mas não
o sinal «DEF-TEC», que não consiste no nome da requerente de anulação. (...) o registo e eventual
utilização como marca da denominação «DEF-TEC» em sprays de pimenta não viola o direito ao nome
da requerente de anulação. (...) o n.º 12 da BGB protege os nomes de pessoas singulares e como não
existe proibição absoluta da utilização de um nome semelhante ao nome de outra pessoa, a sua proteção
é limitada aos casos em que o direito ao nome da outra pessoa é negado ou apropriado indevidamente
(...) sendo que nada mais se aplica no que respeita à aplicação alargada do n.º 12 da BGB aos nomes de
pessoas coletivas (...) o pedido de declaração de nulidade não procede tendo em conta todos os outros
direitos anteriores invocados» (n.º 38 e seguintes).
4.3.2
Um direito de autor
Nos termos do artigo 53.º, n.º 2, alínea c) do CTMR, uma marca comunitária é
declarada nula mediante a apresentação de um pedido junto do Instituto que dispõe da
capacidade de proibir a utilização dessa marca por força de um direito anterior ao
abrigo da legislação comunitária ou nacional que regula a sua proteção, e, em
particular, um direito de autor.
Nos termos da regra 37 do CTMIR, o pedido de declaração de nulidade deve conter
indicações relativas ao direito em que se baseia o pedido, bem como elementos que
comprovem que o requerente é titular de um direito anterior, tal como referido no
artigo 53.º, n.º 2, do CTMR ou que tem direito, nos termos da legislação nacional
aplicável, a reivindicar esse direito.
Embora o legislador comunitário tenha harmonizado certos aspetos da proteção de
direitos de autor (ver Diretiva 2001/29/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de
22/05/2001 relativa à harmonização de certos aspetos do direito de autor e dos direitos
conexos na sociedade da informação, JO L 167 de 22/06/2001, págs. 10-19), até ao
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momento não existe qualquer harmonização completa da legislação em matéria de
direitos de autor dos Estados-Membros, nem existe um direito de autor comunitário
uniforme. No entanto, os Estados-Membros encontram-se todos vinculados pela
Convenção de Berna relativa à proteção das obras literárias e artísticas e pelo Acordo
sobre Aspetos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio
(«TRIPs»).
O requerente de nulidade terá que fornecer a necessária legislação nacional em
vigor e apresentar a necessária linha de argumentação convincente sustentando a
possibilidade de conseguir, ao abrigo da legislação nacional em causa, evitar a
utilização da marca impugnada. Uma mera referência à legislação nacional não será
considerada suficiente: não é ao Instituto que cabe apresentar essa argumentação em
nome dos requerentes (ver, por analogia, acórdão de 05/07/2011, C-263/09, «Elio
Fiorucci»).
A noção de proteção dos direitos de autor é aplicável independentemente de os
produtos e serviços abrangidos pela marca impugnada e requer apenas uma «cópia»
da obra protegida, sem a necessidade de que a marca impugnada como um todo
tenha de ser «semelhante» à obra protegida.
Direito anterior
Sinal impugnado
Processo n.º
R 1235/2009-1
Direitos de autor ao abrigo da legislação italiana
A Câmara indica tratar-se de uma causa de nulidade relativa e que, por conseguinte, apenas os titulares
de direitos anteriores - ou outras partes, se permitido pela lei que rege esses direitos – podem invocá-los
(artigo 56.º, n.º 1, alínea c) do CTMR). O direito aqui invocado é um direito de autor. Por conseguinte, a
parte com direito a agir é o titular do direito de autor no desenho da flor ou outra parte autorizada nos
termos da lei que rege os direitos de autor. O requerente de nulidade reconhece que a titularidade do
direito de autor sobre desenho e modelo «pertence a terceiros» (na verdade a um terceiro: Corel
Corporation, empresa de design gráfico). O requerente de nulidade não possui o direito que visa invocar.
Possui apenas o direito de utilizar o clip-art com a forma de flor e de o fazer para fins puramente
privados. A causa invocada foi rejeitada (n.º 32 e seguintes).
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Direito anterior
Sinal impugnado
Processo n.º
R 1757/2007-2
Direitos de autor ao abrigo da legislação francesa
«(...) o simples fato de a estilização da letra «G» ser «simples», não exclui a sua proteção ao abrigo da
lei francesa que regula os direitos de autor. ...De fato, para que um trabalho intelectual seja protegido,
basta que seja «original». (...) Embora seja verdade que a marca comunitária impugnada não é uma
cópia exata do trabalho anterior, deve ter-se presente que também se encontram proibidas a reprodução
e adaptação parciais, sem o consentimento do titular dos direitos de autor. A Câmara considera ser esse
o caso na situação em apreço. A marca comunitária impugnada assumiu todas as características
essenciais do trabalho anterior: a letra maiúscula isolada «G» em linhas retas, grossas, pretas, numa
forma achatada perfeitamente quadrada (...) o «G» da marca comunitária impugnada está desenhado
com uma linha grossa, preta, de igual espessura e sua parte interna estende-se mais para dentro do que
no caso do trabalho anterior. No entanto, a diferença destes pequenos pormenores constitui uma
modificação mínima que não afeta a sua sobreposição no que respeita às características essenciais do
trabalho anterior, ou seja, um «G» maiúsculo isolado com uma forma perfeitamente retangular, achatada
e linhas grossas e a preto (...) Como a reprodução parcial ou adaptação da obra anterior foi efetuada sem
o consentimento do titular é ilegal. Portanto, a decisão impugnada deve ser anulada e o pedido de
os
declaração de nulidade deverá ter provimento» (n. 33 e seguintes).
Direito anterior
Sinal impugnado
Processo n.º
R 1925/2011-4
Direitos de autor ao abrigo da legislação alemã
«Nos termos do n.º 1 da Lei alemã que rege os direitos de autor, a proteção dos direitos de autor é
concedida a autores de «obras literárias, científicas ou artísticas». O n.º 2 da Lei enumera vários tipos de
os
obras consideradas obras de arte. De acordo com os n. 16 e seguintes, a lei dos direitos de autor
protege o autor. Presumindo-se que o tema reivindicado constitua uma «obra» na aceção daquelas
disposições, o requerente de anulação não conseguiu demonstrar e provar quem foi o seu autor, nem de
que forma o requerente de anulação (uma pessoa coletiva com sede no Japão) adquiriu os direitos de
os
autor exclusivos» (n. 12-13). A Câmara analisou todos esses aspetos. Além disso, descreve as
diferenças entre cópia e semelhança da marca para fins de violação de direitos de autor. O requerente de
os
anulação havia confundido esses dois conceitos (n. 22-24).
4.3.3
Outros direitos de propriedade industrial
Podem ser invocados outros direitos de propriedade industrial e obras anteriores, a
nível nacional ou comunitário, como um desenho ou modelo comunitário registado.
O requerente de nulidade terá que fornecer a necessária legislação nacional em
vigor e apresentar a necessária linha de argumentação convincente, sustentando a
possibilidade de conseguir, ao abrigo da legislação nacional em causa, evitar a
utilização da marca impugnada. Uma mera referência à legislação nacional não será
considerada suficiente: não é ao Instituto que cabe apresentar essa argumentação em
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nome dos requerentes (ver, por analogia, acórdão de 05/07/2011, C 263/09, «Elio
Fiorucci»).
No caso de um desenho ou modelo comunitário registado, não há necessidade de
provar qual a proteção conferida ao abrigo da lei. A Divisão de Anulação aplicará as
normas do Regulamento relativo desenhos ou modelos comunitários (RCD).
Direito anterior
Sinal impugnado
Processo n.º
R 2492/2010-2
(desenho ou modelo anterior)
(forma do saco de chá)
«O artigo 19.º, n.º 1, do CDR estipula que confere ao seu titular o direito exclusivo de utilizar o desenho
ou modelo e de proibir que um terceiro o utilize sem o seu consentimento. A referida utilização abrange,
em especial, o fabrico, a oferta, a colocação no mercado, a importação, exportação ou utilização de um
produto em que esse desenho ou modelo esteja incorporado, ou em que tenha sido aplicado, bem como
a armazenagem desse produto para os mesmos efeitos. Nos termos do artigo 10.º, n.º 1, do CDR, o
âmbito da proteção conferida por um desenho ou modelo comunitário abrange qualquer desenho ou
modelo que não suscite no utilizador informado uma impressão global. O desenho ou modelo anterior e a
marca comunitária impugnada provocam uma impressão global diferente. (...) Por outro lado, observa-se
que o desenho ou modelo anterior introduz diferenças suplementares, tais como a presença de uma base
alterada, que não fazem parte da marca comunitária impugnada. Consequentemente, a Câmara confirma
as conclusões da Divisão de Anulação de que os direitos conferidos pelo modelo ou desenho
n.º 241 427, nos termos do artigo 19.º, n.º 1, do CDR, não podem ser invocados contra a marca
os
comunitária impugnada» (n. 59-64).
4.4
Não utilização da marca anterior
Nos termos do artigo 57.º, n.os 2 e 3, do CTMR, sempre que a marca anterior tenha
sido registada há cinco ou mais anos antes do pedido de declaração de nulidade
ser depositado, o proprietário da marca comunitária pode solicitar ao titular da marca
anterior que apresente provas de que a marca anterior foi objeto de utilização séria na
UE em relação aos produtos ou serviços para os quais foi registada, ou de que
existem razões para a sua não utilização.
Nos termos da regra 40, n.º 6, conjugada com a regra 22, n.º 3, do CTMIR, as
indicações e comprovativos que demonstrem a prova da utilização devem consistir em
indicações relativas ao local, período, extensão e natureza da utilização da marca
anterior para os produtos e serviços para que foi registada e com base nos quais o
pedido de declaração de nulidade assenta.
As regras práticas aplicáveis à avaliação substantiva da prova da utilização dos
direitos anteriores no âmbito de um processo de oposição aplicam-se à apreciação da
prova de utilização no âmbito de um processo de nulidade (ver as Linhas de
orientação relativas à Oposição, Prova de utilização, Secção 6, Ponto 2 Disposições
substantivas). Em particular, quando o titular da marca comunitária solicita prova da
utilização de anteriores direitos, o Instituto analisará se, e em que medida, a utilização
foi provada relativamente às marcas anteriores, desde que isso seja relevante para o
resultado da decisão.
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Por fim, existe uma especificidade a ter em conta na apreciação da prova de utilização
no contexto do processo de nulidade. Diz respeito ao período de utilização
relevante. Nos termos do artigo 57.º, n.º 2, do CTMR conjugado com o artigo 42.º,
n.º 2, do CTMR, e contrariamente ao processo de oposição, existem dois períodos
relevantes durante os quais é preciso comprovar a utilização.
•
Em todos os casos em que a marca anterior foi registada há mais de cinco anos
antes do pedido de nulidade: o período de cinco anos anterior à data do depósito
do pedido de declaração de nulidade (primeiro período relevante).
•
Além disso, nos casos em que a marca anterior tenha sido registada pelo menos
cinco anos antes da data em que o pedido de marca comunitária impugnada foi
publicado: o período de cinco anos anterior à data da publicação do pedido de
marca comunitária impugnada (segundo período relevante).
Estes dois períodos relevantes não se sobrepõem necessariamente: podem
sobrepor-se total ou parcialmente, ou transcorrer um após o outro (com ou sem
intervalos).
4.5
Defesas contra um pedido de anulação com base em causas
relativas
4.5.1
Consentimento para o registo
Nos termos do artigo 53.º, n.º 3, do CTMR, a marca comunitária não pode ser
declarada nula se o titular do direito anterior der o seu consentimento expresso ao
registo dessa marca antes da apresentação do pedido de nulidade.
O consentimento não tem de ser dado antes da data de registo da marca comunitária.
Basta que seja dado antes da apresentação do pedido de nulidade. Para tal, o Instituto
tomará em consideração, por exemplo, um contrato para o efeito celebrado entre as
partes.
Direito anterior
Sinal impugnado
SKYROCK
Processo n.º
R 1736/2010-2
O titular da marca comunitária argumentou que, em virtude do acordo de coexistência, o requerente da
anulação tinha efetivamente dado o seu consentimento ao registo da marca comunitária impugnada nos
termos do artigo 53.º, n.º 3, do CTMR. A Câmara de Recurso analisou o acordo de coexistência, bem
como a interpretação do mesmo pelos tribunais franceses. Concluiu que os tribunais franceses
interpretaram o acordo de coexistência como conferindo um direito por parte do titular da marca
comunitária ao registo de marcas, com exceção de «SKYROCK» e «SKYZIN», que contêm o prefixo
«SKY». «Esse acordo tem um âmbito de aplicação internacional, pelo que se aplica aos pedidos ou
registos de marca comunitária, como o que está em causa no presente caso» (n.º 32).
A prova do consentimento expresso deve assumir a forma de uma declaração (e não
de uma conduta). A declaração deve ser do requerente (e não de terceiros). O
consentimento deve ser «expresso» (e não implícito ou presumido) (ver decisão de
23/07/2009, R 1099/2008-1, n.º 46).
A retirada simples e unilateral de uma oposição não implica necessariamente que o
opositor consinta o registo da marca comunitária (ver decisão de 14/10/2008,
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R 0946/2007 2 e R 1151/2007 2, «VISION», n.º 26 ). Nos termos do artigo 53.º, n.º 3,
do CTMR, é necessário o consentimento expresso, e a retirada da oposição não tem
sido considerada como um consentimento do registo (ver decisão de 01/12/2012,
R 1883/2011-5, n.º 30, objeto de recurso).
4.5.2
Pedidos de nulidade ou pedidos reconvencionais anteriores
De acordo com o artigo 53.º, n.º 4, do CTMR, quando o titular de um dos direitos
anteriores já tenha pedido previamente a anulação da marca comunitária ou
apresentado um pedido reconvencional numa ação de contrafação com base em
direitos conferidos pelo artigo 53.º, n.os 1 ou 2, do CTMR perante um tribunal de
marcas comunitárias, não pode apresentar um novo pedido de declaração de nulidade
baseado noutro desses direitos referidos no artigo 53.º, n.os 1 ou 2, do CTMR que
pudesse ter sido invocado em apoio do primeiro pedido.
Embora o artigo 100.º do CTMR imponha a obrigação aos tribunais de marcas
comunitárias de notificarem o Instituto da data em que o pedido reconvencional é
apresentado, bem como das conclusões do processo, na prática, isso nem sempre
acontece. O titular da marca comunitária que deseje usufruir da defesa prevista no
artigo 53.º, n.º 4, do CTMR deve apresentar provas do tribunal nacional em apoio da
sua pretensão.
4.5.3
Tolerância
Nos termos do artigo 54.º do CTMR, sempre que o titular de uma marca comunitária
ou marca nacional anteriores tenha tolerado a utilização de uma marca comunitária
posterior durante cinco anos consecutivos, com conhecimento desse uso, a marca
comunitária não é suscetível de ser declarada nula, salvo se o registo da marca
comunitária posterior tenha sido efetuado de má-fé.
O objetivo do artigo 54 º do CTMR é penalizar os titulares de marcas que toleraram,
por um período de cinco anos consecutivos, o uso de uma marca comunitária
posterior, cientes de tal utilização, impedindo-os de conseguir uma declaração de
nulidade ou de se oporem à utilização dessa marca, a qual, posteriormente, poderá
coexistir com a marca anterior (acórdão de 28/06/2012, T-133/09 e 134/09 «Antonio
Basile 1952», n.º 32).
Cumpre ao titular da marca comunitária impugnada demonstrar que:
•
•
•
A marca comunitária impugnada foi utilizada na União Europeia (ou no
Estado-Membro onde a marca anterior se encontra protegida) durante um
período de pelo menos cinco anos consecutivos.
O requerente de nulidade estava ciente dessa utilização ou poderia, com
razoabilidade, presumir-se que estivesse ciente dessa utilização.
Embora o requerente de nulidade pudesse ter impedido a utilização,
manteve-se, no entanto, inativo. Não é esse o caso quando exista entre as
partes uma relação com base numa licença ou na distribuição, o que faz com
que a utilização pelo titular da marca comunitária diga respeito a produtos que
obteve legalmente do requerente de nulidade (acórdão de 22/092011, C-482/09,
«Budweiser», n.º 44; decisão de 20/07/2012 R 2230/2010 4).
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É preciso que sejam cumpridas todas as três condições. Se assim for, a prescrição por
tolerância só se aplica aos produtos ou serviços impugnados relativamente aos quais
a marca comunitária posterior foi utilizada.
O período da preclusão por tolerância tem início a partir do momento em que o titular
da marca anterior está ciente do uso da marca comunitária posterior. É neste
momento que ele dispõe da opção de não tolerar a sua utilização e, portanto, de se
opor ou obter uma declaração de nulidade da marca posterior (acórdão de 28/06/2012,
T 133/09 e 134/09 «Antonio Basile 1952», n.º 33).
Exemplo de uma situação em que poderia, com razoabilidade, presumir-se que o
titular estivesse ciente da utilização da marca comunitária impugnada é a exposição
dos produtos ou serviços de ambos os titulares com as respetivas marcas num mesmo
evento.
O artigo 54 º do CTMR não é aplicável quando o pedido da marca comunitária
impugnada tenha sido depositado de má-fé. Esta exceção só será considerada se
apresentada e comprovada pelo requerente.
4.5.3.1 Exemplos de rejeição da alegação de tolerância
Direito anterior
Sinal impugnado
Processo n.º
T-133/09 e T-134/09
(Recurso C-381/12 P)
BASILE
A recorrente não forneceu indícios que permitam estabelecer o momento a partir do qual a interveniente
tomou conhecimento da utilização da marca impugnada após o respetivo registo. Limitou‑se a afirmar
que a marca impugnada tinha sido utilizada na Itália durante mais de cinco anos e que a interveniente
deveria ter tido conhecimento deste uso. No entanto, transcorreram menos de cinco anos entre a data do
registo da marca impugnada e a data da apresentação do pedido de declaração de nulidade, não sendo
pertinente a utilização da referida marca antes da data do seu registo, na medida em que ainda não tinha
sido registada (n.º 34).
Direito anterior
Sinal impugnado
Processo n.º
DIABLO
DIABLO
R 1022/2011-1
«No caso vertente, a marca comunitária impugnada foi registada em 11 de abril de 2007 e o pedido de
nulidade apresentado em 7 de julho de 2009. Assim, a marca impugnada havia sido registada como
marca comunitária há menos de cinco anos. Dado que uma das condições previstas no artigo 54.º, n.º 2,
do CTMR não foi cumprida, a Câmara conclui que a Divisão de Anulação considerou corretamente que a
os
requerente não tinha tolerado o uso da marca comunitária» (n. 25-26).
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Direito anterior
Sinal impugnado
Processo n.º
R 2230/2010-4
A apresentação tardia de provas por parte do titular da marca comunitária mostra que, em 2005, os
produtos de marca «AQUA FLOW» estavam a ser distribuídos por várias empresas em Espanha,
incluindo a Hydro Sud. Alega-se que o requerente de nulidade estava ciente da utilização. O titular da
marca comunitária apresentou três faturas passadas a empresas terceiras localizadas em Espanha:
«Hidro Sud», «Tonocolor SL Hidro Sud» e «H2O Problematica del Agua». Estas faturas estão datadas de
18 de junho de 2004, 31 de maio de 2005 e 31 de julho de 2006 e apresentadas em papel timbrado
com uma representação da marca «AQUA FLOW». No entanto, todas essas faturas são posteriores a
maio de 2004. Mesmo presumindo-se que o requerente de anulação tinha conhecimento das mesmas,
ou das transações comerciais subjacentes, esse facto não seria suficiente para a determinação da
existência de um período ininterrupto de cinco anos antes do pedido de anulação nos termos do
os
artigo 54.º, n.º 2, do CTMR (n. 21-22). Por conseguinte, a alegação de tolerância do titular da marca
comunitária foi considerada improcedente.
Direito anterior
Sinal impugnado
Processo n.º
PURELL
R 1317/2009-1
O artigo 54.º, n.º 2, do CTMR estipula que a marca comunitária impugnada seja utilizada durante cinco
anos consecutivos na Alemanha e que os requerentes de anulação tenham tolerado essa utilização
durante este período. No caso vertente, os argumentos e os comprovativos apresentados pelas partes
não permitem concluir que a marca impugnada tenha sido utilizada na Alemanha e que se poderia
presumir com razoabilidade que os requerentes da anulação estivessem cientes da utilização, tendo
dado o seu consentimento à mesma por cinco sucessivos anos (...) os únicos elementos que sugerem
alguma ligação com a Alemanha e nos quais o titular da marca comunitária assenta primordialmente o
seu recurso (ou seja, os números relativos ao distribuidor local único e os excertos da Internet à luz da
correspondência de 2001 entre as partes) são insuficientes para sustentar que os requerentes de
anulação toleraram o uso prolongado e comprovadamente honesto da marca impugnada na Alemanha
(n.º 47).
4.5.3.2 Exemplos de aceitação (parcial) da alegação de tolerância
Direito anterior
CITYBOND
Sinal impugnado
Processo n.º
CITIBOND
3971 C
R 1918/2011-5 (recurso retirado; a
decisão da Divisão de Anulação
tornou-se definitiva)
Analisando as provas na sua totalidade, demonstra-se que foram cumpridas todas as condições relativas
à tolerância no que respeita a alguns dos serviços impugnados. Em particular, a troca de
correspondência entre as partes revelou que o requerente estava ciente da existência da marca
comunitária «CITIBOND» para alguns dos serviços. Além disso, os extratos e a declaração legal (2003),
incluídos no processo no Reino Unido, bem como o resto da informação financeira, demonstraram que o
requerente estava ciente do uso da marca comunitária «CITIBOND» no Reino Unido, tendo em conta que
o mercado financeiro é muito específico e altamente especializado.
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Direito anterior
Sinal impugnado
Processo n.º
Ghibli
Et al
R 1299/2007-2
O requerente de anulação reconheceu estar ciente do uso desse sinal em Itália. A questão jurídica visava
perceber se - para efeitos da aplicação do artigo 53.º, n.º 2, do CTMR - o requerente de anulação
também teria de estar ciente da situação legal do sinal utilizado, ou seja, do facto de que o mesmo tinha
sido usado como marca comunitária registada em Itália. No entender da Câmara, o artigo 53.º, n.º 2, do
CTMR não pode ser interpretado de modo a exigir que o titular de uma marca comunitária prove - para
além dos cinco anos de uso consecutivos, conscientemente tolerados pelo titular do direito anterior - que
o requerente de anulação também sabia, há pelo menos cinco anos, que a marca posterior se
encontrava protegida como marca comunitária. O que importa neste contexto é a circunstância objetiva
de o sinal (cuja utilização tenha sido conscientemente tolerada pelo requerente de anulação) dever ter
existido pelo menos durante cinco anos como marca comunitária. À luz das provas constante do
processo, ficou provado que quando o pedido de declaração de nulidade foi apresentado, o requerente
de anulação tinha conhecimento e tolerava o uso da marca comunitária contestada em Itália há mais de
os
cinco anos, independentemente de estar ou não ciente do facto do seu registo n. 35 e seguintes).
5
Res Judicata
Nos termos do artigo 56.º, n.º 3, do CTMR, além da defesa específica que o titular da
marca comunitária pode evocar contra um pedido de anulação ou de extinção (ver
pontos infra), um pedido de anulação ou de extinção é inadmissível se um órgão
judicial de um Estado-Membro já tiver decidido de um pedido com o mesmo objeto e
a mesma causa entre as mesmas partes e se essa decisão já tiver transitado em
julgado. O mesmo se aplica a um pedido que tenha já sido objeto de decisão anterior
pelo Instituto.
Como exceção, uma decisão prévia do Instituto, num processo de oposição não
impede um pedido de anulação posterior com base nos mesmos direitos anteriores
(ver acórdão de 14/10/2009, T-140/08, «TiMi KiNDERJOGHURT», n.º 36, recurso para
o Tribunal de Justiça improcedente). No entanto, é pouco provável que se chegue a
um resultado diferente em processos de nulidade ou extinção, exceto se estiverem
cumpridas uma ou mais das seguintes condições:
•
São comprovados novos factos (por exemplo, a prova de utilização ou do
prestígio da marca anterior não foi disponibilizada durante o processo de
oposição).
A forma como são realizadas as avaliações jurídicas fundamentais (por exemplo,
as normas para a apreciação do risco de confusão foram modificadas), por
exemplo, em resultado de acórdãos mais recentes do Tribunal de Justiça
Europeu.
•
Marca comunitária impugnada
Processo n.º
LAMBRETTA
R 2312/2010-1
(Recurso T-51/12)
«Nas suas observações, o titular da marca comunitária argumenta que o pedido de anulação deve ser
rejeitado com base no artigo 56.º, n.º 3 do CTMR, uma vez que um acórdão proferido pelo Tribunale di
Milano em 18 de março de 2010 já havia rejeitado o processo de extinção instaurado pelo requerente de
anulação. No entanto, o processo de extinção instaurado em Itália diz respeito a marcas italianas e não
os
a marcas comunitárias n.º 1 495 100 e, por conseguinte, não é relevante» (n. 16-17).
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orientações relativas à analise efetuada no instituto de

Transcrição

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