linhas de orientação relativas ao exame de marcas comunitárias

Identidade e risco de confusão
LINHAS DE ORIENTAÇÃO RELATIVAS AO
EXAME DE MARCAS COMUNITÁRIAS
EFETUADO NO INSTITUTO DE
HARMONIZAÇÃO NO MERCADO INTERNO
(MARCAS, DESENHOS E MODELOS)
PARTE C
OPOSIÇÃO
SECÇÃO 2
IDENTIDADE E RISCO DE
CONFUSÃO
CAPÍTULO 4
CARÁTER DISTINTIVO
Linhas de orientação relativas ao exame no Instituto, Parte C, Oposição
FINAL
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Identidade e risco de confusão
Índice
1
Observações gerais .................................................................................. 3
2
Avaliação do caráter distintivo ................................................................. 5
2.1
Exame do caráter distintivo: questões gerais .......................................... 5
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.2
O que constitui um «componente» ou «elemento» de um sinal? .................. 5
O que é o caráter distintivo?........................................................................... 6
Aspetos do caráter distintivo a ser examinado............................................... 8
Momento relevante ......................................................................................... 9
Produtos e serviços relevantes ...................................................................... 9
Exame do caráter distintivo intrínseco ................................................... 10
2.2.1
Princípios gerais ........................................................................................... 10
2.2.1.1
2.2.1.2
2.2.1.3
2.2.1.4
2.2.2
Temas específicos ........................................................................................ 16
2.2.2.1
2.2.2.2
2.2.2.3
2.2.2.4
2.3
Exemplos de componentes descritivos ..................................................... 12
Exemplos de componentes laudatórios..................................................... 13
Exemplos de componentes alusivos ......................................................... 14
Exemplos de marcas anteriores intrinsecamente fracas ........................... 15
Sinais constituídos por uma letra, sinais numéricos e sinais curtos .......... 16
Elementos banais ...................................................................................... 17
Declarações de renúncia ........................................................................... 18
Marcas coletivas........................................................................................ 18
Exame do caráter distintivo pronunciado............................................... 18
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Identidade e risco de confusão
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Observações gerais
Existe risco de confusão (incluindo um risco de associação) se existir a possibilidade
de o público considerar que os produtos ou serviços em causa, presumindo que
ostentam a marca em questão, provêm da mesma empresa ou de empresas
economicamente ligadas, consoante o caso.
A existência ou não de risco de confusão depende de uma apreciação global de vários
fatores interdependentes, incluindo: (i) a semelhança dos produtos e serviços, (ii) a
semelhança dos sinais, (iii) os elementos distintivos e dominantes dos sinais em
situação de conflito, (iv) o carácter distintivo da marca anterior, e (v) o público
relevante.
O primeiro passo para avaliar se existe risco de confusão é examinar esses cinco
fatores. O segundo passo consiste em determinar a sua relevância.
O Tribunal de Justiça da União Europeia (o «Tribunal») decidiu, no acórdão de
29/09/1998, C-39/97, «Canon», n.os 18 e 24:
«(...) as marcas que tenham um caráter distintivo elevado, intrinsecamente
ou em razão do conhecimento destas no mercado, gozam de uma
proteção mais ampla do que aquelas cujo caráter distintivo é mais
reduzido.
(...) o caráter distintivo da marca anterior, em especial a sua notoriedade,
deve ser tomado em consideração para apreciar se a semelhança entre os
produtos ou os serviços designados pelas duas marcas é suficiente para
dar lugar a um risco de confusão».
No seu acórdão de 11/11/1997, C-251/95, «Sabèl», n.º 23, o Tribunal também
declarou:
«(...) apreciação global deve, no que respeita à semelhança visual, fonética
ou conceptual das marcas em causa, basear-se na impressão de conjunto
produzida pelas marcas, atendendo, designadamente, aos elementos
distintivos e dominantes destas».
Por conseguinte, quer o caráter distintivo da marca anterior e, separadamente, o
caráter distintivo dos vários componentes de marcas compostas, são critérios
importantes que devem ser definidos antes de poder realizar-se uma apreciação global
do risco de confusão.
Inicialmente, é importante distinguir entre (i) a análise do caráter distintivo da marca
anterior como um todo, que determina o âmbito da proteção conferida a essa marca, e
(ii) a análise do caráter distintivo que um componente de uma marca possui, que
determina se os sinais em conflito coincidem num componente que é distintivo (e, por
conseguinte, a semelhança diz respeito a um componente importante) ou um
componente que é fraco (e, por conseguinte, refere-se à semelhança de um
componente de menor importância). Por exemplo:
Componentes/elementos de uma
marca
Virgin Cola
«Cola» é um elemento fraco em Caráter
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Marca na sua totalidade
(assumindo que não há caráter
distintivo adquirido)
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distintivo
normal
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(Bebidas não alcoólicas)
relação a refrigerantes ou às suas
misturas, pois é descritivo ou
alusivo em relação a estes
produtos.
porque, devido ao componente
«Virgin», a marca como um
todo não é descritiva ou alusiva
ou de outra forma fraca.
O elemento «Virgin» tem caráter
distintivo normal no que se refere a
tais produtos.
«Produtos», embora ligeiramente
estilizado, é um elemento fraco,
pois é descritivo relativamente a
uma ampla gama de produtos.
(Produtos eletrónicos)
Caráter
distintivo
normal
porque – devido a «Billy» ser
apresentado desta forma e à
apresentação específica da
marca – como um todo não é
«Billy’s», tal como aparece, tem descritiva ou alusiva ou de
caráter distintivo normal para tais outra forma secundária.
produtos.
«Premium» é um elemento fraco Caráter distintivo inferior ao
devido ao seu significado laudatório, normal porque todos os
referente a algo que é excelente.
componentes são fracos e a
representação geral é banal.
O quadrado cinza escuro com uma
extensão para a esquerda a meio
dá a impressão geral de uma marca
com um design simples.
(Preparações à base de cereais) No caso das preparações à base de
cereais, a imagem de uma espiga
de trigo é descritiva ou alusiva.
Enquanto o caráter distintivo deve ser avaliado no que se refere aos componentes,
quer da marca anterior, quer das marcas contestadas, o caráter distintivo da marca
como um todo é avaliado apenas em relação à marca anterior. Assim, o caráter
distintivo da marca contestada como um todo não é relevante para avaliar o risco de
confusão, como explicado detalhadamente no ponto 2.1.3, infra. Por conseguinte,
qualquer referência abaixo ao caráter distintivo da marca como um todo refere-se
exclusivamente à marca anterior.
A metodologia passo a passo empregue pelo Instituto separa, inicialmente, a avaliação
objetiva da semelhança entre os sinais separados das avaliações de caráter distintivo
das suas partes componentes 1. No entanto, posteriormente, na Avaliação Global,
todos os fatores são considerados para se chegar a uma apreciação global do risco de
confusão 2. Esta abordagem contrasta com outras abordagens que atribuem
ponderação ao caráter distintivo dos diferentes elementos das marcas e,
simultaneamente, avaliam a semelhança entre os sinais. Embora a diferença seja
apenas metodológica e não deva, em princípio, alterar a conclusão final do risco de
confusão, o Instituto segue o primeiro método descrito.
Em qualquer caso, é apenas aquando da Avaliação Global que o impacto do caráter
distintivo da marca anterior como um todo é considerado, pois o Tribunal de Primeira
Instância considerou que não é apropriado ter em conta o que possa ser um reduzido ou
elevado grau do caráter distintivo da marca anterior na fase de apreciação da semelhança
entre os sinais (acórdão de 25/03/2010, T-5/08 a T-7/08, «Golden Eagle», n.º 65 e
acórdão de 19/05/2010, T-243/08, «EDUCA Memory game», n.º 27).
1
Vide Linhas de orientação, Parte C, Oposição, Secção 2, Identidade e risco de confusão, Capítulo 3,
Comparação de sinais.
2
Vide Linhas de orientação, Parte C, Oposição, Secção 2: Identidade e risco de confusão. Capítulo 8,
Avaliação global.
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Avaliação do caráter distintivo
É útil destacar mais uma vez que a avaliação do caráter distintivo é dividida em duas
partes distintas: (i) o caráter distintivo de componentes de um sinal e (ii) o caráter
distintivo da marca anterior como um todo. Como explicado, infra, o propósito destas
avaliações realizadas em separado é diferente.
Caráter distintivo dos componentes
Ao avaliar o risco de confusão, é realizada uma análise para apurar se os
componentes coincidentes são descritivos, alusivos ou de outro modo fracos, a fim de
calcular o grau em que estes componentes coincidentes têm uma capacidade menor
ou maior para indicar a origem comercial. Esta análise reconhece que o consumidor é
mais propenso a considerar que um elemento descritivo, alusivo ou de outro modo
fraco de uma marca não está a ser utilizado para identificar uma determinada empresa
e, portanto, para distinguir produtos ou serviços dos produtos ou serviços de outras
empresas.
Consequentemente, apesar de os titulares de marcas utilizarem habitualmente
elementos descritivos, alusivos ou de outro modo fracos que integram uma marca para
informar os consumidores sobre certas características dos produtos ou serviços
relevantes, pode ser mais difícil concluir que o público pode confundir-se quanto à
origem devido às semelhanças que apenas dizem respeito aos elementos fracos.
O caráter distintivo dos componentes da marca anterior e da marca contestada deve
ser examinado.
Caráter distintivo da marca anterior como um todo
O acórdão Canon deixa claro que (i) quanto maior o caráter distintivo da marca
anterior, maior é o risco de confusão e que (ii) as marcas anteriores com um caráter
distintivo pronunciado, intrinsecamente ou devido à notoriedade que possuem no
mercado, gozam de proteção mais ampla do que aquelas cujo caráter distintivo é
menor. Consequentemente, o caráter distintivo da marca anterior como um todo
determina a intensidade e a amplitude da sua proteção e deve ser levado em
consideração para fins de avaliação do risco de confusão (mas não para avaliar a
semelhança entre as marcas – ver, neste sentido, acórdão de 27/11/2007, T-434/05,
«Activy Media Gateway», n.os 50 e 51).
2.1
Exame do caráter distintivo: questões gerais
2.1.1
O que constitui um «componente» ou «elemento» de um sinal?
O Tribunal não definiu o que deve entender-se por um «componente» ou um
«elemento» de um sinal. É fácil identificar os componentes se um sinal está
visualmente dividido em diferentes partes (por exemplo, elementos figurativos e
verbais separados). No entanto, o termo «componente» abrange mais do que tais
distinções visuais. Em última análise, a perceção do sinal pelo público-alvo é
determinante, existindo um componente se o público assim o perceber. Por exemplo, o
público-alvo muitas vezes considera sinais constituídos por uma palavra como sendo
compostos por diferentes componentes, em particular quando uma parte tem um
significado claro e evidente, enquanto as restantes não têm significado ou têm um
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Identidade e risco de confusão
significado diferente (por exemplo, na marca EUROFIRT, «Euro» será amplamente
entendido como referindo-se à Europa, enquanto «Firt» não tem significado, o que faz
com que esta marca nominativa inclua dois componentes: «Euro» e «Firt»). Nesses
casos, os elementos de sinais constituídos por uma palavra podem ser considerados
como «componentes», segundo a terminologia do Tribunal. No entanto, as marcas
nominativas não devem ser artificialmente divididas em componentes que não serão
identificadas pelo público relevante como elementos separados. É necessária uma
avaliação caso a caso para apurar se a divisão de um sinal em componentes é
meramente artificial (por exemplo, se dividir a palavra «LIMEON» para frutas, nos
componentes «LIME» e «ON» seria artificial ou não) 3.
2.1.2
O que é o caráter distintivo?
O Tribunal de Justiça definiu caráter distintivo da seguinte maneira:
«Para determinar o caráter distintivo de uma marca e, portanto, para
avaliar se possui um carácter distintivo elevado, o órgão jurisdicional
nacional deve apreciar globalmente a maior ou menor adequação da
marca identificar os produtos ou serviços relativamente aos quais foi
registada como provenientes de uma empresa específica, e, portanto,
distinguir esses produtos ou serviços dos de outras empresas (o
sublinhado foi acrescentado).»
(ver acórdão de 22/06/1999, C-342/97, «Lloyd Schuhfabrik Meyer, n.º 22).
É importante ter em conta que o caráter distintivo é uma questão de grau e que, ao
analisá-lo, aplica-se uma escala móvel em que um sinal ou um elemento de um sinal
pode carecer inteiramente de caráter distintivo, ser altamente distintivo ou situar-se em
qualquer ponto intermédio.
3
Tal é explicado em maior detalhe nas Linhas de orientação, Parte C, Oposição, Secção 2, Identidade e
risco de confusão, Capítulo 3, Comparação de sinais.
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Distinctiveness
Reputed
Use > recognition
Enhanced distinctiveness
Arbitrary
KDRAK - Transport
EARTH - Clothing
MUNCHIES - Snack
Allusive
Registrable
Descriptive
Generic
SCIENCE – Magazine
CARGO - Trucks
Caráter distintivo
Reputado
Uso > reconhecimento
Caráter distintivo pronunciado
Arbitrário
KDRAK - Transporte
EARTH - Vestuário
MUNCHIES - Snack
Alusivo
Suscetível de registo
Descritivo
Genérico
SCIENCE - Revista
CARGO - Camiões
Um sinal ou um elemento de um sinal é não distintivo se for exclusivamente
descritivo relativamente aos próprios produtos e serviços ou às caraterísticas desses
produtos e serviços (tais como a sua qualidade, valor, finalidade, origem, etc.) e/ou se
a sua utilização na vida comercial for comum no que se refere aos produtos e serviços.
De forma análoga, um sinal ou um elemento de um sinal que é genérico (como uma
forma comum de um recipiente ou uma cor comum) também não tem caráter distintivo.
Um sinal ou um elemento de um sinal será distintivo em grau reduzido se alude a
características dos produtos e serviços (mas não é exclusivamente descritivo
relativamente às mesmas).
Considera-se que um sinal ou um elemento de um sinal que não é descritivo nem
alusivo possui um grau «normal» de caráter distintivo intrínseco. Isto significa que
o sinal ou o elemento de um sinal em questão é totalmente distintivo, no sentido de
que a sua capacidade de identificar os produtos e serviços relativamente aos quais foi
registado como provenientes de uma determinada empresa não é de nenhuma forma
diminuída ou prejudicada.
Um eventual maior grau de caráter distintivo da marca anterior adquirido através da
utilização ou por ser uma marca altamente original, incomum ou única, deve ser
comprovado pelo seu titular, apresentando elementos de prova adequados (ver
também o ponto 2.3, infra).
De forma análoga, um requerente de um pedido de marca comunitária pode
argumentar que o sinal anterior ou um elemento de um sinal é distintivo em grau
reduzido. O requerente do pedido de registo deve provar que tais reivindicações
afetam negativamente o caráter distintivo da marca anterior. Um dos argumentos
mais frequentes aduzidos pelos requerentes é que a marca anterior, ou um dos seus
componentes, tem um caráter distintivo de grau reduzido, dado que existem muitas
marcas que consistem no elemento em questão ou o incluem. Nos casos em que este
argumento apenas é suportado pelo requerente referindo-se a registos de marcas, o
Instituto considera que a existência de vários registos de marcas não é, por si só,
particularmente conclusiva, uma vez que não reflete, necessariamente, a situação no
mercado. Por outras palavras, apenas com base nos dados do registo, não pode ser
assumido que todas as marcas tenham sido utilizadas com eficácia.
Daqui resulta que, a fim de provar que o elemento em questão tem um grau reduzido
de caráter distintivo, a prova apresentada deve demonstrar que os consumidores
foram expostos a uma utilização de marcas que inclui o elemento em questão e se
acostumaram às mesmas.
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Identidade e risco de confusão
Na questão do caráter distintivo da marca anterior como um todo, esta deve ser
sempre considerada como tendo pelo menos um grau mínimo de caráter distintivo
intrínseco. As marcas anteriores, comunitárias ou nacionais, gozam de uma
«presunção de validade», que o Instituto não tem competência para anular. O Tribunal
deixou claro no seu acórdão de 24/05/2012, C-196/11, «F1-LIVE», n.os 40-41, que
«num processo de oposição a um pedido de registo de uma marca comunitária, a
validade das marcas nacionais não pode ser posta em causa». O Tribunal acrescentou
que «deve realçar-se que a caraterização de um sinal como descritivo ou genérico
equivale a negar o seu caráter distintivo».
2.1.3
Aspetos do caráter distintivo a ser examinado
O caráter distintivo deve ser avaliado em relação a todas as características relevantes
das marcas e dos seus componentes. Por conseguinte, a avaliação deve atender à
capacidade de as palavras, os elementos figurativos, as cores e/ou os aspetos
tridimensionais dos sinais identificarem os produtos ou serviços como provenientes de
uma empresa particular.
O caráter distintivo de um sinal pode ser reforçado quando o mesmo é utilizado na
medida em que goza de reconhecimento no mercado (ver ponto 4.2.3, infra).
O Instituto examina os principais aspetos do caráter distintivo da seguinte maneira:
1.
O primeiro aspeto é analisar se, e em que medida, os componentes são
descritivos 4, laudatórios ou de outra forma não distintivos. O objetivo é
determinar se as partes comuns dos sinais são ou não os elementos (mais)
distintivos (ver ponto 2.2, infra).
2.
O segundo aspeto é verificar o caráter distintivo da marca anterior como um
todo. Nesta fase, o Instituto deve considerar se a marca anterior adquiriu um
caráter distintivo, em consequência da utilização que o oponente fez dela (ver
ponto 2.3, infra).
O grau do caráter distintivo per se do sinal anterior é um dos fatores a serem levados
em conta na avaliação global (acórdão de 11/11/1997, C-251/95, «Sabèl», n.º 23).
Trata-se de uma questão jurídica, que deve ser examinada pelo Instituto, mesmo que
as partes não façam observações sobre a mesma. Por outro lado, o grau de caráter
distintivo pronunciado adquirido pela utilização do sinal anterior é uma questão de
direito e de facto, que o Instituto não pode examinar a menos que o oponente o
reivindique e fundamente.
O caráter distintivo intrínseco da marca contestada como um todo não é examinado no
âmbito do processo de oposição. Se, durante o procedimento de exame não tiver sido
levantada uma objeção, presume-se que existe pelo menos um caráter distintivo
mínimo. O caráter distintivo pronunciado do sinal contestado é irrelevante, porque o
risco de confusão requer que se considere o âmbito da proteção da marca anterior, e
não o da marca objeto do pedido. Se se reconhece a uma marca anterior um âmbito
mais amplo de proteção em razão do seu caráter distintivo pronunciado, a notoriedade
adquirida pela marca objeto do pedido é, por uma questão de princípio, irrelevante
4
Sujeito à ressalva de que a marca anterior como um todo nunca pode ser considerada não distintiva ou
genérica pela Divisão de Oposição.
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Identidade e risco de confusão
para efeitos de apreciação do risco de confusão (acórdão de 03/09/2009, C-498/07P,
«La Española», n.º 84).
2.1.4
Momento relevante
O caráter distintivo intrínseco dos sinais (ou respetivos componentes) deve ser
avaliado no momento da decisão. O caráter distintivo pronunciado da(s) marca(s)
anterior(es) (se reivindicado) deve existir (i) no momento da apresentação do pedido
de marca comunitária contestado (ou qualquer data de prioridade) e (ii) no momento
da decisão.
É importante definir o momento exato para avaliar o caráter distintivo porque o grau de
caráter distintivo das marcas não é constante, mas varia de acordo com a perceção do
público. Esta perceção pode mudar não só devido à natureza da utilização da marca
específica, mas também devido a outros fatores (todos estes elementos só podem ser
considerados com base nos elementos de prova apresentados pelas partes). Por
exemplo, a perceção do público pode mudar se uma marca ou algum dos seus
componentes tiver, entretanto, sido utilizada de forma semelhante por várias
empresas/comerciantes no setor de mercado relevante. Essa utilização comum pode
erodir a singularidade de um sinal e, consequentemente, a sua capacidade de indicar
a origem dos produtos e serviços. Neste contexto, é importante avaliar
cuidadosamente se a situação descrita se verifica em todas as áreas geográficas e em
relação a todos os produtos e serviços relevantes.
A título de exemplo, devido a mudanças tecnológicas na área das TI, tem havido um
aumento do número de casos em que componentes como «I» (internet), «E»
(eletrónico) e «M» (móvel) são utilizados de forma adjacente a uma palavra com
significado. No contexto das comunicações eletrónicas, são considerados atualmente
descritivos (decisão de 19/04/2004, R 0758/2002-2, «ITUNES», n.º 11), ao passo que
anteriormente eram considerados distintivos.
2.1.5
Produtos e serviços relevantes
A avaliação do caráter distintivo intrínseco dos sinais (ou respetivos componentes) é
realizada apenas relativamente aos produtos ou serviços que foram considerados
idênticos ou semelhantes, isto é:
•
A marca anterior é avaliada no que se refere aos produtos e serviços registados
que foram considerados idênticos ou semelhantes aos produtos e serviços
contestados;
•
A marca contestada é avaliada em relação aos produtos ou serviços que foram
considerados idênticos ou semelhantes aos da marca anterior.
Quando o caráter distintivo do sinal anterior (ou componente) difere dependendo dos
produtos ou serviços que abrange, tal pode ter de ser considerado para determinar o
âmbito da comparação dos produtos e serviços dos sinais em conflito. Por exemplo,
mesmo que não haja identidade entre os produtos ou serviços contestados e alguns
dos produtos ou serviços da marca anterior relativamente aos quais o caráter distintivo
da marca anterior (ou um elemento comum a ambos os sinais em conflito) é
considerado inferior ao normal, o Instituto deve levar em conta outros produtos ou
serviços da marca anterior que são semelhantes (não idênticos) aos da marca
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Identidade e risco de confusão
contestada, mas para os quais o caráter distintivo da marca anterior (ou componente
em questão) é normal (ou elevado).
Por exemplo, a marca anterior $tilettos abrange calçado feminino e chapelaria e os
produtos em causa são calçado. $tilettos é alusivo e, consequentemente, fraco no
que se refere ao calçado feminino, que é idêntico aos produtos contestados. No
entanto, $tilettos tem caráter distintivo normal no que se refere à marca anterior de
chapelaria, que é semelhante aos produtos contestados. O Instituto deve pesar estes
fatores
inter-relacionados na Avaliação Global.
A avaliação do caráter distintivo pronunciado da marca anterior é realizada apenas em
relação aos produtos ou serviços protegidos pelo sinal relativamente ao qual é
reivindicado um elevado caráter distintivo.
Além disso, é a perceção do público-alvo relativamente a esses produtos e serviços
que tem relevância (por exemplo, dependendo de estar ou não envolvido um público
especializado).
2.2
Exame do caráter distintivo intrínseco
2.2.1
Princípios gerais
O primeiro passo no exame do caráter distintivo da marca anterior como um todo e de
um componente dos sinais a ser comparado consiste em examinar o seu caráter
distintivo intrínseco.
O exame do caráter distintivo intrínseco é, por sua vez, realizado em duas fases: em
primeiro lugar, deve-se determinar se o público-alvo reconhece o conteúdo semântico
na marca em causa e, em segundo lugar, se o conteúdo semântico percebido está
relacionado com a vida comercial e/ou é habitualmente utilizado na vida comercial no
que se refere aos produtos e serviços idênticos ou semelhantes.
No que respeita à primeira fase, ou seja, saber se o público-alvo reconhece um
conteúdo semântico, a avaliação é realizada com base na comparação conceptual dos
sinais, que é descrita em detalhe noutro Capítulo destas Linhas de orientação 5.
O caráter distintivo intrínseco das marcas ou dos seus componentes deve ser avaliado
tendo em conta (cada uma das) a(s) área(s) geográfica(s) em causa e os seus
diferentes contextos linguísticos e culturais. Assim sendo, em algumas partes do
território em causa o público pode não entender o conteúdo descritivo que uma marca
possa ter noutras partes. Nesses casos, o caráter distintivo da marca numa área não
deve ser considerado limitado no que se refere à sua diferente perceção noutras
áreas.
Abaixo apresenta-se um exemplo de um caso em que as considerações linguísticas
foram fundamentais para a questão do caráter distintivo:
5
Vide Linhas de orientação, Parte C, Oposição, Secção 2, Identidade e risco de confusão, Capítulo 3,
Comparação de sinais: comparação conceptual.
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Identidade e risco de confusão
Sinal anterior
Sinal contestado
Processo n º
FRUTISOL
Solfrutta
T-331/08
P & S: classes 29, 30 e 32
Território: UE
Avaliação dos componentes «frut» e «sol»: «(...) é necessário distinguir entre a perceção do público
nos Estados-Membros, como a Itália e a Espanha, onde os elementos «sol» e «frut» são geralmente
reconhecíveis e podem ser entendidos como alusão a «sol» e «fruta», respetivamente, e a perceção
por parte do público nos Estados-Membros, como a Hungria, a Finlândia e a Lituânia, onde esses
elementos não apresentam tal equivalente próximo nas suas línguas nacionais.» Na primeira
categoria de Estados-Membros, os consumidores são suscetíveis de associar as duas marcas com as
noções de «fruta» e «luz do sol». Haverá, consequentemente, um certo nível de semelhança
conceptual entre as marcas. Nos Estados-Membros da segunda categoria, os consumidores não
perceberão qualquer semelhança conceptual entre os sinais, uma vez que não atribuem nenhum
os
significado especial às partes constituintes de qualquer dos sinais. (n. 21 a 24).
A segunda fase consiste em correlacionar qualquer significado que o público percebe
nas marcas com os produtos e serviços idênticos ou semelhantes em conflito: se o
público-alvo percebe tal significado como descritivo, laudatório ou alusivo, etc., no que
se refere a esses produtos e serviços, o seu caráter distintivo é diminuído em
conformidade. Pode ser necessário distinguir entre os vários produtos e serviços
envolvidos, pois a conclusão pela inexistência de caráter distintivo ou pela existência
limitada de caráter distintivo pode respeitar apenas uma parte desses produtos e
serviços.
Os critérios utilizados para analisar o caráter distintivo intrínseco de um sinal ou de um
componente de um sinal são iguais aos princípios relevantes aplicados na análise de
marcas no que se refere aos motivos absolutos 6. No entanto, em disputas de motivos
relativos, a questão não está apenas em saber se um sinal ou componente é distintivo
ou não (ou seja, se atinge o limite mínimo de caráter distintivo para o registo), mas
também em que grau é distintivo na escala difusa mencionada anteriormente. Assim,
por exemplo, um termo que não é descritivo mas apenas alusivo relativamente aos
produtos ou serviços em questão pode ser distintivo o suficiente para passar no teste
dos motivos absolutos mas, ainda assim, ter caráter distintivo inferior ao normal para
efeitos dos motivos relativos.
Presume-se que as marcas registadas anteriores têm pelo menos um grau mínimo de
caráter distintivo intrínseco 7. Nos casos em que forem apresentados elementos de
prova para contestar tal presunção e os mesmos forem considerados procedentes, à
marca anterior apenas pode ser concedido um âmbito muito restrito de proteção,
embora a proteção não seja completamente negada. Se o titular da marca comunitária
provar ter iniciado uma ação visando a anulação da marca anteriormente registada,
pode ser necessário suspender o processo de oposição e aguardar o resultado da
referida ação.
O resultado do exame do caráter distintivo intrínseco será um dos seguintes.
Componentes
•
6
7
O componente tem caráter distintivo inferior ao normal ou não tem caráter
distintivo por ser descritivo, alusivo ou laudatório das características dos
Descrição nas Linhas de orientação, Parte B, Exame.
Ver acórdão C-196/11, «F1-LIVE», supracitado no ponto 2.1.2.
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Identidade e risco de confusão
produtos ou serviços idênticos ou semelhantes (ou porque é de outra forma
fraco). Vejam-se os exemplos infra.
•
O componente tem um caráter distintivo normal por não ser descritivo,
evocativo, alusivo ou laudatório (ou porque não é de outra forma fraco) em
relação aos produtos ou serviços idênticos ou semelhantes.
Marca anterior
•
A marca anterior tem um caráter distintivo inferior ao normal porque, como
um todo, é alusiva ou laudatória das características dos produtos ou serviços
idênticos ou semelhantes (ou porque é de outra forma fraca). Como referido
anteriormente, o Instituto não conclui que uma marca anterior, como um todo, é
descritiva e/ou não-distintiva 8;
•
A marca anterior tem um caráter distintivo normal porque, como um todo, não é
descritiva, evocativa, alusiva ou laudatória (ou não é de outra forma fraca) em
relação aos produtos ou serviços idênticos ou semelhantes.
Note-se que é prática do Instituto considerar que uma marca (ou componente) anterior
que não é descritiva (ou não é de outra forma não distintiva) tem um grau normal de
caráter distintivo intrínseco. Como indicado, acima, este grau de caráter distintivo pode
ser elevado se for apresentada evidência apropriada que demonstre a aquisição de
um caráter distintivo reforçado da marca anterior através da utilização, ou por ser esta
altamente original, incomum ou única.
Conforme referido no ponto 2.1 acima, as marcas nominativas constituídas por uma
única palavra podem conter vários componentes, alguns dos quais podem ser mais
distintivos do que outros (ver T-331/08 «Solfrutta» supra).
2.2.1.1 Exemplos de componentes descritivos
Sinal anterior
Sinal contestado
BYLY
Processo n º
T-514/08
P & S: classe 3
Território: UE
Avaliação do elemento «produtos»: «(...) o termo «produtos» não é suficientemente distintivo para ser
levado em consideração pelos consumidores» (n.º 39).
Sinal anterior
Sinal contestado
Processo n º
T-490/08
P & S: classe 36
Território: UE
Avaliação de «CAPITAL MARKETS»: «o público pertinente, composto por consumidores muito
atentos, bem informados e familiarizados com a terminologia financeira inglesa de base, atribuirá
pouca importância ao significado dos termos «capital» e «markets», que são descritivos dos referidos
serviços e que não lhe permitem identificar a proveniência comercial das marcas em causa» (n.º 59).
8
Ver o que é referido no ponto 2.1.2 sobre a «presunção de validade» que assiste às marcas registadas
anteriores.
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Identidade e risco de confusão
Sinal anterior
Sinal contestado
Processo n º
R 0834/2009-1
P & S: classes 3 e 5
Território: UE
Avaliação do direito anterior: embora os sinais apresentem algumas semelhanças, a expressão
«NATURAL BRONZE» («BRONZE NATURAL») é descritiva no que se refere à finalidade dos
produtos (bronzeamento) em relação aos produtos da classe 3 (n.º 31).
Sinal anterior
(CINEDAY et al.)
Sinal contestado
Processo n º
CINETAIN
R 1306/2009-4
P & S: classes 38 e 41
Território: Espanha
Avaliação do elemento «CINE»: A palavra «cine» tem um significado descritivo no sentido de
«cinema» («filme»). Por conseguinte, este componente tem relevância meramente limitada na
perceção dos sinais (n.º 36).
Sinal anterior
Sinal contestado
Processo n º
NATURAL BEAUTY FROM
WITHIN («BELEZA NATURAL
VINDA DE DENTRO»)
R 0991/2010-2
P & S: classes 3 e 5
Território: Alemanha
Avaliação do elemento «NATURAL BEAUTY» («BELEZA NATURAL»): O elemento «NATURAL
BEAUTY» é uma indicação simples e básica do tipo e da qualidade dos produtos. O público alemão
os
entende o significado dessas duas palavras básicas, bem como a combinação de ambas (n. 31 a
35).
2.2.1.2 Exemplos de componentes laudatórios
Sinal anterior
Sinal contestado
Processo n º
MAGIC SEAT
T-363/06
P & S: classe 12
Território: Espanha
Avaliação do elemento «MAGIC»: A palavra «magic» («mágico») é percebida pelo público-alvo como
um qualificador simples para a palavra «seat» em razão da sua semelhança com a palavra espanhola
«mágico», que é puramente laudatória (n.º 39). O Tribunal considerou que o elemento «SEAT» não
será associado com a palavra inglesa seat em Espanha, mas sim com o conhecido fabricante de
automóveis espanhol. Por conseguinte, conclui-se ser distintivo relativamente aos produtos da classe
12 (n.º 37).
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Identidade e risco de confusão
Sinal anterior
Sinal contestado
Processo n º
T-492/08
STAR SNACKS
P & S: classes 29, 30 e 32
Território: UE
Avaliação do elemento «STAR»: O elemento nominativo «STAR» («ESTRELA») é laudatório, pois
constitui (em conjunto com os restantes elementos dos sinais) uma mera referência a produtos
alimentares de qualidade elevada (n.º 52).
2.2.1.3 Exemplos de componentes alusivos
Sinal anterior
Sinal contestado
EL COTO
Processo n º
T-332/04
P & S: classes 33, 35, 39
Território: UE
Avaliação do caráter distintivo da imagem no pedido de marca comunitária contestado: O elemento
figurativo da marca evoca uma vinha; este componente tem pouco valor distintivo no que se refere
aos vinhos (n.º 38).
Avaliação do caráter distintivo intrínseco da palavra «COTO»: «O facto de um termo ser corrente
numa língua comunitária não significa, em princípio, que não é distintivo nos casos em que não
designa os produtos ou qualquer característica dos produtos para os quais foi registado» (n.º 51).
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Identidade e risco de confusão
Sinal anterior
Sinal contestado
Processo n º
WORLDLINK
T-325/04
P & S: classe 36
Território: UE
Avaliação dos elementos «LINK» («LIGAÇÃO») e WORLD («MUNDO»): o elemento «link» não é
imediatamente descritivo, nomeadamente no que se refere a «serviços bancários para o
levantamento de dinheiro, serviços de transferência de fundos e pagamentos; serviços de informação
financeira» (classe 36) abrangidos pela marca anterior, mas meramente alusivo em relação aos
mesmos. Pelo contrário, o elemento «world» será percebido como descritivo de um aspeto dos
serviços abrangidos, uma vez que os serviços financeiros são muitas vezes prestados a nível
mundial. Assim, deve concluir-se que existe um risco de confusão, não obstante o facto de a marca
anterior ser alusiva em determinada medida (n.º 68).
Sinal anterior
Sinal contestado
Processo n º
T-5/08 para T-7/08
P & S: classe 30
Território: Bélgica, Alemanha, Grécia, Espanha, França, Itália, Luxemburgo, Países Baixos, Áustria e
Portugal
Avaliação do elemento figurativo de uma caneca vermelha num leito de grãos de café: «(…) a
representação de uma caneca vermelha num leito de grãos de café na parte inferior da marca tem, no
que respeita aos produtos em causa, um caráter distintivo diminuto. (…) não se pode considerar que
uma caneca vermelha e grãos de café possuem um caráter distintivo pronunciado, pois são
evocativos dos produtos em causa. Pelo contrário (...)que se trata de elementos banais. (…) no que
respeita à comercialização de café ou de bebidas à base de café, o que vem naturalmente ao espírito
é a representação de café pronto a ser bebido numa caneca e de café sob a forma de grãos»
(n.º 44).
2.2.1.4 Exemplos de marcas anteriores intrinsecamente fracas
Sinal anterior
Sinal contestado
Processo n º
R 522/2010-1
(recurso pendente)
P & S: classes 30, 31 e 42
Território: UE
Avaliação de caráter distintivo do sinal anterior: «(...) A Câmara considera que o sinal anterior é uma
marca com um caráter distintivo muito fraco. Como foi descrito acima, a impressão geral deste sinal
não é mais do que o desenho simplificado de uma etiqueta em que a palavra «PREMIUM» tem
destaque visual. Esta palavra é uma referência laudatória a uma coisa excelente (por exemplo, a
qualidade de um produto), e devido à sua generalização e à sua utilização comum na comercialização
de vários produtos e serviços, será compreendida pela maior parte do público europeu» (n.º 38).
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Identidade e risco de confusão
Sinal anterior
Sinal contestado
KID
Processo n º
R 0249/2002-3
P & S: classe 28
Território: Espanha
Avaliação de caráter distintivo do sinal anterior: A marca anterior consiste na palavra KID. Esta
palavra significa uma pessoa jovem ou uma criança. Aplicada a jogos e brinquedos da classe 28, o
termo é claramente descritivo. Indica, de forma direta e imediata, o destino dos produtos abrangidos
pelo registo anterior. Por esse motivo, a marca do oponente tem um caráter distintivo muito fraco (n.º
16).
Sinal anterior
Sinal contestado
Processo n º
ALASKA
ALASKA ECU
R 1239/2008-1
P & S: classe 11 – Frigoríficos e congeladores
Território: Espanha
Avaliação de caráter distintivo do sinal anterior: «(...) Tendo em conta que o elemento nominativo
«Alaska» tem um fraco caráter distintivo ao ser alusivo aos produtos em causa (...)» (n.º 51).
«(...) Esta conclusão é ainda apoiada pelo fraco caráter distintivo da marca do oponente e pelo facto
de o oponente também não ter alegado que a sua marca tinha um caráter distintivo reforçado em
virtude da utilização ou da notoriedade, e por não ter apresentado elementos de prova nesse sentido.
Como referido anteriormente, tal não poderia ser deduzido com base nos elementos de prova de
utilização (...)» (n.º 53).
2.2.2
Temas específicos
2.2.2.1 Sinais constituídos por uma letra, sinais numéricos e sinais curtos
O Tribunal de Justiça, no seu acórdão de 09/09/2010, C-265/09P «α», considerou que
o caráter distintivo de marcas constituídas por uma única letra deve ser avaliado de
acordo com os critérios que se aplicam a outras marcas nominativas (n.os 33-39).
Apesar de o acórdão tratar dos motivos absolutos, o facto é que o princípio confirmado
pelo Tribunal também se aplica em casos inter partes, quando se trata de determinar o
âmbito da proteção de marcas constituídas por uma única letra.
O Tribunal, apesar de reconhecer que pode ser mais difícil estabelecer o caráter
distintivo de marcas constituídas por uma única letra do que no caso de outras marcas
nominativas, considerou que tais circunstâncias não justificam a fixação de critérios
específicos e mais rigorosos para esse tipo de marca. Também recordou o bem
estabelecido princípio de que o caráter distintivo de uma marca constituída por uma
única letra, representada em caráteres normais ou estilizados, deve ser avaliado com
base numa avaliação factual, tendo em conta os produtos e/ou serviços em causa.
Esta decisão implica que não é correto basear-se em pressupostos como sejam
declarações a priori no sentido de que os consumidores não têm o hábito de perceber
letras isoladas como marcas, ou em argumentos genéricos como aquele relativo à
disponibilidade de sinais, dado o número limitado de letras.
O Tribunal Geral confirmou que uma marca constituída por uma única letra ou um único
algarismo pode de facto ser intrinsecamente distintiva (ver acórdão de 08/05/2012, caso
T-101/11 G/G+, n.º 50 e acórdão de 06/10/2011, T-176/10 «Seven for all mankind»,
n.º 36 no que se refere a algarismos). No seu acórdão de 10/05/2011, T-187/10 «G/G»,
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Identidade e risco de confusão
o Tribunal Geral rejeitou o argumento, apresentado pelo recorrente, de que as letras
individuais são, por si sós, desprovidas de caráter distintivo e que só a sua
representação gráfica seria protegida (ver n.os 38 e 49).
Consequentemente, embora as marcas anteriores registadas constituídas por uma
única letra (ou algarismo) representadas em caráteres normais gozem da
presunção de validade, o seu caráter distintivo intrínseco terá, em última análise, de
ser avaliado relativamente aos produtos e/ou serviços em causa.
Se for realizada a reivindicação correspondente, deve ter-se em conta os elementos
de prova apresentados pelo oponente que demonstram, sem margem para dúvidas,
que a sua marca registada constituída por uma única letra tem pelo menos caráter
distintivo pronunciado, se não notoriedade. Esta circunstância poderia conceder à
marca anterior um âmbito da proteção mais amplo. O respetivo impacto no resultado
final deve ser cuidadosamente avaliado: o caráter distintivo pronunciado ou a
notoriedade da marca anterior não justifica a determinação da existência de risco de
confusão se a diferente caraterização gráfica das marcas permitir distingui-las com
segurança.
As considerações efetuadas anteriormente aplicam-se quer a marcas constituídas por
letras/algarismos representadas em caráteres normais (ou seja, marcas nominativas),
quer por uma única letra/algarismo estilizado.
Além disso, de acordo com o acórdão «α», no que respeita a sinais constituídos por
duas letras, a menos que a combinação de letras, como tal, seja intrinsecamente
não distintiva no que se refere aos produtos e serviços (por exemplo «XL» para
produtos da classe 25), tais sinais não são necessariamente distintivos apenas em
grau reduzido. Aos algarismos aplicam-se as mesmas regras.
2.2.2.2 Elementos banais
Há casos em que os sinais são compostos por um elemento verbal distintivo (ou
vários) e por um elemento figurativo (ou vários), que é percebido pelo público-alvo
como sendo banal ou que se tornou banal. Tais elementos figurativos consistem
geralmente numa forma geométrica simples (por exemplo, quadros, rótulos) ou em
cores utilizadas frequentemente no setor de mercado em causa (por exemplo,
vermelho para extintores de incêndio, amarelo, vermelho ou laranja para os serviços
postais, dependendo do Estado-Membro em causa). Por esta razão, tais elementos
comuns são considerados não distintivos.
Sinal anterior
Sinal contestado
ARCO
Processo n º
R1929/2010-2
P & S: classe 9
Território: UE
Avaliação de elementos figurativos: os elementos verbais dos dois sinais coincidem. Mesmo que não
seja insignificante em termos do seu tamanho, o elemento figurativo da marca comunitária contestada é
suscetível de ser percebido pelos consumidores no essencial como um mero elemento decorativo, e não
como um elemento que indica a origem comercial dos produtos (n.º 43).
Linhas de orientação relativas ao exame no Instituto, Parte C, Oposição
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Identidade e risco de confusão
2.2.2.3 Declarações de renúncia
Nos termos do artigo 37.º, do CTMR, o Instituto pode impor uma declaração de
renúncia se a marca contiver um elemento que não é distintivo e se a inclusão desse
elemento suscitar dúvidas quanto ao âmbito da proteção. O Instituto também aceita
declarações apresentadas voluntariamente. Alguns sistemas nacionais de marcas
também preveem declarações de renúncia.
Tais declarações vinculam o Instituto e têm efeito obrigatório, mesmo que à luz de
uma análise independente o elemento possa parecer distintivo.
O efeito de uma declaração de renúncia consiste em:
•
Se a marca anterior contém uma declaração de renúncia, o titular é impedido de
invocar com procedência direitos relativamente ao elemento objeto da
declaração de renúncia. Por conseguinte, não há qualquer risco de confusão
num pedido posterior de marca comunitária que coincide apenas no elemento
que é objeto de declaração de renúncia (ver decisão de 06/10/2008,
R 0021/2008-4 – «AUTENTICO JABUGO», n.º 17, em que JABUGO foi objeto
de declaração de renúncia).
•
Se a marca figurativa anterior contém duas palavras e ambas são renunciadas, o
âmbito da proteção é reduzido à forma específica e à sequência segundo a qual
as duas palavras são combinadas.
Deve observar-se o seguinte: se as duas marcas coincidem no elemento objeto de
declaração de renúncia, uma declaração de renúncia apresentada pelo requerente do
pedido de marca comunitária não servirá qualquer propósito, pois não pode obrigar o
titular da marca anterior. Por outras palavras, o requerente do pedido de marca
comunitária não pode reduzir unilateralmente o âmbito da proteção da marca anterior
(ver decisão de 11/02/2010, R 0229/2009-2 – «DOUGHNUT THEATER», n.º 58, ou
decisão de 29/03/2012, R 2499/2010-1 – «ACETAT Silicon 101E (fig.), n.os 18 e 19).
2.2.2.4 Marcas coletivas
Caso a marca na qual se baseia a oposição seja uma marca coletiva, o seu caráter
distintivo intrínseco deve ser avaliado da forma habitual. A marca pode ter um caráter
distintivo intrínseco diminuto ou mesmo muito diminuto no que se refere à natureza ou
outras características dos produtos em causa. O facto de a marca ser uma marca
coletiva não implica que o seu âmbito da proteção seja mais amplo (ver acórdão de
13/06/2012, T-534/10, «HELLIM», n.os 49-52, e o acórdão de 12/05/2012, T-143/11,
«FFR» n.º 61).
2.3
Exame do caráter distintivo pronunciado
Como mencionado supra, após o exame do caráter distintivo intrínseco, o segundo
aspeto é verificar 9 – desde que o oponente tenha realizado a correspondente
reivindicação – se a marca anterior adquiriu caráter distintivo pronunciado no momento
do depósito (ou data de prioridade) da marca comunitária contestada em
consequência da utilização que o oponente tenha feito da mesma.
9
Vide Linhas de orientação, Parte C, Oposição, Secção 1, Questões processuais.
Linhas de orientação relativas ao exame no Instituto, Parte C, Oposição
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Identidade e risco de confusão
O caráter distintivo da marca anterior deve ser sempre levado em conta ao decidir-se
sobre o risco de confusão. Quanto mais pronunciado o caráter distintivo da marca
anterior, maior é o risco de confusão (acórdão de 11/11/1997, C-251/95, «Sabèl»,
n.º 24). Assim, as marcas com um caráter distintivo pronunciado, intrinsecamente ou
em razão do reconhecimento que possuem no mercado, gozam de uma proteção mais
ampla do que aquelas cujo caráter distintivo é menor (acórdão de 29/09/1998,
C-39/97, «Canon», n.º 18).
Na prática, tal significa que o facto de uma marca anterior ter caráter distintivo
pronunciado ou notoriedade é um argumento a favor da existência de risco de
confusão.
O caráter distintivo pronunciado requer o reconhecimento da marca pelo público-alvo.
Este reconhecimento pode aumentar o caráter distintivo de marcas com pouco ou
nenhum caráter distintivo intrínseco ou aquelas que são intrinsecamente distintivas.
Marca anterior
Sinal contestado
CRISTAL
Processo n º
R 0037/2000-2
P & S: classe 33
Território: França
Avaliação da marca anterior «CRISTAL»: «Quanto à reivindicação de que «Cristal» é um termo
descritivo relativamente aos produtos em causa (vinhos espumantes com caráter cristalino), a Câmara
não pode aceitá-la. Por um lado, trata-se de uma indicação evocativa que sugere o caráter cristalino dos
vinhos, mas que de forma alguma descreve o produto em causa. Por outro lado, [a Câmara] considera
que foi demonstrado o caráter distintivo pronunciado da marca CRISTAL no mercado francês» (n.º 31).
O Tribunal emitiu algumas orientações no que diz respeito à avaliação do caráter
distintivo adquirido pela utilização da marca anterior e apresentou uma lista não
exaustiva de fatores:
«Nesta
apreciação
devem
ser
tomadas
em
consideração,
designadamente, as qualidades intrínsecas da marca, incluindo o facto de
apresentar ou não elementos descritivos dos produtos ou serviços para os
quais foi registada, a quota de mercado da marca, a intensidade, a área
geográfica e a duração do uso dessa marca, a importância dos
investimentos feitos pela empresa para a promover, a proporção dos meios
interessados que identifica o produto como provenientes de uma empresa
determinada graças à marca e declarações das câmaras de comércio e
indústria ou de outras associações profissionais».
(Ver acórdão de 22/06/1999, C-342/97, «Lloyd Schuhfabrik Meyer», n.º 23.)
Os elementos de prova do caráter distintivo pronunciado adquirido pela utilização
devem referir-se (i) quer à zona geográfica em causa (ii), quer aos produtos e serviços
relevantes. O oponente pode reivindicar o caráter distintivo pronunciado da marca
anterior para apenas parte dos produtos e serviços registados. De acordo com os
elementos de prova apresentados, o Instituto deve estabelecer com precisão
relativamente a que produtos e serviços foi adquirido o caráter distintivo.
Linhas de orientação relativas ao exame no Instituto, Parte C, Oposição
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Identidade e risco de confusão
A natureza, os fatores, os elementos de prova 10 e a avaliação do caráter pronunciado
elevado são idênticos ao caso da notoriedade. No entanto, a constatação da
notoriedade exige que um certo limiar seja alcançado, ao mesmo tempo que, como
estabelecido supra, o limiar para a constatação de um caráter distintivo pronunciado
pode ser menor. O caráter distintivo pronunciado é qualquer situação acima do caráter
distintivo intrínseco.
Marca anterior
Sinal contestado
EL COTO
Processo n º
T-332/04
P & S: classes 33, 35, 39
Território: UE
Avaliação do caráter distintivo pronunciado da marca «EL COTO»: «A Câmara de Recurso levou em
conta o conhecimento do mercado relativamente à marca anterior «El Coto» e efetuou uma avaliação
adequada dos princípios de jurisprudência pertinentes, tendo concluído que a marca anterior «El Coto»
tem um caráter distintivo pronunciado. A conclusão baseou-se nos seguintes factos: o certificado emitido
pelo Secretário-Geral do Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada «Rioja», que
certifica que o titular comercializa os seus vinhos, entre outras, através das marcas «El Coto» e «Coto de
Imaz» desde 1977 e que estas marcas «beneficiam de uma significativa notoriedade» em Espanha,
várias decisões do Instituto Espanhol de Patentes e Marcas reconhecendo que a marca «EL COTO» é
bem conhecida em Espanha, um documento sobre a evolução das vendas que indica que o titular
vendeu sob a marca «El Coto» 339.852, 379.847, 435.857 e 464.080 caixas de doze garrafas de vinho
em 1995, 1996, 1997 e 1998, respetivamente» (n.º 50).
É importante ressaltar que o Tribunal também decidiu que a aquisição de caráter
distintivo por parte de uma marca pode resultar da sua utilização como parte de outra
marca registada (acórdão de 07/07/2005, C-353/03, «Have a break», n.os 30 e 32 e
acórdão de 07/09/2006, T-168/04, «Aire Limpio», n.º 74). Para tal é suficiente que, em
consequência dessa utilização, o público-alvo efetivamente perceba o produto ou
serviço designado pelas marcas anteriores como proveniente de uma determinada
empresa.
O resultado do exame do caráter distintivo pronunciado será um dos seguintes.
•
Nos casos em que não há nenhum elemento de prova do caráter distintivo
pronunciado no que respeita aos produtos e serviços ou ao território em causa,
ou os elementos de prova são insuficientes, o nível de caráter distintivo da marca
anterior é o seu caráter distintivo intrínseco (inferior ao normal ou normal).
•
Nos casos em que existem elementos de prova do caráter distintivo pronunciado
no que diz respeito à totalidade ou a alguns dos produtos e serviços relevantes e
ao território, e os elementos de prova são suficientes:
○
se a marca anterior tem um caráter distintivo intrínseco inferior ao normal,
o componente/marca pode ter adquirido grau normal ou até pronunciado
de caráter distintivo, dependendo dos elementos de prova apresentados 11;
ou
10
Para mais detalhes sobre os elementos de prova necessários e a sua avaliação, ver Linhas de
orientação, Parte C, Oposição, Secção 5, artigo 8.º, n.º 5.
11
Para mais detalhes sobre os elementos de prova necessários e a sua avaliação, ver Linhas de
orientação, Parte C, Oposição, Secção 5, artigo 8.º, n.º 5.
Linhas de orientação relativas ao exame no Instituto, Parte C, Oposição
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DATE 02/01/2014
Identidade e risco de confusão
○
se a marca anterior tem um caráter distintivo intrínseco normal, pode ter
adquirido caráter distintivo pronunciado.
Recorde-se que, apesar de uma marca como um todo poder ter adquirido caráter
distintivo pronunciado, pode haver elementos descritivos que terão caráter distintivo
inferior ao normal ou nenhum caráter distintivo. Por exemplo, o caráter distintivo
pronunciado da marca «Coca-Cola», como um todo, não altera o facto de o elemento
«Cola» ser inteiramente descritivo para determinados produtos.
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