linhas de orientação relativas ao exame de marcas comunitárias

Transcrição

Motivos absolutos de recusa
LINHAS DE ORIENTAÇÃO RELATIVAS AO
EXAME DE MARCAS COMUNITÁRIAS
EFETUADO NO INSTITUTO DE
HARMONIZAÇÃO NO MERCADO INTERNO
(MARCAS, DESENHOS E MODELOS)
PARTE B
EXAME
SECÇÃO 4
MOTIVOS ABSOLUTOS DE RECUSA
Linhas de orientação relativas ao exame efetuado no Instituto, Parte B, Exame
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Índice
1.1
Objeção fundamentada .............................................................................. 4
1.2
Diálogo com o requerente ......................................................................... 4
1.3
Critérios europeus...................................................................................... 5
1.4
Critérios não pertinentes ........................................................................... 6
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.4.4
2
Termo não utilizado ........................................................................................ 6
Imperativo de disponibilidade ......................................................................... 6
Monopólio de facto ......................................................................................... 7
Duplo significado ............................................................................................ 7
1.5
Âmbito de aplicação das objeções a produtos e serviços ...................... 7
1.6
Prazo para a formulação de objeções....................................................... 8
1.7
Declarações de renúncia sobre direitos exclusivos sobre elementos
da marca ..................................................................................................... 8
1.8
Relação entre os vários motivos de recusa ............................................. 9
Motivos Absolutos (artigo 7.º do CTMR) ................................................. 9
2.1
Representação gráfica (artigo 7.º, n.º 1, alínea a) do CTMR) ................... 9
2.1.1
2.1.2
Observações gerais ........................................................................................ 9
Exemplos de pedidos de marca recusados ou aceites por força do
artigo 7.º, n.º 1, alínea a). ............................................................................. 10
2.1.2.1
2.1.2.2
2.1.2.3
2.1.2.4
2.1.2.5
2.1.2.6
2.1.3
2.2
Odores / marcas olfativas .......................................................................... 10
Marcas gustativas ..................................................................................... 11
Marcas sonoras ......................................................................................... 11
Marcas de movimento ............................................................................... 11
Combinação de duas ou mais cores «sob qualquer configuração» sem
forma nem contornos ................................................................................ 12
Descrições ambíguas e contraditórias não coerentes com a natureza
do sinal ...................................................................................................... 13
Relação com outras disposições do CTMR ................................................. 13
Caráter distintivo (artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do CTMR)......................... 13
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
Observações gerais ...................................................................................... 13
Elementos nominativos ................................................................................ 14
Títulos de livros ............................................................................................ 16
Cores ............................................................................................................ 16
2.2.4.1
2.2.4.2
2.2.5
Letras únicas ................................................................................................ 18
2.2.5.1
2.2.5.2
2.2.6
2.2.7
2.2.8
2.2.9
2.2.10
2.2.11
2.2.12
Cores únicas ............................................................................................. 16
Combinações de cores .............................................................................. 17
Observações gerais .................................................................................. 18
Exemplos................................................................................................... 19
Slogans: apreciação do caráter distintivo ..................................................... 20
Elementos figurativos simples ...................................................................... 23
Elementos figurativos comuns...................................................................... 24
Símbolos tipográficos ................................................................................... 25
Pictogramas .................................................................................................. 26
Etiquetas/rótulos comuns/não distintivos ..................................................... 26
Marcas tridimensionais ................................................................................. 28
2.2.12.1 Observações preliminares ......................................................................... 28
2.2.12.2 Formas não relacionadas com os próprios produtos ou serviços.............. 28
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2.2.12.3 Formas que representam a forma dos próprios produtos ou formas
relacionadas com os produtos ou serviços................................................ 28
2.2.12.4 Forma da embalagem ............................................................................... 31
2.2.13 Marcas constituídas por padrões ................................................................. 33
2.2.14 Marcas de posição ....................................................................................... 36
2.3
Caráter descritivo (artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do CTMR) ........................ 37
2.3.1
2.3.1.1
2.3.1.2
2.3.1.3
2.3.2
Marcas nominativas ...................................................................................... 41
2.3.2.1
2.3.2.2
2.3.2.3
2.3.2.4
2.3.2.5
2.3.2.6
2.3.2.7
2.3.2.8
2.3.2.9
2.3.2.10
2.3.3
2.3.4
Observações preliminares ......................................................................... 57
Elementos nominais estilizados ................................................................ 59
Elementos nominais combinados com outros elementos figurativos ........ 61
Sinais ou indicações habituais (artigo 7.º, n.º 1, alínea d), do CTMR) .. 66
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.5
Marcas compostas por um único termo .................................................... 41
Combinações de palavras ......................................................................... 42
Erros ortográficos e omissões ................................................................... 43
Abreviaturas a acrónimos .......................................................................... 45
Slogans ..................................................................................................... 46
Termos geográficos ................................................................................... 46
Termos que descrevem o objeto dos produtos ou serviços ...................... 49
Letras únicas e algarismos ........................................................................ 52
Nomes de cores ........................................................................................ 54
Nomes de variedades de vegetais ............................................................ 55
Marcas figurativas ........................................................................................ 56
Caráter figurativo mínimo ............................................................................. 57
2.3.4.1
2.3.4.2
2.3.4.3
2.4
O conceito de caráter descritivo ................................................................ 37
A base de referência ................................................................................. 38
Características mencionadas no artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do CTMR ...... 39
Data em que um termo se torna habitual ..................................................... 66
Apreciação de termos habituais ................................................................... 66
Aplicabilidade do artigo 7.º, n.º 1, alínea d), do CTMR em relação a
nomes de variedades vegetais ..................................................................... 67
Formas com uma função essencialmente técnica, com um valor
estético substancial ou impostas pela natureza dos produtos (artigo
7.º, n.º 1, alínea e), do CTMR) ................................................................... 67
2.5.1
2.5.2
2.5.3
2.5.4
Forma imposta pela natureza dos produtos ................................................. 69
Forma do produto necessária para obter um resultado técnico ................... 70
Forma que confere um valor substancial ao produto ................................... 74
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1.1
Princípios Gerais
Objeção fundamentada
Quando o examinador considera que existem motivos absolutos de recusa, deve
formular uma objeção fundamentada na qual indicará cada um dos motivos de recusa
e apresentará uma argumentação clara e específica para cada motivo separadamente,
evitando a fragmentação ou a comunicação por etapas das objeções. Por outras
palavras, cada motivo de recusa deve estar associado a uma motivação própria. Em
muitos casos, determinados motivos de recusa como, por exemplo, a falta de caráter
distintivo e o caráter descritivo, sobrepõem-se. Mesmo nestes casos, cada motivo de
recusa deve ser fundamentado separadamente. Por exemplo, quando se considera
que uma marca nominativa tem um significado semântico capaz de suscitar objeções
por força do artigo 7.º, n.º 1, alíneas b) e c), do CTMR, a notificação dos motivos de
recusa deverá abordar cada um desses motivos em rubricas separadas. Neste caso, é
necessário mencionar claramente se a falta de caráter distintivo deriva de
considerações idênticas ou diferentes das que levaram a considerar a marca como
descritiva.
Para que uma CTM seja recusada, é suficiente que um dos motivos mencionados no
artigo 7.º exista numa parte da União Europeia. Não obstante, recomenda-se aos
examinadores que indiquem, nesta fase, todos os motivos de recusa aplicáveis.
Por vezes, os argumentos apresentados pelo requerente ou uma limitação (retirada
parcial) da lista de produtos e serviços conduzirão à aplicação de outros motivos de
recusa. Os examinadores devem ter em conta que, se a recusa do pedido de CTM se
basear em novos motivos de recusa ou em novos argumentos, deverá ser concedida à
parte em questão a possibilidade de apresentar as suas observações a esse respeito.
1.2
Diálogo com o requerente
Durante o procedimento de exame, o examinador deve manter o diálogo com o
requerente.
Em todas as fases do procedimento, o examinador deve analisar minuciosamente as
observações apresentadas pelo requerente. Deve igualmente ter em conta, por sua
própria iniciativa, novos factos ou argumentos que abonem a favor da aceitação da
marca. Tal deve-se ao facto de o pedido só poder ser recusado se, no momento da
tomada da decisão, o examinador estiver convencido de que a objeção está bem
fundamentada.
Se o requerente não tiver apresentado qualquer observação e se o examinador não
tiver encontrado, por sua iniciativa, motivos que justifiquem a mudança de opinião, o
pedido será recusado através de uma notificação que incluirá o conteúdo da objeção
inicial, a declaração de recusa do pedido e a indicação da possibilidade de apresentar
um recurso. Não é aceitável limitar a decisão final de recusa aos «motivos expostos na
objeção».
Se o requerente contestar os motivos apresentados na notificação inicial, a notificação
de recusa deve indicar em primeiro lugar a fundamentação original e responder depois
aos argumentos do requerente. Se o examinador necessitar de apresentar novos
factos ou argumentos para sustentar a recusa, deve ser dada ao requerente a
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possibilidade de apresentar as suas observações sobre os mesmos antes de a
decisão final ser adotada.
Se o requerente tentar afastar a objeção através da limitação da lista de produtos e
serviços, esta limitação pode dar lugar a um novo motivo de recusa, por exemplo,
além do caráter descritivo a marca induz o público em erro. Neste caso, deve ser
emitida uma nova notificação de objeção, de modo a dar ao requerente a possibilidade
de apresentar as suas observações sobre todos os motivos de recusa que entender
pertinentes.
Não devem ser aceites especificações de produtos ou serviços limitadas pela condição
de que os produtos ou serviços não apresentem uma característica determinada (ver
acórdão de 12/02/2004, C-363/99, «Postkantoor», n.º 114). Por exemplo, a respeito da
marca «Teatro», uma lista que especifica «livros, com exceção de livros sobre teatro»
não deve ser aceite. Por outro lado, as limitações formuladas de forma positiva são
normalmente aceitáveis, tais como «livros sobre química».
No que diz respeito à prova do caráter distintivo adquirido pela marca [artigo 7.º, n.º 3],
o requerente poderá reivindicar que a sua marca adquiriu um caráter distintivo em
virtude da sua utilização e apresentar provas pertinentes dessa utilização. As provas
devem ser enviadas pelo requerente após a emissão da notificação de objeção e
antes da decisão final adotada pelo examinador. Nos termos da Regra 71 do CTMIR, o
requerente pode solicitar a prorrogação do prazo após a emissão da notificação de
objeção. Se o examinador tiver a intenção de aceitar a marca com base no artigo 7.º,
n.º 3, não deve ser enviada nenhuma notificação de recusa. Se, apesar das provas de
utilização apresentadas, o examinador determinar que a CTM continua abrangida pelo
âmbito de aplicação do artigo 7.º, n.º 1, pelo facto de as provas de utilização não
serem convincentes, a notificação de recusa deve incluir informação sobre a
possibilidade de apresentar um recurso perante as Câmaras de Recurso. Deve ainda
expor os argumentos segundo os quais a marca se encontra abrangida pelos motivos
enunciados no artigo 7.º, n.º 1, e comunicar separadamente as razões pelas quais a
reivindicação do caráter distintivo adquirido apresentada pelo requerente carece de
fundamentação.
1.3
Critérios europeus
O artigo 7.º, n.º 1, do CTMR é uma disposição europeia e deve ser interpretado tendo
por base uma norma comum europeia. Não seria correto aplicar critérios diferentes em
matéria de caráter distintivo em função das diferentes tradições nacionais, ou aplicar
diferentes normas (mais ou menos estritas) de proteção da ordem pública ou dos bons
costumes dependendo do país em causa.
Contudo, o artigo 7.º, n.º 2, do CTMR especifica que o registo será recusado mesmo
que os motivos de recusa apenas existam numa parte da União Europeia.
Tal significa que o facto de a marca ser descritiva ou ser desprovida de caráter
distintivo numa das línguas oficiais da UE é suficiente para que o registo seja
recusado. No que diz respeito a outras línguas, será formulada uma objeção se a
marca estiver abrangida pelo âmbito de aplicação dos motivos enunciados no artigo
7.º, n.º 1, do CTMR, numa língua compreendida por uma parte significativa do público
em causa, em pelo menos uma parte da União Europeia (ver secção 2.3.1.2 infra, a
base de referência, e o acórdão de 13/09/2012, T-72/11, «Espetec», n.os 35 e 36).
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Se a objeção não se basear no significado semântico de uma palavra, o motivo de
recusa dirá normalmente respeito à União Europeia no seu conjunto. No entanto, a
perceção do sinal pelo público relevante, a prática comercial ou a utilização dos
produtos e serviços reivindicados podem variar nalgumas partes da União Europeia.
1.4
Critérios não pertinentes
É frequente os requerentes apresentarem argumentos que já foram declarados não
pertinentes pelos tribunais. Esses argumentos devem, por conseguinte, ser rejeitados,
citando os extratos correspondentes dos acórdãos aplicáveis.
1.4.1
Termo não utilizado
O facto de não ser possível estabelecer uma utilização descritiva do termo objeto do
pedido de registo é irrelevante. A análise do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do CTMR deve
ser feita por meio de prognóstico (partindo do princípio que a marca será usada
relativamente aos produtos ou serviços reivindicados). Do texto do artigo 7.º, n.º 1,
alínea c), do CTMR decorre claramente que é suficiente que a marca «possa servir»
para designar as características de produtos e serviços (ver acórdão de 23/10/2003,
C-191/01, «Doublemint», n.º 33).
1.4.2
Imperativo de disponibilidade
É frequente alegar que os restantes operadores não necessitam do termo objeto do
pedido de registo, podem utilizar indicações mais diretas e objetivas ou têm à sua
disposição sinónimos para descrever as características dos produtos. Todos estes
argumentos devem ser recusados com base na sua irrelevância.
Embora exista um interesse público subjacente ao artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do CTMR
em recusar o registo de termos descritivos enquanto marcas para que possam
permanecer disponíveis para todos os concorrentes, o Instituto não necessita de
demonstrar que existe uma necessidade presente ou futura ou um interesse concreto
de terceiros em utilizar o termo descritivo objeto do pedido de registo (kein konkretes
Freihaltebedürfnis) (ver acórdão de 04/05/1999, C-108/95, «Chiemsee», n.º 35; e
acórdão de 12/02/2004, C-363/99, «Postkantoor», n.º. 61).
A existência de sinónimos ou de outras formas ainda mais habituais de exprimir o
significado descritivo é, por conseguinte, irrelevante (ver acórdão de 12/02/2004,
C-265/00, «Biomild», n.º 42).
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1.4.3
Monopólio de facto
O facto de o requerente ser a única pessoa a oferecer os produtos e serviços para os
quais a marca é descritiva não é pertinente para a aplicação do artigo 7.º, n.º 1,
alínea c), do CTMR. Contudo, neste caso, o requerente poderá invocar com maior
probabilidade de sucesso o caráter distintivo adquirido pela utilização.
1.4.4
Duplo significado
O argumento frequentemente apresentando pelos requerentes de que os termos
objeto do pedido de registo possuem mais de um significado, um deles não sendo
descritivo dos produtos/serviços, deve ser rejeitado. Para recusar um registo com
fundamento no artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do CTMR, é suficiente que pelo menos um
dos possíveis significados do termo seja descritivo relativamente aos produtos e
serviços pertinentes (ver acórdão 23/10/2003, C-191/01, «Doublemint», n.º 32;
confirmado pelo acórdão de 12/02/2004, C-363/99, «Postkantoor», n.º 97).
Dado que o exame deve centrar-se nos produtos/serviços abrangidos pelo pedido, os
argumentos relacionados com outros possíveis significados da(s) palavra(s) que
compõem a marca requerida (que não estão relacionados com os produtos/serviços
em causa) são irrelevantes. Da mesma forma, quando a marca requerida for uma
marca nominativa composta, o exame deve incidir sobre o significado, caso exista,
associado ao sinal considerado como um todo, e não sobre os possíveis significados
dos seus diferentes elementos analisados individualmente (ver acórdão de
08/06/2005, T-315/03, «Rockbass», n.º 56).
1.5
Âmbito de aplicação das objeções a produtos e serviços
Quase todos os motivos absolutos de recusa e, em particular, os mais pertinentes
como a falta de caráter distintivo, o caráter descritivo, o caráter genérico e a
possibilidade de induzir em erro, devem ser analisados em relação aos produtos e
serviços efetivamente reivindicados. Se for formulada uma objeção, o examinador
deve indicar expressamente o(s) motivo(s) de recusa aplicável(eis) à marca em causa,
em relação a cada produto ou serviço reivindicado. É suficiente que um motivo de
recusa seja aplicável a uma única categoria homogénea de produtos e/ou serviços.
Por categoria homogénea entende-se um grupo de produtos e/ou serviços que
apresentam entre si uma relação suficientemente direta e concreta (acórdão de
02/04/2009, T-118/06, «ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP», n.º 28). Quando for
apresentado o mesmo motivo ou motivos de recusa relativamente a uma categoria ou
grupo de produtos ou serviços, é possível utilizar apenas uma fundamentação global
para todos os produtos e/ou serviços em causa (acórdão de 15/02/2007, C-239/05,
«Kitchen Company», n.º 38).
Uma objeção fundada no caráter descritivo é aplicável não só aos produtos/serviços
para os quais o(s) termo(s) que compõe(m) a marca requerida é/são diretamente
descritivos, mas também à categoria mais ampla que contém (pelo menos de forma
potencial) uma subcategoria identificável ou produtos/serviços específicos em relação
aos quais a marca requerida é diretamente descritiva. Na ausência de uma limitação
adequada por parte do requerente, as objeções baseadas no caráter descritivo afetam
necessariamente a categoria mais ampla enquanto tal. Por exemplo, o termo
«Eurohealth» deve ser recusado para o conjunto de serviços da categoria «seguros» e
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não unicamente para os serviços de seguros de saúde (ver acórdão de 07/06/2001,
T-359/99, «Eurohealth», n.º 33).
Deve igualmente ser formulada uma objeção para os produtos e serviços que estão
diretamente ligados àqueles aos quais se aplica o significado descritivo. Além disso,
se o significado descritivo se referir a uma atividade que envolve a utilização de vários
produtos ou serviços mencionados separadamente numa especificação, a objeção é
aplicável a todos eles (ver acórdão de 20/03/2002, T-355/00, «Tele Aid», para uma
série de produtos e serviços relativos ou aplicados à oferta de assistência à distância a
condutores de veículos).
É possível reivindicar produtos e serviços enquanto produtos ou serviços auxiliares no
sentido de que se destinam a ser utilizados em combinação com os produtos ou
serviços principais, ou a facilitar a utilização dos mesmos. O papel com que se embala
os produtos ou as instruções de uso, a publicidade aos produtos, bem como os
serviços de reparação conexos, constituem o exemplo típico do exposto
anteriormente. Nestes casos, os produtos auxiliares estão, por definição, destinados a
ser utilizados e vendidos em conjunto com o produto principal (por exemplo, veículos e
manuais de instruções). Consequentemente, se a CTM for considerada descritiva dos
produtos principais, logicamente também o será para os produtos auxiliares que estão
relacionados de forma tão estreita.
1.6
Prazo para a formulação de objeções
As objeções devem ser apresentadas o mais cedo possível e da forma mais completa
possível. Não obstante, em casos excecionais, o Instituto reabrirá ex officio o
procedimento de exame sempre que a aceitação da marca tenha resultado de um erro
claro ou se, segundo uma nova jurisprudência, a mesma conclusão se aplicar a uma
marca aceite anteriormente (acórdão de 08/07/2004, T-289/02, «Telepharmacy
Solutions»). No que se refere aos pedidos de CTM, tal pode ocorrer em qualquer
momento antes do registo, ou mesmo após a publicação. No caso dos registos
internacionais que designam a UE, esta circunstância pode produzir-se desde que o
período de oposição (seis meses após a republicação) não tenha tido início (Regra
112, n.º 5, do CTMIR) e qualquer declaração de estatuto provisório enviada
anteriormente tenha sido revogada. O Instituto pode também reabrir o procedimento
de exame em resultado de observações de terceiros (artigo 40.º do CTMR).
1.7
Declarações de renúncia sobre direitos exclusivos sobre
elementos da marca
O artigo 37.º, n.º 2, do CTMR prevê a possibilidade de o examinador solicitar, como
condição para o registo, que um elemento da marca desprovido de caráter distintivo
seja objeto de uma declaração de renúncia. Na prática, os examinadores não recorrem
geralmente a esta disposição. Sempre que se considere que a marca não é
exclusivamente descritiva nem desprovida de caráter distintivo, será geralmente aceite
sem necessidade de uma declaração de renúncia. Regra geral, a declaração de
renúncia não contribuirá para afastar uma objeção baseada em motivos absolutos de
recusa.
Se uma marca for constituída por uma combinação de elementos, cada um deles
manifestamente desprovido de caráter distintivo, não é necessária uma declaração de
renúncia para os elementos individuais. Por exemplo, se a marca de uma publicação
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periódica for «Notícias locais e internacionais de Alicante», não é necessário que os
elementos individuais que a compõem sejam objeto de renúncia.
Se a declaração de renúncia do requerente não afastar os motivos de recusa do
registo ou se o requerente não concordar com a condição imposta, o pedido deve ser
recusado na medida necessária.
Se o requerente tiver efetuado uma declaração de renúncia relativa a um elemento
não distintivo no seu pedido, a declaração deve ser mantida mesmo que o examinador
não a considere necessária. O examinador deve recusar as declarações de
renúncia relativas a elementos distintivos, uma vez que poderão criar dúvidas
sobre o âmbito de proteção da marca.
1.8
Relação entre os vários motivos de recusa
A objeção e qualquer decisão de recusa subsequente devem fazer referência a todos
os motivos de recusa pertinentes. Cada motivo de recusa deve ser fundamentado
separadamente. Em particular, para evitar qualquer tipo de confusão quanto ao
fundamento da recusa no artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do CTMR, ou no artigo 7.º, n.º 1,
alínea c) do CTMR, ou em ambos, cada um dos motivos de recusa deve ser abordado
em rubricas distintas. Se o requerente modificar a lista de produtos e serviços e se
essa modificação der lugar a um novo motivo de recusa, deverá ser aduzida uma
objeção baseada nesse novo motivo. Tal pode ocorrer, por exemplo, se o requerente
limitar a lista de produtos e serviços reivindicados de tal forma que a marca passe a ter
um caráter enganoso. Se forem invocados vários motivos de recusa, o requerente
deverá eliminá-los na totalidade, já que a decisão de recusa pode ser baseada num
único motivo de recusa (acórdão de 19/09/2002, C-104/00 P, «Companyline», n.º 28).
As secções seguintes das presentes Linhas de orientação abordam cada uma das
subsecções do artigo 7.º, n.º 1, do CTMR por ordem alfabética, começando pelo artigo
7.º, n.º 1, alínea a), do CTMR, e terminando no artigo 7.º, n.º 1, alínea k). Essas
secções são seguidas de um ponto relativo ao caráter distintivo adquirido pela
utilização, nos termos do artigo 7.º, n.º 3, do CTMR, e de um ponto final que aborda as
marcas coletivas.
2
Motivos Absolutos (artigo 7.º do CTMR)
2.1
Representação gráfica (artigo 7.º, n.º 1, alínea a) do CTMR)
2.1.1
Observações gerais
Esto ponto reflete a obrigação do IHMI de recusar sinais não conformes com os
requisitos enunciados no artigo 4.º do CTMR. De acordo com o artigo 4.º do CTMR,
podem constituir marcas comunitárias todos os sinais suscetíveis de representação
gráfica, nomeadamente palavras, incluindo nomes de pessoas, desenhos, letras,
algarismos, e a forma do produto ou do seu acondicionamento, desde que esses
sinais sejam adequados para distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos
de outras empresas. Por conseguinte, o artigo 4.º do CTMR estabelece dois requisitos:
o sinal deve ser suscetível (a) de ser representado graficamente e (b) de distinguir os
produtos e serviços de uma empresa dos de outras empresas.
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A função do requisito de representação gráfica é definir a própria marca, a fim de
determinar o objeto exato da proteção concedida pela marca registada ao seu titular. A
jurisprudência estabeleceu claramente que uma representação gráfica nos termos do
artigo 2.º da Primeira Diretiva 89/104/CEE do Conselho, de 21/11/1988, que
harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas, que
corresponde ao artigo 4.º do CTMR, deve permitir que o sinal seja representado
visualmente, em especial através de figuras, linhas ou carateres, e que a
representação seja clara, precisa, completa por si própria, facilmente acessível,
inteligível, duradoura e objetiva (acórdão de 12/12/2002, C-273/00, «Sieckmann»,
n.os 46 a 55, e acórdão de 06/05/2003, «Libertel», C-104/01, n.os 28 e 29).
Por outras palavras, em conformidade com o artigo 7.º, n.º 1, alínea a), do CTMR, um
sinal não suscetível de ser representado graficamente não poderá ser registado como
marca comunitária.
O Tribunal de Justiça sublinha ainda que um sinal deve ser sempre objeto de uma
perceção sem ambiguidade e constante que garanta a função de indicação de origem
da marca. O objetivo da representação é precisamente eliminar qualquer elemento de
subjetividade no processo de identificação e perceção do sinal. Consequentemente, o
meio de representação gráfica deve ser inequívoco e objetivo.
Se, pela sua própria natureza, o sinal não puder ser graficamente representado, uma
descrição poderá ser suficiente desde que esta seja clara, precisa, completa por si
própria, facilmente acessível, inteligível, duradoura e objetiva. Por conseguinte, as
marcas sonoras podem ser registadas com base numa descrição. Os odores, pelo
contrário, não podem ser objeto de registo (consultar secção 2.1.2.1 infra).
2.1.2
Exemplos de pedidos de marca recusados ou aceites por força do
artigo 7.º, n.º 1, alínea a)
A lista de exemplos apresentada abaixo não é exaustiva.
2.1.2.1 Odores / marcas olfativas
Não existe atualmente nenhum meio de representar graficamente os odores de forma
satisfatória. No que diz respeito à fórmula química, poucas pessoas seriam capazes
de reconhecer, nessa fórmula, o odor em causa. Além disso, a apresentação de uma
amostra de um odor não constitui uma representação gráfica na aceção do artigo
4.º do CTMR, uma vez que uma amostra de um odor não é suficientemente estável ou
duradoura. Por outras palavras, os requisitos de representação gráfica de uma marca
olfativa não são cumpridos através de uma fórmula química, de uma descrição por
palavras escritas, da apresentação de uma amostra de um odor ou da conjugação
destes elementos (ver acórdão de 12/12/2002, C-273/00, «Sieckmann», n.os 69 a 73).
Não existe atualmente uma classificação internacional de odores geralmente aceite,
que permita, à semelhança dos códigos internacionais de cor ou de notação musical, a
identificação objetiva e precisa de um sinal olfativo através da atribuição de uma
denominação ou de um código preciso e próprio a cada odor (acórdão de 27/10/2005,
T-305/04, «Odeur de fraise madûre», n.º 34). Embora, como resulta do acórdão
«Sieckmann», uma descrição não possa representar graficamente sinais olfativos
suscetíveis de ser objeto de uma diversidade de descrições, não se pode, porém,
excluir a possibilidade de, no futuro, um sinal olfativo ser eventualmente objeto de uma
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descrição que preencha todas as condições do artigo 4.º do CTMR, tal como este é
interpretado pela jurisprudência (acórdão de 27/10/2005, T-305/04, «Odeur de fraise
madûre», n.º 28).
No caso acima referido nem a representação gráfica (de um morango vermelho) nem
a descrição por palavras («odor de morango maduro») foram consideradas aceitáveis
para cumprir os requisitos estabelecidos. O odor dos morangos varia de uma
variedade para outra e a descrição «odor de morango maduro» pode referir-se a
várias variedades e, por conseguinte, a vários odores distintos. Considerou-se que a
descrição não era inequívoca nem precisa e que não permitia eliminar todos os
elementos de subjetividade no processo de identificação e perceção do sinal
requerido. Da mesma forma, a imagem de um morango representa apenas o fruto que
emite um odor supostamente idêntico ao sinal olfativo em questão, e não o odor
reivindicado, e, por conseguinte, não constitui uma representação gráfica do sinal
olfativo.
2.1.2.2 Marcas gustativas
Os argumentos expostos no ponto 2.1.2.1 supra também são aplicáveis às marcas
gustativas (ver decisão de 04/08/2003, R 120/2001-2 ,– «The taste of artificial
strawberry flavour»).
2.1.2.3 Marcas sonoras
Se a marca sonora consistir em música, o Instituto aceitará apenas a notação musical
tradicional como representação gráfica do som requerido (de acordo com os critérios
referidos no acórdão de 27/11/2003, C-283/01, «Shield Mark»). Contudo, se a marca
consistir num som não musical, será aceite como representação gráfica um
oscilograma ou sonograma desde que acompanhado do ficheiro de áudio
correspondente submetido por via eletrónica (ver decisão n.º EX-05-3 de 10/10/2005
do Presidente do Instituto).
2.1.2.4 Marcas de movimento
As marcas de movimento devem igualmente satisfazer o requisito de representação
gráfica. Na sua decisão de 23/09/2010, R 443/2010-2, «RED LIQUID FLOWING IN
SEQUENCE OF STILLS (MOVEMENT MARK)», a Segunda Câmara de Recurso
declarou que quando um sinal é definido por uma representação gráfica e por uma
descrição textual, para que a representação seja, entre outras coisas, clara, precisa,
inteligível e objetiva, a descrição deve coincidir com aquilo que pode ser visto na
representação gráfica. No caso em apreço, o examinador considerava que as imagens
fornecidas na representação, em conjunto com a descrição, não indicavam claramente
o movimento, especialmente porque não era suficientemente clara a forma de
progressão do movimento entre as diferentes imagens:
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Contudo, a Segunda Câmara de Recurso considerou, a este respeito, que a
representação gráfica e a descrição verbal do sinal eram perfeitamente compatíveis e
complementares. O requerente tinha fornecido um número suficiente de imagens para
representar claramente o fluxo do movimento, juntamente com uma descrição textual
precisa e detalhada da progressão, não deixando dúvidas quanto ao conceito da
marca de movimento. De acordo com os critérios estabelecidos pela Segunda Câmara
de Recurso, o registo de uma marca de movimento só pode ser recusado nos termos
do artigo 7.º, n.º 1, alínea a), do CTMR, quando uma pessoa «razoavelmente
observadora tem de fazer um esforço intelectual particularmente elevado para
compreender em que consiste a marca de movimento».
Quanto ao número de imagens, não foi definido qualquer limite. Este dependerá do
movimento em questão, desde que as imagens cumpram os requisitos formais. No
que diz respeito à descrição da marca, o seu conteúdo tem de ser preciso e adaptado
à consistência e complexidade do movimento para descrever de forma apropriada e
eficiente o sinal.
2.1.2.5 Combinação de duas ou mais cores «sob qualquer configuração» sem forma
nem contornos
A combinação de duas ou mais cores «sob qualquer configuração» sem forma nem
contornos não cumpre os requisitos estabelecidos nos acórdãos «Sieckmann» e
«Libertel» relacionados com a clareza e constância de uma representação gráfica,
condição para que o sinal possa ser utilizado como marca (ver também decisão de
27/07/2004, R 730/2001-4, «YELLOW/BLUE/RED»).
A simples justaposição de duas ou mais cores, sem forma nem contornos, ou a
menção de duas ou mais cores «sob todas as formas imagináveis», não apresentam
os traços de precisão e de constância exigidos no artigo 4.º do CTMR (acórdão de
24/06/2004, «Colours blue and yellow», C-49/02, n.º. 34).
Com efeito, tais apresentações possibilitam numerosas combinações diferentes que
não permitem ao consumidor apreender e memorizar uma combinação especial que
possa utilizar para reiterar, com segurança, uma experiência de compra, e também
não permitem às autoridades competentes e aos operadores económicos conhecer o
alcance dos direitos protegidos que assistem ao titular da marca. Por conseguinte,
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uma representação gráfica de duas ou mais cores que são designadas de forma
abstrata e sem contornos deve comportar uma disposição sistemática que associe as
cores em questão de forma predeterminada e constante (acórdão de 14/06/2012,
T-293/10, «Colour per se», n.º 50).
2.1.2.6 Descrições ambíguas e contraditórias não coerentes com a natureza do sinal
As descrições ambíguas e contraditórias não são aceitáveis. Além disso, a descrição
deve ser coerente com a natureza do sinal. No seu acórdão de 14/06/2012, T-293/10,
«SEVEN SQUARES OF DIFFERENT COLOURS», o Tribunal Geral considerou que a
descrição da marca («Seis superfícies geometricamente dispostas em três pares de
superfícies paralelas, cada par disposto perpendicularmente aos outros dois pares,
sendo o todo caracterizado pelo facto de: (i) as superfícies adjacentes possuírem
cores diferentes e (ii) cada superfície possuir uma estrutura quadriculada formada por
contornos negros que dividem a superfície em nove segmentos iguais.») era
demasiado difícil de compreender:
Um sinal definido desta forma não é uma marca de cor em si mesma mas uma marca
tridimensional, ou marca figurativa, que corresponde à aparência externa de um objeto
particular com uma forma específica, um cubo coberto por quadrados dispostos por
cores com uma disposição específica. Mesmo que a descrição fosse clara e facilmente
inteligível – que não era o caso – teria inerente a si uma contradição no que respeita à
verdadeira natureza do sinal (n.os 64 e 66).
2.1.3
Relação com outras disposições do CTMR
Sempre que a marca for suscetível de objeção por força do artigo 7.º, n.º 1, alínea a),
do CTMR, não é necessário analisar a marca à luz dos demais motivos de recusa,
como os previstos no artigo 7.º, n.º 1, alínea b), ou no artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do
CTMR.
De acordo com o artigo 7.º, n.º 3, do CTMR, os motivos absolutos de recusa previstos
no artigo 7.º, n.º 1, alínea a), do CTMR, não podem ser afastados em virtude do
caráter distintivo adquirido na sequência da utilização da marca.
2.2
Caráter distintivo (artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do CTMR)
2.2.1
De acordo com jurisprudência assente, o caráter distintivo de uma marca na aceção
do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do CTMR, significa que o sinal permite identificar o
produto e/ou os serviços para os quais o registo é pedido, como proveniente de uma
empresa específica, e que permite, por conseguinte, distinguir esse produto dos de
outras empresas (acórdão de 29/04/2001, processos apensos C-468/01 P a
C-472/01 P, n.º 32; acórdão de 21/10/2004, C-64/02 P, n.º 42; acórdão de 08/05/2008,
C-304/06 P, n.º 66; e Audi v OHIM, n.º 33). Segundo jurisprudência assente, esse
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caráter distintivo pode ser avaliado, em primeiro lugar, em relação aos produtos ou
serviços para os quais o registo foi pedido e, em segundo, à perceção do sinal pelo
público visado (acórdão de 29/04/2001, processos apensos C-468/01 P a C-472/01 P,
n.º 33; acórdão de 08/05/2008, C-304/06 P, n.º 67; e Audi v OHIM, n.º 34) (acórdão de
14/06/2012, T-293/10, «Colour per se», acórdão de 12/07/2012, C-311/11 P,
«Wir machen das Besondere einfach», n.º 23).
Embora seja geralmente aceite que é suficiente um grau mínimo de caráter distintivo,
é necessário também ter em consideração que, para ser distintiva como marca
comunitária, a marca deve ter um caráter distintivo em toda a União Europeia.
De acordo com a jurisprudência dos tribunais europeus, uma marca nominativa que é
descritiva de características de produtos ou serviços na aceção do artigo 7.º, n.º 1,
alínea c), do CTMR, carece necessariamente de caráter distintivo relativamente a
esses mesmos produtos ou serviços na aceção do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do CTMR
(ver acórdão de 12/06/2007, T-190/05, «TWIST & POUR», n.º 39).
No mesmo sentido, ainda que determinado termo não seja claramente descritivo
relativamente aos produtos e serviços em causa, ao ponto de não ser aplicável uma
objeção ao abrigo do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do CTMR, poderá suscitar objeções ao
abrigo do artigo 7.º, n.º 1, alínea b) do CTMR, pelo facto de ser apreendido pelo
público visado apenas como indicador da natureza dos produtos e/ou serviços em
causa e não como indicador da sua proveniência. Foi o caso do termo «medi» acerca
do qual se considerou que apenas fornecia ao público em causa informações sobre a
finalidade médica ou terapêutica dos produtos ou sobre a sua referência geral ao
domínio médico (acórdão de 12/07/2012, T-470/09, «Medi», n.º 22).
Também é possível aduzir uma objeção por força do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do
CTMR nos casos em que a estrutura lexical empregue, ainda que não seja correta do
ponto de vista gramatical, possa ser considerada habitual na linguagem publicitária e
no contexto comercial em questão. Foi o que aconteceu com a combinação «ECO
PRO», em que o elemento laudatório PRO é colocado a seguir ao elemento descritivo
ECO, o que seria apreendido pelo público em causa como uma indicação de que os
produtos designados se destinam a «profissionais no domínio da ecologia» ou que
«são favoráveis à ecologia» (acórdão de 25/04/2013, T-145, «ECO PRO», n.os 29 a
32).
2.2.2
Elementos nominativos
As palavras cuja utilização é tão frequente ao ponto de terem perdido qualquer
capacidade de distinguir produtos e serviços não têm um caráter distintivo ou não
podem conferir esse caráter a um sinal complexo. Os termos a seguir referidos,
individualmente ou em combinação com outros elementos não passíveis de registo,
estão incluídos no âmbito de aplicação desta disposição.
Os termos que denotam unicamente uma qualidade ou função positiva ou apelativa
específica dos produtos e serviços devem ser recusados, quer sejam pedidos de
forma individual ou em combinação com termos descritivos:
•
ECO com o significado de «ecológico» (acórdão de 24/04/2012, T-328/11,
‘EcoPerfect’, n.º 25 e acórdão de 15/01/2013, T-625/11, «ecoDoor» n.º 21);
•
MEDI referente a «médico» (acórdão de 12/07/2012, T-470/09, «medi»);
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•
MULTI referente a «muito, vários, mais de um» (decisão de 21/07/1999,
R 99/1999-1 – «MULTI 2», n 1»; decisão de 17/11/2005, R 904/2004-2,
«MULTI»)
•
MINI com o significado de «muito pequeno» ou «minúsculo» (decisão de
17/12/1999, R 62/1999-2, «MINIRISC»);
•
Premium/PREMIUM referente a «melhor qualidade» (acórdão de 22/05/2012,
T-60/11, n.os 46 a 49, 56 e 58; e acórdão de 17/01/2013, processos apensos
T-582/11 e T-583/11, «PREMIUM L», «PREMIUM XL», n.º 26);
•
PLUS com o significado de «adicional, extra, de qualidade superior, excelente no
seu género». (decisão de 15/12/1999, R 329/1999-1, «PLATINUM PLUS»);
•
ULTRA 1 com o significado de «extremamente» (decisão de 09/12/2002,
R 333/2002-1, «ULTRAFLEX»);
•
UNIVERSAL referente a produtos de uso geral ou universal (acórdão de
02/05/2012, T-435/11, «UniversalPHOLED», n.os 22 e 28).
Os sufixos de domínios de nível superior, como «.com», indicam apenas o local
onde a informação pode ser acedida na Internet e por isso não podem tornar registável
uma marca descritiva ou suscetível de qualquer outro tipo de objeção. Por
conseguinte, www.livros.com suscita as mesmas objeções que o termo isolado
«livros» para material impresso. Tal foi confirmado pelo Tribunal Geral no seu acórdão
de 21/11/2012, T-338/11, «photos.com», n.º 22, em que se declara que o elemento
«.com» é um elemento técnico e genérico cujo uso é necessário na estrutura normal
do endereço de um sítio na Internet de caráter comercial. Além disso, pode também
indicar que os produtos e serviços abrangidos pelo pedido de marca podem ser
obtidos ou visualizados em linha, ou estão relacionados com a Internet. Por
conseguinte, também deve entender-se que o elemento em questão carece de caráter
distintivo relativamente aos produtos ou serviços em causa.
As abreviaturas da forma jurídica de uma sociedade como Ltd. ou GmbH não
conferem caráter distintivo a um sinal.
Da mesma forma, os termos que indicam que os produtos e serviços são fornecidos
por um grupo de pessoas, como «company», «people» (para designar
estabelecimentos) ou «Club», não são registáveis. Por exemplo, «Kitchen Company»
não é registável para cozinhas. A situação é diferente se o sinal, no seu conjunto, não
fizer simplesmente referência aos produtos e serviços de forma abstrata, mas criar a
impressão geral de uma entidade distinta, identificável. Exemplos: «Royal Society for
the Prevention of Cruelty to Animals», «Associação Internacional de Marcas» seriam
marcas registáveis.
Os nomes de pessoas singulares são distintivos, independentemente da frequência do
nome, e mesmo que se trate de apelidos muito comuns como Smith ou García. A este
propósito, ver acórdão de 16/09/2004, C-404/02, «Nichols», n.os 26 e 30. O mesmo é
válido para nomes de personalidades importantes, incluindo chefes de Estado.
1
Alterado em 23/06/2010
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2.2.3
Títulos de livros
As marcas constituídas exclusivamente pelo título de uma história ou livro famoso
podem não ser distintivas nos termos do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do CTMR, em
relação a produtos e serviços que podem ter essa história por objeto. O motivo reside
no facto de determinadas histórias (ou os respetivos títulos) serem tão antigas e tão
conhecidas que já fazem parte da linguagem e não podem ter outro significado para
além do de uma história em particular.
Por exemplo, «Peter Pan» ou «Cinderela» ou «A Ilíada» podem perfeitamente ser
marcas distintivas para (por exemplo) tintas, vestuário ou lápis. Contudo, são
incapazes de desempenhar um papel distintivo em relação, por exemplo, a livros ou
filmes porque os consumidores pensarão simplesmente que estes produtos fazem
referência à história do Peter Pan ou da Cinderela, e esse será o único significado
atribuído a esses termos.
Só deverão ser formuladas objeções nos casos em que o título em causa é
suficientemente famoso para ser verdadeiramente bem conhecido pelo consumidor
visado e nos casos em que a marca pode ser percebida no contexto dos
produtos/serviços como significando essencialmente o título de uma história ou livro
famoso. Será mais provável que se declare a falta de caráter distintivo a este respeito
sempre que possa ser demonstrada a existência de um grande número de versões
publicadas da história e/ou de inúmeras adaptações para televisão, teatro e cinema
que tenham chegado a um público numeroso.
Dependendo da natureza da marca em causa, podem ser apresentadas objeções em
relação a material impresso, filmes, gravações, peças de teatro e espetáculos (esta
lista não é exaustiva).
2.2.4
Cores
Nesto ponto são abordadas as cores únicas ou as combinações de cores enquanto tal
(«cor por si só»).
Quando se solicita o registo de cores ou de combinações de cores enquanto tal, o
critério de exame adequado consiste em determinar se são distintivas, quer sejam
aplicadas a produtos ou à respetiva embalagem, ou utilizadas no contexto da
prestação de serviços. O facto de a marca não ser distintiva em qualquer uma destas
situações é motivo suficiente para ser recusada. Para as combinações de cores, a
análise do caráter distintivo deve basear-se no pressuposto de que a combinação de
cores tal qual como foi depositada aparece nos produtos ou na respetiva embalagem,
ou no material publicitário ou promocional relacionado com os serviços.
2.2.4.1 Cores únicas
Tal como confirmado pelo Tribunal de Justiça, os consumidores não têm por hábito
presumir a origem dos produtos com base na respetiva cor ou na da sua embalagem,
na ausência de todo e qualquer elemento gráfico ou textual, uma vez que a cor por si
só, nos usos comerciais atuais, não é, em princípio, utilizada como meio de
identificação (acórdão de 06/05/2003, C-104/01, «Libertel»). Uma cor por si só carece
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normalmente da propriedade intrínseca de distinguir os produtos de uma determinada
empresa (n.º 65). Por conseguinte, as cores únicas não têm caráter distintivo para
nenhum produto e serviço, exceto em circunstâncias muito especiais.
Essas circunstâncias especiais exigem que o requerente demonstre que a marca é
absolutamente invulgar ou surpreendente em relação a esses produtos específicos.
Estes casos são extremamente raros, por exemplo, o caso da cor preta aplicada ao
leite. Para recusar o registo não é necessário que um dos fatores enumerados no
ponto 2.2.4.2. infra esteja presente, mas se for este o caso, deve ser utilizado como
um argumento adicional para a fundamentação da recusa. Se se determinar que a cor
única é vulgarmente utilizada nos setores em causa e/ou tem uma finalidade
decorativa ou funcional, a cor deve ser recusada. O interesse público é, de acordo
com o Tribunal, um obstáculo à monopolização de uma cor única, independentemente
de o domínio relevante de interesse pertencer a um segmento de mercado muito
específico (acórdão de13/09/2010, T-97/08, «Shade of orange», n.os 44 a 47).
2.2.4.2 Combinações de cores
Quando se solicita o registo de uma combinação de cores por si só, a representação
gráfica depositada deve delinear espacialmente essas cores de forma a determinar o
âmbito do direito reivindicado (what you see is what you get - o que se vê é o que se
obtém). A representação gráfica deve indicar claramente a proporção e a posição das
várias cores, mediante uma disposição sistemática que associe as cores em causa de
forma predeterminada e constante (acórdão de 24/06/2004, C-49/02 «Blue and
yellow», n.º 33, e acórdão de 14/06/2012, T-293/10, «Colour per se», n.º 50).
Por exemplo, uma marca constituída por uma pequena faixa amarela por cima de uma
faixa vermelha maior é diferente de uma marca em que o vermelho e o amarelo
aparecem em proporções iguais, com a cor vermelha do lado esquerdo. Uma
reivindicação abstrata, concretamente de duas cores que aparecem «em qualquer
combinação possível» ou em «qualquer proporção», não é admissível e conduz a uma
objeção nos termos do artigo 7.º, n.º 1, alínea a), do CTMR, (decisão de 27/07/2004,
R 730/2001-4, «GELB/BLAU/ROT», n.º 34). Por outro lado, a indicação da forma como
a combinação de cores aparecerá sobre o produto não é necessária porque o que é
relevante é o objeto do registo e não o modo como é ou pode ser utilizado no produto.
No caso das combinações de cores, a recusa deve fundamentar-se unicamente em
factos ou argumentos específicos e quando esses argumentos específicos de recusa
não puderem ser demonstrados, a marca deve ser aceite. Se uma das duas cores for
a cor habitual ou natural do produto, ou seja, se se acrescentar uma cor à cor habitual
ou natural, será formulada uma objeção à semelhança do que aconteceria se se
tratasse de uma só cor. Exemplos: o cinzento é a cor habitual para a pega de
ferramentas de jardinagem e o branco é a cor natural das pastilhas de detergente. Por
conseguinte, uma pastilha de detergente constituída por duas camadas, uma branca e
uma vermelha, deve ser analisada como um caso caracterizado pela adição de cor.
Não obstante, algumas das situações em que uma combinação de duas cores deve
ser recusada são descritas a seguir.
•
Em muitos casos, a cor constitui simplesmente um elemento decorativo dos
produtos ou responde a uma solicitação do consumidor (por exemplo, cores de
automóveis ou t-shirts), independentemente do número de cores em causa.
FINAL
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•
Uma cor pode constituir a natureza dos produtos (por exemplo, no caso das
tintas).
•
Uma cor pode ser tecnicamente funcional (por exemplo, a cor vermelha para os
extintores, várias cores para cabos elétricos).
•
Uma cor pode ser habitual ou genérica (por exemplo, o vermelho para os
extintores; o amarelo para os serviços postais).
•
Uma cor pode indicar uma característica particular dos produtos como o sabor
(amarelo para o sabor a limão, cor-de-rosa para o sabor a morango).
•
Uma combinação de cores também deve ser recusada se já existir no mercado,
especialmente se for utilizada por diferentes concorrentes (por exemplo, foi
possível demonstrar que a combinação das cores vermelha e amarela é utilizada
por várias empresas em latas de cerveja e de refrigerantes).
Em todos estes casos o registo da marca deve ser recusado, mas sempre após uma
análise cuidadosa dos produtos e serviços em causa e da situação no mercado.
Os critérios utilizados para apreciar o caráter distintivo das marcas de cor que
designam serviços não devem ser diferentes dos aplicados às marcas de cor que
designam produtos (como recordado pelo Tribunal Geral no seu acórdão de
12/11/2010, T-404/09, «GREY-RED»). Neste processo, considerou-se que a
combinação de cores requerida não diferia de forma percetível, para o consumidor
visado, das cores habitualmente utilizadas para os serviços em causa. O Tribunal
Geral concluiu que a combinação de cores requerida era muito similar à combinação
«branco/vermelho» utilizada nas passagens de nível ferroviárias e nos sinais de
trânsito associados ao tráfego ferroviário, e que o sinal, no seu conjunto, seria
reconhecido pelo público em causa como um elemento funcional ou decorativo e não
como uma indicação da origem comercial dos serviços.
Quanto maior o número de cores, menos provável é a existência de caráter distintivo
devido à dificuldade em memorizar um elevado número de cores diferentes e a
respetiva sequência.
Para os nomes de cores, consultar o ponto 2.3.2.9.
2.2.5
Letras únicas2
2.2.5.1 Observações gerais
No seu acórdão de 09/09/2010, C-265/09 P, (α), o Tribunal de Justiça considerou que,
no caso das marcas constituídas por uma letra única representada em carateres
estandardizados sem alterações gráficas, é necessário proceder a uma apreciação da
aptidão do sinal em causa para distinguir os diferentes produtos e serviços no âmbito
de um exame in concreto desses produtos ou serviços (n.º 39).
O Tribunal recordou que, nos termos do artigo 4.º do CTMR, as letras figuram entre as
categorias de sinais que podem constituir marcas comunitárias, desde que esses
2
Esta secção aborda as letras únicas em conformidade com o artigo 7.º, n.º 1, alínea b). Para as letras
únicas em conformidade com o artigo 7.º, n.º 1, alínea c), consultar o ponto 2.3.2.8
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sinais sejam adequados para distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos
de outras empresas (n.º 28) e sublinhou que o registo de um sinal como marca não
exige um nível específico de criatividade ou imaginação linguística ou artística por
parte do requerente.
Embora reconhecendo que é legítimo ter em conta as dificuldades na determinação do
caráter distintivo que poderão estar associadas a determinadas categorias de marcas
em virtude da sua própria natureza, e que poderá ser mais difícil determinar o caráter
distintivo para marcas constituídas por uma letra única do que para outras marcas
nominativas (n.º 39), o Tribunal indicou claramente que estas circunstâncias não
justificam a fixação de critérios específicos complementares ou derrogatórios do
critério do caráter distintivo como interpretado na jurisprudência (n.os 33 a 39).
Quanto ao ónus da prova, o Tribunal declarou que aquando do exame dos motivos
absolutos de recusa de registo, o Instituto é obrigado, nos termos do artigo 76.º, n.º 1,
do CTMR, a examinar oficiosamente os factos pertinentes que o poderiam levar a
formular uma objeção nos termos do artigo 7.º, n.º 1, do CTMR, e que esta exigência
não pode ser relativizada nem invertida, em detrimento do requerente (n.os 55 a 58).
Por conseguinte, cabe ao Instituto explicar, de forma fundamentada, o motivo pelo
qual uma marca representada por uma letra única em carateres estandardizados é
desprovida de qualquer caráter distintivo.
Para tal, é necessário realizar um exame minucioso baseado nas circunstâncias
factuais específicas do caso, a fim de avaliar se uma determinada letra única
representada em carateres estandardizados pode funcionar como uma marca para os
produtos/serviços em causa. Esta necessidade de apreciação dos factos significa que
não é possível partir de hipóteses (tais como a de que os consumidores não estão,
regra geral, habituados a ver marcas constituídas por letras únicas).
Consequentemente, quando se realiza o exame de marcas constituídas por letras
únicas, devem evitar-se argumentos genéricos não fundamentados como os
relacionados com a disponibilidade dos sinais, dado o número limitado de letras. O
Instituto deve determinar, com base na apreciação dos factos, o motivo pelo qual a
marca depositada é suscetível de objeção.
Torna-se, por isso, claro que o exame de marcas constituídas por letras únicas deve
ser minucioso e rigoroso, e que cada caso exige que se analise cuidadosamente se
uma determinada letra pode ser considerada como tendo um caráter distintivo
intrínseco em relação aos produtos e/ou serviços em causa.
2.2.5.2 Exemplos
Por exemplo, em domínios técnicos como os que envolvem computadores, máquinas,
motores e ferramentas, é mais provável que as letras únicas sejam percebidas
enquanto referências técnicas, de modelos ou de catálogos e não enquanto
indicadores de origem, qualquer conclusão neste sentido deve resultar de uma
apreciação dos factos.
Dependendo do resultado do exame prévio, uma marca constituída por uma letra
única representada em carateres estandardizados pode suscitar objeções nos termos
do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do CTMR, com base na falta de caráter distintivo inerente
para os produtos e/ou serviços em causa ou para parte dos mesmos.
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Tal seria o caso, por exemplo, de uma marca constituída pela letra única «C» para
«sumos de fruta», uma vez que esta letra é comummente utilizada para designar a
vitamina C. O público relevante não a entenderia como um sinal indicativo da origem
comercial dos produtos em causa.
Outros exemplos de falta de caráter distintivo incluem as marcas constituídas por
letras únicas requeridas para cubos de brincar que são frequentemente utilizados para
ensinar as crianças a construir palavras através da combinação das letras que
aparecem nos próprios cubos, sem contudo descrever o produto em si mesmo, ou as
letras únicas requeridas para serviços de lotaria, setor em que as letras são
frequentemente utilizadas para indicar diferentes séries de números.
Embora em ambos os casos acima referidos não exista uma relação descritiva direta
entre as letras e os produtos/serviços, uma marca constituída por uma letra única seria
desprovida de caráter distintivo porque os consumidores estão mais habituados, no
que respeita a cubos de brincar e a lotarias, a ver as letras únicas como elementos
com uma conotação funcional ou utilitária, e não como indicadores de uma origem
comercial.
Por outro lado, se não se conseguir demonstrar que uma determinada letra única é
desprovida de caráter distintivo em relação aos produtos e/ou serviços em causa, deve
ser aceite, mesmo que esteja representada em carateres estandardizados ou de forma
bastante rudimentar.
Por exemplo, a letra
foi aceite para serviços de «transporte; embalagem e
entreposto de mercadorias; organização de viagens» incluídos na classe 39 e para
«serviços de restauração (alimentação); alojamento temporário» incluídos na
classe 43 (ver decisão de 30/09/2010, R 1008/2010-2, n.os 12 a 21).
Para outros exemplos, consultar o ponto 2.3.2.8 infra.
2.2.6
Slogans: apreciação do caráter distintivo
O Tribunal de Justiça decidiu que, na apreciação do caráter distintivo, não é
apropriado aplicar aos slogans critérios mais rigorosos dos que os aplicáveis a outros
tipos de sinais (acórdão de 12/072012, C-311/11 P, «WIR MACHEN DAS
BESONDERE EINFACH» e jurisprudência citada).
Os slogans publicitários são suscetíveis de objeção nos termos do artigo 7.º, n.º 1,
alínea b), do CTMR, quando são percecionados pelo público relevante unicamente
como uma mera fórmula promocional. Contudo, considerar-se-á que têm um caráter
distintivo se, além da sua função promocional, forem percecionados pelo público como
uma indicação da origem comercial dos produtos ou serviços em causa.
O Tribunal de Justiça fixou os seguintes critérios que deverão ser utilizados na
apreciação do caráter distintivo de um slogan (acórdãos de 21/01/2010, C-398/08 P,
«VORSPRUNG DURCH TECHNIK», n.º 47, e de 13/04/2011, T-523/09,
«WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH», n.º 37).
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Um slogan publicitário é suscetível de possuir caráter distintivo sempre que for
percecionado como mais do que uma mera mensagem publicitária destinada a realçar
as qualidades dos produtos ou serviços em causa porque:
•
•
•
•
•
possui vários significados, e/ou
constitui um jogo de palavras, e/ou
introduz elementos de intriga ou surpresa conceptual, para que possa ser
considerado imaginativo, surpreendente ou inesperado, e/ou
possui uma originalidade ou ressonância particular, e/ou
desencadeia na mente do público relevante um processo cognitivo ou exige um
esforço de interpretação.
Além do acima exposto, as características de um slogan a seguir descritas podem
conduzir à conclusão de existência de caráter distintivo:
•
•
estruturas sintáticas invulgares,
a utilização de recursos linguísticos e estilísticos como a aliteração, a metáfora, a
rima, o paradoxo, etc.
No entanto, o uso de formas gramaticais não convencionais deve ser cuidadosamente
avaliado, uma vez que os slogans publicitários são geralmente escritos de forma
simplificada, de modo a torná-los mais concisos e diretos (ver, entre outros, acórdão
de 24/01/2008, T-88/06, «SAFETY 1ST», n.º 40). Isto significa que a falta de
elementos gramaticais como artigos definidos ou pronomes (O, ELE etc.), conjunções
(OU, E, etc.) ou preposições (DE, PARA, etc.) pode nem sempre ser suficiente para
conferir um caráter distintivo ao slogan. No caso de «SAFETY 1ST», o Tribunal
considerou que a utilização de «1ST» em vez de «FIRST» (primeiro) não era
suficientemente pouco convencional para acrescentar caráter distintivo à marca.
Um slogan cujo significado é vago ou impenetrável ou cuja interpretação exige um
esforço mental considerável por parte dos consumidores visados é igualmente
suscetível de possuir um caráter distintivo, já que os consumidores não seriam
capazes de estabelecer uma relação clara e direta com os produtos e serviços
reivindicados.
O facto de o público relevante ser especializado e o seu grau de atenção ser mais
elevado do que o do consumidor médio, não pode influenciar de forma determinante
os critérios jurídicos utilizados para apreciar o caráter distintivo de um sinal. Como
afirmado pelo Tribunal de Justiça, «daí não resulta necessariamente que, quando o
público relevante é especializado, seja suficiente um caráter distintivo mais reduzido
do sinal» (acórdão de 12/07/2012, C-311/11 P, «WIR MACHEN DAS BESONDERE
EINFACH», n.º 48).
Os exemplos que se seguem revelam algumas das diferentes funções que os slogans
podem ter e os argumentos que podem servir de base a uma objeção por força do
artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do CTMR.
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CTM
Função principal
Processo n.º
CTM n.º 5 904 438
MORE THAN JUST A CARD
para a classe 36
(serviços de cartões bancários, de crédito e de
débito)
Declaração de serviço ao cliente
R 1608/2007-4
Marca controvertida ao abrigo do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do CTMR
O slogan apenas transmite informação sobre os produtos e serviços para os quais foi pedido o registo.
Trata-se do tipo de linguagem que um anglófono utilizaria para descrever um cartão bancário um pouco
distinto do habitual. Veicula a noção de que o cartão possui características que não são evidentes à
primeira vista. O facto de o slogan não desvendar quais são essas características, ou seja, o facto de a
marca não descrever um serviço ou característica específica do «cartão», não confere caráter distintivo à
marca.
CTM
Função principal
Processo n.º
CTM n.º 7 394 414
WE PUT YOU FIRST. AND KEEP YOU AHEAD
para a classe 40
Declaração de serviço ao cliente
-
A marca é uma mensagem promocional laudatória que destaca os aspetos positivos dos serviços,
nomeadamente o facto de ajudarem a obter a melhor posição no setor e a manter essa posição no futuro.
CTM
Função principal
Processo n.º
CTM n.º 6 173 249
SAVE OUR EARTH NOW
para as classes 3, 17, 18, 20, 22, 24, 25 e 28
Manifestação de valores ou slogan
político
R 1198/2008-4
O sinal constitui um apelo simples e direto a agir e a contribuir para o bem-estar da Terra, encorajando a
compra de produtos ecológicos. Contrariamente ao que afirma o requerente, segundo o qual a palavra
«now» (agora) constitui um elemento original dado que ninguém acreditará que através da aquisição dos
produtos em causa irá salvar literalmente a Terra agora, a palavra «NOW» é uma palavra emocional
comummente utilizada no domínio do marketing para incentivar os consumidores a consumir, a obter o
que pretendem sem esperar; é um apelo à ação. O consumidor relevante irá reconhecer e perceber
imediatamente o sinal como uma expressão promocional laudatória que indica que os produtos
representam uma alternativa ecológica a outros produtos do mesmo tipo, e não como uma indicação da
origem comercial.
CTM
Função principal
Processo n.º
CTM n.º 4 885 323
DRINK WATER, NOT SUGAR
para as classes 32 e 33
Declaração inspiradora ou motivadora
R 718/2007-2
A marca é um slogan banal que transmite simplesmente a ideia de que o consumidor irá beber água de
verdade e não uma bebida açucarada. A marca carece de qualquer significado secundário ou encoberto,
não inclui elementos fantasiosos e a sua mensagem ao consumidor é simples, direta e inequívoca. Por
estes motivos, é improvável que seja apreendida como uma indicação da origem comercial. É evidente
que a marca consiste simplesmente num bom conselho, a saber, o de que é mais saudável beber água
sem adição de açúcar. Que melhor forma de promover esses produtos do que através de uma expressão
como DRINK WATER, NOT SUGAR (beba água, não açúcar)? Os consumidores lerão com aprovação
esta mensagem, mas procurarão a marca noutro local do produto.
Alguns exemplos de slogans aceites:
•
DEFINING TOMORROW, TODAY, decisão de 07/02/2012, R 1264/2011-2, CTM
n.º 9 694 431, para produtos e serviços das classes 9, 10, 16, 35, 41, 44 e 45.
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•
SITEINSIGHTS, decisão da Câmara de Recurso de 08/11/2011, R 879/2011-2,
CTM n.º 9 284 597, para produtos e serviços das classes 9 e 42.
•
THE PHYSICIAN DRIVEN IMAGING SOLUTION, Registo internacional
n.º W 01 096 100, para produtos e serviços das classes 9, 16 e 42.
•
UNMASKING THE SOCIAL NETWORK OF FRAUD, CTM n.º 10 477 941, para
produtos e serviços das classes 9, 36 e 45.
Um slogan poderá suscitar objeções nos termos do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do
CTMR, se transmitir de forma direta informações sobre a espécie, a qualidade, o
destino ou outras características dos produtos ou serviços (ver ponto 2.3.2.5 infra).
2.2.7
Elementos figurativos simples
As representações geométricas simples como círculos, linhas, retângulos ou
pentágonos comuns não permitem transmitir qualquer mensagem que possa ser
recordada pelos consumidores e, por conseguinte, não serão percecionados por estes
como uma marca.
Tal como estabelecido pelo Tribunal, um sinal de uma simplicidade excessiva e
constituído por uma figura geométrica de base, como um círculo, uma linha, um
retângulo ou um pentágono, não é suscetível, enquanto tal, de transmitir uma
mensagem que os consumidores possam memorizar, de modo que estes últimos não
o considerarão uma marca (ver T-304/05, n.º 22).
Exemplos de marcas recusadas
Sinal
Produtos e
serviços
Fundamentação
Classe 33
O sinal consiste simplesmente num pentágono
comum, uma figura geométrica simples. A forma
Acórdão de
geométrica, caso representasse a forma da
12/09/2007, T-304/05,
etiqueta, seria apreendida como tendo uma
«Pentagon»
finalidade funcional ou estética e não como uma
indicação de origem.
Classes 9,
14,16, 18,
21, 24, 25,
28, 35-39,
41-45
O sinal será apreendido como uma forma
geométrica
excessivamente
simples,
essencialmente como um paralelogramo. Para
cumprir a função de identificação de uma marca,
o paralelogramo deveria conter elementos que o
Acórdão de
diferenciassem de outras representações de
13/04/2011, T-159/10,
paralelogramos. As duas características do sinal
«Parallelogram»
são o facto de estar ligeiramente inclinado para a
direita e a base ser ligeiramente redonda e
alongada em direção ao lado esquerdo. Estas
nuances
não
seriam
apreendidas
pelo
consumidor geral.
FINAL
Processo
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Sinal
Produtos e
serviços
Fundamentação
Processo
O sinal não contém quaisquer elementos que
possam ser facilmente e imediatamente
Acórdão de
Classes 14, memorizados por um público relevante atento. 29/09/2009, T-139/08,
Será exclusivamente apreendido como um «Representation of the
18, 25
elemento decorativo, quer se trate de produtos da half a smiley smile»
classe 14 ou de produtos das classes 18 e 25.
Classe 9
Classe 3,
18, 24, 43,
44
O sinal consiste num triângulo equilátero simples.
A configuração invertida e o contorno vermelho
do triângulo não conferem caráter distintivo ao
sinal. A impressão geral produzida pelo sinal é a
de uma forma geométrica simples incapaz de
transmitir uma mensagem de marca à primeira
vista.
Registo internacional
n.º W01 091 415
O sinal consiste exclusivamente numa figura
geométrica simples de cor verde. Esta cor é
Acórdão de
habitual e amplamente utilizada em publicidade e
09/12/2010, T-282/09,
na comercialização de produtos e serviços pelo
«Green square»
seu poder de atração, sem transmitir uma
mensagem precisa.
Exemplo de uma marca aceite
Sinal
Produtos e
serviços
Classe 35,
41
2.2.8
Fundamentação
O sinal consiste num desenho que representa
elementos triangulares sobrepostos. A impressão
geral criada é muito mais complexa do que a de
uma forma geométrica simples.
Processo
CTM n.º 10 948 222
Elementos figurativos comuns
A seguinte representação de uma folha de videira não é distintiva para o vinho:
Da mesma forma, a seguinte representação de uma vaca não é distintiva para
produtos lácteos:
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CTM n.º 11 345 998, reivindicada para as classes 29 (leite e laticínios, etc.) e 35.
O sinal anterior foi recusado pelo facto de as representações de vacas serem
comummente utilizadas em relação ao leite e aos produtos lácteos. O facto de a marca
consistir numa fotografia «aérea» de uma vaca não é suficiente para conferir caráter
distintivo ao sinal, uma vez que as ligeiras alterações a um sinal comum não o
tornarão distintivo. A mesma argumentação seria aplicável a produtos conexos como o
«leite com chocolate».
2.2.9
Símbolos tipográficos
Os símbolos tipográficos como o ponto final, a vírgula, o ponto e vírgula, as aspas ou o
ponto de exclamação não serão considerados pelo público como uma indicação de
origem. Os consumidores apreenderão esses símbolos como um sinal destinado a
chamar a atenção do consumidor, mas não como um sinal indicador da origem
comercial. O mesmo é aplicável a símbolos monetários comuns, como €, £, $;
dependendo dos produtos em causa, esses sinais apenas informarão os
consumidores de que um produto ou serviço específico é comercializado nessa
moeda.
As marcas a seguir referidas foram alvo de objeção:
Sinal
Produtos e
serviços
Fundamentação
O Tribunal Geral confirmou a conclusão da
Câmara de Recurso segundo a qual a marca
requerida é desprovida do grau mínimo de
caráter
distintivo
necessário.
Consiste
unicamente num sinal de pontuação sem
características
adicionais
especiais
Classes 14, imediatamente percetíveis para os consumidores.
Além disso, é um sinal comummente utilizado no
18 e 25
mundo empresarial e em publicidade. Dada a
frequência da sua utilização, o consumidor
relevante considerará o ponto de exclamação um
simples elemento publicitário laudatório ou como
algo destinado a chamar a atenção (ver acórdão
de 30/09/ 2009, T-75/08, «!»).
CTM n.º 5 332 184
O sinal requerido foi recusado porque, no caso
dos produtos reivindicados (alimentos e bebidas),
as percentagens são particularmente importantes
no que diz respeito ao preço. Por exemplo, o
sinal de percentagem indica claramente que
existe uma relação custo/benefício favorável
porque o preço foi reduzido numa percentagem
específica em comparação com o preço normal.
Classes 29,
Este sinal de percentagem no interior de um
30, 31 e 32
círculo vermelho é também frequentemente
utilizado no âmbito de saldos, ofertas especiais,
liquidações de stocks ou em produtos de marca
branca baratos, etc. O consumidor verá o sinal
unicamente como um pictograma que transmite a
informação de que os produtos reivindicados são
vendidos a um preço reduzido (ver decisão
16/10/2008, R 998/2008—1, «Prozentzeichen»).
CTM n.º 5649256
FINAL
Processo
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2.2.10 Pictogramas
Os pictogramas são sinais e símbolos básicos e sem adornos que são interpretados
como tendo um valor puramente informativo ou instrutivo em relação aos produtos ou
serviços visados. Trata-se, por exemplo, de sinais que indicam o modo de utilização
(como a imagem de um telefone para serviços de entrega de pizas) ou que encerram
uma mensagem compreendida universalmente (como uma faca e um garfo para
serviços de restauração).
Os pictogramas comummente utilizados como, por exemplo, um «P» branco sobre um
fundo azul para designar um parque de estacionamento (este sinal é igualmente
suscetível de objeção nos termos do artigo 7.º, n.º 1, alínea d), do CTMR), ou o
desenho de um gelado para assinalar a venda de gelados nas proximidades, são
desprovidos de caráter distintivo em relação aos produtos ou serviços para os quais
são utilizados.
Sinal
Fundamentação
Processo
Tendo em conta o tipo de produtos e serviços
requeridos incluídos nas classes 9, 35, 36, 38 e
42 (por exemplo, caixas automáticas, serviços
bancários), o sinal será entendido pelo público
como uma indicação utilitária ou como um
conjunto de setas que indicam a direção de
inserção do cartão magnético no distribuidor. A
Acórdão de
associação dos triângulos aos outros elementos 02/07/2009, T-414/07,
da marca pedida implicará que o público «A hand holding a card
relevante os apreenda como setas direcionais. with three triangles»
Os
consumidores
são
confrontados
quotidianamente com este tipo de informação
utilitária em locais diversos, como bancos,
supermercados, estações, aeroportos, parques
os
de estacionamento, cabines telefónicas, etc. (n.
37 a 42).
CTM n.º 9 894 528
para produtos da classe 9
Este sinal foi recusado por ser idêntico, na sua
essência, ao símbolo internacional de segurança
conhecido como «símbolo de alta tensão» ou de
«perigo, risco de descarga elétrica». Foi definido
oficialmente como símbolo normalizado de alta
tensão pela norma ISO 3864. O sinal requerido
está contido no triângulo que denota que é um
símbolo de perigo. Dado que o sinal coincide com
o sinal internacional habitual para indicar o risco
de alta tensão, foi recusado ao abrigo do artigo
7.º, n.º 1, alínea b), do CTMR.
Decisão de
21/09/2012,
R 2124/2011-5,
«Device of lightning
bolt»
2.2.11 Etiquetas/rótulos comuns/não distintivos
O elemento figurativo que compõe o sinal pode também ser constituído por formas,
desenhos ou figuras que serão entendidos pelo público relevante como
etiquetas/rótulos não distintivos. Também neste caso o motivo de recusa assenta no
facto de esses elementos figurativos não ficarem impressos no espírito do consumidor,
por serem demasiado simples e/ou comummente utilizados em relação aos
produtos/serviços reivindicados.
FINAL
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Ver os exemplos seguintes
Sinal
Fundamentação
A marca requerida é «desprovida de caráter
distintivo» e foi recusada ao abrigo do artigo 7.º,
n.º 1, alínea b), do CTMR, por ser das mais
CTM n.º 4373403
banais
e
comuns
no
domínio
das
depositada como marca
etiquetas/rótulos adesivos. O sinal diz muito
tridimensional para produtos sobre a natureza dos produtos e muito pouco, ou
da classe 16 [etiquetas
mesmo nada, sobre a identidade do produtor
adesivas; etiquetas
(n.º 11).
adesivas para uso com
aparelhos manuais para
etiquetar; e etiquetas (não
em matérias têxteis)]
CTM n.º 9 715 319
para produtos das classes
6, 7, 8, 9 e 20
A marca foi recusada pelo facto de a sua forma
de base exclusivamente combinada com o
amarelo vivo não permitir ao grande público e ao
público profissional relevante distinguir os
produtos a que se refere o pedido como
provenientes de uma empresa específica. Neste
caso, a cor amarela pode ser entendida como um
elemento decorativo dos produtos e como um
elemento destinado a chamar a atenção para os
mesmos, sem fornecer qualquer informação
específica ou mensagem precisa quanto à origem
comercial dos produtos. Além disso, como é do
conhecimento geral, o amarelo vivo é uma cor
comummente utilizada de forma funcional em
relação a uma grande variedade de produtos,
nomeadamente para aumentar a visibilidade de
objetos, destacar ou alertar. Pelos motivos
enunciados, os consumidores relevantes não
reconhecerão esta cor como uma marca, mas
sim como um elemento de advertência ou
decorativo.
Processo
Decisão de
22/05/2006,
R 1146/2005-2
Decisão de
15/01/2013,
R 444/2012-2,
«Device of a label in
yellow colour»
As marcas infra também foram recusadas.
CTM n.º 11 177 912 para
produtos das classes 29, 30 e 31
CTM n.º 10 776 599 para, entre
outros, produtos das classes 32 e
CTM n.º 11 171 279 para
33
produtos das classes 29, 30 e 31
Nos três casos anteriores, tanto a cor como a forma das etiquetas/rótulos são bastante
comuns. O mesmo é aplicável à representação estilizada dos frutos no último caso.
Além disso, o referido elemento figurativo representa ou pelo menos alude claramente
aos ingredientes de alguns dos produtos reivindicados como, por exemplo, sumos de
fruta.
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2.2.12 Marcas tridimensionais
2.2.12.1 Observações preliminares
O artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do CTMR não distingue entre as diferentes categorias de
marcas para determinar se uma marca é adequada para distinguir os produtos ou
serviços de uma empresa dos de outras empresas (ver acórdão de 05/03/2003,
T-194/01, «Ovoid tablet», n.º 44). Ao aplicar esta norma jurídica uniforme a diferentes
marcas e categorias de marcas, a distinção deve ser feita de acordo com a perceção
do consumidor e as condições do mercado.
Para sinais constituídos pela forma dos próprios produtos, não devem ser aplicados
critérios mais rigorosos dos que os aplicáveis a outras marcas, mas poderá ser mais
difícil aferir a existência de um caráter distintivo, uma vez que a perceção que o
público-alvo tem dessas marcas não é necessariamente a mesma que no caso de
uma marca nominativa ou figurativa (ver acórdão de 08/04/2002, C-136/02 P,
«Maglite», n.º 30).
As marcas tridimensionais podem ser agrupadas em três categorias:
•
•
•
formas não relacionadas com os próprios produtos e serviços;
formas que representam a forma dos próprios produtos ou de parte dos mesmos;
forma da embalagem ou do recipiente.
2.2.12.2 Formas não relacionadas com os próprios produtos ou serviços
As formas que não estão relacionadas com os próprios produtos ou serviços (por
exemplo, o boneco da Michelin) possuem geralmente caráter distintivo.
2.2.12.3 Formas que representam a forma dos próprios produtos ou formas
relacionadas com os produtos ou serviços
A jurisprudência desenvolvida para as marcas tridimensionais que consistem na
representação da forma do próprio produto é igualmente pertinente para as marcas
figurativas que consistem em representações bidimensionais do produto ou dos seus
elementos (ver acórdão de 14/09/2009, T-152/07, «Representation of a watch»).
Para as formas constituídas pela forma ou pela embalagem dos produtos para os
quais foi pedido o registo, o exame deve ser realizado em três fases.
Fase 1: Análise à luz do artigo 7.º, n.º 1, alínea e), do CTMR
Em princípio, o examinador deve começar por analisar se algum dos motivos de
recusa enunciados no artigo 7.º, n.º 1, alínea e), do CTMR, é aplicável, uma vez que
estes não podem ser afastados através do caráter distintivo adquirido. Relativamente a
esta primeira fase, consultar mais abaixo o ponto 2.5 (Formas com uma função
essencialmente técnica, com um valor estético substancial ou impostas pela natureza
dos produtos).
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Fase 2: Identificação dos elementos da marca tridimensional
Na segunda fase, o examinador deve determinar se a representação da marca
tridimensional contém outros elementos, como palavras ou etiquetas/rótulos, que
podem conferir caráter distintivo à marca. Regra geral, qualquer elemento distintivo por
si mesmo dotará a marca tridimensional de caráter distintivo desde que seja percetível
no âmbito da utilização normal do produto. Exemplos típicos são as palavras ou os
elementos figurativos ou as combinações dos mesmos que aparecem na parte exterior
da forma e permanecem claramente visíveis, tais como os rótulos das garrafas.
Consequentemente, mesmo a forma habitual de um produto pode ser registada como
marca tridimensional se sobre a mesma aparecer uma marca nominativa ou
etiqueta/rótulo distintivo.
No entanto, a combinação de elementos não distintivos ou descritivos com uma forma
habitual não conferirá caráter distintivo a essa forma (acórdão de 18/01/2013,
T-137/12, «Shape of a vibrator», n.os 34-36).
Fase 3: Critérios para determinar o caráter distintivo da própria forma
Por último, deve comprovar-se o cumprimento dos critérios que determinam o caráter
distintivo da própria forma. O teste fundamental consiste em determinar se a forma
se diferencia materialmente das formas de base, comuns ou expectáveis, de forma a
permitir ao consumidor identificar os produtos unicamente com base na sua forma e
voltar a comprar o mesmo produto caso a sua experiência de compra tenha sido
positiva. Um bom exemplo são os legumes congelados em forma de crocodilo.
A análise do caráter distintivo de marcas tridimensionais constituídas exclusivamente
pela forma dos próprios produtos assenta nos seguintes critérios:
•
Uma forma é desprovida de caráter distintivo se se tratar de uma forma de base
(ver acórdão de 19/09/2001, T-30/00, «TABS-SQUARE / RED / WHITE») ou de
uma combinação de formas de base (ver decisão de 13/04/2000, R 263/1999-3).
•
Para ser distintiva, a forma deve divergir de forma significativa da forma
esperada pelo consumidor e da regra ou dos hábitos do setor. Quanto mais a
forma se aproximar da forma mais provável assumida pelo produto em questão,
maior a probabilidade de essa forma ser desprovida de caráter distintivo (ver
acórdão de 08/04/2002, C-136/02 P, «Maglite», n.º 31).
•
Não é suficiente que a forma seja uma variante de uma forma habitual ou uma
variante de uma série de formas habitualmente utilizadas num setor em que
existe uma enorme variedade de design (ver acórdão de 08/04/2002, C-136/02
P, «Maglite», n.º 32, e acórdão de 07/02/2002, T-88/00, «Maglite», n.º 37).
•
As formas ou características funcionais de uma marca tridimensional serão
apreendidas pelo consumidor enquanto tal. Por exemplo, no caso das pastilhas
de detergente, os cantos arredondados evitam danos na roupa, e as camadas
de diferentes cores representam a presença de diferentes ingredientes ativos.
Se é certo que o público está habituado a reconhecer uma marca tridimensional como
um sinal identificador da origem do produto, já o mesmo não acontece
necessariamente quando o sinal se confunde com o aspeto do próprio produto. De
onde se conclui que a apreciação do caráter distintivo não pode levar a um resultado
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diferente no caso de uma marca tridimensional constituída pela apresentação do
próprio produto e no caso de uma marca figurativa constituída pela representação, fiel
à realidade, desse mesmo produto (acórdão de 19/09/2001, T-30/00,
«TABS-SQUARE/RED/ WHITE», n.º 49).
Segue-se uma lista de exemplos de formas de produtos para os quais foi pedido o
registo e a respetiva análise.
Sinal
Fundamentação
Processo
As marcas figurativas que consistem na
representação gráfica de uma reprodução
naturalista dos próprios produtos não são
distintivas em relação a esses produtos. A
representação de uma pastilha para «produtos
para roupa ou louça sob a forma de pastilhas» foi
recusada. A forma, a saber, uma pastilha
retangular, é uma forma geométrica de base e
uma das formas que vem naturalmente à mente
para uma pastilha destinada a máquinas de lavar
roupa ou louça. Os cantos ligeiramente
arredondados da pastilha não são suscetíveis de
ser apreendidos pelo consumidor como uma
particularidade da forma em causa (acórdão de
19/09/2001, T-30/00, «TABS-SQUARE / RED /
os
WHITE», n. 44 e 53). A mesma abordagem foi
confirmada por vários acórdãos, incluindo o
acórdão de 04/10/2007, C-144/06 P, «TABS».
Acórdão de
19/09/2001, T-30/00,
«TABS-SQUARE /
RED / WHITE»
Esta forma foi recusada por ser uma simples
Acórdão de
variante de uma forma habitual deste tipo de
08/014/2002,
produto, a saber, lanternas (n.º 31).
C-136/02 P, «Maglite»
Esta forma foi recusada por não divergir de forma
significativa da regra ou dos hábitos do setor.
Apesar de os produtos deste setor consistirem
Acórdão de
geralmente em formas oblongas, existem no
18/01/2013, T-137/12,
mercado várias outras formas esféricas ou
«Shape of a vibrator»
redondas (n.º 29). A adição do pequeno elemento
nominal descritivo «fun factory» não confere à
forma o caráter distintivo necessário (n.º 36).
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Sinal
Fundamentação
Processo
O tribunal de Justiça confirmou a recusa deste
sinal tridimensional por não divergir de forma
significativa
das
formas
e
das
cores
habitualmente utilizadas no setor dos doces e do
chocolate. A combinação com elementos
figurativos não conduz à aplicação dos critérios
utilizados para as marcas bidimensionais.
Se a representação da marca em conjunto com a
lista de produtos e serviços não permitir
Acórdão de
identificar claramente a forma para a qual foi 06/09/2012, C-96/11 P,
pedido o registo, existe uma dificuldade inerente:
«Milk mice»
sem saber o que representa a forma, não é
possível determinar se possui caráter distintivo,
nem se é comum ou funcional. Deve ser
solicitada ao requerente a clarificação da
natureza da forma (o requerente tem o dever de
cooperar e fornecer informações exatas). Em
qualquer dos casos, se as formas consistirem em
elementos de base ou banais, devem ser
recusadas.
Esta marca tridimensional que consiste numa
pega, requerida para os produtos da classe 8
[instrumentos manuais destinados à agricultura, à
Acórdão de
horticultura e à silvicultura, incluindo tesouras de 16/09/2009, T-391/07,
podar, podadores, aparadores de sebes,
«Hand grip»
tosquiadoras
(instrumentos
manuais)],
foi
recusada.
São aplicáveis critérios análogos, mutatis mutandis, às formas relacionadas com os
serviços, por exemplo a representação de uma máquina de lavar roupa para serviços
de lavandaria.
2.2.12.4 Forma da embalagem
Os mesmos critérios são aplicáveis à forma das garrafas ou recipientes que contêm os
produtos. A forma para a qual foi pedido o registo deve ser materialmente diferente de
uma combinação de elementos de base ou comuns e deve ser chamativa. Também no
que diz respeito aos recipientes, devem ser tidas em consideração eventuais
características funcionais de um determinado elemento. Uma vez que no domínio dos
recipientes e das garrafas os usos comerciais são suscetíveis de variar para diferentes
tipos de produtos, é recomendável efetuar uma pesquisa acerca das formas existentes
no mercado, através da escolha de uma categoria suficientemente ampla dos produtos
em causa (ou seja, a fim de apreciar o caráter distintivo de um recipiente para leite,
deve ser efetuada uma pesquisa relativa a recipientes para bebidas em geral; ver a
este respeito, as conclusões do Advogado-Geral no processo C-173/04,
«Stanbeutel»).
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Sinal
Fundamentação
Processo
A forma requerida foi recusada por se considerar
que o chocolate em forma de coelho com
embalagem dourada é um fenómeno comum no
mercado correspondente ao setor em causa.
Acórdão de
Uma análise dos elementos individuais, isto é, a 24/05/2012, C-98/11 P,
forma de um coelho, a folha dourada na qual é
«Shape of a bunny
embalado o coelho de chocolate e a fita vermelha made of chocolate with
com um sino, permitiu concluir que tais
a red ribbon»
elementos, considerados separadamente ou em
conjunto, eram desprovidos de caráter distintivo
os
(n. 44 a 47).
O registo da marca em questão - a representação
de um envoltório enrolado nas pontas que serve
de embalagem para rebuçados (e não o produto
em si mesmo) - foi recusado uma vez que
constitui «uma forma de embalagem de
rebuçados normal e tradicional e que se encontra
um grande número de rebuçados embalados
dessa forma no mercado» (n.º 56). O mesmo é
Acórdão de
válido para a cor da embalagem em questão, a 10/11/2004, T-402/02,
saber, o «castanho-claro (caramelo)». A cor não
«Sweet wrapper»
é inabitual em si mesma e também não é raro ser
utilizada para embalagens de rebuçados (n.º 56).
Por conseguinte, o consumidor médio não
apreenderá a embalagem como sendo, em si
mesma, uma indicação da origem comercial do
produto, mas como uma embalagem de
rebuçado.
O Tribunal Geral confirmou a recusa da forma
requerida. O gargalo estreito e o corpo achatado
não se afastam da forma habitual de uma garrafa
que contém produtos como os que são
reivindicados,
nomeadamente
produtos
alimentares, incluindo sumos, condimentos e
laticínios. Além disso, nem a extensão do gargalo
Acórdão de
e o seu diâmetro nem a proporção entre a largura 15/03/2006, T-129/04,
e a espessura da garrafa se distinguem de
«Shape of a plastic
qualquer forma (n.º 50). Mesmo que as curvas
bottle»
laterais da garrafa pudessem ser consideradas
distintivas, não são suficientes, por si sós, para
influenciar a impressão de conjunto produzida
pela forma pedida numa medida tal que esta
última divirja de forma significativa da regra ou
dos hábitos do setor (n.º 53).
As formas a seguir apresentadas foram aceites.
Decisão da Câmara de Recurso de 04/08/1999, R 139/1999-1 – «Granini Bottle»
FINAL
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Acórdão de 24/11/2004, T-393/02, «Shape of a white and transparent bottle»
O Tribunal Geral considerou que o frasco que figura supra é inabitual e permite
distinguir os produtos reivindicados, nomeadamente preparações e substâncias para a
lavagem e recipientes em matérias plásticas para produtos líquidos, dos que tenham
outra origem comercial (n.º 47). O Tribunal destacou três características do recipiente.
Em primeiro lugar, o recipiente em causa é particularmente anguloso e os ângulos,
arestas e superfícies fazem com que se assemelhe a um cristal. Em segundo lugar, o
recipiente dá uma impressão monolítica uma vez que a tampa do recipiente está
integrada na imagem de conjunto. Por último, o recipiente é particularmente achatado,
o que confere ao frasco em causa uma aparência particular e inabitual (n.º 40).
2.2.13 Marcas constituídas por padrões
Uma marca figurativa pode ser considerada uma marca constituída por um «padrão»
quando é composta por um conjunto de elementos que são repetidos de forma regular.
Estas marcas podem abranger qualquer tipo de produtos e serviços. No entanto, na
prática são pedidas com maior frequência em relação a produtos como papel, tecidos,
artigos de vestuário, artigos em couro, joalharia, papel de parede, mobiliário, ladrilhos,
pneus, produtos para a construção, etc., ou seja, produtos que normalmente incluem
motivos. Nestes casos, o padrão não é mais do que a aparência externa dos produtos.
A este respeito, convém referir que embora os padrões possam ser representados sob
a forma de etiquetas ou rótulos quadrados/retangulares, devem ser analisados como
se cobrissem toda a superfície dos produtos para os quais o registo foi pedido.
É igualmente necessário ter em consideração que quando uma marca constituída por
um padrão reivindica produtos como bebidas ou substâncias líquidas em geral, ou
seja, produtos que são geralmente distribuídos e vendidos em recipientes, a
apreciação do padrão deve ser feita como se este cobrisse a superfície externa do
próprio recipiente/embalagem.
Resulta do que precede que, em regra, na apreciação do caráter distintivo dos
padrões, o examinador deve utilizar os mesmos critérios que são aplicáveis às marcas
tridimensionais que representam a aparência do próprio produto (ver acórdão de
19/09/2012, T-329/10, «Black, grey, beige and dark red coloured checked pattern»).
No que diz respeito aos serviços, os examinadores devem ter em conta que as marcas
constituídas por padrões serão utilizadas na prática em papel timbrado e em
correspondência, faturas, sítios Web na Internet, anúncios publicitários, letreiros de
lojas, etc.
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Em princípio, se um determinado padrão for comum, tradicional e/ou típico, é
desprovido de caráter distintivo. Além disso, os padrões que consistem em desenhos
de base/simples são geralmente desprovidos de caráter distintivo. O motivo de recusa
prende-se com o facto de esses padrões não transmitirem qualquer «mensagem» que
possa contribuir para que o sinal seja facilmente memorizado pelos consumidores.
Paradoxalmente, o mesmo é válido para padrões compostos por desenhos
extraordinariamente complexos. Nestes casos, a complexidade global do desenho não
permite reter os pormenores individuais desse desenho (acórdão de 09/10/2001,
T-36/01, «Texture of glass surface», n.º 28). Com efeito, em muitos casos o
público-alvo apreenderá os padrões como elementos puramente decorativos.
A este respeito, importa ter em conta que, regra geral, o consumidor médio não tende
a olhar para as coisas de forma analítica. Uma marca deve permitir ao consumidor
médio dos produtos/serviços em questão, normalmente informado e razoavelmente
atento e advertido, distinguir o produto em questão do de outras empresas sem
proceder a uma análise ou a uma comparação e sem demonstrar particular atenção
(acórdãos do Tribunal de Justiça de 12/02/2004, C-218/01, «Perwoll bottle», n.º 53, e
acórdão de 12/01/2006, C-173/04, «Stand-up pouches», n.º 29).
O facto de o padrão poder ter também outras funções e/ou efeitos constitui um
argumento adicional para concluir que carece de caráter distintivo. Pelo contrário, se
um padrão for fantasioso, inabitual e/ou arbitrário, divergir da regra ou dos hábitos do
setor ou puder, de forma mais geral, ser facilmente memorizado pelo consumidor-alvo,
geralmente beneficia de proteção enquanto marca comunitária.
Tal como demonstrado anteriormente, o caráter distintivo das marcas constituídas por
padrões deve ser normalmente apreciado relativamente aos produtos. Contudo, uma
marca constituída por um padrão, que tenha sido considerada desprovida de caráter
distintivo para os produtos que designa também deve ser considerada como
desprovida de caráter distintivo para os serviços estreitamente relacionados com
esses produtos. Por exemplo, um padrão de costura que carece de caráter distintivo
para artigos de vestuário e artigos em couro também carecerá de caráter distintivo
para os serviços retalhistas relacionados com esses produtos (ver, por analogia, a
decisão de 29/07/2010, R 868/2009-4, «Device of a pocket»). As mesmas
considerações aplicar-se-iam ao padrão de um tecido em relação a serviços de fabrico
de tecidos.
A lista que se segue de exemplos de marcas constituídas por padrões não é
exaustiva.
Sinal
CTM n.º 8 423 841
figurativa para as
classes 18, 24 e 25
Fundamentação
Os critérios aplicáveis às marcas tridimensionais
que representam a aparência do próprio produto
também são aplicáveis às marcas figurativas que
representam a aparência do próprio produto.
Acórdão de
Regra geral, uma marca constituída por um
19/09/2012, T-326/10,
padrão decorativo simples e comum é
«Light grey, dark grey,
considerada desprovida de qualquer elemento
beige, dark red and
que possa atrair a atenção do consumidor, e
brown coloured
insuficiente para indicar a proveniência ou origem
checked pattern»,
dos produtos ou serviços. Esta marca consistia
os
n. 47 e 48
num padrão têxtil e, por conseguinte, considerou-se que representava a aparência dos próprios
produtos, uma vez que a marca foi pedida para
os produtos das classes 18, 24 e 25.
FINAL
Processo
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Sinal
Fundamentação
Processo
Acórdão de
19/09/2012, T-329/10,
Neste caso, à semelhança do anterior, o Tribunal
«Black, grey, beige
Geral confirmou a recusa da marca.
and dark red coloured
checked pattern»
CTM n.º 8 423 501
figurativa para as
classes 18, 24 e 25
CTM n.º 5 066 535
figurativa para produtos da
classe12 (pneus)
Se a marca consistir numa representação
estilizada dos produtos ou serviços, à primeira
vista o consumidor relevante verá a marca como
uma mera representação de uma parte específica
do produto ou do seu conjunto. Neste caso, a
saber, um pedido de marca relativo a pneus, o
consumidor relevante verá a marca como uma
mera representação das ranhuras de um pneu e
não como uma indicação da sua proveniência ou
origem. O padrão é banal e a marca não cumpre
a sua função de indicação da origem.
A marca foi recusada para as classes 18 e 25.
Foi aceite para a classe 16. Apesar de o sinal ter
sido descrito como uma «série de letras V
estilizadas», seria provavelmente apreendido
pelo público relevante como uma série de
costuras em ziguezague ou como um conjunto de
figuras geométricas romboidais. De qualquer
CTM n.º 9 526 261
forma, o padrão é bastante simples e banal e por
figurativa (Série de letras V isso desprovido de caráter distintivo.
estilizadas) para produtos
das classes 16, 18, 25
CTM n.º 9 589 219
figurativa para produtos da
classe 9
O sinal, pedido para «placas multipoços que
podem ser utilizadas em análises químicas ou
biológicas que utilizam eletroluminescência, para
uso em investigação científica, laboratorial ou
médica», foi recusado por não cumprir a função
de indicação de origem. O pedido descrevia a
marca como correspondendo a um padrão que
figurava na parte inferior dos produtos. O
examinador considerou, com razão, que devido à
ausência de elementos capazes de chamar a
atenção do consumidor, este seria incapaz de o
percecionar como algo mais do que uma simples
decoração dos produtos.
FINAL
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-
-
Decisão de
09/10/2012,
R 412/2012-2 –
«Device of four
identically sized
circles»
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Sinal
CTM n.º 6 900 898
reivindicada para produtos
das classes 18 e 25
Fundamentação
Processo
Esta marca foi recusada pelo facto de os
pespontos nos bolsos serem comuns no setor da
moda, e este padrão em particular não contém
Acórdão de
qualquer elemento capaz de chamar a atenção
28/09/2010, T-388/09,
ou de ficar impresso na memória do consumidor,
os
n. 19 a 27
suscetível de conferir um grau mínimo de caráter
distintivo que permita ao consumidor percebê-lo
como algo mais do que um elemento decorativo.
A marca, destinada a ser aplicada em superfícies
de vidro, foi recusada nos termos do artigo 7.º, n.º
1, alínea b), do CTMR, pelo facto de o
consumidor relevante não estar habituado a
apreender desenhos aplicados em superfícies de
vidro como uma indicação de origem, e pelo facto
de o desenho ser reconhecível como um
Acórdão de
componente funcional destinado a tornar o vidro 09/10/2002, T-36/01,
opaco. Além disso, o caráter complexo e «Glass-sheet surface»,
os
fantasioso do desenho não é suficiente para
n. 26- a 28
provar o caráter distintivo. Esse caráter
CTM n.º 3 183 068
apresenta-se mais como resultante de um
figurativa para produtos das acabamento estético ou decorativo, e não permite
fixar os pormenores individuais do desenho nem
classes 19 e 21
apreendê-lo sem, ao mesmo tempo, apreender
as características intrínsecas dos produtos.
A marca foi recusada por ser constituída por
elementos muito simples e por se tratar de um
sinal de base e comum no seu conjunto. Para os
produtos reivindicados, tais como panos de
limpeza e toalhitas antisséticas, o sinal pedido
pode representar a sua aparência no sentido em
que o tecido utilizado pode apresentar essa
estrutura. O sinal consiste simplesmente numa
repetição de quadrados idênticos que não
Decisão de
apresentam qualquer elemento ou variação
14/11/2012,
percetível, em especial em termos de caráter
R 2600/2011-1 –
fantasioso ou em relação à forma como os seus «Device of a black and
componentes estão combinados, o que o
white pattern»
CTM n.º 10 144 848,
distinguiria da representação habitual de outro
figurativa para produtos das padrão regular constituído por um número
classes 3, 5, 6, 10, 11, 12, diferente de quadrados. Nem a forma de cada
quadrado individual nem o modo como estão
16, 18, 20 e 21
combinados são elementos imediatamente
percetíveis e suscetíveis de reter a atenção do
consumidor médio e de o levar a entender o sinal
como um sinal distintivo.
2.2.14 Marcas de posição
Os pedidos de marcas de posição visam proteger um sinal que consiste em elementos
(figurativos, de cor, etc.) posicionados numa parte concreta de um produto e numa
proporção específica em relação ao tamanho do mesmo. A representação da marca
fornecida deve ser acompanhada de uma descrição que indique a natureza exata do
direito em questão.
Os fatores a ter em consideração no exame das marcas tridimensionais são
igualmente pertinentes para as marcas de posição. O examinador deve analisar, em
FINAL
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DATE 02/01/2014
particular, se o consumidor relevante será capaz de identificar um sinal que é
independente na aparência normal dos próprios produtos. Outra consideração
pertinente para as marcas de posição consiste em determinar se a posição da marca
sobre os produtos é suscetível de ser entendida como fazendo parte do contexto da
marca.
É de salientar que mesmo admitindo que o público relevante possa estar atento aos
diferentes detalhes estéticos de um produto, tal não implica automaticamente que
serão apreendidos como uma marca. Em determinados contextos, e em função das
regras e dos hábitos de setores comerciais específicos, uma marca de posição pode
chamar a atenção enquanto elemento independente que se distingue do próprio
produto e que transmite uma mensagem sobre a marca.
Seguem-se alguns exemplos de apreciação de marcas de posição.
Sinal
Fundamentação
Processo
Neste processo, o Tribunal Geral apresentou uma
objeção com base no artigo 7.º, n.º 1, alínea b),
do CTMR. A descrição da marca especificava
que «A marca consiste na posição de campos
Acórdão de
geométricos circulares e retangulares no
14/09/2009, T-152/07,
mostrador de um relógio». O Tribunal considerou
«Representation of a
que a marca não era independente ou
watch»
distinguível da forma ou do desenho do próprio
produto e que os elementos posicionados não
diferiam substancialmente de outros desenhos
presentes no mercado.
Neste processo relacionado com artigos de
malha para calçar constituídos por uma faixa
laranja na extremidade, o Tribunal Geral
considerou não existirem provas de que a
coloração desta parte do produto seria
Acórdão de
normalmente apreendida como tendo um caráter 15/06/2010, T-547/08,
de marca. Pelo contrário, o Tribunal considerou «Orange colouring of
que esta característica seria suscetível de ser
the toe of a sock»
apreendida como um elemento decorativo
habitual no setor. Por conseguinte, a objeção
com base no artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do CTMR,
foi mantida.
2.3
Caráter descritivo (artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do CTMR)
2.3.1
2.3.1.1 O conceito de caráter descritivo
Um sinal deve ser recusado por ser descritivo se o seu significado for imediatamente
percetível para o público relevante enquanto sinal fornecedor de informações sobre os
produtos e serviços para os quais é pedido o registo. Tal acontece quando o sinal
fornece informação sobre, entre outras coisas, a quantidade, a qualidade, as
características, o destino, a espécie e/ou o tamanho dos produtos ou serviços. A
relação entre o sinal e os produtos e serviços deve ser suficientemente direta e
concreta (acórdão de 20/07/2004, T-311/02, «Limo», n.º 30; acórdão de 30/11/2004,
T-173/03, «Nurseryroom», n.º 20), bem como compreendida sem qualquer outra
FINAL
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reflexão (acórdão de 26/10/2000, T-345/99, «Trustedlink», n.º 35). Se uma marca for
descritiva, é igualmente desprovida de caráter distintivo.
O artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do CTMR, não se aplica aos termos unicamente
sugestivos ou alusivos no que respeita a determinadas características dos produtos.
Por vezes, estes termos são igualmente considerados referências vagas ou indiretas
aos produtos (acórdão de 31/01/2001, T-135/99, «Cine Action», n.º 29).
O interesse público subjacente ao artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do CTMR, é impedir a
criação de direitos exclusivos para termos puramente descritivos que outros
comerciantes poderão igualmente querer utilizar. Não obstante, não é necessário que
o examinador demonstre que o requerente ou os seus concorrentes já utilizam o termo
de forma descritiva. Consequentemente, o número de concorrentes que poderia ser
afetado é totalmente irrelevante. Se uma palavra for descritiva no seu significado
comum e corrente, este motivo de recusa não pode ser superado demonstrando que o
requerente é a única pessoa que produz, ou é capaz de produzir, os produtos em
causa.
2.3.1.2 A base de referência
A base de referência é o significado corrente que o público relevante atribui à palavra
em questão. Tal pode ser corroborado através de definições retiradas de
dicionários, de exemplos da utilização descritiva do termo encontrados em sítios
Web da Internet, ou resultar de forma evidente da compreensão comum do termo.
Para recusar um sinal, o examinador não necessita de provar que a palavra se
encontra nos dicionários. No que respeita, em particular, aos termos compostos, os
dicionários não mencionam todas as combinações possíveis. O que importa é o
significado comum e corrente. Além disso, os termos utilizados no âmbito de uma
terminologia especializada para designar as características relevantes dos produtos e
serviços devem ser considerados descritivos. Nestes casos, não é necessário
demonstrar que o significado do termo é imediatamente percetível para os
consumidores relevantes aos quais se destinam os produtos e serviços. Basta que o
termo se destine a ser utilizado, ou seja suscetível de ser entendido pelo público
relevante, como uma descrição dos produtos ou serviços reivindicados, ou como uma
característica dos produtos e serviços (ver acórdão de 17/09/2008, T-226/07,
«PRANAHAUS», n.º 36).
No que respeita à base de referência, aplicam-se os seguintes princípios em relação à
utilização linguística e nos dicionários:
•
O sinal deve ser recusado se for descritivo em qualquer uma das línguas oficiais
da União Europeia, independentemente da dimensão ou da população do país
em causa.
•
Só se efetuam verificações linguísticas sistemáticas nas línguas oficiais da União
Europeia. Contudo, se existirem provas convincentes de que um determinado
termo possui um significado numa língua que não seja uma língua oficial da
União Europeia e que é compreendido numa parte da mesma, o termo deve
igualmente ser recusado.
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Esses elementos de prova podem resultar dos conhecimentos pessoais do
examinador, de observações de terceiros ou da documentação incluída nos pedidos
de anulação.
Consequentemente, o sinal deve também ser recusado se estiver numa língua que
possui o estatuto de língua oficial num Estado-Membro, mesmo que essa língua não
seja uma língua oficial da União Europeia. Por exemplo, o termo HELLIM é a tradução
turca da palavra «Halloumi», um tipo de queijo. Dado que o turco é uma língua oficial
em Chipre, é um idioma compreendido e falado por parte da população daquele país
e, por conseguinte, o consumidor médio cipriota pode compreender que HELLIM é um
termo descritivo para queijo (ver acórdão de 13/06/2012, T-534/10,
«HELLIM/HALLOUMI»).
•
Sempre que sejam disponibilizadas ao Instituto as provas necessárias, será
recusado o registo de um sinal se este for descritivo em qualquer língua, desde
que (essa língua) seja compreendida numa parte da União Europeia (ver artigo
7.º, n.º 2, do CTMR, e o acórdão de 13/09/2012, T-72/11, «Espetec», n.os 35 e
36). O facto de uma língua ser compreendida numa parte da União Europeia,
bem como o significado de um termo específico nessa língua, é dado a conhecer
ao Instituto mediante observações de terceiros ou no âmbito de um
procedimento de anulação.
•
Uma pesquisa na Internet é igualmente um meio de prova válido do significado
descritivo, em particular no caso dos neologismos ou de termos utilizados na
gíria, mas importa analisar cuidadosamente se o termo é realmente utilizado de
forma descritiva, dado que muitas vezes a diferença entre o uso descritivo e o
uso enquanto marca na Internet é ténue, além de que a Internet contém uma
enorme quantidade de informação ou afirmações não estruturadas e não
verificadas.
•
A objeção deve indicar claramente a língua ou línguas em causa, o que permitirá
a aplicação do motivo de recusa pelo menos nos Estados-Membros em que essa
língua é a língua oficial ou uma das línguas oficiais, e exclui a transformação
para esse Estado-Membro (ver Regra 45, n.º 4, do CTMR).
2.3.1.3 Características mencionadas no artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do CTMR
A espécie de produtos e serviços
Inclui os próprios produtos ou serviços, ou seja, o seu tipo ou natureza. Por exemplo,
«Banca» para designar serviços financeiros, ou «Universaltelefonbuch» para designar
uma lista telefónica universal (acórdão de 14/06/2001, processos apensos T-357/99 e
T-358/99, «Universaltelefonbuch»).
A qualidade
Inclui termos laudatórios, quer sejam referentes a uma qualidade superior dos
respetivos produtos ou à qualidade intrínseca dos produtos. Abrange termos como
«light», «extra», «fresh», «hyper light» para produtos com muito baixo teor de calorias
(decisão de 27/06/2001, R 1215/00-3, «Hyperlite»). Além disso, os números podem
fazer referência à qualidade de um produto, como «2000» para o tamanho de um
motor ou «75» para a potência (em cavalos) do motor.
FINAL
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A quantidade
Abrange indicações relativas à quantidade em que os produtos são habitualmente
vendidos, como uma «embalagem de seis» para cerveja, «um litro» para bebidas,
«100» (gramas) para barras de chocolate. Apenas contam as quantidades com
relevância comercial e não as que são hipoteticamente possíveis. Por exemplo, 99 999
seria aceitável para o chocolate.
O destino
O destino pode ser o modo de utilização, o meio de aplicação ou a função de um
produto ou serviço, por exemplo, «Trustedlink» para produtos e serviços do setor das
tecnologias da informação que têm por objetivo garantir a segurança (fiabilidade) de
uma ligação (acórdão de 26/10/2000, T-345/99, «Trustedlink»). Exemplos de marcas
recusadas por este motivo incluem «Inhale» para produtos farmacêuticos que podem
ser inalados (decisão de 21/05/2002, R 6/00-2, «INHALE») e «Therapy» para
utensílios de massagem (decisão de 08/09/1999, R 144/99-3, «THERAPY»). Esta
objeção aplica-se igualmente aos acessórios: um termo que descreve o tipo de
produtos descreve também o destino dos acessórios desses produtos. Por
conseguinte, «New Born Baby» é suscetível de objeção para acessórios de bonecas e
«Rockbass» para acessórios de guitarras elétricas [acórdão de 08/06/2005, T-315/03,
«Rockbass» (recurso C-301/05 P resolvido)].
O valor
Abrange o preço (elevado ou reduzido) a pagar, bem como o valor em termos de
qualidade. Inclui não só expressões como «extra» ou «top», mas também expressões
como «barato» ou «mais pelo seu dinheiro», e ainda expressões que indicam, na
linguagem corrente, produtos de qualidade superior.
A proveniência geográfica
Consultar abaixo o ponto 2.3.2.6 Apreciação de termos geográficos.
A época de fabrico do produto ou da prestação do serviço
Abrange expressões relativas ao momento em que os serviços são prestados, tanto
expressamente («notícias da tarde», «24 horas») como de forma habitual («24/7»).
Abrange igualmente a época em que os produtos são produzidos, se tal for relevante
para os produtos em causa (por exemplo, colheita tardia para o vinho). Para o vinho, o
número «1998» indicaria o ano de colheita e, por conseguinte, seria relevante, mas
não para o chocolate.
Outras características
Abrange outras características dos produtos ou serviços e indica que a lista
precedente de itens referidos no artigo 7.º, n.º 1, alínea c), não é exaustiva. Em
princípio, a existência de qualquer indicação relativa às características dos produtos e
serviços deve conduzir à recusa do registo por força do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do
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CTMR. É indiferente que as características dos produtos ou serviços sejam essenciais
ou acessórias do ponto de vista comercial ou que existam sinónimos dessas
características (acórdão de 12/02/2004, C-363/99, «Postkantoor», n.º 102, e acórdão
de 24/04/2012, T-328/11, «EcoPerfect», n.º 41).
Exemplos de «outras características»
•
•
2.3.2
O objeto dos produtos ou serviços reivindicados (consultar infra o ponto 2.3.2.7
Produtos e serviços que podem fazer referência ao conteúdo).
A definição do consumidor-alvo: «children» (crianças) ou «ellos» (eles) (acórdão
de 27/02/2002, T-219/00, «Ellos») para vestuário.
Marcas nominativas
2.3.2.1 Marcas compostas por um único termo
Os termos descritivos são aqueles que consistem em informações sobre as
características dos produtos e serviços, de forma a distingui-los, com base na sua
natureza (e não com base na sua origem comercial), de produtos e serviços similares,
permitindo ao consumidor realizar a sua escolha com base na qualidade, função, tipo
ou outras características inerentes aos produtos e serviços, e não em função da sua
origem comercial. É por este motivo que os termos descritivos não podem
desempenhar a função de marca. Pela mesma razão, o motivo de recusa é aplicável
independentemente de o termo em causa já ser utilizado por outros concorrentes de
forma descritiva em relação aos produtos e serviços visados.
Em particular, uma palavra é descritiva se, tanto para o público em geral (caso os
produtos se destinem a este) como para um público especializado
(independentemente de os produtos também se destinarem ao público em geral) a
marca tiver um significado descritivo:
•
O termo «AIRSHOWER», ainda que não seja utilizado no mercado, é descritivo
para sistemas de duche (acórdão de 21/01/ 2009, T-307/07).
•
«MEDIGYM» é descritivo para equipamento de ginástica para uso médico
(acórdão de 08/02/2013, T-33/12).
Além disso, também suscitam objeções os termos que descrevem as características
desejáveis dos produtos e serviços:
•
•
«PRIMA» (decisão de 22/03/2000, R 83/1999-2);
«LITE» (acórdão de 27/02/2002, T-79/00).
Tais termos estão excluídos do registo para quase todos os produtos e serviços.
Contudo, é importante distinguir os termos laudatórios que descrevem – embora em
termos gerais – características desejáveis de produtos e serviços, como o facto de
serem baratos, convenientes, de elevada qualidade, entre outras, e que estão
excluídos do registo, dos termos que são laudatórios em sentido mais lato, ou seja,
termos que incluem conotações positivas vagas ou que fazem referência ao
comprador ou produtor dos produtos sem se referirem especificamente os produtos e
serviços em causa.
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Termo não descritivo:
•
«BRAVO», por não resultar claro quem diz «BRAVO» a quem, nem aquilo que
está a ser louvado (acórdão de 04/10/2001, C-517/99).
2.3.2.2 Combinações de palavras
Regra geral, a simples combinação de elementos, cada um dos quais descritivo das
características dos próprios produtos ou serviços, é ela própria descritiva dessas
características. O simples facto de juntar esses elementos sem lhes introduzir uma
alteração inabitual, nomeadamente de ordem sintática ou semântica, apenas pode
produzir um sinal descritivo. Contudo, se, devido ao caráter inabitual da combinação
em relação aos referidos produtos ou serviços, a combinação criar uma impressão
suficientemente distanciada da que é produzida pela simples combinação de
significados dos elementos que a compõem, essa combinação prevalece sobre a
soma dos referidos elementos (acórdão de 12/02/2004, C-265/00, «Biomild», n.os 39 e
43). As noções de «caráter inabitual da combinação», «impressão suficientemente
distanciada» e «prevalece sobre a soma dos referidos elementos» devem ser
interpretadas no sentido de que o artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do CTMR, não se aplica
quando a forma como dois elementos descritivos estão combinados é ela própria
fantasiosa.
O registo foi recusado nos seguintes casos:
•
«Biomild» para iogurte suave e biológico (acórdão de 12/02/2004, C-265/00).
•
«Companyline» para serviços relativos a seguros e negócios financeiros
(acórdão de 19/09/2002, C-104/00 P).
•
«Trustedlink» para suportes lógicos para o comércio eletrónico, serviços de
assessoria às empresas, serviços de integração de suportes lógicos e serviços
de formação nas tecnologias e serviços de comércio eletrónico (acórdão de
26/10/2000, T-345/99).
•
«Cine Comedy» para a difusão de programas de rádio e televisão, produção,
projeção e aluguer de filmes, e cessão, transmissão, aluguer e qualquer outra
exploração de direitos sobre filmes (acórdão de 31/01/2001, T-136/99).
•
«Teleaid» para aparelhos eletrónicos para a transmissão de voz e dados,
serviços de reparação de veículos automóveis e serviços de assistência em caso
de avarias, operação de uma rede de comunicações, serviços de reboque e de
pronto-socorro, prestação de serviços de um centro informático, incluindo
serviços de localização e determinação da posição de veículos (acórdão de
20/03/ 2002, T -355/00).
•
«Quickgripp» para ferramentas manuais, pinças e respetivas peças (despacho
de 27/05/2004, T-61/03).
•
«Twist and Pour» para contentores em plástico com pega, vendidos como
elementos constitutivos de um sistema de armazenagem e trasfega de tinta
líquida (acórdão de 12/06/ 2007, T-190/05).
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•
«CLEARWIFI» para serviços de telecomunicações, especificamente acesso a
redes informáticas e de comunicação de alta velocidade (acórdão de
19/11/2009, T-399/08).
•
«STEAM GLIDE» para ferros de engomar elétricos, ferros de engomar roupa,
peças e acessórios para os artigos atrás referidos (acórdão de 16/01/2013,
T-544/11).
A simples combinação de um elemento nominativo não distintivo com outro elemento
nominativo descritivo não dota a combinação de caráter distintivo. Por conseguinte, as
combinações do vocábulo «EURO» com termos puramente descritivos devem ser
recusadas nos casos em que o elemento «EURO» reforça o caráter descritivo do sinal
no seu conjunto, ou nos casos em que existe um vínculo razoável entre este termo e
os produtos ou serviços em causa. Esta argumentação está em conformidade com o
acórdão de 07/06/2001, T-359/99, «EuroHealth».
A utilização gramaticalmente correta de nomes e adjetivos não é decisiva na
determinação do caráter descritivo de um sinal. Deve, em vez disso, analisar-se se o
significado da combinação de palavras se altera quando a ordem dos termos é
invertida. Por exemplo, «Vacations direct» (marca cujo registo foi recusado, decisão de
23/01/2001, R 33/2000-3) é equivalente a «direct vacations», mas «BestPartner» não
é equivalente a «PartnerBest» e o termo alemão «Sportchule» (academia de desporto)
tem um significado diferente de «Schulsport» (desporto praticado em contexto
escolar).
As combinações constituídas por palavras de diferentes línguas podem não alterar o
resultado de um processo, desde que os consumidores relevantes compreendam
ambos os termos sem dificuldade.
2.3.2.3 Erros ortográficos e omissões
Um erro ortográfico não altera necessariamente o caráter descritivo de um sinal. Em
primeiro lugar, os erros ortográficos podem resultar de influências de outras línguas ou
da ortografia de uma palavra em territórios que não fazem parte da UE, como a
variante americana do inglês, da sua utilização na gíria ou da tentativa de tornar a
palavra mais moderna. Exemplos de sinais recusados:
•
•
•
•
•
«Xtra» (decisão de 27/05/1998, R 20/1997-1)
«Xpert» (decisão de 27/07/1999, R 0230/1998-3)
«Easi-Cash» (decisão de 20/11/1998, R 96/1998-1)
«Lite» (acórdão de 27/02/2002, T-79/00)
«Rely-able» (acórdão de 30/04/2013, T-640/11)
Além disso, os consumidores compreenderão, sem necessidade de reflexão adicional,
que o símbolo «@» equivale à letra «a» ou que o símbolo «€» equivale à letra «e». Os
consumidores substituirão números concretos por palavras, por exemplo, «2» por «to»
e «4» por «for».
Por outro lado, se o erro ortográfico for fantasioso e/ou chamativo ou alterar o
significado da palavra aceite: «MINUTE MAID», CTM n.º 2 091 262, em vez de
«minute made», o sinal é aceitável.
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Regra geral, os erros ortográficos dotam o sinal de um grau suficiente de caráter
distintivo quando:
•
são chamativos, surpreendentes, inabituais, arbitrários e/ou
•
quando são suscetíveis de alterar o significado do elemento nominal ou exigem
algum esforço mental por parte do consumidor para estabelecer uma ligação
direta e imediata com o termo a que supostamente fazem referência.
As marcas apresentadas infra foram recusadas:
Sinal
Fundamentação
Processo
A marca consiste simplesmente no vocábulo
«ACTIV», que corresponde a uma grafia incorreta
da palavra «ACTIVE», e nos vocábulos
«MOTION» e «SENSOR». Combinadas, as
palavras formam uma combinação perfeitamente
compreensível e claramente descritiva, tendo por
isso sido recusada.
Decisão de
06/08/2012,
R 716/2012-4,
«ACTIVMOTION
SENSOR», n.º 11
ACTIVMOTION SENSOR
CTM n.º 10 282 614 para
produtos da classe 7
(equipamento para limpeza
de piscinas e spas,
especificamente vassouras,
aspiradores e respetivas
peças)
Este termo não existe mas assemelha-se muito
ao adjetivo espanhol «extraordinario». Os
Decisão de
consumidores
espanhóis
e
portugueses
08/03/2012,
Registo internacional que apreenderão o sinal como a grafia incorreta de
R 2297/2011-5,
designa a UE n.º 930 778, uma palavra que significa «notável», «especial»,
os
«Xtraordinario», n. 11
para produtos da classe 33 «formidável», «soberbo» ou «maravilhoso» e,
e 12
como tal, atribuirão um significado descritivo ao
(tequila)
sinal.
XTRAORDINARIO
Por outro lado, as marcas a seguir referidas foram aceites:
Sinal
LINQ
CTM n.º 1 419 415 para
produtos e serviços das
classes 9 e 38
Fundamentação
Processo
Esta é uma palavra inventada que não existe em
nenhum dicionário conhecido e também não foi
demonstrado que se trata de um erro ortográfico
habitualmente utilizado nos círculos comerciais
de interesse do requerente. Além disso, como a
palavra é curta, a letra final «Q» será
percecionada como um elemento peculiar e, por
conseguinte, a ortografia fantasiosa é evidente.
Decisão de
04/02/2002,
R 9/2001-1 – «LINQ»,
n.º 13
Nesta marca nominativa, a combinação «QI» é
muito incomum na língua inglesa, uma vez que a
letra «Q» é normalmente seguida da letra «U». O
LIQID
impacto produzido pelo erro ortográfico da
palavra «liquid» permitiria, mesmo a um
CTM n.º 5 330 832 que
consumidor apressado, reparar na particularidade
inicialmente abrangia os
da palavra «LIQID». Além disso, a ortografia
produtos das classes 3, 5 e
afetaria não só a impressão visual produzida pelo
32
sinal, mas também a auditiva, pois o sinal pedido
seria pronunciado de forma diferente da palavra
«liquid».
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Decisão de
22/02/2008,
R 1769/2007-2,
«LIQID», n.º 25
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2.3.2.4 Abreviaturas a acrónimos
As abreviaturas de termos descritivos são elas próprias descritivas se forem ou
puderem vir a ser utilizadas dessa forma e se o público em geral ou especializado
relevante as reconhecer como sendo idênticas ao significado descritivo completo. O
simples facto de uma abreviatura derivar de um termo descritivo não é suficiente.
Os sinais a seguir referidos foram recusados pelo facto de ser possível demonstrar
claramente o significado descritivo para o público relevante:
•
•
•
•
SnTEM (acórdão de 12/01/2005, T-367/02 a T-369/02)
TDI (acórdão de 03/12/2003, T-16/02 (recurso C-82/04 P foi resolvido por acordo
das partes)
LIMO (acórdão de 20/07/2004, T-311/02)
BioID (acórdão de 05/12/2002, T-91/01 (o recurso C-37/03 P anulou o acórdão
do Tribunal Geral e negou provimento ao recurso da decisão da Segunda
Câmara de Recurso)
Convém sublinhar que a utilização de bases de dados da Internet como o
«AcronymFinder.com» como base de referência deve ser feita com prudência. É
preferível a utilização de obras de referência técnicas ou a literatura científica, por
exemplo, no domínio da informática. Alternativamente, o uso da abreviatura por vários
operadores no domínio em questão na Internet é suficiente para confirmar a utilização
da abreviatura na prática.
Os sinais constituídos por um acrónimo não descritivo em si mesmo, que precede ou
sucede uma combinação de palavras descritiva devem suscitar objeções por serem
descritivos se forem entendidos pelo público relevante como uma simples expressão
combinada com uma abreviatura dessa combinação de palavras, por exemplo «Multi
Markets Fund MMF». Tal acontece porque o acrónimo e a combinação de palavras,
considerados em conjunto, destinam-se a explicitar reciprocamente e a sublinhar a
relação existente entre eles (acórdão de 15/03/2012, C-90/11 e C-91/11,
«Natur-Aktien-Indez/Multi Markets Fund», n.os 32 e 40). O mesmo é válido no caso de
o acrónimo não refletir os «acessórios» da combinação de palavras, tais como artigos,
preposições ou sinais de pontuação, como demonstrado nos seguintes exemplos:
•
•
«NAI – Der Natur-Aktien-Index»
«The Statistical Analysis Corporation – SAC»
Embora a regra anterior abranja a maioria dos casos, nem todos os casos de
justaposição de combinações de palavras descritivas com uma abreviatura dessas
palavras serão considerados descritivos no seu conjunto. Tal verificar-se-á sempre
que o público relevante não entenda de forma imediata o acrónimo como uma
abreviatura da combinação de palavras descritiva, mas antes como um elemento
distintivo que fará com que o sinal no seu conjunto prevaleça sobre a soma dos seus
elementos individuais, como demonstrado no exemplo seguinte:
•
«The Organic Red Tomato Soup Company – ORTS»
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2.3.2.5 Slogans
Um slogan é suscetível de objeção nos termos do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do CTMR,
quando transmite de forma imediata informações sobre a espécie, a qualidade, o
destino ou outras características dos produtos ou serviços.
Os critérios estabelecidos pela jurisprudência para determinar se um slogan é ou não
descritivo são idênticos aos aplicados no caso de um sinal nominativo constituído por
um só elemento (acórdão de 06/11/2007, T-28/06, «VOM URSPRUNG HER
VOLLKOMMEN», n.º 21). Não é adequado aplicar aos slogans critérios mais estritos
dos que os aplicáveis a outros tipos de sinais, especialmente tendo em consideração
que o termo «slogan» não se refere a uma subcategoria especial de sinais (acórdão
de 12/08/2012, C-311/11 P, «WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH», n.os 26 e
40).
Exemplo de um slogan descritivo
•
Um pedido relativo a produtos da classe 9 (sistemas de navegação por satélite,
etc.) para «FIND YOUR WAY», (decisão de 18/07/2007, R 1184/2006-4) foi alvo
de objeção por força do artigo 7.º, n.º 1, alíneas b) e c), do CTMR. A expressão
«FIND YOUR WAY» utilizada em relação aos produtos para os quais foi pedido
o registo, incluídos na classe 9, destina-se claramente a informar o consumidor
relevante de que os produtos do requerente ajudam os consumidores a
identificar as localizações geográficas a fim de encontrarem o caminho
pretendido. A mensagem transmitida pelo sinal pedido refere-se diretamente ao
facto de que os consumidores encontrarão o itinerário para viajar de um local
para outro ao utilizar os produtos especificados.
•
«BUILT TO RESIST» só pode ter um significado possível em relação a papel,
produtos de papel e artigos de escritório, incluídos na classe 16, couro, imitações
do couro, artigos de viagem não incluídos noutras classes e selaria, incluídos na
classe 18, e vestuário, calçado e chapelaria, incluídos na classe 25,
nomeadamente de que os produtos são fabricados para durar e, por
conseguinte, são resistentes ao uso e ao desgaste (acórdão de 16/09/2009,
T-80/07, «BUILT TO RESIST», n.os 27 e 28).
2.3.2.6 Termos geográficos
Por termo geográfico entende-se qualquer nome existente relativo a um lugar, por
exemplo, um país, região, cidade, lago ou rio. Esta lista não é exaustiva. As formas
adjetivais não diferem o suficiente do termo geográfico original para levar o público
relevante a pensar que o sinal reenvia para outra coisa que não o termo geográfico
(acórdão de 15/11/2003, T-295/01, «OLDENBURGER», n.º 39). Por exemplo,
«alemão» será entendido como uma referência à Alemanha e «francês» será
entendido como uma referência a França. Além disso, os termos obsoletos como
«Ceilão», «Bombaim» e «Birmânia» entram nesta categoria se ainda forem
habitualmente utilizados ou geralmente compreendidos pelos consumidores enquanto
uma designação de origem.
Neste ponto, a expressão «termo geográfico» é utilizada para designar qualquer
indicação geográfica num pedido de CTM, enquanto as expressões «indicação
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geográfica», «denominação de origem» e «indicação de proveniência» são utilizadas
unicamente no contexto de uma legislação específica de proteção.
Esta disposição não é aplicável se o sinal que contém o termo geográfico incluir outros
elementos que seriam suscetíveis de registo em si mesmos e que, combinados com o
termo geográfico, confeririam um caráter distintivo ao sinal no seu conjunto. Se o sinal
incluir outros elementos não descritivos ou distintivos, o caráter registável da
combinação (do sinal no seu conjunto) deverá ser avaliado de forma idêntica à dos
casos em que os elementos descritivos estão associados a elementos distintivos ou
não descritivos (consultar infra o ponto 2.3.4 Caráter figurativo mínimo).
O caso especial das indicações geográficas protegidas
As designações de origem e as indicações geográficas protegidas por regulamentos
comunitários específicos são abordadas no ponto relativo ao artigo 7.º, n.º 1, alíneas j)
e k).
Termos geográficos não visados especificamente pela legislação
Tal como para todos os outros termos descritivos, é necessário avaliar se o termo
geográfico descreve características objetivas dos produtos e serviços. A avaliação
deve ser feita relativamente aos produtos e serviços reivindicados e à perceção do
público relevante. O caráter descritivo do termo geográfico pode estar relacionado
com:
•
•
•
o lugar de produção dos produtos;
o objeto de um produto (por exemplo, a cidade ou região objeto de um guia de
viagem, ou a região de cobertura de um jornal);
o lugar onde os serviços são prestados.
Apreciação de termos geográficos
A primeira etapa da apreciação de um termo geográfico consiste em determinar se
este é entendido como tal pelo público relevante. Tal será determinado de forma
normativa, tendo por base um consumidor relativamente bem informado com uma
cultura geral suficiente que não seja especialista em geografia.
A segunda etapa consiste em determinar se o termo geográfico objeto do pedido de
registo designa um lugar que apresenta atualmente, para os meios interessados, uma
ligação com os produtos ou serviços reivindicados ou se é razoável pensar que, no
futuro, tal nexo possa ser estabelecido (acórdão de 04/05/1999, processos apensos
C-108/97 e C-109/97, «Chiemsee», n.º 31). Por outras palavras, o termo geográfico
não deve ser entendido como um simples termo sugestivo ou fantasioso. Por exemplo,
apesar de Polo Norte e Mont Blanc serem termos geográficos conhecidos, num
contexto relacionado com gelados ou carros desportivos, não seriam entendidos como
um possível lugar de produção, mas como um simples termo sugestivo e fantasioso.
Relativamente à possibilidade futura de estabelecimento de um nexo, convém avaliar
o conhecimento maior ou menor que o público relevante tem do termo geográfico, as
características do lugar que este designa e a categoria dos produtos ou serviços
(acórdão de 04/051999, processos apensos C-108/97 e C-109/97 «Chiemsee», n.os 32
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e 37). É de salientar que a recusa com base no artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do CTMR,
não pode basear-se exclusivamente na possibilidade de os produtos ou serviços
poderem ser, em teoria, produzidos ou prestados no lugar designado pelo termo
geográfico para o qual foi pedido o registo (acórdão de 08/07/2009, T-226/2008).
A apreciação da possibilidade de um nome geográfico vir a ser utilizado no futuro para
designar a origem geográfica do produto, ainda que esse nome não seja atualmente
utilizado, deve ser feita com base na perceção atual do consumidor e com base em
critérios objetivos. Deve ser tida em conta, em particular, a relevância da origem
geográfica para os produtos em causa, e os hábitos comerciais em matéria de
utilização de nomes geográficos para indicar a origem dos produtos ou para fazer
referência a determinados critérios qualitativos e objetivos dos produtos.
O artigo 7.º, n.º 1, alínea c) do CTMR, não se limita a termos geográficos que já gozem
de notoriedade ou em relação aos quais o Instituto é capaz de demonstrar a existência
efetiva de um imperativo de disponibilidade para os outros concorrentes. Por
conseguinte, o simples facto de um termo geográfico ser utilizado por um produtor
apenas não é suficiente para afastar a objeção, embora seja um argumento importante
a ter em conta na apreciação do caráter distintivo adquirido pela utilização.
Existem pelo menos alguns termos geográficos que podem ser recusados
exclusivamente com base no seu amplo prestígio e reputação pela elevada qualidade
dos produtos ou serviços. Nesses casos, não é necessário proceder a uma apreciação
detalhada desse vínculo (acórdão de 15/12/2011, T-377/09, «Passionately Swiss»,
n.os 43 a 45).
Termos geográficos: fantasiosos ou descritivos
A perceção de um termo geográfico existente como um termo com valor informativo
sobre o lugar de produção dos produtos ou de prestação dos serviços, ou, pelo
contrário, como um termo fantasioso, depende também em grande parte da natureza
dos produtos.
Para todos os efeitos, o exame mais adequado consiste em verificar se a referência à
proveniência geográfica dos produtos em causa faz parte da prática ou da tradição
comercial. Neste sentido, é recomendável consultar um nacional do respetivo
Estado-Membro.
No que diz respeito aos produtos agrícolas ou às bebidas (água mineral, cerveja),
geralmente os termos geográficos servem de referência ao lugar de produção.
Contudo, tal pode não ser válido em todos os Estados-Membros e dependerá da
dimensão do lugar ou da zona geográfica (acórdão de 15/10/2003, T-295/01,
«OLDENBURGER»).
No que diz respeito aos produtos têxteis e aos produtos para os cuidados do corpo,
pode existir uma tradição de produção em determinados lugares, enquanto noutros
lugares o termo pode ser fantasioso. Nestes casos é útil determinar se existe
realmente uma produção desses produtos e se esse facto é conhecido a nível nacional
ou internacional pelo público relevante. Este requisito não deve ser confundido com a
reputação de uma indicação geográfica enquanto tal, e não satisfaz necessariamente
a condição de existência de um vínculo entre o termo geográfico e os produtos ou
serviços em causa (acórdão de 15/10/2008, T-230/2008, T-230/06, «Port Louis»,
n.os 28 a 35).
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A utilização de nomes de cidades da moda para produtos e serviços que nada têm a
ver com o motivo pelo qual a cidade é conhecida («Hollywood» para pastilhas
elásticas), ou de nomes de determinados bairros ou ruas comerciais famosos
(«Champs Élysées» para água engarrafada, «Manhattan» para tomates, «Denver»
para equipamento de iluminação ou «Port Louis» para artigos têxteis) é uma prática
comum. Tais nomes serão percebidos como termos fantasiosos e não devem por isso
ser recusados. «Milano», pelo contrário, deve ser recusado para vestuário.
No que respeita aos serviços, o termo geográfico será, em muitos casos, entendido
como o lugar onde os serviços são prestados (pedidos que devem ser recusados:
«Munich» para serviços financeiros, «Zürich» para seguros, «Islas Canarias» para
serviços turísticos).
No domínio da hotelaria e da restauração, um termo geográfico pode estar relacionado
com o tipo de pratos, o lugar de origem do proprietário do restaurante, o bairro ou a
rua onde o hotel está situado, ou não ter qualquer relevância para os serviços em
causa («Hotel Bali» em Benidorm, Espanha).
2.3.2.7 Termos que descrevem o objeto dos produtos ou serviços
Se o sinal consistir exclusivamente numa palavra que descreve aquilo que pode ser o
objeto ou o conteúdo dos produtos ou serviços em causa, deve ser recusado por força
do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do CTMR. Os termos vulgarmente conhecidos e
suscetíveis de serem associados pelo público relevante a uma coisa, produto ou
atividade específica são termos que descrevem o conteúdo.
A questão fundamental consiste em saber se o sinal pedido pode ser utilizado no
setor em questão para os produtos ou serviços para os quais foi pedido o
registo de forma a ser inevitavelmente percebido pelo público relevante como
descritivo do objeto dos produtos ou serviços reivindicados, e se deve por isso manter
disponível para outros operadores.
Por exemplo, um nome tão conhecido como «Vivaldi» será imediatamente associado
ao famoso compositor, tal como o termo «esquis» será imediatamente associado ao
esqui enquanto desporto. Ainda que a classe 16 (livros) seja um exemplo
paradigmático de uma categoria de produtos que inclui o objeto ou conteúdo, é
possível formular uma objeção no âmbito do presente ponto em relação a outros
produtos e serviços, tais como suportes de dados, DVDs, CD-ROMs ou serviços
editoriais. Neste ponto, os termos «objeto» e «conteúdo» são utilizados
indistintamente. Consultar também o ponto 2.2.3 sobre Títulos de livros.
Os nomes de pessoas famosas (em particular de músicos ou de compositores) podem
indicar a categoria dos produtos se, em virtude do seu uso generalizado, do tempo
decorrido, da data da sua morte, ou da sua popularidade, do reconhecimento, do facto
de ser interpretado por vários artistas, ou de uma formação musical, forem
considerados genéricos pelo público. Seria o caso, por exemplo, do nome «Vivaldi»
cuja música é interpretada por orquestras em todo o mundo, pelo que o sinal «Vivaldi»
não seria entendido como um indicador de origem para produtos relacionados com
música.
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As objeções baseadas nos critérios referidos anteriormente:
•
aplicar-se-ão apenas a produtos (por exemplo, livros) ou serviços (por exemplo,
educação) cujo conteúdo esteja relacionado com outras coisas, produtos e/ou
atividades (por exemplo, um livro sobre história, ou um curso de história),
•
quando o sinal consistir exclusivamente na palavra que identifica esse conteúdo
(por exemplo, «VEÍCULOS» ou «HISTÓRIA»), e
•
serão formuladas caso a caso através da apreciação de múltiplos fatores (ver
infra).
Produtos e serviços que podem fazer referência ao conteúdo
Na maioria dos casos, os produtos ou serviços que podem incluir ou fazer referência a
conteúdo suscetível de objeção são os seguintes:
•
Classe 9: Suportes de registo magnético, programas de computador (software),
discos acústicos, publicações eletrónicas (descarregáveis)
○
Suscetível de objeção
—
—
•
Classe 16: Produtos de impressão, fotografias e material de ensino desde que
inclua produtos de impressão
○
—
—
—
—
•
ANÁLISE ESTATÍSTICA para software
MÚSICA ROCK para CDs
HISTÓRIA para livros
PARIS para guias de viagem
AUTOMÓVEL para revistas
ANIMAIS para fotografias
Classe 28: «Jogos de tabuleiro»
o
•
○
-
«Memory» (despacho de 14/03/2011, C-369/10)
Classe 35: Feiras comerciais, publicidade, serviços de venda a retalho
○
—
—
—
ELETRÓNICA para feiras comerciais relacionadas com produtos de
eletrónica (acórdão de 05/12/2000, T-32/00, «Electronica»,
n.os 42 a 44)
CONCERTO AO VIVO para serviços publicitários
VESTUÁRIO para serviços de venda a retalho
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•
Classe 38: Telecomunicações
○
—
—
•
NOTÍCIAS para telecomunicações
MATEMÁTICA para o fornecimento de fóruns em linha
Classe 41: Educação, formação, divertimento, publicações eletrónicas (não
descarregáveis)
○
—
—
—
ALEMÃO para cursos de línguas
HISTÓRIA para educação
COMÉDIA para programas de televisão
A lista das classes de Nice referida anteriormente não é exaustiva, embora seja
aplicável à grande maioria dos casos. Consequentemente, as objeções baseadas
num conteúdo descritivo devem ser formuladas essencialmente no quadro dos
produtos e serviços acima indicados.
O examinador deve avaliar a probabilidade de o sinal ser apreendido como um
indicador de proveniência ou origem. A este respeito, o modo como o termo é escrito
pode resultar em diferentes perceções do mesmo. Por exemplo, no contexto dos livros
ou da programação televisiva é mais provável que «PINGUIM» seja entendido como
um indicador de proveniência do que «PINGUINS» ou «O PINGUIM», que são mais
suscetíveis de ser entendidos como títulos descritivos.
Se o sinal pedido consistir num termo descritivo de uma característica específica de
produtos ou serviços, uma designação de produtos ou serviços que exclui essa
característica específica descrita pelo sinal pedido não evitará a formulação de uma
objeção baseada no conteúdo, pelo facto de ser inaceitável que um requerente
reivindique produtos ou serviços na condição de não apresentarem uma característica
determinada (ver acórdão de 12/02/2004, C-363/99, «Postkantoor», n.os 114 a 116).
Os exemplos inventados que se seguem ilustram designações de produtos ou serviços
que não poderão evitar uma objeção:
•
•
•
COMÉDIA para «teledifusão de programas televisivos, exceto programas de
comédia».
PINGUINS (no plural!) para «livros, exceto livros sobre pinguins».
TECNOLOGIA para «aulas, exceto aulas de informática e sobre tecnologia».
Distinguem-se dos exemplos acima referidos as reivindicações positivas de produtos
ou serviços para as quais é impossível que o sinal pedido descreva um objeto ou
conteúdo. Os exemplos inventados que se seguem não suscitariam objeções, pelo
menos no que se refere a sinais descritivos do conteúdo:
•
•
•
COMÉDIA para «teledifusão no domínio da economia, política e tecnologia».
PINGUIM para «livros de banda desenhada sobre temas relacionados com o
western, a época medieval e a Roma antiga».
TECNOLOGIA para «aulas sobre escrita criativa de ficção».
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2.3.2.8 Letras únicas e algarismos
Letras únicas 3
Considerações gerais
O Tribunal declarou que, aquando do exame dos motivos absolutos de recusa de
registo, o Instituto é obrigado, nos termos do artigo 76.º, n.º 1, do CTMR, a examinar
oficiosamente os factos pertinentes que o poderiam levar a formular uma objeção nos
termos do artigo 7.º, n.º 1, do CTMR, e que esta exigência não pode ser relativizada
nem invertida, em detrimento do requerente (n.os 55 a 58). Por conseguinte, cabe ao
Instituto explicar, de forma motivada, as razões pelas quais uma marca constituída por
uma letra única representada em carateres estandardizados é descritiva.
Em consequência, no decurso do exame de marcas constituídas por letras únicas,
devem evitar-se os argumentos genéricos não fundamentados como os relacionados
com a disponibilidade dos sinais, dado o número limitado de letras. Da mesma forma,
é inapropriado basear uma objeção em argumentos especulativos sobre os diferentes
significados que o sinal poderá ter. O Instituto deve determinar, com base na
apreciação dos factos, o motivo pelo qual a marca requerida é suscetível de objeção.
Torna-se, por isso, claro que o exame de marcas constituídas por letras únicas deve
ser minucioso e rigoroso, e que cada caso exige um exame meticuloso.
Exemplos
Por exemplo, nos domínios técnicos como os que envolvem computadores, máquinas,
motores e ferramentas, algumas letras podem ter uma conotação descritiva se
transmitirem informações suficientemente precisas sobre os produtos e/ou serviços em
causa.
A letra «E» foi considerada descritiva para «centrais de energia eólica e respetivas
peças, geradores, pás de rotores para centrais de energia eólica, rotores para centrais
de energia eólica» (classe 7), «interruptores para centrais de energia eólica,
conversores de frequência, instrumentos de medida, de sinalização e de controlo
(inspeção)» (classe 9), e «torres para centrais de energia eólica» (classe 19), dado
que pode ser entendida como uma referência a «energia» ou «eletricidade» (acórdão
de 21/05/2008, T-329/06, «E», n.os 24 a 31, e decisão de 08/09/2006, R 394/2006-1,
n.os 22 a 26).
Também é possível justificar uma objeção relativamente a produtos e/ou serviços
destinados a um público mais alargado. Por exemplo, as letras «S», «M» ou «L» em
relação a artigos de vestuário seriam suscetíveis de objeção pelo facto de serem
utilizadas para descrever um tamanho de roupa específico, nomeadamente enquanto
abreviaturas de «Smalll», «Medium» ou «Large».
Por outro lado, se não se conseguir determinar que uma determinada letra única é
descritiva para os produtos e/ou serviços em causa, e desde que a marca requerida
não seja suscetível de objeção ao abrigo de qualquer outra disposição do artigo 7.º,
n.º 1, do CTMR, o pedido deve ser concedido.
Consultar o ponto 2.2.5.2 supra para exemplos adicionais.
3
Esta secção aborda as letras únicas em conformidade com o disposto no artigo 7.º, n.º 1, alínea c). Para
as letras únicas em conformidade com o disposto no artigo 7.º, n.º 1, alínea b), consultar a ponto 2.2.5
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Algarismos
No seu acórdão de 10/03/2011, C-51/10 P, «1000», o Tribunal de Justiça considerou
que os sinais exclusivamente compostos por algarismos sem alteração gráfica podem
ser registados como marcas (n. os 29 e 30).
O Tribunal fez referência, por analogia, ao seu acórdão anterior de 09/09/2010,
C-265/09, «α», a respeito das letras únicas (n.º 31) e sublinhou que as marcas que
consistem em algarismos devem ser analisadas com referência específica aos
produtos e/ou serviços em causa (n.º 32).
Por conseguinte, um algarismo apenas poderá ser registado como marca comunitária
se for distintivo relativamente aos produtos e serviços abrangidos pelo pedido de
registo (n.º 32) e se não for meramente descritivo ou for desprovido de caráter
distintivo em relação a esses produtos e serviços.
Por exemplo, a Câmara de Recurso confirmou a recusa da marca «15» pedida para
«vestuário, calçado, chapelaria» da classe 25, alegando que o algarismo «15» está
diretamente e especificamente relacionado com esses produtos, pelo facto de conter
informações evidentes e diretas sobre o tamanho dos mesmos. Confirmou igualmente
a recusa do referido sinal para «cervejas», incluídas na classe 32, dado que, de
acordo com a experiência prática ligada à comercialização dos produtos em causa, na
qual o examinador se baseou, existiam no mercado comunitário determinadas
cervejas muito fortes com um teor de álcool de 15% vol. (decisão de 12/05/2009,
R 72/2009-2, n.os 15 a 22).
O Tribunal Geral confirmou a recusa da marca «1000» pedida para «cartazes,
letreiros, brochuras, publicações periódicas, incluindo as que contêm palavras
cruzadas e jogos, produtos de impressão, jornais», incluídos na classe 16, alegando
que o sinal «1000» constitui uma referência a uma quantidade e será imediatamente
apreendido, sem outra reflexão, pelo público em causa, como uma descrição das
características dos produtos em questão, nomeadamente a quantidade de páginas e
de artigos, de informações e de jogos compilados, ou a classificação hierárquica de
referências contidas (n.º 26). O Tribunal acrescentou ainda que é frequente serem
publicados, nas brochuras e nas publicações periódicas, classificações e compilações,
com preferência, no que diz respeito à indicação do conteúdo, pelos números
redondos (n.º 27). O Tribunal de Justiça confirmou estas observações no acórdão
supracitado no processo C-51/10 P («1000»).
O Tribunal Geral utilizou a mesma argumentação para confirmar a recusa dos sinais
«100», «300», «222», «333» e «555» pedidos para os produtos da classe 16 acima
referidos (acórdão de 19/11/2009, processos apensos T-425/07 e T-426/07, «100» e
«300», e acórdão de 19/11/de 2009, processos apensos T-200/07, T-201/07 e
T-202/07, «222», «333» e «555»).
É do conhecimento geral que os algarismos são frequentemente utilizados para
transmitir informação pertinente sobre os produtos e/ou serviços em causa. Por
exemplo, nos cenários a seguir apresentados seria aplicável uma objeção com base
no facto de o sinal pedido ser descritivo por remeter para:
•
a data de produção de produtos/prestação dos serviços quando este fator for
relevante para os produtos/serviços em causa. Por exemplo, 1996 ou 2000 para
«vinhos» seria suscetível de objeção dado que a idade do vinho é um fator
relevante para a eleição do produto no momento da compra,
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•
o tamanho: 1600 para automóveis, 185/65 para pneus,
•
a quantidade: 200 para cigarros,
•
códigos telefónicos: 0800 ou 0500 no Reino Unido, 800 na Itália, 902 em
Espanha, etc.,
•
o período de prestação dos serviços: 8 – 10, 24/7,
•
a potência dos produtos: 115 (cv) para motores ou automóveis,
•
a velocidade: 486, 586, 686, 266, 333, 500, 550 para computadores,
•
o teor alcoólico: 8,5% para cervejas, 13% para vinhos.
Por outro lado, quando o algarismo não parece ter qualquer significado relacionado
com os produtos e serviços, é aceitável, por exemplo, «77» para serviços financeiros
ou «333» para «vestuário, em especial calças de ganga».
2.3.2.9 Nomes de cores
Nos termos do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do CTMR, um sinal composto exclusivamente
pelo nome de uma cor deve ser contestado sempre que o pedido reivindicar produtos
em relação aos quais a cor pode ser razoavelmente apreendida pelo público como
uma descrição de uma das suas características. Por exemplo, AZUL em relação a
queijo descreve um tipo específico de queijo, a cor VERDE designa um tipo específico
de chá. O nome CASTANHO em relação ao açúcar descreve a cor e o tipo de açúcar.
Esta regra aplica-se sobretudo às cores comuns, por exemplo cores primárias ou
PRATEADO e DOURADO. Quando os produtos reivindicados dizem respeito a
produtos de coloração como tintas, tinta para escrita, tinturas, cosméticos, etc., o
nome das cores pode descrever a própria cor dos produtos, e os sinais que consistem
exclusivamente no nome de uma cor devem ser contestados nos termos do artigo 7.º,
n.º 1, alínea c), do CTMR. Nestes casos, os nomes das cores não seriam apreendidos
como marcas mas simplesmente como elementos que descrevem a principal
característica dos produtos.
Em geral, aplicam-se as linhas de orientação a seguir apresentadas:
•
Quando a cor constitui uma característica típica dos produtos e é relevante para
a escolha do consumidor, como vestuário e automóveis, os nomes de cores
como ESMERALDA ou DAMASCO, que, embora tenham significados
alternativos, são apreendidos como tendo uma forte conotação com cores
concretas, devem suscitar objeções.
•
Palavras como AZUL SAFIRA ou ROSA FLAMINGO não possuem uma
conotação de cor suficientemente forte para eclipsar o outro significado que não
tem a ver com a cor e, por conseguinte, não devem geralmente ser contestadas
se essas palavras não forem suscetíveis de ser apreendidas como tendo um
significado de cor em relação aos produtos ou serviços reivindicados.
Os nomes de cores combinados com outras palavras podem ser objeto de registo se o
sinal no seu conjunto for distintivo: ICE COFFEE, VANILLA ICE e AZUL TURVO. As
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combinações descritivas como AZUL-ESCURO não devem ser aceites. As palavras
que figuram no dicionário e que são descritivas mas que têm um significado oculto e
são pouco suscetíveis de ser utilizadas por terceiros podem ser aceites: LUA (nome
dado pelos alquimistas à prata) e CARNÉOLA (nome alternativo para CORNALINA,
uma pedra semipreciosa vermelha menos conhecida).
2.3.2.10 Nomes de variedades de vegetais
Os nomes de variedades vegetais descrevem variedades ou subespécies cultivadas
de plantas vivas ou de sementes agrícolas. Como tal, não serão apreendidas como
marcas pelo público relevante.
O presente ponto diz respeito unicamente aos nomes de variedades vegetais que são
utilizados no comércio mas que não se encontram simultaneamente registados pelo
Instituto Comunitário das Variedades Vegetais (ICVV) de acordo com o Regulamento
(CE) n.º 2100/94. O procedimento a seguir para o exame de pedidos de marcas
comunitárias que contêm ou consistem em nomes de variedades vegetais registados é
explicado noutro ponto das Linhas de orientação, no âmbito do artigo 7.º, n.º 1, alínea
f), do CTMR.
Os critérios para apreciar o caráter descritivo de uma marca relativa a plantas não
diferem dos aplicáveis a outras categorias de marcas. As disposições regulamentares
relativas às marcas aplicam-se às plantas do mesmo modo que a outras categorias de
produtos. Resulta do exposto que o nome de uma variedade vegetal deve ser rejeitado
por força do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do CTMR, exceto se tiver adquirido caráter
distintivo em conformidade com o disposto no artigo 7.º, n.º 3, do CTMR.
Quando um pedido de marca comunitária consiste em palavras relativas a plantas
vivas, sementes agrícolas, frutos frescos, legumes frescos ou termos similares, o
examinador terá de verificar, através de uma pesquisa na Internet, se o termo que
constitui a marca pedida coincide com o nome de uma variedade vegetal específica já
utilizado no comércio.
Se a pesquisa demonstrar que o termo em questão já é utilizado no comércio, quer
seja na UE ou noutra jurisdição, o examinador deve formular uma objeção por força do
artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do CTMR, alegando que o termo descreve a natureza dos
produtos em causa.
Dependendo das circunstâncias do caso, e desde que as provas disponíveis
demonstrem que o termo em questão tem sido utilizado a tal ponto que se tornou
habitual no comércio na UE, deve ser formulada uma objeção por força do artigo 7.º,
n.º 1, alíneas c) e d), do CTMR.
Por exemplo, na sua decisão de 01/03/2012, R 1095/2011-5, «SHARBATI», a Quinta
Câmara de Recurso confirmou a recusa da marca «SHARBATI» para arroz; farinhas e
preparações feitas de cereais, pão, pastelaria e confeitaria, incluídos na classe 30, por
ser descritiva destes produtos: Sharbati é um tipo de arroz e um tipo de trigo que dá o
seu nome a um determinado tipo de farinha conhecido na Índia.
Apesar de a maioria das provas fornecidas provirem da Índia, parte das mesmas
estavam relacionadas com o comércio de exportação no mercado das
matérias-primas. Por conseguinte, o facto de uma determinada palavra designar o
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nome de uma variedade de arroz na Índia constituía desde logo um forte indício de
que o produto seria distribuído na União Europeia.
Contudo, a Câmara considerou que não havia provas suficientes de que o termo
SHARBATI se tinha tornado genérico na União Europeia. Embora tivesse sido
demonstrado que o arroz ou o trigo Sharbati tinha sido proposto aos operadores na
União Europeia, que tinha sido efetivamente importado para a União Europeia e que
não havia nenhuma outra denominação concreta para o referido produto, não havia
provas suficientes de que, na data do depósito do pedido de marca comunitária, os
produtos fossem conhecidos na medida prevista no artigo 7.º, n.º 1, alínea d), do
CTMR.
Deve também ser formulada uma objeção quando a marca pedida constitui apenas
uma ligeira variação (ou seja, inclui diferenças mínimas que não alteram a perceção
visual e auditiva do sinal) do nome da variedade vegetal utilizado no comércio, de
modo a poder levar os consumidores a acreditar que estão perante o nome descritivo
ou genérico de uma variedade vegetal.
A decisão de 03/12/2009, R 1743/2007-1, «VESUVIA», constitui um exemplo
pertinente a este respeito. A Câmara considerou que as provas provenientes dos
Estados Unidos e do Canadá eram suficientes para concluir que o nome «Vesuvius»
de uma variedade de rosas poderia converter-se numa indicação descritiva na União
Europeia na aceção do artigo 7.º, n.º, alínea c), do CTMR, e que a marca pedida para
«VESUVIA» era muito similar. A Câmara justificou a sua recusa com base no facto de
as rosas serem geralmente mencionadas no feminino.
Por último, convém sublinhar que as objeções devem ser formuladas não só em
relação a marcas pedidas que são idênticas (ou que diferem ligeiramente) ao nome de
uma variedade vegetal que já é utilizada no comércio, mas também em relação a
qualquer produto e/ou serviço que possa ser diretamente associado ao nome da
variedade vegetal em causa (por exemplo, serviços de importação e exportação da
variedade vegetal em causa).
2.3.3
Marcas figurativas
Os sinais representados em alfabetos que não o latino, o grego ou o cirílico, são
considerados, para efeitos formais, como marcas figurativas. Contudo, tal não significa
que o conteúdo semântico desses sinais não deva ser tido em consideração para fins
da aplicação do artigo 7.º, n.º 1, alínea c).
Se uma marca figurativa for constituída exclusivamente por uma forma natural de base
que não difere de forma significativa de uma representação fiel à realidade que serve
para indicar a espécie ou o destino dos produtos ou serviços, deve ser contestada nos
termos do artigo 7.º, n.º 1, alínea c) do CTMR, pelo facto de ser descritiva de uma
característica dos produtos ou serviços em causa.
Sinal
Processo
Acórdão de 08/07/2010, T-385/08
«Representation of a dog»
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Sinal
Processo
Acórdão de 08/07/2010, T-386/08
«Representation of a horse»
Nestes casos, o Tribunal Geral considerou que, em relação aos produtos das classes
18 e 31, a representação de um cão ou de um cavalo, respetivamente, servia para
indicar o tipo de animal ao qual os produtos se destinavam.
No primeiro, o Tribunal referiu que os produtos da classe 18 eram especificamente
produzidos para cães, como trelas, coleiras e outros acessórios para cães, incluindo
sacos. No domínio dos acessórios para animais, é prática corrente utilizar
representações de animais fiéis à realidade ou estilizadas mas realistas, para indicar o
tipo de animal em causa. Assim, para os produtos da classe 18, o público relevante
perceberá, de forma imediata e sem outra reflexão, a mensagem visual como uma
indicação de que esses produtos se destinam a cães. A representação de um cão
indica, por conseguinte, uma característica essencial dos produtos em causa.
Consequentemente, o sinal pedido é descritivo (n.os 25 a 28).
O mesmo é válido para os produtos da classe 31. Dado que os alimentos para animais
domésticos incluem comida para cães, a marca pedida constitui uma indicação
descritiva dos produtos em questão, que será imediatamente entendida pelo público
relevante (n.º 29).
No segundo caso, o Tribunal considerou que, no que respeita a vestuário, chapelaria e
cintos, pertencentes à classe 25, a representação de um cavalo era descritiva da
espécie ou do destino dos produtos, ou seja, que tais produtos são desenvolvidos ou
especificamente adaptados para a prática de equitação. Dado que o público relevante
estabeleceria uma associação direta entre o cavalo e a equitação, o Tribunal entendeu
que havia um vínculo direto e concreto entre a representação de um cavalo e os
produtos em causa (n.os 35 a 38).
A título de exemplo, o sinal que figura abaixo foi considerado suficientemente
estilizado para divergir de forma significativa de uma representação fiel à realidade
que sirva para indicar a espécie ou o destino dos produtos ou serviços e, por
conseguinte, foi registado.
Sinal
2.3.4
CTM n.º
Produtos e serviços
CTM n.º 844
Classes 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 28, 31,
41, 42
Caráter figurativo mínimo
2.3.4.1 Observações preliminares
Os termos ou sinais não distintivos, descritivos ou genéricos podem ser excluídos do
âmbito de uma recusa baseada no artigo 7.º, n.º 1, alíneas b), c) ou d), do CTMR, se
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estiverem combinados com outros elementos que tornam o sinal distintivo no seu
conjunto. Por outras palavras, as recusas baseadas no artigo 7.º, n.º 1, alíneas b), c)
e/ou d), podem não ser aplicáveis a sinais que consistem num elemento não distintivo,
descritivo ou genérico combinado com outros elementos que conferem ao sinal no seu
conjunto um nível de caráter distintivo superior ao nível mínimo.
Na prática, isto significa que uma das principais perguntas a que os examinadores
devem responder no seu trabalho quotidiano é se a marca é suficientemente figurativa
para atingir o grau mínimo de caráter distintivo necessário para o registo.
A presença de elementos figurativos pode conferir caráter distintivo a um sinal
constituído por um elemento nominativo descritivo e/ou não distintivo, de forma a que
este possa ser registado como marca comunitária. Por conseguinte, o examinador
deve analisar se a estilização e/ou as características gráficas de um sinal são
suficientes para cumprir a função de marca.
Para efeitos do presente documento, a expressão «elemento figurativo» inclui
qualquer elemento gráfico/estilização que aparece no sinal, como o tipo de letra, o
tamanho da letra, as cores e a posição/disposição das palavras/letras. Engloba
igualmente formas geométricas, etiquetas/rótulos, padrões e símbolos, bem como
qualquer combinação dos mesmos.
Regra geral, quando um elemento figurativo distintivo em si mesmo é adicionado a um
elemento nominativo descritivo e/ou não distintivo, a marca é registável, desde que o
elemento figurativo seja, devido ao seu tamanho e posição, claramente reconhecível
no sinal.
Sinal
CTM n.º
CTM n.º 11 418 605
Classe 24
O sinal supracitado suscitou objeções pelo facto de o tipo de letra não ser distintivo, uma vez que não
diverge de forma significativa dos tipos de letra habitualmente utilizados no comércio, e que o elemento
vermelho que aparece por cima da letra «i» é quase impercetível.
Mesmo quando o elemento figurativo cumpre os requisitos acima referidos, é
necessário ainda assim apreciar o sinal no seu conjunto em relação aos produtos e
serviços reivindicados.
É necessário ter em conta que, quando o elemento nominal é descritivo/desprovido de
caráter distintivo, deve verificar-se em particular se o elemento figurativo é:
•
chamativo e/ou surpreendente e/ou inesperado e/ou inabitual e/ou arbitrário;
•
capaz de criar na mente do consumidor uma recordação imediata e duradoura
do sinal, desviando a sua atenção da mensagem descritiva/não distintiva
transmitida pelo elemento nominal;
•
de uma natureza tal que exija um esforço de interpretação por parte do público
relevante para entender/adivinhar o significado do elemento nominal.
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Sinal
CTM n.º
CTM n.º 11 595 601
Produtos da classe 3
(sinal em fase de exame)
A marca requerida supracitada foi alvo de objeção por ser claramente descritiva (e desprovida de caráter
distintivo) em relação aos produtos reivindicados da classe 3. O conteúdo descritivo do termo prevalece
sobre o aspeto figurativo da letra «L», mesmo que esta, considerada isoladamente, pudesse ser
registável para os mesmos produtos e serviços.
Por último, o facto de um sinal conter elementos figurativos não o impede de induzir
em erro ou de ser contrário à ordem pública ou de ser abrangido pelo âmbito de
aplicação de outros motivos de recusa, tais como os enunciados no artigo 7.º, n.º 1,
alíneas h), i), j) e k), do CTMR.
2.3.4.2 Elementos nominais estilizados
Regra geral, os elementos nominativos descritivos ou não distintivos que aparecem
escritos num tipo de letra básico ou padrão, com ou sem efeitos como «negrito» ou
«itálico», não podem ser registados. Quanto mais legível e/ou comum um tipo de letra
for, menos distintivo será. O mesmo é válido para os tipos de letra manuscritos. Os
tipos de letra manuscritos facilmente legíveis e/ou comuns são normalmente
desprovidos de caráter distintivo. Por outras palavras, para conferir caráter distintivo a
um sinal, a estilização do tipo de letra deve ser de uma natureza tal que exija um
esforço mental por parte dos consumidores para compreender o significado do
elemento nominal em relação aos produtos e serviços reivindicados.
•
Tipos de letra padrão + itálico
Sinal
CTM n.º
CTM n.º 4 651 683
Entre outros, produtos das
classes 1, 7 e 22
O sinal acima referido foi recusado. Neste caso, «Foam» aparece escrito num tipo de letra padrão e
«plus» em itálico. Dado que nenhuma destas formas é surpreendente ou extraordinária, o público
relevante não considerará que os elementos visuais conferem ao sinal a função de indicação de origem
(decisão de 07/05/2008, R 655/2007-1, «Foamplus», n.º 16).
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•
Tipos de letra especiais
Sinal
CTM n.º
CTM n.º 5 456 207
Classes 12, 25 e 28
O termo «Superleggera» significa «superleve» e a recusa desta marca foi confirmada pelo Tribunal Geral
os
(ver acórdão de 19/05/2010, T-464/08, «Superleggera», n. 33 e 34). O Tribunal Geral observou que,
apesar de o tipo de letra ser algo peculiar, o estilo não é suscetível de criar uma recordação imediata e
duradoura na mente do público relevante, ou de distinguir os produtos do requerente dos de outros
fornecedores no mercado. Tal acontece porque, no que respeita à forma das letras manuscritas, estas
são habituais no domínio comercial. Por conseguinte, o estilo é bastante normal aos olhos dos
consumidores e, neste caso, do público relevante. No que respeita ao argumento do requerente segundo
o qual a utilização da letra maiúscula «S» no início da palavra altera a forma como a expressão
«Superleggera» é entendida, o Tribunal Geral afirma que o uso de uma letra maiúscula não faz com que
a expressão não seja percecionada como fornecedora de informações ao público em relação aos
produtos em causa.
•
Cor
A simples «adição» de uma cor ou de uma combinação de cores de base e/ou
habitualmente utilizada no mercado não é suficiente para poder registar um elemento
nominal descritivo e/ou não distintivo. Ver o exemplo seguinte de uma marca que foi
recusada apesar da adição de uma cor.
Sinal
•
CTM n.º
CTM n.º 7 147 689
Produtos e serviços das classes 9
e 38
Tipo de letra, tamanho da letra ou disposição das palavras e/ou letras
A forma como os elementos nominais estão posicionados pode conferir um caráter
distintivo ao sinal sempre que afetar a perceção do consumidor acerca do significado
dos elementos nominais. Por outras palavras, a disposição deve exigir um esforço
mental por parte do consumidor para perceber a relação existente entre os elementos
nominais e os produtos e serviços reivindicados. Regra geral, o facto de os elementos
nominais estarem dispostos na vertical, invertidos ou numa, em duas ou mais linhas,
não é suficiente para conferir ao sinal o grau mínimo de caráter distintivo que é
necessário para o registo.
Sinal
CTM n.º
CTM n.º 8 294 233
O registo da marca acima referida para cosméticos, produtos para os cuidados do corpo e de beleza foi
recusado pelo facto de o tipo de letra ser banal e a apresentação dos dois elementos nominais, um por
cima do outro, não ser considerada inabitual. O facto de a letra «b» ser maior do que as restantes na
palavra «beauty» é quase impercetível. Esta circunstância por si só não pode conferir um caráter
distintivo ao sinal pedido (acórdão de 11/07/2012, T-559/10, «Natural beauty», n.º 26).
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A marca infra foi considerada aceitável.
Sinal
CTM n.º
CTM n.º 2795771
Produtos e serviços das classes 9
e 38.
O acrónimo «DVB» significa «Digital Video Broadcasting», uma expressão que designa um tipo
específico de tecnologia de radiodifusão. Sem conhecimento prévio do acrónimo DVB, é necessário um
certo esforço mental seguido de uma certa dose de interpretação para intuir o significado do sinal acima
representado. As letras que compõem o sinal não são claramente identificáveis individualmente, uma vez
que o sinal pode constituir uma representação estilizada de «DV3», «D13», «DVB» ou «LV3» ou «LVB».
Além disso, o tipo de letra não difere de forma significativa dos tipos de letra comuns. Visto que
apresenta um nível mínimo de caráter distintivo, o sinal acima referido pode funcionar como uma marca
os
(decisão de 09/10/2008, R 1641/2007-2, n. 23 a 25).
2.3.4.3 Elementos nominais combinados com outros elementos figurativos
Elementos nominais combinados com formas ou desenhos banais
As formas e figuras básicas incluem pontos, linhas, segmentos de linhas, círculos e
polígonos como triângulos, quadrados, retângulos, paralelogramos, pentágonos,
hexágonos, etc. É necessário ter em conta que existem formas, figuras e desenhos
que embora não sejam «geométricos» são demasiado simples ou banais para conferir
caráter distintivo a um sinal.
É pouco provável que elementos nominativos descritivos ou não distintivos
combinados com formas/figuras/desenhos básicos, simples ou banais, sejam eles
geométricos ou não, sejam aceitáveis, principalmente pelos motivos a seguir
enunciados:
•
quando os consumidores olham para uma marca, o elemento nominativo é
geralmente o elemento mais suscetível de ser reconhecido e facilmente
memorizado;
•
essas formas/figuras não transmitem nenhuma «mensagem» aos consumidores
e, por conseguinte, não permitem desviar a sua atenção do significado
descritivo/não distintivo do elemento nominativo.
A utilização de uma cor de base e/ou utilizada com frequência no mercado não confere
à marca um grau suficiente de caráter distintivo.
A marca apresentada infra suscitou objeções.
Sinal
CTM n.º
CTM n.º 6 039 119
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Por outro lado, as formas, figuras e desenhos complexos podem acrescentar caráter
distintivo a um sinal. Regra geral, quanto mais complexas forem as
formas/figuras/desenhos, mais distintivos serão. Contudo, para determinar a existência
de um grau suficiente de caráter distintivo, devem ser tidos em conta outros fatores,
tais como:
•
a forma/figura/desenho não deve consistir numa combinação não distintiva de
formas/figuras/desenhos básicos, simples ou banais, sejam eles geométricos ou
não. Nestes casos, é igualmente necessário avaliar adequadamente o «impacto
visual» do elemento figurativo em relação ao do elemento nominativo;
•
a forma/figura/desenho não deve consistir numa etiqueta/rótulo comum ou não
distintivo;
•
a forma/figura/desenho não deve ser comummente utilizada no comércio em
relação aos produtos e serviços reivindicados;
•
a forma/figura/desenho não deve ser um padrão que não possa ser facilmente
memorizado pelo público relevante;
•
a forma/figura/desenho
decorativas/funcionais;
•
a forma/figura/desenho não deve consistir numa representação bidimensional
descritiva/não distintiva dos produtos e/ou serviços (ou de uma parte destes)
nem reforçar a mensagem descritiva e/ou promocional transmitida pelo elemento
nominal;
•
não distintiva do recipiente/embalagem dos produtos reivindicados;
•
a forma/figura/desenho não deve consistir numa representação não distintiva da
aparência externa/silhueta dos produtos ou de uma parte destes;
•
não distintiva do lugar/espaço/área/local onde os produtos/serviços são
vendidos/fornecidos/distribuídos/apresentados.
não
deve
possuir
características
puramente
Estas «características» podem sobrepor-se e coexistir no mesmo sinal.
A seguir é apresentada uma lista de exemplos de elementos figurativos que pertencem
a algumas das categorias acima referidas.
Elementos figurativos que consistem numa representação descritiva/não distintiva dos
produtos ou serviços ou de uma parte destes.
Nalguns casos, o elemento figurativo consiste numa representação dos produtos ou
serviços reivindicados (ou de uma parte destes). Em princípio, a representação é
considerada descritiva e/ou desprovida de caráter distintivo quando:
•
se tratar de uma representação fiel ou realista dos produtos e serviços;
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•
consistir numa representação simbólica/estilizada, mas ainda assim, realista dos
produtos e serviços.
Em ambos os casos, para suscitar objeções, a representação dos produtos/serviços
não deve divergir de forma significativa das que são comummente utilizadas no
comércio.
Elementos figurativos comummente utilizados no comércio em relação aos produtos
ou serviços.
Regra geral, os elementos figurativos comummente utilizados no comércio em relação
aos produtos e/ou serviços reivindicados não acrescentam caráter distintivo ao sinal
no seu conjunto. Ver as seguintes marcas.
Sinal
CTM n.º
Registo internacional que designa
a UE n.º 1 116 291
Produtos e serviços das
classes 29, 30, 31 e 43
A expressão alemã «Einfach Gut!» na marca supracitada significa «Simplesmente bom!» em português.
O coração vermelho é uma forma comummente utilizada no mercado em relação a produtos e serviços,
especialmente produtos alimentares como chocolate e doces em geral, e em particular em ocasiões
especiais como o dia de São Valentim. Como tal, o registo da marca foi recusado.
Sinal
Processo
Acórdão de15/09/2005, C-37/03 P, «BioID»
A marca anterior foi recusada para produtos e serviços das classes 9, 38 e 42 relacionados com gestão
de palavras-passe e características de segurança para software e telecomunicações. O público relevante
compreenderá que o sinal no seu conjunto significa «identificação biométrica», que é indissociável dos
produtos e serviços reivindicados e que não apresenta um caráter suscetível de garantir ao utilizador final
a identidade de origem do produto ou do serviço designado pela marca na ótica do público-alvo (n.º 70).
Além disso, a ausência de qualquer elemento distintivo particular, o tipo de letra comum «arial» e os
carateres de diferente espessura não permitem à marca pedida servir como um indicador de origem
(n.º 71).
Elementos figurativos que consistem em padrões
Regra geral, os padrões não acrescentam caráter distintivo aos sinais que consistem
em elementos nominativos descritivos/não distintivos se forem percebidos pelo público
relevante como meros elementos decorativos. De facto, nestes casos não transmitem
nenhuma «mensagem» que possa ser facilmente recordada pelos consumidores.
Combinações de elementos figurativos não distintivos e/ou banais
Regra geral, as combinações de elementos figurativos banais (geométricos ou não)
não acrescentam caráter distintivo aos sinais que consistem em elementos
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nominativos se não forem capazes de desviar a atenção do consumidor da mensagem
descritiva/ não distintiva transmitida por esses elementos. Nestes casos, é necessário
avaliar adequadamente o «impacto visual» do elemento figurativo em relação ao do
elemento nominativo.
Ver, por exemplo, as seguintes marcas recusadas:
Sinal
CTM n.º
CTM n.º 11 439 932
Para serviços das classes 39 e 41
(incluindo serviços de clube de
automobilistas)
Retirado
Neste caso, o «clarão» não é suficiente para acrescentar caráter distintivo à marca. De facto, não é
chamativo, percetível ou fácil de memorizar e também não é dominante em relação aos restantes
elementos nominativos e figurativos. Além disso, o clarão (bem como os restantes elementos figurativos,
ou seja, os tipos de letra, as cores e a etiqueta) não permite desviar a atenção do consumidor da
mensagem claramente descritiva/não distintiva transmitida pela expressão «SUPERCAR
EXPERIENCE».
O mesmo é válido, mutatis mutandis, para o elemento figurativo do sinal seguinte.
Sinal
CTM n.º
Classes 9, 35 e 41
CTM n.º 11 387 941
Por outro lado, as marcas seguintes foram consideradas como aceitáveis.
Sinal
CTM n.º
CTM n.º 10 894 996
classes 12, 35 e 36
(registado)
CTM n.º 10 834 299
classes 9, 38 e 42
(registado)
Em ambos os casos, alguns dos elementos figurativos (o sinal antes da palavra «Specialized» e os cinco
retângulos dispostos em forma circular colocados à direita da palavra «ECO») possuem um impacto
visual autónomo com o mesmo nível de influência na impressão geral produzida pelo sinal que o
elemento nominal, e são por isso capazes de chamar a atenção do consumidor.
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Elementos nominativos combinados com etiquetas/rótulos comuns/não distintivos
Nalguns casos, os elementos nominativos descritivos e/ou não distintivos são
combinados com representações que, embora não sendo simples formas geométricas,
consistem apesar de tudo em etiquetas/rótulos comuns/não distintivos. Estas
etiquetas/rótulos não são capazes de ficar impressas na mente do consumidor por
serem demasiado simples e/ou comummente utilizadas no comércio em relação aos
produtos/serviços reivindicados. Ver o exemplo seguinte:
Sinal
CTM n.º
CTM n.º 116 434
Classe 32
(recusado)
CTM n.º
CTM n.º 1 166 164
Serviços das classes 35, 37 e 42
Sinal
No que diz respeito à perceção, pelo público relevante, da forma e da cor da etiqueta, as etiquetas de
preço coloridas são comummente utilizadas no comércio para todo o tipo de produtos e serviços. Por
conseguinte, o facto de a etiqueta poder atrair a atenção do público não afeta o significado dos
elementos nominativos dominantes. Além disso, a forma reforça o caráter promocional dos elementos
os
nominativos na perceção do público pertinente (acórdão de 03/07/2003, T-122/01, «Best Buy», n. 33 e
37).
Também nestes casos a adição de cores «comuns» (ou de uma combinação das
mesmas) não acrescenta caráter distintivo ao sinal. Isto é ainda mais verdade quando
a cor reivindicada possui outras funções para além da função decorativa.
Ver, por exemplo, a marca seguinte:
Sinal
CTM n.º
CTM n.º 10 849 263
Serviços das classes 35, 36, 38,
41, 42, 43, 44 e 45
(recusado)
O facto de este tipo de etiqueta ser normalmente utilizada em produtos (como licores,
torrão, etc.) não é suficiente para conferir ao sinal um grau suficiente de caráter
distintivo em relação aos serviços.
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2.4
Sinais ou indicações habituais (artigo 7.º, n.º 1, alínea d), do
CTMR)
2.4.1
O artigo 7.º, n.º 1, alínea d), do CTMR, exclui do registo os sinais constituídos
exclusivamente por palavras ou indicações que se tenham tornado habituais na
linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio. Neste contexto, a
natureza habitual do sinal pode referir-se a algo diferente das propriedades ou
características dos próprios produtos ou serviços. Este motivo de recusa também
abrange palavras que originalmente não tinham significado ou que tinham um
significado diferente. Abrange ainda determinadas abreviaturas que entraram na
linguagem informal ou na gíria e que por isso se tornaram habituais no comércio.
Além disso, uma recusa baseada no artigo 7.º, n.º 1, alínea d), do CTMR abrange
igualmente elementos figurativos que são frequentes ou que se converteram na
designação normal de produtos e serviços, por exemplo, um «P» branco sobre um
fundo azul para parques de estacionamento ou o símbolo de Esculápio para as
farmácias. No domínio dos vinhos e das bebidas espirituosas, este motivo de recusa
abrange as denominadas expressões tradicionais que, apesar de não serem termos
geográficos, designam tipos de produtos concretos quanto à sua natureza, embora
limitados a determinadas áreas geográficas.
2.4.2
Data em que um termo se torna habitual
O artigo 7.º, n.º 1, alínea d), do CTMR, sobrepõe-se em grande medida ao artigo 7.º,
n.º 1, alíneas b) e c), do CTMR, pelo que esta disposição raramente será utilizada por
si só como fundamento. Com efeito, o caráter distintivo ou descritivo de uma marca
deve ser apreciado tanto em relação à data do depósito como à data da decisão, pelo
que a questão de saber se um termo ou elemento figurativo era não descritivo ou
distintivo vários anos antes dessa data, ou no momento da sua criação, será, na
maioria dos casos, irrelevante.
Nalguns casos, um sinal pedido torna-se habitual após a data de registo. As alterações
de significado de um sinal que levam a que se converta em habitual após o registo não
conduzem a uma declaração de nulidade ex tunc em conformidade com o artigo 52.º,
n.º 1, alínea a), do CTMR, mas podem conduzir a uma declaração de caducidade com
efeito ex nunc ao abrigo do artigo 51.º, n.º 1, alínea b), do CTMR. Por exemplo, o
registo da marca comunitária «STIMULATION» foi anulado com base no facto de se
ter tornado um termo habitualmente utilizado em relação a bebidas energéticas.
2.4.3
Apreciação de termos habituais
O Tribunal Geral considerou que o artigo 7.º, n.º 1, alínea d), do CTMR não é aplicável
quando a utilização do sinal no mercado estiver limitada a um único operador (distinto
do requerente da marca) (acórdão de 07/06/2011, T-507/08, «16PF»). Por outras
palavras, uma marca não será considerada habitual simplesmente pelo facto de o
requerente da marca não ter sido o primeiro operador a utilizá-la como marca. Para
demonstrar o caráter habitual, o examinador deve fornecer provas (que geralmente
provêm da Internet) de que o consumidor relevante foi exposto à marca num contexto
alheio às marcas e que, como consequência, reconhece a sua importância habitual em
relação aos produtos e serviços reivindicados.
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O artigo 7.º, n.º 1, alínea d), do CTMR não se aplica nos casos em que a marca
consiste num termo laudatório mais geral que não tem uma relação habitual específica
com os produtos e serviços em causa (ver acórdão de 04/10/2001, C-517/99, «Bravo»,
n.os 27 e 31).
O Tribunal Geral considerou que o termo «5 HTP» é uma designação habitual para o
princípio ativo 5-hidroxitriptófano que é um potenciador do estado de humor utilizado
em produtos farmacêuticos (acórdão de 09/03/ 2001, T-190/09, «5HTP»). O Tribunal
confirmou a objeção ao abrigo do artigo 7.º, n.º 1, alínea d), do CTMR, por considerar
que a exposição do público relevante ao sinal tinha sido tal que o público o entenderia,
no domínio dos produtos farmacêuticos, como uma designação habitual deste tipo
específico de fármaco. A este respeito, o Tribunal declarou que não era relevante que
o público conhecesse ou não o significado da abreviatura. A falta de significado
descritivo aos olhos do consumidor pode, por conseguinte, ser um argumento ineficaz
contra uma objeção formulada ao abrigo do artigo 7.º, n.º 1, alínea d), do CTMR.
2.4.4
Aplicabilidade do artigo 7.º, n.º 1, alínea d), do CTMR em relação a
nomes de variedades vegetais
Convém assinalar que a questão do caráter genérico pode surgir no contexto de um
exame das marcas que consistem exclusivamente no nome de uma variedade vegetal
que coincide com a sua denominação. Por conseguinte, o ponto das Linhas de
orientação identificado infra estabelece-se que, se as provas disponíveis
demonstrarem que um determinado nome de variedade vegetal se tornou habitual na
União Europeia enquanto denominação genérica da variedade em questão, os
examinadores – além de formularem uma objeção à marca pedida em conformidade
com o artigo 7.º, n.º 1, letra c), do CTMR, com base no facto de a marca ser descritiva
– também deverão formular uma objeção em conformidade com o artigo 7.º, n.º 1,
alínea d), do CTMR, com base no argumento adicional de que a marca consiste
exclusivamente num termo que se tornou genérico no setor comercial relevante na
União Europeia. Consultar o ponto 2.3.2.10 Nomes de variedades vegetais supra.
2.5
Formas com uma função essencialmente técnica, com um
valor estético substancial ou impostas pela natureza dos
produtos (artigo 7.º, n.º 1, alínea e), do CTMR)
2.5.1
O artigo 7.º, n.º 1, alínea e), do CTMR exclui do registo os sinais exclusivamente
compostos i) pela forma imposta pela própria natureza do produto; ii) pela forma do
produto necessária para obter um resultado técnico ou iii) pela forma que confere um
valor substancial ao produto.
É necessário ter presente que uma objeção ao abrigo do artigo 7.º, n.º 1, alínea e), do
CTMR, não se justifica quando o sinal pedido consiste numa forma combinada com
um elemento adicional dotado de caráter distintivo (quer seja um elemento nominativo
e/ou figurativo), pois o sinal no seu conjunto deixaria de consistir exclusivamente numa
forma.
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O artigo 7.º, n.º 1, alínea e), do CTMR, não define, contudo, o tipo de sinais que
devem ser considerados formas na aceção da referida disposição. Não distingue entre
formas tridimensionais, formas bidimensionais ou representações bidimensionais de
formas tridimensionais. Daí resulta que o artigo 7.º, n.º 1, alínea e), do CTMR, pode
aplicar-se às marcas que reproduzem formas, independentemente da dimensão em
que são representadas (acórdão de 08/05/2012, T-331/10, «Surface covered with
black dots», n.º 24). Por conseguinte, a aplicabilidade do artigo 7.º, n.º 1, alínea e), do
CTMR, não se limita às formas tridimensionais.
A este respeito, convém sublinhar que, de acordo com jurisprudência assente, a
classificação de uma marca como «figurativa» nem sempre exclui a aplicabilidade dos
motivos de recusa previstos no artigo 7.º, n.º 1, alínea e), do CTMR. O Tribunal de
Justiça e o Tribunal Geral consideraram que a jurisprudência desenvolvida a respeito
das marcas tridimensionais que consistem na aparência do produto também se aplica
às marcas «figurativas» que consistem em representações bidimensionais de produtos
(acórdão de 22/06/2006, C-25/05 P, «Sweet wrapper», n.º 29; acórdão de 04/10/ 2007,
C-144/06, «Tabs», n.º 38).
O artigo 7.º, n.º 3, do CTMR estabelece claramente que as formas impostas pela
natureza dos produtos (existentes na natureza ou fabricados), as formas
essencialmente funcionais ou as formas que conferem um valor substancial aos
produtos não podem afastar uma objeção formulada ao abrigo do artigo 7.º, n.º 1,
alínea e), do CTMR, demonstrando que adquiriram caráter distintivo. Em
consequência, a proteção da marca ficará excluída sempre que uma forma seja
abrangida pelo âmbito de aplicação do artigo 7.º, n.º 1, alínea e) do CTMR,
independentemente de essa forma particular ser efetivamente distintiva no mercado.
A este respeito, convém assinalar que o Tribunal de Justiça, na sua decisão prejudicial
de 20/09/2007, C-371/06, «BENETTON», relativa à interpretação do artigo 3.º, n.º 1,
alínea e), terceiro travessão, da Primeira Diretiva 89/104/CEE do Conselho, de
21/12/1988, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de
marcas (que corresponde ao artigo 7.º, n.º 1, alínea e), do CTMR) estabeleceu que a
forma de um produto que confere um valor substancial a esse produto não pode
constituir uma marca ao abrigo do artigo 3.º, n.º 3, da Diretiva (que corresponde ao
artigo 7.º, n.º 3, do CTMR), se, anteriormente à apresentação do pedido de registo,
essa forma adquiriu uma atratividade decorrente do reconhecimento desta como sinal
distintivo, na sequência de campanhas publicitárias que apresentaram as
características específicas do produto em causa.
Além disso, o Tribunal de Justiça, na sua decisão prejudicial de 08/04/2003, processos
apensos C-53/01, C-54/04 e C-55/01, «Linde», n.º 44, declarou que dado que o
artigo 3.º, n.º 1, alínea e), da Diretiva, constitui um obstáculo preliminar capaz de
impedir que um sinal constituído exclusivamente pela forma de um produto possa ser
registado, daqui resulta que, se um único dos critérios mencionados nesta disposição
estiver preenchido, tal sinal não pode ser registado enquanto marca.
O Tribunal declarou também que na hipótese de esse obstáculo preliminar ter sido
afastado, mantém-se necessário verificar se deve ser recusado o registo de um sinal
tridimensional constituído pela forma de um produto, por força de um dos vários
motivos de recusa mencionados no artigo 3.º, n.º 1, alíneas b) a d). 45).
Se o exame de um sinal à luz do artigo 7.º, n.º 1, alínea e), do CTMR, conduzir a que
se conclua que um dos critérios mencionados nessa disposição está preenchido, daí
resulta que deixa de ser necessário abordar a questão de saber se o sinal adquiriu
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caráter distintivo através do uso, dado que não é possível afastar uma objeção ao
abrigo do artigo 7.º, n.º 1, alínea e), invocando o artigo 7.º, n.º 3, do CTMR (acórdão
de 06/10/2011, T-508/08, «Representation of a loudspeaker», n.º 44). A circunstância
acima referida explica a vantagem de realizar um exame prévio do sinal à luz do
artigo 7.º, n.º 1, alínea e) do CTMR, quando resultem aplicáveis vários motivos
absolutos de recusa previstos no artigo 7.º, n.º 1, do CTMR, embora não seja
obrigatório analisar em primeiro lugar o sinal à luz do artigo 7.º, n.º 1, alínea e), do
CTMR.
Por conseguinte, quando o sinal pedido consiste numa forma suscetível de ser
percebida pelo público relevante como meramente funcional e como uma forma que
não diverge de forma significativa das normas do setor, e as provas relativas à falta de
caráter distintivo têm mais peso do que as relativas à funcionalidade, poderá ser
preferível formular uma objeção unicamente com base no artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do
CTMR (acórdão de 18/01/2013, T-137/12, «Shape of a vibrator», n.º 33).
Se, por outro lado, for possível identificar claramente desde o início os diferentes
elementos que compõem a forma e se se concluir que todas as características
essenciais (ou seja, as mais importantes) têm uma função técnica ou conferem um
valor substancial aos produtos, os examinadores devem formular a objeção em
primeiro lugar à luz do artigo 7.º, n.º 1, alínea e), subalíneas ii) ou iii), segundo o caso.
Assim, em nome de uma administração sólida e eficaz da justiça, e de uma economia
de procedimentos, as objeções ao abrigo do artigo 7.º, n.º 1, alínea e), do CTMR,
devem ser formuladas, quando apropriado, o mais cedo possível.
É possível que, no seguimento de uma objeção inicial formulada exclusivamente em
conformidade com o artigo 7.º, n.º 1, alíneas b) e/ou c), do CTMR, as provas
apresentadas pelo requerente demonstrem que todas as características essenciais da
forma em causa têm uma função técnica ou conferem um valor substancial aos
produtos. Nesses casos, deve ser apresentada uma outra objeção em conformidade
com o artigo 7.º, n.º 1, alínea e), subalíneas ii) ou iii), para que o requerente possa
apresentar as suas observações a esse respeito. Não obstante, esta abordagem só
será possível num número limitado de casos. Num cenário deste tipo, o requerente
pode tentar afastar a objeção unicamente com base em argumentos, dado que as
provas de caráter distintivo adquirido não seriam tidas em consideração no contexto
de uma objeção ao abrigo do artigo 7.º, n.º 1, alínea e), do CTMR.
2.5.2
Forma imposta pela natureza dos produtos
Em conformidade com o artigo 7.º, nº 1, alínea e), subalínea i) do CTMR, os sinais
compostos exclusivamente pela forma imposta pela própria natureza do produto não
podem ser registados.
Este motivo de recusa é aplicável apenas quando a marca pedida consiste
exclusivamente na forma fiel à realidade dos produtos (fabricados ou existentes na
natureza), por exemplo, a representação realista de uma banana para bananas
apresentada a seguir:
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Importa salientar que sempre que um determinado produto possa adotar várias
formas, não é adequado formular uma objeção nos termos do artigo 7.º, n.º 1, alínea
e), subalínea i), do CTMR, dado que não existe uma só forma natural possível dos
produtos. Por exemplo, não seria adequado aplicar este motivo de recusa à forma
abaixo apresentada da cabeça de uma máquina de barbear elétrica, cuja
especificação dizia respeito a «máquinas de barbear elétricas», já que não têm de ser
forçosamente fabricadas de acordo com esta configuração:
Contudo, podem ser aplicáveis outros motivos de recusa, tais como, no caso presente,
uma objeção ao abrigo do artigo 7.º, n.º 1, alínea e), subalínea ii), do CTMR, porque as
características essenciais da forma em causa são funcionais (acórdão de 18/06/2002,
C-299/99, «Philips»).
Em todos os casos em que a marca comunitária pedida consiste exclusivamente na
forma dos produtos imposta pela sua natureza, também é possível aduzir uma objeção
à luz do artigo 7.º, n.º 1, alínea c) do CTMR, com base no facto de a forma em causa
ser descritiva da natureza dos produtos.
2.5.3
Forma do produto necessária para obter um resultado técnico
O artigo 7.º, n.º 1, alínea e), subalínea ii), do CTMR, exclui do registo os sinais
constituídos exclusivamente pela forma do produto necessária para obter um resultado
técnico.
O Tribunal de Justiça proferiu dois acórdãos principais relacionados com as formas
essencialmente funcionais, que fornecem orientações para o exame das marcas
constituídas exclusivamente por formas funcionais (decisão prejudicial de 18/06/2002,
C-299/99, «Philips», e acórdão de 14/09/2010, C-48/09 P, «Red Lego brick»), em que
interpreta, entre outros, o artigo 3.º, n.º 1, da Diretiva, que corresponde ao artigo 7.º,
n.º 1, do CTMR.
Quanto ao sinal anterior, o Tribunal de Justiça considerou que, no que respeita aos
sinais constituídos exclusivamente pela forma do produto necessária para obter um
resultado técnico, o artigo 3.º, n.º 1, alínea e), segundo travessão, da Diretiva visa
recusar o registo das formas cujas características essenciais respondem a uma
função técnica, pelo que a exclusividade inerente ao direito de marca impediria a
possibilidade de os concorrentes oferecerem um produto que incorpore essa função,
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ou pelo menos à sua livre escolha da solução técnica que pretendem adotar a fim de
que o seu produto incorpore essa função (decisão prejudicial de 18/06/2002, C-299/99,
«Philips», n.º 79).
Há que referir que o artigo 7.º n.º 1, alínea e), subalínea ii), do CTMR, ao fazer
referência aos sinais constituídos «exclusivamente» pela forma do produto
«necessária» para obter um resultado técnico, destina-se a garantir que só é recusado
o registo das formas de produto que se limitam a incorporar uma solução técnica e
cujo registo como marca impediria, portanto, realmente a utilização dessa solução
técnica por outras empresas, («Red Lego brick», n.º 48).
Um sinal é constituído «exclusivamente» pela forma do produto necessária para obter
um resultado técnico quando todas as características essenciais da forma
desempenham a função técnica, não tendo relevância, neste contexto, a presença de
características não essenciais sem função técnica («Red Lego brick», n.º 51). O facto
de haver formas alternativas, com outras dimensões ou outro desenho, que permitam
obter o mesmo resultado técnico não exclui por si só a aplicação desta disposição
(«Red Lego brick», n.os 53 a 58).
Contudo, o artigo 7.º n.º 1, alínea e), subalínea ii) não é aplicável se a forma do
produto em causa incorporar um elemento não funcional principal, como um elemento
ornamental ou de fantasia que desempenha um papel importante nessa forma («Red
Lego brick», n.º 52).
Pelo contrário, a presença de um ou mais elementos arbitrários menores num sinal
tridimensional, cujas características essenciais são ditadas na sua totalidade pela
solução técnica à qual este sinal confere expressão, não altera a conclusão de que o
sinal é constituído exclusivamente pela forma dos produtos necessária para obter um
resultado técnico.
A aplicação correta do artigo 7.º n.º 1, alínea e), subalínea ii) implica que as
características essenciais do sinal tridimensional em causa sejam devidamente
identificadas. A expressão «características essenciais» deve ser entendida no sentido
de que se refere aos elementos mais importantes do sinal («Red Lego brick», n.os 68 e
69).
A identificação dessas características essenciais deve ser realizada caso a caso. Uma
vez identificadas as características essenciais do sinal, será necessário determinar se
todas elas desempenham a função técnica dos produtos em causa.
No decurso da apreciação de um pedido de CTM à luz do artigo 7.º, n.º 1, alínea e),
subalínea ii), deve ser tido em consideração o significado da expressão «resultado
técnico». A expressão deve ser interpretada em sentido amplo e engloba formas que,
por exemplo:
•
•
•
•
encaixam noutro artigo
conferem a máxima força
utilizam o menor material possível
facilitam o armazenamento ou transporte
Um processo importante relacionado com formas essencialmente funcionais tem a ver
com a forma de um bloco de construção de um conjunto de jogos de construção.
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No decurso de um procedimento de anulação, duas instâncias do Instituto (primeiro a
Divisão de Anulação e depois a Grande Câmara) declararam a nulidade da marca
comunitária n.º 107 029 para o sinal tridimensional apresentado abaixo, relativo a
«jogos de construção» incluídos na classe 28:
Sinal
CTM n.º
CTM n.º 107 029
Classe 28
(jogos de construção)
Em particular, a Grande Câmara considerou que as diversas características do «Tijolo
de Lego vermelho», desempenhavam funções técnicas específicas, nomeadamente (i)
os encaixes [saliências]: a sua altura e diâmetro afetam a capacidade de fixação; o
seu número afeta a versatilidade da fixação; a sua disposição afeta as configurações
de fixação; (ii) as projeções secundárias: capacidade de fixação, o seu número permite
obter uma capacidade de fixação ótima em todas as posições; a espessura da parede
atua como uma mola; (iii) os lados: ligam-se aos lados de outros tijolos para construir
uma parede; (iv) o interior oco: para o encaixe nas projeções e para uma maior
capacidade de fixação e (v) a forma global: forma de um tijolo para construção;
tamanho adequado para a mão de uma criança (decisão de 10/07/2006,
R 856/2004-G, n.º 54).
O Tribunal Geral negou provimento ao recurso contra a decisão referida
anteriormente, confirmou as conclusões da Grande Câmara e declarou que a última
tinha aplicado corretamente o artigo 7.º, n.º 1, alínea e), subalínea ii), do CTMR,
(acórdão de 12/11/2008, T-270/06, « Red Lego brick»).
Na sequência de um recurso, o Tribunal de Justiça, no seu acórdão de 14/09/2010,
C-48/09 P, « Red Lego brick», confirmou a sentença do Tribunal Geral, afirmando que:
«(…) solução incorporada na forma de produto examinada é a solução
tecnicamente preferível para a categoria de produtos em causa. Se o sinal
tridimensional composto por essa forma fosse registado como marca, seria
difícil para os concorrentes do titular desta marca comercializar formas de
produto que constituam verdadeiras alternativas, ou seja, formas que não
sejam semelhantes e que, apesar disso, sejam interessantes para o
consumidor, do ponto de vista funcional (n.º 60)».
Importa assinalar que o Tribunal clarificou que as características essenciais de uma
forma devem ser identificadas de forma tão objetiva quanto possível para fins de
aplicação do artigo 7.º, n.º 1, alínea e), subalínea ii), do CTMR. O Tribunal acrescentou
que essa identificação pode, consoante o caso, e em particular atendendo ao seu grau
de dificuldade, ser feita através de um simples exame visual desse sinal ou, pelo
contrário, basear-se numa análise aprofundada no âmbito da qual sejam tidos em
conta elementos úteis à apreciação, como inquéritos e peritagens, ou ainda dados
relativos a direitos de propriedade intelectual conferidos anteriormente em relação ao
produto em causa, n.º 71).
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Além disso, o Tribunal declarou que:
«A funcionalidade técnica das características de uma forma pode ser
apreciada, nomeadamente, tendo em conta a documentação relativa às
patentes anteriores que descrevem os elementos funcionais da forma em
causa» (n.º 85).
Por conseguinte, o facto de a forma em causa ser, ou ter sido, objeto de reivindicação
numa patente registada ou num pedido de patente constitui, à primeira vista, uma
prova de que os aspetos da forma identificados como funcionais na reivindicação da
patente são necessários para obter um resultado técnico.
Um processo relacionado com a forma a seguir apresentada pedida para «facas e
cabos de facas» constitui um exemplo de como se deve proceder à identificação das
características essenciais de uma forma e como apreciar se todas essas
características desempenham uma função técnica:
Sinal
Processo
Acórdão de 19/09/2012, T-164/11
«Shape of knife handles»
Neste caso, a forma pedida foi descrita como:
«(…) um cabo de faca ligeiramente curvo caracterizado por um pequeno
ângulo de 5 a 10 graus entre a lâmina da faca e o eixo longitudinal do cabo
revestido, que possui uma secção intermédia com uma secção transversal
exterior arredondada, que se estende em direção a uma extremidade
posterior cónica. O cabo inclui também um parafuso de cabeça estriada no
revestimento da faca».
O Tribunal declarou que:
«Tal como resulta evidente da patente [sobre a qual o requerente de
nulidade se apoia], o efeito técnico do ângulo entre a lâmina da faca e o
eixo longitudinal do cabo em madrepérola consiste em facilitar o corte. A
secção intermédia é particularmente importante para realizar cortes longos.
Torna o corte mais preciso e permite exercer maior pressão. Por último, o
parafuso de cabeça estriada permite abrir o revestimento e substituir a
lâmina da faca sem recorrer a outras ferramentas e sem impedir a
manipulação da faca durante o uso» (n.º 30).
E concluiu que os elementos mais importantes do sinal, que constituem as suas
características essenciais, são todos exclusivamente funcionais (n.º 33).
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2.5.4
Forma que confere um valor substancial ao produto
Nos termos do artigo 7.º, n.º 1, alínea e), subalínea iii), do CTMR, os sinais
constituídos exclusivamente pela forma que confere um valor substancial aos produtos
não podem ser registados ou, se forem registados, podem ser anulados.
Ainda que a mesma forma possa, em princípio, estar protegida enquanto desenho e
enquanto marca, há que referir que o artigo 7.º, n.º 1, alínea e), subalínea iii), do
CTMR, só recusa a proteção de marca para formas em casos específicos,
nomeadamente quando o sinal consiste exclusivamente na forma que confere um
valor substancial ao produto.
Até à data, o único precedente jurisprudencial em matéria de formas que conferem um
valor substancial aos produtos diz respeito à representação tridimensional de um
altifalante que figura infra, objeto da decisão de 10/09/2008, R 497/2005-1.
Sinal
Processo
Decisão de 10/09/2008, R 497/2005-1
Os produtos designados eram, além dos altifalantes, outros aparelhos para a receção,
processamento, reprodução, regulação ou distribuição de sinais sonoros, incluídos na
classe 9, bem como móveis de música, incluídos na classe 20.
Nessa decisão, a Primeira Câmara de Recurso considerou que a forma do altifalante
em causa seria percebida como um género de escultura pura, esguia e intemporal, e
que a própria forma é um elemento decisivo para a apreciação pelo consumidor
relevante, que verá nela um valor substancial do produto (n.º 34).
O Tribunal Geral, no seu acórdão de 06/10/2011, T-508/08, «Representation of a
loudspeaker», confirmou a decisão da Câmara. Trata-se, até ao presente, do único
acórdão dos órgãos jurisdicionais europeus em que se aborda o fundo da questão das
formas ornamentais que conferem um valor substancial aos produtos.
O Tribunal relembrou que o objetivo imediato da recusa de registar formas que
conferem um valor substancial ao produto é o mesmo que no caso das formas
meramente funcionais, ou seja, evitar que o direito exclusivo e permanente atribuído
por uma marca possa servir para perpetuar outros direitos que o legislador pretendeu
submeter a «prazos de caducidade» (n.º 65).
Quanto ao fundo, o Tribunal considerou que, para os produtos como os referidos
anteriormente, o design constituía um elemento importante na eleição do consumidor,
mesmo que este tenha em consideração outras características dos produtos em
causa. Após ter declarado que a forma para a qual foi pedido o registo revela um
design muito específico que é um elemento essencial da estratégia de marca do
requerente, aumentando a atratividade do produto e, por conseguinte, o seu valor, o
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Tribunal afirmou ainda que, com base nos documentos que constavam dos autos,
nomeadamente extratos de sítios na Internet de distribuidores, de leilões ou de venda
de produtos usados, as características estéticas desta forma são as primeiras a ser
realçadas e que a referida forma é apercebida como um género de escultura pura,
esguia e intemporal para a reprodução de música, o que faz dela um elemento
substancial como argumento de promoção das vendas (n.º 75). O Tribunal concluiu,
deste modo, que independentemente das outras características do produto em causa,
a forma para a qual foi pedido o registo confere um valor substancial ao produto em
causa.
Resulta do acórdão anterior que é importante determinar se o valor estético de uma
forma pode determinar, por si só e em grande medida, o valor comercial do produto e
a escolha do consumidor. O facto de o valor global do produto também ser afetado por
outros fatores é irrelevante se o valor conferido pela forma em si mesma for
substancial.
Na prática, este motivo de recusa aplica-se principalmente aos produtos em que
a forma do objeto em causa é o principal fator, embora não necessariamente o
único, que determina a decisão de compra. É o caso, por exemplo, de objetos de
arte e artigos como joalharia, vasos e outros objetos que são adquiridos sobretudo
pelo seu valor estético associado à sua forma.
Por outro lado, o facto de a forma ser agradável ou atrativa não é suficiente para que
seja excluída do registo. Se fosse esse o caso, seria praticamente impossível imaginar
uma marca de uma forma, dado que na atividade comercial moderna não existe
nenhum produto com utilidade industrial que não tenha sido objeto de estudo,
investigação e desenho industrial antes do seu eventual lançamento no mercado
(decisão de 03/05/2000, R 395/1999-3, «Gancino quadrato singolo», n.os 12 e 22 a 36).
Por exemplo, a Câmara considerou que a forma abaixo apresentada não confere um
valor substancial aos produtos.
Sinal
Processo
Decisão de 14/12/2010, R 486/2010-2
«Shape of a chair»
A Câmara considerou que, embora a forma acima referida fosse esteticamente
agradável e visualmente atrativa, não divergia suficientemente das normas de
apresentação de cadeiras em vigor na data de pedido de depósito. Considerou ainda
que a cadeira também era adquirida para servir de assento e usada como uma peça
de mobiliário de escritório confortável, em casa ou no local de trabalho. Distinguiu este
caso do já referido caso «Altifalante», salientando que características como o facto de
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o apoio de costas ser curvo e proporcionar deste modo apoio lombar, e os apoios de
braços também aumentarem o conforto, tal como as rodas nas pernas da cadeira,
eram visíveis na forma, ao contrário das características técnicas do altifalante, no outro
processo.
A Câmara considerou que o estatuto de «ícone de design» invocado pelo titular da
CTM a respeito da cadeira acima apresentada não mostrava automaticamente que o
valor do produto residia principalmente na forma em si, sendo antes o resultado do
facto de a cadeira ter um design sólido, confortável e ergonómico que se tornou
famoso graças, em particular, aos consideráveis esforços de marketing realizados ao
longo dos anos.
A Câmara referiu ainda que o titular da CTM não tinha alegado que o valor da forma
residia na sua capacidade de atração visual e que o requerente do pedido de nulidade
não tinha apresentado provas que demonstrassem que os vendedores publicitavam a
cadeira em causa com base sobretudo na sua aparência estética (n.os 21 a 23)
(convém assinalar que foi apresentado um recurso da decisão da Câmara e o
processo está pendente no Tribunal Geral com o número T-161/11).
Para examinar este tipo de marcas é necessária uma abordagem caso a caso. Na
maioria dos casos, só será possível realizar um exame adequado se, em função da
informação e da documentação fornecida pelo requerente (ou por um terceiro)
existirem provas de que o valor estético da forma pode determinar, por si só e em
grande medida, o valor comercial do produto e a escolha do consumidor. Foi
precisamente este o caso nos dois processos acima referidos: no processo
«altifalante», a Câmara só formulou uma objeção com base neste motivo após uma
apreciação cuidadosa das provas fornecidas pelo requerente; e no último caso as
provas foram fornecidas pelo requerente do pedido de nulidade, mas não foram
suficientes.
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linhas de orientação relativas ao exame de marcas comunitárias

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